ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 року м. Дніпро Справа № 912/164/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Кощеєва І.М. ( доповідач )

суддів: Мороза В.Ф., Верхогдяд Т.А.

секретар судового засідання: Манець О.В.

від позивача: Ускова О.В. - адвокат

від третьої особи ( ТОВ "Маркхолдер" ): не з`явився

від відповідача: не з`явився

від ОСОБА_1 : Захарченко І.В. - адвокат

від Білого Д.Б.: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції

апеляційні скарги

Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та

ОСОБА_1 ,

Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни

на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р.

( суддя Тимошевська В.В., м.Кропивницький, повний текст якого підписаний 12.10.2022 р. )

у справі

за позовом: Акціонерного товариства

"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей",

( м. Запоріжжя ),

за участю третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер"

( м. Запоріжжя )

до відповідача:

Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни

( м. Кропивницький )

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Відповідача:

1. ОСОБА_1

( м. Кропивницький )

2. ОСОБА_2

( м. Кропивницький )

про заборону використання знаків для товарів та послуг,

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог.

У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" звернулось до господарського суду з позовною заявою з вимогами до Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни про заборону ФОП Руссо Т.В. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування підстав позову зазначено про незаконне використання ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здійснення своєї господарської діяльності з продажу ювелірних виробів шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки Відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 26.10.2020 р. залучено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача у даній справі (далі ОСОБА_1 , Білий Д.Б., треті особи).

Позивачем подано заяву про зміну предмета позову, Позивач виклав позовні вимоги наступним чином: заборонити ФОП Руссо Т.В. використовувати в будь-який спосіб, будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 124382 від 25.06.2010 р., зокрема, але не виключно: нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, - під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

2. Короткий зміст оскаржуваного судового рішення у справі.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. позовні вимоги задоволено частково. Заборонено Фізичній особі-підприємцю Руссо Тетяні Вікторівні використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 124382 від 25.06.2010 р., шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовлено. Стягнуто з Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" 1 051,00 грн. судового збору та 9 806,40 грн. судових витрат на судову експертизу.

3. Короткий зміст вимог апеляційної скарги Позивача.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду в частині розподілу судових витрат, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", в якій, з посиланням на порушення при його ухваленні норм матеріального і процесуального права, просить рішення господарського суду в цій частині змінити, викласти абзац 4 резолютивної частини рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 в такій редакції: Стягнути з Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" - 2 102,00 грн. судового збору та 19 612,80 грн. судових витрат на судову експертизу.

4. Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

В обгрунтування своєї апеляційної скарги, Скаржник посилається на те, що судом встановлено наявність порушеного права Позивача зі сторони Відповідача на момент звернення до господарського суду.

Оскільки витрати на проведення експертизи в сумі 19 612,80 грн. були сплачені Позивачем, то при розподілі судових витрат суд мав би покласти ці витрати повністю на Відповідача, стягнувши з нього дану суму на користь Позивача. Це ж стосується і суми судового збору сплаченого Позивачем в розмірі 2 102 грн.. Правильність позиції Позивача щодо такого розподілу підтверджується висновком Верховного Суду у постанові від 25.11.2021 р. у справі № 904/5929/19 ( в даній справі частково задовольнивши немайнові позовні вимоги, суд першої інстанції стягнув з Відповідача повну суму судового збору та витрати на експертизу; рішення було залишено в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій ).

Отже, Скаржник вважає, що при вирішенні питання щодо розподілу судових витрат судом першої інстанції не враховано фактично встановлені обставини справи, принцип пропорційності, що визначений ст.129 ГПК України, та не застосовано положення ч. 9 ст.129 ГПК України.

5. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи.

Відповідач та треті особи не скористалися своїм правом згідно ч. 1 ст. 263 ГПК України та не надали суду відзивів на апеляційну скаргу Позивача, що згідно ч. 3 ст. 263 ГПК України не перешкоджає перегляду оскаржуваного рішення суду першої інстанції.

6. Короткий зміст вимог апеляційної скарги ОСОБА_1 .

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернувся ОСОБА_1 , в якій, з посиланням на порушення при його ухваленні норм матеріального і процесуального права, просить рішення господарського суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову повністю.

7. Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Погрібний О.Г. в апеляційній скарзі посилається на те, що питання № 1 в редакції експерта узгоджується з вимогами Інструкції. Проте, за змістом питання № 1 не зазначено об`єкт експертного дослідження - позначення 1 та/або позначення 2, який експерту необхідно порівняти зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України № 124382. Питання № 2 в редакції експерта є похідним від питання № 1 та по суті є правовим питанням, вирішення якого віднесено законом до компетенції суду. Питання №3 в редакції експерта є похідним від питання № 1 та по суті не входить до предмета доказування.

При цьому, Скаржник зазначає, що по тексту висновку експерта від 30.09.2020 р. об`єктом експертного дослідження вказано позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 під час пропонування ювелірних виробів до продажу. Судом першої інстанції розбіжності між фотознімками та фотознімком по зображенню об`єкта експертного дослідження не усунуто.

На переконання Скаржника ухвала суду від 19.03.2020 р. взагалі не містить вихідних даних для проведення експертизи в частині опису об`єкта експертного дослідження - позначення 1 та/або позначення 2. Отже, у експерта підстави для проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності були відсутні.

Скаржник наголошує, що за таких обставин, доказами по справі не підтверджено те, що: позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34 є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

Скаржник зазначає, що за твердженням Позивача протиправне використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО" шляхом нанесення на вивіску ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34 ним виявлено в жовтні 2019, про що до позову додано фотознімок. Проте, матеріали справи не надають достатніх підстав вважати, що фотознімок доданий Позивачем до позову створено в жовтні 2019, оскільки: вказаний спір Позивачем передано до суду в січні 2020; Позивачем до матеріалів справи акт фіксації порушення не надано; фотознімок доданий Позивачем до позову є паперовою копією електронного доказу, яка не містить дату створення такого доказу; Білим Д.Б. додано до справи фотознімок, який є паперовою копією електронного доказу, що містить дату створення такого доказу - 24.05.2006 р..

Відтак, Скаржник вважає, що належних та допустимих доказів на спростування твердження про те, що в жовтні 2019 використовувалося позначення "УКРЗОЛОТО", зафіксоване фотознімком учасниками справи не надано.

8. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому Товариство не погоджується з доводами апеляційної скарги, вважає її безпідставною і необґрунтованою.

Зокрема, Товариство посилається на те, що в матеріалах справи маються численні докази, що Відповідачем використовувалося позначення "УКРЗОЛОТО" як, начебто, художній твір, але при продажу ювелірних виробів. Ніяких доказів з приводу того, що ФОП Руссо Т.В. не могла здійснювати та/або не здійснювала свою господарську діяльність в ювелірному магазині за адресою м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, буд. 23/34 - суду не надано.

Товариство зазначає, що посилання представника Відповідача на договір оренди, який начебто закінчився 31.12.2019 р. не має значення для вирішення даної справи. Спроба Відповідача уникнути відповідальності шляхом зміни позиції представника Відповідача у цій справі щодо використання Відповідачем позначення ТЗ "УКРЗОЛОТО" не заслуговує на юридичну увагу та суперечить нормам ГПК України. Зібрані у справі докази свідчать про те, що за місцем розташування приміщення, в якому ФОП Руссо Т.В. здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО". Посилання Відповідача і третіх осіб на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу.

Товариство наголошує, що питання правомірності обраного Позивачем способу захисту вже розглядалося судами під час розгляду аналогічної справи № 912/3034/19. В цій справі один і той самий Позивач, треті особи: Білий Д.Б., Погрібний О.Г., різні Відповідачі, але предмет і підстави позовів одні й ті самі: заборона незаконного використання ТЗ "УКРЗОЛОТО". Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.09.2021 р. рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 р. у справі № 912/3034/19 скасовано. Прийнято по справі нове рішення, яким позов ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Колісник К.С. про заборону використання знаків для товарів і послуг задоволено. Заборонено ФОП Колісник К.С. використання торгового знаку шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.12.2021 р. постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.09.2021 р. зі справи № 912/3034/19 залишено без змін.

На переконання Товариства - під час прийняття судами рішення на користь Позивача, судами було враховано, що Відповідач, який являється ФОП, основним видом діяльності якого є реалізація ювелірних виробів, використовує без дозволу власника позначення "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу та продажу ювелірних виробів, що підтвердилось матеріалами справи: фото, квитанцією про сплату за ювелірний виріб, товарним чеком, висновком експерта.

9. Короткий зміст вимог апеляційної скарги Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулася Фізична особа - підприємець Руссо Т. В., в якій, з посиланням на порушення при його ухваленні норм матеріального і процесуального права, просить рішення господарського суду скасувати та ухвалити нове рішення, якми відмовити в задоволенні позову повністю.

10. Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, Скаржник посилається на те, що виходячи з предмету спору, а саме заборони використання торгового знаку шляхом демонтажу вивіски з позначенням «УКРЗОЛОТО», Позивач способом використання визнавав саме нанесення ФОП Руссо Т В. позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску ювелірного магазину по вул. 50 років Жовтня, 23/34 у м. Кропивницький. При цьому, Позивач вказав на конкретний спосіб використання шляхом нанесення чи-то на вивіску, чи-то на товар, а суд ухвалюючи рішення, в порушення ст. 237 ГПК України, вийшов за межі позовних вимог, що прямо заборонено. Подавши заяву про зміну предмету позову по справі № 912/164/20, в аспекті доказування для Позивача абсолютно нічого не змінилось, оскільки, як і до первинних вимог, доведенню підлягали дві обставини: нанесення ФОП Руссо Т.В. позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску ювелірного магазину по вул. 50 років Жовтня, 23/34; нанесення ФОП Руссо Т.В. позначення «УКРЗОЛОТО» на товар, що пропонуються для продажу та/або продаж товарів з нанесенням такого позначення.

При цьому, Скаржник зазначає, що у відзиві на позов ФОП Руссо Т.В. не вказувала на те, що використовує саме спірне позначення, вона вказувала на використання твору образотворчого мистецтва, у вигляді позначення, без будь-якої прив`язки до вивіски чи адреси.

Водночас, на думку Скаржника, висновок експерта на перше питання з приводу того, що позначення «УКРЗОЛОТО», що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «УКРЗОЛОТО», зареєстрованим за свідоцтвом України № 124382 щодо споріднених товарів і послуг, не має для справи № 912/164/20 жодного значення, оскільки позовні вимоги не стосуються схожості товарів із позначенням «УКРЗОЛОТО» між собою. Позовні вимоги на час призначення експертизи стосувались саме нанесення ФОП Руссо Т.В. позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску ювелірного магазину за спірною адресою, а не заборони наносити позначення «УКРЗОЛОТО» на товари, що пропонуються до продажу та/або продаються. Висновок експерта на друге питання з приводу того, що позначення «УКРЗОЛОТО» використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382, не розкриває питання способу використання. Більше того, висновок на друге питання знеособлений і не вказує на те, що саме ФОП Руссо Т.В. використовує позначення «УКРЗОЛОТО». Під час проведення експертизи експерт самостійно дослідив фото зображень «УКРЗОЛОТО» на вивісках, які містяться в матеріалах справи та надавались учасниками справи на клопотання експерта. При цьому, суд не уповноважував експерта проводити експертне дослідження на підставі фотознімків. Безпосередньо експерт вивіску з позначенням «УКРЗОЛОТО» за місцем її розташування вул. 50 років Жовтня, 23/34 у м. Кропивницький не оглядав, про що зазначав під час надання пояснень в судовому засіданні.

Скаржник наголошує на тому, що ФОП Руссо Т.В. категорично заперечила реалізацію товару по товарному чеку від 24.10.2019 р. та розрахунковій квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 р.. Вказані документи ФОП Руссо Т.В. ніколи не виписувала і не підписувала. На копії товарного чеку від 24.10.2019 р. нанесено позначення "УКРЗОЛОТО", вказано придбаний товар, зазначена адреса вул. 50 Років Жовтня, 23/34, телефон для довідок, електронна адреса для направлення скарг. Яке відношення вказаний товарний чек має до ФОП Руссо Т.В. та до нібито використання нею позначення "УКРЗОЛОТО" шляхом його нанесення на вивіску магазину не зрозуміло, оскільки не містить жодних ідентифікуючих її даних. Копія розрахункової квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 р. містить прізвище Руссо Т.В. з ініціалами, її ідентифікаційний код та назву товару написані від руки. Що це за розрахункова квитанція, яке її походження, і хто виконав у ній записи від імені ФОП Руссо Т.В. невідомо, тим більше, що відсутня навіть адреса. Можливо це зробили самі представники ТОВ "Маркхолдер", які ініціювали спір у даній справі. Тож, ні з копії товарного чеку від 24.10.2019 р., ні з розрахункової квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 р. не вбачається, що їх виписувала та надавала комусь саме ФОП Руссо Т.В..

Скаржник вважає, що належним способом захисту прав ТОВ "Маркхолдер" авторського права на Торговий знак "УКРЗОЛОТО" повинні були бути не майнові вимоги до ФОП Руссо Т.В. на підставі ч. 3 ст. 426 ЦК України, а вимоги спрямовані на захист немайнових прав відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 423 ГПК України до власників Твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу" "УКРЗОЛОТО" громадян Білого Д.Б. та Погрібного О.Г. У зв`язку з цим, ТОВ "Маркхолдер" у справі № 912/164/20 було обрано невірний та неефективний спосіб захисту, а суд першої інстанції проігнорував даний факт.

Скаржник зазначає, що Руссо Т.В. з 01.07.2021 р. не є суб`єктом господарювання, що може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність. Також матеріалами справи підтверджується та обставина, що ФОП Руссо Т.В. орендувала приміщення по вул. 50 років Жовтня, 23/34 до 31.12.2019 р.. Тобто, після звернення Позивача до суду з позовом 08.01.2020 р. ФОП Руссо Т.В. за спірною адресою підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів не здійснювала. З 01.01.2020 р. за вказаною адресою свою діяльність здійснював ФОП Погрібний О.Г..

На переконання Скаржника, рішенням господарського суду у цій справі заборонено особі, яка вже не є суб`єктом господарювання та якого з 01.07.2021 р. не існує, до дати подання позову до суду припинив договірні відносини з оренди приміщення де здійснював діяльність, використовувати позначення "УРКЗОЛОТО" на майбутнє.

11. Узагальнений виклад позиції інших учасників справи.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому Товариство не погоджується з доводами апеляційної скарги ФОП Руссо Т.В., вважає її безпідставною і необґрунтованою.

Зокрема, Товариство посилається на те, що ніяких доказів з приводу того, що ФОП Руссо Т.В. не могла здійснювати та/або не здійснювала свою господарську діяльність в ювелірному магазині за адресою м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, буд. 23/34 - суду не надано. Посилання Відповідача на договір оренди, який начебто закінчився 31.12.2019 р. не має значення для вирішення даної справи. Спроба Відповідача уникнути відповідальності шляхом зміни позиції представника Відповідача у цій справі щодо використання Відповідачем позначення ТЗ "УКРЗОЛОТО" не заслуговує на юридичну увагу та суперечить нормам ГПК України.

Крім того, у відзиві Товариство посилається на те, що зібрані у справі докази свідчать про те, що за місцем розташування приміщення, в якому ФОП Руссо Т.В. здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО". Посилання Відповідача і третіх осіб на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу.

Товариство також вказує на те, що Позивач обрав вірний і ефективний спосіб захисту. Крім цього, питання правомірності обраного Позивачем способу захисту вже розглядалося судами під час розгляду аналогічної справи № 912/3034/19.

Крім того, Товариство зазначає про те, що господарським судом було враховано, що Відповідач, який являється ФОП, основним видом діяльності якого є реалізація ювелірних виробів, використовує без дозволу власника позначення "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу та продажу ювелірних виробів, що підтвердилось матеріалами справи: фото, квитанцією про сплату за ювелірний виріб, товарним чеком, висновком експерта.

12. Рух справи в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023 р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. відмовлено у задоволенні заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва позивача у справі № 912/164/20.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. ( колегія суддів: Іванов О.Г., Березкіна О.В., Дармін М.О. ) рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 скасовано. Прийнято по справі нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Руссо Т.В. про заборону використання знаків для товарів і послуг - відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 22.06.2023 р. касаційні скарги Погрібного О.Г. та ТОВ "Маркхолдер" задоволено частково. Постанову та ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. у справі № 912/164/20 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Центрального апеляційного господарського суду. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни залишено без задоволення, а додаткове рішення господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 р. та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. у цій справі на це рішення залишено без змін.

24.08.2023 р. матеріали справи № 912/164/20 надійшли до Центрального апеляційного господарського суду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2023 р. для розгляду справи визначена колегія суддів у складі: головуючого судді Кощеєва І.М. (доповідач), судді Мороз В.Ф., Верхогдяд Т.А..

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 30.08.2023 р., колегією суддів у складі: головуючого судді - Кощеєва І.М. ( доповідач ), судді - Мороз В.Ф., Верхогдяд Т.А., прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022р. у справі № 912/164/20 до свого провадження. Призначено апеляційну скаргу до розгляду в судове засідання на 24.10.2023 р..

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 28.08.2023 р. для розгляду справи визначена колегія суддів у складі: головуючого судді Кощеєва І.М. ( доповідач ), судді Мороз В.Ф., Верхогдяд Т.А..

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 30.08.2023 р., судовою колегією у визначеному складі, прийнято апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 до свого провадження. Об`єднано до сумісного розгляду апеляційну скаргу ОСОБА_1 з апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер". Призначено апеляційні скарги до розгляду в судове засідання на 24.10.2023 р..

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.11.2023 р. для розгляду справи визначена колегія суддів у складі: головуючого судді Кощеєва І.М. (доповідач), судді Мороз В.Ф., Верхогдяд Т.А..

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.11.2023 р. прийнято апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі №912/164/20 до свого провадження. Об`єднано до сумісного розгляду апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни з апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та ОСОБА_1 .

Від представника Акціонерного товаритсва "Цефей" - адвоката Ускової Олесі Вячеславівни, надійшла заява про її участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.09.2023 р., судове засідання у справі № 912/164/20, призначене на 24.10.2023 р., вирішено провести з представником Акціонерного товаритсва "Цефей" в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду ( зал судового засідання № 511 ) в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеокоференцзв`язку "EasyCon".

Від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" - адвоката Гриценко Юлії Вікторівни, надійшла заява про її участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 12.09.2023 р., судове засідання у справі № 912/164/20, призначене на 24.10.2023 р., вирішено провести з представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду ( зал судового засідання № 511 ) в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеокоференцзв`язку "EasyCon".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.10.2023 р. задоволено заяву ТОВ "Маркхолдер" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", виключивши АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог та змінивши процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на Третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги. Задоволено заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", з виключенням АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Здійснено заміну Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей". Виключено АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача. Змінено процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на третю особу, залучивши ТОВ "Маркхолдер" до участі у справі № 912/164/20 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.10.2023 р. оголошено перерву по розгляду апеляційних скарг до 06.11.2023 р..

06.11.2023 р. в призначений час представники сторін приєдналися до відеоконференції, однак з невстановлених технічних причин не відображалося відео та був відсутній звук, про що був складений відповідний Акт. У зв`язку із неможливістю проведення судового засідання в режимі відеконференції, розгляд апеляційних скарг було відкладено на 22.11.2023 р., про що було винесено ухвалу.

Відповідач та Треті особи ( ТОВ "Маркхолдер", ОСОБА_2 ) не скористалися своїм правом участі в судовому засіданні та не забезпечили явку уповноважених представників, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Від Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни надішла заява про розгляд справи за апеляційними скаргами Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни, ОСОБА_1 та АТ «Цефей» на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 без її участі.

У вказаній заяві, Відповідач також зазначає, що: заперечує проти призначення судом з власної ініціативи судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності; апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни підтримує повністю; апеляційну скаргу АТ «Цефей» заперечує повністю; апеляційну скаргу ОСОБА_1 визнає.

Від представника ТОВ «Маркхолдер» надійшла заява про відкладення розгляду справи № 912/164/20, у зв`язку з тим, що адвоката Гриценко Ю.В., яка супроводжує цю справу з 2021 року, госпіталізована в терміновому порядку для оперативного лікування. Орієнтовний строк перебування на лікарняному адвоката Гриценко Ю.В. - 30 днів. Разом з тим, строк, що залишається до судового засідання стислий, а матеріали цієї справи дуже об`ємні та потребують значного часу для вивчення іншим адвокатом, тому залучення іншого, компетентного для цієї справи адвоката, в дане судове засідання не є можливим. Крім того, ТОВ «Маркхолдер» був первісним Позивачем у справі, наразі є третьою особою, що не заявляє самостійних вимог, однак є зацікавленою особою (оскільки судові витрати: судовий збір, витрати на експертизу тощо сплачувалися безпосередньо ним). Тому, ТОВ «Маркхолдер», керуючись своїм правом, наданим ст. 2, ст. 42 ГПК України бажає надавати за допомогою адвоката в судовому засіданні пояснення, доводи проти заперечення інших учасників справи та викласти свої аргументи.

Представник Позивача у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «Маркхолдер», представник Третьої особи ( Погрібного О. Г. ) зазначив розгляд клопотання на вирішення суду.

Розглянувши вказану заяву про відкладення розгляду справи, судова колегія не знаходить підстав для задоволення даного клопотання з урахуванням такого.

Заявником не наведено достатнього обґрунтування необхідності участі його представника в судовому засіданні ( адвокат в попередньому судовому засіданні вже надавав пояснення та доводи проти заперечення інших учасників справи ).

Судом врахований принцип ефективності судового процесу, який діє у господарському судочинстві і направлений на недопущення затягування процесу, а також враховано положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яким передбачено, що справа має бути розглянута судом у розумний строк.

Участь представників учасників справи у засіданні суду апеляційної інстанції не є обов`язковою згідно із законом, не визнавалася вона такою й судом. При цьому, позиція ТОВ «Маркхолдер» достатньо повно викладена в апеляційній скарзі та запереченнях на апеляційні скарги іншіх учасників справи.

Матеріали справи містять обсяг відомостей достатній для розгляду апеляційних скарг й за відсутності представників ТОВ «Маркхолдер», Фізичної особи - підприємця Руссо Т. В. та Білого Д.Б..

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах "Ryabykh v.Russia" від 24.07.2003 р., "Svitlana Naumenko v. Ukraine" від 09.11.2014 р. зазначено, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване частиною 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитись у світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. "Розумність" строку визначається окремо для кожної справи. Для цього враховують її складність та обсяг, поведінку учасників судового процесу, час, необхідний для проведення відповідної експертизи (наприклад, рішення Суду у справі "G. B. проти Франції"), тощо. Отже, поняття "розумний строк" є оціночним, суб`єктивним фактором, що унеможливлює визначення конкретних строків судового розгляду справи, тому потребує нормативного встановлення.

Роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ ( &51 рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 р. у справі "Красношапка проти України").

А отже, у зв`язку з недопущенням затягування судового процесу, що може привести до порушення вимог ст. 256 ГПК України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку, колегія суддів відмовляє у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.

На думку суду обставини справи свідчать про наявність у справі матеріалів достатніх для її розгляду та ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, враховуючи, що учасники справи належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, явка представників сторін у судове засідання не була визнана судом обов`язковою, та з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в частині додержання процесуальних строків відповідно до вимог ст. 273 ГПК України, судова колегія вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутністю представників ТОВ «Маркхолдер», Фізичної особи - підприємця Руссо Т. В. та Білого Д.Б..

У судовому засіданні 22.11.2023 р., проведеному в режимі відеоконференції, була оголошена вступна та резолютивна частини постанови Центрального апеляційного господарського суду.

13. Встановлені судом обставини справи.

ТОВ "Маркхолдер" належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" ( далі - Торговий знак ), що зареєстрований зокрема для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі і послуг 25.06.2010 р. ( том 1 а. с. 10 ).

У відповідності до інформації опублікованої у виданні у сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень № 19, 2019, Позивач є власником Торгового знаку згідно рішення № 25921 (том 1 а.с 11-23).

Як зазначає Позивач, йому стало відомо про незаконне використання Торгового знаку, а саме шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. 50 Років Жовтня (наразі вул. Соборна), буд. 23/34.

З урахуванням заяви Позивача від 15.07.2022 р. суд під час розгляду справи враховує, що правильною адресою місця розташування вказаного магазину є саме адреса: м. Кропивницький, вул. 50 Років Жовтня (наразі вул. Соборна), буд. 23/34, що відповідає поданим доказам.

Позивач вказує на те, що за місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Руссо Тетяна Вікторівна (ІПН НОМЕР_2 ).

На підтвердження зазначеного Позивачем надано товарний чек від 24.10.2019 р. та розрахункову квитанцію серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 р., як в копіях, так і в оригіналі ( том 1 а.с. 7, 8, том 6 а. с. 26, 27 ). Також надано фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки (том 1 а.с. 9, 82, 83).

Позивач в позові стверджує, що в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", Відповідач незаконно використовує його за місцем здійснення господарської діяльності, тому права Позивача щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - Відповідачем порушені.

Таким чином, Позивач вважає за необхідне захищати свої права у судовому порядку, оскільки порушення його прав Відповідачем, перешкоджає нормальному функціонуванню Позивача, негативно впливає на його роботу та може призвести до порушення економічної стабільності, що є невід`ємною умовою для нормального існування та розвитку, як суб`єкта господарювання. Позивач посилається, на оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 р. №01-8/24 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки)", а саме на п. 4 даного листа: встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, суд має заборонити Відповідачеві використання цього знаку у господарській діяльності.

Як зазначає Відповідач, позначення на будинку по вул. 50 Років Жовтня (Соборна), 23/34 є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_3 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Вказане позначення не замовлялось та не монтувалось ФОП Руссо Т.В.

Згідно матеріалів справи, 02.01.2019 р. між ОСОБА_3 і ОСОБА_1 (Лецензіари) та ФОП Руссо Т.В. (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, за яким ФОП Руссо Т.В. надано невиключну ліцензію на право використання твору образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", зареєстрованого 11.10.2016 р. Державною службою інтелектуальної власності України, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 68218 (том 1 а.с. 125-128, том 2 а.с. 120-125).

За умовами вказаного ліцензійного договору визначено строк його дії один рік з пролонгацією у разі якщо за один місяць жодна із сторін договору не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору.

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва № 68218 від 11.10.2016 (том 3 а.с. 1-8).

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 912/164/20 від 30.09.2020 р. № 9564/20-53/20443/20-53 ( том 2 а.с. 26-60 ), експерт за результатами дослідження дійшов наступних висновків:

1. Позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України № 124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку.

2. Позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382.

3. Позначення (напис) "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382 від 25.06.2010 р.. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 р. за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Згідно наданих до матеріалів справи третьою особою Білим Д.Б. за клопотанням від 09.10.2021 р. доказів, ФОП Руссо Т.В. орендувала частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору оренди від 01.01.2019 р. ( том 4 а.с. 88 - 89 ). Відповідно до Акта приймання-передачі від 31.12.2019 р. орендоване приміщення повернуто відповідачем орендодавцю 31.12.2019 р. ( том 4 а.с. 89 на звороті ).

Згідно договору оренди від 01.01.2020 р. та Актів приймання-передачі вказане приміщення перебувало в оренді ФОП Погрібного О.Г. (том 4 а.с. 90-91).

В листі від 04.10.2021 р. власником вказаного приміщення на запит адвоката третьої особи повідомлено, що за адресою АДРЕСА_2 ФОП Погрібним О.К. з дозволу власника приміщення в грудні 2019 року демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО", в січні 2020 року змонтовано вивіску аналогічного змісту з позначенням "УКРЗОЛОТО" та на даний час за вказаною адресою демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО" та змонтовано вивіску з позначенням "ЦЕНТРЗОЛОТО" ( том 4 а.с. 86, 87, 93 ).

Третьою особою Білим Д.Б. надано до справи Акт фіксації № 2 від 29.01.2022 р. з додатками, який складено його представником Захарченко І.В. в присутності Захарченко Євгенії Олександрівни, про наступне: за адресою м. Кропивницький, вул. Соборна, 23/34 розташований ювелірний магазин, над вхідними дверми якого розміщується вивіска "Центр золото"; на підставі Акта прийому-передачі від 31.12.2019 р. встановлено, що у ювелірному магазині господарську діяльність Руссо Тетяна Вікторівна не здійснює з 01.01.2020 р. ( том 5 а.с. 14-16 ).

Згідно виписки з ЄДРПОУ 01.07.2021 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни за її рішенням ( том 5 а.с. 17 ).

За наслідками розгляду позову господарським судом прийнято оскаржуване рішення у даній справі.

Місцевий господарський суд, оцінивши та прийнявши як належний і допустимий доказ висновок за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановив, що позначення "УКРЗОЛОТО" яке використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу: є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України № 124382 щодо споріднених товарів і послуг; є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382; є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Натомість, твердження Відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджується матеріалами справи.

Так, задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що у приміщенні за адресою: вул. 50 років Жовтня 23/34 ( Соборна ) у м. Кропивницькому, на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Руссо Т.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів. За висновком суду, ці обставини не заперечувались Відповідачем у відзиві на позов від 06.03.2020 р.. Зокрема, представник Відповідача письмово виклав свою правову позицію, де зазначив, що використовує не Торговий знак, а назву художнього твору "УКРЗОЛОТО", "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами твору. За висновком суду, здійснення ФОП Руссо Т.В. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів у приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО" і є свідченням використання саме Відповідачем торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належить ТОВ "Маркхолдер".

Крім того, суд першої інстанції зазначив про те, що вказані обставини також підтверджено іншими доказами, зокрема: товарним чеком від 24.10.2019 р., в якому зазначено "УКРЗОЛОТО", а також відомості про товар і його ціну, місця продажу ( вул. 50 років Жовтня 23/34; розрахунковою квитанцією від 24.10.2019 р. серії АВБ № 004702 про купівлю ювелірного виробу з підписом продавця та датою продажу і на якій зазначено податковий номер продавця - , що співпадає з реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Руссо Т.В.; договором оренди приміщення від 01.01.2019 р. ( мета оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами ); основним видом економічної діяльності ФОП Руссо Т.В. згідно з відомостями ЄДРПОУ є - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

За висновком суду, використання вказаного позначення на вивісці без укладання ліцензійного договору з власником знаку ( Позивачем ) і має місце його незаконне використання та свідчить про наявність порушеного права Позивача зі сторони Відповідача на момент звернення до господарського суду. Натомість, твердження Відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва суд визнав необґрунтованими та такими, що не підтверджені матеріалами справи. Водночас факт припинення Відповідачем підприємницької діяльності під час розгляду справи в суді не доводить наявність підстав для закриття провадження у справі згідно зі ст. 231 ГПК України.

Таким чином виходячи з приписів ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд дійшов висновку про доведеність Позивачем належними та допустимими доказами обставин порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача, у зв`язку з чим останній вправі вимагати припинення порушення його прав у судовому порядку.

З урахуванням положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 14 ГПК України суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог, а саме - заборонити відповідачу використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення "УКРЗОЛОТО", що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 25.06.2010 р. № 124382 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У зв`язку з частковим задоволенням позову, суд першої інстанції на підставі пункту 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України пропорційно розподілив між сторонами витрати на оплату судового збору ( 2 102,00 грн. ) та на проведення судової експертизи ( 19 612,80 грн. ).

Під час розгляду апеляційних скарг, суд апеляційної інстанції встановив, що на час прийняття судом першої інстанції рішення у справі, право власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 р. № 124382 Позивачем було відчужено на користь АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

Вказана інформація підтверджується копією Договору про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021 р., згідно якого Позивач за винагороду передав право власності на торгову марку "Укрзолото" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 124382 на користь АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

З роздруківки з інформаційного порталу Українського інституту інтелектуальної власності ( УКРПАТЕНТ ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 ( публікація в Бюлетені від 27.10.2021 р. № 43 ) вбачається, що власником свідоцтва є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

З урахуванням встановлених обставин справи, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023 р. було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. відмовлено у задоволенні заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва позивача у справі № 912/164/20.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. ( колегія суддів: Іванов О.Г., Березкіна О.В., Дармін М.О. ) апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни, ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 - залишені без задоволення. Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. скасовано. Прийнято по справі нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Руссо Т.В. про заборону використання знаків для товарів і послуг - відмовлено. Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" судові витрати, які складаються із: 2 102,00 грн. судового збору за подачу позову та 19 612,80 грн. витрат на судову експертизу.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що матеріалами справи належним чином підтверджено факт незаконного використання Відповідачем знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/34. Водночас судом встановлено, що Позивач, станом на час вирішення спору та прийняття рішення у справі, відчужив право власності на торговельну марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 р. № 124382 на користь АТ "Цефей". За висновком суду апеляційної інстанції, з моменту відчуження Позивачем права власності на торгову марку "УКРЗОЛОТО" за свідоцтвом України від 25.06.2010 р. №124382 фактично відсутнє порушене право останнього або охоронюваний законом інтерес, за захистом якого він звернувся, що є самостійною та достатньою підставою для відмови у задоволенні позовних вимог.

Додатковим рішенням господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 р., яке залишене без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р., заяву Позивача про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у справі № 912/164/20 задоволено; стягнуто з ФОП Руссо Т.В. на користь ТОВ "Маркхолдер" 15 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу. У задоволенні заяви Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни про відшкодування витрат на правову (правничу) допомогу у справі № 912/164/20 відмовлено. У задоволенні заяви третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , про відшкодування витрат на правову (правничу) допомогу у справі № 912/164/20 відмовлено. Заяву третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА_2 , про відшкодування витрат на правову (правничу) допомогу у справі № 912/164/20 залишено без розгляду.

Постановою Верховного Суду від 22.06.2023 р. касаційні скарги ОСОБА_1 та ТОВ "Маркхолдер" задоволено частково. Постанову та ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. у справі № 912/164/20 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Центрального апеляційного господарського суду. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни залишено без задоволення, а додаткове рішення Господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 р. та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.03.2023 р. у цій справі на це рішення залишено без змін.

На новому розгляді, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 19.10.2023 р. задоволено заяву ТОВ "Маркхолдер" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", виключивши АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог та змінивши процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на Третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги. Задоволено заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", з виключенням АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Здійснено заміну Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей". Виключено АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача. Змінено процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на третю особу, залучивши ТОВ "Маркхолдер" до участі у справі № 912/164/20 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача.

11. Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду першої інстанції, висновки за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги (ч. 1). Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї (ч. 2). Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього (ч. 3). Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права (ч. 4).

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників Позивача, третіх осіб ( Погрібного О.Г. та ТОВ "Маркхолдер" у попередньому судовому засіданні ), дослідивши доводи, наведені в апеляційній скарзі, перевіривши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що в задоволенні апеляційних скарг Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни та ОСОБА_1 слід відмовити, виходячи з наступного.

Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також нормами Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс України визначає, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ст. 418 ЦК України).

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, п. 1 Розділу І Наказу "Деякі питання в організації діяльності у сфері інтелектуальної власності" №730 від 18.05.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - Наказ), визначено, що видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

Згідно положень Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до номенклатури видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності у тому числі входить Офіційний бюлетень "Промислова власність" - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць. Видання офіційного бюлетеня складається з двох книг: книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем"; книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів". Книга 2 у свою чергу засвідчує інформацію про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, у.т.ч. щодо знаків для товарів і послуг. Окремо книга містить інформацію щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг від попереднього власника свідоцтва, дійсному.

Відтак, у відповідності до інформації опублікованої у офіційному бюлетені "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів" за № 19, від 10.10.2019 р., попередній власник свідоцтва - ОСОБА_4 здійснила передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак "УКРЗОЛОТО" ТОВ "Маркхолдер", тобто Позивачу.

Таким чином, на момент звернення з цим позовом до суду, Позивач був власником свідоцтва №124382 від 25.06.2010 р., про що й було окремо зазначено у позові, додатково до позову було додано витяг з періодичного видання "Промислова власність", який дану обставину й засвідчує. Крім того, до позову було додано роздруківку з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382.

Таким чином, в силу вище перерахованого обґрунтування, твердження відповідача щодо відсутності доказів права власності у ТОВ "Маркхолдер"на знак для товарів та послуг за №124382, є хибним та безпідставним, оскільки офіційний бюлетень "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів" у сукупності із бібліографічними даними з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ), є прямими та незаперечними доказами права власності ТОВ "Маркхолдер" на знак для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО" за вказаним вище номером свідоцтва.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті ЦК України закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України. Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України "Про авторське право і суміжні права", а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно.

Згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Дещо ширшим є визначення, наведене у ст. 492 ЦК України, відповідно до якого торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва.

Для того щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

З огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування вбачається, що основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і в свою чергу є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частина 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що "об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень".

Використанням знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку, з метою пропонування для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За наявними матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року було власником на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО, що зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом № 124382, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010 р..

ФОП Руссо Т.В. з 01.12.2016 р. до 01.07.2021 р. зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Згідно наданих до справи третіми особами договорів оренди, ФОП Руссо Т.В. орендувала частину нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна (попереднє найменування 50 Років Жовтня), 23/34, кв. 4 на підставі договору оренди від 01.01.2019 р.. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору, ціль оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами.

Позивач зазначає, що за місцем розташування приміщення, в якому ФОП Руссо Т.В. здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Обставини фактичного розміщення на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 23/34 вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" не заперечено іншими учасниками під час розгляду справи.

Як стверджує Відповідач у відзиві на позов від 06.03.2020 р., вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_3 від 11.10.2016 р., виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яке використовується ФОП Руссо Т.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Про вказане також зазначали треті особи в поясненнях до суду.

Під час розгляду справи, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів було підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва № 68218 від 11.10.2016 авторам Білому Д.Б. і Погрібному О.Г.

Колегія суддів враховує, що законодавче регулювання об`єктів авторського права визначено Законом України "Про авторське право і суміжні права", а торгівельних марок - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва (ст. 8). Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарі і послуг" торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1). Тобто, торговельна марка використовується для позначення товарів чи послуг з метою їх виділення серед інших подібних, що перебувають в обороті. За допомогою торгової марки споживачі повинні легко відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

З матеріалів справи слідує, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Руссо Т.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів.

Так, в матеріалах справи № 912/164/20 міститься відзив представника Відповідача від 06.03.2020 р., в якому останній висловив свою чітку позицію, що позначення "УКРЗОЛОТО" на будинку по АДРЕСА_1 не є позначенням товарів (робіт, послуг), а є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення "УКРЗОЛОТО"", яке використовується ФОП Руссо Т.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами цього твору фізичними особами Білим Дмитро Борисовичем та ОСОБА_1 , останнім з яких замовлено та змонтовано позначення "УКРЗОЛОТО" на будинку (том 1 а.с. 106-128).

Ця ж позиція Відповідача підтверджувалася представником Відповідача при наданні до суду інших доказів протягом розгляду справи: копії ліцензійного договору (т.1. с.125-128), листом наданого на клопотання експерта з фото кольорового зображення позначення, що використовувалося саме Відповідачем станом на 08.05.2020 (т.2 а.с. 4-6).

Відповідач станом на 06.03.2020 р. не повідомляв суд про припинення торгівельної діяльності за відповідною адресою на момент звернення до суду з позовом та не подавав до справи будь-яких доказів на підтвердження вказаного. Натомість, у відзиві від 06.03.2020 р. зазначив, що позначення ''УКРЗОЛОТО" на будинку не є позначення товарів, Відповідач вказав, що: "ФОП Руссо Т.В. використовує зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва", тобто, у теперішньому актуальному часі.

Про вказане також зазначають треті особи в поясненнях, наданих до суду.

Відповідно до частини 1 та пункту 5 ч. 3 ст.165 ГПК України, у відзиві Відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив повинен містити заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права.

Згідно з ч.4 ст.165 ГПК України, якщо відзив не містить вказівки на незгоду Відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті.

Отже факт здійснення господарської діяльності з продажу ювелірних виробів за місцем розташування ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, буд. 23/34, а також факт використання позначення ТЗ "УКРЗОЛОТО", в т.ч. і станом на момент подачі позову, призначення і проведення судової експертизи, не заперечувався Відповідачем у поданих ним заявах по суті.

В матеріалах справи маються докази, що Відповідачем використовувалося позначення "УКРЗОЛОТО" як, начебто, художній твір, але при продажу ювелірних виробів.

Ніяких доказів з приводу того, що ФОП Руссо Т.В. не могла здійснювати та/або не здійснювала свою господарську діяльність в ювелірному магазині за адресою м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, буд. 23/34 - суду не надано.

Посилання Відповідача на договір оренди, який начебто закінчився 31.12.2019 р. не має значення для вирішення даної справи, оскільки: предмет даного спору не стосується правомірності перебування ФОП Руссо Т.В. у приміщенні та його використанні чи стягненні орендної плати; закінчення договору оренди або його відсутність не виключає ані користування приміщенням, ані здійснення господарської діяльності Відповідачем; Відповідач мав заявити після отримання позову про всі обставини, на які він посилається та докази у своєму відзиві, або ж зазначити про них. Проте, Відповідач взагалі не заявляв про договір оренди, хоча являється стороною за договором оренди. Договір оренди надала суду 3-тя особа у жовтні 2021 року.

Таким чином, спроба Відповідача уникнути відповідальності шляхом зміни позиції представника Відповідача у цій справі щодо використання Відповідачем позначення ТЗ "УКРЗОЛОТО" не заслуговує на юридичну увагу та суперечить нормам ГПК України.

Крім того, ці обставини підтверджуються наступними письмовими доказами: товарним чеком від 24.10.2019 р., в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, місця продажу : вул. 50 Років Жовтня 23/34; розрахунковою квитанцією серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 р. про купівлю ювелірного виробу із підписом продавця та датою продажу, на якій зазначено податковий номер продавця - , який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Руссо Т.В.; укладеним договором оренди приміщення від 01.01.2019 р. з метою оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами; основним видом економічної діяльності ФОП Руссо Т.В. згідно ЄДРПОУ - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Таким чином, зібрані у справі докази свідчать про те, що за місцем розташування приміщення, в якому ФОП Руссо Т.В. здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Обставини фактичного розміщення на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 23/34 вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" не заперечено іншими учасниками під час розгляду справи.

Посилання Відповідача і третіх осіб на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу.

Матеріалами справи підтверджується, що саме ФОП Руссо Т.В. здійснювала продаж товарів, стосовно яких зареєстровано торговий знак Позивача, в приміщенні з вивіскою, на якому нанесено позначення "УКРЗОЛОТО".

З урахуванням зазначеного, твердження Відповідача та третіх осіб про демонтаж вивіски станом на дату подання позову та про відсутність торгівельної діяльності Відповідача у приміщенні не заслуговують на увагу.

Наданий третіми особами акт фіксації № 2 від 29.01.2022 р. є одностороннім документом, правова природа якого нормами законодавства не визначена, а тому, такий документ не може прийматися судом як належний і допустимий доказ.

За результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, про що складено висновок експерта від 30.09.2020 р. № 9564/20-53/20443/20-53, зазначено, що позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу: є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку; є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382; є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 124382 від 25.06.2010 р..

За нормами Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта є одним із засобів доказування ( ст. 73 ГПК України ).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством ( ч. 1 ст. 98 ГПК України ).

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні ( ст. 104 ГПК України ).

Щодо зауважень Скаржників ( Фізичної особи - підприємця Руссо Т. В. та Погрібного О. Г. ) до висновку експерта, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Як вбачається з матеріалів справи, за клопотанням експерта господарський суд постановив ухвалу про надання додаткових матеріалів. Експерту будо надано фото, документи та пояснення, які сторони вважали необхідними для належного проведення експертизи.

03.08.2022 р. господарським судом була прийнята заява Позивача щодо помилкового зазначення номеру будинку, в якому розташований ювелірний магазин.

Відповідно, експерт зазначив у тексті висновку адресу, що була зазначена судом в ухвалі суду. Однак, при цьому по тексту висновку вбачається, що ним досліджувалися всі докази, надані сторонами, в яких адреса будинку була зазначена і 23/24, і 23/34.

З фото, на яких є позначення "УКРЗОЛОТО", що маються в матеріалах справи та були надані на експертизу, вбачається, що на будівлі ювелірного магазину було розташоване позначення "УКРЗОЛОТО" двічі: в одну лінію на великій вивісці, що розташована над входом у магазин (т.1, а.с.9, а.с.82-83, т.2. а.с. 5-6) та меншій вивісці, яка розміщена на фісаді будинку (т.1. а.с.9, с.82-83).

Зазначені обставини відображено експертом на сторінці 7 експертного висновку.

Як пояснив експерт в судовому засіданні під час розгляду справи в суді першої інстанції, ним було досліджено всі зображення "УКРЗОЛОТО" на фото. Відповідно, не зважаючи на те, за якою адресою були надані фото Відповідачем, експертний висновок стосується всіх зображень "УКРЗОЛОТО", що були надані на експертизу.

Експертиза проведена за наявними в матеріалах справи документами, які направлено судом до експертної установи разом з ухвалою про призначення експертизи та окремо витребуваних судом за клопотанням експерта.

Спір або заперечення між сторонами щодо відповідності відтвореного на фотознімках об`єкту його оригіналу були відсутні.

Кольорові зображення напису "УКРЗОЛОТО", які досліджувались експертом, подавались у тому числі і Відповідачем за клопотанням від 08.05.2020 р. з єдиною різницею, що Відповідач надавав такі фотознімки як зображення твору по вул. 50 Років Жовтня, 23/34 у м. Кропивницькому.

Згідно усних пояснень експерта Климової Н.Ю., викликаної місцевим господарським судом в засідання суду 12.09.2022 р. для надання пояснень щодо висновку, експертові долучених до матеріалів справи фотознімків було достатньо для того, щоб мати уявлення про позначення.

Отже, висновок суду першої інстанції, що фактичне дослідження експертом двох вивісок, що розміщені на одній будівлі над входом в приміщення, не вплинуло на результати дослідження, є правильним.

Щодо доводів апеляційної скарги з приводу зміни експертом питань, які були поставлені на вирішення експертизи згідно ухвали суду від 19.03.2020 р., то якщо порівняти їх з питаннями, на які експертом надано відповіді у висновку, то в даному випадку зі сторони експерта має місце лише певне редагування редакції питань зі збереженням їх суті, що не являється порушенням п. 4.14 Інструкції від 08.10.1998 р. № 53/5 "Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень".

За вказаних обставин колегія суддів не встановила обґрунтованих підстав для відхилення висновку експерта від 30.09.2020 р. № 9564/20-53/20443/20-53 та вважає прийнятним його застосування під час вирішення спору.

Згідно висновку експерта від 30.09.2020 р. № 9564/20-53/20443/20-53 не було надано відповіді на питання чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташовано на будівлі, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 р., через недостатність матеріалів для дослідження вказаного питання.

Після надходження до справи додаткових доказів, місцевим господарським судом за клопотанням Відповідача відповідно до ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 27.04.2021 було призначено у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступні питання: 1) Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 способом використання знаків для товарів та послуг чи способом використання Твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 р.?; 2) Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 р. чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 р.? 3) Чи є Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 р. тотожним або схожим із Твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 р. настільки, що їх можна сплутати?

Витрати по проведенню вказаної експертизи було покладено на Відповідача - ФОП Руссо Т.В..

Однак, вказана експертиза не була проведена у зв`язку з несплатою вартості експертизи ( лист експерта від 29.11.2021 р.).

Отже, експертиза не була проведена з вини ФОП Руссо Т.В., якою не було здійснено оплату рахунку за проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

З підстав викладеного та у відповідності до наведених вище доказів, господарський суд дійшов правильного висновку про підтвердження матеріалами справи, що використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 Років Жовтня (Соборна) 23/34 є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

Натомість, твердження Відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Здійснення ФОП Руссо Т.В. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів в приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО", є свідченням використання саме ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належало ТОВ "Маркхолдер".

Посилання Відповідача і третіх осіб на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу. Як встановлено матеріалами справи, саме ФОП Руссо Т.В. здійснювала продаж товарів, стосовно яких зареєстровано торговий знак позивача, в приміщенні з вивіскою, на якому нанесено позначення "УКРЗОЛОТО".

Приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" однозначно закріплюють право на використання знаку для товарів і послуг тільки і виключно за власником (власниками) свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, або особою, якій ним передано право власності на знаки для товарів і послуг, або особою, якій власником свідоцтва надано дозвіл на використання відповідного знаку для товарів і послуг (стаття 16 Закону).

Отже, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

З матеріалів справи слідує, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Руссо Т.В. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже, права Позивача щодо виключного права використання Торгового знаку порушені Відповідачем.

У відповідності до викладеного, господарським судом правильно встановлено наявність порушеного права Позивача зі сторони Відповідача на момент звернення до господарського суду.

Припинення ФОП Руссо Т.В. з 01.07.2021 р. підприємницької діяльності не впливає на розгляд справи по суті і не може бути підставою для закриття провадження чи відмови в позові.

У разі коли відповідна зміна статусу відбулася після порушення провадження у справі, вона не тягне за собою наслідків у виді зміни підвідомчості такої справи і, відповідно, - припинення провадження у ній, оскільки на час порушення господарським судом такого провадження її розгляд належав до юрисдикції цього суду ( постанова Верховного Суду від 09.08.2017 р. у справі № 915/1056/16).

За частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, заявлена Позивачем вимога, з урахуванням її зміни, закріплена законом та відповідає характеру порушеного права і забезпечує поновлення порушеного права, оскільки має вплив на порушника і припиняє порушення.

Підсумовуючи вищевикладене, судова колегія вважає, що викладені у апеляційні в апеляційних скарг: Відповідача - Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни, та третьої особи - Погрібного Олександра Григоровича - аргументи не можуть бути підставами для скасування рішення місцевого господарського суду, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи та ґрунтуються на неправильному тлумаченні скаржниками норм матеріального та процесуального права, що в сукупності виключає можливість задоволення апеляційних скарг Відповідача та Третьої особи.

У справі "Руїз Торіха проти Іспанії", ЄСПЛ вказав, що відповідно до практики, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватися у світлі обставин кожної справи.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів вказаних скаржників та їх відображення у судовому рішенні, питання вичерпності висновків суду, суд апеляційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" ( Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006 р. ).

Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст. 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

У даній справі суд дійшов висновку, що вказаним скаржникам було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

З огляду на приписи ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23.02.2006 р." Конвенція застосовується судами України як частина національного законодавства, а практика ЄСПЛ, через рішення якого відбувається практичне застосування Конвенції, застосовується судами як джерело права.

Отже, доводи зазначених заявників апеляційних скарг про порушення норм матеріального та процесуального права судом попередньої інстанцій під час прийняття оскаржуваного процесуального документу не знайшли свого підтвердження.

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Водночас, під час апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції представником третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмета спору на стороні Відповідача Погрібного О.Г. було подано заяву про закриття провадження у справі на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 231 ГПК у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Заява була мотивована тим, що ТОВ "Маркхолдер" не є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382.

Вказана інформація підтверджується копією Договору про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021 р., згідно якого ТОВ "Маркхолдер" за винагороду передав право власності на торгову марку "Укрзолото" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на користь АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

З роздруківки з інформаційного порталу Українського інституту інтелектуальної власності ( УКРПАТЕНТ ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 ( публікація в Бюлетені від 27.10.2021 р. № 43 ) вбачається, що власником свідоцтва є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

Отже, на час прийняття оскаржуваного рішення, фактично право власності на торгову марку "Укрзолото" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 мало не Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", а АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

З урахуванням встановлених обставин справи, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.02.2023 р. було залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача: АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей".

Вподальшому, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.10.2023 р. задоволено заяву ТОВ "Маркхолдер" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", виключивши АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог та змінивши процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на Третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги. Задоволено заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" про здійснення процесуального правонаступництва Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", з виключенням АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Здійснено заміну Позивача - ТОВ "Маркхолдер" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей". Виключено АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" з переліку третіх осіб, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача. Змінено процесуальний статус ТОВ "Маркхолдер" з Позивача на третю особу, залучивши ТОВ "Маркхолдер" до участі у справі № 912/164/20 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача.

Згідно з ч. 1 ст. 275 ГПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення (пункт 2).

Оскільки судом апеляційної інстанції на стадії перегляду рішення суду першої інстанції у даній справі було вирішено питання на підставі ст. 50 ГПК України про залучення до участі у даній справі АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей", на законні інтереси якої може вплинути рішення у цій справі, яке ухвалено судом першої інстанції без участі цієї особи, то наслідком встановлених обставин є скасування прийнятого у даній справі рішення на підставі пункту 4 ч. 3 ст. 277 ГПК України. Таке порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення суду першої інстанції.

З огляду на дослідженні та встановлені у даній справі обставини, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції у даній справі підлягає скасуванню ( саме з підстав, наведених у мотивувальній частині даної постанови, а не з підстав, наведених у апеляційних скаргах ОСОБА_1 та Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни ) з ухваленням нового рішення про часткове задоволення позовних вимог АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" як доведених та обгрунтованих.

Водночас, суд апеляційної інстанції знаходить достатньо підстав для задоволення апеляційної скарги Позивача щодо розподілу судових витрат.

Так, у розподілі судових витрат суд першої інстанції виходив з того, що сплачений Позивачем за подання позову судовий збір ( 2 102,00 грн. ) та оплачені Позивачем витрати на проведення судової експертизи ( 19 612,80 грн. ) покладаються на обидві сторони і розподіляються між ними порівну у зв`язку із частковим задоволенням позову.

При цьому суд апеляційної інстанції, погоджуючись з доводами Скаржника ( Позивача ) звертає увагу на необґрунтоване, з огляду на зміст апеляційної скарги, звуження судом першої інстанції змісту принципу пропорційності, який застосовується до розподілу судових витрат, зокрема, визначення судом розміру задоволених немайнових позовних вимог в контексті застосування приписів частини четвертої ст. 129 ГПК України, виключно кількістю таких позовних вимог та без урахування того, що пропорційність у даному випадку визначається через співвідношення між поставленою метою позову в цілому ( захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права та законного інтересу ), конкретними матеріально-правовими вимогами, як способами її досягнення та отриманим результатом.

Як зазначає Верховний Суд в постанові від 25.11.2021 р. у справі № 904/5929/19 - пропорційність, яка застосовується судами у розподілі судового збору, і яка визначається виключно через кількісний критерій заявлених немайнових вимог (з урахуванням приписів Закону України "Про судовий збір", відповідно до якого судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру) не є тотожною пропорційності, яка у даному випадку не пов`язується виключно з кількісним аспектом і визначається через співвідношення між поставленою метою позову в цілому (захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права та законного інтересу), конкретними матеріально-правовими вимогами, як способами її досягнення та отриманим результатом.

Зазначене не було враховано у розгляді спірного питання судом попередньої інстанції.

Водночас згідно з ч. 9 ст. 129 ГПК України визначено, що у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Зазначена норма виступає процесуальною санкцією, яка застосовується господарським судом незалежно від того, чи заявлялося відповідне клопотання заінтересованою стороною. Зміст вказаної норми свідчить про те, що останньою встановлено дискреційне повноваження суду, тобто його право, а не обов`язок здійснити розподіл судових витрат у вищезазначений спосіб, при цьому висновок суду про необхідність покладення судових витрат на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір, повинен бути належним чином обґрунтованим.

Право суду застосувати приписи ч. 9 ст. 129 ГПК України можливе за наявності таких умов: 1) вирішення судом спору по суті; 2) встановлення судом одного із таких випадків: зловживання стороною чи її представником процесуальними правами; спір виник внаслідок неправильних дій сторони. Близька за змістом правова позиція у застосуванні приписів частини дев`ятої ст. 129 ГПК України викладена у додатковій постанові Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2021 зі справи № 910/12876/19, у постановах Верховного Суду від 05.11.2019 зі справи № 916/2167/18, від 02.04.2020 у справі № 912/2171/18, у додатковій постанові Верховного Суду від 04.03.2021 зі справи № 916/376/19.

Стосовно наведеного, суд апеляційної інстанції у зв`язку із скасуванням рішення суду першої інстанції через порушення норм процесуального права у зв`язку із залученням до участі у справі під час апеляційного провадження третьої особи, користуючись своїми дискреційними повноваженнями, враховуючи те, що спір виник внаслідок неправомірних дій Відповідача та саме з його вини спір між сторонами доведено до суду, відповідно до ч. 9 ст. 129 ГПК України саме на Відповідача покладає судові витрати у цій справі, зокрема, судовий збір за розгляд справи судом першої інстанції в повному розмірі та витрати на судову експертизу.

12. Судові витрати.

У зв`язку із задоволенням апеляційної скарги Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" згідно вимог ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за подання і розгляд апеляційної та касаційної скарги покладаються на Фізичну особу - підприємця Руссо Тетяну Вікторівну.

У зв`язку з відмовою в задоволенні апеляційних скарг Фізичної особи - підприємця Руссо Т. В. та Погрібного О. Г., згідно вимог ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за подання і розгляд апеляційних скарги та касаційної скарги ОСОБА_1 покладаються на скаржників.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 269, 270, 273, 275 - 285, 287 ГПК України, Центральний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" - задовольнити.

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити частково.

Заборонити Фізичній особі-підприємцю Руссо Тетяні Вікторівні ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ) використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 124382 від 25.06.2010 р., шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 ) на користь Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Цефей" (ідентифікаційний номер 43506539, пр. Соборний, буд. 151/вул. Сталеварів, буд. 11, прим. 82, м. Запоріжжя, 69035) - 2 102,00 грн. судового збору за подачу позову та 19 612,80 грн. витрат на судову експертизу, 3153,00 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги, 6 888 грн. судового збору за розгляд касаційної скарги, про що видати наказ.

Видачу відповідного наказу, з урахуванням необхідних реквізитів, доручити Господарському суду Кіровоградської області.

Апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 - залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2022 р. у справі № 912/164/20 - залишити без задоволення.

Витрати зі сплати судового збору за подання апеляційних скарг Фізичної особи - підприємця Руссо Т. В., Погрібного О. Г. покласти на скаржників ( Фізичну особу - підприємця Руссо Т. В., Погрібного О. Г. ).

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Право касаційного оскарження, строк на касаційне оскарження та порядок подання касаційної скарги передбачено ст. ст. 286-289 ГПК України.

Повний текст постанови складено 27.11.2023 р.

Головуючий суддя І.М. Кощеєв

Суддя В.Ф. Мороз

Суддя Т.А. Верхогляд