УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

20.11.2023справа № 910/886/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у закритому судовому засіданні

справу №910/886/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513)

до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629)

про визнання недійсним рішення,

за участю представників:

позивача - Проходи Ю.Л. (ордер від 01.09.2022 серія АІ 1274105);

відповідача - Запорожець Л.Г. (трудовий договір від 13.12.2022 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі - Товариство) звернулося до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) з позовом про:

- визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 №m2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме «дистанційне банківське обслуговування».

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме «дистанційне банківське обслуговування»;

- Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 (Мандриченко О.В.) позов задоволено частково; визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено повністю; стягнуто з Укрпатенту на користь Товариства 2 270 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 (головуючий суддя Гарник Л.Л., судді Поляков Б.М. і Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Укрпатенту задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 скасовано та ухвалив нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) касаційну скаргу Товариства задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасовано, а справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва; у решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи № 910/886/21 залишено без змін.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи №910/886/21 стало те, що суди першої і апеляційної інстанцій належним чином:

- не врахували, що вимога про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку Укрпатенту є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту);

- не врахували те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи, рішенню Укрпатенту про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав;

- не врахували того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо;

- не навели жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення «NЕОВАNK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/886/21 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2022 прийнято справу №910/886/21 до свого провадження; призначено підготовче засідання на 05.09.2022.

05.09.2022 позивачем подано суду письмові пояснення про те,що:

- Товариством правильно обрано спосіб захисту порушеного права у вигляді визнання оскаржуваного висновку недійсним;

- Укрпатентом не була належним чином проведена перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом; використані джерела, що не відносяться до пункту 15 статті 10 Закону: інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- в даній справі Укрпатент дійсно посилався на вказані ним у відзиві норми закону, однак, жодного доказу, якими відповідно до частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є письмові, речові, електронні докази, висновки експертів, показання свідків, відповідач суду не надав;

- заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення, оскільки таке позначення не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких знак; загальновживаних скорочень;

- оскаржуване рішення з огляду на його суть, є правомірним в разі описовості позначення «NEOBANK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- встановлення описовості позначення, як і інших критеріїв відповідності торговельної марки умовам правової охорони, потребує наявності спеціальних знань, тобто, висновку судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2023 замінено у справі №910/886/21 неналежного відповідача - Укрпатент належним - державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ); призначено у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

21.08.2023 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/886/21 разом з висновком за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2023 №1351 (далі - Висновок), відповідно до якого:

- позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 не відноситься до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 не є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги, та/або властивості послуг);

- словесне позначення «NEOBANK» не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.08.2023 провадження у справі №910/886/21 поновлено та підготовче засідання призначено на 25.09.2023.

30.10.2023 УКРНОІВІ подала суду заяву про виклик судових експертів Дорошенка Олександра Федоровича та/або Мінченко Наталію Володимирівну для надання усних пояснень щодо Висновку на підставі пункту 4 статті 69 та частини п`ятої статті 98 ГПК України.

Разом з тим, відповідач у вказаній заяві виклав непогодження з Висновком, оскільки відповідачем у Висновку виявлено цілий ряд недоліків, які не дозволяють використати його у якості засобу доказування та вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, суперечливими, що негативно вплинуло на аргументацію дослідження, а тому такий висновок викликає сумніви у його правильності.

10.11.2023 позивач подав суду письмові пояснення (заперечення) на заяву відповідача про виклик експертів Дорошенка О.Ф. та/або Мінченко Н.В. для надання усних пояснень щодо Висновку.

УКРНОІВІ 17.11.2023 подав суду заперечення на письмові пояснення (заперечення) позивача.

У підготовче засідання 20.11.2023 з`явилися представники сторін.

Суд у підготовчому засіданні 20.11.2023 розглядає заяву УКРНОІВІ про виклик експертів Дорошенка О.Ф. та/або Мінченко Н.В. для надання усних пояснень щодо Висновку.

Представник відповідача наголосив на доводах заяви про виклик судових експертів для надання усних пояснень щодо Висновку та просив суд її задовольнити.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаної заяви.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та доводи відповідача, викладені у заяві про виклик судових експертів, господарський суд міста Києва дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаної заяви з огляду на таке.

Статтею 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Згідно з частиною п`ятою статті 98 ГПК України суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Частиною четвертою статті 69 ГПК України передбачено, що експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Отже, виклик експертів Дорошенка О.Ф. та/або Мінченко Н.В. для надання усних пояснень щодо Висновку є недоцільним, оскільки: деякі з поставлених відповідачем питань стосуються змісту нормативно-правових актів, а не Висновку; деякі - питань права, а не фактів; певні питання стосуються оцінки обставин справи, які надаватимуться судом у сукупності з усіма матеріалами, у тому числі з Висновком, під час розгляду справи по суті; тобто фактично Висновок роз`яснення не потребує.

Суд у підготовчому засіданні 20.11.2023 ставить на обговорення питання щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи №910/886/21 до судового розгляду по суті.

Представники сторін у підготовчому засіданні 20.11.2023 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд розглянути справу по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 11.12.2023.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу №910/886/21 до судового розгляду по суті на 11.12.23 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 20.11.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко