ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" листопада 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1814/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Степанової Л.В., при секретарі судового засідання Крайнюк А.В., розглянувши у підготовчому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, ) про призначення судової експертизи у справі №916/1814/23

за позовом Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Бітч, СА 90266 США);

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, );

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеська митниця (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А, ).

про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін:

від позивача: Войков А.П. адвокат;

від відповідача: Краснопивцев О.К адвокат;

від третьої особи: Левченко С.Г.;

ВСТАНОВИВ:

Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» в якому просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» здійснювати використання позначення «Н», «а», « », «п», «і», «д» у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару «взуття», а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: всього 8784 пар. (Н330-*р.41-45 - 144 пари, Н319-*р.41-45 - 2240 пари, H310-*р.36-40 - 4000 пари, H353-* р.41-45 - 2400 пари), ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province).

В обґрунтування позовних вимог Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ посилається на порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Позивач зазначає, що він є відомим виробником спортивного одягу, інвентарю та спортивних аксесуарів, які мають характерний вигляд, що вирізняє його з-поміж інших виробників спортивного одягу та аксесуарів. Під час виробництва та продажу продукції позивач маркує свою продукцію товарними знаками, які отримали широку відомість серед споживачів та асоціюються виключно із продукцією, виробленою позивачем. Позивач володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають наступні міжнародні знаки: міжнародна реєстрація №1331651 знаку для товарів і послуг, яка діє в Україні з 16.02.2017р, зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, зокрема для такого товару як «взуття»; міжнародна реєстрація №955117 знаку для товарів і послуг, яка діє на території України у повному обсязі і продовжена 08.02.2018р на 10 років, зокрема для товарів 25 класу МКТП «взуття». Зазначені знаки для товарів і послуг (торговельні марки) були зареєстровані відповідно до порядку, передбаченого Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України з 25.12.1991р.

Як вказує позивач, він є одним з світових лідерів ринку в сегменті спортивного взуття та добросовісно використовує зазначені знаки на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані цими знаками тривалий час представлені в Україні і, відповідно, з ними обізнане широке коло українських споживачів. Зважаючи на досить тривалу реєстрацію знаків позивача на території України, останні мають високу дистинктивність серед широкого кола споживачів, а тому чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем.

Із повідомлень Одеської митниці №2023/007/П01 від 23.03.2023Р та №2023/007/П02 від 28.03.2023Р Позивачу стало відомо про ввезення ТОВ "СТІЛЛІ" на митну територію України, за митною декларацією ІМ40ДЕ від 21.03.2023р №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 товару - «Взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: Всього 8784 пар. H330-* р.41-45 - 144 пар, H319-* р.41-45 - 2240 пар, H310-* р.36-40 - 4000 пар, H353-* р.41-45 - 2400 пар.», що мають ознаки використання торговельної марки МР №1331651, МР №955117 у формі, що вирізняється від зареєстрованого знаку.

Позивач зауважує, що він не надавав ТОВ "СТІЛЛІ" права на використання своїх торговельних марок за №1331651, №955117 за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Між позивачем та відповідачем не має жодних комерційних зв`язків.

Позивач вважає, що таке використання може ввести в оману споживачів. Незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єкти права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, відповідач, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від позивача, чим порушив вимоги ст. 495 ЦК України.

Як зазначає позивачем на його замовлення судовому експерту Соповій Катерині Андріївні було проведено експертизу об`єктів інтелектуальної власності №204-04/23 якою встановлено, що комбіновані позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023р, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc.II.

Відповідач проти позовних вимог заперечує посилаючись на те, що на його замовлення також були проведені експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Згідно висновку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №20/1-51/23 від 26.01.2023р позначення у вигляді зображення на поверхні товару моделі взуття артикулів СХ400, СХ401, СХ403, СХ404, СХ405, Н302, Н306, Н310, Н316, Н317, Н319, Н325, Н329, Н330, Н335, Н336, Н338, Н339, Н351, Н352, Н353, Н357, Н358, Н359, Н360 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №1331651 та №955117, правовласником яких є Skechers U.S.A., Inc.II. Згідно висновку судового експерта Ткачук Тетяни Миколаївни №G-003-ТТМ/23 від 28.04.2023р зображення стилізованого позначення (напису) «Stilli» з великої літери «S», що розміщене на поверхні товару Взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху текстильного синтетичного матеріалу: артикули Н330-*, Н319-*, Н310-*, Н353-* - не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією за №1331651, правовласником якого Skechers U.S.A., Inc.II.

Під час розгляду справи, відповідач звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі експертизи у сфері інтелектуальної власності проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та на вирішення якої поставити наступне питання: чи є зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули H330-*, H319-*, H310-*, H353-* - схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Позивач у своїх пояснення щодо клопотання відповідача про призначення судової експертизи проти призначення експертизи заперечує та зазначає, що якщо судом буде призначено у справі судову експертизу, пропонує наступні експертні установи: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз та пропонує наступне питання на вирішення судових експертів: Чи є комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери «S» зі словесним елементом «tilli», використане на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023. є схожими настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Враховуючи наявність в матеріалах справи двох протилежних висновків експертиз, з метою встановлення чи спростування факту порушення відповідачем прав інтелектуальної власності Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ на знаки для товарів та послуг, суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача та призначення у у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Позивач пропонує поставити перед експертами наступне питання: Чи є комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери «S» зі словесним елементом «tilli», використане на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023. є схожими настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Відповідач пропонує поставити перед експертами наступне питання: чи є зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули H330-*, H319-*, H310-*, H353-* - схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Суд, розглянувши запропоновані сторонами питання, дійшов висновку про поставлення перед експертами наступного питання: чи є зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули H330-*, H319-*, H310-8, H353-* за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023р, схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Позивач пропонує доручити проведення судової експертизи Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідач пропонує доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Суд, розглянувши запропоновані сторонами експертні установи, дійшов висновку доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Враховуючи, що ініціатором призначення у справі судової експертизи є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» то витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне попередити судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) які будуть долучені до проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384,385 Кримінального Кодексу України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків

Керуючись ст.ст. 99, 100, 106, п.8 ч.2 ст.182, п.2 ч. 1 ст. 228, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №916/1814/23 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. На вирішення експертів поставити наступне питання:

чи є зображення стилізованого напису «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару - взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули H330-*, H319-*, H310-*, H353-* за митною декларацією №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3 від 21.03.2023р, схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.?

4. Витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ».

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» надати суду докази оплати витрат на проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

7. Надіслати справу №916/1814/23 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

8. Надіслати зразки товару взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми). Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули: Н330-*, Н319-*, H310-*, H353-*, ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №UA500500/2023/009094 MRN23UA94U3, Торговельна марка -STILLI. Країна виробництва - Китай. Імпортер: ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); Виробник/Експортер: HEBEI XIONG AN YIJIAWANG TRADING CO., LTD (no. 6. Youth hutong, Xinzhuangke village santai town, anxin county, Baoding city, Hebei province).

9. Попередити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) про відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

10. Якщо під час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких фахівцям не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експертам у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

11. Ухвалу надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

12. Провадження у справі №916/1814/23 зупинити до проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та отримання висновку.

Повний текст ухвали підписаний 20 листопада 2023р.

Ухвала набирає чинності 14.11.2023р та підлягає оскарженню в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя Л.В. Степанова