ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"13" листопада 2023 р.м. Одеса Справа № 916/3215/23

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

при секретарі судового засідання Ігнатишеній А.О.,

за участю представників сторін:

позивача:

відповідач

дослідивши матеріали справи №916/3215/23 за позовом Скечерз Ю. ЕС. Ей., Інк., ІІ (228 Манхеттен Біч Блвд. Манхеттен Біч, СА 90266 США) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стіллі» (65026, м. Одеса, пл. Грецька,1, офіс 201-Б), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Одеської митниці (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А) про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товарів,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 за вх.№3716/23 до суду від Скечерз Ю. ЕС. Ей., Інк., ІІ надійшла позовна заява до ТОВ «Стіллі», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Одеської митниці про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товарів.

Ухвалою суду від 27.07.2023 відкрито провадження у справі №916/3215/23; постановлено розглядати справу №916/3215/23 в порядку загального позовного провадження; залучено до участі у справі Одеську митницю в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; призначено підготовче засідання суду на 04.09.2023 р. о 11год.40хв.

У судовому засіданні 04.09.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву до 02.10.2023 об 14год.00хв.

Ухвалою суду від 02.10.2023 відкладено судове засідання по справі №916/3215/23 на 06.11.2023 о 12год. 00хв.

У судовому засіданні 06.11.2023 було оголошено протокольну ухвалу про перерву до 13.11.2023 о 09год. 40хв.

06.11.2023 за вх.№ 39817/23 відповідачем подано до суду клопотання про призначення експертизи, де останній просить суд на вирішення експерта поставити наступні питання: чи є зображення стилізованого позначення (напису) «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару взуття типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи напівчеревики, металевого підноску напівчеревики не мають, верх взуття виготовлено синтетичного текстильного матеріалу, підошва взуття виготовлена з синтетичного каучуку (гуми), не відноситься до спеціального спортивного взуття, внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу: артикули CX502-1, CX502-2, CX502-3, CX502-4 - схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U. S. A., Inc. II, та таким що може ввести в оману споживача стосовно виробника товару?

Проведення експертизи відповідач просить доручити експертам Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, місто Київ, вулиця Бродських Сім`ї, будинок 6). Витрати на проведення експертизи розподілити порівну між сторонами справи.

В обґрунтування заявленого клопотання про призначення судової експертизи відповідач зазначає, що ним до справи подано висновок №G-005-TTM/23 від 04.07.2023 судового експерта Ткачука Т.М. у сфері інтелектуальної власності, згідно з яким зображення стилізованого позначення (напису) «Stilli» з великою літерою «S», що розміщене на поверхні товару артикули CX502-1, CX502-2, CX502-3, CX502-4, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями №1331651 та №955117, правовласником яких є Sketchers U.S.A, Inc. Так, в обґрунтування позовних вимог, позивач посилається саме на висновок експерта від 29.06.2023 №41/06-2023, який містить протилежні твердження висновку поданому відповідачем. У зв`язку із наявністю в матеріалах справи висновків експертів, які суперечать один одному, відповідач просить суд призначити у справі судову експертизу.

06.11.2023 за вх.№ 39887/23 від позивача надійшли пояснення стосовно клопотання відповідача від 06.11.2023 за вх.№ 39817/23 про призначення у справі судової експертизи, в обґрунтування підставності яких, Скечерз Ю. ЕС. Ей., Інк., ІІ вказує про те, що останнім подано до матеріалів справи висновок №41/06-2023 від 29.06.2023 атестованих судових експертів Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф., яким підтверджено, що комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери «S» зі словесним елементом «tilli», використане на зразках взуття за митною декларацією МД типу ІМ40ДЕ від 02.06.2023 №UA500500/2023/019006 MRN23UA06U2, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117 права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II. Між тим, відповідачем також долучено до матеріалів справи висновок експерта Ткачук Т.М. №G-005-ТТМ/23 від 04.07.2023, який суперечить висновку наданому позивачем. Посилаючись на ст. 104 ГПК України, якою встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, позивач вважає, що відсутня необхідність призначення судової експертизи по справі №916/3215/23.

Поряд із цим, позивач вказує на те, що у разі призначення судом за власною ініціативою судової експертизи, доручити її проведення одному із державних науково-дослідних установ судових експертиз, які працюють в Україні та мають право проведення експертиз за спеціальністю: 13.06 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», а саме: Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (юридична адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, Україна. Фактична адреса: вул. Велика Кільцева, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський р-н, Київська обл., 08130, Україна. Адреса для листування: вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170, Україна); Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул.Смоленська, б.6); Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. M.С. Бокаріуса (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177); Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, м.Львів, вул. Липинського № 54).

Крім цього, у разі призначення у справі судової експертизи, позивач просить суд поставити на вирішення експерта таке питання: чи є комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, використане на зразках взуття за митною декларацією ІМ40ДЕ від 02.06.2023 № UA500500/2023/019006MRN23UA06U2, схожими настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.?

Щодо судових витрат на проведення судової експертизи, позивач зазначає про те, що витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Так, позовні вимоги у даному позові позивачем заявлено про: заборону ТОВ «СТІЛЛІ» () здійснювати використання позначення «у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1331651, 955117, права на які належать компанії Скечерз Ю. Ес. Ей., Інк., ІІ для товару «взуття», а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи -напівчеревики, металевого підноску напівчеревики не мають, верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу, підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріал. Не відносяться до спеціального спортивного взуття, внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені (арт.CX502-* р-р 41-45-2080 пар, ввезеного за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 02.06.2023 № UA500500/2023/019006MRN23UA06U2; торговельна марка -STILLI; країна виробництва Китай; імпортер: ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв.73); виробник/експортер: QUANZHOU JlALIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. ROOM 601, CCB BUILDING).

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II, об`єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої смуги, що утворює латинську букву «S». Всі позначення передають єдину концепцію, що стає тенденцією кожного наступного знака Компанії Skechers U.S.A., Inc. II, а саме перша буква назви компанії буква «S» у характерному графічному виконанні. Саме цей елемент становить основу серії знаків. Також, виходячи з інформації про компанію Skechers U.S.A., Inc. II позначення у вигляді латинської букви «S» наносяться на такий товар як взуття, на його бокові частини. Позивач зазначає, що Одеською митницею листами №2023/012/П01 від 05.06.2023 та № 2023/012/П02 від 08.06.2023 повідомлено позивача про ввезення ТОВ "СТІЛЛІ" (), на митну територію України, за митною декларацією ІМ40ДЕ від 02.06.2023 №UA500500/2023/019006MRN23UA06U2 товару «взуття типу "кросівки" халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильню поверхню стопи напівчеревики, металевого підноску напівчеревики не мають, верх взуття виготовлено з синтетичного текстильного матеріалу, підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу, не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені: арт.CX502-* р-р 41-45-2080 пар; торговельна марка -STILLI; країна виробництва Китай, які мають ознаки використання торговельної марки (МР 1331651), що підтверджується висновком експертів №41/06-2023 від 29.06.2023, відповідно до якого комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери «S» зі словесним елементом «tilli», використане на зразках взуття за митною декларацією МД типу ІМ40ДЕ від 02.06.2023 №UA500500/2023/019006 MRN23UA06U2, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II.

Відповідач у відзиві на позов від 28.08.2023 за вх.№ 29371/23 проти позовних вимог заперечує, надаючи при цьому висновок судового експерта Ткачука Т.М. № G-005-TTM/23 від 04.07.2023, який суперечить висновку судових експертів №41/06-2023 від 29.06.2023, наданим позивачем, про схожість комбінованих позначень.

Враховуючи те, що позивачем та відповідачем подані до суду висновки судового експерта Ткачука Т.М. № G-005-TTM/23 від 04.07.2023 та судових експертів Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф. №41/06-2023 від 29.06.2023, які суперечать один одному, суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача від 06.11.2023 за вх.№ 39817/23 про призначення судової експертизи у справі та призначає у даній справі судову експертизу.

При цьому, з врахуванням запропонування позивачем та відповідачем у клопотанні від 06.11.2023 за вх.№ 39887/23 та поясненнях від 06.11.2023 за вх.№ 39817/23 експертної установи, суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи в даній справі саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, місто Київ, вулиця Бродських Сім`ї, будинок 6, ).

Згідно ст. 123 ГПК України Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Згідно ч.2 ст. 125 ГПК України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

З урахуванням заявлення ТОВ «Стіллі» клопотання від 06.11.2023 за вх.№ 39817/23 про призначення у справі судової експертизи, суд покладає витрати за проведення судової експертизи по справі №916/3215/23 на Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі» ().

За положеннями ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Як передбачено п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

З врахуванням того, що проведення експертизи потребує часу та її здійснення поза межами суду, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі.

Керуючись ст.ст.99, 100, 169, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання ТОВ «Стіллі» від 06.11.2023 за вх.№ 39817/23 про призначення у справі судової експертизи.

2. Призначити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

3. На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити таке запитання: Чи є комбіноване позначення у вигляді стилізованої літери S зі словесним елементом tilli, використане на зразках взуття за митною декларацією ІМ40ДЕ від 02.06.2023 № UA500500/2023/019006MRN23UA06U2, схожими настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№1331651, 955117, права на які належать компанії Skechers U.S.A., Inc. II. та такими, що може ввести в оману споживача стосовно виробництва товару?

4. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, місто Київ, вулиця Бродських Сім`ї, будинок 6, ).

5. Надіслати справу №916/3215/23 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

6. Зобов`язати керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз доручити проведення експертизи одному або декільком експертам.

7. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

8. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі» ().

9. Зауважити експертам, що судова експертиза має бути проведена у відповідності до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5.

10. Зупинити провадження по справі №916/3215/23.

11. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 13.11.2023 та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її винесення.

12. Повну ухвалу складено 14.11.2023.

Суддя І.А. Малярчук