ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року

м. Київ

cправа № 910/3022/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:

позивача - Огневюк Т.В. (адвокат), Огневюк Я.В. (адвокат),

Кочін Г.І. (адвокат), Грунський В.О. (адвокат),

відповідача - Лаврін О.В. (адвокат),

третьої особи 1 - Мартян О.В. (адвокат),

третьої особи 2 - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Луньо Іллі Вікторовича,

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023

за позовом акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

до акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк"

про стягнення збитків у сумі 390 255 270 грн,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмет спору, на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк, позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (АТ "Міжнародний резервний банк", відповідач) про стягнення збитків у сумі 250 000,00 грн.

1.2. Позовні вимоги, обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 24.05.2006 НОМЕР_1 для 36 класу МКТП, з огляду на що позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь, з урахуванням доповнень, збитки у сумі 390 255 270

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 30.08.2022 (суддя Картавцева Ю.В.) у справі №910/3022/22 у задоволенні позову відмовлено.

2.2. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення. Вказане, в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 (колегія суддів: Пантелієнко В.О., Доманська М.Л., Сотніков С.В.) апеляційну скаргу Ощадбанку задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 у справі №910/3022/22 скасовано; прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено повністю; суд стягнув з АТ "Міжнародний резервний банк" на користь Ощадбанку збитки за неправомірне використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 24.05.2006 НОМЕР_1 для 36 класу МКТП у розмірі 390 255 270,00 грн; стягнуто з АТ "Міжнародний резервний банк" на користь Ощадбанку 872 100,00 грн судового збору за подання позовної заяви та 1 302 525 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

2.4. Постанову суду мотивовано тим, що позивачем належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку відповідача.

2.5. Зокрема, за висновком суду апеляційної інстанції: протиправна поведінка відповідача, що полягала у незаконному використанні торговельної марки позивача, вказані обставини встановлено судовими рішеннями у справі №910/570/16 та, в силу положень статті 75 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК України), не підлягають повторному доказуванню; заподіяння позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки відповідача, які виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки, розмір якої було встановлено висновком експерта від 24.05.2022 експерта №03-2022, складеного за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності; причинний зв`язок між протиправною поведінкою відповідача та заподіяними ними збитками полягає в тому, що оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання торговельної марки відповідач мав обов`язок укласти ліцензійний договір з позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі; наявність вини відповідача полягає в тому, що він усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для позивача.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. АТ "Міжнародний резервний банк" (скаржник), не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції інстанцій, звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 зі справи №910/3022/22, а рішення господарського суду міста Києва від 30.08.2022 залишити в силі.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1.1. Касаційна скарга подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.

4.1.2. АТ "Міжнародний резервний банк" у своїй касаційній скарзі зазначає, зокрема, про те, що:

- у силу положень статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689-XII) передбачено можливість відшкодування збитків власником свідоцтва, яке визнано недійсним лише у випадку встановлення судом обставин того, що заявка на видачу такого свідоцтва була подана з порушенням прав інших осіб, тобто, у випадку визнання свідоцтва недійсним на підставі саме пункту "в" частини першої статті 19 цього Закону (видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб);

- водночас підставою для визнання недійсним належного відповідачу свідоцтва України НОМЕР_2 для 36 класу МКТП було визначено положення пункту "в" частини першої статті 19 цього Закону (невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони), а тому посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів частини п`ятої статті 19 Закону №3689-XII є необґрунтованим;

- суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а відтак, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки;

- водночас розмір завданих збитків було визначено позивачем за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022;

- висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 не може вважатися належним та допустимим доказом на підтвердження обставин реальності та обґрунтованості суми заявлених позивачем збитків (упущеної вигоди), оскільки за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, у тому числі і встановити належність та допустимість поданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті) на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження;

- позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення (протиправна поведінка, збитки, причинний зв`язок між протиправною поведінкою та збитками, вина), що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

4.1.3. Так, обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає, зокрема, що:

- судом апеляційної інстанції неправильно застосовано у спірних правовідносинах положення частини четвертої статті 75 ГПК України та "спотворено" зміст фактів, встановлених судами у розгляді справи №910/570/16, а висновки суду апеляційної інстанції в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду, викладеним у постанові від 13.08.2019 у справі №910/11164/16;

- суд апеляційної інстанції у застосуванні положень статей 22, 623 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) грубо порушив вимоги положень статей 74, 76, 78 ГПК України та не врахував висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених у постанові від 30.05.2018 у справі №750/8676/15 та висновків Верховного Суду, які викладені у постановах 07.11.2018 у справі №127/16524/16-ц, від 06.12.2019 у справі №908/2486/18, від 16.02.2021 у справі №910/14341/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 21.07.2021 у справі №394/710/17, від 11.11.2021 у справі №910/7511/20;

- суд апеляційної інстанції у застосуванні положень статей 73-79, 86 ГПК України щодо стандартів доказування не урахував висновків Верховного Суду (у контексті тлумачення "допустимість доказів"), які викладені у постановах від 25.02.2021 у справі №913/38/20, від 25.02.2021 у справі №904/7804/16, від 26.02.2021 у справі №908/2847/19, від 15.11.2019 у справі №909/887/18;

- з урахуванням введеної відносно відповідача процедури ліквідації суд апеляційної інстанції порушив вимоги спеціального Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та розглянув і задовольнив вимоги кредитора поза межами ліквідаційної процедури, тобто не у порядку, передбаченому спеціальним законодавством (висновки суду в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах від 02.03.2018 у справі №910/8297/17, від 20.03.2018 у справі №910/3226/17).

4.1.4. За твердженням відповідача, суд апеляційної інстанції, приймаючи у якості належного та допустимого доказу висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022, зокрема, щодо обґрунтованості розміру збитків (упущеної вигоди) заявленого позивачем) не врахував, що такий висновок містить лише гіпотетичний розрахунок роялті, у разі укладання ліцензійної угоди. Відповідач наголошує на тому, що такий розрахунок можливого отримання позивачем роялті не може бути підставою для задоволення вимог про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки позивачем фактично не доведено реальної можливості укладання відповідної угоди та, відповідно, отримання доходів у вигляді роялті за такою угодою.

4.1.5. Висновки суду апеляційної інстанції в цій частині не відповідають висновкам Верховного Суду щодо критеріїв розрахунку упущеної вигоди, зокрема: "звичайні обставини (умови цивільного/господарського обороту); розумні витрати; компенсаційність відшкодування збитків". Водночас, за відсутності виконання позивачем свого процесуального обов`язку щодо доведення належними та допустимими доказами розміру заподіяних йому неправомірними діями відповідача збитків (у формі упущеної вигоди), суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення абзацу 2 частини другої статті 22 ЦК України.

4.1.6. У застосуванні положень частини четвертої статті 75 ГПК України суд апеляційної інстанції не врахував, що судовими рішеннями у справі №910/570/16, на які посилаються і позивач і суд не було встановлено обставин щодо використання відповідачем торговельної марки позивача за свідоцтвом України НОМЕР_1, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП, натомість рішеннями у справі №910/570/16 встановлено лише обставини, що відповідач використовував власні торговельні марки та зареєстровані в установленому законом порядку і які є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача та зареєстровані для споріднених товарів і послуг. За доводами скаржника, оскільки факту використання АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" безпосередньо знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 належного позивачу судом у справі №910/570/16 не було встановлено, суд апеляційної інстанції безпідставно посилається на те, що у вказаній справі встановлено преюдиційні обставини, які в силу положень частини четвертої статті 75 ГПК України не підлягають доказуванню.

4.1.7. Суд апеляційної інстанції у прийнятті рішення про стягнення збитків взагалі не встановив підстав та обґрунтованості зазначеного позивачем періоду нарахування збитків (з 28.09.2018 по 27.09.2021). За твердженням скаржника, позивачем не надано жодного доказу протиправної поведінки відповідача та спричинення позивачу збитків, у тому числі і з 28.04.2021 до 27.09.2021, оскільки період до набрання законної сили рішенням суду у справі №910/570/16 про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки.

4.1.8. Також відповідач зазначає про те, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував положення Закону України "Про судовий збір" та в порушення положень ГПК України стягнув з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 872 100,00 грн, оскільки станом на час звернення позивача до суду з даним позовом (2022 рік) максимальний розмір судового збору складав 868 350,00 грн. Крім того суд апеляційної інстанції додатковою постановою від 23.03.2023 задовольнив заяву Ощадбанку про ухвалення додаткового рішення та повернення позивачу з Державного бюджету України судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 868 350,00 грн.

4.2. Доводи інших учасників справи

4.2.1. У відзиві на касаційну скаргу Ощадбанк заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

4.2.2. Позивач 18.10.2023 через систему "Електронний суд" подав заяву про подання доказів витрат на професійну правничу допомогу після ухвалення рішення у справі.

4.2.3. Від НБУ 04.10.2023 також надійшов відзив на касаційну скаргу.

4.2.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб своїм правом на подання відзиву на касаційну скаргу не скористався.

4.2.5. Через систему "Електронний суд" 08.11.2023 від Ощадбанку надійшли письмові пояснення.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1. Ощадбанк є власником свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

5.2. У квітні 2022 року Ощадбанк звернувся до суду з позовом до АТ "Міжнародний резервний банк" про захист права інтелектуальної власності зазначаючи про те, що ним було виявлено численні факти використання відповідачем торговельних марок, схожих настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 просить суд стягнути з відповідача на свою користь збитки у сумі 250 000,00 грн.

5.3. З метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку, позивач у 2016 році звернувся до господарського суду міста Києва із позовом у справі №910/570/16, зокрема, до АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

5.4. У межах розгляду справи №910/570/16 судом було встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки на ім`я відповідача і видано такі свідоцтва України: НОМЕР_4 (заявка від 29.08.2011 №m201113537), НОМЕР_2 (заявка від 17.10.2013 №m201319021), НОМЕР_3 (заявка від 18.10.2013 №m201319156).

5.5. Матеріалами справи №910/570/16 підтверджено те, що відповідач без згоди Ощадбанку використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/; у діловій документації, тощо.

5.6. Рішенням господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі №910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 та постановою Верховного Суду від 19.08.2021, позовні вимоги задоволено частково та, зокрема, визнано недійсними повністю свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; заборонено ПАТ "ІНФОРМАЦІЯ_1" (в подальшому - АТ "Міжнародний резервний банк") незаконно використовувати знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1, володільцем якого є Ощадбанк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

5.7. За твердженням позивача, незважаючи на прийняті судові рішення у справі №910/570/16 та подальшу зміну найменування відповідача з АТ "Сбербанк" на АТ "Міжнародний резервний банк" у грудні 2021 року, відповідач продовжує використовувати належну позивачеві торговельну марку. Зокрема, 03.09.2021 відповідачем подано заяву про відстрочення виконання рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі №910/570/16 на дванадцять місяців, у якій зазначено, що виконання рішення в частині припинення використання торговельної марки передбачає реалізацію двох послідовних етапів, кожен з яких становитиме не менш ніж шість місяців без можливості одночасної їх реалізації. Із поданої заяви вбачається, що станом на дату її подання використання відповідачем належної позивачу торговельної марки виявляється в її використанні у наявному бренд буку банку, установчих документах, рекламному обладнанні (зовнішньому та внутрішньому), програмному забезпеченні та обладнанні, посвідченнях працівників, договорах, платіжних картках, штампах, печатках мережі банку та центрального офісу, оформленні офісів банку, бланках цінних паперів, конвертах, друкованій продукції, типових формах діловодства.

5.8. З огляду на що, позивач просить стягнути з відповідача збитки у формі упущеної вигоди за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 у розмірі 390 255 270,00 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

5.9. Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач вказує на те, що:

- здійснюючи банківську діяльність він використовував торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_4 зареєстровану в установленому законом порядку, тобто, відповідач розраховував на те, що таке використання є цілком правомірним, права третіх осіб жодним чином не порушуються, а відтак, період до визнання свідоцтва України НОМЕР_4 недійсним у будь-якому разі не може включатися до періоду неправомірного використання відповідачем торговельної марки позивача за свідоцтвом України НОМЕР_1;

- наразі стосовно АТ "Міжнародний резервний банк" розпочато процедуру ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд);

- уповноваженою особою Фонду було відмовлено у задоволенні заяви Ощадбанк про визнання кредиторських вимог (лист від 06.05.2022 №310), з огляду на те, що будь-яка заборгованість перед Ощадбанк станом на початок процедури ліквідації з боку АТ "Міжнародний резервний банк" була відсутня;

- сто відсотків корпоративних прав АТ "Міжнародний резервний банк" було вилучено (націоналізовано) у попередніх власників на користь держави, а тому, в разі задоволення вимог у даному спорі збитків зазнає саме держава;

- позивачем не доведено всього складу правопорушення, зокрема, збитки позивача ґрунтуються виключно на гіпотетичних припущеннях та є недоведеними;

- позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

5.10. На підтвердження розміру завданих збитків позивачем було подано висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом О.Є. Кияшко.

5.11. Суд першої інстанції надавши оцінку висновку експерта від 24.05.2022 №03-2022 встановив такі обставини:

- на вирішення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності було поставлено питання: "Який розмір збитків завдано АТ "Державний ощадний банк України" (), як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.09.2007 НОМЕР_1, внаслідок неправомірного використання зазначеної торговельної марки АТ "Міжнародний резервний банк" () за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022? "

У висновку від 24.05.2022 №03-2022 експерт зазначив, що зазвичай, при визначенні збитків внаслідок порушення прав на об`єкти інтелектуальної власності в Україні експерти та оцінювачі посилаються на пункт 26 Національного стандарту №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" (далі - Національний стандарт №4), за яким: розмір збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб`єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об`єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції.

Якщо особа використовує у своїй діяльності торговельну марку, яка їй не належить та без укладання договору (ліцензійного договору) з власником торговельної марки або ліцензіаром і відповідно не здійснює оплату ліцензійних платежів, така особа отримує, таким чином, додатковий дохід через скорочення своїх витрат, пов`язаних з реалізацією товарів, на суму несплачених ліцензійних платежів.

Методика передбачає застосування оціночної процедури накопичення доходу, у вигляді розумного роялті, що не отримала особа, права якої порушено.

Основним завданням експерта при визначенні розміру упущеної вигоди власника торговельної марки є визначення розміру ліцензійних платежів, які він би отримав на умовах ліцензійного договору.

Експерт зазначив, що йому було надано Звіт про надання консультації щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022 фахівцем з економіки інтелектуальної власності Єфімовою Вікторією Леонідівною, у якому оцінювач зазначає, що ставки ліцензійної винагороди (ставки роялті) за використання торговельної марки у сфері фінансових послуг, зокрема, діяльності банків знаходяться у межах наступного діапазону: нижній квартиль діапазову 5,00% "чистого доходу", верхній квартиль діапазону 9,63% "чистого доходу".

Керуючись принципом розумної обережності оцінок, експерт для визначення розміру збитків завданих правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку обрав мінімальне значення міжквартильного діапазону, а саме: від 5%.

Експерт зазначив, що для визначення бази роялті, при визначення платежів роялті, що не отримала особа, права якої порушено, до уваги необхідно брати загальні суми чистих доходів АТ "Міжнародний резервний банк", які отримані ним з використанням торговельної марки в період з 28.09.2018 по 27.09.2021.

За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до висновку, що розмір збитків, який було завдано Ощадбанку, як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України від 10.09.2007 НОМЕР_1, внаслідок її неправомірного використання АТ "Міжнародний резервний банк" за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022 становить 390 255 270,00 грн.

5.12. Колегія суддів апеляційного господарського суду зазначила, що предмет позову у справі №910/570/16 є комплексним та складається: з вимог про визнання недійсними реєстрацій цілого ряду торговельних марок та вимог про зобов`язання вчинити дії, а також заборону вчиняти певні дії.

У контексті заборони відповідачу незаконно використовувати торговельну марку, судами у справі №910/570/16 було зазначено про встановлений факт її незаконного використання відповідачем без згоди позивача, шляхом використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації, тощо. Зокрема, у рішенні господарського суду міста Києва у справі №910/570/16 від 18.04.2017 зазначається: "Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство (Відповідач) без згоди Банку (Позивач) використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank. иа, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://sberbank.ua/; у діловій документації, тощо".

5.13. Як встановлено колегією суддів апеляційного господарського суду, торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_4 була зареєстрована на ім`я відповідача щодо:

- товарів 14 класу МКТП (Дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток і т.д.);

- товарів 28 класу МКТП (Ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні);

- у примітках до 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг 10-ї редакції (опублікована ВОІВ у 2010 році), що була чинною станом на 29.08.2011 - дату подання заявки №m201113537, на підставі якої видане свідоцтво України НОМЕР_4, вказується: "КЛАС 36 Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю.

Пояснювальні примітки

До Класу 36 належать, головним чином, послуги, що їх надають у фінансових та кредитно-грошових справах, і послуги, пов`язані з усіма видами страхових контрактів.

Зокрема, до Класу належать: послуги щодо фінансових та кредитно-грошових справ, а саме: послуги всіх банків або пов`язаних з ними установ, таких як обмінні пункти та розрахункові палати; послуги кредитних установ, відмінних від банків, таких як кооперативні кредитні об`єднання, приватні фінансові компанії, кредитори тощо".

5.14. Як встановив суд апеляційної інстанції, у переліку послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 належного відповідачу, послуги 36 класу МКТП, які передбачають право використовувати зареєстровану торговельну марку при здійсненні банківської діяльності - відсутні.

5.15. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з того що, оскільки підставою для визнання недійсним належного відповідачу свідоцтва України НОМЕР_4 на підставі якого ним здійснювалася банківська діяльність з використанням торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" у справі №910/570/16 позивачем визначено пункт "а" частини першої статті 19 Закону №3689-XII (невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони) посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів частини п`ятої статті 19 цього Закону (заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав) є необґрунтованим. Водночас наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки, яка подавалася без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а тому, за висновком суду, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання спірної торговельної марки.

5.16. Також за висновком суду першої інстанції, позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення, що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

5.17. Відхиляючи як належний та допустимий доказ поданий позивачем висновок експерта від 24.05.2022 №03-2022 суд першої інстанції зазначив про те, що за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, так як і встановити належність та допустимість наданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складеного 27.03.2022, на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження.

5.18. Інших доказів, на підставі яких можливо було б визначити суму збитків за період з 28.04.2021 по 27.09.2021 позивачем суду не надано.

5.19. Місцевий господарський суд також дійшов висновку, що, враховуючи відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, заява відповідача про застосування позовної давності задоволенню не підлягає.

5.20. Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позовні вимоги суд апеляційної інстанції виходив з того, що: по-перше, обставини справи щодо правомірного використання відповідачем торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_4 при здійсненні банківської діяльності, які суд першої інстанції помилково визнав встановленими, в дійсності спростовуються матеріалами справи, а саме - судовими рішенням у справі №910/570/16 згідно з якими встановлено, що знак відповідача за свідоцтвом України НОМЕР_4 зареєстрований лише щодо товарів 14 та 28 класів МКТП, натомість відповідач використовував у своїй банківській діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке схоже настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Ощадбанку знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП; по-друге, підставою для стягнення збитків позивачем визначено саме положення пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII, зокрема, незаконне використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача.

5.21. Також суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що позивачем було належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку відповідача.

5.22. Зокрема: протиправність поведінки відповідача, яка полягала у незаконному використанні торговельної марки позивача, що встановлено судовими рішеннями у справі №910/570/16 та, в силу положень статті 75 ГПК України, не підлягає повторному доказуванню; заподіяння позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки відповідача, що виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання торговельної марки, розмір якої було встановлено висновком експерта від 24.05.2022 №03-2022; причинний зв`язок між протиправною поведінкою відповідача та заподіяними ними збитками, оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання торговельної марки, відповідач мав би укласти ліцензійний договір з позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі; наявність вини відповідача, полягає у тому, що останній усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для позивача.

5.23. Суд апеляційної інстанції, оцінивши відповідно до статті 104 ГПК України висновок від 24.05.2022 №03-2022, з`ясував, що він є належним доказом у справі, у суду не виникає сумніву щодо його правильності (не містить розбіжностей і відповідає вимогам чинного законодавства, у тому числі стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості) та ґрунтується на документах фінансової звітності відповідача за 2018-2021 роки.

6. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

6.1. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

6.2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

7.1. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для стягнення збитків. заподіяних внаслідок порушення права інтелектуальної власності.

7.2. Згідно з положеннями статей 418 - 424 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

7.3. До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів та послуг). Суб`єкт, якому належать майнові права на об`єкти права інтелектуальної власності, має виключне право дозволяти використовувати та забороняти таке використання таких об`єктів.

7.4. Згідно з положеннями частин першої, другої статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

7.5. Частиною першою статті 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

7.6. Відповідно до положень частин другої, третьої статті 426 ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

7.7. Пунктами 2, 4 статті 16 Закону №3689-XII встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

7.8. Пунктом 8 статті 16 Закону №3689-XII визначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

7.9. Відповідно до положень пункту 1 статті 20 Закону №3689-XII, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.10. Вимогами пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII, визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

7.11. Як встановлено судами попередніх інстанцій, право інтелектуальної власності позивача підтверджується свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу". Вказані обставини також, не заперечувались і відповідачем.

7.12. Таким чином, з урахуванням визначених позивачем правових підстав і наведеного ним мотивування на обґрунтування позовних вимог, Суд зазначає про те, що у разі встановлення судами фактичних даних про порушення прав позивача (неправомірного використання відповідачем саме торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_1) позивач має законне право очікувати припинення такого порушення та відшкодування відповідачем на свою користь збитків згідно з положеннями пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII.

7.13. Водночас відповідач вказує на те, що ним при здійсненні банківської діяльності використовувались власні торговельні марки, зареєстровані в установленому законом порядку.

7.14. Отже у вирішенні даного спору першочергово підлягають обставини щодо наявності/відсутності фактичних даних про порушення прав позивача шляхом використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для послуг 36 класу МКТП.

7.15. З огляду на наведене вище, саме виходячи з визначених позивачем підстав позовних вимог (пункт 2 статті 20 Закону №3689-XII), Суд погоджується з висновком суду першої інстанції щодо помилкового застосування до спірних правовідносин положень пункту 5 статті 19 цього Закону.

7.16. У контексті доводів касаційної скарги щодо неправильного застосування судом апеляційної інстанції положень частини четвертої статті 75 ГПК України та неврахування висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 13.08.2019 у справі №910/11164/16, а також наведеного нормативного регулювання і фактичних встановлених судами обставин, Суд зазначає таке.

7.17. Відповідно до частини четвертої статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

7.18. Правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду (частина сьома статті 75 ГПК України).

7.19. Як свідчить зміст оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції, обґрунтовуючи наявність правових підстав для стягнення з відповідача збитків завданих незаконним використанням відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП, суд апеляційної інстанції послався на встановлені судовими інстанціями у справі №910/570/16 докази та факти її незаконного використання відповідачем без згоди позивача, зокрема: шляхом використання в мережі Інтернет, шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації, тощо.

7.20. Отже, фактично суд апеляційної інстанції поклав в основу оскаржуваного рішення встановлені обставини судом у справі №910/570/16.

7.21. Втім Суд у постанові від 13.08.2019 у справі №910/11164/16 наголошував на необхідності дотримання приписів статті 75 ГПК України та встановлення наявності/відсутності вини саме в рамках цієї справи, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

7.22. Верховний Суд неодноразово зазначав про те, що преюдиціальність - це обов`язковість фактів, установлених судовим рішенням, яке набрало законної сили в одній справі для суду при розгляді інших справ. Преюдиціально встановлені факти не підлягають доказуванню, оскільки вони вже встановлені у рішенні суду і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву істинність і стабільність судового акту, який вступив у законну силу. Суть преюдиції полягає в неприпустимості повторного розгляду судом одного й того ж питання між тими ж сторонами (постанови Верховного Суду від 26.11.2019 у справі №902/201/19, у постанові Верховного Суду від 04.06.2020 у справі №522/7758/14-ц).

7.23. У пункті 32 постанови Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі №917/1345/17 міститься висновок, що преюдиціальне значення у справі надається обставинам, встановленим судовими рішеннями, а не правовій оцінці таких обставин, здійсненій іншим судом. Преюдиціальне значення мають лише рішення зі справи, в якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Преюдицію утворюють виключно ті обставини, які безпосередньо досліджувались і встановлювались судом, що знайшло своє відображення у мотивувальній частині судового рішення. Преюдиціальні факти відрізняються від оцінки іншим судом обставин справи.

7.24. Велика Палата Верховного Суду також неодноразово звертала увагу на те, що обставини, які підлягають встановленню судом у справі, - це юридичні факти, тобто життєві обставини (дії, події), з якими правом пов`язується виникнення юридичних наслідків, такі, як вчинення чи невчинення певної дії певною особою; настання чи ненастання певних подій; час, місце вчинення дій чи настання подій тощо. Обставини встановлюються судом шляхом оцінки доказів, які були досліджені в судовому засіданні. За наслідками такої оцінки доказів, зокрема щодо їх належності, допустимості, достовірності, достатності суд робить висновок про доведеність чи недоведеність певних обставин. Натомість правова оцінка - це висновок щодо застосування права за певних життєвих обставин. Правова оцінка може полягати, зокрема, у висновках, зроблених у зв`язку з установленими судом життєвими обставинами, про те, чи виникли юридичні наслідки та які саме, чи порушене право особи, чи виконане зобов`язання належним чином відповідно до закону та договору, чи певна поведінка є правомірною або неправомірною, чи додержано стороною вимог закону тощо (постанови Великої Палати Верховного Суду від 01.09.2020 у справі №907/29/19, від 23.11.2021 у справі №359/3373/16-ц).

7.25. Поряд з тим, не врахувавши зазначеного суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що судовими рішення у справі №910/570/16 лише встановлено обставини, що торговельні марки відповідача за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 (у тому числі і для послуг 36 класу МКТП), є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Ощадбанк знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, а послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Питання щодо законності/незаконності використання відповідачем безпосередньо позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для послуг 36 класу МКТП не було предметом спору та, відповідно, не встановлювалось у справі №910/570/16.

7.26. Водночас, преюдиціальні факти слід відрізняти від оцінки іншим судом певних обставин. Лише згадувані, але такі, що не одержали оцінку суду, обставини не можуть розглядатися як встановлені судом і не набувають властивості преюдиціальності (подібний за змістом висновок викладено у постанові Верховного Суду від 28.09.2021 у справі №907/762/16).

7.27. З огляду на наведене, висновки суду апеляційної інстанції в частині того, що судовими рішеннями у зазначеній вище справі встановлено обставини незаконного використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП є такими, що не відповідають дійсним обставинам, встановленим у судових рішеннях. Необґрунтованими також є і висновки суду апеляційної інстанції в частині того, що обсяг правової охорони, наданої торговельній марці за свідоцтвом України НОМЕР_4, дозволяв відповідачу використовувати її щодо зазначених у свідоцтві товарів 14 та 28 класів МКТП, проте не надавав відповідачу права законно (тобто без вини) використовувати торговельну марку за цим свідоцтвом при наданні послуг, що надаються при веденні банківської діяльності (36 клас МКТП), оскільки висновки суду в цій частині не узгоджуються зі встановленими у справі №910/570/16 обставинами щодо наявності у відповідача права власності на торговельні марки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_9, НОМЕР_11 та за свідоцтвом України НОМЕР_2 у тому числі і для послуг 36 класу МКТП.

7.28. Зазначене у свою чергу є наслідком нездійснення судом апеляційної інстанції належного правового аналізу обґрунтованості вимог позивача та можливості застосування положень пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII у спірних правовідносинах. Зокрема, у частині належного доведення позивачем обставин спричинення такими діями відповідача збитків (у вигляді упущеної вигоди) та, відповідно, можливості їх відшкодування.

7.29. Ураховуючи наведене, Верховний Суд погоджується з доводами касаційної скарги про неправильне застосування судом апеляційної інстанції положень частини четвертої статті 75 ГПК України.

7.30. Відносно аргументів касаційної скарги про неврахування судами положень абзацу 2 частини третьої статті 22 ЦК України у контексті висновку про недоведеність позовних вимог та заявленого розміру упущеної вигоди, а також не врахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах Верховного Суду від 30.05.2018 у справі №750/8676/15, від 07.11.2018 у справі №127/16524/16-ц, від 06.12.2019 у справі №908/2486/18, від 16.02.2021 у справі №910/14341/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 21.07.2021 у справі №394/710/17, від 11.11.2021 у справі №910/7511/20, суд касаційної інстанції зазначає таке.

7.31. У статті 22 ЦК України передбачено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування (частина перша цієї статті).

7.32. Відшкодування збитків є однією із форм або мір цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил наведеної вище статті. Загальне поняття "збитки" складається із двох складових: по-перше, "реальна шкода" (1) витрати, які особа зазнала у зв`язку із знищенням або пошкодженням речі; 2) витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права); по-друге, "збитки" (упущена вигода, під якою розуміються доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене).

7.33. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (частина третя статті 22 ЦК України).

7.34. З огляду на зазначені положення законодавства, такий спосіб захисту порушених прав та охоронюваних законом інтересів як відшкодування збитків, спрямований на відновлення порушеного майнового стану потерпілої особи та на усунення негативних майнових наслідків, що настали. Відшкодування збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності і для застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв`язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає.

7.35. У цьому контексті Суд також зазначає про те, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

7.36. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб`єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об`єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 2) шкоди, завданої суб`єктові права інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

7.37. З урахуванням положень статті 74 ГПК України, обов`язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяними збитками покладається саме на позивача. Важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення безпосереднього причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою заподіювача та збитками потерпілої сторони. Необхідно довести, що протиправна дія чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, що завдано особі, - наслідком такої протиправної поведінки.

7.38. При цьому відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків) настає лише за наявності вини.

7.39. Верховний Суд неодноразово зазначав про те, що неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

7.40. Також позивач (кредитор) має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача (боржника) стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток (подібні за змістом висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.05.2018 у справі №750/8676/15-ц та у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.06.2021 у справі №910/14341/18 на які посилається скаржник).

7.41. Тобто вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача (висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.11.2018 у справі №127/16524/16-ц).

7.42. Наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу ще не є достатньою підставою для його стягнення, оскільки у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки у розмірі доходів, які б могли бути реально отримані за звичайних обставин (мають реальний, передбачуваний та очікуваний характер).

7.43. Колегія суддів у спірних правовідносинах також звертається до висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 30.09.2021 у справі №922/3928/20, від 13.10.2021 у справі №908/2445/20, від 11.11.2021 у справі №910/7511/20 (на яку посилається скаржник) згідно з якою: "…..відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди має свою специфіку, обумовлену низкою факторів, що зумовлено, зокрема, особливістю правової природи категорії збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки момент вчинення правопорушення упущена вигода є лише можливою (майбутньою), а не наявною майновою втратою, а її розмір допустимо встановити лише приблизно, із деякими припущеннями, адже досить складним є визначення розміру тих втрат, які ще не сталися (не наступили фізично), позаяк невідомо, які чинники могли б мати вплив на прибуток. При визначенні (обчисленні) розміру упущеної вигоди першочергове значення має урахування критерію звичайних обставин (умов цивільного/господарського обороту), за яких кредитор мав достатні очікування на отримання відповідного доходу в разі належного виконання боржником своїх обов`язків. При цьому звичайними обставинами (умовами цивільного/господарського обороту) фактично є типові (нормальні) обставини (умови) комерційного обігу (функціонування ринку), а не теоретично, потенційно можливі, особливо сприятливі ситуації, що мали місце під час неналежного виконання боржником своїх обов`язків. Іншим критерієм, який необхідно враховувати при визначенні (розрахунку) розміру упущеної вигоди, є критерій розумності витрат. Сутнісний зміст цього критерію та необхідність урахування при розрахунку упущеної вигоди обумовлений принципами зобов`язального права та загальними засадами цивільного законодавства - керівними ідеями, з яких мають виходити усі без виключення учасники цивільних відносин. Визначаючи розмір збитків у вигляді упущеної вигоди, необхідно також враховувати функцію, яку повинно виконувати відповідне відшкодування. Такою функцією передусім є компенсаційна функція, яка виходить з неприпустимості збагачення потерпілої сторони зобов`язання (кредитора) та визначає своїм завданням компенсацію кредитору дійсних негативних наслідків порушення його прав. Іншими словами відновлення майнового стану кредитора за рахунок боржника має здійснюватися із розрахунку еквівалентності, співмірності між собою відшкодування та збитків".

7.44. У цьому контексті Суд зазначає про те, що дослідження і перевірка розміру та складу заявленої до стягнення суми неодержаних доходів (упущеної вигоди) має суттєве значення для правильного вирішення спору, виходячи із предмета і підстав цього позову.

7.45. Разом з цим, як встановлено судами попередніх інстанцій, вимоги позивача про стягнення упущеної вигоди базуються на розрахунку суми доходів (прибутку), які позивач міг би одержати саме у разі укладання відповідачем ліцензійного договору із позивачем (власником торговельної марки) за яким, відповідно, позивач міг отримати дохід у вигляді ліцензійних платежів (роялті) за весь період неправомірного використання торговельної марки.

7.46. При цьому, перевіряючи в ході розгляду справи по суті спору вірність розрахунків позивача, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість його розміру, оскільки визначений позивачем розмір збитку підтверджується висновком експерта від 24.05.2022 №03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності.

7.47. Виходячи з самої суті спірних правовідносин та з урахуванням встановлених судами обставин справи, колегія суддів вважає передчасним висновок суду апеляційної інстанції про належне доведення позивачем обставин щодо можливості отримання ним доходу (майнових вигод) та його дійсного розміру. Суд апеляційної інстанції не врахував, що вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

7.48. Поза увагою суду апеляційної інстанції залишились обставини, що підставою для стягнення збитків позивачем визначено положення пункту 2 статті 20 Закону №3689-XII - незаконне використання відповідачем при здійсненні банківської діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для послуг 36 класу МКТП.

7.49. Отже, у спірних правовідносинах позивач має прямий обов`язок довести, як факт незаконного використання відповідачем безпосередньо знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 для послуг 36 класу МКТП у період з 28.09.2018 по 27.09.2021 (визначений позивачем), так і реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів від використання спірної торговельної марки, однак не отриманих через винні/протиправні дії відповідача.

7.50. Водночас обов`язком суду є з`ясування фактичних обставин справи, які входять до кола доказування та має здійснюватися судом із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених статтею 86 ГПК України, щодо відсутності у доказів заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо та їх сукупності в цілому, ураховуючи взаємозв`язок і вірогідність.

7.51. Верховний Суд також зазначає, що висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України.

7.52. Суд апеляційної інстанції задовольняючи позовні вимоги в повному обсязі наведеного вище не врахував та не надав належної оцінки доводам відповідача про те, що вказані розрахунки збитків у вигляді упущеної вигоди є суто теоретичними, побудованими лише на можливих очікуваннях отримання певного доходу, а також не підтверджені відповідними первісними бухгалтерськими документами.

7.53. У той же час ані фактичних даних про наявність у позивача ліцензійних договорів щодо спірної торгової марки а ні даних про її вартість як нематеріального активу, позивачем не надано а судом, відповідно не перевірено. Більш того, судом не оцінювалися спірні відносини з точки зору можливості укладення ліцензійного договору як такого у звичайних умовах його господарського обороту.

7.54. Виходячи саме з підстав заявлених позивачем вимог у вирішенні даного спору підлягають дослідженню обставини щодо заявленого позивачем періоду розрахунку збитків. Зокрема, суду належить встановити обставини щодо обґрунтованості/необґрунтованості вимог в частині стягнення неотриманого прибутку позивачем у період до набрання чинності рішенням у справі №910/570/16. У цьому контексті суду належить також врахувати, що наявність чинного свідоцтва, зареєстрованого у законному порядку надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, виходячи з принципів правової визначеності та належного доказування.

7.55. Оцінюючи доводи касаційної скарги, Верховний Суд вважає за необхідне зазначити про закріплений в статтях 2, 13 ГПК України принцип змагальності господарського судочинства, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

7.56. Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 25.02.2021 у справі №913/38/20, від 25.02.2021 у справі №904/7804/16, від 26.02.2021 у справі №908/2847/19, від 15.11.2019 у справі №909/887/18 на які також посилається скаржник).

7.57. У цьому контексті Суд звертається сталого та послідовного висновку Верховного Суду щодо неможливості застосування учасником справи концепції "негативного доказу" для обґрунтування власної позиції.

7.58. Зокрема, Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що принцип змагальності полягає в обов`язку кожної сторони довести ті обставини, на які вона посилається на підтвердження або заперечення власних вимог у спорі. Мається на увазі, що позивач стверджує про існування певної обставини та подає відповідні докази, а відповідач може спростувати цю обставину, подавши власні докази, які вважає більш переконливими. У свою чергу суд, дослідивши надані сторонами докази, та з урахуванням переваги однієї позиції над іншою виносить власне рішення. При цьому сторони не можуть будувати власну позицію на тому, що їх позиція є доведеною, доки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу втрачає сенс уся концепція принципу змагальності.

7.59. З урахуванням наведеного вище принципу змагальності суд апеляційної інстанції залишив поза увагою, що саме позивач, як особа яка стверджує обставину завдання йому неправомірними діями відповідача збитків у формі упущеної вигоди, має обов`язок довести належними та допустимими доказами як реальність отримання вигоди у вигляді доходу від отримання ліцензійних платежів, так і розмір цього доходу.

7.60. Разом з тим, без дослідження і з`ясування наведених вище обставин ухвалене у справі оскаржуване судові рішення не можна вважати правомірним та обґрунтованим.

7.61. Статтею 86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

7.62. Обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів.

7.63. Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.

7.64. З огляду на доводи касаційної скарги в частині дотримання судом апеляційної інстанції порядку оцінки доказів, зокрема і висновку експертизи, які знайшли своє підтвердження у її розгляді, Верховний Суд дійшов висновку, що суд апеляційної інстанції належним чином не оцінив, зокрема, належність, допустимість кожного наявного у справі доказу окремо, а також достатність та взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення спору з даної справи, припустившись у зв`язку з цим порушення вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів у їх сукупності.

7.65. Отже, з урахуванням викладеного вище, судом апеляційної інстанції допущено порушення норм процесуального права, а саме статей 86, 236-238 ГПК України щодо розгляду справи на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи у їх сукупності, у зв`язку з чим суд дійшов передчасного висновку при ухваленні постанови у справі.

7.66. З огляду на те, що суд апеляційної інстанції не встановив обставин, які є визначальними і ключовими у цій справі у вирішенні даного спору, ураховуючи доводи касаційної скарги, межі розгляду справи судом касаційної інстанції, імперативно визначені статтею 300 ГПК України, оскаржуване судове рішення підлягає скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

7.67. Ураховуючи те, що за результатами касаційного перегляду оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для її скасування та направлення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, відсутні підстави для перевірки доводів касаційної скарги, зазначених у пункті 4.1.8. цієї постанови (неправильне застосування судом положень Закону України "Про судовий збір").

7.68. Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

7.69. У справі "Трофимчук проти України" (№4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

7.70. Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене зазначає, що надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

7.71. Ураховуючи зазначені вище міркування, Суд вважає, що викладені вимоги у касаційній скарзі частково знайшли своє підтвердження, наявні підстави для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції і передачі справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

8.1. Доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанцій норм права при прийнятті оскаржуваного судового рішення за результатами перегляду справи в касаційному порядку знайшли своє часткове підтвердження з мотивів і міркувань, викладених у цій постанові.

8.2. Порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення цієї справи, не можуть бути усунуті Верховним Судом самостійно в силу меж розгляду справи судом касаційної інстанції.

8.3. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

8.4. Під час нового розгляду суду слід звернути увагу на викладене у цій постанові, надати належну правову кваліфікацію спірним правовідносинам, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку, і, в залежності від встановленого, вирішити спір відповідно до закону.

9. Судові витрати

9.1. Розподіл судового збору, сплаченого за подання касаційної скарги, відповідно до частини чотирнадцятої статті 129 ГПК України, не здійснюється, адже Суд не змінює та не ухвалює нового рішення, а скасовує оскаржуване судове рішення та передає справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, тому за результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судового збору.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Луньо Іллі Вікторовича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 у справі №910/3022/22 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Бенедисюк

Суддя І. Колос

Суддя Т. Малашенкова