ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. ОдесаСправа № 916/3143/22
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Таран С.В.,

Суддів: Богатиря К.В., Поліщук Л.В.,

при секретарі судового засідання: Колцун В.В.,

за участю представників:

від Компанії "ADIDAS AG" Кравчук А.Б.,

від Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли Нікішев О.В.,

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК" участі не брали,

від Державної митної служби України в особі Одеської митниці участі не брали,

розглянувши апеляційну скаргу Компанії "ADIDAS AG"

на ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 про призначення експертизи та зупинення провадження, прийняту суддею Лічманом Л.В., м. Одеса, повний текст складено 01.08.2023,

у справі №916/3143/22

за позовом: Компанії "ADIDAS AG"

до відповідачів:

-Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли;

-Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державної митної служби України в особі Одеської митниці

про визнання імпортованих товарів контрафактними, заборону використання позначення на товарі, заборону введення у цивільний оборот та знищення товару

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2022 р. Компанія "ADIDAS AG" звернулася з позовом до Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК", в якому просила:

-визнати імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021 "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", імпортером яких є Фізична особа-підприємець Махмудов Нурулла Таги Огли, а декларантом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК", контрафактними;

-заборонити Фізичній особі-підприємцю Махмудову Нурулла Таги Огли використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом імпорту (ввезення) в Україну товарів "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021;

-заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК" використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом декларування імпорту (ввезення) в Україну товарів "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021;

-заборонити введення у цивільний оборот та знищити імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021 "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", імпортером яких є Фізична особа-підприємець Махмудов Нурулла Таги Огли, а декларантом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК", за рахунок імпортера Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли;

-зобов`язати Фізичну особу-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", імпортером яких є Фізична особа-підприємець Махмудов Нурулла Таги Огли, а декларантом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК", поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує право інтелектуальної власності позивача, намагаючись ввести в Україну взуття, митне оформлення якого зупинено Одеською митницею та на якому використано позначення (паралельно розташовані під однаковим кутом смуги), схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою Компанії "ADIDAS AG" за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000.

За вказаною позовною заявою місцевим господарським судом 29.11.2022 відкрито провадження у справі №916/3143/22.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2023 у справі №916/3143/22 залишено без розгляду позовну вимогу Компанії "ADIDAS AG" про зобов`язання Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR", імпортером яких є Фізична особа-підприємець Махмудов Нурулла Таги Огли, а декларантом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК", поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021.

29.06.2023 до суду першої інстанції від Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли надійшло клопотання б/н та б/д (вх.№21663/23 від 29.06.2023), в якому останній просив призначити у справі №916/3143/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступне питання: "Чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією №UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, у кількості 8 пар за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835?".

В обґрунтування вказаного клопотання Фізична особа-підприємець Махмудов Нурулла Таги Огли послався на те, що наданий позивачем до місцевого господарського суду висновок судового експерта Сопової Катерини Андріївни було складено на замовлення Компанії "ADIDAS AG" за результатами проведення неповного та необ`єктивного експертного дослідження, що зумовило неправильність висновку експерта про суттєву схожість позначень на бічній поверхні імпортованого відповідачем взуття зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835, тим більше, що імпортоване взуття має інші назву, кількість смужок, інші їх розміщення та колір, за яким взагалі складно одразу відрізнити наявність на взутті смужок. Крім того, на підтвердження своїх сумнівів щодо правильності вищенаведеного висновку експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022 даним відповідачем до клопотання про призначення експертизи б/н та б/д (вх.№21663/23 від 29.06.2023) було додано рецензію б/н від 15.06.2023 на вказаний висновок експерта.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 (суддя Лічман Л.В.) призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експерту Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Ткачук Тетяні Миколаївні (свідоцтво №1909 від 15.12.2017, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 25.05.2024); надано експерту для проведення дослідження матеріали господарської справи №916/3143/22, а також зразки взуття (8 пар), які були предметом дослідження при наданні експертного висновку від 16.11.2022 №177-11/22; роз`яснено учасникам справи, що згідно з частиною другою статті 38 Господарського процесуального кодексу України вони вправі з підстав, зазначених у статтях 35, 36, 37 цього Кодексу, заявити експерту відвід; оплату вартості експертизи покладено на Фізичну особу-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли; попереджено експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; провадження у справі №916/3143/22 зупинено на час проведення експертизи. На вирішення судової експертизи поставлено наступне питання:

-Чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією №UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835?.

Вказана ухвала мотивована тим, що для повного та об`єктивного встановлення обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору у даній справі, а саме: з`ясування, чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні спірного спортивного взуття, заявленого за митною декларацією №UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим місцевий господарський суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. При цьому суд першої інстанції врахував наявність обґрунтованих сумнівів щодо правильності наданого на замовлення позивача висновку експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022, а також те, що відповідач не може самостійно ініціювати замовлення висновку експерта, адже він не має доступу до об`єктів дослідження (взуття знаходиться на митниці).

Не погодившись з постановленою ухвалою, Компанія "ADIDAS AG" звернулася з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 скасувати.

Зокрема, в апеляційній скарзі скаржник наголошує на тому, що у матеріалах даної справи наявний складений на замовлення позивача висновок експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022, який містить відповідь на питання, що потребує вирішення з огляду на предмет спору, та не викликає обґрунтованих сумнівів щодо його правильності, а тому спір у цій справі може бути розглянутий за наявними доказами без проведення експертизи, призначеної оскаржуваною ухвалою за відсутності правових підстав, передбачених статтею 99 Господарського процесуального кодексу України, тим більше, що суд першої інстанції мав можливість самостійно надати оцінку таким доказам з точки зору пересічного споживача. Водночас апелянт звертає увагу суду апеляційної інстанції на те, що при постановленні оскаржуваної ухвали Господарський суд Одеської області всупереч приписів процесуального закону самостійно визначив суб`єкта проведення експертизи, здійснивши при цьому збір інформації щодо діяльності експерта Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Ткачук Тетяни Миколаївни з загальнодоступних джерел, а також не врахував, що безпідставне призначення експертизи призведе виключно до затягування строків розгляду даної справи.

У відзиві на апеляційну скаргу б/н від 19.09.2023 (вх.№2520/23/Д1 від 20.09.2023) Державна митна служба України в особі Одеської митниці зазначає про те, що не погоджується з визначеними судом першої інстанції підставами для призначення судової експертизи, у зв`язку з чим вважає оскаржувану ухвалу необґрунтованою. У даному відзиві третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача стверджує про відсутність сукупності умов, необхідних для призначення експертизи відповідно до вимог статті 99 Господарського процесуального кодексу України, оскільки у матеріалах справи вже міститься висновок експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022.

21.09.2023 до суду апеляційної інстанції від Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли надійшов відзив на апеляційну скаргу б/н та б/д (вх.№2520/23/Д2 від 21.09.2023), в якому даний відповідач просить залишити апеляційну скаргу Компанії "ADIDAS AG" без задоволення, а ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 без змін. Зокрема, вказаний відповідач посилається на те, що при вирішенні питання про призначення у даній справі судової експертизи місцевий господарський суд на підставі наявних у матеріалах доказів дійшов правомірного висновку щодо наявності обґрунтованих сумнівів у правильності поданого позивачем висновку експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Таран С.В., суддів: Богатиря К.В., Поліщук Л.В. від 04.09.2023 за вказаною апеляційною скаргою відкрито апеляційне провадження; встановлено строк для подання відзивів на апеляційну скаргу, а також будь-яких заяв чи клопотань з процесуальних питань до 19.09.2023.

В подальшому ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 25.09.2023 вирішено розглянути апеляційну скаргу Компанії "ADIDAS AG" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 поза межами строку, встановленого частиною другою статті 273 Господарського процесуального кодексу України, у розумний строк, достатній для забезпечення можливості реалізації учасниками процесу відповідних процесуальних прав з урахуванням запровадженого в Україні воєнного стану, та призначено справу №916/3143/22 до розгляду на 01.11.2023 об 11:30.

У судовому засіданні 01.11.2023, проведеному в режимі відеоконференції, представник Компанії "ADIDAS AG" апеляційну скаргу підтримав; представник Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли висловив заперечення проти її задоволення; представники Товариства з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК" та Державної митної служби України в особі Одеської митниці участі не брали, хоча були належним чином сповіщені про дату, час та місце його проведення, що підтверджується матеріалами справи (т. V а.с.164, 166, 168).

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМ-БРОК" своїм правом згідно з частиною першою статті 263 Господарського процесуального кодексу України не скористалося, відзив на апеляційну скаргу не надало, що згідно з частиною третьою статті 263 Господарського процесуального кодексу України не перешкоджає перегляду оскаржуваної ухвали суду першої інстанції.

За умовами частин першої, другої статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Заслухавши пояснення представників Компанії "ADIDAS AG" та Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності застосування Господарським судом Одеської області норм права, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи.

Відповідно до частини першої статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (частина перша статті 100 Господарського процесуального кодексу України).

Приписами статті 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Спеціальні знання це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Алгоритм та порядок встановлення фактичних обставин кожної конкретної справи не є типовим та залежить в першу чергу від позиції сторін спору, а також доводів і доказів, якими вони обґрунтовують свою позицію. Всі юридично значущі факти, які складають предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується, виходячи з підстав вимог і заперечень сторін та норм матеріального права. Підстави вимог і заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доказування, який може змінюватися в процесі її розгляду.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті. При цьому господарський суд самостійно визначає, чи є у нього необхідність у спеціальних знаннях і, відповідно, призначення для цього експертизи, чи такої необхідності немає і суд може вирішити спір на підставі інших доказів, поданих у справі.

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява №61679/00) від 01.06.2006 зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Колегією суддів враховується, що предметом позову у даній справі виступають вимоги про визнання імпортованих товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕЕ від 07.10.2022 №UA807200/2022/003021 "Взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри 5330 пар торговельна марка: "Olympia", виробник: Golsar Shoe Manufacturing Company (Olympia), країна виробник: IR" контрафактними; про заборону використання відповідачами позначень, тотожних та схожих з торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати; про заборону введення у цивільний оборот та знищення зазначеного товару.

В якості підстави позову Компанії "ADIDAS AG" зазначає про те, що відповідач порушує право інтелектуальної власності позивача, намагаючись ввести в Україну взуття, митне оформлення якого зупинено Одеською митницею та на якому використано позначення (паралельно розташовані під однаковим кутом смуги), схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою Компанії "ADIDAS AG" за міжнародною реєстрацією №730835 від 17.03.2000.

На підтвердження власної правової позиції позивачем до місцевого господарського було подано складений на замовлення Компанії "ADIDAS AG" висновок судового експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022, відповідно до якого позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивного на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією №UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835.

В свою чергу, Фізична особа-підприємець Махмудова Нурулла Таги Огли, заперечуючи проти позовних вимог, надав до суду першої інстанції відзив на позовну заяву б/н та б/д (вх.№17427/23 від 26.05.2023), в якому зазначив про те, що спірний товар неможливо сплутати із взуттям, яке виробляється під торговельною маркою позивача, з огляду на наступне: спірний товар містить не три, як зазначено на торговельному знаку Компанії "ADIDAS AG", а чотири смужки, і вони так оторочені з боків, що при поверхневому огляді складається враження, що їх навіть більше, ніж чотири; на деяких екземплярах взуття смужки, на відміну від смужок торговельної марки позивача, зверху не досягають шнурків, а знизу не досягають підошви; переважна більшість спірних товарів вироблена з матеріалу темного кольору, на який позначення смужок нанесені тим же кольором, у зв`язку з чим їх одразу і помітити неможливо, а якщо приглядатися, то одразу буде помітно те, що смужок чотири, а не три, як на торгівельній марці позивача.

На спростування поданого позивачем висновку судового експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022 вищенаведеним відповідачем до Господарського суду Одеської області було надано рецензію судового експерта вищого кваліфікаційного класу Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича б/н від 15.06.2023 на вказаний висновок експерта, згідно з якою експертне дослідження, за результатами якого складено висновок експерта №177-11/22 від 16.11.2022, проведене неповно та необ`єктивно; з використанням джерел методичного характеру, правомірність та допустимість застосування яких експертом не доведені; з неодноразовими порушеннями вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (з наступними змінами), а зроблені в результаті цього дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених статтею 3 Закону України "Про судову експертизу"; вимог частини третьої статті 69 Господарського процесуального кодексу України стосовно обов`язку експерта надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, та вимог до висновку експерта, визначених частиною першою статті 98 цього Кодексу, відтак цей висновок викликає сумніви у правильності і, як наслідок, не може слугувати джерелом доказів у справі.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що істотне значення для правильного вирішення спору у даній справі має встановлення того, чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару взуття спортивне на підошві з пластмаси (поліуретан) та верхом з натуральної шкіри, заявленого за митною декларацією № UA807200/2022/003021 від 07.10.2022, у кількості 8 пар, за артикулами 200-40-WK, 140-11-N, 110-12-N, 140-22-N, 110-22-N, Green-20, 110-11-N, Green-30, схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією №730835, між тим встановлення вказаних фактів неможливе без застосування спеціальних знань.

Відповідно до пункту 5.1, 5.2 розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) одним із видів судових експертиз є експертиза об`єктів інтелектуальної власності, основним завданням якої є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У пункті 5.5 розділу V вищенаведених Науково-методичних рекомендацій викладено орієнтовний перелік вирішуваних питань, до якого, зокрема, включено питання: "Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?".

Таким чином, враховуючи те, що призначена у даній справі судова експертиза спрямована на встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто обставин, які мають значення для правильного вирішення спору та якими сторони обґрунтовують свої вимоги і заперечення, при цьому для з`ясування цих обставин необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, Південно-західний апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що місцевий господарський суд з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись процесуальним законом, обґрунтовано призначив у справі №916/3143/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, тим більше, що визначення доцільності або необхідності призначення експертизи є прерогативою суду, який відповідно до приписів господарського процесуального законодавства має сприяти учасникам справи в отриманні доказів, що підтверджують їх вимоги або заперечення, а у Фізичної особи-підприємця Махмудова Нурулла Таги Огли відсутня можливість надати висновок експерта, виготовлений на його замовлення, адже, беручи до уваги перебування спірного взуття на митниці, останній не має доступу до об`єктів дослідження.

Твердження скаржника про те, що у матеріалах справи міститься сукупність доказів, необхідних для правильного та всебічного розгляду спору, у тому числі складений на замовлення позивача висновок експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022, апеляційним господарським судом оцінюються критично, оскільки, по-перше, суд не володіє спеціальними знаннями у сфері визначення тотожності (істотної подібності) об`єктів інтелектуальної власності і за наявності висновку експерта №177-11/22 від 16.11.2022, наданого позивачем, та негативної рецензії на нього, наданої одним з відповідачів, тобто доказів, що є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи; по-друге, в силу імперативних приписів статті 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта, складений на замовлення позивача, не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодекс; по-третє, на етапі вирішення питання про можливість призначення експертизи суд, з урахуванням наявних у справі доказів, оцінює наданий стороною висновок експерта виключно через призму наявності/відсутності обґрунтованих сумнівів щодо його правильності, натомість доводи Компанії "ADIDAS AG" про те, що поданий нею висновок експерта є належним, допустимим та достовірним доказом у цій справі, стосуються саме доказового значення відповідного висновку, яке буде оцінене судом вже під час розгляду справи по суті (при цьому суд не повинен самостійно досліджувати схожість позначень відповідно до свого власного переконання саме як пересічний споживач, адже для цього необхідні спеціальні знання).

Доводи Компанії "ADIDAS AG" стосовно того, що у матеріалах справи відсутні інші висновки експертів, які б суперечили висновку експерта Сопової Катерини Андріївни №177-11/22 від 16.11.2022 або б містили протилежні висновки, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки чинне процесуальне законодавство не пов`язує можливість виникнення у суду обґрунтованих сумнівів щодо правильності поданого стороною висновку експерта виключно з наявністю інших або протилежних експертних висновків, натомість для існування таких сумнівів достатньо самого факту суперечливості відповідного висновку з будь-якими іншими наявними у матеріалах справи доказами.

Судом апеляційної інстанції відхиляються посилання апелянта на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 18.06.2018 у справі №916/1506/17, в межах розгляду якої до суду також подавався висновок експерта Сопової Катерини Андріївни, наданий на замовлення позивача, оскільки вказане судове рішення не містить жодних преюдиційних обставин, які б підлягали врахуванню судом під час розгляду справи №916/3143/22, і зазначені справи взагалі жодним чином не пов`язані одна з одною. Крім того, вищенаведена постанова не підтверджує позицію позивача, що поданого ним висновку експерта Сопової Катерини Андріївни достатньо для вирішення спору по суті, а, навпаки, зі змісту цієї постанови вбачається, що висновок вказаного експерта не був покладений в основу рішення суду першої інстанції, який не посилався на відповідний висновок як на доказ, що підтверджує вимоги позивача або спростовує заперечення відповідача, натомість місцевим господарським судом, як і у справі №916/3143/22, було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Аргументи скаржника стосовно того, що при постановленні оскаржуваної ухвали Господарський суд Одеської області всупереч приписів процесуального закону самостійно визначив суб`єкта проведення експертизи, є необґрунтованими, оскільки, по-перше, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про те, що під час вирішення питання щодо експерта або експертної установи, якому або якій слід доручити проведення експертизи, сторони дійшли взаємної згоди; по-друге, безпосередньо в силу приписів частини третьої статті 99 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно; по-третє, доручаючи проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності експерту Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Ткачук Тетяні Миколаївні, місцевий господарський суд належним чином обґрунтував свій висновок щодо обрання вказаного експерта, адже ним запропоновані найкоротші строки проведення експертизи (лист №241/2023-вих від 14.07.2023) в порівнянні з іншими установами, що має відповідати інтересам учасників даної справи в контексті недопущення надмірної тривалості розгляду цієї справи.

Саме по собі посилання місцевого господарського суду в оскаржуваній ухвалі на те, що із загальнодоступних джерел не вбачається будь-яких претензій до експертної діяльності Ткачук Тетяни Миколаївни, беручи до уваги, що суд при цьому не приєднав до матеріалів справи з власної ініціативи будь-яких нових доказів, жодним чином не порушує прав учасників справи та не зумовлює неправильності висновку щодо необхідності призначення у даній справі судової експертизи.

Водночас колегія суддів зауважує на тому, що зупинення провадження у справі це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунуті.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Пунктом 6 частини першої статті 229 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, зумовленим неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Враховуючи те, що при призначенні судової експертизи матеріали справи направляються до судово-експертної установи і в цей період неможливо проводити відповідні процесуальні дії, суд в такому випадку може скористатися своїм правом, наданим йому процесуальним законом, що не може вважатися порушенням норм процесуального права.

Зазначений правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 10.12.2018 у справі №910/9883/17.

Конструкція вищенаведених правових норм процесуального закону не передбачає подвійного тлумачення, їх правильне застосування місцевим господарським судом при постановленні ухвали від 25.07.2023 є очевидним і не викликає у суду апеляційної інстанції будь-яких сумнівів.

Таким чином, наведені вище обставини обґрунтованості призначення судом експертизи та зупинення у зв`язку з цим провадження у справі спростовують посилання скаржника на затягування судового процесу, адже дотримання судом повноти та всебічності встановлення обставин справи спрямовано саме на дотримання статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а не навпаки.

З огляду на викладене та враховуючи те, що доводи апелянта про порушення Господарським судом Одеської області норм права при прийнятті оскаржуваної ухвали суду від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 не знайшли свого підтвердження, підстав для скасування зазначеного судового акта колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду не вбачає.

Керуючись статтями 232, 233, 236, 240, 255, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії "ADIDAS AG" залишити без задоволення, ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.07.2023 у справі №916/3143/22 без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і відповідно до приписів статті 287 Господарського процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови складено та підписано 06.11.2023.

Головуючий суддя С.В. Таран

Суддя К.В. Богатир

Суддя Л.В. Поліщук