ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2023 р. Справа№ 910/14606/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Полякова Б.М.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання: Гріщенко А.О.

та представників сторін:

від апелянта - не з`явилися,

від ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" - Поліщук Н.В.,

від ТОВ "КЛО-2017" - Гуназа Ю.Є.,

вільний слухач - ОСОБА_2,

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпостач» на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року

у справі № 910/14606/21 (суддя Бондаренко - Легких Г. П.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпостач»

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю «КЛО-2017»

про визнання права інтелектуальної власності, визнання незаконним правових актів індивідуальної дії та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21 у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпостач» відмовлено, судові витрати покладено на позивача.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, товариство з обмеженою відповідальністю «Дорпостач» (надалі по тексту - ТОВ «Дорпостач», позивач, апелянт) звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21, та ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. Крім того, стягнути з відповідача на користь апелянта суму понесених судових витрат у розмірі 16 620,00 грн. та суму понесених судових витрат у суді першої інстанції. Крім того, апелянтом до апеляційної скарги додано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, апелянт зазначає, що судом першої інстанції під час розгляду справи порушено норми процесуального права та не з`ясовано обставин, які мають значення для справи.

Щодо порушення норм процесуального права, то апелянт зазначає.

13.12.2023 року судом першої інстанції було винесено ухвалу про заміну відповідача правонаступником, якою було задоволено заяву позивача та замінено Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі по тексту - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (надалі по тексту - ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», відповідач).

17.03.2023 року ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» було подано до суду відзив на позовну заяву без обґрунтування необхідності його подання.

Заперечення позивача проти долучення до матеріалів справи вищевказаного відзиву, на думку позивача, не були взяті до уваги судом першої інстанції.

Таким чином, апелянт вважає, що судом першої інстанції було порушено норми процесуального права та принципи господарського судочинства, що є підставою для скасування оскаржуваного рішення.

Щодо не з`ясування судом першої інстанції обставин, які мають значення для справи, то апелянт зазначає наступне.

У своїй позовній заяві позивач наголошував на тому, що у висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи №147243/ЗМ/20 від 30.12.2020 року, який оскаржується, вказано, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно із ст.. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони.

При цьому, підставою стало те, що «для всіх товарів 4 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є таким, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику), бо до його складу включено зображувальний знак у вигляді стилізованого «дракона», раніше зареєстрованого на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «КЛО-2017» (надалі по тексту - ТОВ «КЛО-2017»), щодо споріднених товарів 4 класу.

Посилаючись на ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджених наказом Держпатенту від 28.07.1995 року №116, апелянт зазначає, що Укрпатент має право відмовити в наданні правової охорони виходячи з таких підстав: знак є оманливим або таким, що може вввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги (п.п. ґ, п. 4.3.1.3 Правил, п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); знак, раніше зареєстрований чи заявлений на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг (п.п. а, п. 4.3.2.1 Правил, п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

При цьому, апелянт наголошує, що останній неодноразово наголошував, що вищевказані підстави є взаємовиключними, оскільки у випадку якщо знак сам по собі є оманливим або таким, що може ввести в оману, то він не може бути вже зареєстрованим на ім`я іншої особи, оскільки в такому випадку такій особі контролюючий орган повинен був також винести рішення про відмову у наданні правової охорони, керуючись п.п. ґ, п. 4.3.1.3 Правил, п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», але у оскаржуваному висновку фактично міститься порівняння з раніше зареєстрованим в Україні знаком на ім`я третьої особи - свідоцтво №184873 від 25.04.2014 року, а не порівняння з певним товаром чи товаровиробником.

Таким чином, на думку апелянта, залишилось незрозумілим відносно чого саме заявлене позначення може вводити споживачів в оману - відносно певного товару чи відносно певного виробника. При цьому, апелянт наголошує, що у оскаржуваному висновку за результатами кваліфікаційної експертизи №147243/ЗМ/20 від 30.12.2020 року вказано - «належність їх іншому виробнику», тобто мова йде саме про виробника певних товарів.

Також апелянт наголошує і на тому, що в матеріалах справи відсутні докази, що третя особа ТОВ «КЛО-2017» є виробником товарів 4 класу МКТП.

Крім того, апелянт в апеляційній скарзі зазначає, що відповідачем не було підтверджено належними та допустимими доказами, той факт, що заявлене позначення у заявці №m2018 30297 від 21.12.2018 року може ввести в оману споживачів щодо третьої особи, яка виробляє товар, оскільки ТОВ «КЛО-2017» не є виробником товарів 4 класу МКТП, тобто правова підстава, вказана у оскаржуваному висновку не була доведена під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Проте, місцевий суд фактично визнав встановленою іншу правову підставу для відмови у реєстрації заявленої торговельної марки позивача - п.п. а, п. 4.3.2.1 Правил, п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка не вказується у оскаржуваному висновку та не є предметом даного спору.

Також, апелянт заперечує щодо критичного оцінення місцевим судом, наданого позивачем висновку експерта В.В. Жирка від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ, а також заперечує, щодо визнання місцевим судом висновку комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №0002360 від 27.12.2014 року складеного 19.10.2017 року за №1156, належним та допустимим письмовим доказом, оскільки, предмет цього висновку стосується зовсім інших обставин, які входять до предмета доказування по кримінальній справі №589/1884/19, та жодним чином не стосуються рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про відмову державній реєстрації торговельної марки по заявці №m2018 30297 від 21.12.2018 року.

Таким чином, на думку апелянта, рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у даній справі є таким, що підлягає скасуванню.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.06.2023 року апеляційну скаргу ТОВ «Дорпостач» передано для розгляду колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

Ухвалою від 12.06.2023 року витребувано з господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/14606/21 за позовом ТОВ «Дорпостач» до ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВ «КЛО-2017» про визнання права інтелектуальної власності, визнання незаконним правових актів індивідуальної дії та зобов`язання вчинити дії та відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою ТОВ «Дорпостач» на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21 до надходження матеріалів справи № 910/14606/21 до Північного апеляційного господарського суду.

19.06.2023 року від господарського суду міста Києва на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2023 року надійшли матеріали справи № 910/14606/21.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.06.2023 року клопотання ТОВ «Дорпостач» про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі № 910/14606/21 задоволено. Поновлено ТОВ «Дорпостач» пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі № 910/14606/21. Відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Дорпостач» про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі № 910/14606/21. Розгляд апеляційної скарги ТОВ «Дорпостач» призначено на 09.08.2023 року. Вирішено інші процесуальні питання.

11.07.2023 року через відділ документообігу суду від відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Обґрунтовуючи поданий відзив відповідач зазначає, що місцевим судом правомірно критично оцінено наданий позивачем висновок експерта В.В. Жирка від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ, оскільки експертом не зазначено докладного опису проведеного дослідження, і відповідно такий висновок не може вважатися обґрунтованим.

Відповідач погоджується з висновком місцевого суду, що експертом залишено поза увагою спільний складовий елемент зображень позначень та заявкою №m2018 30297 від 21.12.2018 року та за торговельною маркою №184873, та жодним чином зображувальні позначення не були досліджені на предмет однорідності в частині розташувань елементів, кольорів, тощо.

Також відповідач вважає вірним висновок щодо до того, що кінцевою підставою для відмови у наданні правової охорони заявленому комбінованому позначенню за заявкою №m2018 30297 після проведеної експертизи по суті є абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в редакції, що діяла на дату подання заявки.

Щодо незаконності вимоги позивача зобов`язати відповідача визнати право інтелектуальної власності на торговельну марку по заявці № m2018 30297 стосовно товарів 4 класу МКТП, то відповідач зазначає, що для реалізації зазначеної вимоги необхідно, щоб об`єктивно існувала зареєстрована торговельна марка.

Подання заявки на торговельну марку ще не засвідчує жодного права інтелектуальної власності на відповідний об`єкт, оскільки відповідність торговельної марки умовам надання правової охорони ще не доведено.

Так само і право на одержання свідоцтва за поданою заявкою на торговельну марку - це лише гіпотетичне право набути в майбутньому права інтелектуальної власності на торговельну марку після отримання свідоцтва, яке виникає при дотриманні встановленої процедури та за умови, що торговельна марка відповідає умовам правової охорони.

Право на одержання свідоцтва за поданою заявкою на торговельну марку, яке можна визначити як право очікування - це обмежене право, за яким заявник наділений лише певним шансом отримати право інтелектуальної власності в майбутньому.

У даній справі позивач подав лише заявку на торговельну марку, сплативши офіційний збір за подання заявки, дотримавши певну визначену законодавством процедуру, тобто вчинив дії, спрямовані на виникнення формальних правових передумов, необхідних для набуття права лише очікувати отримання права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Таким чином, зважаючи на той факт, що торговельна марка ще не визнана такою, що відповідає умовам правової охорони, і позивач здійснює лише спробу набути право інтелектуальної власності та торговельну марку, позовна вимога: «визнати право інтелектуальної власності на торговельну марку по заявці № m2018 30297 від 21.12.2018 року» є безпідставною та необґрунтованою, а також не є належним способом захисту та не відповідає чинному законодавству.

Враховуючи викладене, відповідач погоджується з висновками місцевого суду, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки докази у справі в їх сукупності не підтверджують незаконності рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки по заявці позивача № m2018 30297 від 21.12.2018 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 07.08.2023 року, у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.08.2023 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Остапенка О.М., Полякова Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.08.2023 року прийнято до свого провадження апеляційну скаргу ТОВ «Дорпостач» на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21 та призначено до розгляду на 09.08.2023 року.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2023 року розгляд справи № 910/14606/21 за апеляційною скаргою ТОВ «Дорпостач» відкладено на 20.09.2023 року.

06.09.2023 року через відділ документообігу суду від ТОВ «КЛО-2017» надійшли пояснення по справі, в яких представник зазначає, що підтримує викладене відповідачем у відзиві на апеляційну скаргу.

Також представник вважає за необхідне додатково повідомити суд апеляційної інстанції, що в даний час Шосткинський міськрайонний суд Сумської області розглядає справу №589/1884/19 по обвинуваченню колишнього директора ТОВ «Дорпостач» ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України(незаконне використання знака для товарів і послуг).

Стороною обвинувачення в ході кримінального провадження було встановлено, що громадянин ОСОБА_1 перебуваючи в період 2013-2017 років на посаді директора ТОВ «Дорпостач» вчинив злочин у сфері інтелектуальної власності, а саме, ТОВ «Дорпостач», здійснюючи роздрібну торгівлю пальним, на інформаційних табло (стелях), стендах, фризи навісів автозаправних станцій, використовувало позначення у вигляді стилізованого «дракона».

Згідно висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1156 від 19.10.2017 року, позначення, нанесені на інформаційних табло (стелях), стендах та фризи навісів автозаправних станцій ТОВ «Дорпостач», є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №184873 від 25.04.2014 року і це призводить до введення в оману споживачів щодо продавця товарів, надавача послуг.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг №184873 від 25.04.2014 року видано Державною службою інтелектуальної власності ПП «Автопрофіт», яке в подальшому передало право на зазначений знак ТОВ «Автобансервіс». В свою чергу, ТОВ «Автобансервіс» передало ТОВ «КЛО-2017» всі права, що виникають зі свідоцтва на знак для товарів і послуг №184873 від 25.04.2014 року, та відповідно до рішення №24210 від 26.11.2018 року Міністерства економічного розвитку, право власності зареєстровано за ТОВ «КЛО-2017».

В свою чергу, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Дорпостач», не отримавши будь-яких дозволів від ПП «Автопрофіт» та ТОВ «Автобансервіс» на використання знаку для товарів і послуг, що посвідчене свідоцтвом №184873 від 25.04.2014 року, всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» здійснював реалізацію продукції, використовуючи позначення, яке вводить в оману споживачів.

Відповідно до висновку судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1169 від 19.12.2017 року сума матеріальної шкоди, яка завдана ПП «Автопрофіт» ТОВ «Дорпостач`в результаті використання останнім знаку для товарі в і послуг за свідоцтвом №184873 від 25.04.2014 року, складає 1863327,30 грн., ТОВ «Автобансервіс» - 30449498,00 грн., що у відповідності до примітки ст.. 229 Кримінального кодексу України в 1000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великому розмірі.

Таким чином, представник третьої особи зазначає, що враховуючи, що Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України у висновках №1156 від 19.10.2017 року та №1169 від 19.12.2017 року встановлено протиправність використання ТОВ «Дорпостач» знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №184873 від 25.04.2014 року, елементи якого є складовою частиною торгівельної марки по заявці m2018 30297 від 21.12.2018 року, висновок експерта В.В. Жирка від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ, який не володіє інформацією про існування вищевказаних висновків Національної академії правових наук України та не враховує обставини, встановлені у іншій справі, не може вважатись складеним з урахуванням всіх існуючих факторів, та, відповідно, не може вважатись повним та об`єктивним.

Таким чином, на підставі викладених обставин, представник ТОВ «КЛО-2017» просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Дорпостач».

20.09.2023року у судовому засіданні оголошено перерву по справі до 18.10.2023 року.

В судове засідання 18.10.2023 року з`явилися представник відповідача та третьої особи та дали усні пояснення по справі.

Представник апелянта в судове засідання не з`явився, при цьому надіслав до суду клопотання про розгляд справи без участі представника апелянта.

Крім того, в поданому клопотанні апелянт просить суд долучити до матеріалів справи висновок судового експерта від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ та врахувати його під час розгляду справи.

28.06.2023 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Згідно із ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, в суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Дорпостач» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економіки України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання права інтелектуальної власності, визнання незаконним правових актів індивідуальної дії та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані обставинами неправомірної відмови позивачу в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m201830297 від 21.12.2018 року, у зв`язку з чим позивач просить суд: визнати незаконним рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Про відмову в державній реєстрації торговельної марки» по заявці позивача № m201830297 від 21.12.2018 року; визнати незаконним висновок ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 147243/ЗМ/20 від 30.12.2020 року по заявці позивача № m201830297 від 21.12.2018 року; визнати право інтелектуальної власності за позивачем на торговельну марку по заявці №m201830297 від 21.12.2018 року; зобов`язати Міністерство економіки України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію на ім`я позивача торговельної марки по заявці №m201830297 від 21.12.2018 року та видати відповідне свідоцтво відповідно до вимог ст. 13, 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Також позивачем подано до господарського суду міста Києва уточнену позовну заяву.

В уточненій позовній заяві позивач уточнив позовні вимоги та змінив склад відповідачів, заявивши вимоги лише до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та просить суд: визнати незаконним рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Про відмову в державній реєстрації торговельної марки» по заявці позивача № m201830297 від 21.12.2018 року; визнати незаконним висновок ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 147243/ЗМ/20 від 30.12.2020 року по заявці позивача № m201830297 від 21.12.2018 року; визнати право інтелектуальної власності за позивачем на торговельну марку по заявці № m201830297 від 21.12.2018 року; зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію на ім`я позивача торговельної марки по заявці № m2018 30297 від 21.12.2018 року.

30.09.2021 року господарський суд міста Києва ухвалою відкрив провадження у справі, розгляд справи з врахуванням уточнених позовних вимог ухвалив здійснювати в загальному позовному провадження та призначив підготовче засідання.

В подальшому, місцевим судом залучено ТОВ «КЛО-2017» в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача.

Також місцевим судом 13.12.2022 року замінено ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на його правонаступника у спірних правовідносинах - ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21 у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпостач» відмовлено, судові витрати покладено на позивача.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, місцевий суд зазначив, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами порушення прийнятим ДП «Український інститут інтелектуальної власності» рішенням, у вигляді висновку, прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а відтак позовні вимоги про визнання незаконним рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Про відмову в державній реєстрації торговельної марки» по заявці позивача № m201830297 від 21.12.2018 року є необгрунтованим та такими, що не підлягають задоволенню.

При цьому, місцевий суд зазначив, що кінцевою (остаточною) підставою для відмови у наданні правової охорони заявленому комбінованому позначенню за заявкою №m 2018 30297 після проведеної експертизи по суті є абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі по тексту - Закон № 3689-ХІІ), в редакції, що діяла на дату подання заявки.

За вказаних обставин, не є обґрунтованими доводи позивача в частині задоволення позовних вимог з тих підстав, що у повідомленні №112260/ЗМ/20 від 21.10.2020 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності» здійснило посилання на можливу підставу відмови у реєстрації - п. 3 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, а у висновку від 30.12.2020 року вих. №147243/ЗМ/20 фактично відмовив з підстав передбачених абзацом 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, оскільки таді дії ДП «Український інститут інтелектуальної власності» не суперечать згаданому Закону.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та заслухавши пояснення представників відповідача та третьої особи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Дорпостач» слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі №910/14606/21 залишити без змін, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 21.12.2018 року ТОВ «Дорпостач» подана заявка №m 2018 30297 «Про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні» для всіх товарів 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

21.10.2020 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надіслано повідомлення №112260/3М/20, у якому зазначено, що відповідно до п. 4.5.2. «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» можлива відмова у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг. Підстава: заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 4 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є таким, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику), бо до його складу включено зображувальний знак у вигляді стилізованого «дракона» (свідоцтво №184873 від 25.04.2014 року, заявка № m 2013 05707 від 03.04.2013 року, раніше зареєстрованого в Україні на ім`я ТОВ «КЛО - 2017», щодо споріднених товарів 4 класу (п. 3 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ).

Повідомленням від 21.10.2020 року №112260/3М/20 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» запропонував позивачеві, у випадку незгоди з наведеними підставами, подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Позивач стверджує, що 16.11.2020 року ним було надіслано ДП «Український інститут інтелектуальної власності» свою мотивовану відповідь на повідомлення №112260/3М/20 від 21.10.2020 року, в якій позивач зазначив, що запропонований товарний знак не є тотожним і схожим зі знаком за свідоцтвом №184873 від 25.04.2014 року настільки, що його можна сплутати та просив ДП «Український інститут інтелектуальної власності» винести позитивне рішення щодо реєстрації позначення за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року.

Проте, згідно Висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи №147243/3М/20 від 30.12.2020 року, позивачу було відмовлено у реєстрації торговельної марки за вказаною заявкою для всіх товарів 4 класу МКТП, зазначених у матеріалах заявки.

Підставою Висновку стало те, що для всіх товарів 4 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є таким, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику), бо до його складу включено зображувальний знак у вигляді стилізованого «дракона» (опис знаку) (свідоцтво №184873 від 25.04.2014 року, заявка № m 2013 05707 від 03.04.2013 року, раніше зареєстрованого в Україні на ім`я ТОВ «КЛО - 2017» (UA), щодо споріднених товарів 4 класу МКТП (п. 2 ст. 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Позивач вважає, що Висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікованої експертизи №147243/3М/20 від 30.12.2020 року та рішення про відмову в державній реєстрації торгівельної марки є протиправним (незаконним), а тому позивач має право на звернення до суду з вимогою про визнання права інтелектуальної власності на торговельну марку за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року і зобов`язання відповідача внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки позивача за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року.

При цьому, позивач наголошує на тому, що належним чином оформленого рішення про відмову в реєстрації або реєстрації торговельної марки відповідач не надсилав та позивач не отримав, а також на тому, що Висновок № 147243/ЗМ/20 від 30.12.2020 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони та рішення про відмову у державній реєстрації торгівельної марки є протиправними (незаконними) та прийняті з допущенням процедурних порушень, а за позивачем необхідно визнати право інтелектуальної власності на торговельну марку за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року, у зв`язку з чим, необхідно зобов`язати відповідача внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки позивача. В підтвердження позовних вимог, позивач разом з клопотанням про долучення доказів, що надійшло до суду 22.12.2021 року (том 1, а.с. 143-156) надав суду Висновок експерта В. В. Жирко від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ. Відповідаючи на поставлені питання, судовий експерт Жирко В. В. прийшов до висновків що позначення за заявкою №m 2018 30297 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України №184873, а також не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно торговельної марки за свідоцтвом України №184873.

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 16.08.2020 року кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його УНОІВ.

На підставі такого висновку за заявкою УНОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення УНОІВ за заявкою надсилається заявнику.

Отже, відповідно до зазначених правових норм за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, закладом експертизи виноситься висновок, який після затвердження набуває статусу Рішення.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 16.08.2020 року заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до п. 3 ст. 10 цього Закону. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання закладом експертизи до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Судом першої інстанції вірно встановлено та не заперечується сторонами, що з даним позовом ТОВ «Дорпостач» звернулось до господарського суду міста Києва в межах встановлених строків.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 осподарського кодексу України).

Аналогічні норми містяться в ст. 494 Цивільного кодексу України та Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Закон № 3689-ХІІ).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Датою подання заявки № m 2018 30297 стосовно реєстрації знака для товарів 4 класу МКТП є 21.12.2018 року.

Станом на 21.12.2018 року - дату подання заявки - діяв Закон № 3689-ХІІ в редакції зі змінами, внесеними законом від 09.04.2015 N 317-УІІІ, що набрав чинності з 21.05.2015.

Відповідно до ст. 1 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 21.05.2015 року знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 21.05.2015 року правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а саме статтею 6.

16.08.2020 року набрали чинності зміни до Закону № 3689-ХІІ, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 року № 815-IX (надалі - Закон № 815-IX).

Пунктом 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №815-ІХ встановлено, що «Експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, крім передбаченого цим Законом опублікування таких заявок, при цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки».

Формальна експертиза за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року була завершена 23.10.2019 року згідно з Висновком формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг № 110811/ЗМ/19.

Отже, експертиза заявки №m 2018 30297 проводилась відповідно до Закону № 3689-ХІІ зі змінами від 16.08.2020 року, при цьому, відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони повинна була визначатись згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки, тобто відповідно до Закону № 3689-ХІІ в редакції зі змінами, внесеними законом від 09.04.2015 року N 317-УІІІ, що набрав чинності з 21.05.2015 року.

Згідно із ст. 10 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 16.08.2020 року експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, а саме Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 року № 72) (надалі - Правила).

Під час проведення експертизи як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил застосовуються Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року № 91 (надалі - Методичні рекомендації).

Експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у ст.6 Закону № 3689-XII з урахуванням пункту 4.3. Правил.

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону № 3689-ХІІ в редакції від 16.08.2020 року кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його УНОІВ.

На підставі такого висновку за заявкою УНОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику.

Як зазначалось вище, заявником було подано заявку №m 2018 30297 від 21.12.2018 року про реєстрацію знака для товарів 4 класу МКТП.

За заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року позивача Укрпатент (орган який до 08.11.2022 року виконував функції УНОІВ) провів формальну та кваліфікаційну експертизи відповідно до Закону № 3689-ХІІ та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ, в редакції, що діяла на дату подання заявки - правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ, в редакції, що діяла на дату подання заявки, об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, в редакції, що діяла на дату подання заявки - згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими аботакими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно зі ст. 1 Закону № 3689-ХІІ , в редакції, що діяла на дату подання заявки, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 розділу ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), прийнятої Світовою Організацією торгівлі в 1994 році із змінами і доповненнями, внесеними Протоколом від 6 грудня 2005 року (діє з 23.01.2017), будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, мають здатність утворювати торговий знак. Такі знаки, зокрема слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки. Якщо ознаки природно не дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від відмінності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб знаки сприймалися візуально.

Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака, не виключає небезпеку введення в оману споживача, в тому числі щодо особи виробника (продавця) чи надавача послуг.

ДП «Український інститут інтелектуальної власності», реалізуючи власні функції УНОІВ при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки позивача №m 2018 30297 від 21.12.2018 року, здійснив перевірку на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом № 3689-ХІІ, в тому числі, частинами 2 та 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ: чи не є воно схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо послуги (товару) або особи, яка її надає. При цьому, Укрпатент використовував інформаційну базу закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Як підтверджено матеріалами справи та встановлено місцевим судом, заявнику було надіслано Повідомлення від 21.10.2020 року № 112260/ЗМ/20 щодо можливої відмови у реєстрації знака за заявкою №m 2018 30297 від 21.12.2018 року відносно усього переліку товарів і/або послуг.

У відповідному Повідомленні зазначалося наступне:

Заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 4 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є таким, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику), бо до його складу включено зображувальний знак у вигляді стилізованого «дракона» (опис знаку)(свідоцтво № 184873 від 25.04.2014, заявка № т 201305707 від 03.04.2013р.), раніше зареєстрованого в Україні на ім`я ТОВ «КЛО-2017» (17А) , щодо споріднених товарів 4 класу. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. ІІ, ст.6, п.3).

У випадку незгоди з наведеними підставами, заявник має право протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки (п. 4.5.3 Правил).

Будь-яке коригування переліку товарів і послуг, запропоноване в контексті мотивованої відповіді, має бути наведене виключно за текстом узгодженого переліку, наявного у Висновку формальної експертизи, з обов`язковим виділенням (підкресленням тощо...) того, про що йдеться.

Відповідно до п. 4.5.3 Правил заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення відомства надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Як підтверджено матеріалами справи та підтверджено самими сторонами, заявник (позивач) надав відповідь щодо можливої відмови у реєстрації знака, та зазначив, що запропонований товарний знак не є тотожним і схожим з відомим знаком настільки, що його можна сплутати.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m 2018 30297 від 21.12.2018 року закладом експертизи 30.12.2020 року було винесено висновок (вих. № 147243/ЗМ/20) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, яке після затвердження набуло статусу Рішення про відмову реєстрації знака.

Зі змісту наявного в матеріалах справи висновку ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 30.12.2020 року, вбачається, що підставами для відмови позивачу в наданні правової охорони заявленому ним комбінованому позначенню за заявкою №m2018 30297 згідно рішення про відмову реєстрації знака від 30.12.2020 року вих. № 147243/ЗМ/20, є: позначення за заявкою №m 2018 30297 для всіх товарів 4 класу МКТП є таким, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику), бо до його складу включено зображувальний знак у вигляді стилізованого «дракона» (свідоцтво № 184873 від 25.04.2014, заявка № т 201305707 від 03.04.2013року), раніше зареєстрованого в Україні на ім`я ТОВ «КЛО-2017» (17А) , щодо споріднених товарів 4 класу.

Отже, місцевим судом підставно встановлено, що кінцевою (остаточною) підставою для відмови у наданні правової охорони заявленому комбінованому позначенню за заявкою №m 2018 30297 після проведеної експертизи по суті є абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, в редакції, що діяла на дату подання заявки.

За вказаних обставин, апеляційний суд погоджується з місцевим судом, що не є обґрунтованими доводи позивача в частині задоволення позовних вимог з тих підстав, що у повідомленні №112260/3М/20 від 21.10.2020 року відповідач здійснив посилання на можливу підставу відмови у реєстрації - п. 3 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, а у висновку від 30.12.2020 року вих. № 147243/ЗМ/20 фактично відмовив з підстав передбачених абзацом 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ, оскільки такі дії Укрпатенту не суперечать згаданому Закону.

Позивач, обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, посилається в більшості на неузгодженість позиції ДП «Український інститут інтелектуальної власності», щодо підстави для відмови у наданні правової охорони заявленому ним комбінованому позначенню за заявкою №m2018 30297 у повідомленні №112260/3М/20 від 21.10.2020 року та у висновку від 30.12.2020 року вих. № 147243/ЗМ/20.

Вказані доводи відхиляються судом апеляційної інстанції в силу вищевикладеного.

Як убачається з матеріалів справи, на підтвердження позовних вимог, а саме те, що позначення за заявкою №m 2018 30297 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України №184873 та не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу відносно торговельної марки за свідоцтвом України №184873, позивачем надано Висновок експерта В. В. Жирко від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79 ГПК України).

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, згідно якого висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Як убчається з матеріалів справи, на розгляд експерта поставлено два питання: 1. Чи є позначення за заявкою №m 2018 30297 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України №184873? 2. Чи є позначення за заявкою №m 2018 30297 таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно торговельної марки за Свідоцтвом України №184873?

Відповідаючи на поставлені питання, судовий експерт Жирко В. В. прийшов до висновків що позначення за заявкою №m 2018 30297 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України №184873, а також не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно торговельної марки за Свідоцтвом України №184873.

Обгрунтовуючи рішення в частині відхилення висновку експерта суд першої інстанції зазначив, що позначення за заявкою №m 2018 30297 та торговельна марка №184873 є комбінованими, а саме складаються як із словесних елементів, так і зображувальних елементів. Можливість введення в оману споживача можуть мати як словесні, так і зображувальні позначення (знаки), а також комбіновані позначення (знаки).

Одним з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг та/або позначень, що порівнюються.

Небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника, однак може побічно вказувати на певну особу, внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов`язаними з іншими виробниками або надавачами послуг, вже відомими споживачу як виробники, надавачі тотожного чи спорідненого товару, послуги.

Судом встановлено, що відповідаючи на поставлене питання щодо схожості чи відмінністі конкуруючих комбінованих позначень за свідоцтвом України №184873 (власник третя особа) та за заявкою №m 2018 30297 (заявник позивач), експертом було досліджено лише словесні елементи позначень, які експерт визначив як домінуючи.

Проте, таке дослідження, без врахування інших елементів позначень, зокрема зображувальних, кольорового виконання, суд вважає не вірним методологічно, оскільки позивач та третя особа діють на одному ринку продажу товарів на автозаправних станціях, і використання конкуруючих комбінованих позначень відбувається саме в цій діяльності.

Експерту необхідно було врахувати,що використання конкуруючих позначень на вивісках АЗК, сприймається споживачем саме візуально та в цілому, а не тільки щодо одного елементу комбінованого позначення, словесного.

Отже, апеляційний суд вважає вірними твердження місцевого суду, що висновок експерта про те, що словесний елемент конкурючих комбінованих позначень, є домінуючим, та проведення дослідження щодо порівняння тільки словесного елемента, є неповним, і експерт, відповідаючи на поставлені питання, зобов`язаний був провести дослідження та порівняти позначення в цілому ( колір, зображення, словесний елемент) з огляду на комбінованість позначень.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно пункту 11.1.12. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 - Під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з:

комбінованими позначеннями;

тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Проте, експертом залишено поза увагою спільний складовий елемент зображень позначень за заявкою №m 2018 30297 та за торговельною маркою №184873, та жодним чином зображувальні позначення не були досліджені на предмет однорідності в частині розташувань елементів, кольорів тощо.

Натомість, зображувальні елементи комбінованих позначень експертом взагалі не порівнювались, не було досліджено на предмет їх домінування, розташування тощо, що є порушенням Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг та Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

В свою чергу, позивач в своїй відповіді на повідомлення Укрпатенту від 21.10.2020 року №112260/3М/20, а також безпосередньо в позовній заяві вказує на те, що домінуючими елементами комбінованого позначення третьої особи згідно торговельної марки №184873 - є зображення дракона та текстова частина, а домінуючим елементом позначення позивача за заявкою №m 2018 30297 є словесне позначення, а також один зображувальний елемент.

Крім того, судом встановлено, що експертом не було досліджено питання використання позивачем (ТОВ «Дорпостач») та третьою особою (ТОВ «КЛО-2017») комбінованих позначень відносно класів МКТП в своїй господарській, зокрема, відносно товарів і послуг 4 класу МКТП, позначення за якими подане на реєстрацію позивачем згідно заявки №m 2018 30297.

За таких обставин, місцевий суд дійшов вірного висновку, що висновок експерта про те, що позначення за заявкою №m 2018 30297, не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням торгівельної марки за свідоцтвом № 184873, без порівняння видів діяльності, в яких юридичні особи використовують дані позначення, та порівняння товарів щодо яких господарюючими суб`єктами використовуються позначення, є неповним.

На переконання суду, висновок експерта повинен бути повним та категоричним, та не має допускати іншого розуміння змісту, ніж зазначений. Втім, в порушення приписів п. 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, експертом не зазначено докладного опису проведеного дослідження, і відповідно такий висновок не може вважатися обґрунтованим, при цьому висновки експерта суперечать іншим матеріалам справи, з чого слідує, що вказаний висновок судового експерта не є належними і допустимим доказом у даній справі.

За встановлених вище обставин, висновок експерта В. В. Жирко від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ правомірно відхилено місцевим судом.

Крім того, суд зазначає, що відносно торговельної марки за свідоцтвом України №184873, зображувальний елемент у вигляді істоти чорного кольору з круглим тулубом з крилами чи ніжками (чи у вигляді стилізованого «дракона») та фон жовтого кольору є відмітними елементами даної торговельної марки, що робить відмітною в цілому торговельну марку за свідоцтвом України №184873. Позначення за заявкою позивача №m 2018 30297 містить тотожні зображувальні елементи у вигляді істоти чорного кольору з круглим тулубом з крилами чи ніжками (чи у вигляді стилізованого «дракона») та фону жовтого кольору, що може ввести в оману споживача щодо товарів (належність їх іншому виробнику) та послуг, що їх надає третя особа - ТОВ «КЛО-2017».

Так, згідно з підпунктом 4.3.1.3 ґ) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з п. 4.3.1.9 Правил відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Також у цьому пункті вказано, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Великий тлумачний словник сучасної української мови терміни, що використані в Законі, визначає у наступних значеннях: "Омана - 1. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне". Асоціація - 3. Зв`язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т.ін. викликає інше.

Тобто, під асоціацією розуміється встановлення, в результаті набутого досвіду, стійкого зв`язку між двома об`єктами, внаслідок чого, при появі одного об`єкта асоціативної пари, забезпечується актуалізація іншого.

Позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Виходячи зі змісту визначення «асоціація», небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або особи, яка надає послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача під час сприйняття ним такого позначення асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, якщо таке позначення здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншими виробниками такого самого чи спорідненого товару.

При цьому, суд звертає увагу позивача, що з аналізу абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-ХІІ, в редакції, що діяла на дату подання заявки, вбачається, що позначення в тому числі здатне ввести в оману щодо особи, що надає послуги, або виробляє товар.

Отже, наявність в позначенні за заявкою №m 2018 30297 та в торговельній марці за свідоцтвом України № 184873, що належить та використовується в господарській діяльності третьою особою - ТОВ «КЛО-2017» (що не заперечується учасниками справи), спільного (однакового) зображувального знаку у вигляді стилізованого «дракона» чорного кольору, однакового фону жовтого кольору, може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Суд вважає вірними доводи відповідача проте, що з метою з`ясування ступеню впливу на споживача, закладу експертизи необхідно було дослідити товари, а також послуги, для яких заявляється позначення (в тому числі їх спорідненість в межах одного класу МКТП) та використовується протиставлене позначення, що на переконання суду встановлено в оскаржуваному висновку, що набуло статусу рішення, на підставі поданих відповідачеві документів.

При цьому, для встановлення такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, товари і послуги 4 класу МКТП, що заявлені на реєстрацію у заявці №m 2018 30297 є спорідненими для товарів і послуг, що їх надає інша особа згідно 4 класу МКТП, для яких зареєстроване свідоцтво України №184873 від 25.04.2014 на володільця реєстрації - Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛО-2017» (третя особа), що було встановлено Укрпатентом при проведенні експертизи по суті.

З огляду на наведене вище, при використанні заявленого позначення у заявці №m 2018 30297 для маркування товарів 4 класу МКТП у свідомості споживачів можуть виникнути асоціації, які насправді не відповідають дійсності та пов`язані з ТОВ «КЛО-2017», яке є володільцем торговельної марки за свідоцтвом України № 184873 від 25.04.2014, а відтак, його використання заявником не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів.

Що стосується пояснень ТОВ «КЛО-2017» щодо того, що в даний час Шосткинський міськрайонний суд Сумської області розглядає справу №589/1884/19 по обвинуваченню колишнього директора ТОВ «Дорпостач» ОСОБА_1 у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг), то суд зазначає, що з огляду на триваюче кримінальне провадження (розгляд кримінальної справи №589/1884/19 згідно інформації з Судової влади України станом на дату винесення рішення триває) висновок комісійної судової експертизи в кримінальному провадженні не може бути оцінений в даній господарській справі саме як висновок судової експертизи, проте може бути оцінений судом як належний та допустимий письмовий доказ,отриманий в рамках кримінального провадження №0002360 від 27.12.2014, яке триває і на теперішній час, який додатково підтверджує, що існує можливість сплутування споживачами особи виробника товарів ( в даному випадку позивача та третьої особи при продажу товарі 4 класу МКТП).

Перевіряючи правомірність дій або рішень Укрпатенту, суд, не втручаючись у дискрецію останнього, з`ясовує і визначає наявність чи відсутність підстав для визнання недійсним оскаржуваних дій або рішень з огляду на відповідність реалізації дискреції закону та на узгодженість дій/рішень, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, процедурними нормами, обставинами справи тощо.

Дискреційні повноваження - це сукупність прав та обов`язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта.

Аналіз статті 19 Конституції України дає підстави для висновку, що діяльність органів державної влади здійснюється у відповідності до спеціально-дозвільного типу правового регулювання, яке побудовано на основі принципу «заборонено все, крім дозволеного законом; дозволено лише те, що прямо передбачено законом».

Застосування такого принципу суттєво обмежує цих суб`єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки, а також забезпечує використання ними владних повноважень (у тому числі делегованих) виключно в межах закону і тим самим істотно обмежує можливі зловживання з боку держави та її органів.

В постанові КГС ВС від 07.07.2022 у справі №910/886/21, Верховний Суд зауважив, що можна виокремити, такі основні види дискреції органу:

- дискреція щодо прийняття або вчинення як такого рішення/дії, тобто орган має право самостійно вирішувати, чи буде/не буде приймати або вчиняти рішення/діяти у конкретній ситуації;

- дискреція щодо вибору одного з декількох варіантів рішення/дії, тобто органу, у передбачених законом підставах та варіантів надається можливість прийняти одне з юридично допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій за даних обставин;

- дискреція щодо способу дії, тобто органу надається можливість самостійно вирішити, яким чином він буде діяти/приймати рішення, яке він вважає найкращим за даних обставин у конкретній ситуації.

Крім того, КГС ВС зазначив, що дискреційні повноваження Укрпатенту у прийнятті рішень за заявками про реєстрацію знаків для товарів і послуг мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля.

За таких обставин, апеляційний суд погоджується з місцевим судом, що ДП «Український інститут інтелектуальної власності» при прийнятті висновку від 30.12.2020 року (вих. №147243/3М/20) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, діяв у межах делегованих йому повноважень із застосуванням порядку розгляду заявок, передбаченого Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116, Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року N 91 та із з`ясуванням ступеню впливу на споживача послуг для яких заявляється та використосується протиставлене позначення, на підставі поданих закладу експертизи (Укрпатенту) документів заявником, що узгоджується з конституційним принципом верховенства права.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що твердження позивача про те, що відповідачем у справі було прийнято неправомірне рішення щодо відмови у наданні правової охорони за заявкою № m201830297 від 21.12.2018, року не знайшло свого підтвердження.

Як і не знайшли свого підтвердженя і твердження позивача в суді апеляційної інстанції.

Посилання позивача на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, які на його думку є підставою для скасування судового рішенн колегія судів вважає необґрунтованими.

Позиція позивача в цій частині звоиться до прийняття до уваги судом першої інстанції відзиву відповідача, що був поданий правонаступником після закриття підготовчого провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується апелянтом 13.12.2023 року судом першої інстанції було винесено ухвалу про заміну відповідача правонаступником, якою було задоволено заяву позивача та замінено ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

17.03.2023 року ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» було подано до суду відзив на позовну заяву.

При цьому, апеляційним судом встановлено, що у матеріалах справи міститься відзив ДП «Український інститут інтелектуальної власності», який було подано у строк, відповідно до ухвали суду від 30.09.2021 року.

ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» у своєму відзиві повністю підтримує позицію ДП «Український інститут інтелектуальної власності» викладену у відзиві, про що і зазначено місцевим судом у своєму рішенні.

Тому, на думку суду, подання відзиву ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» як правонаступника ДП «Український інститут інтелектуальної власності», у якому було підтримано позицію відповідача до його заміни щодо спору у даній справі, не є порушенням норм процесуального права.

В будь-якому випадку вказані обставини не є порушеннями норм процесуального права, що мають наслідком обов`язкове скасування судового рішення у відповідності до положень ч. 3 ст. 277 Господарського процесуального кодексу України.

Поданй апелянтом до суду апеляційної інстанції висновок судового експерта від 06.12.2021 року №СЕ-19/104-21/36962-ІВ не приймається судом апеляційної інстанції, як доказ та не враховується при прийнятті рішення в силу положень ч. 3 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, колегія суддів приходить до висновку, що підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного рішення не вбачається, доводи позивача викладені в апеляційній скарзі не спростовують висновків місцевого суду, викладених в рішенні та встановлених ним обставин.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Дорпостач" на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року

у справі № 910/14606/21 - залишити без задоволення.

2.Рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2023 року у справі № 910/14606/21 - залишити без змін.

3.Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4.Справу №910/14606/21 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

В зв`язку із перебуванням судді Остапенка О.М. у відпустці повний текст постанови підписано 06.11.2023 року.

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді Б.М. Поляков

О.М. Остапенко