ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2023 р. Справа№ 910/10548/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Сітайло Л.Г.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023

у справі № 910/10548/22

за позовом комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та

товариства з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс»,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - громадська організація «Смарт Сіті Хаб»,

про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на комбіновану торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зобов`язання вчинити дії

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 06.11.2023

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі - КП «ГІОЦ») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс» (далі - Товариство);

- зобов`язання державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- рішенням Київської міської ради (далі - КМР) від 21.11.2017 №500/3507 (далі - Рішення №500/3507) затверджено концепцію «ІНФОРМАЦІЯ_1 2020» (далі - Концепція), якою передбачено ключові напрямки розвитку м. Києва, зокрема: модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста; використання технологій для ефективного управління містом; пунктом 2 Рішення №500/3507 зобов`язано ініціаторів розроблення міських цільових програм враховувати Концепцію під час розроблення міських цільових програм; візуальним позначенням (візією) Концепції є словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що передбачено в самій Концепції; отже, Концепція, а відповідно і її позначення (візія) у вигляді словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», з 2017 року (часу затвердження Концепції) ототожнюється з виконанням міських цільових програм (що впроваджуються на виконання Концепції) та з виконавцями цих програм (виконавцями робіт/послуг, що надаються громаді м. Києва в рамках таких програм), визначеними Київською міською радою;

- рішенням КМР від 18.12.2018 №461/6512 затверджено комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки (далі - Програма); КП «ГІОЦ», як співвиконавець Програми, здійснює, зокрема, закупівлю та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка (пункт 7 сектор 2.2 Транспорт та міська мобільність);

- пунктом 3.5 Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженого розпорядженням виконавчого органу КМР (Київської державної адміністрації) від 22.10.2018 №1887 (далі - Порядок), передбачено, що оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП) є КП «ГІОЦ»; відповідно до пункту 5.2 Порядку оператор зобов`язаний організувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу;

- на виконання зобов`язань, передбачених Порядком, КП «ГІОЦ» з 2018 року здійснює розповсюдження (продаж) зазначених електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу з використанням платіжних терміналів комплексного самообслуговування (далі - ПТКС), встановлених в публічних місцях, зокрема, на станціях комунального підприємства «Київський метрополітен», на яких нанесено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- отже, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» асоціюється у споживачів (пасажирів) з точками продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу, тобто з ПТКС КП «ГІОЦ», а відповідно, з КП «ГІОЦ», як надавачем цих послуг, а також з Програмою та Концепцією в рамках яких запроваджено (розпочато) надання таких послуг;

- Товариство у відповідності до зазначених рішень та розпорядження КМР не має жодного стосунку до Концепції, не є виконавцем Програми та учасником АСОП, а тому не бере участі у реалізації заходів, передбачених Програмою, та не наділене правом/обов`язком здійснювати продаж (розповсюдження) електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу;

- зважаючи на наведені обставини, використання Товариством як торговельної марки повністю аналогічного за виглядом позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для автоматів з продажу квитків, вводить в оману споживачів послуг з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів), як щодо виду послуг, що надаватимуться через ці автомати, так і щодо виробника/надавача таких послуг, яким є КП «ГІОЦ».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 відмовлено у задоволенні позовних вимог комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та товариства з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - громадська організація «Смарт Сіті Хаб», про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» та зобов`язання вчинити дії.

Ключовим мотивом рішення є:

- судом встановлено відсутність порушення прав КП «ГІОЦ» на спірне комбіноване позначення, а отже позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Не погоджуючись з рішенням місцевого суду, Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 й прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у повному обсязі.

Ключовими аргументами скарги є:

- суд вийшов за межі позовних вимог,

- судом прийнято рішення без з`ясування обставин справи, з невірним застосуванням ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Від УКРНОІВІ надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач зауважував, що місцевим судом прийнято обґрунтоване та законне рішення.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справа № 910/10548/22 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Поляков Б.М., судді Сітайло Л.Г., Остапенко О.М. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.08.2023 витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/10548/22. Відкладено вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги, до надходження матеріалів справи.

На виконання ухвали від 07.08.2023 з Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/10548/22.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі № 910/10548/22, розгляд справи призначено на 09.10.2023.

В судовому засіданні 09.10.2023, порадившись на місці, колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи до 06.11.2023.

В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Абзацом четвертим статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) визначено, що торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Об`єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Відповідно до частини другої статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місцевим судом, що 21.11.2017 Рішенням №500/3507 було затверджено Концепцію, в якій передбачено ключові напрямки розвитку м. Києва, зокрема: модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста, використання технологій для ефективного управління містом. Пунктом 2 зазначеного рішення ініціаторів розроблення міських цільових програм зобов`язано враховувати Концепцію під час розроблення міських цільових програм.

Концепцією передбачено, що візуальним позначенням (візією) Концепції є словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1». Тому, як вказує КП «ГІОЦ», Концепція, а відповідно і її позначення (візія) у вигляді словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», з 2017 року ототожнюється з виконанням міських цільових програм, що впроваджуються на виконання Концепції, та з виконавцями цих програм.

Концепцією було визначено таке зображення візії «ІНФОРМАЦІЯ_1»:«».

Рішенням КМР від 18.12.2018 №461/6512 затверджено Комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки (Програма).

КП «ГІОЦ» є співвиконавцем Програми та здійснює, зокрема, забезпечення виконання заходів з закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка.

Тобто, позивач не є власником зображення візії «ІНФОРМАЦІЯ_1», а є лише оператором АСОП.

Розпорядженням виконавчого органу КМР (Київської державної адміністрації) від 22.10.2018 №1887 затверджено Порядок.

Пунктом 3.5 Порядку визначено, що оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва незалежно від форм власності є КП «ГІОЦ».

Відповідно до пункту 5.2 Порядку оператор зобов`язаний організувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.

На виконання передбачених Порядком зобов`язань КП «ГІОЦ» з 2018 року здійснює розповсюдження (продаж) зазначених електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу з використанням платіжних терміналів комплексного самообслуговування встановлених у публічних місцях, зокрема, на станціях КП «Київський метрополітен», на які нанесено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується відповідними фотокопіями.

Отже, на думку позивача, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» асоціюється у споживачів (пасажирів) з точками продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу та відповідно з КП «ГІОЦ» як надавачем цих послуг, а також з Програмою та Концепцією, у рамках яких запроваджено (розпочато) надання таких послуг.

При цьому, позивач стверджує, що Товариство у відповідності до зазначених рішень та розпорядження КМР не має жодного стосунку до Концепції, не є виконавцем Програми та учасником автоматизованої системи обліку оплати проїзду і відповідно не бере участі у реалізації передбачених Програмою заходів та не наділене правом/обов`язком здійснювати продаж (розповсюдження) електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу.

Зважаючи на наведені обставини, КП «ГІОЦ» вважає, що реєстрація як торговельної марки та використання Товариством заявленого позначення повністю аналогічного із зображенням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для автоматів з продажу квитків введе в оману споживачів послуг з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів), як щодо виду послуг, які надаватимуться через ці автомати, так й щодо виробника/надавача таких послуг.

Разом з тим, у квітні 2015 року ОСОБА_1 створила Твір - «» і тим самим набула всі авторські права на нього. 07.12.2016 ОСОБА_1 передала повністю (відчужила) всі майнові права автора на Твір на користь Організації за договором та відповідно до акта приймання-передачі від 07.12.2016.

В свою чергу, Організація використовувала Твір у своїй господарській діяльності, а саме в офісі (договір про використання Організацією у період з 2016 року по 2018 рік приміщення офісу за адресою: Національний комплекс «Експоцентр України», просп. Академіка Глушкова, 1) під час публічних заходів (презентацій, хатаконів тощо).

06.11.2019 Організація подала заявку №m201929785 на реєстрацію торговельної марки «», після чого право на отримання свідоцтва було передано Товариству (Договір №01/2021).

28.09.2022 було зареєстровано торговельну марку «» за свідоцтвом України НОМЕР_2, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 28.09.2022 №39/2022.

В той же час, з наданих позивачем зображень терміналів з продажу квитків «Е-КВИТОК» вбачається, що КП «ГІОЦ» використовувалося комбіноване позначення «», яке належить Товариству.

Як правильно зауважив суд першої інстанції, позивачем не надано жодних доказів щодо того, на яких правових підставах він розміщував на терміналах продажу квитків твір (торговельну марку «»), виключні авторські права чи будь-які інші майнові права на який йому не належали.

Також матеріали справи не містять доказів, які б підтверджували, що права на використання твору як об`єкта авторського права - «» на терміналах позивача чи іншим чином ні автор твору ( ОСОБА_1 ), ні Організація, ані Товариство КП «ГІОЦ» не надавали, жодних договорів (правочинів) чи будь-яких інших документів з цього приводу з позивачем не укладалося.

Таким чином, що позивач розмістив на терміналах продажу квитків твір «» і використовує його в своїй комерційній діяльності з метою отримання прибутку без жодних правових підстав, чим порушує майнові авторські права на твір та права на торговельну марку.

Окрім того, з наданих КП «ГІОЦ» додатків-роздруківок неможливо встановити дату, коли такі термінали з надання послуг почали працювати, використовуючи розміщений на них твір, тобто з якої конкретно дати розпочалося порушення майнових авторських прав.

Товариством же належним чином підтверджено початок використання Твору Організацією, отримання майнових прав останнім на Твір, та подальше передання майнових прав на торговельну марку «» Товариству (презентаційні матеріали щодо створення твору авторкою ОСОБА_1 ; договір від 07.12.2016 про передання (відчуження) майнових прав, укладений ОСОБА_1 і Організацією; акт приймання-передачі твору від 07.12.2016, підписаний ОСОБА_1 і Організацією; стаття від 15.08.2018 під назвою: «Що таке ІНФОРМАЦІЯ_1 и чому не можна «зробити як в Лондоні» (в оригіналі назва статті наведена рос. мовою); договір про використання Організацією у період з 2016 року по 2018 рік. приміщення офісу за адресою: Національний комплекс «Експоцентр України» проспект Академіка Глушкова, 1).

Колегія зауважує, що відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

З огляду на встановлені вище обставини, враховуючи відсутність порушення прав КП «ГІОЦ» на комбіноване позначення - твір «», місцевий суд прийшов до правильного висновку, що позовні вимоги останнього задоволенню не підлягають.

Колегія суддів також погоджується з висновком місцевого суду щодо неприйняття наданого позивачем висновку експерта за результатами дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04.11.2022 №132/22, за яким експерт дійшов висновків, що: комбіноване позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується КП «ГІОЦ» на автоматах з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів) є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою від 06.11.2019 №m201929785; торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №m201929785 є схожою до ступеня сплутування з комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке стало відомим в м. Києві до дати подання Товариством заявки на реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1»; торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою від 06.11.2019 №m201929785 є такою, що може ввести в оману споживачів і створити у них помилкове враження що товари, роботи і послуги, які надаються з використанням торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №201929785 , надаються саме КП «ГІОЦ», як оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва незалежно від форм власності, оскільки експертом порівнювалися твір «», який належить Організації, та використовувався КП «ГІОЦ» без належних правових підстав та в подальшому був поданий Організацією на реєстрацію до Укрпатенту зі зміною одного з семи малюнків розташованих у шаховому порядку за заявкою №m201929785, після чого право на отримання свідоцтва було передано Товариству (Договір №01/2021) і останній став володільцем свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку «».

Доводи апеляційної скарги також не спростовують того факту, що позивач незаконно, без дозволу правовласника/суб`єкта авторського права (Організації) використовує належне останньому унікальне оригінальне кольорове художнє зображення (твір), яке є об`єктом авторського права та яке повністю відтворює зареєстровану на ім`я Товариства торговельну марку.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів скаржника та їх відображення у судових рішеннях, питання вичерпності висновків суду, суду апеляційної інстанції ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (Рішення ЄСПЛ від 18.07.2006). Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

У даній справі апеляційний суд дійшов висновку, що скаржникові було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені в апеляційній скарзі не спростовують обґрунтованих та правомірних висновків суду першої інстанції.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення першої інстанції - без змін як такого, що ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права.

У зв`язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні апеляційної скарги та залишає без змін раніше ухвалене судове рішення, на скаржника покладаються витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 253-255, 269, 276, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі № 910/10548/22 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2023 у справі № 910/10548/22 залишити без змін.

3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на скаржника.

4. Справу №910/10548/22 повернути до Господарського суду міста Києва.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Повний текст складено 08.11.2023.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді Л.Г. Сітайло

О.М. Остапенко