ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"23" жовтня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/23/23

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

при секретарі судового засідання: Ігнатишеної А.О.,

за участю представників:

позивача: Наумчук І.П. - за ордером АС№1050859 від 28.12.2022,

відповідача: Шаповалов Р.Ю. - за ордером ВН№1251256 від 28.05.2023,

розглянувши справу №916/23/23 за позовом Фізичної особи - підприємця Дружиніної Юліанни Сергіївни ( АДРЕСА_1 ; ел. пошта представника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до Фізичної особи - підприємця Ішкова Сергія Олександровича ( АДРЕСА_2 ) про заборону використання торговельної марки,

ВСТАНОВИВ:

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача, заяв, клопотань, процесуальні дії суду:

Позивач в обґрунтування власних позовних вимог, зазначає, що є фізичною особою-підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність з виробництва фармацевтичних препаратів, матеріалів, медичних і стоматологічних інструментів, матеріалів іншого електричного устаткування. 14.09.2022 Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» видано Дружиніній Ю.С. свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку за заявкою №m202024546 від 20.11.2020, а саме знаку для товарів і послуг комбінованим позначеннями, утвореними поєднанням графічних та словесних елементів: більше та менше коло в середині з графічною літерою «L» з символом у формі корони над літерою та з написом між двома колами, який повторюється «Leader by Druzhinina».

Позивачка вказує про те, що вона першою розпочала використовувати назву «Leader» у сфері перманентного макіяжу, та першою розробила та використала зображення, подане до заявки на знак для товарів і послуг у тому вигляді, в якому воно на даний час використовується. Зазначену торговельна марку позивачка активно використовує при провадженні підприємницької діяльності, а також використовує торговельну марку на апаратах (машинках) для нанесення перманентного макіяжу, виробництво яких здійснюється в Китайській Народній Республіці на спеціальне замовлення ФОП Дружиніної Ю.С .

У листопаді 2021 року, позивачка виявила в соціальній мережі «Instagram», що на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється продаж апаратів (машинок) для нанесення перманентного макіяжу, на які нанесений напис з торговельною маркою, заявку на реєстрацію якої вона подала 20.11.2020. Позивачка через третіх осіб почала листування в соціальній мережі «Instagram» з інтернет-магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останні зазначили, що вони продають такі ж самі апарати, як і у ФОП Дружиніної Ю.С. , з зображенням торгівельної марки «Leader by Druzhinina» на апараті та його пакуванні.

Так, позивачкою встановлено, що власником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram» є ФОП Ішков Сергій Олександрович . 04.12.2021 позивачка направила лист-претензію з вимогою припинити використання торгівельної марки «Leader by Druzhinina» на поштову адресу ФОП Ішкова С.О. : АДРЕСА_3 . Каналами електронного зв?язку позивачкою отримано відповідь від ФОП Ішкова С.О. , в якій останній повідомив, що не вбачає порушень ЗУ «про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Крім цього, позивачка відмічає, що 10.09.2022 третьою особою ОСОБА_3 зроблено замовлення апарату для нанесення перманентного макіяжу з логотипом «Leader by Druzhinina» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережи «Instagram». 14.09.2022 представник позивачки ОСОБА_4 та треті особи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в приміщенні Нової пошти, яка розташована за адресою АДРЕСА_4 , отримали під відеозапис посилку, в якій знаходився вищезазначений апарат для перманентного макіяжу з нанесеним позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з логотипом «Leader by Druzhinina» на пакуванні. Отриманий апарат був поміщений в коричневий конверт з написом «Речовий доказ №14-09/22-1Д від 14.09.2022», який опечатано та долучено до справи, як речовий доказ. 20.09.2022 за адресою АДРЕСА_5 , працівником ФОП Дружиніної Ю.С. , ОСОБА_3 був під відеозапис поміщений в коричневий пакет з написом «Речовий доказ №20-09/22-1Д від 20.09.2022» апарат для перманентного макіяжу з нанесеним позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з логотипом «Leader by Druzhinina» та опечатаний, який подано до справи, як речовий доказ разом з відеозаписом.

29.05.2023 за вх.№17544/23 до суду від ФОП Ішкова С. О. надійшов відзив на позов, де останній вказує про те, що єдиний доказ позивачки про існування відношення відповідача до реалізації зазначеної в позовній заяві продукції - це наявність згадки карткового рахунку відповідача, як отримувача коштів в скріншотах переписки з інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », соціальної мережи «Instagram». До того ж, відповідач відмічає, що позивачкаю не додано жодних доказів, що саме відповідач є фізичною особою-підприємецем, який здійснював реалізацію продукції зі спірним маркуванням, тому відповідно до ст. 20 ГПК України позивач не мав законних підстав обирати господарський суд, як судову юрисдикцію для вирішення цього спору.

Поряд із цим, відповідач вказує про те, що позивачкою не подано до суду та не зазначено про наявність в неї оригіналів доданого листування до матеріалів справи, у зв`язку з чим, відповідач ставить під сумнів достовірність вказаного листування. Відповідач відмічає, що відповідно до постанов ВСУ від 19.01.2021 у справі № 922/51/20, від 14.12.2021 у справі № 910/17662/19 суд може не взяти до уваги копію (паперову копію) електронного доказу, у випадку якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу; учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги (частини п`ята, шоста статті 96 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідач додатково вказує про те, що згідно свідоцтва на торговельну марку, виданого Дружиніній Ю.С. вбачається, що свідоцтво розповсюджується лише на товари 3 класу МКТП (косметичні товари) та послуги 44 класу МКТП, в той час як виготовлення, пропонування до продажу, реалізація, розповсюдження товарів у вигляді пристроїв регулюються 8 класом МКТП, а отже не є предметом охорони вказаного свідоцтва.

Ухвалою суду від 05.01.2023 залишено без руху позовну заяву від 02.01.2023 за вх.№22/23 ФОП Дружиніної Ю.С. до ФОП Ішкова С.О. про заборону використання торговельної марки, стягнення 300000 грн, встановлено ФОП Дружиніній Ю.С. строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, для подання до суду заяви про усунення недоліків позовної заяви, яка має містити: докази доплати судового збору в сумі 4500грн; обґрунтований розрахунок суми моральної шкоди.

Заявою від 13.03.2023 за вх.№7808/23 позивач усунув недоліки позову, а саме, відмовився від позовної вимоги про стягнення 300000грн моральної шкоди.

Ухвалою суду від 03.04.2023 задоволено заяву представника ФОП Дружиніної Ю.С. від 29.03.2023 за вх.№10131/23 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду по справі №916/23/23.

У судовому засіданні 05.04.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву на 29.05.2023 об 11год.30хв.

Ухвалою суду від 12.04.2023 задоволено частково клопотання ФОП Дружиніної Ю.С. , викладене у позові та доповнене клопотанням від 11.04.2023 за вх.№11691/23, про витребування доказів.

29.05.2023 за вх.№17544/23 від відповідача до суду надійшов відзив на позов, в якому відповідач просив залишити позов позивача без руху внаслідок порушення п.2 ч.3 ст.162 ГПК України, а саме не зазначення в позовній заяві поштового індексу позивача та реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідача.

У судовому засіданні 29.05.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву на 24.07.2023 об 11год.00хв.

21.07.2023 за вх.№24803/23 до суду від позивача надійшла заява про зміну предмету позову (доповнення позовних вимог).

У судовому засіданні 24.07.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву на 07.08.2023 об 11год. 10хв.

Ухвалою суду від 26.07.2023 постановлено проводити судові засідання по справі за участю позивача в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою суду від 07.08.2023 позовну заяву Фізичної особи - підприємця Дружиніної Юліанни Сергіївни від 02.01.2023 за вх.№22/23 по справі 916/23/23 залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

10.08.2023 до Господарського суду Одеської області від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви за вх.№27318/23, із змісту якої вбачається усунення недоліків встановлених ухвалою суду від 07.08.2023.

Ухвалою суду від 11.08.2023 продовжено розгляд справи №916/23/23 та підготовче засідання суду призначено на "16" серпня 2023 р. о 12:00.

15.08.2023 за вх.№27728/23 від представника відповідача надійшла заява про поновлення процесуального строку для надання відзиву по справі №916/23/23.

У судовому засіданні 16.08.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву на 04.09.2023 об 15год.00хв.

31.08.2023 за вх.№29861/23 від представника відповідача надійшли заперечення на заяву від 21.07.2023 за вх.№24803/23 про зміну предмету позову (доповнення позовних вимог)

31.08.2023 за вх.№29830/23 від представника відповідача надійшла заява про поновлення процесуального строку для надання відзиву по справі №916/23/23

Ухвалою суду від 04.09.2023 відмовлено у задоволенні заяви від 21.07.2023 за вх.№24803/23 Фізичної особи - підприємця Дружиніної Юліанни Сергіївни про зміну предмету позову (доповнення позовних вимог); задоволено заяви Фізичної особи - підприємця Ішкова Сергія Олександровича від 15.08.2023 року за вх.№27728/23 та від 31.08.2023 за вх.№29830/23 про поновлення процесуального строку для надання відзиву по справі №916/23/23; залучено до розгляду справи відзив Фізичної особи - підприємця Ішкова Сергія Олександровича на позовну заяву від 29.05.2023 за вх.№17544/23; закрито підготовче провадження по справі №916/23/23 та призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні на 18.09.2023 о 10 год. 30 хв.

Ухвалою суду від 18.09.2023 відкладено судове засідання по справі №916/23/23 на 02.10.2023 о 10год. 00хв.

У судовому засіданні 02.10.2023 оголошено протокольну ухвалу про перерву на 04.10.2023 об 12год. 00хв.

Ухвалою суду від 04.10.2023 відкладено судове засідання по справі №916/23/23 на 16.10.2023 о 09год. 50хв.

Ухвалою суду від 16.10.2023 відкладено судове засідання по справі №916/23/23 на 23.10.2023 о 09год. 30 хв.

Зміст спірних правовідносин, фактичні обставини справи та докази, на підставі яких судом встановлені обставини справи:

На підтвердження того, що правоволодільцем на торговельну марку (зображення знака «Leader by Druzhinina») є Дружиніна Юліанна Сергіївна , позивачка подала до справи копію свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_1 від 14.09.2022 (заявка № m202024546 від 20.11.2020) (охорона торговельної марки розповсюджується відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг на класи 3 та 44).

За 3 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків визначається нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати: абразивний папір; аерозолі для освіження подиху; алмазний пил (абразив); алюмінієві галуни (в?яжучі засоби); антиперспіранти (парфумерно-косметичні препарати); ароматизатори для напоїв (ефірні олії); ароматизатори для харчових продуктів (ефірні олії); ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бальзами, крім призначених на медичні потреби; басма (косметичний барвник); білила косметичні; блиск для губ; блискітки для нігтів; бодянова есенція; вагінальні промивальні засоби для особистої гігієни або для дезодорування; вазелін на косметичні потреби; вата на косметичні потреби; вата, просочена препаратами для знімання макіяжу; ватні палички на косметичні потреби; вибілювальна сода; вибілювальні препарати на косметичні потреби; вибілювальні солі; візерунки перевідні на косметичні потреби; віск для взуття; віск для вусів; віск для депіляції; в?яжучі речовини на косметичні потреби; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; голі для вибілювання зубів; грим; губна помада; дезодоранти для людей або для тварин; детергенти, крім призначених для використання у виробничих процесах та на медичні потреби; духмяна вода; духмяна деревина; екстракти квітів (парфумерія); екстракти трав на косметичні потреби; ефірні есенції; офірні олії; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жавелева вода; жасмінна олія; жири на косметичні потреби; забарвлювальні речовини для волосся; забарвлювальні речовини для туалетів; захисні препарати для вичиненої шкіри (полірувальні); зпебарвлювальні препарати; знежирювачі, крім призначених для використання у виробничих процесах; іонон (парфумерія); камені для гоління (в?яжучі засоби); клеючі препарати для кріплення штучних вій; клеючі препарати для кріплення штучного волосся; клеючі препарати на косметичні потреби; колагенові препарати на косметичні потреби; кондиціонери для догляду за волоссям; кора мильного дерева для миття та прання; косметика; косметика для брів; косметика для дітей; косметика для тварин; косметичні маски; косметичні препарати для ванн; косметичні препарати для вій; косметичні препарати для догляду за шкірою; косметичні препарати для схуднення; кравецький віск; креми для полірування; креми косметичні; крокус; крохмаль для надавання блиску білизні; лавандова вода; лавандова олія; лаки для волосся; лаки для нігтів; лосьйони для волосся; лосьйони на косметичні потреби; лосьйони після гоління; масажні голі, крім призначених на медичні потреби; масажні свічки на косметичні потреби; мигдалева олія; мигдалеве молоко на косметичні потреби; мило дезодорувальне; мило для гоління; мило кускове; мило мигдалеве; мило проти надмірного потовиділення; мило проти пітития міг; мило; міцелярна вода; мускус (парфумерія); м?ята для парфумерних виробів; м?ятна есенція (ефірна олія); набори косметики; наклейки декоративні на нігті; нейтралізати для перманентного завивання; обкурювальні препарати (парфумерія); одеколони; олівці для брів; олівці косметичні; олії для догляду за тілом; олії для парфумів; олії на косметичні потреби; олії чистильні; ополіскувачі для порожнини рота, крім призначених на медичні потреби; основи для квіткових парфумів; очищальне молочко для догляду за тілом; очищальні засоби для інтимної гігієни нелікувальні; очищальні розчини; парфумерні вироби; парфумерно-косметичні препарати; парфуми; патчі для очей гелеві на косметичні потреби; перекис водню на косметичні потреби; полірувальний віск; полірувальні препарати; помади на косметичні потреби; препарати для ароматизації повітря; препарати для вани, крім призначених на медичні потреби; препарати для випрямляння волосся; препарати для гоління; препарати для депіляції; препарати для догляду за нігтями; препарати для завивання волосся; препарати для засмагання (косметичні); препарати для знімання макіяжу; препарати для макіяжу; препарати для освіження подиху для особистої гігієни; препарати з алое вера на косметичні потреби; пристрої для ароматизації повітря з паличками-дифузорами; пудра для макіяжу; рідини для зняття лаку з нігтів; серветки для дітей, просочені чистильними препаратами; серветки з антистатичним ефектом; серветки, просочені косметичними лосьйонами; серветки; просочені препаратами для знімання макіяжу; смужки для вибілювання зубів; смужки для освіження подиху; сонцезахисні препарати; спринцовальні препарати для інтимної гігієни або для дезодорування (парфумерно-косметичні препарати); талькова присипка для догляду за тілом; трояндова олія; туалетна вода; туш для вій; фарби для бороди; фарби для волосся; фарби для тіла латексні рідкі на косметичні потреби; фарби для тіла на косметичні потреби; фарби косметичні; фітокосметичні препарати; футляри для губної помади; чистильна крейда; шампуні сухі; шампуні; штучні вії; штучні нігті.

До 44 класу МКТП відноситься медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві: воскова депіляція; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; імплантація волосся; консультування щодо здоров`я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; оздоровчі послуги спа-центрів; паліативна допомога; перукарські послуги; пірсинг; пластична хірургія; послуги альтернативної медицини; послуги візажистів; послуги з ароматерапії; послуги салонів краси; послуги соляріїв; послуги центрів здоров?я; послуги щодо манікюру; прокат медичного обладнання; прокат приладів для стайлингу волосся; татуювання; хіропрактика.

ФОП Дружиніною Ю.С. подано до матеріалів справи скріншоти листування в соціальній мережі «Instagram» з інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого вбачається, що останній продає короткохідні апаратні машинки, які вироблені в Китаї, маркування яких містять знак « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З реквізитів наданих для оплати товару в даній переписці, позивачкою було встановлено, що власником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram» є ФОП ОСОБА_7 . Дати листування між сторонами суд не взмозі встановити.

04.12.2021 представником позивача було надіслано претензію на адресу ФОП ОСОБА_7 , з вимогою припинення продажу апаратів перманентного макіяжу, що є копіями апаратів, продаж яких здійснює Дружиніна Ю.С. під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В матеріалах справи наявний лист від ФОП ОСОБА_7 , без зазначення номеру та дати листа, в якому повідомлено, що зображення бренду «Leader» не є знаком для товарів та послуг у розумінні ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», а також зазначено, що з боку ФОП ОСОБА_7 відсутнє порушення факту використання заявленого зображення бренду «Leader».

Позивачем також подано до суду листування з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в соціальній мережі «Instagram», з якого вбачається, що ОСОБА_8 , яка не є учасником справи, замовила короткохідну апаратну машинку, з маркуванням торговельної марки «Leader by Druzhinina», вартістю 10475грн.

Відповідно до платіжного доручення №P24АP24A253796796D67085 від 11.09.2022 позивачка зробила передплату у розмірі 1052,грн за вищезазначену короткохідну машинку.

Відповідно до поштової накладної №3038 ТОВ «Нова Пошта» приватною особою ОСОБА_7 було направлено ОСОБА_8 товар, з описом косметика на оголошену вартість 9428грн, яка була сплачена при отримані ОСОБА_8 , що підтверджується документом на переказ готівки в гривні № від 14.09.2022 та фіскальним чеком №000128208 від 14.09.2022 ТОВ «НоваПей».

В матеріалах справи також містяться пояснення ОСОБА_8 , яка не є учасником справи від 13.10.2022, надані адвокату Наумчуку І.П. та в яких ОСОБА_8 повідомляє, що 10.09.2022 вона провела перемовини на прохання Дружиніної Ю.С. , з представниками інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі вказали що вони продають такі ж самі машинки, як і в Дружиніної Ю.С . Після чого ОСОБА_8 замовила даний товар та зробила передоплату в розмірі 10% та їй було направлено вказану машинку накладним платежем на відділення Нової Пошти в м. Рожище. 14.09.2022 близько 18 години ОСОБА_8 , адвокат Наумчук I.П. та ОСОБА_5 прибули до відділення Нової пошти, яке розташоване за адресою: м. Рожище, вул. Шевченка 4д та отримали посилку під відеозапис, в якій знаходилась вищезгадана машинка для нанесення татуажу з написом торговельної марки, яка належить Дружиніній Ю.С . Після огляду останні помістили її в жовтий конверт, опечатали, підписали та помітили, як речовий доказ.

До матеріалів справи також подані речові докази №14-09/22-1Д від 14.09.2022 та №20-09/22-1Д від 20.09.2022.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши пояснення представників сторін, їх мотивовану оцінку кожного аргументу щодо наявності підстав для задоволення чи відмови у позові, проаналізувавши нижченаведені норми чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, відповідними положеннями Цивільного кодексу України (далі ЦК України), Господарського кодексу України (далі ГК України).

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2, 3, 4 ст.426 ЦК України).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч.ч.2, 3, 4 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Пунктом 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Згідно з п. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до п. 8, 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, ФОП Дружиніна Ю.С. є власником зареєстрованої 14.09.2022 (заявка № m202024546 від 20.11.2020) в Україні торговельної марки (зображення знака «Leader by Druzhinina») за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 3, 44. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 20.11.2030.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України).

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 86 ГПК України).

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб. Показання свідка, що ґрунтуються на повідомленнях інших осіб, не беруться судом до уваги. Показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 88 ГПК України).

За змістом ч. 1-6 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Згідно зі статтею 96 ГПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо). Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

У постанові Верховного Суду від 19.01.2021 у справі № 922/51/20 на підставі аналізу статей 73, 77, 91, 96 Господарського процесуального кодексу України, сформульовано правовий висновок, відповідно до якого учасник справи на обґрунтування своїх вимог і заперечень має право подати суду електронний доказ в таких формах: 1) оригінал; 2) електронна копія, засвідчена електронним цифровим підписом; 3) паперова копія, посвідчена в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом, однак є однією з форм, у якій учасник справи має право подати електронний доказ (частина третя статті 96 Господарського процесуального кодексу України), який, в свою чергу, є засобом встановлення даних, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (пункт 1 частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України). Таким чином подання електронного доказу в паперовій копії саме по собі не робить такий доказ недопустимим. Суд може не взяти до уваги копію (паперову копію) електронного доказу, у випадку якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу.

В свою чергу суд зазначає, що Верховний Суд у постановах від 20.10.2019 у справі №711/9146/16-ц, від 07.07.2021 у справі №587/2051/18 зазначив, що роздруківки Інтернет-сторінок (веб-сторінок), які є паперовим відображенням електронного документа, самі по собі не можуть бути доказом у справі. Такі роздруківки визнаються доказом у разі, якщо вони виготовлені, видані і засвідчені власником відповідного Інтернет-ресурсу або провайдером, тобто набувають статусу письмового доказу.

Судом встановлено, що в матеріалах справи в паперовій формі наявні скріншоти електронного листування у соціальній-мережі «Іnstagram» з користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, суд звертає увагу, що в наявному листуванні неможливо встановити особу, яка веде листування, а також, коли саме відбувалось дане листування, у зв`язку з чим, надавши оцінку даним поданим доказам, суд не приймає їх до розгляду, як належні.

Крім цього, ФОП Дружиніною Ю.С. до позовної заяви додані пояснення від 13.10.2022 ОСОБА_8 , яка не є учасником справи, в яких ОСОБА_8 повідомляє, про проведення перемовин за проханням Дружиніної Ю.С. , з представниками інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких 10.09.2022 замовила машинку для перманентного макіяжу, провела за неї передоплату в розмірі 10%. Вказану машинку їй було направлено накладним платежем на відділення Нової Пошти в м. Рожище. 14.09.2022 близько 18 години ОСОБА_8 , адвокат Наумчук I.П. та ОСОБА_5 отримали у відділенні Нової пошти, розташованому за адресою АДРЕСА_4 під відеозапис посилку, де знаходилась машинка для нанесення татуажу з написом торговельної марки, яка належить Дружиніній Ю.С . Після огляду отриманого товару, він був поміщений в жовтий конверт, опечатаний, підписаний та помічений, як речовий доказ.

З цього приводу, суд відзначає, що ОСОБА_8 не є учасником справи та безпосереднім суб`єктом спірних правовідносин, між тим, приписами ст.ст. 87,88 ГПК України визначений такий вид доказів, як письмові показання свідка, що уявляють собою повідомлення особи про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Однак, подані позивачем до справи пояснення ОСОБА_8 від 13.10.2022, відібрані адвокатом Наумчак І.П. в порядку ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є заявою свідка в розумінні ст.88 ГПК України, а тому викладені в даних поясненнях обставини не приймаються судом до розгляду, як показання свідка.

Поряд з цим, ФОП Дружиніною Ю.С. подано до суду речовий доказ, а саме механічний апарат для перманентного макіяжу з нанесеним позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з логотипом «Leader by Druzhinina», який позивачка, отримала від відповідача, через третіх осіб.

Як вже було встановлено судом раніше, ФОП Дружиніна Ю.С. є власником торговельної марки (зображення знака «Leader by Druzhinina») за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 14.09.2022, клас МКТП: 3, 44, в той час як, речовий доказ, поданий до суду ФОП Дружиніною Ю.С. , а саме механічний апарат для нанесення перманентного макіяжу із зображенням знака «Leader by Druzhinina» прирівнюється до «пристрої для татуювання», які відносяться до класу МКТП: 8 «ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножові вироби; особиста зброя, крім вогнепальної; бритви». Звідси, свідоцтво України № НОМЕР_1 від 14.09.2022 не охоплює охоронну торгівельної марки на товарах, зокрема, апаратах для нанесення перманентного макіяжу, що не підпадають під визначення класів МКТП: 3,44, а тому позовні вимоги ФОП Дружиніною Ю.С. є недоведеними та необґрунтованими, і як наслідок не підлягають судом задоволенню.

Згідно ч.1 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Положення п.2 ч.1 ст.129 ГПК України передбачають, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Отже, враховуючи те, що позовні вимоги позивачки не задоволенні судом в повній мірі, судовий збір покладається на платника.

Керуючись ст.ст. 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити повністю у задоволенні позову Фізичної особи - підприємця Дружиніної Юліанни Сергіївни ( АДРЕСА_1 ; ел. пошта представника: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) до Фізичної особи - підприємця Ішкова Сергія Олександровича ( АДРЕСА_2 ) про заборону використання торговельної марки.

У відповідності до ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 24 жовтня 2023 р.

Суддя І.А. Малярчук