ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" жовтня 2023 р. Cправа № 902/327/23

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Шарафіна С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали у справі

за позовом: Компанії B&B TRENDS S.L. (реєстраційний номер В86880473; Каталонія, 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія; адреса для листування: вул. Антоновича, 41, оф. 22, м. Київ, 03150)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (вул. Ватутіна, 10Б, м.Вінниця, 21011; )

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників:

позивача: Місечко В.М.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/327/23 за позовом представника Компанії B&B TRENDS S.L. до ТОВ "Зелмотор" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

22.08.2023 року від представника Відповідача до суду надійшло клопотання б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі №902/327/23.

Ухвалою суду від 24.08.2023 року підготовче засідання призначено на 09.10.2023 року. Задоволено клопотання представника Відповідача б/н від 21.08.2023 року про витребування доказів у Позивача по справі № 902/327/23. Витребувано у Позивача документи, якими підтверджується право власності на ТМ "Zelmer" за № 982311, №985233, № 992993, № 1128849, з офіційним перекладом на українську мову. Запропоновано Позивачу надати суду у строк до 06.10.2023 року письмову процесуальну позицію щодо клопотання представника Відповідача б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі № 902/327/23.

06.10.2023 року до суду від представника Позивача, на виконання вимог ухвали суду від 24.08.2023 року, надійшла заява б/н від 04.10.2023 року про надання документів.

06.10.2023 року до суду від представника Позивача надійшла процесуальна позиція б/н від 04.10.2023 року щодо клопотання про призначення судової експертизи.

На визначену дату в судове засідання з`явився представник Позивача. Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив.

Натомість, 09.10.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 27.06.2023 року про долучення документів до матеріалів справи.

В ході розгляду справи, представник Позивача подав до суду клопотання б/н від 09.10.2023 року про долучення речових доказів до матеріалів справи.

Вказане клопотання прийнято судом.

Також, як зазначено вище, 22.08.2023 року від представника Відповідача до суду надійшло клопотання б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі №902/327/23.

Суд, розглянувши клопотання представника Відповідача про призначення судової експертизи, заслухавши представника позивача та дослідивши матеріали справи, встановив наступне та дійшов таких висновків.

Вказане клопотання мотивовано тим, що в обґрунтування позовних вимог, про припинення порушення прав інтелектуальної власності, Позивач посилається на експертний висновок судового експерта Дорошенко О.Ф. від 24.08.2022.

В експертному висновку (арк. 42) зазначено наступне:

"Компанією B&B TRENDS S.L. ще в 2008 році зареєстровано ТМ "Zelmer", а в 2012 Компанія B&B TRENDS S.L. зареєструвала ще одну ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128848, в основі якої лежить слово "Zelmer".

Натомість польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. лише в 2020 подано до Укрпатенту заявку № m202009115 про реєстрацію ТМ "Zelmotor".

Отже, за цей час товари компанії B&B TRENDS S.L., марковані торговельним знаком "Zelmer", вже набули відомості серед споживачів цих товарів…"

Після дослідження вищезазначених обставин експерт робить свої висновки, які зазначені на 42 та 43 аркуші висновку.

Однак, до експертного висновку не долучені докази (документи), якими підтверджується факт реєстрації Компанією B&B TRENDS S.L. в 2008 р. ТМ "Zelmer", реєстрації в 2012 ще однієї ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128848, в основі якої лежить слово "Zelmer".

Як свідчить текст позовної заяви, Позивач, як власник торговельного марки "Zelmer", вважає, що Відповідач порушує його законні права та інтереси продаючи на території України побутову техніку з торговельною маркою "Zelmotor".

При цьому Позивач посилаюсь на експертний висновок, стверджує про тотожність цих знаків "Zelmer" та "Zelmotor", в той же час не враховано те, що Відповідач поставляє в Україну товар, яке має дещо інше позначення, а саме: "Zelmotor professional".

Відповідач вважає та це підтверджується висновком спеціалістів "Укрпатенту", що між цими знаками відсутня тотожність, яка може ввести покупців побутової техніки в оману, оскільки всім українським споживачам добре відомо про те, що побутова техніка "Zelmotor" виробляється в Польщі.

На думку Відповідача, для встановлення істини у справі треба провести експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Відповідач додатково зазначає, що польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. торгова марка "Zelmotor" зареєстрована в Європейському Союзі (EUIPO), а також у Польщі, з 24.06.2013 року. Відповідач найближчим часом отримає докази реєстрації ТМ "Zelmotor".

Як вже неодноразово зазначалось, в тому числі у відзиві на позовну заяву, виявлені істотні недоліки в експертному висновку № 1340 від 24.08.2022, які полягають в тому, що відсутні докази, якими підтверджується факт реєстрації Компанією B&B TRENDS S.L. в 2008 р. ТМ "Zelmer" та інші суперечливі обставини, які покладено в основу експертного висновку. Також незрозуміло, які саме торгівельні марки за міжнародними реєстрами № 982311, № 985233, № 982993, № 1128849 досліджувались експертом та інші питання.

Посилаючись на наведені вище обставини, представник Відповідача просить: призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи є комбіноване позначення "Zelmotor professional" на товарах, що поставляється в Україну та реалізується ТОВ "Зелмотор" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (дрібну побутову техніку), а саме, щодо Компанії B&B TRENDS S.L. ?

- чи є комбіноване позначення "Zelmotor professional" на товарах, що поставляються в Україну тотожнім або схожим, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торгівельними маркам № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, дія яких поширюється на територію України для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

Проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Представник Позивача у процесуальній позиції б/н від 04.10.2023 року щодо клопотання про призначення судової експертизи, заперечує щодо задоволення вказаного клопотання, з наступних підстав.

Відповідач посилається на істотні недоліки в експертному висновку № 1340 від 24.08.2022 року, які полягають в тому, що відсутні докази, якими підтверджується факт реєстрації Компанією B&B TRENDS S.L. в 2008 р. ТМ "Zelmer" та ще однієї ТМ в 2012 році, за міжнародною реєстрацією № 1128848.

Такі посилання Відповідача не відповідають дійсності, адже безпосередньо у самому тексті висновку експерта, зазначається, що на основі даних офіційного відкритого Інтернет-джерела - офіційна база Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor", із посилання на режим доступу до таких відкритих даних, виклав усі ідентифікуючі відомості щодо кожної із нижче наведених торговельних марок, правовласником, яких є Компанія B&B TRENDS S.L., згідно наведеної у процесуальній позиції таблиці.

Експерт у висновку експерта № 1340 від 24.08.2022 році: на сторінках 11-12 на основі офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (відкритий, безкоштовний ресурс) детально описав кваліфікуючі характеристики торговельної марки номер міжнародної реєстрації - 982311.

на сторінках 13-15 на основі офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (відкритий, безкоштовний ресурс) детально описав кваліфікуючі характеристики торговельної марки помер міжнародної реєстрації - 985233.

на сторінках 15-16 на основі офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (відкритий, безкоштовний ресурс) детально описав кваліфікуючі характеристики торговельної марки номер міжнародної реєстрації - 992993.

на сторінках 16-19 на основі офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (відкритий безкоштовний ресурс) детально описав кваліфікуючі характеристики торговельної марки номер міжнародної реєстрації - 1128849.

Отже, посилання представника Відповідача про те, що відсутні докази, якими підтверджується факт реєстрації Компанією B&B TRENDS S.L. в 2008 р. ТМ "Zelmer" та однієї ТМ в 2012 році, за міжнародною реєстрацією № 1128849 є такими, що не відповідають дійсності, адже судовий експерт у своєму висновку експерта чітко зазначає, що необхідні дані про торговельні марки він отримав з офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor", такі дані є достовірними, офіційними, відкритими та безкоштовними, і кожен бажаючий з ними може вільно ознайомитися.

Тому, зважаючи на дані такого офіційного джерела Всесвітньої організації інтелектуальної власності експертом було встановлено, що торговельні марки були зареєстровані у 2008 та 2012 роках.

При цьому, представник Відповідача у своєму клопотанні про призначення судової експертизи у справі № 902/327/23 посилається на те, що до експертного висновку не долучені докази (документи), якими підтверджується факт реєстрації Компанією B&B TRENDS S.L. в 2012 році ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128848.

На що Позивач звертає увагу, що Компанії B&B TRENDS S.L. не належить на праві власності ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128848, адже останній належить ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128849, тому судовий експерт, не міг долучити документи, що підтверджують факт реєстрації в 2012 році ТМ за міжнародною реєстрацією № 1128848, адже така ТМ не являлася предметом його експертного дослідження.

Тому, докази про дату реєстрації кожної торговельної марки містять у самому тексті висновку експерта - адже це дані інтернет-ресурсу - офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor", посилання на режим доступу до яких щодо кожної із торгової марки експерт зазначає на сторінках висновку.

Відповідач зазначає, що у тексті висновку експерта незрозуміло, які саме торговельні марки за міжнародними реєстрами № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 досліджувались експертом.

Позивач не погоджується з таким посилання представника Відповідача, адже у висновку експерта № 1340 від 24.08.2022 року, спочатку чітко подається детальна інформація щодо кожної із торговельної марки, починаючи від номера міжнародної реєстрації, закінчуючи зображенням самої торговельної марки, що надає змогу повною мірою ідентифікувати досліджувану торговельну марку. А потім, під час дослідження схожості торговельних марок Відповідача з торговельними марками Позивача, експерт належним чином виокремлює з якою саме торговельною маркою він здійснює порівняння, зазначаючи її номер реєстрації та зображення.

Тому, у тексті висновку експерта належним чином та достатньо для розуміння та сприйняття виокремлено, описана та охарактеризовано кожну торговельну марку, за міжнародними реєстрами № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, які досліджувались експертом.

Зважаючи, на це посилання Відповідача на те, що у тексті висновку експерта незрозуміло, які саме торговельні марки за міжнародними реєстрами № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 досліджувались експертом - не відповідає дійсності.

Щодо питань, які Відповідач пропонує поставити перед експертом, Позивач зазначає таке.

У поданому Відповідачем клопотанні останній просить суд призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи є комбіноване позначення "Zelmotor professional" на товарах, що поставляється в Україну та реалізується ТОВ "Зелмотор" таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (дрібну побутову техніку), а саме, щодо Компанії B&B TRENDS S.L. ?

- чи є комбіноване позначення "Zelmotor professional" на товарах, що поставляються в Україну тотожнім або схожим, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торгівельними маркам № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, дія яких поширюється на територію України для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

Тоді ж як висновок експерта № 1340 від 24.08.2022 року містить відповіді на такі питання поставлені перед експертом:

- чи є позначення "Zelmotor", "Zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) (заявка № m202009115), та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються товариством з обмеженою відповідальністю "Зелмотор", тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 компанії B&B TRENDS S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

- чи є позначення "Zelmotor", "Zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

З аналізу вищенаведених питань можна стверджувально припускати, що такі питання є тотожними, тобто такими, щодо яких вже було проведено експертне дослідження та надано відповідь на поставлені запитання.

Будь-яких нових питань, фактів, чи обставин Відповідач не ставить, тому виникне ситуація, за якої до суду буде поданий експертний висновок щодо тих, саме питань, які вже були поставлені Позивачем, а сам висновок експерта за результатами проведеного експертного дослідження щодо поставлених запитань вже долучений Позивачем до матеріалів справи.

У матеріалах справи уже міститься висновок експерта з цих самих питань, і при цьому такий висновок експерта сформований та оформлений з дотриманням норм законодавства з питань судової експертизи, відсутні будь-які обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

При цьому, посилання Відповідача щодо істотних недоліків висновку експерта від 24.08.2022 року не відповідають дійсності та спростовуються Позивачем у цій процесуальній позиції.

Відтак, представник Позивача просить відмовити в задоволенні клопотання Відповідача про призначення судової експертизи.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За змістом ч. 1, ч. 2 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема, через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У відповідності до абзацу 2 пункту 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом поданого позову у даній справі є припинення порушення прав інтелектуальної власності, а саме:

припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки "Zelmer" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити в цивільний обіг продукцію з використанням позначення "Zelmotor" та "Zelmotor professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація);

вилучення з цивільного обороту товари, виготовлені або введені у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "Zelmotor", "Zelmotor professional".

Суд звертає увагу на те, що до вказаної позовної заяви, Позивачем було додано висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України № 1340 від 24.08.2022 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, на розгляд якої було поставлено наступні питання:

- чи є позначення "Zelmotor", "Zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) (заявка № m202009115), та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються товариством з обмеженою відповідальністю "Зелмотор", тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 компанії B&B TRENDS S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

- чи є позначення "Zelmotor", "Zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Отже, зважаючи на наявність у матеріалах справи вищевказаних документів, які надані позивачем в обґрунтування своїх вимог, яким судом буде надана оцінка в силу приписів ст.ст. 76-79 ГПК України, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, доводи Відповідача щодо істотних недоліків наданого Позивачем висновку судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1340 від 24.08.2022 року, не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи.

З огляду на наведені вище обставини та положення закону, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання представника Відповідача б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі №902/327/23.

Судом було продовжено розгляд справи.

Так, в судовому засіданні представник Позивача не заперечив щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Відповідно до статті 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно частини 2 статті 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

При цьому, суд зазначає, до суду не було подано письмової згоди всіх учасників справи про початок розгляду справи по суті в той самий день після закінчення підготовчого судового засідання, згідно ч. 6 ст. 183 ГПК України.

Відтак, за результатами підготовчого судового засідання, враховуючи те, що судом під час підготовчого провадження було вчинено всі дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, суд оглянувши матеріали справи, дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 18, 42, 73, 74, 76-79, 86, 99, 169, 185, 196, 234, 235, 236, 242 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Відмовити в задоволенні клопотання представника Відповідача б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі № 902/327/23.

2. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 902/327/23 для судового розгляду по суті на 27 листопада 2023 р. - 14:30 год.,

3. Зобов`язати сторони забезпечити явку в засідання повноважних представників з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

4. Роз`яснити учасникам справи про можливість участі у судовому засіданні згідно ст. 197 ГПК України в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

5. Копію ухвали надіслати сторонам на електронні поштові адреси: представникам компанії B&B TRENDS S.L.: адвокату Місечку В.М. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адвокату Борисенко І.Г. - ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТОВ "Зелмотор" - ; представнику ТОВ "Зелмотор" - адвокату Якименку Є.П. - ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно ч. 1 ст. 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. прим.:

1 - до справи.