ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

25 вересня 2023 року Справа № 924/526/22

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Петухов М.Г., суддя Бучинська Г.Б. , суддя Василишин А.Р.

секретар судового засідання Приступлюк Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін"

на рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023

(ухвалене о 11:06 год. у м. Хмельницькому, повний текст складено 20.06.2023)

та на додаткове рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023

(ухвалене о 09:26 год. у м. Хмельницькому, повний текст складено 04.07.2023)

у справі № 924/526/22 (суддя Заверуха С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін"

про заборону використовувати словесне позначення

за участю представників сторін:

від позивача - Буняк Ю.І.;

від відповідача - Кочерга Д.М.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" звернулося з позовом до суду, в якому просило заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Агреін" використовувати схоже із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами №287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у мережі Інтернет на всіх веб-сторінках, зокрема, за посиланням agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у рекламі, в діловій документації, в доменних іменах, зокрема, доменному іменні agrain.in.ua.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" з 01.02.2021 відповідно до ліцензійного договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності володіє правами на зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами від 25.11.2020 №№ 287176, 287177, 287178. Позивач входить до групи компаній "Агрейн" (Agrain), що була створена ще у 2011 році. На теперішній час до агрогрупи Agrain за різними ознаками входить 13 сільськогосподарських підприємств, які використовують спільну назву "Агрейн" та ведуться публікації на сторінці www.facebook.com/agrain.com.ua. Зареєстровано також домен agrain.ua. Натомість товариство відповідача, ТОВ "Агреін", було зареєстровано лише у 2021 році, скорочене найменування іноземною мовою "AGRAIN" LLC. Засновниками і учасниками ТОВ "Агрейн" є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . При цьому, як стверджується у позові, відповідач для розповсюдження інформації про себе і свої товари/послуги вирішив використовувати у своїй діяльності позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на веб-сайті в мережі Інтернет за доменним ім`ям agrain.in.ua, на веб-сторінці у соціальній мережі Facebook за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , на платформі Youtube за адресою youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, на транспортних засобах, зокрема, автомобілі Renault Dokker, державний номер НОМЕР_1 , на інших рекламних матеріалах (сумках, прапорах, футболках тощо), а також в діловій документації (запрошеннях, презентаціях).

Позивачем у позові зазначено про схожість використаного відповідачем позначення із торговельною маркою. Так, торговельні марки позивача А·GRAIN за свідоцтвом № 287176 від 25.11.2020 складаються з словесного елементу "A GRAIN", що виконаний стандартними великими літерами латинської абетки та цятки після першої літери. Позначення "AGRAIN" в усіх використаних відповідачем формах у мережі Інтернет, рекламі та діловій документації також складається з виконаного стандартними великими літерами латинської абетки словесного елементу "AGRAIN". Очевидно, що застосоване відповідачем позначення, як і зареєстровані торговельні марки, якими володіє позивач, відносяться до засобів індивідуалізації. При цьому, використовуване відповідачем словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є схожим із зареєстрованими торговельними марками, якими володіє позивач, настільки, що їх можна сплутати.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 у справі №924/526/22 позов задоволено. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Агреін" використовувати схоже із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у мережі Інтернет на всіх веб-сторінках, зокрема, за посиланням agrain.in.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у рекламі, в діловій документації, в доменних іменах, зокрема, доменному іменні agrain.in.ua. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" 2 481 грн витрат по оплаті судового збору.

При ухваленні вказаного рішення суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем порушуються інтелектуальні права позивача на використання торговельних марок, наданих останньому за ліцензійним договором, та необхідності надання їм правової охорони.

Розглядаючи спірні правовідносини місцевий господарський суд застосував відповідні положення ст. ст. 418, 420, 426, 492, 495, 627, 628, 1107, 1109, 1113 ЦК України, ст. 1, 16, 20, Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891.

Додатковим рішенням Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі № 924/526/22 заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" про стягнення з відповідача 40 000 грн витрат на професійну правничу допомогу та 56 000 грн витрат на проведення експертизи задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" 40 000 грн витрат на професійну правничу допомогу. В решті витрат на проведення експертизи відмовлено.

Таке рішення мотивоване тим, що розмір витрат позивача на професійну правничу допомогу є співмірним із складністю справи, факт надання відповідних послуг є підтвердженим наявними у справі доказами.

Відмовляючи в частині стягнення 56 000 грн витрат на проведення експертизи, суд указав, що вказані кошти були понесені позивачем на висновок, який виготовлений на замовлення позивача, ще до звернення до суду.

Не погоджуючись із зазначеними рішеннями до Північно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін", у якій просить скасувати рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 у справі № 924/526/22 та ухвалити нове про відмову в позові. Також, просить додаткове рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі №924/526/22 скасувати в частині задоволення заяви та змінити обґрунтування в частині відмови у задоволені заяви представника позивача та ухвалити нове рішення, яким в частині задоволення заяви представника позивача відмовити.

Апеляційна скарга обґрунтована таким.

Позначення "AGRAIN" є назвою юридичної особи відповідача, виконаної на англійській мові та немає жодного рішення суду чи компетентного державного органу, яке б визнавало це порушенням. Також, воно є комерційним (фірмовим) найменуванням відповідача, яке є окремим об`єктом інтелектуальної власності та належить відповідачу на праві приватної власності.

У своїй господарській діяльності, відповідач використовує торговельну марку за свідоцтвом України № 328316 та станом на дату ухвалення рішення суду першої інстанції немає рішення суду, яким би свідоцтво на вказану торговельну марку відповідача було визнано недійсним.

Тому, суд не міг задовольнити позов, так як рішенням було заборонено використання зареєстрованої та чинної торговельної марки відповідача, що є порушенням конституційного права відповідача на належне використання своєї власності.

Позивачем не пред`явлено жодних вимог до відповідача стосовно назви юридичної особи відповідача чи комерційного найменування відповідача.

Відповідачем було долучено до матеріалів справи у якості доказу Висновок експерта №О-ООЗ-ТТМ/22 у сфері інтелектуальної власності від 26.09.2022, який був складений на замовлення відповідача. За результатами експертного дослідження судовий експерт прийшов до висновку, що послуги, для яких зареєстровані торговельні марки позивача не є ідентичними та не є однорідними до послуг відповідача, що унеможливлює порушення відповідачем прав на торговельні марки позивача.

Враховуючи вищенаведене, відповідач просить суд прийняти висновок у якості належного та допустимого доказу по справі та відмовити у задоволені позовних вимог повністю.

Також, відповідач просить визнати Висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.04.2023, як неналежний, недопустимий та недостовірний доказ по справі, у зв`язку із тим, що при визначені об`єктів дослідження судовий експерт вказує, що об`єктом дослідження є позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням відповідача та позначенням яке використовує відповідач. Проте, із аналізу Висновку експерта вбачається, що судовий експерт здійснює дослідження іншого об`єкту, який не є предметом цього позову, а саме "AGREIN".

Крім того, відповідачем у клопотанні від 24.10.2022 про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності були поставленні питання:

Чи має словесне позначення "а grain" розрізняльну здатність для товарів та/чи послуг пов`язаних із сільським господарством; добривами, пестицидами, хімікатами, фунгіцидами, гербіцидами призначеними для застосування у сільському господарстві?

Чи має словесне позначення "grain" розрізняльну здатність для товарів та/чи послуг пов`язаних із сільським господарством; добривами, пестицидами, хімікатами, фунгіцидами, гербіцидами призначеними для застосування у сільському господарстві?

Проте, судом першої інстанції вказані питання не були поставлені на розгляд судової експертизи та не було зазначено, чому вказані питання судом не було поставлено на розгляд судової експертизи, що є порушенням господарського процесуального законодавства України.

До того ж, судом першої інстанції було відмовлено в заяві відповідача про виклик судового експерта, що на думку скаржника, не передбачено нормами ГПК України.

На думку скаржника, таке порушення суду першої інстанції можна було виправити лише шляхом надання іншого експертного висновку

Тому, відповідач звернувся до судового експерта Пейкрішвілі Мамуки Шотаевича для проведення експертного дослідження, в якому мають бути досліджені всі питання, які відносяться до предмету позову, зокрема, стосовно правової позиції відповідача, яка полягає у тому, що словесні позначення "а grain" та "grain" не мають розрізняльної здатності для товарів та/чи послуг пов`язаних із сільським господарством, а також експертне дослідження має бути проведено стосовно належного об`єкту дослідження, а саме стосовно позначення "AGRAIN".

Таким чином, відповідач вказує, що ним було наведені обставини необхідності замовлення висновку експерта, які на його думку є поважними та обґрунтованими, а також звертає увагу суду, що Висновок експерта № 2/2023 складений 06.07.2023, у зв`язку із цим він не міг бути поданий в суд першої інстанції у якості доказу та подається разом із апеляційною скаргою.

Вважає, що позовна заява підписана неуповноваженою особою, всі документи по справі від позивача підписані неуповноваженою особою, а представництво інтересів позивача в суді здійснювала неуповноважена особа, що є додатковою підставою для відмови у задоволені позову повністю.

Просить апеляційний при розгляді судової справи № 924/526/22 застосувати правову позицію Верховного Суду викладену в постанові від 17.09.2020 по справі № 925/329/19.

Також, відповідач вважає, що додаткове рішення у справі має бути скасовано в частині задоволення вимог позивача та ухвалено нове рішення у відмові в цій частині, а в частині вимог в яких судом першої інстанції було відмовлено у задоволені вимог позивача має бути змінено обґрунтування та відмовлено у зв`язку із відмовою у задоволені позову у повному обсязі.

З огляду на викладене, відповідач вважає, що рішення суду першої інстанції ухвалено із порушенням норм матеріального та процесуального права та підлягає скасуванню у повному обсязі, а в задоволені позову має бути відмовлено. Також вважає, що додаткове рішення ухвалено із порушенням норм матеріального та процесуального права та підлягає скасуванню в частині задоволення заяви позивача, а в частині відмови у задоволені заяви позивача має бути змінено обґрунтування суду першої інстанції.

Від позивача надійшов відзиві на апеляційну скаргу, в якому позивач заперечує всі вимоги скарги, з огляду на таке.

Судом вірно встановлено, а в апеляційній скарзі не спростовується факти, що:

- відповідач використовує в своїй діяльності словесне позначення "AGRAIN";

- позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідача в цілому є схожим із торговельними марками позивача;

- відповідач застосовує позначення "AGRAIN" для товарів та послуг, які є такими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу, для яких зареєстровані торговельні марки позивача;

- у справі немає доказів, що на веб-сайтах, у рекламі, в діловій документації, відповідач використовує саме і лише свою торговельну марку (тотожне позначення, а не інші схожі) та виключно щодо товарів і послуг з класів, для яких вона зареєстрована.

Позовні вимоги в цій справі стосуються лише схожого із торговельними марками Позивача позначення "AGRAIN", а не будь-яких інших позначень/об`єктів. Відтак, очевидно, що суд першої інстанції не забороняв використання торговельної марки відповідача чи його найменування.

Позначення відповідача є схожими із зареєстрованими торговельними марками позивача, настільки, що їх можна сплутати, що підтверджується висновками 2 судових експертів. Зокрема, судові експерти дійшли висновку про семантичну схожість, а саме оскільки словесні елементи, які превалюють в смисловому і просторовому значенні, співпадають, то і семантичне значення досліджуваних позначень буде повністю співпадати та опосередковано вказувати на напрям діяльності, пов`язаний із агросферою. Отже загалом, словесне позначення "AGRAIN" відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими позначеннями позивача.

Товари та послуги, для яких у мережі Інтернет та в рекламі, відповідачем застосоване словесне позначення "AGRAIN", є такими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Судом правильно критично оцінено висновок експерта відповідача, оскільки питання відповідача не стосуються предмету доказування в цій справі.

Позивач заперечує проти приєднання поданого відповідачем із апеляційною скаргою нового висновку експерта №2/2023 від 06.07.2023, оскільки відсутні докази неможливості його подання відповідачем до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Відповідач посилається на постанову Верховного Суду від 17.09.2020 в справі №925/329/19, однак, вказана справа стосується відмінних правовідносин.

В справі є належні докази повноважень представника (ордер), представництво здійснювалось відповідно до вимог чинного законодавства України, а доводи апеляційної скарги в цій частині є необґрунтованими та вірогідно наведеними за браком аргументів щодо предмету спору.

Підсумовуючи викладене, позивач просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 та додаткове рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 в справі № 924/526/22 - без змін.

Також, позивачем подано заперечення проти подання відповідачем нового доказу, не поданого до суду першої інстанції, в якому позивач вказує таке.

Необхідність замовлення висновку експерта №2/2023 від 06.07.2023 відповідач обґрунтував тим, що питання №1 та №2, на які було надано відповідь експертом у такому висновку не були поставлені на розгляд судової експертизи судом першої інстанції. Проте, ухвала про призначення експертизи судом першої інстанції по цій справі була постановлена ще 29.11.2022. В ній же було викладено питання, які суд першої інстанції поставив на розгляд експертизи.

Експертизу у приватному порядку, відповідач замовив 01.06.2023, тобто вже після завершення підготовчого засідання.

Замовлення нової експертизи в справі, ще й після завершення підготовчого засідання та не повідомлення про підготовку нового доказу під час розгляду в суді першої інстанції, можливо навіть для його використання якраз лише в суді апеляційної інстанції, вказують на прояв неприпустимого зловживання процесуальними правами.

Вважає, що відповідач не надав доказів неможливості подання нового висновку експерта до суду першої інстанції, оскільки всі причини об`єктивно якраз залежали від нього (мав можливість замовити раніше, замовити термінове проведення, міг повідомити суд про підготовку доказу тощо).

За наведеного позивач просить визнати причини пропуску строку на подання нового Висновку експерта №2/2023 від 06.07.2023 неповажними та не приймати його до розгляду судом. У разі визнання причин пропуску Відповідачем строку на подання нового висновку експерту поважними - визнати клопотання про приєднання такого доказу, що не був поданий до суду першої інстанції, зловживанням процесуальними правами та залишити його (клопотання) без розгляду.

В додаткових пояснення, позивач вказує на те, що в справі № 925/329/19 перевірялось чи є спорідненим лише продаж одного виду товарів (косметики) до послуг 35 класу, тоді як у цій справі, є численні докази пропонування відповідачем послуг, а не тільки товарів.

Використання відповідачем позначення, схожого із його ж торговельною маркою та/або щодо класів товарів та послуг для яких вона не була зареєстрована не є застосуванням такої торговельної марки і відповідач не має правових підстав для такого використання.

Щодо поданого відповідачем висновку експерта від 06.07.2023, позивач вказує, що він вважає його неналежним та недопустимим доказом у справі.

Відповідач скерував до суду апеляційної інстанції пояснення, в яких вказує таке.

Дійсним предметом позову позивача є намагання заборонити відповідачу використовувати у власній господарській діяльності слова "a grain", які перекладаються з англійської мови на українську як "зерно"

Рішенням суду заборонено позивачу застосовувати "словесне позначення", зокрема в діловій документації. Однак, не можна заборонити вживати слово "зерно" на англійській мові юридичній особі, яка здійснює свою господарську діяльність у сфері сільського господарства, у тому числі в діловій документації тощо.

Позначення "GRAIN" використовується в Україні різними особами в галузі сільського господарства, що є загальновідомим фактом

При здійсненні пошуку в спеціалізованій базі Національного органу інтелектуальної власності, інформація з якої є публічною та загальнодоступною, за запитом "GRAIN" видає цілий ряд зареєстрованих торговельних марок, зокрема для 35 класу МКТП.

Проте, позивач не вважає все це порушенням, а лише намагається заборонити відповідачу використовувати спірне словесне позначення, що на думку відповідача є недобросовісним користуванням правами, які випливають із свідоцтв на торговельні марки та втручанням у господарську діяльність відповідача.

Відповідач просить врахувати при розгляді апеляційної скарги відповідача всі надані відповідачем пояснення, зокрема викладені і в цьому документі для прийняття обґрунтованого та справедливого рішення у справі.

Позивач подав суду апеляційної інстанції клопотання, відповідно до якого просив суд постановити окрему ухвалу щодо виявленого при вирішенні спору порушення залученим відповідачем судовим експертом вимог про несумісність судово-експертної діяльності з іншою професійною діяльністю (адвокатською діяльністю), а також не приймати до розгляду висновок експерта №2/2023 від 06.07.2023, як одержаний з порушенням закону.

В судових засіданнях Північно-західного апеляційного господарського суду 04.09.2023 та 25.09.2023 представник скаржника підтримав доводи, наведені в апеляційній скарзі та поясненнях. Просив суд долучити висновок експерта № 2/2023 від 06.07.2023 та надати йому оцінку. Вказав, що судом першої інстанції при ухвалені оскарженого рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 у справі № 924/526/22 було порушено норми матеріального та процесуального права. З огляду на вказане, вважає, що рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 та додаткове рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі № 924/526/22 слід скасувати та ухвалити нове, яким позові відмовити.

Представник позивача в судовому засіданні заперечив проти доводів апеляційної скарги. Вказав, що відповідач помилково вважає, що позивач забороняє використовувати відповідачу його комерційне найменування. Заперечив проти долучення нового доказу - висновку експерта №2/2023 від 06.07.2023. Просив оскарженні рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу відповідача без задоволення.

Щодо поданого одночасно із апеляційною скаргою висновку експерта № 2/2023 від 06.07.2023, суд вказує таке.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ч. 2 ст. 14 ГПК України).

За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

У відповідності до ч. ч. 1, 3, 4, 8 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно із положеннями ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього (ч. 3 ст. 269 ГПК України).

Наведені положення ГПК України пов`язують вирішення питання про прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів з одночасним виконанням критеріїв: "винятковість випадку" та "причини, що об`єктивно не залежать від особи". При цьому тягар доведення зазначених обставин покладений на учасника справи, який звертається з відповідним клопотанням (заявою) про долучення доказів. Подібна позиція викладена в постановах Верховного Суду від 13.04.2021 у справі № 909/722/14, від 01.07.2021 у справі №46/603.

Така обставина як відсутність обґрунтування, в чому полягає винятковість випадку неподання зазначених доказів до суду першої інстанції, виключає можливість прийняття апеляційним господарським судом додаткових доказів у порядку статті 269 ГПК України (постанова Верховного Суду від 21.04.2021 у справі № 906/1179/20).

Вище вказано, що обґрунтовуючи неможливість подання такого доказу суду першої інстанції, відповідач зазначає, що:

- судом першої інстанції не були поставлені на вирішення експерта два питання, котрі були запропоновані відповідачем та не вказано причину таких дій суду;

- місцевий господарський суд не викликав експерта в судове засідання, за наявності відповідної заяви скаржника;

- висновок експерта № 2/2023 виготовлений лише 06.07.2023, тобто після ухвалення рішення суду.

Суд апеляційної інстанції проаналізувавши вступну частину висновку експерта №2/2023 від 06.07.2023 (т. 5, а. с. 41-157), встановив що відповідач звернувся до судового експерта 01.06.2023 із заявою про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Матеріалами справи не підтверджено, що відповідач будь-яким чином повідомляв суд першої інстанції про таке звернення та про можливе подання нового доказу у справі.

Крім того, апеляційний господарський суд зауважує, що відповідач, у випадку незгоди із питаннями, поставленими судом на вирішення експерта, наділений процесуальним правом оскарження відповідної ухвали суду першої інстанції, а вимоги апеляційної скарги не обмежуються одним лише скасуванням судового рішення.

Судом враховується, що саме до повноважень суду віднесено питання щодо виклику експерта в судове засідання, а одне лише подання стороною заяви про виклик експерта не породжує у суду автоматичний обов`язок здійснити такий виклик.

Також, суд апеляційної інстанції бере до уваги висновок Верховного Суду викладений в постанові від 30.03.2018 у справі № 910/24486/16 за яким неналежне виконання стороною свого процесуального обов`язку з доведення у суді першої інстанції обставин, на які остання (сторона) посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, не може бути компенсоване цим учасником судового процесу на наступних етапах розгляду справи (у судах апеляційної чи касаційної інстанцій). В іншому випадку зазначене могло б призвести до безпідставного скасування законного та обґрунтованого рішення суду першої інстанції.

У постанові Верховного Суду від 11.09.2019 по справі № 922/393/18 викладена правова позиція щодо подання доказів до суду апеляційної інстанції. Так, у вказаній справі суд касаційної інстанції підтвердив дотримання процесуальних процедур судом попередньої інстанції, який відхилив клопотання про приєднання до матеріалів справи додаткового доказу через те, що цей доказ датований вже після прийняття рішення судом першої інстанції.

Верховний Суд у вищевказаній справі вказав, що така обставина, як відсутність існування доказів на момент прийняття рішення суду першої інстанції, взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції таких додаткових доказів у порядку статті 269 ГПК України незалежно від причин неподання позивачем таких доказів. Навпаки, саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення вищенаведених норм процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якого є однозначність та передбачуваність правозастосування, а отже системність та послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед, судів.

Аналогічна правова позиція з цього питання викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 911/3250/16, від 06.02.2019 у справі № 916/3130/17, від 26.02.2019 у справі № 913/632/17 та від 06.03.2019 у справі № 916/4692/15.

З огляду на усе вищевикладене в сукупності, суд апеляційної інстанції не приймає висновок експерта № 2/2023 від 06.07.2023 та не надає вказаному висновку оцінки.

Щодо поданого позивачем клопотання про постановлення окремої ухвали, суд вказує, що оскільки суд не прийняв висновок експерта № 2/2023 від 06.07.2023, не досліджує його, а від так і не надає оцінки щодо його виготовлення.

Тому, в задоволенні такого клопотання, суд відмовляє.

Поруч з цим, суд зазначає, що позивач не позбавлений самостійно звернутися до відповідних органів, зі скаргами щодо порушення порядку здійснення професійної діяльності експерта.

Дослідивши матеріали справи, апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом при ухвалені рішень норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, оскаржені судові рішення суду першої інстанції залишити без змін, виходячи з такого.

Судом апеляційної інстанції встановлено та як убачається з матеріалів справи, що Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" видано ОСОБА_3 свідоцтва на торговельну марку А·GRAIN № 287176, № 287177, № 287178, зареєстрованих в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельну марку 25.11.2020 (т. 1, а. с. 101-115).

В подальшому, 01.02.2021 між Шевцовою Г.М. (сторона 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" (сторона 2) укладено Договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (далі Договір; т. 1, а. с. 96-100), відповідно до п. 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "A·GRAIN" (торгівельні марки), на оплатних засадах надає стороні 2 дозвіл на використання таких торговельних марок (ліцензію) при наданні усіх послуг для яких ці торгівельні марки зареєстровані та визначені у відповідних свідоцтвах.

Відповідно до п. 1.2. Договору під поняттям "торговельні марки" у цьому договорі розуміються об`єкти права інтелектуальної власності сторони 1 засоби індивідуалізації послуг, що представляють собою позначення, за якими, зокрема, послуги сторони 1, відрізняються від послуг інших осіб.

Згідно п. 1.2.1. Договору права сторони 1 на торговельні марки засвідчуються свідоцтвами України на торговельну марку № 287176, № 287177, № 287178, копії яких містяться в додатках до цього договору і є його невід`ємною частиною.

У відповідності до п. 1.2.2. Договору торговельні марки зареєстровані 25.11.2020 (дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.11.2020, Бюл. № 22/2020).

Як передбачено п. 1.2.3. Договору, зображення торговельних марок виконані у відповідності до свідоцтв № 287176, № 287177, № 287178.

Пунктом 1.3. Договору передбачено, що вид дозволу (ліцензії) на використання торговельних марок, що надається відповідно до умов цього договору стороною 1 стороні 2 невиключна.

Під невиключною ліцензією у цьому договорі розуміється такий дозвіл стороні 2 на використання торговельних марок, при якому сторона 1 також має право використовувати торговельні марки у сфері, що обмежена цим договором та видавати іншим особам ліцензії на використання торговельних марок у сфері, що обмежена цим договором (п. 1.4. Договору).

Відповідно до п. 1.5. Договору під використанням стороною 2 торговельних марок у цьому договорі розуміється: застосування їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування їх в діловій документації, в рекламі, в мережі Інтернет.

Згідно п. 1.7. Договору за цим договором сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "A·GRAIN", що засвідчується свідоцтвами України на торговельну марку №287176, № 287177, № 287178, виданих 25.11.2020, на оплатних засадах також передає стороні 2 виключне право перешкоджати неправомірному використанню таких торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання.

У відповідності до п. 1.8. Договору право, яке передається відповідно до умов п. 1.7. цього договору включає в себе право забороняти іншим особам використовувати:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг (п. 1.8.1. Договору);

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (п. 1.8.2. Договору);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (п. 1.8.3. Договору);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (п. 1.8.4. Договору).

Як передбачено п. 1.9. Договору, передбачені п. 1.1., п. 1.7. цього договору права, сторона 2 може реалізовувати в тому числі, але не обмежуючись, шляхом надіслання вимог/претензій особам, у діях яких містяться ознаки порушення прав власника свідоцтв на торговельні марки, про припинення порушення, відшкодування шкоди; звернення в органи, установи, організації, а також в суд із заявами/вимогами щодо будь-яких посягань на права щодо торговельних марок за цим договором, припинення порушень, заборони використання торговельних марок, делегування та реєстрації доменних імен, стягнення відшкодування тощо.

Пунктом 3.1. Договору передбачено, що за використання торговельних марок, в обсягах та у способи, які передбачені цим договором, сторона 2 сплачує на користь сторони 1 винагороду, яка включає в себе плату за передання виключного права перешкоджати неправомірному використанню таких торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання (винагорода).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та/або їх уповноваженими на це представниками та діє до 01.02.2030 (п. 5.1. Договору).

17.03.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агреін" (постачальник) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" (покупець) укладено договір поставки № AG45-03/22ТР, відповідно до п. 1.1. якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість (т. 2, а. с. 99-104).

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" видано довіреність до договору поставки № AG45-03/22ХМ від 17.03.2022 на Прядко Б.В. на отримання (прийняття) товару (т. 2, а. с. 105).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін" мало намір здійснити поставку товару товариству з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" згідно видаткових накладних № 102 від 15.04.2022 на суму 334 842 грн 16 коп., № 132 від 28.04.2022 на суму 460 451 грн 46 коп., № 141 від 29.04.2022 на суму 33 978 грн 55 коп., № 230 від 10.05.2022 на суму 67 175 грн 40 коп. (т. 2, а. с. 116-119).

24.03.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агреін" (постачальник) та Фермерським господарством "Кунчанський" (покупець) укладено договір поставки №AG49-03/22ХМ, відповідно до п. 1.1. якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість (т. 2, а. с. 92-97).

Фермерським господарством "Кунчанський" видано довіреність до договору поставки №AG49-03/22ХМ від 24.03.2022 на Дзюбюк О.П. на отримання (прийняття) товару (т. 2, а. с. 98).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін" мало намір здійснити поставку товару Фермерському господарству "Кунчанський" згідно видаткових накладних № 28 від 28.03.2022 на суму 67 482 грн 20 коп., № 45 від 04.04.2022 на суму 23 132 грн 72 коп., № 69 від 08.04.2022 на суму 101 462 грн, № 70 від 08.04.2022 на суму 309 045 грн 85 коп., № 71 від 08.04.2022 на суму 164 707 грн 01 коп. (т. 2, а. с. 111-115)

09.05.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агреін" (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Лінденванг" (покупець) укладено договір поставки № AG75-01/22ТР, відповідно до п. 1.1. якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість (т. 2, а. с. 189-194).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін" мало намір здійснити поставку товару товариству з обмеженою відповідальністю "Лінденванг" згідно видаткових накладних № 234 від 10.05.2022 на суму 19 459 грн 24 коп., № 235 від 10.05.2022 на суму 220 119 грн 48 коп., № 553 від 01.09.2022 на суму 115 000 грн 01 коп., № 550 від 05.09.2022 на суму 20 620 грн 08 коп., № 569 від 08.09.2022 на суму 27 045 грн 98 коп. (т.2, а. с. 106-110).

Товариством з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" надано висновок експерта №35/22 у сфері інтелектуальної власності від 18.07.2022, складеного судовим експертом Кісіль Н.В. (т. 1, а. с. 31-95), відповідно до якого експерт дійшов таких висновків:

1) товари та послуги, для яких у мережі Інтернет (зокрема, на сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg/featured) та у рекламі застосоване словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є такими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

2) словесне позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що застосоване у мережі Інтернет (зокрема на сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg/featured) та у рекламі, є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

3) позначення "agrain", що використовується в доменному імені agrain.in.ua, є схожим із торговельною маркою А·GRAIN за свідоцтвом № 287176 від 25.11.2020 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до довідки територіального сервісного центру МВС № 8041 № 31/26 від 28.07.2022 останнім повідомлено, що згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 01.08.2022 за ТОВ "Агреін", код 44115175, на реєстраційному обліку перебуває, зокрема, транспортний засіб Renault Dokker білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 21.05.2021 дата реєстрації, виданий ТСЦ 6841 (т. 2, а. с. 26-28).

Саме про брендування вказаного автомобіля, вказував позивач в позовній заяві.

Відповідачем долучено до матеріалів справи висновок експерта № G-003-TTM/22 у сфері інтелектуальної власності від 26.09.2022, відповідно до якого судовим експертом Ткачук Т.М. (т. 3, а. с. 9-75) зроблено такі висновки:

1) позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" не є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані;

2) торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 не застосовані у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН";

3) позначення "АГРЕІН", "AGRAIN", "AG", яке подано на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg;

4) торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 не застосовані у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg;

5) позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg не є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані.

Згідно висновку державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № 186276/ЗМ/22 від 20.10.2022 за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) відносно усього переліку товарів і послуг (т. 3, а. с. 181).

Відповідно до рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № 186935/ЗМ/22 від 22.10.2022 затверджено висновок кваліфікаційної експертизи № 186276/ЗМ/22 від 20.10.2022 за заявкою на торговельну марку № m202107747, зареєстровано торговельну марку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг (т. 3, а. с. 180).

Згідно свідоцтва на торговельну марку № 328316 торговельна марка Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" була зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 18.01.2023 (т. 4, а. с. 110 на звороті).

Також, в матеріалах справи наявний висновок експерта № 199/1-7/22 від 24.04.2023, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Н. Ковальовою (т. 4, а. с. 78-94), відповідно до якого судовий експерт дійшов таких висновків:

1) позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані;

2) у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

3) позначення "АГРЕІН AGRAIN AG", яке подане на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg;

4) у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg застосовано торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

5) позначення "agrain", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровано;

6) при визначенні схожості позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 визначальною є фонетична ознака;

7) позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах;

8) у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

Крім того, в матеріалах справи наявні копії: статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін", затвердженого рішенням установчих зборів учасників ТОВ "Агреін" (протокол № 1 від 12.03.2021); виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.03.2021, позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії (т. 2, а. с. 85-91; т. 4, а. с. 138-144).

Аналізуючи встановлені обставини справи та переглядаючи спірні правовідносини на предмет наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, суд апеляційної інстанції приймає до уваги наступні положення діючого законодавства з урахуванням фактичних обставин справи.

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Згідно з частинами першою та другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту.

Згідно до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Згідно із ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів, послуг) (ч. 1 ст. 420 ЦК України).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суд зауважує, що мета торговельної марки полягає у вирізненні одних товарів і послуг від інших.

Частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, передбачено, що у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Абзацами 4 та 5 пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абзацом п`ятим пункту 4 статті 16 Закону торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частина 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

Вище вказано, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" звернулося із позовом в цій справі, з метою захисту прав інтелектуальної власності, шляхом заборони відповідачу використовувати схоже із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 словесне позначення "AGRAIN" у мережі Інтернет на всіх веб-сторінках, зокрема, за посиланням agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у рекламі, в діловій документації, в доменних іменах, зокрема, доменному іменні agrain.in.ua.

Підставою такого позову є визначені позивачем обставини порушення відповідачем прав інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" на зареєстровану торговельну марку.

Відповідач в свою чергу, заперечуючи проти позову, вказує на те, що знак для товарів і послуг, який на праві власності зареєстрований за позивачем, є відмінним від словесного позначення "AGRAIN" за графічною (візуальною) схожістю, за фонетичним звучанням, за смисловою (семантичною) схожістю, а також неспорідненістю товарів і послуг сторін спору.

Водночас, для з`ясування відповідних обставин, що мають значення для цієї справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити такі обставини неможливо.

Апеляційний господарський суд зауважує, що під час розгляду справи в суді першої інстанції, як позивачем, так і відповідачем були надані висновки експертів у сфері інтелектуальної власності. Однак, такі висновки є суперечливими.

В свою чергу, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 29.11.2022 призначено у справі № 924/526/22 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності (т. 4, а. с. 4-6)

На вирішення експерта було поставлено такі питання:

1) чи є позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані?

2) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

3) чи застосоване позначення "АГРЕІН AGRАIN AG", яке подано на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою №m202107747 у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

4) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

5) чи є позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України №287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні зареєстровані?

6) чи грає визначальну роль смислове (семантичне) значення при визначенні схожості позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України №287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020?

7) чи є позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах?

8) чи є застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 або позначення схоже із такими торговельними марками настільки, що ці позначення можна сплутати, у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

За результатом проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до висновок експерта № 199/1-7/22 від 24.04.2023, судовий експерт дійшов таких висновків:

1) позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані;

2) у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

3) позначення "АГРЕІН AGRAIN AG", яке подане на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg;

4) у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg застосовано торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020;

5) позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровано;

6) при визначенні схожості позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 визначальною є фонетична ознака;

7) позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах;

8) у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

Крім того, в матеріалах справи наявні копії: статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін", затвердженого рішенням установчих зборів учасників ТОВ "Агреін" (протокол № 1 від 12.03.2021); виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.03.2021, позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії (т. 2, а. с. 85-91; т. 4, а. с. 138-144).

Суд апеляційної інстанції вважає за необхідне вказати, що у згаданому висновку експерта, є посилання на позначення "AGREIN ", хоча спір виник щодо позначення схожого із "AGRAIN".

При цьому, на сторінці 29 в останньому абзаці, такого висновку зазначено … "Позначення "АГРЕІН AGREIN AG", яке …".

Між тим, двома абзацами вище міститься зображення словесного позначення "АГРЕІН AGRAIN AG".

На переконання апеляційного господарського суду вказане є опискою, яка була зроблена в ухвалі суду першої інстанції про призначення експертизи та в подальшому перейшла в описку у висновку експерта. Однак, така описка не впливає на розуміння такого висновку. Тому, загаданий висновок експерта визнається належним доказом у справі, і при перегляді рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, суд апеляційної інстанції вказує вірне позначення.

Додатково суд вказує, що на вказує, що скаржник не зазначав про відповідну описку (як в ухвалі, так і у висновку) під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Відповідно до дослідницької частини висновку, при наданні відповіді на перше питання експерт зазначив таке.

Дослідження звукових (фонетичних) ознак.

При порівнянні фонетичних ознак досліджуваних об`єктів ("АГРЕІН" [а-гре'-ін]; A·GRAIN [е'] [ґрейн]), виконаних латиницею, експертом встановлено, що: довжина позначень однакова; приголосні звуки порівняльних позначень послідовно співпадають; голосні звуки порівняльних позначень співпадають частково; склади та їх розташування послідовно співпадають. Незначна різниця в затримці при промовлянні [е'] [ґрейн] не впливає на висновок про схожість досліджуваних позначень за фонетичними ознаками. Із вищевикладеного за висновком експерта слідує, що досліджувані об`єкти схожі за фонетичними ознаками.

При порівнянні фонетичних ознак досліджуваних об`єктів ("AGRAIN" [еґре`йн]; A·GRAIN [е'] [ґрейн]), виконаних латиницею, експертом встановлено, що: довжина позначень однакова; всі звуки порівняльних позначень послідовно співпадають; позначення складаються з одних і тих самих голосних і приголосних звуків, які розміщені в однаковому порядку; склади та їх розташування послідовно співпадають. Незначна різниця в затримці при промовлянні [е'] [ґрейн] не впливає на висновок про схожість досліджуваних позначень за фонетичними ознаками. Із вищевикладеного за висновком експерта слідує, що досліджувані об`єкти схожі за фонетичними ознаками.

Дослідження семантичних ознак.

Торговельні марки A·GRAIN за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 та позначення "AGRAIN" і "АГРЕІН", які застосовані у назві комерційного найменування, складаються з словесних елементів викладених літерами як кириличної, так і латинської абетки. Зареєстровані торговельні марки містять елемент у вигляді крапки між літерами "А" та "G", який не займає домінуючого положення і виступає в якості розділового знака. Головним елементом зареєстрованих торговельних марок є саме словесний елемент, який превалює в смисловому і просторовому значенні, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Відносно семантичного значення "A GRAIN" та "AGRAIN" експерт відмічає, що у словниках не виявлено статей із тлумаченням такого слова як "agrain", що свідчить про його вигаданий характер, тобто штучний спосіб творення. Також при дослідженні фонетичних ознак позначень було зазначено, що незначна різниця у тривалості вимовляння на початку суттєво не впливає на висновок про ступень їх фонетичної схожості. Це ж стосується словесного позначення "АГРЕІН" воно не має самостійного семантичного значення.

При цьому за правилами англійської мови перед іменниками може використовуватися артикль "а", для висловлення їхньої невизначеності.

У Новому англо-українському та українсько-англійському словнику міститься переклад слова "grain": 1. зерно, хлібні злаки; 2. зернятко. Також у Великому тлумачному словнику сучасної української мови виявлено словникові статті "аграрій", "аграрний", "аграрник".

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, експерт зазначає, що словесні позначення "A GRAIN" та "AGRAIN", які виконані англійською мовою, можуть бути з легкістю прочитані вітчизняним споживачем та є для нього зрозумілим. Семантика позначень також добре відома вітчизняному споживачу послуг, для яких зареєстровано та використовується позначення, адже більшість українців, які є задіяними у сфері, що пов`язана із агрономією або до неї дотичними послугами, вільно володіють англійською.

Експертом зауважено, що для словесних позначень вирішальне значення має їхнє звучання (фонетична ознака). Знаки, які записані по-різному можуть вимовлятися однаково, що відіграє вирішальну роль при усних сповіщеннях. Враховуючи викладене вище, а також той факт, що незначна різниця в написанні словесних позначень не впливає на попередні висновок про схожість фонетичного та семантично схожих позначень, експерт дійшов висновку, що позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані.

При наданні відповіді на поставлене питання 2 експерт зазначив наступне.

За результатами проведеного дослідження товарів і послуг, для яких у мережі Інтернет (в межах наданих на дослідження матеріалів) та у рекламі застосовано словесне позначення "AGRAIN", та послуг 35 класу МКТП, на які поширюється правова охорона торговельних марок за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 експертом виявлено таке:

- споживачами послуг, що надаються, є сільськогосподарські товаровиробники, які виробляють та користуються різноманітною сільськогосподарською продукцією та послугами в сфері сільськогосподарського бізнесу, зокрема, через відповідні вебсайти;

- досліджувані послуги мають професійний характер, однакові умови та канали збуту (мережа Інтернет, замовлення, продаж, в тому числі через мережу Інтернет, тощо);

- досліджувані послуги мають однакове призначення для ведення агробізнесу та забезпечення інформацією, консультаціями та порадами сільськогосподарських товаровиробників;

- потенційними споживачами досліджуваних послуг є підприємства та спеціалісти у сфері сільськогосподарського виробництва;

- досліджувані послуги мають однаковий характер (комерційні послуги та послуги професійного характеру);

- в силу своєї природи (рід товарів і послуг; канали збуту, тощо) та призначення можуть викликати у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги із використанням позначення "AGRAIN".

Згідно інформації, що міститься в матеріалах справи експертом встановлено, що правова охорона торговельних марок за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 поширюється на більш широкий перелік послуг 35 класу МКТП, ніж ті, для яких у мережі Інтернет та у рекламі застосоване словесне позначення "AGRAIN". Товари та послуги, що пропонуються у мережі Інтернет, є тими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу МКТП, на які поширюється правова охорона торговельних марок за свідоцтвами України № 287176, № 287177, № 287178.

Для встановлення факту використання торговельних марок за свідоцтвами України № 287176, № 287177, № 287178 у доменному імені agrain.in.ua необхідним є порівняння словесного позначення "agrain", яке також може використовуватися для відображення серії знаків у доменному імені, із розрізняльною частиною доменного імені agrain.in.ua, а саме із словесним позначенням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та визначити чи споріднені послуги, для яких такі позначення зареєстровано та використовуються.

Словесне позначення "agrain", у вигляді якого згідно з Правилами домену може бути відображена торговельна марка у доменному імені, є тотожним з позначенням "agrain", яке є розрізняльною частиною доменного імені agrain.in.ua, та словесними марками "agrain", права на які належать товариству з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро". Як зазначено раніше використання кольорів, шрифтів, позначень у вигляді крапки тощо, у даному випадку на висновок про тотожність словесних позначень не впливає.

Отже, враховуючи висновки отримані при дослідженні питання 1 та викладене вище, експерт дійшов висновку, що у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

При наданні відповіді на поставлене питання 3 експерт зазначив таке.

Словесне позначення "АГРЕІН AGRAIN AG", подане на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747, складається із трьох слів, виконаних в три горизонтальні рядки. Перше слово "АГРЕІН" є транслітерацією українською мовою другого слова "AGRAIN", а третє слово "AG" створено шляхом використання перших двох літер англомовної версії назви товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН".

За висновком експерта позначення "АГРЕІН AGRAIN AG", яке подане на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg.

При наданні відповіді на поставлене питання 4 експерт зазначив наступне.

Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи, у рекламі та на інтерент-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, широко застосовані позначення "AGRAIN", що відрізняються кольором, шрифтом, розміром літер, але є тотожними за фонетичними та семантичними ознаками. У відповіді на перше питання даного висновку дослідження ступеня схожості торговельних марок за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 і словесного позначення "AGRAIN". За результатами вказаного дослідження було отримано відповідь про наявну схожість до ступеня сплутування словесного позначення "AGRAIN" із застосованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

Враховуючи викладене, а також дослідження кола послуг, для яких використовуються позначення у питанні 2, експерт дійшов висновку, що у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg застосовано торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

При наданні відповіді на поставлене питання 5 експерт зазначив наступне.

Дослідження питання схожості словесного позначення "agrain" із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020, було викладено під час дослідження питання 1 цього висновку.

Таким чином, експерт дійшов висновку, що позначення "agrain", що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровано.

При наданні відповіді на поставлене питання 6 експерт зазначив наступне.

Дослідження фонетичних та семантичних ознак досліджуваних позначень було викладено під час відповіді на питання 1 цього висновку. При порівнянні словесних позначень, зазвичай, визначальною є фонетична ознака.

Отже, експерт дійшов висновку, що при визначенні схожості позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 визначальною є фонетична ознака.

При наданні відповіді на поставлене питання 7 експерт зазначив таке.

Дослідження питання схожості словесного позначення "agrain" із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020, було викладено під час дослідження питання 1 цього висновку.

Таким чином, експерт дійшов висновку, що позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020 стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах.

При наданні відповіді на поставлене питання 8 експерт зазначив наступне.

Відповідь на поставлене питання було викладено під час дослідження питання 1 цього висновку.

Отже, експерт дійшов висновку, що у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020.

Суд апеляційної інстанції погоджується із місцевим господарським судом відносно того, що висновок експерта № 199/1-7/22 від 24.04.2023 підтверджує доводи позивача про схожість словесного позначення "AGRAIN", що застосоване у мережі Інтернет (зокрема на сайтах за посиланнями agrain.in.ua, facebook.com/agrain.ukraine, youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg/featured) та у рекламі, позначення "agrain", що використовується в доменному імені agrain.in.ua, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, № 287178 від 25.11.2020, а також спорідненість товарів та послуг, для яких у мережі Інтернет та у рекламі застосоване словесне позначення "AGRAIN", із товарами і послугами 35 класу, для яких зареєстровані торговельні марки за вищенаведеними свідоцтвами.

Окремо, суд апеляційної інстанції зауважує, що судовим експертом в таблиці 1 проведено співвідношення товарів і послуг та вказано, що всі позначення а саме "АГРЕІН", що є комерційним фірмовим найменуванням українською мовою юридичної особи - ТОВ " АГРЕІН", і торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, №287178 від 25.11.2020 зареєстровано для тих самих та споріднених послуг.

Тобто, з висновку експерта № 199/1-7/22 від 24.04.2023 вбачається, що відповідач використовує позначення "АГРЕІН" для тих самих або споріднених послуг, для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020 та № 287178 від 25.11.2020.

Більше того, суд враховує, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основний вид діяльності позивача - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. За вказаним видом діяльності здійснює господарську діяльність і відповідач. При цьому, суд зважає, що хоча такий вид економічної діяльності у відповідача за відомостями реєстру не є основною, однак це не виключає можливість здійснення ним своєї господарської діяльності на тому ж сегменті ринку, що й позивач, з використанням позначень, схожими до тих, для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020, №287177 від 25.11.2020 та № 287178 від 25.11.2020.

Також, суд апеляційної інстанції погоджується із тим, що наявність у відповідача свідоцтва на торговельну марку № 328316, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 18.01.2023, не є підставою для відмовив в цьому позові, оскільки відповідачем не доведено належними доказами, що він застосовував свою торговельну марку виключно щодо товарів і послуг з класів, для яких вона зареєстрована (01,05, 44).

Крім того, вище вказаним висновком експерта підтверджено, що відповідач на веб-сайтах і домені, у рекламі, у діловій документації застосовує словесне позначення "AGRAIN" для товарів і послуг, споріднених із вказаними у свідоцтвах на торговельні марки позивача. Тобто, використання відповідачем позначення схожого із його ж торговельною маркою та/або щодо класів товарів і послуг, для яких вона не була зареєстрована, не може вважатися застосуванням такої торговельної марки і відповідач не має правових підстав для такого використання.

Щодо посилання відповідача на правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 17.09.2020 у справі № 925/329/19, суд вказує, що така правова позиція не є релевантною до цього спору, оскільки постанова суду касаційної інстанції ухвалена за іншої, ніж у цій справі, фактично-доказової бази, тобто хоча й за подібного правового регулювання, але за інших обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями, і за інших поданих сторонами та оцінених судами доказів, у залежності від яких (обставин і доказів) й прийнято відповідне судове рішення.

Підсумовуючи усе викладене в сукупності, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що відповідачем порушуються інтелектуальні права позивача на використання торговельних марок, наданих за ліцензійним договором, та необхідності надання їм правової охорони, визначеної ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, суд апеляційної інстанції вказує, що скаржник помилково зазначає про заборону йому використовувати його комерційне найменування, а також слів/словесних сполучень, котрі пов`язані із словом "зерно" на англійській мові, оскільки предметом спору є заборона використовувати саме словесне позначення "AGRAIN", котре схоже із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами №287176 від 25.11.2020, № 287177 від 25.11.2020, №287178 від 25.11.2020.

Інше трактування позовних вимог, до котрого вдається відповідач, є помилковим.

Щодо повноважень адвоката Буняка Ю.І.

21.01.2022 між Шевцовою Г.М. (замовник) та адвокатським об`єднанням "Брант" укладено договір про надання правової допомоги № 140/3/2021-ГП (т. 4, а. с. 228-230), відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання надати оплатну правову допомогу клієнту в тих обсягах і на тих умовах, які визначені цим договором.

За змістом статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до частини 4 статті 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах.

В матеріалах справи є Повідомлення-згода від 25.01.2022 про визначення клієнта за про надання правової допомоги № 140/3/2021-ГП яким замовник зазначив клієнтом позивача, а останній з цим погодився, тобто правова допомога надавайсь за згодою і з відома учасників відносин (т. 4, а. с. 222).

Крім того, в матеріалах справи наявний ордер про надання правової допомоги Позивачу, чого повністю достатньо відповідно до п.2 ч.4 ст.60 ГПК України для підтвердження повноважень представництва (т. 1, а. с. 29).

Таким чином, матеріали справи містять достатні та належні докази на підтвердження наявності в адвоката Баняк Ю.Г. на представлення інтересів ТОВ " Консалт Агро".

Колегія суддів також зазначає, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод. (рішення Суду у справі Трофимчук проти України, no. 4241/03, від 28.10.2010).

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року). Оскаржене судове рішення відповідає критерію обґрунтованості судового рішення.

Колегія суддів з огляду на викладене зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі і ключові питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних в справі доказів.

В силу приписів ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Зважаючи на вказане, судова колегія зазначає, що доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують встановлених обставин справи, а тому не приймаються судом апеляційної інстанції до уваги.

Відповідно до ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 у справі №924/526/22 слід залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" - без задоволення.

Щодо додаткового рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі № 924/526/22, суд вказує, що скаржник не вказує жодних підстав для його скасування, визначених ст. 277 ГПК України.

При цьому, суд апеляційної інстанції не встановив підстав для виходу за межі апеляційної скарги, такі як порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права при ухваленні додаткового рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі №924/526/22.

Тому, враховуючи приписи ст. 269 ГПК України про межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції, суд дійшов висновку про залишення вказаного додаткового рішення вказане судове без змін.

Щодо поданої відповідачем заяви про розподіл судових витрат від 04.09.2023, в якій просить суд віднести до судових витрат, понесених відповідачем, такі витрати: 1) витрати стосовно замовлення висновку експерта у сумі 41 340 грн 63 коп.; 2) витрати стосовно проведення судової експертизи у сумі 117 792 грн 48 коп.; 3) витрати стосовно правничої допомоги, які поніс відповідач під час розгляду справи в суді першої інстанції у сумі 80 700 грн; 4) витрати на оплату судового збору за подачу апеляційної скарги в сумі 3 721 грн 50 коп., судом вказує, що відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275-279, 282 ГПК України, Північно-західний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2023 у справі №924/526/22 та додаткове рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.07.2023 у справі № 924/526/22 - без змін.

2. Справу № 924/526/22 надіслати Господарському суду Хмельницької області.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у випадках, строках та порядку встановлених статтями 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений "28" вересня 2023 р.

Головуючий суддя Петухов М.Г.

Суддя Бучинська Г.Б.

Суддя Василишин А.Р.