УХВАЛА

м. Київ

19.09.2023Справа № 910/18579/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1);

Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 2);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3);

про визнання повністю недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І. П.

Представники:

Від позивача: Сопільняк О.Ю., адвокат, ордер серії АІ № 1194671 від 11.01.2022;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: Запорожець Л.Г., уповноважена особа;

Від відповідача 3: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3), у якому просить:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259387 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ";

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259386 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №259386 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977 шляхом використання позначень "НУТРІДЕМ" та "NUTRIDEM" для нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт, використання позначень в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет.

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977, а також на комерційне найменування "НУТРІМЕД", а саме, використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів ТОВ "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37593550; адреса: Україна, 03067, Київ, вул. Машинобудівна, 35-А), як реєстратора доменного імені "nutridem.com.ua", припинити делегування доменного імені "nutridem.com.ua" шляхом видалення домену з реєстру доменних імен.

Позовні вимоги обґрунтовані необхідністю захисту прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування, а також захисту інтересу позивача, як особи, яка використовує зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2021 відкрито провадження у справі № 910/18579/21, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11.01.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2022 закрито провадження у справі № 910/18579/21 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 замінено відповідача 2 у справі № 910/18579/21, а саме: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 призначено у справі № 910/18579/21 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, а провадження у справі №910/18579/21 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

10.05.2023 до суду від атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича надійшов висновок експерта № 243 від 10.05.2023, а також матеріали справи № 910/18579/21.

До господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи, яке обґрунтоване тим, що висновок атестованого судового експерта Жили Богдана Володимировича щодо фонетичної схожості зводиться до виявлення та визначення окремих факторів, а не обставин фонетичної схожості знаків в цілому, дослідження здійснено вибірково щодо певних товарів конкретних класів 5 та 29 МКТП, а порівняння щодо частини інших класів товарів не реалізовано взагалі, при цьому дослідження однорідності та спорідненості товарів і послуг щодо торговельних марок за свідоцтвами № 259386 та № 215583 не проводилось, а в частині встановлення можливості введення в оману у питаннях 4, 5 дослідження засновуються на висновках, викладених у відповідях на питання 1-3, які викликають сумніви у їх правильності.

Розглянувши у підготовчих засіданнях 12.09.2023 та 19.09.2023 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед", заслухавши думку представників учасників справи, суд прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до чинного законодавства України, суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Частиною 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України визначено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до ч. 4 п. 1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Так, за приписами ч. 1-3 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу", судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно з п. 7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

З огляду на наведене, з`ясувавши обставини й дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для об`єктивного та правильного вирішення спору необхідним є задовольнити клопотання позивача та призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01021, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 28/2, н/п № 43).

За змістом п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме позивач, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Як визначено п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд може заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статями 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/18579/21 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01021, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 28/2, н/п № 43).

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

2) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки -20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" (комбін.) за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002)?

3) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016)?

4) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

5) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 ( дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

6) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України №218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

7) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ" схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "НУТРІМЕД"?

3. Для проведення експертизи матеріали справи № 910/18579/21 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01021, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 28/2, н/п № 43).

4. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед".

6. Провадження у справі № 910/18579/21 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені статями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.09.2023

Суддя О.В. Мандриченко