ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"19" вересня 2023 р. Справа№ 910/14228/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Станіка С.Р.

Копитової О.С.

за участю секретаря судового засідання Нечасного О.Л.

у присутності представників сторін:

від позивача: Войков А.П. на підставі довіреності

від відповідача-1: не з`явились

від відповідача-2: Захарчишина В.С. в порядку самопредставництва

розглядаючи апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року

у справі №910/14228/21 (суддя Босий В.П.)

за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" 2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 позов Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено повністю:

- визнано недійсним частково свідоцтво України №244584 від 10.07.2018 року на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи"; визнано недійсним свідоцтво України №273705 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму."; визнано недійсним свідоцтво України №273706 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму"; визнано недійсним свідоцтво України №273707 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтв України на торговельні марки №244584 від 10.07.2018р., №273705 від 25.03.2020р., №273706 від 25.03.2020р. та №273707 від 25.03.2020р., про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонено ТОВ "Сігмаінжиніринг" використовувати торговельну марку за свідоцтвом України №244584 для товарів "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи" та торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 для товарів: "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.";

- стягнуто з ТОВ "Сігмаінжиніринг" на користь позивача судовий збір у розмірі 10215,00 грн.;

- стягнуто з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на користь позивача судовий збір у розмірі 10215,00 грн.

Не погоджуючись із зазначенням рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Сігмаінжиніринг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі повністю та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Крім того, не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" також звернулась до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у даній справі в частині розподілу судових витрат та ухвалити нове рішення, яким стягнути судовий збір у розмірі 20 430 грн. з ТОВ "Сігмаінжиніринг".

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 08.08.2022 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21, об`єднано вказані апеляційні скарги в одне апеляційне провадження для спільного розгляду та призначено справу до розгляду.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційних скаргах вимог, постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року апеляційну скаргу ТОВ "Сігмаінжиніринг" задоволено; апеляційну скаргу ДП "Український інститут інтелектуальної власності" задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі; стягнуто з позивача на користь відповідача-1 30645,00 грн. понесених судових витрат за подання апеляційної скарги.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 заяву ТОВ "Сігмаінжиніринг" про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 в частині стягнення судового збору в розмірі 30 645,00 грн. за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року залишено без розгляду; задоволено заяву відповідача-1 про вирішення питання про судові витрати у справі №910/11846/20 та доповнено резолютивну частину постанови Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року у справі №910/14228/21 після п`ятого абзацу абзацами такого змісту:

"Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 112668 грн.

Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург,Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" (01014, м.Київ, вул.Болсуновська, 8, оф.25; ідентифікаційний код 39297237) витрати пов`язаних із залученням експертів та проведення експертизи у розмірі 100 000 грн.

Зобов`язати господарський суд м.Києва видати відповідні накази".

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2023 року здійснено заміну співвідповідача у справі №910/14228/21 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.02.2023 року касаційні скарги Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2022 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2022 року у справі №910/14228/21 скасовано, справу №910/14228/21 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 15.02.2023 року вказану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Грек Б.М., Поляков Б.М.

Ухвалою суду від 20.02.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 02.02.2023 року по справі №910/14228/21, та призначено справу до розгляду на 14.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

До дати судового засідання через відділ документального забезпечення суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду у даній справі, а від ТОВ "Сігмаінжиніринг" - клопотання про відкладення розгляду справи та надання часу для мирного врегулювання спору.

Судове засідання, призначене на 14.03.2023 року, не відбулось у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги у місті Києві.

Після усунення обставин, що зумовили зняття справи з розгляду, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 23.03.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.03.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 22.03.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням постанови Верховного суду від 02.02.2023 року у даній справі.

В судовому засіданні 23.03.2023 протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 13.04.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Судове засідання, призначене на 13.04.2023 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. у відпустці.

Після виходу судді Остапенка О.М. з відпустки ухвалою суду від 14.04.2023 року розгляд справи №910/14228/21 призначено на 18.05.2023 року за участю повноважених представників учасників провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.05.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Грек Б.М., Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 17.05.2023 року справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року прийнято до провадження у визначеному складі.

18.05.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 22.06.2023 року за участю повноважених представників сторін.

22.06.2023 року протокольною ухвалою суду оголошено перерву до 03.08.2023 року за участю повноважених представників сторін.

22.08.2023 року через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшли пояснення стосовно можливості призначення судової експертизи у справі.

У зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л у відпустці та рішенням Вищої ради правосуддя від 01.08.2023 про звільнення судді Грека Б.М. у відставку витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Поляков Б.М., Станік С.Р.

Ухвалою суду від 02.08.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року та призначено справу до розгляду на 22.08.2023 року за участю повноважних представників сторін.

Ухвалою суду від 22.08.2023 розгляд справи №910/14228/21 відкладено на 12.09.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі та запропоновано сторонам у справі визначитись з переліком питань, які необхідно поставити судовим експертам, у разі призначення судової експертизи у справі, експертною установою, якій слід доручити проведення такої експертизи, а також особу, на яку буде покладення витрати на її проведення.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшли пояснення по справі.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2023 для розгляду справи №910/14228/21 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Станік С.Р., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 12.09.2023 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/14228/21 за апеляційними скаргами ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.06.2022 року.

Іншою ухвалою суду від 12.09.2023 року оголошено перерву у справі до 19.09.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

В судове засідання 19.09.2023 року заявились представники позивача та відповідача-2.

Представник відповідача-1 в судове засідання не з`явився, надіславши до його початку засобами електронного зв`язку клопотання про розгляд справи без його участі.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів встановила наступне.

У вересні 2021 року Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Сігмаінжиніринг" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (правонаступником якого є ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"), в якому просила суд:

- визнати частково недійсним свідоцтво України №244584 на торговельну марку для товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи";

- визнати недійсними свідоцтва України №273705 ["Сігма Інжиніринг"], №273706 ["Сигма Инжиниринг"] та №273707 ["Sigma Engineering"] на торговельні марки для товарів 7 класу МКТП "верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму";

- зобов`язати відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України на торговельну марку №244584 та визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №273705, №273706 та №273707, про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити відповідачу-1 використовувати торговельні марки за вказаними вище свідоцтвами.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Зокрема, вказані торговельні марки є схожими з торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

Тобто, спір у даній справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними свідоцтв України №244584, №273705, №273706 та №273707 для товарів 7 класу МКТП, а також зобов`язання відповідача-2 внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

На підтвердження вказаних вище доводів, позивачем до позовної заяви додано висновок експерта №212 від 28.05.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Б.В.

На розгляд експерта були поставлені наступні питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом «Sigma» за міжнародними реєстраціями №№450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184?

За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив наступні висновки:

- з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№244584, 273705, 273706, 273707 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;

- стосовно таких, наведених у свідоцтві України №244584, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно таких, наведених у свідоцтвах України №№273705, 273706, 273707, товарів 07 класу МКТП, (згідно переліку вище в п. 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);

- торговельні марки за свідоцтвами України №№273705, 273706, 273707 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно переліку вище в п. 1).

Вказаний висновок складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України №1065 дійсне до 30.01.2022).

У висновку зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Одночасно, на спростування доводів позивача, відповідач-1 подав суду першої інстанції висновок експерта №02-12/21 від 27.12.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою А.В., який було долучено відповідачем-1 до матеріалів справи згідно заяви від 04.01.2022 року.

Відповідно до положень ст.80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 165 ГПК України відзив повинен містити, в тому числі, перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;

Як встановлено судом, 03.11.2021 відповідачем-1 суду першої інстанції заявлено клопотання про продовження строку підготовчого провадження, в якому останнім зазначено про те, що з метою захисту своїх прав і інтересів у ТОВ "Сігмаінжиніринг" виникла необхідність у залученні атестованого судового експерта Андрєєвої А.В. з питань інтелектуальної власності, однак виготовлення експертного висновку потребує значного часу. На підтвердження вказаних обставин до клопотання долучено копію договору від 01.11.2021 року №01-11/21.

Крім того, 05.11.2021 року відповідачем-1 надано суду відзив на позовну заяву, в якому наведено перелік документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, серед яких, зокрема, Висновок експерта Андрєєвої А.В. щодо проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності із відповідними матеріалами для проведення експертизи.

Отже, відповідачем-1 в даному випадку дотримано вимог процесуального законодавства щодо надання доказів у справі, зокрема висновку експерта в порядку ст. 101 ГПК України.

Так, на вирішення експерта Андрєєвої А.В. були поставлені наступні питання:

- чи мало позначення за свідоцтвом України №244584 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016?

- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи?

- чи є словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України №273705 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією?

За наслідками проведення експертизи експерт дійшов таких висновків:

- позначення за свідоцтвом України №244584 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016р.;

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- словесна торговельна марка "Сігма Інжиніринг" за свідоцтвом України № 273705 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Сигма Инжиниринг" за свідоцтвом України №273706 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка "Sigma Engineering" за свідоцтвом України №273707 не є тотожною або схожою із торговельною маркою "Sigma" за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

З матеріалів справи вбачається, що висновок №02-12/21 від 27.12.2021 року також складений кваліфікованим експертом відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно з ст.384 КК України експерт обізнаний.

Тобто, висновки експерта Андрєєвої А.В., мають протилежні результати дослідження ніж у висновку експерта Жили Б.В.

Таким чином, надані позивачем та відповідачем-1 та наявні в матеріалах справи висновки експертів, як докази у справі, відповідають вимогам ст.ст. 98, 101 ГПК України та можуть підтверджувати обставини, що становлять предмет доказування у даній справі згідно з положеннями ч. 2 ст. 76 ГПК України, однак є взаємовиключними.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з статтями 76, 77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Згідно з ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судова експертиза призначається лише в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи, питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися після вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті.

Колегія суддів зазначає, що для з`ясування дійсних обставин даної справи щодо відповідності/невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони необхідні спеціальні знання, тобто такі обставини можуть бути підтверджені висновком експерта.

Слід також зазначити, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (такий висновок міститься у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

Таким чином, оскільки наявні в матеріалах справи експертизи об`єктів інтелектуальної власності взаємосуперечливі, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за доцільне з власної ініціативи призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ч. 3 ст. 99 ГПК України суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно, в свою чергу, ч. 4 наведеної статті передбачає, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначаються судом, визначається саме судом.

Тобто вирішення питання щодо експертної установи, а також остаточний перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експертизи, належить до компетенції саме господарського суду.

За вказаних вище обставин, дослідивши запропоновані сторонами перелік питань, які необхідно поставити судовим експертам, експертну установу, якій слід доручити проведення такої експертизи, а також особу, на яку буде покладення витрати на її проведення, враховуючи відсутність згоди щодо експертних установ для проведення судової експертизи у даній справі, а також беручи до уваги конкретні обставини справи та вид експертизи, яка призначається у даній справі, колегія суддів на підставі Закону України "Про судову експертизу" та статті 99 ГПК України вважає за доцільне доручити виконання судової експертизи у даній справі Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та поставити експерту визначені судом питання, вирішення яких матиме значення для правильного вирішення спору.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи суд дійшов висновку покласти на Компанію KAESER KOMPRESSOREN SE, як особу, яка ініціювала судове провадження у даній справі №910/14228/21.

У зв`язку з призначенням судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, судова колегія вважає за необхідне на час її проведення зупинити провадження у справі у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 та 270 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Призначити у справі №910/14228/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

2.На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що, при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника.

3.Для проведення експертизи надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України копію ухвали суду та матеріали справи №910/14228/21 за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

4.Попередити експерта, який буде здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

5.Витрати, пов`язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - Компанію KAESER KOMPRESSOREN SE.

6.Зупинити провадження у справі №910/14228/21 за позовом Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сігмаінжиніринг" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про визнання недійсним свідоцтв та зобов`язання вчинити дії до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

7.По закінченню експертизи висновки та матеріали справи №910/14228/21, а також документи, що підтверджують витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, надіслати до Північного апеляційного господарського суду.

8.Копію ухвали суду надіслати учасникам провадження у справі.

Ухвала суду набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 20.09.2023 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.Р. Станік

О.С. Копитова