ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"04" вересня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1689/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

Секретар судового засідання Арнаутова А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: ПУМА СЕ (PUMA SE) (Пума Вей 1, 91074 Герцогенаурах, Німеччина)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі" (65026, Одеська обл., м. Одеса, пл.Грецька, буд. 1, офіс 201-Б)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Одеської митниці (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, буд. 21 А)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

за участю представників сторін:

від позивача: Войков А.П. довіреність від 10.08.2020

від відповідача: Краснопивцев О.К. - ордер ВН №1248569 від 18.05.2023

від третьої особи: Яровенко Д.О. самопредставництво

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог ПУМА СЕ (PUMA SE).

24.04.2023 ПУМА СЕ (PUMA SE) звернулося до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі", в якій просить суд:

1) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Стіллі" здійснювати використання позначення «», «», «» у вигляді вигнутих асиметричних смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SЕ для товару «взуття жіноче», а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

2) вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «Товар №1 Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* р.36 - 200 пар.; Товар № 2. Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.:BL21-* р.37-40 - 1400 пар., всього: 1600 пар.», ввезений за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 21.03.2023 № UA500500/2023/009288, одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна, 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: RUIAN TONGQI SHOES CO., LTD, No 59 Zhenfu East Road, Linguang Community, Xianjiang Town, Ruian City, Zhejiang Province, China.

2. Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі.

12.04.2023 ПУМА СЕ (PUMA SE) звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою про забезпечення позову, яка ухвалою суду від 14.04.2023 (суддя Лічман Л.В.) була задоволена. Вказаною ухвалою судом заборонено Державній митній службі України в особі відокремленого підрозділу Одеської митниці здійснювати митне оформлення товару: ,,Товар № 1. Взуття жіноче типу ,,кросівки, халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт: BL21-* р.36 200 пар.; Товар № 2. Взуття жіноче типу ,,кросівки, халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* р.37-40 1400 пар., всього: 1600 пар., ввезених за митною декларацією № UA500500/2023/009288 MRN23UA88U0 від 21.03.2023 р., одержувач / імпортер: Товариство з обмеженою відповідальністю ,,СТІЛЛІ, Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсівський, 9а, кв. 73. Відправник: RUIAN TONGQI SHOES CO., LTD, No 59 Zhenfu East Road, Linguang Community, Xianjiang Town, Ruian City, Zhejiang Province, China.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.05.2023 відкрито провадження у справі № 916/1689/23, прийнято справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Крім того, вказаною ухвалою судом залучено Одеську митницю до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

18.05.2023 до суду від третьої особи надійшли пояснення щодо позову (т.1 а.с.95-101).

25.05.2023 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (т.1 а.с.136-141).

На підставі розпорядження керівника від 05.06.2023, згідно пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, заяву про забезпечення позову вх.№4-16/23 від 12.04.2023 у справі №916/1504/23 передано судді Щавинській Ю.М.

14.06.2023 від позивача надійшла відповідь на відзив (т.2 а.с.7-15).

26.06.2023 відповідачем подано до суду заперечення (т.1 а.с.60-63).

Протокольною ухвалою від 28.06.2023 судом закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні.

02.08.2023 позивачем подано до суду додаткові пояснення щодо окремих питань, що виникли під час розгляду справи (т.2 а.с.79-89).

У судовому засіданні 04.09.2023 представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив суд задовольнити позов.

Представник відповідач проти позову заперечував, просив суд відмовити у його задоволенні. Крім того заявив клопотання у порядку ст.129 ГПК України.

Представник третьої особи просив суд врахувати письмові пояснення та зазначив. Що у разі задоволення позову партія товару буде знищена.

3. Позиція учасників справи.

3.1. Доводи ПУМА СЕ (PUMA SE).

ПУМА СЕ (PUMA SE) є відомим виробником спортивного одягу, інвентарю та спортивних аксесуарів, які мають характерний вигляд, що відрізняє його з-поміж інших виробників спортивного одягу та аксесуарів. Під час виробництва та продажу продукції ПУМА СЕ (PUMA SE) маркує свою продукцію товарними знаками, які отримали широку відомість серед споживачів та асоціюються виключно із продукцією, виробленою позивачем.

ПУМА СЕ (PUMA SE) володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, зокрема за номерами міжнародної реєстрації 426712, 439162, 1250838, 1138941, 925647, 599703.

Позивач є одним з світових лідерів ринку в сегменті спортивного взуття та добросовісно використовує зазначені знаки на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані цими знаками, тривалий час представлені в Україні і, відповідно, з ними обізнане широке коло українських споживачів.

Виходячи з положень ст.495 ЦК України, ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власнику торговельної марки належать виключні права на виготовлення, імпорт в Україну та реалізацію товарів з використанням торговельної марки.

З метою захисту прав інтелектуальної власності, Позивачем в порядку ст. 398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності знак для товарів та послуг «», що охороняється відповідно до чинної міжнародної реєстрації на знаки для товарів і послуг № 426712 відповідно, щодо включення їх до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності. За такою заявою Правовласника Пума СЕ, зазначені вище знаки для товарів та послуг були включені до митного реєстру та діють на цей час.

Із листа Одеської митниці № 2023/006/П01 від 22.03.2023 позивачу стало відомо про ввезення ТОВ "Стіллі", на митну територію України, за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UA88U0 від 21.03.2023 року товару «Товар №1 Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* р.36 - 200 пар.; Товар № 2. Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.:BL21-* р.37-40 - 1400 пар., всього: 1600 пар.», що містить позначення, схоже із торговельною маркою на підставі міжнародної реєстрації № 426712, що внесений до митного реєстру за № 229 та належить позивачу.

Зазначений товар, як вказує позивач, містить ознаки використання об`єкту права інтелектуальної власності знаків для товарів та послуг на підставі міжнародної реєстрації № 426712, 439162, 1250838, право інтелектуальної власності на які належить ПУМА СЕ.

Аналогічна позиція викладена у висновку експерта № 203-04/23 від 10 квітня 2023 р., відповідно до якої позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UA88U0 від 21.03.2023 р., є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

ПУМА СЕ (PUMA SE) не надавала ТОВ "Стіллі" права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Між позивачем та відповідачем не має жодних комерційних зв`язків, а використання наявних на товарі позначок може ввести в оману споживачів.

Позивач стверджує, що відповідач, незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єктів права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від позивача, чим порушив вимоги ст. 495 ЦК України, а також ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

З огляду на вищевикладене, компанія ПУМА СЕ просить суд відновити її порушені права у спосіб припинення порушення ТОВ "Стіллі" прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги ґрунтуються на положеннях п. 5 ст. 16, ст.20, 21, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 432, 492, 495 ЦК України, ст.17 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність.

Наданий відповідачем висновок експерта при дослідженні питання схожості знаків, можливості їх сплутування викликає сумніви у його правильності. Проведене експертом порівняння є формальним.

Позивач вважає, що позначення на зразках взуття відрізняються від торговельних марок за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 окремими деталями, а саме менший кут вигину смуг та кількість смуг. Такі відмінності є незначними і не впливають на загальне зорове враження від порівнюваних позначень, яким є враження схожості. Відмінність окремих деталей смуг слід віднести до несуттєвих, оскільки вони можуть бути не помічені пересічним споживачем, який не має нагоди порівняти два знаки одночасно. Схожими залишаються зовнішня форма, контур, вид, характер та семантика порівнюваних позначень. Водночас у серію торговельних марок входить як суцільна смуга, три смуги або розділені дві.

3.2. Доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Стіллі".

З урахуванням положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку вважається використання будь-якого позначення (схожого чи тотожного до торговельної марки), якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати. Тобто наявність/відсутність порушення права інтелектуальної власності залежить від вирішення питання про наявність/відсутність можливості сплутування використаного зображення із зареєстрованою торговельною маркою.

02.05.2023 судовим експертом Петренко С.А. надано висновок експерта №147-01 за результатами проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності, згідно з яким позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відноситься до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, не утеплені арт.: BL21-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №426712, №439162 та №1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).

Оскільки використані ТОВ "Стіллі" позначення не є схожими до ступеню сплутування зі знаками, правовласником яких є позивач, то відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Наданий позивачем висновок експерта Сопової К.А. не можна вважати таким, що наданий в результаті повного та об`єктивного дослідження. Так наведений у висновку опис досліджуваного зображення є частковим та не відповідає дійсності.

Експертом проігноровано смуги, які поєднують між собою шнурівку та підошву та які не звужуються, а мають умовно однакову ширину. Тобто експертом було досліджено лише частину зображення та проігноровано загальний вигляд всього позначення (всі вісім ліній, що пересікаються між собою). Замість наведення повного точного опису досліджуваного зображення експертом завідомо дається характеристика об?єкта як «схожого на доріжку, що йде вдалину». Експертом наперед (ще до початку дослідження) надається досліджуваному об?єкту така характеристика, яка завідомо наближує його до торговельних марок позивача.

3.3. Доводи Одеської митниці.

За результатом опрацювання запиту, направленого посадовою особою митного поста «Одеса - внутрішній» до відділу сприяння захисту прав інтелектуальної власності управління забезпечення митного контролю та оформлення в зв`язку із складним випадком виконання митної формальності «перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності», на виконання вимог статті 399 Митного кодексу України (далі - Кодекс), 09.12.2022 було прийнято Рішення №2023/006 про призупинення митного оформлення товарів «Взуття жіноче типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи напівчеревики. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Не відноситься до спеціального спортивного взуття. Арт.: BL21 р.36 -200 пар. Торговельна марка «Stilli». строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ (далі - МД) від 21.03.2023 № UA500500/2023/009288.

Засобами електронної пошти, відповідно до вимог статті 399 Кодексу, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Одеською митницею направлено Повідомлення від 22.03.2023 № 2023/006/П01 із інформацією про факт пред`явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також інша необхідна інформація, зокрема, фотозображення вказаних товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД. Декларанту Повідомленням від 22.03.2023 № 2023/006/П01 надано інформацію щодо найменування та адреси осіб, яким відповідно до законодавства України, належать майнові права на вказаний об`єкт права інтелектуальної власності.

У строк, визначений статтею 399 Кодексу, представником правовласника на адресу митниці направлено Додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 22.03.2023 № 2023/006/П01, з зазначенням щодо вірогідності того, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та проханням продовжити строк призупинення митного оформлення товарів.

В свою чергу ТОВ "Стіллі" надано заперечення власника товарів щодо їх знищення.

На підставі ухвали Господарського суду Одеської області від 14.04.2023 у справі №916/1504/23 строк призупинення митного оформлення товарів продовжено на строк дії ухвали від 14.04.2023.

4. Фактичні обставини, встановлені судом.

4.1. Щодо належності позивачу права інтелектуальної власності на торгівельну марку.

У підтвердження належності компанії ПУМА СЕ права інтелектуальної власності на торгівельну марку - знаки для товарів і послуг "", "", "" з міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, позивачем надано до суду лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" з доданими до нього копіями відповідних міжнародних реєстрацій (т.1 а.с.53-62).

Згідно вказаного листа міжнародна реєстрація за №426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976р., міжнародна реєстрація №439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978р., міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014.

4.2. Щодо митного оформлення товарів.

22.03.2023 Одеською митницею прийнято Рішення № 2023/006 про призупинення митного оформлення товарів «Взуття жіноче типу «кросівки», халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* р.36 - 200 пар.; Товар № 2. Взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.:BL21-* р.37-40 - 1400 пар., всього: 1600 пар.», строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ІМ40ДЕ (далі - МД) від 21.03.2023 № UA500500/2023/009288 (т.1 а.с.105-108).

Засобами електронної пошти, відповідно до вимог статті 399 Кодексу, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Одеською митницею направлено Повідомлення від 22.03.2023 № 2023/006/П01 (т.1 а.с.112-18) із інформацією про факт пред`явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також іншою необхідною інформацією, зокрема, фотозображенням вказаних товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД.

Декларанту Повідомленням від 22.03.2023 № 2023/006/П01 (т.1 а.с.109-11) надано інформацію, пов`язану із призупиненням митного оформлення товарів, а також повідомлено про призупинення на строк десять робочих днів (до 04.04.2023 включно) митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.

24.03.2023 представником «PUMA SE» на адресу митниці направлено Додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 22.03.2023 № 2023/006/П01 (а.с.119-120), з зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення: « 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та 1.1. Маю намір застосувати процедуру знищення товарів відповідно до ст.401 Митного кодексу України. 1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності; 1.7. Інше (зазначити): для можливості проведення експертизи, прошу відібрати зразки призупинених товарів, кожного артикулу по 1 шт., та направити на адресу представника ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», відділення № 150 Нова пошта, м.т. . Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки Компанія вважає, що імпорт зазначених товарів порушує належні їй майнові права ІВ на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 426712, оскільки вказані у Повідомленні митниці 22.03.2023 № 2023/006/П01 товари містять ознаки використання зазначеної торгівельної марки без дозволу Правовласника. Також дані про виробника товарів не відповідають даним митного реєстру щодо виробників оригінальних товарів; відсутня оригінальна упаковка; наявні етикетки, що не використовуються на оригінальній продукції. Компанія має намір вчиняти дії, передбачені МК, для захисту своїх прав у випадку, якщо декларант у письмовому вигляді надасть митниці заперечення власника товарів щодо їх знищення.».

З пояснень Одеської митниці судом встановлено, що ТОВ "Стіллі" протягом строків, визначених статтею 399 Кодексу, надано заперечення власника товарів щодо їх знищення шляхом направлення Додатку 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 22.03.2023 № 2023/006/П01.

Крім того відповідачем також було направлено Одеській митниці заяву про взяття проб (зразків) товарів (т.1 а.с.121) по одній парі кожного артикулу, для можливості проведення експертизи.

Як пояснив представник Одеської митниці, відповідні зразки були відібрані та направлені сторонам, у підтвердження чого останнім надано суду акт про взяття зразків.

В подальшому листами від 03.04.2023 сторін повідомлено про продовження строку призупинення митного оформлення товарів на 10 днів (т.1 а.с.124-127), та в подальшому листами від 18.04.2023 на строк дії ухвали про вжиття заходів забезпечення позову.

4.3. Щодо висновку експерта №203-04/23.

10.04.2023 судовим експертом Соповою К.А., на замовлення представника Компанії «PUMA SE», за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності складено висновок експерта №203-04/23 (т. 1 а.с.35-44).

На вирішення експерта поставлено наступне питання: Чи є позначення, використані на бокових частинах зразка взуття за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UА88U0 від 21.03.2023, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?

Дослідженню згідно висновку підлягали: 1) позначення, розміщені на бокових частинах зразка взуття, наданого на дослідження за митною декларацією типу UA500500/2023/009288 MRN23UA88U0 від 21.03.2023 р.; 2) торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838.

Згідно висновку експерта позначення, використані на бокових частинах зразка взуття за митною декларацією UA500500/2023/009288 MRN23UA88U0 від 21.03.2023 р., є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

До таких висновків експерт дійшов з урахуванням наступного:

- позначення у вигляді смуг, розміщені на бічній поверхні зразка взуття, наданого на дослідження, є схожими з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838;

- схожі з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 позначення нанесені на такий самий товар, для якого торговельні марки зареєстровані, а саме товари 25 класу МКТП «взуття, в тому числі взуття для дозвілля»;

- позначення на бокових частинах зразка взуття можуть розглядатися споживачем як продовження серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, а також як позначення, схожі настільки, що його можна сплутати з відповідною серією торговельних марок.

Викладене, за висновком експерта, свідчить про те, що використання схожих позначень на таких самих товарах, для яких зареєстровані досліджувані торговельні марки, буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар, а також є продовженням серії торговельних марок одного власника.

При цьому при порівнянні досліджуваних позначень та торговельних марок за ознаками визначення схожості зображувальних позначень та з урахуванням місця їх розташування на зразку взуття, встановлено їх схожість з огляду на наступне: позначення мають схожу зовнішню форму (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину); асиметричне зображувальне позначення (смуги мають різну ширину), розташовані у тому ж місці зі звуженням від підошви до задника взуття; однакове смислове значення позначень (комбінація простих фігур у вигляді об?єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину); однаковий вид та характер зображень (стилізовані смути); схожі за загальним зоровим враженням (комбінація простих фігур є цілісним відмітним образом - позначенням, що виділяється на поверхні взуття контуром і сприяє запам?ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень. Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті. оскільки огляд об?єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру); однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг всередині частини бічної поверхні взуття від підошви до задника (для знака за міжнародною реєстрацією №426712).

4.4. Щодо висновку експерта №147-01.

02.05.2023 судовим експертом Петренко С.А., на замовлення ТОВ "Стіллі", за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складено висновок експерта №147-01 (т. 1 а.с.155-174).

На вирішення експертизи поставлено наступне питання: Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21-* - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА CE (PUMA SE)»?

Дослідженню згідно висновку підлягали: торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 426712; 439162; 1250838; позначення у вигляді смуг, що розміщена на бічній поверхні наданого на дослідження товару - артикул BL21-*54; інформація, яка міститься у наданих на дослідження документах та стосується зазначених вище об?єктів дослідження.

Згідно висновку експерта, позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару - взуття жіноче типу "кросівки", халявки яких нижче щиколотки, при цьому заготівка верху закриває всю тильну поверхню стопи - напівчеревики. Металевого підноску напівчеревики не мають. Верх взуття виготовлено з синтетичного полімерного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу полівінілхлориду. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені арт.: BL21 - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, 439162, 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).

До таких висновків експерт дійшов з урахуванням наступного:

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838 і позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, не є схожими;

- торговельні марки за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838 зареєстровані, а позначення, розміщене на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка товару (взуття) - артикул BL21-*, використовуються для однорідних товарів 25 класу МКТП.

За текстом висновку експертом зазначено, що на відміну від торговельних марок за міжнародними реєстраціями, в основу зовнішньої форми позначення на бічних поверхнях наданого на дослідження зразку товару (взуття), покладено криволінійні смуги, які пересікаються між собою в умовному прямокутнику, а саме: чотири криволінійні смуги, які звужуються зліва на право від низу до верху, перетинаються чотирма смугами від "верху зліва" до "низу право". При цьому, товщина окремо взятої перетинаючої смуги залишається незмінною протягом її довжини.

Також експертом зазначено про відмінність смислового значення торгівельних марок та позначення, розміщеного на бічних поверхнях наданого на дослідження зразка, а також про те, що останні не мають поєднання кольорів та тонів, які б відігравали основну роль у формуванні відмітної здатності досліджуваних торговельної марки та позначення.

5. Позиція суду.

Згідно до Стаття 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні значення.

Торговельною маркою, відповідно до ч.1 ст. 492 ЦК України, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

Частиною 2 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Відповідно до ч. 4. Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

При цьому за приписами ст. 494 ЦК України, яка визначає засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже з урахуванням наведених положень Закону, порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку вважається використання позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Тобто предметом доведення в рамках даної справи є схожість позначення, розміщеного на взутті, із торговельною маркою, права на яку належать позивачу, настільки, що їх можна сплутати.

Згідно ч.3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів.

Відповідно до статті 86 ГГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

При цьому, згідно з статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

В даному випадку, суд, враховуючи в тому числі те, що експертні висновки є протилежними за змістом, а також те, що клопотання про призначення судової експертизи в рамках даної справи сторонами заявлено не було, та водночас представниками сторін було зазначено про достатність доказів для прийняття рішення у справі та відсутність необхідності призначення експертизи судом, з огляду також на позицію Верховного Суду, наведену у постанові від 15.07.19 № 910/18587/16, вважає за необхідне, відповідно до ст. 104 ГПК України, оцінити обставину наявності або відсутності схожості між торговельними марками, право інтелектуальної власності на які належать позивачу, та зображенням на кросівках, з урахуванням висновків експертів з точки зору пересічного споживача, оскільки саме сприйняття зображень пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні та оцінюванні.

У постанові від 15.07.2019 по справі №910/18587/16 Верховний суд наголосив, що схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні.

У судовому засіданні судом було оглянуто пару взуття, яке фактично кожною із сторін було надано для проведення експертизи. Сторони у судовому засіданні погодились з тим, що саме таке взуття було предметом дослідження експертів.

Крім того судом також було досліджено зображення зразків взуття, надані позивачем на вимогу суду, які, на його думку, є більш схожими з тими зразками, які були оглянуті судом в якості речового доказу.

Як зображення спірних торговельних марок, так і зображення безпосередньо зразків взутті свідчить про те, що зображення смуг має чітко окреслений контур.

У висновку експерта, наданому позивачем, на с.7 (т.1 а.с.38) також зазначено, що «Зображувальне позначення у вигляді смуг виділяється на фоні взуття».

Крім того, смислове навантаження порівнювальних знаків є те, що вони схожі на дорогу (поділену на смуги), доріжку, що іде вдалину. У зв`язку з чим, при зоровому огляді виникає враженням, відокремлення дороги (шляху) як окремого об`єкту.

Крім того, суд звертає увагу, що на взутті, зображення якого надано позивачем у додаткових поясненнях (т.2 а.с.79-89), у переважній більшості використано не лише торгівельну марку із зображенням смуг, а й словесне найменування PUMA на підошві або на м`якій частині взуття, зображення пантери, тощо.

Тобто фактично виробник PUMA при нанесенні зареєстрованих позначень на власні вироби не обмежується будь-яким одним, а використовує їх у певній сукупності.

З урахуванням наведеного суд зазначає, що пересічним споживачем при зоровому огляді сприймається увесь кінцевий образ певної категорії товару.

Натомість, оцінюючи, зокрема, речовий доказ з позиції кінцевого споживача, суд вказує, що за відсутності будь-яких інших позначень, що використовуються PUMA для спортивного (дозвільного) взуття, нанесене на кросівках відповідача позначення, яке не має окресленого контуру, натомість містить як горизонтальні (вигнуті), так і вертикальні смуги (стрічки), які перетинаються між собою, створює враження простроченої м`якої частини взуття. Отже, як позначення, так і виріб в цілому не сприймається як такі, що схожі, та як такі, що можна сплутати із торгівельними марками позивача та взуттям виробника Puma.

При цьому, надаючи оцінку висновками експертів, суд враховує п. 11.1.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, згідно якого позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.

Аналізуючи наданий позивачем висновок експерта №203-04/23, суд зауважує, що висновок про схожість позначення з міжнародною реєстрацією будується фактично на виокремленні окремої частини оздоблення кросівок, що певним чином нагадує зображення вигнутих в одному напрямку смуг, та не надає оцінку в цілому зображенню бічної сторони взуття.

Натомість наданий відповідачем висновок експерта №147-01 будується на дослідженні в цілому зображення (позначення) на бічній частині взуття, яке має не чітко виражені криволінійні смуги, яку звужуються знизу зліва до верху справа, а має криволінійні смуги, які пересікаються між собою в умовних прямокутниках. Як вказує експерт, криволінійні смуги на взутті відповідача, що перетинаються між собою, утворюють візерунок у вигляді чотирикутних фігур.

Отже, враховуючи наведене у сукупності, суд зазначає про недоведення позивачем обставини використання відповідачем такого позначення, яке можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою PUMA, що відповідно виключає задоволення позовних вимог, з огляду на що судові витрати, згідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України, підлягають віднесенню на рахунок позивача.

З урахуванням ч.9, 10 ст.145 ГПК України заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 14.04.2023, підлягають скасуванню, проте зберігають свою дію до набрання законної сили рішенням суду.

Керуючись ст.129,221,232,236-238,240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову відмовити.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 14.04.2023.

3. Призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати (витрати на правничу допомогу) на 18.09.2023 о 13:45.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №13, (5-й поверх), тел.0(482)307-950.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.

Повний текст рішення складено 14 вересня 2023 р.

Суддя Ю.М. Щавинська