ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 Справа № 914/2380/21

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу", с. Нижнє Гусне, Львівська область

до відповідача-1: Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій", м. Червоноград, Львівська область

до відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", м. Київ

про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії

Головуючий суддя Коссак С.

За участю секретаря Полюхович Х.

Представники:

від позивача: Фоменко Ю.О. - представник;

від відповідача 1: Мацей М.М. - представник;

від відповідача 2: не з`явився

Товариством з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" подано на розгляд Господарського суду Львівської області позов до Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій", до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.10.2022 року проведено автоматизований розподіл судової справи між суддями, в результаті якого головуючим суддею визначено суддю Коссака С.М.

Ухвалою суду від 25.10.2022 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду.

З метою виконання завдань господарського судочинства, визначених ст.2 ГПК України, завдань підготовчого провадження, визначених ст.177 ГПК України, ухвалою суду про відкриття провадження у справі №914/2380/21 від 25.10.2022, встановлено сторонам строк у 15 (п`ятнадцять) календарних днів з моменту отримання цієї ухвали для подання письмових пояснень з урахуванням вказівок постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.09.2022 року у справі №914/2380/21.

Відповідно до ст.161 ГПК України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.

Письмові пояснення позивача подані суду (вх.№523/23). Відповідач -1 надав такі письмові пояснення 15.12.22р. вх.№95953/22.

Ухвалою суду від 09.01.23 поновлено строк для подачі заяви про відвід судді Коссака С.(вх.№184/23) Товариством з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій», визнано заяву про відвід судді Коссака С. у справі №914/2380/21 (вх.№184/23), подану Товариством з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій» необгрунтованою, заяву про відвід судді Коссака С. у справі №914/2380/21 для вирішення питання про відвід передано для визначення судді в порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.

Ухвалою суду від 11.01.23 (суддя Фартушок Т.) в задоволенні заяви Товариства з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій» від 30.12.2022р. вих. №298 про відвід судді з клопотанням про поновлення строку для її подачі (вх. №184/23 від 03.01.2023р.) в частині відводу судді Коссака С.М. від участі у справі №914/2380/21 відмовлено та справу №914/2380/21 повернуто раніше визначеному судді для продовження розгляду.

15.02.2023 року представником позивача подано клопотання за вх.№654/23 про призначення у справі №914/2380/21 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 16.02.2023 року заяву (вх.№654/23) Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" - позивача та заяву (вх.№661/23) відповідача-1-ТзДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" про призначення судової експертизи у справі №914/2380/21 задоволено. Призначено у справі №914/2380/21 судову експертизу, проведення якої доручено експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (46020, м. Тернопіль, вул. Будного, 48) та зупинено провадження у справі №914/2380/21 на час проведення експертизи.

03.07.2023 року на адресу суду від Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов супровідний лист №19/120/8 разом з висновком експерта від 23.06.2023 року №СЕ-19/120-23/2402-ІВ та матеріалами справи №914/2380/21.

Ухвалою суду від 07.07.2023 року провадження у справі №914/2380/21 поновлено, підготовче засідання призначено на 28.07.2023року.

Ухвалою суду від 28.07.2023 року підготовче засідання закрито та призначено справу до розгляду по суті.

В судовому засіданні 08.09.2023 сторони підтримали свої вимоги та заперечення. Судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Аргументи учасників справи з урахуванням правових позицій, зазначених у письмових поясненнях на виконання ухвали суду та вказівок постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.09.2022 року.

Аргументи позивача

Позивач посилається на те, що 16.05.2017 було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу". З моменту реєстрації товариство здійснює господарську діяльність та починаючи з 2017 відкрито використовує комерційне найменування ZRN щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності товариства. Протягом тривалого періоду своєї діяльності позивач здійснює виробництво решіткового настилу, його проектування та монтаж та як допоміжний вид діяльності здійснює виготовлення та монтаж арматурної сітки із використанням комерційного найменування ZRN. Позивачем підготовлені Технічні умови ТУ У 25.1-1:2019 "Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS "ZRN", що затверджені у передбачений законодавством спосіб в лютому 2019 року.

Реєстрація знаку для товарів і послуг ZRN відповідачем- 1 була здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187, отриманий відповідачем, є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання відповідачем 1 заявки № m201912554 (28.05.2019 року), що підтверджено висновком експерта; значення лексичної одиниці "ZRN" відоме українському споживачу лише у відношенні до позивача, а її походження - це транслітерація літерами латинської абетки заголовних літер назви "Завод Решіткового Настилу", а тому використання відповідачем 1 знаку для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187 вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, що порушує права позивача.

За період з моменту створення позивач здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомостей комерційному найменуванню ZRN, що підтверджується доданими до позовної заяви доказами, а також значною кількістю інформації, що наявна у мережі інтернет.

Додатково, позивач вказує на те, що 28 травня 2019 року (день подачі заявки на спірне свідоцтво на знак для товарів і послуг відповідачем -1)позивачем на власному веб-сайті було розміщено інформацію про участь у виставці Agro 2019, на якій було заплановано приблизно 83 000 людей-учасників - https://zrn.com.ua/novyny/mizhnarodna-agro-promyslova-vystavkaagro- 2019-kyiv.

Отже, позивач зазначає, що реєстрація знаку для товарів і послуг ZRN Відповідачем була здійснена з порушенням прав Позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки: а) знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187, отриманий Товариством з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій», є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу», яке використовувалось ним на дату подання заявки № ГП201912554 (28.05.2019 року); б) значення лексичної одиниці «ZRN» відоме українському споживачу лише у відношенні до ТОВ «Завод решіткового настилу», а її походження - це транслітерація літерами латинської абетки заголовних літер назви «Завод решіткового настилу», а тому використання відповідачем знаку для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187 вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, що порушує права позивача.

Правова позиція відповідача - 1

Представник відповідача-1 заперечує позовні вимоги. При цьому зазначає, що покликання позивача на укладені договори з іншими контрагентами про розроблення логотипу та посібника по використанню фірмового стилю до складу якого входить комерційне найменування ZRN, зовсім інше, а саме буква "R" має інше написання, як і розроблений логотип позивача, відтак не відповідають дійсності мотиви наведені в позові.

Позивачем не доведено належними та допустимими доказами, що останній здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN, як і доведення до загального відома, як відкриту інформацію (публічно оголошено).

Відповідачем- 1 була подана 28 травня 2019 року заявка № m201912554 на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN, і у випадку існування на той період обставин про які вказує позивач у позові (про доведення до загального відома, як відкриту інформацію, публічно оголошену), відповідач 2, в жодному разі не зареєстрував би знак для товарів і послуг за заявкою відповідача -1, однак здійснивши відповідну перевірку (експертизу) протягом більше як шість місяців, 10.01.2020 року було опубліковано відомості про його реєстрацію в бюлетені від 10.01.2020 № 1 "Промислова власність" та видано свідоцтво № 270187. Як зазначає відповідач 1, доводи позивача що він є реєстрантом доменного імені zrn.com.ua до складу якого входить комерційне найменування ZRN не можуть вважатися належними та допустимими доказами для вирішення цього спору, оскільки не містять об`єктивних даних для встановлення правовідносин сторін, які мають бути підтверджені певними засобами. При чому буква "R" абсолютно має інший правопис, як і саме фірмове найменування з відповідним логотипом та написом під англійськими буквами ZRN українською мовою "Завод решіткового настилу".

Позивачем не спростовано право інтелектуальної власності Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" на торговельну марку згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 270187 від 10.01.2020 та правомірність його використання у сфері господарювання.

Суди попередніх інстанцій, зазначаючи про доведення відомості комерційного найменування позивача, посилаються на інформацію, надану позивачем, про те, що за період з моменту створення комерційного найменування ТОВ "Завод решіткового настилу" до моменту подання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" заявки №т201912554 (28.05.2019) позивачем було реалізовано своїм контрагентам у різних регіонах України товарів та надано послуг на суму понад 200 млн. грн, а також здійснено продаж товарів у режимі експорту на ринки США, Франції, Іспанії, Польщі, Білорусі, росії. Водночас необхідно зазначити, що належність доказів нерозривно пов`язана з предметом доказування у справі, який, в свою чергу, визначається предметом позову. Належність доказів - це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, які входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об' єктивної істини. Верховний Суд звернув увагу на те, що згідно з частиною першою статті 74 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять до предмета доказування.

Подано клопотанням від 01.12.22 (вх.№24712/22) про долучення до справи висновку експерта №238 від 16.11.2022року.

Позиція відповідача -2.

Заперечуючи позовні вимоги представник відповідача-2 посилається на те, що у відповідності до ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (редакція від 21.05.2015) по заявці на отримання свідоцтв України на знак для товарів і послуг здійснюється експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи та проводиться відповідним закладом - Укрпатентом, який відповідно до ст. 1 цього Закону є уповноваженим державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок. За результатами експертизи заявки № m201912554 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг ZRN, проведеної відповідачем 2, було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони що встановлені ст. 5 вказаного Закону і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 Закону.

Разом з тим, порядок реєстрації комерційних (фірмових) найменувань чинним законодавством до сьогоднішнього дня залишається невизначеним, що унеможливлює виявлення, встановлення та співставлення фірмових найменувань з поданими на реєстрацію знаками. У зв`язку з цим перевірка заявленого позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановленої абзацом 4 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не проводиться до створення відповідних реєстрів, передбачених частиною 3 статті 489 ЦК України та частиною 2 ст. 159 ГК України. Виключенням є лише випадки, якщо з цієї підстави подано заперечення проти заявки у порядку встановленому частиною 8 статті 10 цього Закону, а саме: будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. У разі подання такого заперечення, зазначені в ньому джерела інформації беруться до уваги під час його розгляду, якщо вони є офіційними.

Цивільний та Господарський кодекси не містять положень щодо визначення та порядку визнання комерційного найменування відомим в Україні. Також в Україні не існує спеціального закону, що регулює відносини щодо комерційного (фірмового) найменування та уповноваженого органу, що встановлює відомість комерційного найменування, а також нормативно-правового акту, яким визначається процедура, критерії та перелік документів для встановлення відомості комерційного найменування.

На момент подання заявки відповідачем - 1, Укрпатент не мав ніякої інформації щодо фірмового найменування позивача, а також його товарів або послуг.

При ухвалені рішення суд керувався таким.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Предметом доказування у цій справі є встановлення факту наявності фірмового (комерційного) найменування з логотипом ZRN у позивача, встановлення обставин, за якими фірмовому найменуванню надається правова охорона та встановлення факту правомірності чи неправомірності використання знаку для товарів і послуг ZRN відповідачем-1.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 21.02.2022 року у справі №914/2380/21 позовні вимоги задоволено повністю, визнано недійсним повністю свідоцтво України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554); зобов`язано Товариство з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua.; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні "Промислова власність" та стягнуто з Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" 27945, 00 грн. судових витрат.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 року по справі №914/2380/21 рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 залишено без змін, а апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" - без задоволення.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.09.2022 року у даній справі постановлено касаційну скаргу товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" задовольнити частково. Рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 у справі № 914/2380/21 скасувати, а справу направити на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Верховний Суд зазначив, що з огляду на приписи статті 76 ГПК України щодо обов`язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про припинення використання тотожного або подібного позначення, слід враховувати, що саме позивач повинен довести: по-перше - що саме є фірмовим найменуванням та докази використання фірмового найменування; по-друге схожість знака зареєстрованого за Свідоцтвом і фірмового найменування настільки, що їх можна сплутати; по-третє, що фірмове найменування здобуло відомість; по-четверте, що позивач отримав право на фірмове найменування до дати подачі іншою стороною до Установи заявки на знак; по-п`яте, що знак для товарів і послуг і фірмове найменування використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг.

Враховуючи надані сторонами належні та допустимі докази, оцінюючи їх в сукупності, правову позицію Верховного Суду та згадані вище вказівки суд зазначає таке.

Відповідно до ст.489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Відповідно до ст.490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.), набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р. комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Відповідно до ч.3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Досліджуючи це питання, суд звертає увагу на Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де у графі «Скорочене найменування іноземною мовою» ТОВ «Завод решіткового настилу» зазначено - ZRN LLC. Дата державної реєстрації - 16.05.2017 року, номер запису в реєстрі 0000674, дата запису в реєстрі - 16.05.2017 року.

Відповідачем- 1 заявка № m201912554 на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN була подана 28 травня 2019 року.

Отже, знак позивачем зареєстрований як скорочене найменування раніше поданої заявки відповідача-1.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, країни Союзу зобов`язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні: - всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; - неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; - вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Відповідно до приписів статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2 - 4 цього Закону.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання (стаття 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Згідно зі статтю 20 вказаного Закону вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи. Друге із згаданих найменувань не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім`я. Його виникнення слід пов`язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку, і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства). Комерційному (фірмовому) найменуванню властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру (постанова ВС 9 червня 2018 року у справі № 910/17631/16)

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Доказами відомості фірмового найменування може бути інформація різного роду, зокрема: довідки державних органів, соціологічні опитування, статистичні дані, інформація від контрагентів тощо. На користь відомості фірмового найменування можуть свідчити, наприклад, докази того, що впродовж свого існування, тобто до моменту подачі заявки на знак для товарів і послуг, підприємство вже фактично здійснювало свою господарську діяльність на ринку, відкрито вступаючи у господарські відносини з іншими суб`єктами, і такими діями підприємство вже ідентифікувало себе на відповідному ринку України. Такі дії можуть бути підтверджені, зокрема, договорами і первинними документами до них. Такими доказами також можуть бути відомості про кількість споживачів, обізнаність їх про позивача, об`єм ринку, охопленого продукцією чи послугами позивача, географічні райони його діяльності, результати опитування відносно популярності позивача, об`ємах продажів товарів і послуг (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26.11.2020 у справі № 910/11005/16).

Судом встановлено, скорочене комерційне найменування позивача використовується ним у господарській діяльності та відоме широкому колу споживачів.

Судом, на підставі наявних у справі доказів та встановлених у судовому засіданні обставин з`ясовано, що відповідно до умов договору на надання комп`ютерних послуг № 0207 від 02.07.2017, для позивача розроблено логотип та посібник з використання фірмового стилю до складу яких входить комерційне найменування . У зазначеному посібнику наведено приклади використання комерційного найменування ZRN на візитках, фірмових бланках, конвертах, сувенірній продукції (чашка, прапорець, блокнот, ручка).

На підставі договору від 12.10.2017 № 5431, у 2017 році позивач отримав від ТзОВ "Компанія Еней" сувенірну продукцію із нанесеним на неї комерційним найменуванням (ділові щоденники, записники).

Відповідно до довідки ТОВ "Хостінг Україна" від 03.12.2020 року, позивач є реєстрантом доменного імені zrn.com.ua, до складу якого входить комерційне найменування ZRN.

Комерційне найменування ZRN використовується позивачем при здійсненні господарської діяльності, зокрема при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

15 лютого 2019 року набрали чинності Технічні умови ТУ У 25.1-1:2019 "Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS "ZRN", підготовлені позивачем, затверджені та перевірені Мінекономрозвитку України на відповідність законодавству України 15 лютого 2019 року.

Про використання комерційного найменування ZRN в господарській діяльності свідчить також наявність в матеріалах справи договорів із суб`єктами господарювання про реалізацію, виготовлення та поставку металоконструкцій решіткового настилу, сходинок решіткового настилу, кріплень, металопрокату. Наприклад: договір №39 від 29.05.2018 року, де видаткові накладні містять номер з комерційним найменуванням ZRN позивача - видаткові накладні № ZRN 00000303 від 18 липня 2018 року, № ZRN00000119 від 27 жовтня 2017 року(Том 8 справи). Аналогічно у договорі №1 від 28.03.2018 року, видаткова накладна № ZRN000403/1 від 29 серпня 2018 року (Том17), видаткова накладна від 06 березня 2018 року № ZRN000000077. У Розділі 10 договору позивач використовує e-mail:. Аналогічно у договорах №14 від 26.06.2017р., №23 від 06.07.2017р.(Том9), №61 від 14.09.2018 року, договорі №42 від 12.06.2018 року (Том 17 справи) тощо.

У Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Завод решіткового настилу» зазначено види економічної діяльності, зокрема 25.11 - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (основний), 25.62. - механічне оброблення металевих виробів; 25.61.- оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.99 - виробництво інших готових металевих виробів; 46.72. - оптова торгівля металами та металевими рудами тощо.

На підставі наявних у справі доказів, судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» з 16.05.2017 року використовує у господарській діяльності комерційне найменування ZRN при здійсненні господарської діяльності, зокрема, при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, на власному веб-сайті: https://zrn.com.ua/; на сторінці Позивача ZRN - Завод решіткового настилу у соціальній мережі Фейсбук (Facebook) - https://www.facebook.com/zavodrn/; на сторінці Позивача ZRN - Завод решіткового настилу у соціальній мережі Інстаграм (Instagram) - https://www.instagram.com/zrn.com.ua/; на каналі позивача ZRN - Завод решіткового настилу у відеохостингу Ютьюб (Youtube) - https://www.youtube.com/channel/UCtdNjth5oOYoAAShRmHB7EA; на веб-сайті асоціації ?Український центр сталевого будівництва?, яка публічно поширює інформацію про Товариство під комерційним найменуванням ZRN (веб-сайт - https://uscc.ua/member/zrn-zavod-reshetchatogo-nastila.

Відтак суд доходить висновку про використання комерційного найменування ZRN позивачем у господарській діяльності із суб`єктами господарювання і відхиляє доводи відповідача-1 про те, що вказані договори у тексті не містять посилання на комерційне найменування ZRN. При цьому суд зазначає, що факт зазначення у договорах відповідності якості товару стандартам сертифікації виробника, наприклад, у договорі №19 від 22 березня 2019 року у Розділі «Якість та комплектність продукції», що якість виготовленої продукції повинна підтверджуватися сертифікатом якості заводу виробника включає, на переконання суду, в тому числі, дотримання зазначених вище технічних умов ТУ У 25.1-1:2019 "Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS "ZRN".

Також суд відхиляє доводи відповідача-1 про неналежність тане допустимість доказів, а саме поданих договорів, оскільки вони долучені до матеріалів справи на виконання завдань та основних засад господарського судочинства, визначених ст.2 ГПК України, на виконання вимог ухвали суду щодо подачі письмових пояснень з урахуванням вказівок Верховного Суду у цій справі в підтвердження вже наявних доказів використання логотипу ZRN в господарській діяльності.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (п.9.5. постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06 лютого 2020 року у справі №9142503/18).

Згідно з абзацом 5 п. 78 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у разі необхідності роз`яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Відповідно до Розділу 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» у вирішенні спорів, пов`язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Отже, у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Вирішуючи питання про призначення судової експертизи, суд виходив з того, що матеріали справи містять два висновки експертів, поданих позивачем та відповідачем -1, протилежні за своїм змістом.

Зокрема, у поданому відповідачем-1 при новому розгляді справи Висновку експерта №238 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В. 16.11.22 по справі №914/2380/21 зазначено, що станом на 28.05.2019 року дату подання заявки №m2019 12554, за якою було Свідоцтво України №270187 від 10.01.2020, торговельна марка (знак для товарів і послуг) «ZRN» за вказаним свідоцтвом не є схожою з фірмовим (комерційним найменуванням) ZRN ТОВ «Завод решіткового настилу» настільки, що їх можна сплутати стосовно таких же або споріднених товарів і послуг.

До матеріалів справи позивачем долучений висновок експерта від 28.05.2021 № 76-01, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Петренком С.А. на замовлення позивача у даній справі (надалі висновок). За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом було встановлено наступне: знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187, отриманим ТзДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN ТзОВ "Завод решіткового настилу", яке використовувалось ним на дату подання заявки № m201912554 (28.05.2019 року).

З метою з`сування судової істини, на виконання вказівок Верховного Суду, з`ясування дійсних обставин справи судом, враховуючи також клопотання сторін, ухвалою суду від 16.02.2023 призначено у справі судову експертизу. За взаємною згодою сторін у справі проведення експертизи доручено експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Також на розгляд експерту поставлено питання: Чи є знак для товарів і послуг «ZRN» за Свідоцтвом України (№ 270187), отриманий відповідачем-1 - Товариством з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій", схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «ZRN» позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" настільки, що їх можна сплутати?

У Висновку судового експерта від 23.06.2023 року № СЕ-19/120-23/2402-ІВ зазначено, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (№270187), отриманий відповідачем - 1 - Товариством з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій» схожий з комерційним (фірмовим) найменуванням «ZRN» позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» настільки, що їх можна сплутати.

При проведенні досліджень, експертом у мотивувальній частині висновку встановлено, що виявлені ознаки характерні і достатні для висновку про те, що знак за свідоцтвом України № 270187 від 10.01.2020 та позначення 1, що входять до розрізняльної частини комерційного (фірмового) найменування - ТзОВ «Завод решіткового настилу» використовуються для однорідних товарів (виробничо-технічного призначення довготривалого користування - метали сплави, конструкції металеві металеві вироби тощо) і послуг (оптова та роздрібна торгівля, однакове коло споживачів будівельники, спеціалісти з металоконструкцій тощо)(с.8 на звороті висновку).

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в редакції на дату подання відповідачем -1 заявки № (28.05.2019 року), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз. 4 ч. 6 ст. 6): не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абз. 3 ч. 3 ст. 6).

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72), надалі Правила).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У Висновку судового експерта від 23.06.2023 року № СЕ-19/120-23/2402-ІВ зазначено про фонетичну, графічну та семантичну схожість знаку «ZRN» для товарів і послуг за свідоцтвом України №270187 від 10.01.2020 та розрізняльною частиною комерційного (фірмового) найменування «ZRN» позивача.

Враховуючи наведене вище, завдання та основні засади господарського судочинства, що визначені ст.2 ГПК України, керуючись ст.13 ЦК України, що при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, не допускати використання цивільних прав з метою недобросовісної конкуренції, застосовуючи загальні засади цивільного законодавства, якими, серед іншого, є справедливість, добросовісність та розумність (с.3 ЦК України), суд доходить висновку, що позивач використовує фірмове найменування ZRN у господарській діяльності і воно відоме невизначеному колу осіб, що схоже із знаком зареєстрованого за Свідоцтвом відповідача настільки, що їх можна сплутати. Позивач отримав право на фірмове найменування у 2017 році, а саме до дати подачі відповідачем до Установи заявки на знак і знак ZRN для товарів і послуг і фірмове найменування позивача використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг.

Виходячи із викладеного вище, суд прийшов до висновку що вимоги позивача до відповідача-1 про визнання свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 недійсним повністю та про зобов`язання відповідача -1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua, є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою до уповноваженого органу з питань інтелектуальної власногсті внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетeні "Промислова власність".

Судом встановлено, що, як зазначено у клопотанні експерта від 08.05.2023 року, у спеціальній інформаційній системі УКРНОІВ містяться відомості що знаку для товарі в і послуг відносно свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 де вказано, що воно не діє.

Кабінетом Mіністрів України прийняте розпорядження від 13.10.2020 № 1267-р "Про Національний орган інтелектуальної власності", згідно якого визначено, що на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Відповідно, відповідач- 2 є органом, що уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (на час виникнення спірних правовідносин, в подальшому розпорядження втратило чинність відповідно до розпорядження КМУ від 28 жовтня 2022 року №943-р. і державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності).

Враховуючи наведене вище, відсутність клопотань з боку позивача про інше, оскільки вимога позивача до відповідача-2 про зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність» адресована Національному органові інтелектуальної власності і є похідною позовною вимогою, задоволення якої залежить від задоволення основної (іншої) позовної вимоги, така підлягає до задоволення.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до п.1 ч.4 ст.129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, у разі задоволення позову, на відповідача.

У постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.09.2022 року у даній справі вказано, що оскільки у цьому випадку суд касаційної інстанції не змінює та не ухвалює нового рішення, то відповідно до частини чотирнадцятої статті 129 ГПК України розподіл судових витрат судом касаційної інстанції не здійснюється. Такий розподіл має бути здійснений за результатами нового розгляду справи.

Згідно зі статтею 129 ГПК України, судові витрати зі сплати судового збору (6 810, 00 грн), при подачі заяви про забезпечення позову (1 135, 00 грн), оплат витрат на проведення експертизи 20 000, 00 грн. та при новому розгляді за проведення експертизи 9 061,60 грн., що підтверджується Актом наданих послуг №Т23-42 від 23.06.2023 покладається на відповідача- 1, як власника спірного свідоцтва, у зв`язку з задоволенням позову. Відтак з відповідача-1 стягується 37 006,60грн. судових витрат.

Керуючись ст. ст. 74, 76-80, 129, 237, 238, 241 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задоволити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554).

3. Зобов`язати Товариство з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" (80100, м. Червоноград Львівської області, вул. Львівська, 53, ) належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua.

4. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні "Промислова власність".

5. Стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" (80100, м. Червоноград Львівської області, вул. Львівська, 53, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" (82564, с. Нижнє Гусне Львівської області, вул. Центральна, 3, ) 37 006,60 грн судових витрат.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки передбачені ст. 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5015, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua

Повний текст рішення складено та підписано 18.09.2023 року.

Суддя Коссак С.М.