ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"06" вересня 2023 р. Справа№ 910/16093/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Шаптали Є.Ю.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Гудько А.В.

За участю представників учасників справи:

від ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я»: Савулій В.О. - за ордером серія АР № 1134674 від 01.08.2023;

від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») АТ «Калцекс»: Нікулеско Д.С. - за ордером серія АА № 1253365 від 23.11.2022;

від ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»: Саламов О.В. - за трудовим договором б/н від 13.12.2022;

від ТОВ «Фармекс Груп»: Савулій В.О. - за ордером серія АР № 1135618 від 08.08.2023.

Розглянувши клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України)

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст рішення складено та підписано - 25.04.2019) та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст додаткового рішення складено та підписано - 20.05.2023)

за позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»

2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп»

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст рішення складено та підписано - 25.04.2019) позов задоволено повністю; визнано недійсним повністю Свідоцтво України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»; визнано недійсним повністю Свідоцтво України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка №m201624211 від 02.11.2016), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (заявка № m200911119), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» (заявка №m201624211), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 (суддя Гумега О.В., повний текст додаткового рішення складено та підписано - 20.05.2023) вимоги Акціонерного товариства «Калцекс» («KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») про покладення пов`язаних із розглядом справи судових витрат позивача у розмірі 616 984,49 грн на відповідача-1 задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на користь Акціонерного товариства «Калцекс» (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS»)) 536 583,50 грн витрат на професійну правничу допомогу, 12 501,00 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи; у решті вимог щодо покладення судових витрат позивача на відповідача-1, - відмовлено.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (із урахуванням доповнень до апеляційної скарги), в якій просить суд скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від14.05.2019 у справі № 910/16093/18 та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» в задоволенні позовних вимог в повному обсязі; долучити до матеріалів справи в якості належних та допустимих доказів Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1237 від 02.11.2018 та Висновок експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об`єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 скасовано; прийнято нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову; судові витрати у справі: 536 583,50 грн на професійну правничу допомогу та 12 501,00 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, покладено на позивача; справу № 910/16093/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.05.2023 у справі № 910/16093/18 касаційну скаргу KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» задоволено; постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 у справі № 910/16093/18 скасовано; справу № 910/16093/18 передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

08.06.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16093/18 на новий розгляд.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.06.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2023 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Грека Б.М., Остапенка О.М; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 призначено на 02.08.2023.

24.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, згідно з яким позивач просить суд, призначити у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності; на вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

Проведення повторної судової експертизи доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу ( АДРЕСА_1 ).

Також, 24.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про залучення до справи правонаступника.

28.07.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на апеляційну скаргу, у відповідності до якого остання просить суд, зокрема, задовольнити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я».

02.08.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2713/23 від 02.08.2023 у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 , який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16093/18.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 у справі № 910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2023 у справі № 910/16093/18 задоволено клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про приєднання до матеріалів справи доказів; долучено до матеріалів справи супровідний лист Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» № 140175/ЗМ/23 від 25.07.2023 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки щодо статусу торгівельної марки за свідоцтвом України № 129188; залучено до участі у справі № 910/16093/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100; ідентифікаційний ) як правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» у зв?язку з передачею виключних майнових прав на торгівельну марку «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, в якості відповідача-3; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 відкладено на 30.08.2023; зобов`язано KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» до 11.08.2023 направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, ідентифікаційний ) позовну заяву з додатками. Докази на виконання вказаних вимог надати Північному апеляційному господарському суду; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» до 11.08.2023 направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (08301, Київська обл, м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100, ідентифікаційний ) апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 з додатками. Докази на виконання вказаних вимог надати Північному апеляційному господарському суду; роз`яснено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» про право подати до Північного апеляційного господарського суду відзив на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 в письмовій формі протягом п`яти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 24.08.2023 (включно); запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення щодо клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

23.08.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» надійшло клопотання (в порядку ст. 42 ГПК України), у відповідності до якого відповідач-3 просить суд, призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-А); на вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

29.08.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову, у відповідності до якої позивач просить суд, до набрання законної сили рішення у справі № 910/16093/18:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична Група «Здоров`я» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а також відмовлятися від свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 повністю або частково;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, а також відмовлятися від свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 повністю або частково;

- заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки будь-які зміни, що стосуються правового статусу торговельних марок за свідоцтвами України № 129188 та № 227836, а саме щодо передання прав на торговельні марки за свідоцтвами України №129188 та № 227836 повністю або частково, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 129188 та № 227836 шляхом відмови від них повністю або частково та здійснювати пов?язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2023 у справі № 910/16093/18 оголошено перерву у даній справі до 06.09.2023; запропоновано учасникам справи, завчасно, а саме до 05.09.2023 (включно) через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати письмові пояснення щодо заяви KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про вжиття заходів забезпечення позову.

06.09.2023 у судове засідання з`явилися представники KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп».

Головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовому засіданні 06.09.2023 на обговорення ставиться питання про можливість задоволення заяви KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про вжиття заходів забезпечення позову.

У судовому засіданні 06.09.2023 представник KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» підтримав заяву про вжиття заходів забезпечення позову та просив її задовольнити з підстав викладених у ній.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» у судовому засіданні 06.09.2023 заперечував проти задоволення вищевказаної заяви позивача та просив відмовити у її задоволенні.

06.09.2023 у судовому засіданні представник Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» підтримав частково заяву KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» про вжиття заходів забезпечення позову.

За наслідками розгляду вищевказаної заяви позивача, постановлено ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2023 у справі № 910/16093/18, якою задоволено заяву KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про вжиття заходів забезпечення позову; з метою забезпечення позову до закінчення апеляційного перегляду рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18: заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична Група «Здоров`я» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017, а також відмовлятися від свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 повністю або частково; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» вчиняти дії щодо торговельної марки за свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, а саме передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, а також відмовлятися від свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 повністю або частково; заборонено Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки будь-які зміни, що стосуються правового статусу торговельних марок за свідоцтвами України № 129188 та № 227836, а саме щодо передання прав на торговельні марки за свідоцтвами України №129188 та № 227836 повністю або частково, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 129188 та № 227836 шляхом відмови від них повністю або частково та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Як зазначалось вище, від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерного товариства «Калцекс» надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, згідно з яким позивач просить суд, призначити у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності; на вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

Проведення повторної судової експертизи доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (Україна, 04205, місто Київ, проспект Оболонський, будинок 28-А, квартира 88).

Також, з матеріалів справи вбачається, що від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» надійшло клопотання (в порядку ст. 42 ГПК України), у відповідності до якого відповідач-3 просить суд, призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-А); на вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

06.09.2023 у судовому засіданні головуючим суддею (суддею-доповідачем) на обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України).

У судовому засіданні 06.09.2023 представники KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, однак були розбіжності щодо визначення експертної установи.

Представник Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» у судовому засіданні 06.09.2023 не заперечував щодо задоволення клопотань позивача і відповідача-3 про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та запропонував експертні установи, зокрема, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Розглянувши клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України), заслухавши пояснення представників учасників справи, після виходу з нарадчої кімнати, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про їх задоволення, з огляду на наступне.

В силу ч.ч. 1-3 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу, та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Так, з матеріалів справи вбачається, позивачем до суду першої інстанції надано висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 №1237, складений на замовлення позивача.

З висновку експертів від 02.11.2018 №1237 вбачається, що на вирішення експертизи поставлено такі питання:

1. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119? (далі - Питання 1);

2. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211? (далі - Питання 2).

Проведення експертизи доручено експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Мінченко Наталії Володимирівні.

Стосовно Питання 1 експерти дійшли висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.

Стосовно Питання 2 експерти дійшли висновку, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН», яке охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m2009 11119.

В подальшому, суд апеляційної інстанції призначив у справі № 910/16093/18 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення комісійної судової експертизи суд апеляційної інстанції поставив такі питання:

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

Від КНДІСЕ 21.11.2019 надійшов висновок експертів від 07.11.2019 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого експерти дійшли висновку, що позначення «ПРОМЕДОЛ» розуміється виробниками, лікарями, працівниками фармацевтичної галузі як найменування одного і того ж товару з певними властивостями, що само по собі втратило дистинктивну функцію.

Експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 є таким, що складається з двох елементів, один з яких «ПРОМЕДОЛ» є загальновживаним для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

При наданні відповіді на Питання 2, судові експерти дійшли висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 складається лише зі словесних елементів, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.

Також, в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 12.12.2019 № 1292, який надано на замовлення Компанії.

На вирішення експертизи поставленні такі питання:

- Чи є позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188, елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМEДOЛ-ЗН»?

- Чи є буквосполучення «ЗН», яке входить до входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119 та не набуло такої внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?

Експерт дійшов висновку на перше питання, що позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 є елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМEДOЛ-ЗН».

На друге запитання експерт дійшов висновку, що буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що звичайно не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119 та не набуло такої внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?

Від КНДІСЕ 06.05.2020 надійшов доопрацьований висновок експертів від 05.05.2020 №19118/19119/19-53/1954/20-27 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого:

- на запитання «Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?» судовий експерт дійшов висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людини, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119»;

- на запитання «Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?» судовий експерт дійшов висновку, що позначення, яке охороняється як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме, анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби), наркотики на лікарські (медичні) потреби, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.

Крім того, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 призначено у справі №910/16093/18 додаткову комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено КНДІСЕ та на вирішення експертів поставлено такі питання:

1. Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119?

2. Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

3. Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України №227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211?

4. Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?

5. Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?

Відповідно до висновку експертів від 14.12.2021 № 3158/20-27 за результатами проведення додаткової комісійної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/16093/18, судові експерти дійшли висновку про неможливість надати висновки на питання 1-3, оскільки запитувані експертами документи не були надані.

На питання 4-5 експерти дійшли таких висновків:

- елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119;

- знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України №129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

Проаналізувавши вищезазначені експертні висновки, заслухавши пояснення представників сторін у судовому засіданні, з урахуванням наявності сумнівів у учасників справи щодо правильності та повноти висновку експертів № 3158/20-27 від 14.12.2021, колегія суддів дійшла висновку про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Керуючись ч. 3 ст. 99 ГПК України, враховуючи, що сторони не дійшли згоди щодо експертної установи для проведення повторної судової експертизи, що підтверджується наданими поясненнями представників сторін, колегія суддів дійшла висновку про доручення проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/16093/18 Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності призначено за ініціативою позивача та відповідача-3, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням на KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» в рівних частинах.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 102, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити частково.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (в порядку ст. 42 ГПК України) задовольнити частково.

3. Призначити у справі № 910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10).

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

5. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

- Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № 201624211?

- Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № 201624211?

- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

6. Матеріали справи № 910/16093/18 направити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (м. Харків, вул. Золочівська, 8-А).

7. Зобов`язати KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba «KALCEKS») Акціонерне товариство «Калцекс» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» в рівних частинах оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/16093/18 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та на додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 до одержання судом висновку судової експертизи.

9. Ухвалу надіслати учасникам справи та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та з урахуванням положень ч. 3 ст. 287 ГПК України може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288, 289 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 18.09.2023.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Є.Ю. Шаптала

О.М. Остапенко