ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2023 р. Справа№ 910/10845/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Полякова Б.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Бондар Л.В.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 22.08.2023,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича

на рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023

у справі №910/10845/22

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" (відповідач-1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" (відповідач-2)

Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича (відповідач-3)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22, крім іншого, позов задоволено повністю; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, наносити позначення на такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III, упаковку товару, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 109370; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Академтест" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Академтест" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано фізичну особу-підприємця Сігала Сергія Леонідовича припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони фізичній особі-підприємцю Сігалу Сергію Леонідовичу використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; визнано недійсними видані Товариством з обмеженою відповідальністю "Академтест" декларацію про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3) категорія ризику ІII та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи; стягнуто з фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" звернулося безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі № 910/10845/22; скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі № 910/10845/22; ухвалити нове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні позовних вимог.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.04.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" передано колегії суддів у складі: головуючий суддя: Доманська М.Л.; судді: Пантелієнко В.О. та Копитова О.С.

01.05.2023 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/10845/22 у 2-х томах.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 08.05.2023, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/10845/22 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Грек Б.М., Пантелієнко В.О., у зв`язку з чим питання відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою розглядається у новому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2023, крім іншого, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22 залишено без задоволення; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22; розгляд апеляційної скарги призначено на 21.06.2023 о 10 год. 00 хв.; запропоновано учасникам справи у відповідності до статті 263 Господарського процесуального кодексу України надати відзиви на апеляційну скаргу із доказами надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи протягом десяти днів, з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 29.05.2023; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі із доказами надсилання (надання) копій цих документів іншим учасникам справи протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 05.06.2023.

29.05.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого представник позивача просить суд апеляційної інстанції відмовити у задоволенні апеляційної скарги, оскаржуване судове рішення - залишити без змін. Позивач вказує, що твердження Апелянтів стосовно використання Апелянтом-2 торговельної марки Позивача з комерційною метою є необгрунтованими. Відносно доводів апелянтів, що судом першої інстанції залучено до справи Висновок експерта від 19.12.2022 № 235 з порушеннями положень, встановлених ст. 80 ГПК України, позивач зазначає наступне. Як вбачається із позовної заяви, позивач повідомляв суд першої інстанції про намір надати суду висновок експерта після його складання, чим виконав вимогу, встановлену ч. 4 ст. 80 ГПК України. Надалі, після отримання, зокрема, відзивів Апелянта-1 та Апелянта-3 на позовну заяву, які могли містити відомості, необхідні для проведення повного дослідження, Позивач скерував їх експертові, а одразу після складання Висновку експерта від 19.12.2022 №235, Позивач скерував його до Суду разом із клопотанням, в якому окремо просив поновити строк для подання цього доказу. В свою чергу, суд першої інстанції залучив вказаний доказ до матеріалів справи з додержанням приписів ч.ч. 4 - 5 ст. 80 ГПК України. Як зазначає позивач, апелянти не скористались своїм процесуальним правом на подання до справи висновку судового експерта або клопотання про призначення судової експертизи, тобто апелянти не здійснили жодних процесуальних дій щодо доведення обставин, які мають значення для справи і на які вони посилалися, як на підставу своїх заперечень проти позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22 було оголошено перерву до 05.07.2023 о 10 год 00 хв.

03.07.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, відповідно до якого представник скаржника просить суд апеляційної інстанції поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Промислова група «ВИМПЕЛ» процесуальний строк для подання у якості доказу Висновку експерта від 27.06.2023 №17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарськiй справі №910/10845/22 та долучити до матеріалів справи №910/10845/22, зокрема, Висновок експерта від 27.06.2023 №17770/23-53.

У зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 04.07.2023, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі №910/10845/22 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.07.2023 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22 до свого провадження у новому складі суду, вказано, що розгляд апеляційної скарги відбудеться 05.07.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.07.2023 відкладено розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22 на 22.08.2023 о 13 год. 45 хв. Надано можливість ТОВ "ВИМПЕЛ" подати до суду письмові заперечення на пояснення ТОВ "ІКАР" про приєднання доказів до матеріалів справи, направивши їх іншим учасникам справи, докази чого подати до суду у строк до 14.08.2023.

11.08.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника позивача надійшли заперечення на клопотання скаржника про приєднання до матеріалів справи висновку експерта, відповідно до яких позивач просить суд відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Промислова група «ВИМПЕЛ» у поновленні процесуального строку для подання у якості доказу висновку експерта №17770/23-53 вiд 27.06.2023; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група «ВИМПЕЛ» про приєднання доказів до матеріалів справи - відхилити; виключити з числа доказів у даній справі висновок експерта від 27.06.2023 №17770/23-53; апеляційну скаргу у даній справі залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м. Києва від 14.03.2023 - без змін.

Позивач зазначає, що наведені апелянтом причини пропуску процесуального строку на подання висновку експерта є безпідставними, необґрунтованими та не можуть розглядатись в якості поважних причин, що не залежали від волі скаржника.

21.08.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група «ВИМПЕЛ» подано клопотання про долучення до матеріалів справи Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/10845/22 та виклику експерта Ковальової Наталії Миколаївни для надання пояснень з приводу складеного нею Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 та виклику експерта Жилу Богдана Володимировича для надання пояснень з приводу складеного ним Висновку експерта від 19.12.2022 № 235.

У судове засідання 23.08.2023 з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел".

Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд апеляційної скарги за відсутності представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, з огляду на наступне.

За положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, їх неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

В судовому засіданні 23.08.2023 ставилось на обговорення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" про долучення до матеріалів справи Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/10845/22 та виклику експерта Ковальової Наталії Миколаївни для надання пояснень з приводу складеного нею Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 та виклику експерта Жилу Богдана Володимировича для надання пояснень з приводу складеного ним Висновку експерта від 19.12.2022 № 235.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" підтримав вищевказане клопотання та просив суд поновити процесуальний строк для подання у якості доказу Висновку експерта від 27.06.2023 №17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарськiй справі №910/10845/22 та долучити до матеріалів справи даний Висновок експерта від 27.06.2023 №17770/23-53.

В обґрунтування поважності причин пропуску строку на подання відповідного доказу, ТОВ "Промислова група "Вимпел" вказує, що висновок експерта був поданий позивачем не разом з позовною заявою, а на завершальному етапі підготовчого провадження. Апелянти вважали, що Укрпатент завершить кваліфіковану експертизу заявки (експертиза по суті) до завершення розгляду справи по суті у суді першої інстанції. Після подання позивачем клопотання про долучення Висновку експерта до матеріалів справи у апелянтів не було фінансової можливості оплатити проведення експертизи. Тому експертизу проведено лише зараз.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" заперечував щодо приєднання даних доказів до матеріалів справи, зазначивши, що наведені апелянтом причини пропуску процесуального строку на подання висновку експерта є необґрунтованими та не можуть розглядатись в якості поважних причин, що не залежали від волі скаржника.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, суд апеляційної інстанції дійшов наступних висновків.

Суд апеляційної інстанції Висновок експерта від 27.06.2023 №17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарськiй справі №910/10845/22 вважає новим доказом в розумінні ч.ч. 2, 3 ст. 269 ГПК України, що не був поданий до суду першої інстанції, не існував на момент прийняття оскаржуваного судового рішення, що виключає можливість його прийняття судом апеляційної інстанції незалежно від причин неподання такого доказу.

Обгрунтовуючи неможливість подання відповідного доказу до суду першої інстанції, скаржник зазначає, зокрема, що у апелянтів не було фінансової можливості оплатити проведення експертизи до винесення оскаржуваного рішення у суді першої інстанції.

Виходячи з принципу змагальності сторін, сторони повинні подати всі докази на підтвердження своєї позиції саме в суді першої інстанції.

У постанові від 10.12.2019 по справі № 913/479/18 Верховний Суд вказав, що прийняття судом апеляційної інстанції додаткових документів на стадії апеляційного провадження за відсутності визначених статтею 269 Господарського процесуального кодексу України підстав для їх прийняття фактично буде порушувати принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, оскільки відповідно до статті 124, пунктів 2, 3, 4 частини 2 статті 129 Конституції України, статей 7, 13 Господарського процесуального кодексу України основними засадами судочинства є рівність всіх учасників судового процесу перед законом та судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Поруч із цим, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (частина 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на вищевказане, колегія суддів прийшла до висновку, що скаржник не навів поважних причин на обгрунтування неможливості подати відповідні докази до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Колегія суддів погоджується з доводами позивача відносно того, що апелянти не скористались своїм процесуальним правом на подання до суду першої інстанції висновку судового експерта або клопотання про призначення судової експертизи у строки та порядку, що встановлені нормами ГПК України.

У відповідності до ч.ч. 4,5 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу; у випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

До ухвалення оскаржуваного судового рішення, скаржник мав можливість повідомити суд про намір отримати відповідні докази, але скаржник не зробив цього.

Судова колегія вважає, що в даному випадку вчинення чи не вчинення відповідних процесуальних дій залежало виключно від волі скаржника, об`єктивних перешкод у вчиненні цих дій в суді не доведено. Причини, з яких відповідні докази не були отримані та подані до суду першої інстанції до ухвалення оскаржуваного рішення, судова колегія визнає неповажними.

Суд не бере до уваги вказаний Висновок експерта від 27.06.2023 в якості доказу у даній справі, відмовивши скаржнику у задоволенні клопотання про поновлення строку на подання Висновку експерта від 27.06.2023 №17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарськiй справі №910/10845/22 задля дотримання принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, із урахуванням того, що новий доказ сформований 27.06.2023, не існував на момент прийняття оскаржуваного рішення, що виключає можливість їх прийняття судом апеляційної інстанції незалежно від причин їх неподання. Саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення зазначеної норми процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якої є однозначність та передбачуваність правозастосування, а, отже, системність і послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед, судів. За таких обставин, суд відмовляє у долученні до матеріалів справи вказаного Висновку.

Враховуючи, що судом відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" у задоволенні клопотання про поновлення процесуального строку для подання в якості доказу Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/10845/22 та у долученні до матеріалів справи цього Висновку експерта, колегія суддів не вбачає підстав для виклику експерта Ковальової Наталії Миколаївни для надання пояснень з приводу складеного нею Висновку експерта від 27.06.2023 № 17770/23-53.

Колегія суддів вирішила відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" у задоволенні клопотання про виклик експерта Жилу Богдана Володимировича для надання пояснень з приводу складеного ним Висновку експерта від 19.12.2022 № 235, враховуючи те, що складений ним висновок не містить суттєвих порушень положень чинного законодавства, висновок експерта не викликає у суду сумнівів у його обгрунтованості із врахуванням інших доказів у даній справі у їх сукупності.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" просив суд задовольнити апеляційну скаргу, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі № 910/10845/22; ухвалити нове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІКАР" заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, просив суд залишити без змін оскаржуване рішення суду.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржники зазначають, що суд дійшов помилкового висновку, який не відповідає обставинам справи відносно того, що позивач має право забороняти іншим особам некомерційне використання торговельної марки та використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот під час пропонування до продажу такого товару на території України, так як апелянт 2 здійснював некомерційне використання торговельної марки, у зв`язку з чим виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку у спірному випадку на апелянта 2 не поширюється. Також скаржники вказують, що сертифікат та документи сертифікаційної справи не є діловою або рекламною документацією апелянта 1. Крім того, позивач не надав доказів, що апелянт 3 здійснював реалізацію товару, який не відповідав вимогам Технічного регламенту. Як зазначають апелянти, суд першої інстанції залучив в якості доказу у справі наданий позивачем Висновок експерта, який подано після встановленого законом строку. При цьому, на думку скаржника, Висновок експерта містить дефекти, які полягають у тому, що експерт у своєму дослідженні не досліджував на встановлення схожості позначення «МТ-213/2 У(MJ-4002)» з позначенням за свідоцтвом України № 109370 «МТ 213/2У», експерт роздiлив позначення «МТ-213/2У(MJ-4002)», виокремивши з нього позначення «МТ-213/2У» і досліджував не схожість з позначенням за свідоцтвом України № 109370 «MT 213/2У».

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - залишити без змін, з огляду на наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" (далі - позивач, ТОВ "НВП "Ікар") є власником зареєстрованої 10.07.2009 (заявка від 22.01.2008 № m200800868) в Україні торговельної марки "МТ 213/2У" за свідоцтвом України №109370, клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 9.

Позивач є юридичною особою і здійснює свою діяльність у сфері виробництва і торгівлі дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів, хімічної продукції, гумових.

ТОВ "НВП "Ікар" займається реалізацією протигазів МТ 213/2У, які виготовляються ТОВ "Украскпол" відповідно до договору від 30.01.2014 № 04/14 У, який укладено з позивачем та за розробленими ним технологіями та реалізуються по всій території України.

Протигази виробництва ТОВ "НВП "Ікар" представлені на офіційному веб-сайті позивача - http://ikar.com.ua/, який був створений у 2011.

Звертаючись до суду першої інстанції з позовною заявою, позивач вказував, що йому стало відомо про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Академтест" (далі - відповідач 2, ТОВ "Академтест") видало Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" (далі - відповідач 1, ТОВ "ПГ "Вимпел") декларацію про відповідність засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД): протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію, а саме, засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III.

Також позивач зазначає, що ТОВ "ПГ "Вимпел" здійснюється виробництво протигазів МТ213/2У на підставі виданих відповідачем 2 вказаних декларації та сертифікату.

Позивачем було виявлено, що протигази МТ-213/2У виробництва відповідача 1 представлені на аукціонах і беруть участь у тендерах, зокрема, позивач наводить відомості про тендер ID UA-2022-08-10-003858-а на веб-сторінці "Закупівлі 24", які опубліковані від імені фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича (далі - відповідача 3, ФОП Сігал С.Л.).

ТОВ "НВП "Ікар" вважає, що позначення "МТ-213/2У", наведене відповідачем 2 в тексті вказаних декларації і сертифіката є схожим настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370, а, як наслідок, зазначені документи видані відповідачем 2 з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "МТ 213/2У " за свідоцтвом України № 109370 та підлягають визнанню недійсними.

Позивач вказував, що позначення "МТ-213/2У", яке використовується відповідачем 1 та відповідачем 3 в мережі Інтернет, є схожим з зареєстрованою щодо спорідненого товару 9-го класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, з торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370 настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема, асоціювати з нею.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "НВП "Ікар" 02.09.2022 направило на адресу ТОВ "ПГ "Вимпел" претензію про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку "МТ 213/2У " за свідоцтвом України № 109370.

Враховуючи наведене, позивач вважає, що його права інтелектуальної власності на торговельну марку "МТ 213/2У " за свідоцтвом України № 109370 були порушені, у зв`язку з чим ТОВ "НВП "Ікар" звернулося до господарського суду з даною позовною заявою.

Відповідач 1, заперечуючи проти позовних вимог, вказував, що ним не здійснюється виробництво протигазів МТ 213/2У, а здійснює виробництво масок газових (повнолицьових) на підставі угоди з власником торгової марки МТ-213/2У (MJ-4002) - ТОВ "ВО "Спецвоєнторг".

Фізична особа-підприємець Сігал Сергій Леонідович, заперечуючи проти позовних вимог, зазначав, що ним не здійснюється виробництво товарів із порушенням прав інтелектуальної власності та не здійснюється введення у цивільний обіг товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, що він є лише дилером з постачання товарів, а саме, протигазу МТ-213/2у (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III (третя).

Відповідач 2 своїх заперечень проти позовних вимог ТОВ "НВП "Ікар" до суду першої інстанції не надавав.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22, крім іншого, позов задоволено повністю; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, наносити позначення на такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III, упаковку товару, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 109370; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Академтест" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Академтест" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано фізичну особу-підприємця Сігала Сергія Леонідовича припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони фізичній особі-підприємцю Сігалу Сергію Леонідовичу використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; визнано недійсними видані Товариством з обмеженою відповідальністю "Академтест" декларацію про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3) категорія ризику ІII та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи; стягнуто з фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ікар" 3 308 (три тисячі триста вісім) грн 00 коп. судового збору та 10 067 (десять тисяч шістдесят сім) грн 74 коп. витрат по проведенню експертизи.

Судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.

Відповідно ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з абз. 4 п. 1 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням, при цьому, прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Як встановлено ст. 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За змістом п. 1, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником зареєстрованої 10.07.2009 (заявка від 22.01.2008 № m200800868) в Україні торговельної марки "МТ 213/2У" за свідоцтвом України №109370, клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): 9. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 22.01.2018.

13.07.2018 строк дії свідоцтва України №109370 продовжено до 22.01.2028.

У п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Пункт 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вказує, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Судом першої інстанції вірно встановлено, що позивач займається реалізацією протигазів МТ 213/2У, які виготовляються ТОВ "Украскпол" відповідно до договору від 30.01.2014 № 04/14 У, який укладено з позивачем та за розробленими ним технологіями, які реалізуються по всій території України.

Протигази МТ 213/2У представлені на офіційному веб-сайті позивача - http://ikar.com.ua/, який був створений у 2011.

Вказані протигази відповідають всім необхідним вимогам для такого виду товарів, що підтверджується наступними доказами, які містяться в матеріалах справи: висновком щодо експлуатаційних випробувань дослідних зразків протигазових масок МТ 213/2У та МП-5У, наданих ТОВ "НВП "Ікар" від 31.10.2005; технічними умовами ТУ У 25.1-7:2005, які набрали чинності 15.03.2006 зі змінами № 1 від 28.07.2020; сертифікатом перевірки типу на продукцію "Засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) маски протигазові" на модель МТ 213/2У та MП-5У, виданим ДП "Укрметртестстандарт" терміном дії з 19.09.2014 по 18.09.2016; сертифікатом перевірки типу на продукцію "Засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) маски протигазові" на модель МТ 213/2У та МП-5У, виданим ДП "Укрметртестстандарт" терміном дії з 19.09.2016 по 18.09.2021; сертифікатом перевірки типу на продукцію "Засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) маски протигазові" на модель МТ 213/2У та МП-5У, виданим ДП "Укрметртестстандарт" сертифікатом експертизи зразка засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) маски протигазові» на модель МТ 213/2У та МП-5У, виданим ДП "Укрметртестстандарт" терміном дії з 30.09.2021 по 29.09.2026 з додатком до нього; декларацією про відповідність № 1 на продукцію "Засоби індивідуального захисту дихання (ЗІЗОД) маски протигазові" на модель МТ 213/2У та МП-5У, виданим ДП "Укрметртестстандарт".

Також з матеріалів справи вбачається, що відповідач 2 видав відповідачу 1 декларацію про відповідність засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД): протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію, а саме, засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III.

Натомість, відповідач 1 зазначає, що ним не здійснюється виробництво протигазів МТ 213/2У, а здійснюється виробництво масок газових (повнолицьових) на підставі угоди з власником торгової марки МТ-213/2У (MJ-4002) - ТОВ "ВО "Спецвоєнторг", однак, до матеріалів справи вказану угоду ТОВ "ПГ "Вимпел" не надало.

Як вбачається із скріншотів веб-сторінки Інтернет-ресурсу "Закупівлі 24", які наявні в матеріалах справи та в яких містяться відомості про тендер ID UA-2022-08-10-003858-а, відповідач 3 реалізує протигази МТ-213/2У.

Відповідач 3 вказує, що є дилером з постачання товарів, а саме, протигазу МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III (третя) та надає лист ТОВ "ПГ "Вимпел" № 511 від 15.08.2022.

Суд першої інстанції вірно встановив, що матеріали справи не містять доказів отримання ТОВ "ВО "Спецвоєнторг" свідоцтва України на торговельну марку МТ-213/2У (MJ-4002). Більш того, ТОВ "ПГ "Вимпел" надано до суду лише повідомлення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 29.08.2022 № 154898/3М/22 та розписку про одержання електронної заявки на знак для товарів і послуг від 25.08.2022 № 106487.

Позивач вказує, що позначення "МТ-213/2У", яке використовується відповідачем 1 та відповідачем 3 в мережі Інтернет є схожим з зареєстрованою щодо спорідненого товару 9-го класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, з торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370 настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема асоціювати з нею.

На підтвердження власних доводів позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експерта від 19.12.2022 № 235.

Судовому експерту, Жилі Б. В., позивачем поставлені наступні питання:

- Чи є такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику III, спорідненим з товаром 09 класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, щодо якого надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом України № 109370?

- Чи є позначення "МТ-213/2У", наведене в тексті декларації про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику ІІІ, сертифікату про експертизу зразка (Модуль B) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III та у розміщеній на електронному тендерному майданчику "Закупівлі 24" в мережі Інтернет пропозиції фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича щодо продажу товару протигазу МТ213/2У на тендері ID UA-2022-08-10-003858-а, схожим настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370?

За наслідками проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, судовий експерт Жила Б. В. зробив наступний висновок:

- такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3), категорія ризику ІІІ, є спорідненим з товаром 09 класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, щодо якого надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом України № 109370.

- позначення "МТ-213/2У", наведене в тексті декларації про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3) категорія ризику ІІІ, сертифікату про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III та у розміщеній на електронному тендерному майданчику "Закупівлі 24" в мережі Інтернет пропозиції фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича щодо продажу товару протигазу МТ213/2У на тендері ID UA-2022-08-10-003858-а, є схожим з зареєстрованою щодо спорідненого товару 09 класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370 настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема асоціювати з нею.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

За змістом ч. 1-2, 5-6 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта № 235 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 19.12.2022, складений судовим експертом Жилою Б. В., суд першої інстанції вірно зазначив, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

У висновку зазначено, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду.

Висновок експерта № 235 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 19.12.2022 складений кваліфікованим судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво від 17.02.2022 № 31-22/П, видане Міністерством юстиції України, термін дії до 17.05.2025).

Зазначений висновок складено без суттєвих порушень положень законодавства.

За таких обставин висновок експерта № 235 за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 19.12.2022 правомірно прийнято судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Як вірно зазначено судом першої інстанції, відповідачами у справі не було надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом Жилою Б.В.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно з п. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до п. 8, 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Таким чином, нормами чинного законодавства України передбачено договірний характер відносин між власником свідоцтва на торговельну марку та особою, яка бажає її використовувати на законних підставах.

Як вірно судом встановлено, у матеріалах справи відсутній, а відповідачами не надано суду доказів, які підтверджують наявність у них відповідного дозволу позивача, зокрема, ліцензійного договору на використання торговельної марки "МТ 213/2У" за свідоцтвом України № № 109370.

Враховуючи викладене, матеріалами справи підтверджено використання відповідачами торговельної марки "МТ 213/2У" за свідоцтвом України №109370 способами, що визначені в п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Також суд зазначає, що за змістом ст. ст. 16, 432 ЦК України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

У своїх постановах Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам [постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17 (провадження №14-144цс18), від 11.09.2018 у справі №905/1926/16 (провадження №12-187гс18), від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц (провадження № 14-338цс18), від 02.07.2019 у справі №48/340 (провадження №12-14звг19), від 22.10.2019 у справі №923/876/16 (провадження №12-88гс19) та ін.].

Застосування судом того чи іншого способу захисту має приводити до відновлення порушеного права позивача без необхідності повторного звернення до суду. Судовий захист повинен бути повним та відповідати принципу процесуальної економії, тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття додаткових засобів захисту. Такі висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22.09.2020 у справі №910/3009/18 (провадження №12-204гс19, пункт 63), від 19.01.2021 у справі №916/1415/19 (провадження №12-80гс20, пункт 6.13), від 16.02.2021 у справі №910/2861/18 (провадження №12-140гс19, пункт 98).

Як зазначає Верховний Суд, відповідно до частин 1 та 2 статті 5 Господарського процесуального кодексу України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором; у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону; отже, з огляду на вказані приписи суд може, а не зобов`язаний, відповідно до викладеної в позові вимоги визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону, це повноваження суду є суддівською дискрецією (постанова Верховного Суду від 22.09.2022 у справі № 910/2559/21).

За приписами статей 15, 16 ЦК України, статті 20 ГК України способи захисту цивільного права чи інтересу - це закріплені законом матеріально-правові заходи охоронного характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, інтересів і вплив на правопорушника (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 925/1265/16). Іншими словами, це дії, спрямовані на запобігання порушенню або на відновлення порушеного, невизнаного, оспорюваного цивільного права чи інтересу. Такі способи мають бути доступними й ефективними (постанова Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2019 у справі № 310/11024/15-ц).

Застосування будь-якого способу захисту цивільного права та інтересу має бути об`єктивно виправданим та обґрунтованим. Це означає, що: застосування судом способу захисту, обраного позивачем, повинно реально відновлювати його наявне суб`єктивне право, яке порушене, оспорюється або не визнається; обраний спосіб захисту повинен відповідати характеру правопорушення; застосування обраного способу захисту має відповідати цілям судочинства; застосування обраного способу захисту не повинно суперечити принципу верховенства права (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11.01.2022 у справі №904/1448/20).

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що як захист права розуміють державно-примусову діяльність, спрямовану на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною. Спосіб захисту може бути визначений як концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату. Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягнути суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинене порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав (постанова від 27.11.2018 у справі № 905/2260/17).

У цій справі позивач заявив такі вимоги до відповідачів:

- припинити порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "НВП "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони ТОВ "ПГ "Вимпел" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме: наносити позначення на такий товар, як засіб індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(МІ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2РЗ), категорія ризику III, упаковку товару, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 109370; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- припинити порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "НВП "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони ТОВ "Академтест" використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- припинити порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "НВП "Ікар" на торговельну марку за свідоцтвом України № 109370 шляхом заборони ФОП Сігал Сергій Леонідович використовувати позначення "МТ-213/2У" у господарській діяльності, а саме, застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Таким чином, зобов`язання відповідачів припинити порушення права є вимогою припинення дії, яка таке право порушує; припиненню підлягає конкретна дія, яка порушує право, оскільки в іншому випадку існуватиме невизначеність щодо оцінки певних дій на предмет їх кваліфікації, як таких, що порушують право; припинення дії, яка порушує право здійснюється у визначений спосіб, який є ефективним за результатом.

Як способи захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, вказаним законом чітко визначено право забороняти використання торговельної марки.

Оскільки у даному спорі порушення права позивача охоплюється неправомірним використанням торговельної марки, тому припинення таких неправомірних дій має бути обумовлено конкретним ефективним способом, яким є обраний позивачем спосіб заборони використання торговельної марки.

Таким чином, надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, зважаючи на його ефективність, суд першої інстанції вірно встановив, що належним і ефективним способом захисту прав позивача у даній справі є вимога припинення порушення права шляхом заборони відповідачам використовувати торговельну марку.

Щодо вимоги позивача про визнання недійсними виданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Академтест" декларації про відповідність та сертифікату про експертизу, суд зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Як визначено ч. 1, 5 ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Частиною 3 статті 215 ЦК України визначено, що якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Як вірно встановлено судом, Товариство з обмеженою відповідальністю "Академтест" видало Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел" декларацію про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3) категорія ризику ІII та сертифікат про експертизу зразка (Модуль В) за № UA.TR.131.B.0702-22 від 08.08.2022 на продукцію, а саме, засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III.

При цьому Товариством з обмеженою відповідальністю "Академтест" у вказаних декларації та сертифікаті використане позначення "МТ-213/2У", яке є схожим з зареєстрованою щодо спорідненого товару 09 класу МКТП протигази, крім призначених для штучного дихання, торговельною маркою за свідоцтвом України № 109370 настільки, що внаслідок такого використання його можна сплутати з вказаною торговельною маркою, зокрема асоціювати з нею.

Згідно з ч. 1 ст. 236 ЦК України нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Враховуючи вищевказане, суд дійшов вірного висновку, що позовна вимога ТОВ "НВП "Ікар" про визнання недійсними декларації про відповідність № UA.131.D.0988-22 від 08.08.2022 на товар засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У (MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр B2P3) категорія ризику ІII та сертифікату про експертизу зразка (Модуль В) за від 08.08.2022 № UA.TR.131.B.0702-22 на продукцію, а саме, засоби індивідуального захисту органів дихання: протигаз МТ-213/2У(MJ-4002) (маска повнолицьова та протигазовий фільтр В2Р3) категорія ризику III, видані ТОВ "Академтест", підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції обґрунтовано поклав на відповідачів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Як вбачається з ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Як вбачається з матеріалів справи, 19.12.2022 позивачем подано до суду висновок від 19.12.2022 № 235.

Вказаний висновок був правомірно прийнятий судом першої інстанції в якості належного та допустимого доказу.

На підтвердження понесених витрат на проведення експертизи у розмірі 30 203,20 грн позивачем надано копію договору від 18.09.2022 № 18-09/2022, рахунок від 28.10.2022 № 28-10/22 ВЕ та акт здавання-приймання послуг згідно з рахунком від 28.10.2022 №28-10/22 ВЕ.

Суд першої інстанції вірно поклав витрати позивача, пов`язані зі складанням висновку експерта у розмірі 30 203,20 грн на відповідачів.

Оцінюючи оскаржуване рішення суду першої інстанції, через призму застосування принципів оцінки доказів та аргументації своїх висновків, викладених в Рішенні ЄСПЛ від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", судова колегія зазначає, що пункт 1 статті 6 Конвенції не зобов`язує національні суди надавати детальну відповідь на кожен аргумент заявника (сторони у справі); суди зобов`язані давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматися як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент; межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення; питання чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає із статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки в світлі конкретних обставин справи (пункти 21, 23 Рішення).

Доводи апеляційної скарги не можуть бути підставами для скасування оскаржуваного рішення у даній справі, оскільки не знайшли свого підтвердження під час апеляційного перегляду колегією суддів, як такі, що не спростовують зроблених судом першої інстанції висновків.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 276, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група "Вимпел", Товариства з обмеженою відповідальністю "Академтест" та Фізичної особи-підприємця Сігала Сергія Леонідовича залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №910/10845/22 залишити без змін.

Матеріали справи № 910/10845/22 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 28.08.2023.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.М. Поляков

В.О. Пантелієнко