УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

м. Київ

24.08.2023справа № 910/886/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/886/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513)

до державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629)

про визнання недійсним рішення,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі - Товариство) звернулося до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) з позовом про:

- визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 №m2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме «дистанційне банківське обслуговування».

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме «дистанційне банківське обслуговування»;

- Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 (Мандриченко О.В.) позов задоволено частково; визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено повністю; стягнуто з Укрпатенту на користь Товариства 2 270 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 (головуючий суддя Гарник Л.Л., судді Поляков Б.М. і Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Укрпатенту задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 скасовано та ухвалив нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) касаційну скаргу Товариства задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасовано, а справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва; у решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи № 910/886/21 залишено без змін.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи №910/886/21 стало те, що суди першої і апеляційної інстанцій належним чином:

- не врахували, що вимога про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку Укрпатенту є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту);

- не врахували те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи, рішенню Укрпатенту про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав;

- не врахували того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо;

- не навели жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення «NЕОВАNK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/886/21 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2022 прийнято справу №910/886/21 до свого провадження; призначено підготовче засідання на 05.09.2022.

05.09.2022 позивачем подано суду письмові пояснення про те,що:

- Товариством правильно обрано спосіб захисту порушеного права у вигляді визнання оскаржуваного висновку недійсним;

- Укрпатентом не була належним чином проведена перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом; використані джерела, що не відносяться до пункту 15 статті 10 Закону: інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- в даній справі Укрпатент дійсно посилався на вказані ним у відзиві норми закону, однак, жодного доказу, якими відповідно до частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є письмові, речові, електронні докази, висновки експертів, показання свідків, відповідач суду не надав;

- заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення, оскільки таке позначення не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких знак; загальновживаних скорочень;

- оскаржуване рішення з огляду на його суть, є правомірним в разі описовості позначення «NEOBANK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- встановлення описовості позначення, як і інших критеріїв відповідності торговельної марки умовам правової охорони, потребує наявності спеціальних знань, тобто, висновку судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2022 призначено у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - НАПРН України).

23.01.2023 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/886/21 разом з листом, в якому НАПРН України зазначило, що:

- 30.11.2022 НАПРН України надіслало Укрпатенту лист вих. № 109 та рахунок від 29.11.2022 №33 для оплати за проведення експертизи;

- НАПРН України 27.12.2022 отримано лист від відповідача про неможливість оплатити призначену експертизу у зв`язку з тим, що з 08.11.2022 відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Укрпатент не виконує функції Національного органу інтелектуальної власності;

- разом з тим, НАПРН України не належить до державних спеціалізованих установ судової експертизи, хоча має у своєму складі достатню кількість атестованих судових експертів, зокрема за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»; відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» в такому випадку експертиза повинна призначатися конкретному судовому експерту; на сьогодні атестованими судовими експертами за спеціальністю 13.6 є такі співробітники НАПРН України: Дорошенко Олександр Федорович (директор інституту); Коваленко Тетяна Вікторівна (старший науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності); Мінченко Наталія Володимирівна (науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2023 провадження у справі №910/886/21 поновлено; підготовче засідання призначено на 20.02.2023.

20.02.2023 Укрпатент подав суду письмові пояснення, в яких просив суд замінити останнього на державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ), оскільки з 08.11.2022 УКРНОІВІ є компетеційним (функціональним) правонаступником Укрпатентув часнині виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ); крім того, просив суд витрати за проведення судової експертизи покласти на УКРНОІВІ.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2023 замінено у справі №910/886/21 неналежного відповідача - Укрпатент належним - УКРНОІВІ; призначено у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено НАПРН України.

21.08.2023 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/886/21 разом з висновком за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2023 №1351, відповідно до якого:

- позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 не відноситься до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 не є таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги, та/або властивості послуг);

- словесне позначення «NEOBANK» не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020).

Відповідно до частини першої статті 230 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Отже, оскільки у справі №910/886/21 проведено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити підготовче засідання.

Керуючись статтями 230, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/886/21 поновити.

2. Підготовче засідання призначити на 25.09.23 об 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

3. Запропонувати учасникам справи подати суду до 15.09.2023 письмові пояснення щодо висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2023 №1351.

4. Копію даної ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набрала законної сили 24.08.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко