ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2023 р. Справа№ 910/3022/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Сотнікова С.В.

секретар судового засідання Нечасний О.Л.

за участю представників:

від позивача - Грунський В.О. ордер АА№1153052 від 02.11.2021р., Огнев`юк Я.В. ордер АА№1153102 від 02.11.2021р.;

від відповідача - Лаврін О.В. довір. б/н від 20.06.2023р.;

від третьої особи-1 - Мартян О.В. посвідчення №4274/10 від 26.08.2010р.;

від третьої особи-2 - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Акціонерного товариства (далі - АТ) "Державний ощадний банк України"

на рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р.

у справі №910/3022/22 (суддя Картавцева Ю.В.)

(повний текст складено 08.09.2022р.)

за позовом АТ "Державний ощадний банк України"

до Акціонерного товариства (далі - АТ) "Міжнародний резервний банк"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Національний банк України

про стягнення збитків у сумі 390 255 270,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі №910/3022/22 у позові відмовлено повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, АТ "Державний ощадний банк України" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі №910/3022/22 та прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги АТ "Державний ощадний банк України" задовольнити повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023р. апеляційну скаргу АТ "Державний ощадний банк України" задоволено частково; рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі №910/3022/22 скасовано та прийнято нове рішення, яким закрито провадження у справі №910/3022/22 за позовом АТ "Державний ощадний банк України" до АТ "Міжнародний резервний банк", третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Національний банк України про стягнення збитків у сумі 390 255 270,00 грн.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2023р. касаційну скаргу АТ "Державний ощадний банк України" задоволено; постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2023р. та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2023р. зі справи №910/3022/22 скасовано; справу передано на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.05.2023р. справу №910/3022/22 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Пантелієнка В.О., суддів - Доманської М.Л., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2023р. призначено апеляційну скаргу АТ "Державний ощадний банк України" на рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі №910/3022/22 до розгляду на 12.06.2023р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2023р. заяву судді Північного апеляційного господарського суду Остапенка О.М. про самовідвід у справі №910/3022/22 задоволено; матеріали справи №910/3022/22 передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою у відповідності до положень п.п.17.4 п.17 ч.1 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2023р. апеляційну скаргу АТ "Державний ощадний банк України" на рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі №910/3022/22 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду; розгляд апеляційної скарги призначено на 03.07.2023р.

12.06.2023р. і 13.06.2023. до апеляційного суду від представника АТ "Державний ощадний банк України" надійшло клопотання про виклик експерта Кияшко Олену Євгеніївну (свідоцтво №1837 від 25.11.2016р., видане Центральною експертно- кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 10.02.2023р.) в судове засідання на підставі ч. 4 ст. 69 ГПК України для роз`яснення проведених досліджень та результату висновку експерта №03-2022 від 24.05.2022р., складений за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Колегією суддів задоволено клопотання представника АТ "Державний ощадний банк України" про виклик експерта. Ознайомлено та попереджено експерта Кияшко О.Є., яка була присутня в судовому засіданні 03.07.2023р., з правами та обов`язками передбаченими ст.ст. 384, 385 КК України. Допитано експерта Кияшко Олену Євгеніївну, якій поставлені наступні питання:

- Які документи використовувались експертом при проведенні дослідження для формування Висновку №03-2022 від 24.05.2022р.?

- Які основні методи/процедури використовуються задля визначення матеріальної шкоди (збитків), яка завдана правовласнику внаслідок неправомірного використання об`єкту права інтелектуальної власності?

- Яким чином експертом визначається ставка та база роялті, форма виплати роялті?

- Чи є Звіт про надання консультації щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022р. фахівцем з економіки інтелектуальної власності Єфімовою В.Л., достатнім документом для експерта для визначення розміру збитків, завданих правовласнику внаслідок неправомірного використання об`єкту права інтелектуальної власності?

- Чому при визначенні бази (платежів) роялті експертом взято лише загальні суми чистих доходів АТ "Міжнародний резервний банк" і не враховувалась збитковість АТ "Міжнародний резервний банк" за 2018-2022 роки, як про це зазначено в письмових поясненнях АТ "Міжнародний резервний банк", Фондом гарантування вкладів фізичних осіб?

- На підставі наданих експерту документів фінансової звітності АТ "Міжнародний резервний банк" чи можна визначити суму збитків за період з 28.04.2021р. по 27.09.2021р.? Чи входить ця сума в загальний розрахунок розміру збитків, проведений експертом у висновку?

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2023р. у судовому засіданні по справі №910/3022/22 оголошено перерву до 21.08.2023р. згідно ст. 216 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача і третьої особи-1, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

АТ «Державний ощадний банк України» звернулось до господарського суду м.Києва з позовом до АТ «Міжнародний резервний банк» про стягнення збитків у сумі 250 000,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 від 24.05.2006р. для 36 класу МКТП, з огляду на що заявник просив місцевий суд стягнути з відповідача на користь позивача збитки у сумі 250 000,00 грн.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 03.05.2022р. було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду м.Києва від 07.06.2022р. було залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

04.07.2022р. через відділ діловодства місцевого суду позивачем подано заяву про збільшення розміру позовних вимог до 390 255 270,00 грн.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.46 ГПК України, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч.5 ст.46 ГПК України).

З матеріалів справи вбачається, що 10.09.2007р. позивачу було видано свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006р. №m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007р.).

Позивачем зазначено, що ним було виявлено численні факти використання відповідачем торговельних марок, схожих настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116.

З метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку, позивач у 2016 році звернувся до господарського суду м.Києва із позовом у справі №910/570/16, зокрема, до АТ «Сбербанк» про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

В межах розгляду справи №910/570/16 було встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки на ім`я відповідача і видано такі свідоцтва України: №151584 (заявка від 29.08.2011р. №m201113537), №183294 (заявка від 17.10.2013р. №m201319021), №183296 (заявка від 18.10.2013р. №m201319156).

Матеріалами справи №910/570/16 підтверджено те, що Товариство (відповідач) без згоди Банку (позивача) використовує позначення «СБЕРБАНК», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/; у діловій документації, тощо.

Рішенням господарського суду м.Києва від 18.04.2017р. у №910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021р. та постановою Верховного Суду від 19.08.2021р., позовні вимоги було задоволено частково та, зокрема, визнано недійсними повністю свідоцтва України №183294, №183296, №151584; заборонено Публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (в подальшому - АТ «Міжнародний резервний банк») незаконно використовувати знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України», зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Також, позивачем зазначено, що, незважаючи на прийняті судові рішення у справі №910/570/16 та подальшу зміну найменування відповідача з АТ «Сбербанк» на АТ «Міжнародний резервний банк» в грудні 2021 року, відповідач продовжує використовувати належну позивачеві торговельну марку. Зокрема, 03.09.2021р. відповідачем було подано заяву про відстрочення виконання рішення господарського суду м.Києва від 18.04.2017р. у справі №910/570/16 на дванадцять місяців, у якій зазначено, що виконання рішення в частині припинення використання торговельної марки передбачає реалізацію двох послідовних етапів, кожен з яких становитиме не менш ніж шість місяців без можливості одночасної їх реалізації. Із поданої заяви вбачається, що станом на дату її подання використання відповідачем належної позивачу торговельної марки виявляється в її використанні у наявному бренд буку банку, установчих документах, рекламному обладнанні (зовнішньому та внутрішньому), програмному забезпеченні та обладнанні, посвідченнях працівників, договорах, платіжних картках, штампах, печатках мережі банку та центрального офісу, оформленні офісів банку, бланках цінних паперів, конвертах, друкованій продукції, типових формах діловодства.

З огляду на вищевикладене, позивач просив місцевий суд стягнути з відповідача збитки у формі упущеної вигоди за період з 28.09.2018р. по 27.09.2021р. у розмірі 390 255 270,00 грн. (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечив та зазначив, що здійснював банківську діяльність з використанням торговельної марки «Сбербанк» на підставі належного йому свідоцтва України №151584, тобто, відповідач розраховував на те, що таке використання є цілком правомірним, права третіх осіб жодним чином не порушуються, відтак, період до визнання свідоцтва України №151584 недійсним в будь-якому разі не може включатися до періоду неправомірного використання відповідачем торговельної марки.

Стосовно АТ «Міжнародний резервний банк» було розпочато процедуру ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Так, уповноваженою особою Фонду було відмовлено у задоволенні заяви АТ «Ощадбанк» про визнання кредиторських вимог (лист №310 від 06.05.2022р.), з огляду на те, що будь-яка заборгованість перед АТ «Ощадбанк» станом на початок процедури ліквідації з боку банку була відсутня.

Сто відсотків корпоративних прав банку було вилучено (націоналізовано) в попередніх власників на користь держави, тому в разі задоволення вимог в даній справі збитків зазнає саме держава, що є неприпустимим.

На думку відповідача, позивачем не доведено складу правопорушення, зокрема, самі по собі збитки ґрунтуються виключно на гіпотетичних припущеннях та є недоведеними. Позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримав заперечення відповідача та зазначив, що у позові не наведено посилань та не надано належних доказів для визначення та обрахунку суми упущеної вигоди; наданий позивачем висновок експерта викликає обґрунтовані сумніви у його належності, оскільки, у період за який розраховувалися збитки у відповідача були відсутні прибутки від здійснення банківської діяльності; відповідно до ч.3 ст.46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов`язань, крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, тому задоволення позовних вимог, на підставі яких виникнуть нові зобов`язання порушує приписи спеціального Закону, що регулює дані правовідносини.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст.495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч.ч. 2 і 3 ст.426 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до п.1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Вимогами п.2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Збитки, як правова категорія, включають в себе й упущену (втрачену) вигоду, яка відрізняється від реальних збитків тим, що реальні збитки характеризують зменшення наявного майна потерпілого (проведені витрати, знищення і пошкодження майна тощо), а у разі упущеної вигоди наявне майно не збільшується, хоча і могло збільшитися, якби не правопорушення. Тобто упущена вигода відображає різницю між реально можливим у майбутньому потенційно отриманим майном та вже наявним майном.

Відшкодування збитків є однією з форм або заходів цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною в силу правил статті 22 ЦК України, адже частиною першою цієї статті визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Оскільки відшкодування збитків є однією з форм цивільно-правової відповідальності, застосування цієї відповідальності можливе лише за наявності складу правопорушення.

Окрім того, при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання (ч.4 ст.623 ЦК України).

За загальними правилами розподілу обов`язку доказування кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.1 та ч.3 ст.74 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 2 ст.623 ЦК України визначено, що розмір збитків, завданих порушенням зобов`язання, доказується кредитором.

За змістом п.2 ч.2 ст.22 ЦК України, ч.2 ст.224 ГК України, ч.1 ст.225 ГК України до складу збитків у вигляді упущеної вигоди входять: 1) неотриманні стороною доходи, які вона могла б реально отримати за звичайних обставин якби її право не було порушено; 2) доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною; 3) неодержаний прибуток, на який сторона, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною.

Отже, згідно наведених норм упущеною вигодою є неодержаний (не отриманий) дохід, який кредитор міг реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено, а боржник додержувався правил здійснення господарської діяльності.

Неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

Відповідно до ст.22 ЦК України, у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані при належному виконанні зобов`язання.

З матеріалів справи вбачається, що 10.09.2007р. позивачу було видано свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006р. №m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007р.).

Частиною 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Судом першої інстанції було встановлено, що, з метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку за свідоцтвом України №82116, позивач у 2016 році звернувся до господарського суду м.Києва із позовом у справі №910/570/16, зокрема, до АТ «Сбербанк» про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

Таким чином предмет позову у справі № 910/570/16 є комплексним та складається як з вимог про визнання недійсними реєстрацій цілого ряду торговельних марок, так і вимог про зобов`язання вчинити дії, а також заборону вчиняти певні дії.

В контексті заборони Відповідачу незаконно використовувати Торговельну марку, судами було зазначено про встановлений факт її незаконного використання Відповідачем без згоди Позивача, шляхом використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/, у діловій документації, тощо.

Зокрема, у рішенні Господарського суду міста Києва у справі №910/570/16 від 18.04.2017р. зазначається: «Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство (Відповідач) без згоди Банку (Позивач) використовує позначення «СБЕРБАНК», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank. иа, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://sberbank.ua/; у діловій документації, тощо».

Тобто, рішенням суду, яке набуло законної сили, встановлено ту обставину, що Відповідач при здійсненні своєї банківської діяльності використовував позначення «СБЕРБАНК» (а не власні зареєстровані торговельні марки), яке є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою Позивача.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи, що рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017р. у справі №910/570/16 набрало законної сили 28.04.2021р., обставини, встановлені даним рішенням є преюдиційними та повторному доведенню не підлягають.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону про знаки, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчуєте свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Згідно з п. 2, п. 4 ст. 16 Закону про знаки, свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якоїторговельну марку зареєстровано.

З системного аналізу наведених норм вбачається, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку виключно стосовно тих товарів та послуг, які наведені в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та у свідоцтві. Жодних положень, які б передбачали можливість визнавати використанням зареєстрованої торговельної марки, її застосування власником щодо товарів або послуг, не зазначених у свідоцтві, чинне законодавство не містить.

Торговельна марка «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №151584 була зареєстрована на ім`я Відповідача щодо:

товарів 14 класу МКТП (Дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток і т.д.);

товарів 28 класу МКТП (Ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні).

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Тобто, ведення банківської діяльності передбачає надання фінансових послуг, здійснення кредитно-грошових операцій та інших послуг, які охоплюються 36 класом МКТП.

Зокрема, у примітках до 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг 10-ї редакції (опублікована ВОІВ у 2010 році), що була чинною станом на 29.08.2011р. - дату подання заявки №m201113537, на підставі якої видане свідоцтво України №151584, вказується:

«КЛАС 36

Страхування;

фінансова діяльність;

кредитно-грошові операції;

операції з нерухомістю.

Пояснювальні примітки

До Класу 36 належать, головним чином, послуги, що їх надають у фінансових та кредитно-грошових справах, і послуги, пов`язані з усіма видами страхових контрактів.

Зокрема, до Класу належать:

послуги щодо фінансових та кредитно-грошових справ, а саме:

послуги всіх банків або пов`язаних з ними установ, таких як обмінні пункти та розрахункові палати;

послуги кредитних установ, відмінних від банків, таких як кооперативні кредитні об`єднання, приватні фінансові компанії, кредитори тощо.».

В той же час, послуги 36 класу МКТП, які передбачають право використовувати зареєстровану торговельну марку при здійсненні банківської діяльності, відсутні у переліку послуг за свідоцтві України №151584 на торговельну марку.

Отже, обсяг правової охорони, наданої торгівельній марці за свідоцтвом України №151584, дозволяв Відповідачу використовувати її щодо зазначених у свідоцтві товарів 14 та 28 класів МКТП, проте не надавав Відповідачу права законно (тобто без вини) використовувати торговельну марку за цим свідоцтвом при наданні послуг, що надаються при веденні банківської діяльності.

Таким чином, обставини справи щодо правомірного використання Відповідачем торговельної марки за свідоцтвом України № 151584 при здійсненні банківської діяльності, які суд першої інстанції помилково визнав встановленими, в дійсності спростовуються матеріалами справи, а саме рішенням господарського суду м.Києва від 18.04.2017р. у справі №910/570/16, в описовій частини якого було встановлено, що знак за свідоцтвом України №151584 зареєстровано щодо товарів 14 та 28 класів МКТП та наведено повний перелік цих товарів, а також встановлено, що Відповідач використовував у своїй діяльності позначення «СБЕРБАНК», схоже до ступеню сплутування з Торговельною маркою Позивача.

Відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону про знаки, якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав.

Підставою для стягнення збитків є не використання Відповідачем при здійсненні банківської діяльності торговельної марки за свідоцтвом України №151584 (яке до того ж зареєстроване для інших класів), а встановлене судовими рішення незаконне використання Відповідачем позначення «СБЕРБАНК», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою Позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону про знаки, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону про знаки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на її відшкодування. При цьому, завдані збитки відшкодовуються в повному обсязі.

Частина 2 ст. 22 ЦК України визначає, що збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Так, у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 495 ЦК України, Позивач як власник прав інтелектуальної власності на Торговельну марку, володіє виключним правом дозволяти її використання. Це кореспондує із положенням ч. 8 ст. 16 Закону України про знаки, згідно із яким власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 3 ст. 1109 ЦК України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності.

Виходячи із викладеного вище, одним із правомірних шляхів використання Торговельної марки Відповідачем було б укладення ліцензійного договору із Позивачем, як її володільцем. При цьому, оскільки даний договір носить оплатний характер, Позивач міг розраховувати на отримання доходу у вигляді ліцензійних платежів (роялті) за весь період неправомірного використання Торговельної марки Відповідачем. Відповідно, таке неотримане роялті і є тими збитками у формі упущеної вигоди, право на відшкодування яких має Позивач.

Позивачем було належним чином доведено наявність всіх елементів складу цивільного правопорушення з боку Відповідача, а саме:

протиправна поведінка Відповідача, що полягала у незаконному використанні Торговельної марки Позивача, що встановлено судовими рішеннями та, в силу ст. 75 ГПК України, не підлягає повторному доказуванню;

заподіяння Позивачу збитків внаслідок протиправної поведінки Відповідача, що виражаються у формі упущеної вигоди за незаконне використання Торговельної марки, розмір якої було встановлено Висновком експерта;

причинний зв`язок між протиправною поведінкою Відповідача та заподіяними ними збитками, оскільки, за єдиної безальтернативної умови законного використання Торговельної марки, Відповідач повинен був укласти ліцензійний договір з Позивачем та сплатити останньому ліцензійні платежі;

наявність вини Відповідача, оскільки Відповідач усвідомлював протиправність своєї поведінки у формі незаконного використання Торговельної марки та передбачав можливість настання негативних наслідків для Позивача.

На підтвердження розміру завданих збитків позивачем місцевому суду було подано Висновок експерта № 03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.05.2022р. (далі - Висновок), складений судовим експертом О.Є. Кияшко. Свої висновки експерт підтвердила в судовому засіданні апеляційного суду.

Згідно з ч. 5 ст. 98 ГПК України, суд має право за власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 107 ГПК України, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам. За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Як зазначено в абз. 8 п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», у разі необхідності господарський суд може зобов`язати судового експерта з`явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз`яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов`язати його відповісти на усні питання сторін у справі.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 19.04.1993р. у справі «Краска проти Швейцарії» вказано, що ефективність справедливого розгляду досягається тоді, коли сторони процесу мають право представити перед судом ті аргументи, які вони вважають важливими для справи. При цьомуаргументи мають бути «почуті», тобто ретельно розглянуті судом. Іншими словами, суд має обов`язок провести ретельний розгляд подань, аргументів та доказів, поданих сторонами.

Таким чином, якщо у суду першої інстанції були наявні сумніви щодо обґрунтованості Висновку експерта, він, на виконання приписів ст. ст. 86, 98 ГПК України, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження Висновку експерта, як доказу, мав право викликати експерта для надання пояснень щодо висновку та, у випадку підтвердження сумнівів у його обґрунтованості, мав можливість призначити повторну експертизу.

Що стосується такого документу, як Звіт від 27.03.2022р. про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), то такий за своєю суттю не підлягав дослідженню при проведенні експертизи, а є лише джерелом, яке містить необхідну для проведення експертом обрахунків (узагальнені відомості про ставки ліцензійної винагороди (ставки роялті) за використання торговельної марки у сфері фінансових послуг, зокрема, діяльності банків).

Зазначений звіт має загальний довідковий характер, стосується діяльності банків, як установ у цілому, а не безпосередньо діяльності Відповідача, не встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), якими обґрунтовуються вимоги до Позивача, а відтак, не є доказом, визначеним ст. 73 ГПК України.

В зв`язку з цим, твердження місцевого суду про неможливість встановлення належності та допустимості наданого експерту Звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті) від 27.03.2022р. є безпідставним.

Як вказується на стор. 11, 12 Висновку експерта, Звіт про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022р. фахівцем з економіки інтелектуальної власності, оцінщиком Єфімовою Вікторією Леонідівною. Джерелом інформації слугувала Міжнародна он-лайн база RoyaltyStat, режим доступу https://www.royaltystat.com/.

При цьому, як неодноразово зазначалося Верховним Судом для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарському суду необхідно вирішувати питання про призначення судової експертизи, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанова від 13.10.2020р. у справі №910/6411/19, постанова від 06.02.2020р. у справі №910/2503/18, постанова від 24.11.2021р. у справі №760/15137/16-ц.

Відповідно до ст. 108 ГПК України, висновок експерта оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 86 ГПК України, оцінка доказів ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Всупереч наведеним нормам місцевий суд не врахував висновків експерта, про які вказав в оскаржуваному рішенні: «Експерт зазначив, що для визначення бази роялті, при визначення платежів роялті, що не отримала особа, права якої порушено, до уваги необхідно брати загальні суми чистих доходів Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк", які отримані ним з використанням Торговельної марки в період з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року».

Тобто, в якості бази для обрахунку розміру роялті експерт брав не прибуток за період розрахунку збитків, а чистий дохід за цей період. Тому твердження Третьої особи про відсутність у Відповідача прибутку за період розрахунку збитків не спростовують Висновку експерта та не ставлять під сумнів його обґрунтованість.

Водночас, показники чистого доходу, взяті судовим експертом з документів фінансової звітності Відповідача за 2018-2021 роки є відомими Відповідачу та Третій особі, та підтверджують обґрунтованість Висновку експерта.

Так, у Звіті про прибутки та збитки АТ «Сбербанк» від 20.03.2021 року в графі «Чисті процентні доходи» за 2019 рік вказано 2 374 515 тисяч гривень, в графі «Комісійні доходи» за 2019 рік вказано 472 700 тисяч гривень, в графі «Комісійні витрати» вказано 155 880 тисяч гривень.

Право на стягнення збитків за незаконне використання торговельної марки прямо передбачено ч. 2 ст. 20 Закону про знаки за весь період такого порушення.

Щодо зазначеного в позові періоду, за який нараховано збитки (з 28.09.2018р. по 27.09.2021р.) апеляційний суд зазначає наступне.

При визначенні періоду Позивач виходив з того, що збитки можуть нараховуватися за весь період фактичного незаконного використання Відповідачем Торговельної марки Позивача (з 19.10.2015р., коли рішенням № 3 єдиного акціонера ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» найменування Відповідача змінено на ПАТ «СБЕРБАНК» і по 27.09.2021р., коли рішенням № 8 єдиного акціонера Відповідача його найменування змінено на AT «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК»); закон не забороняє Позивачу заявляти до стягнення збитки за менший період незаконного використання Торговельної марки.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За змістом приписів статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про відмову у позові, оскільки висновки, викладені у рішенні господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у даній справі, не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про повне задоволення позовних вимог АТ "Державний ощадний банк України".

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга АТ "Державний ощадний банк України" підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. Позовні вимоги АТ "Державний ощадний банк України" необхідно задовольнити в повному обсязі з наведених вище мотивів, стягнувши з відповідача понесені АТ "Державний ощадний банк України" судові витрати за подання позовної заяви і апеляційної скарги на підставі ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу АТ "Державний ощадний банк України" задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2022р. у справі «910/3022/22 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позовні вимоги АТ "Державний ощадний банк України" задовольнити повністю.

Стягнути з Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46, ) на користь Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ) збитки в розмірі 390 255 270,00 (триста дев`яносто мільйонів двісті п`ятдесят п`ять тисяч двісті сімдесят) грн. за неправомірне використання торговельної марки «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 від 24.05.2006р. для 36 класу МКТП.

Стягнути з Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46, ) на користь Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ) 872 100 грн. судового збору за подання позовної заяви.

Стягнути з Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46, ) на користь Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ) 1 302 525 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Справу №910/3022/22 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов`язати видати накази.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 24.08.2023р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді М.Л. Доманська

С.В. Сотніков