ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"21" серпня 2023 р. Справа№ 910/16653/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Копитової О.С.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта"

на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року

у справі №910/16653/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта",

2. Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 21.08.2023

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2019 року Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - позивач, Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Агронта" (далі - відповідач-1, Товариство) про:

- визнання недійсними належних Товариству свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, зареєстровані для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2, Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначав, що:

- Компанія є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг "Басфоліар", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "добривні хімікати для ґрунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)" та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг "BASFOLIAR", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) задоволено, визнано недійсними належні ТОВ "Агронта" свідоцтва України: №219491 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №222864 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №249242 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків, зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Здійснено розподіл судових витрат.

Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та № 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для ґрунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Агронта" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

За наслідками розгляду заявлених в апеляційній скарзі вимог постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 скасовано, у задоволенні позову компанії Компо Експерт ГмбХ відмовлено.

В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (в тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Тобто, перш за все, суд мав дослідити, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України, розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака.

Окрім того, суд апеляційної інстанції, зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам ст. 269 ГПК України, не надав власної оцінки висновкам експертів від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19 та від 14.02.2020 №1293, обмежившись лише посиланням на те, що висновок від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 був покладений в основу рішення, зокрема, встановлення обставин невідповідності спірних торговельних позначень, а висновок від 14.02.2020 року №1293 не прийнятий місцевим господарським судом.

При цьому судом апеляційної інстанції надано оцінку лише складеному висновку експертів від 17.02.2021 року №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який і був покладений в основу постанови суду, відповідно судом не було надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн витрат зі сплати судового збору та 28 634,39 грн витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За результатом дослідження зібраних у справі доказів апеляційний господарський суд дійшов висновків про:

- недоведеність Позивачем доводів і тверджень про те, що спірні торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками належними Позивачу, а також;

- недоведеність Позивачем належними доказами невідповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони;

- відсутність у зв`язку з цим і підстав для задоволення позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.07.2022 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2022 року у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, при дослідженні однорідності чи спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг (торговельні марки), аналізується сфера призначення товару або послуги, враховуючи галузь і мету застосування товару або послуги, чого судом апеляційної інстанції зроблено не було. Також судом апеляційної інстанції не надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та дослідженим судом першої інстанції

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/16653/19 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Поляков Б.М., суддів: Ходаківська І.П., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2022 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М. - головуючий, судді Ходарківська І.П., Доманська М.Л. Зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо висловлених позицій Верховним Судом у постанові від 14.07.2022 в письмовій формі протягом десяти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 19.08.2022. Розгляд апеляційної скарги призначено на 06.09.2022.

Розпорядженням керівника апарату від 05.09.2022 у зв`язку з перебування суддів Ходаківської І.П., Доманської М.Л., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Корсак В.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 розгляд справи № 910/16653/19 відкладено на 11.10.2022.

В зв`язку з оголошенням повітряної тривоги 11.10.2022, яка тривала більше п`яти годин, а отже - посиленою небезпекою з боку Російської Федерації, для запобігання загрози життю та здоров`ю суддів, працівників апарату суду та учасників судового процесу у період воєнного стану 11.10.2022 розгляд справи не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2022 призначено до розгляду в судовому засіданні справу № 910/16653/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року. Судове засідання призначене на 08.11.2022. Визнано явку учасників справи обов`язковою.

Розпорядженням керівника апарату від 07.11.2022 у зв`язку з перебування судді Корсака В.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

В судовому засіданні 08.11.2022 колегія суддів, порадившись на місці, оголосила перерву в розгляді справи до 29.11.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022 замінено сторону у справі №910/16653/19 її процесуальним правонаступником, а саме - Державне підприємство «Українский інститут інтелектуальної власності» () на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (). Зобов`язано позивача направити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» копію позову, оскаржуваного рішення та висновки експертизи у строк до 10.12.2022. Зобов`язано скаржника направити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» копію апеляційної скарги, докази чого подати до суду. Розгляд справи №910/16653/19 відкладено на 17.01.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 розгляд справи №910/16653/19 відкладено на 21.02.2023. Явку представника ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» визнано обов`язковою. Зобов`язано ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» до 14.02.2023 надати свої пояснення по справі. Попереджено Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта", що у разі неявки його представника в судове засідання справа буде розглянута без його участі.

Розпорядженням керівника апарату від 15.02.2023 у зв`язку з перебуванням судді Доманської М.Л., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці з 17.02.2023, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Скрипка І.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2023 прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді: Пантелієнко В.О., Скрипка І.М. вирішено здійснювати розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 по суті спочатку. Розгляд справи призначено на 29.03.2023.

Розпорядженням керівника апарату від 29.03.2023 у зв`язку з перебуванням судді Скрипки І.М., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді Пантелієнко В.О., Доманська М.Л.

В судовому засіданні 29.03.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 18.04.2023.

В судовому засіданні 18.04.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 30.05.2023.

В судовому засіданні 30.05.2023 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 13.06.2023.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.06.2023 оголошено перерву в судовому засіданні до 04.07.2023; зобов`язано Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) надіслати клопотання про призначення експертизи іншим учасникам справи; зобов`язано ТОВ "Агронта", ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» подати до апеляційного суду, в строк до 27.06.2023, свої пояснення щодо клопотання про призначення експертизи.

В судовому засіданні 04.07.2023 колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи №910/16653/19 до 15.08.2023.

Розпорядженням керівника апарату від 14.08.2023 у зв`язку з перебування судді Пантелієнка В.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Копитова О.С., Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.08.2023 прийнято апеляційну скаргу ТОВ «АГРОНТА» на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді: Копитова О.С., Доманська М.Л. Вирішено здійснювати розгляд апеляційної скарги ТОВ «АГРОНТА» на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 по суті спочатку.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.08.2023 призначено до розгляду в судовому засіданні 21.08.2023 справу № 910/16653/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року.

Від позивача ТОВ "Агронта" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/16653/19.

Колегія суддів вивчивши надані пояснення та заслухавши сторін, після виходу з нарадчої кімнати ухвалила призначити експертизу у справі № 910/16653/19.

Відповідно до ст. 107 ГПК України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

В матеріалах справи є висновок експертів № 184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021 р.

Предметом спору у даній справі є невідповідність оспорюваних знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони, визначених у абз. 2 ч. З ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - "Закон"), оскільки позначення Відповідача-1 є такими, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками Позивача, та у абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону через те, що вони можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Позивач звертаючись до суду з позовом заявляв, що подані на реєстрацію Відповідачем-1 позначення порушують його виключні майнові права на торговельні марки, і як на підставу своїх позовних вимог посилається на відповідні норми Закону щодо відмови у наданні правової охорони позначенням (згідно п. а) ч. 1. ст. 19 Закону), і ці підстави за своїм визначенням є відносними підставами у зв`язку з тим, що вони стосуються порушень прав інших осіб - у цьому випадку прав Позивача.

Натомість, в процесуальних документах Відповідача-1, так само як і в Висновку експертів № 184/20 підготовленому за замовленням Відповідача-1, стверджується щодо набуття розрізняльної здатності торговельними марками Відповідача-1. Зазначене твердження є окремою підставою, що не є предметом доказування у даній справі. У Висновку експертів № 184/20 експертами, які розуміють дійсні підстави позову, також розглянуто питання розрізняльної здатності, що є підставою, не пов`язаною з предметом позову. Зазначена обставина ставить під сумнів правильність Висновку експертів № 184/20, та наводить на думку в упередженості експертів.

У Висновку експертів № 184/20 знаки досліджуються на підставі пункту абз. 2 ч. 2. ст. 6 Закону "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання''.

Відповідач-1 посилається на пункт С.-(1) статті 6 quinquies, Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно якого "Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака".

Комісія експертів у Висновку експертів № 184/20 визнає, що досліджуваний знак не підпадає під ознаки такого, що звичайно не має розрізняльної здатності, а відтак - наділений нею, як такий.

Колегія зауважує, що вказані вище норми права стосуються інших обставин, пов`язаних із знаком як таким (його особливостями), тому наявність або відсутність розрізняльної здатності знаку для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 222864, 219491 та 249242 досліджувані у Висновку експертів № 184/20 не є підставою і не має відношення до предмету спору у цій справі.

А відтак, абз. 2 ч. 2. ст. 6 Закону у Висновку експертів № 184/20 не підлягає застосуванню щодо цього спору, а Висновок експертів № 184/20 є необґрунтованим.

Аналогічного висновку в подібній справі щодо незастосування норми статті 6 quinquies, пункт С.-(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності дійшли суди першої та апеляційної інстанції у справі № 910/2503/18, рішення яких підтримав Верховний Суд України, згідно висновку якого встановлені судами попередніх інстанцій обставини у контексті спірних правовідносин не обумовлюють застосування зазначеної норми. Зокрема, суд першої інстанції встановив, що "знак за свідоцтвом України № 189846 не може набути розрізняльну здатність внаслідок використання, оскільки він не належить до позначень що звичайно її не мають ".

Наведене свідчить, що Висновок експертів № 184/20 викликає обґрунтовані сумніви у його правильності, а отже зазначений Висновок не може бути належним та достовірним доказом у цій справі.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об`єктивного з`ясування спірних правовідносин у справі № 910/16653/19, а також юридичної оцінки достеменності посилань сторін, враховуючи наявність у матеріалах справи висновку експертів, необхідним є призначення у справі повторної судової експертизи.

У своїй заяві позивач пропонує поставити на розгляд експерта такі питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

Позивач просив доручити проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності на вибір:

- атестованому судовому експерту Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Ткачук Тетяні Миколаївні (свідоцтво експерта № 1909, вул. Джона Маккейна, 40, м. Київ, 01042), або

- атестованому судовому експерту Соловій Катерині Андріївні (свідоцтво експерта № 10-22/П, вул. Семашка, 13, офіс 108, м. Київ, 03142), або

- Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Колегія суддів зауважує, що призначає дану експертизу відповідно до позиції Верховного Суду, яку висловив касаційний суд у п. 92 постанови від 30.01.2020 у справі №910/21726/17.

Так, направляючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, Верховний суд зауважив, що суд апеляційної інстанції для усунення протиріч під час оцінки наявних у висновках експертів доказів протилежного змісту, мав призначити експертизу відповідно до положень глав 5, 6 розділу І ГПК.

Крім того, колегія суддів зауважує, що якщо доводи апеляційної скарги стосуються питань, які носять технічний характер щодо предмету спору та незгоди з висновками проведеної судом першої інстанції експертизи, в цьому випадку суд апеляційної інстанції має залучити до участі у справі відповідного фахівця в цій області, шляхом призначення експертизи.

З огляду на зазначене, колегія суддів за ініціативою позивача у справі вирішила призначити повторну експертизу, що також відповідає вище зазначеної практики Верховного Суду.

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Ч.ч. 4, 5 ст.99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується із питанням, які запропоновані позивачем у клопотання про призначення повторної експертизи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Колегія суддів вважає за необхідне, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу - на час проведення експертизи.

Отже, у зв`язку з призначенням експертизи об`єктів інтелектуальної власності провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи відповідно до статей 228, 229 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 123, 125, 127, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 235, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/16653/19.

3. Проведення повторної експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

4. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- 4.1. - Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- 4.2.Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- 4.3.Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- 4.4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- 4.5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- 4.6.Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- 4.7. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- 4.8. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- 4.9. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

5. Витрати на проведення повторної експертизи покласти на Компанію Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH).

6. Попередити експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Для проведення експертизи надіслати до Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи № 910/16653/19.

8. Зобов`язати учасників судового процесу - на вимогу експерта надати в суд всі документи та матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/16653/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності .

10. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

11. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді О.С. Копитова

М.Л. Доманська