УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

10.07.2023справа № 910/4085/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у закритому судовому засіданні

справу №910/4085/23

за позовом підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772)

про визнання торговельної марки добре відомою, заборону використовувати торговельну марку та зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Дрюк Н.О. (довіреності від 01.03.2023 №10 та від 07.03.2023 №б/н);

Ромащенко Д.О. (довіреності від 01.03.2023 №10 та від 07.03.2023 №б/н);

відповідача - Голуба Г.С. (ордер від 11.04.2023 серія АТ №1040456; в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»),

ВСТАНОВИВ:

Підприємство з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (далі - Підприємство) та товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (далі - Фірма) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (далі - ТОВ «Водолій С.П.») про:

- визнання торговельної марки «Трускавецька» добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» стосовно Підприємства та Фірми;

- заборону ТОВ «Водолій С. П.» використовувати торговельну марку «Трускавецька», визнану добре відомою стосовно Підприємства та Фірми, будь-якими способами, у тому числі шляхом використання позначення «Трускавецька класична» та інших позначень, схожих з торговельною маркою «Трускавецька» настільки, що їх можна сплутати, стосовно мінеральних вод, столових вод, питної води та інших товарів, споріднених з товарами, для яких торговельна марка «Трускавецька» визнана добре відомою;

- зобов`язання ТОВ «Водолій С. П.» припинити виробництво, зберігання з метою пропонування для продажу, в тому числі в мережі Інтернет, та продаж води питної, обробленої із нанесенням позначення, схожого із торговельною маркою «Трускавецька», визнаною добре відомою стосовно Підприємства та Фірми.

Позов мотивовано тим, що:

- вперше позначення «Трускавецька» зареєстроване закритим акціонерним товариством «Фірма Т.С.Б.» для товарів 32 класу МКТП в Україні 31.10.1997, що підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №8872, отриманим за заявкою від 06.08.1996 № 96081887;

- 27.11.1998 закритим акціонерним товариством «Фірма Т.С.Б.» та Підприємством укладений договір щодо уступки прав на знак для товарів і послуг «Трускавецька» за свідоцтвом України №8872;

- Підприємство та Фірма є одними з ключових виробників мінеральних вод в Україні; позивачі-1,2 впродовж тривалого часу (щонайменше з 1997 року) виробляють мінеральні води, марковані торговельною маркою «Трускавецька»;

- з 1999 року Підприємство та Фірма сумісно володіють правами на торговельну марку «Трускавецька» за свідоцтвом України №8872;

- на думку позивачів-1,2, через інтенсивне використання та просування торговельної марки, а також завдяки широкому розповсюдженню мережі продажів, великій кількості продажів води, торговельна марка «Трускавецька» стала добре відомою стосовно позивачів-1,2 станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води»;

- 26.11.2021 позивачі-1,2 виявили напій, маркований позначенням «Трускавецька класична», на етикетці якого зазначено «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильно газована, у торговельній роздрібній мережі «Велмарт»; відповідно до інформації, вказаної на етикетці, виробником напою є ТОВ «Водолій С. П.»; вказане порушення відповідача є систиматичним та продовжуваним;

- ТОВ «Водолій С. П.» також незаконно використовує торговельну марку «Трускавецька» у мережі Інтернет на сайті https://www.olx.ua, де розміщене оголошення про продаж води вказаної марки;

- позначення «Трускавецька класична» є схожим із добре відомою торговельною маркою «Трускавецька» і використане відповідачем стосовно товарів, для яких така торговельна марка стала добре відомою; внаслідок такого використання позначення «Трускавецька класична» можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «Трускавецька»; домінуючим елементом використаного позначення «Трускавецька класична» є словесний елемент «Трускавецька», який повністю відтворює торговельну марку «Трускавецька», яка є добре відомою на ім`я позивачів-1,2; дозволу на використання торговельної марки «Трускавецька» Підприємство та Фірма не надавали ТОВ «Водолій С. П.».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 24.04.2023.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.04.2023 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/4085/23 на 15.05.2023.

18.04.2023 ТОВ «Водолій С. П.» подало суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позову з огляду на те, що:

- відповідач здійснює видобуток та розлив питної води «Трускавецька класична» в асортименті на підставі низки дозвільних документів, в тому числі патенту на промисловий зразок від 25.12.2009 № 19834 «Етикетка для питної води», ліцензійний договір від 01.12.2011 №19834/1 на використання патенту від 25.12.2009 №19834;

- позначення «вода питна оброблена» - це назва технічних умов ТУ У 15.9.- 3:2007 «Вода питна оброблена», згідно з якими здійснюється виробництво продукції;

- назва «Трускавецька» є загальновживаним позначенням, що використовується для певних товарів, а саме для мінеральних та питних вод, що передбачає унеможливлення його монополізації для застосування щодо товарів конкретного виробника або конкретного виду товару; відповідач посилається на визначення географічного зазначення та назви місця походження товару відповідно до Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»;

- позначення «Трускавецька класична» за патентом України №33839 на промисловий зразок не є таким, що його можна сплутати з торгівельними марками за свідоцтвами України №34366 та №34367, не містить вказівок на будь-якого певного виробника, та не містить інформацію, що здатна в процесі використання ввести в оману споживача щодо особи виробника;

- ТОВ «Водолій С. П.» виявило порушення щодо походження мінеральної води виробництва «Аква-Еко», а саме відмінності у хімічному складі води, що порушує пункт 1.2.11 ДСТУ 878-93 та вказівку на етикетці на походження води, серед інших з Мражницького родовища, що не належить до Трускавецького родовища мінеральних вод і курорту м. Трускавець.

05.05.2023 Підприємство та Фірма подали суду відповідь на відзив, в якій заперечило проти доводів відзиву, оскільки:

- позивачі надали належні, достатні та вірогідні докази на підтвердження факторів набуття торговельною маркою «Трускавецька» доброї відомості щодо Підприємства та Фірма станом на 01.01.2008;

- відповідач не має прав інтелектуальної власності на позначення «Трускавецька класична» та порушує права на добре відому торговельну марку позивачів «Трускавецька»;

- позначення «Трускавецька» має розрізняльну здатність та набуло особливо стійкої асоціації з особами позивачів внаслідок активного використання;

- ТОВ «Водолій С. П.» не має права на використання географічного зазначення «Трускавецька»;

- Підприємство та Фірма виготовляють мінеральну воду торговельної марки «Трускавецька» з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України, не створюючи ризику ведення в оману.

Разом з тим, позивачі у відповіді на відзив просили суд поновити строк на подання відповіді на позов.

Суд поновив позивачу пропущений процесуальний строк та долучає відповідь на відзив до матеріалів справи.

09.05.2023 відповідач подав суду заперечення, в яких фактично виклав доводи відзиву на позов та, зокрема, зазначив, що позначення «Трускавецька класична» за патентом України №19834 на промисловий зразок не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послуги, оскільки воно прямо та опосередковано пов`язано з місцем видобутку та виробництва води, що відповідає нормі Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»; наведене викладене і у висновку експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23.

Позивачі 15.05.203 подали суду пояснення щодо заперечень відповідача, в яких фактично виклали доводи позову та, зокрема, зазначили, що: висновки експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23 в частині дослідження описовості позначення «Трускавецька» містять внутрішні змістовні суперечності, а також спростовуються іншими доказами у справі, а тому вказаний висновок є неналежним та недостовірним засобом доказування; відповідач не спростував жодного доказу позивачів та жоден з доводів ТОВ «Водолій С. П.» не стосується предмету позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.05.2023 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/4085/23 на 12.06.2023.

18.05.2023 відповідач подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

ТОВ «Водолій С.П.» 12.06.2023 подало суду заяву про застосування строків позовної давності та письмові пояснення щодо пояснень позивачів від 15.05.2023, в яких фактично виклало доводи відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.06.2023 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/4085/23 на 10.07.2023.

26.06.2023 позивачі подали суду пояснення щодо обставин справи, в яких зазначили, що: відповідач в котре посилається на обставини, які не входять до предмету доказування; висновок експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є неналежним доказом, оскільки стосується обставин, які не є предметом судового розгляду у даній справі.

Позивачі 26.06.2023 подали суду заперечення проти заяви відповідача про застосування позовної давності, в яких зазначили, що: позовна давність для звернення із вимогами про припинення порушення прав на добре відому торговельну марку не сплив, оскільки права на неї не можуть виникнути до моменту задоволення судом відповідної вимоги позивачів; при триваючому порушенні позовна давність може бути обчислена від будь-якого зафіксованого позивачем епізоду порушення; застосувавши такий підхід до зафіксованого позивачами порушення, загальна позовна давність не спливла навіть для найранішого зафіксованого епізоду введення в обіг питної води «Трускавецька класична» - 26.11.2021; виключний перелік підстав закриття провадження передбачений частиною першою статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), і не включає сплив позовної давності, така вимога суперечить частині четвертій статті 267 Цивільного кодексу України «сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові».

У підготовче засідання з`явилися представники сторін.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 10.07.2023 просив суд задовольнити клопотання про призначити колегіального розгляду справи, мотивоване тим, що, дана справа є особливо складною та має великий об`єм процесуальних документів.

Представники позивачів у підготовчому засіданні 10.07.2023 заперечили проти задоволення вказаного клопотання.

Згідно з пунктом 17 частини другої статті 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про колегіальний розгляд справи.

Відповідно до частини першої та десятої статті 33 ГПК України справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, крім випадків, визначених цим Кодексом. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності суду першої інстанції, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів, крім справ, які розглядаються в порядку наказного і спрощеного позовного провадження.

Якщо справа має розглядатися суддею одноособово, але цим Кодексом передбачена можливість колегіального розгляду такої справи, питання про призначення колегіального розгляду вирішується до закінчення підготовчого засідання у справі (до початку розгляду справи, якщо підготовче засідання не проводиться) суддею, який розглядає справу, за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, про що постановляється ухвала.

ГПК України не визначено, які саме категорії справ підлягають колегіальному розгляду, а складність справи може визначатися залежно від складності спірних правовідносин, доказового наповнення матеріалів справи, неоднаковості судової практики застосування правових норм, що регулюють спірні відносини, тощо.

Разом з тим, ГПК України не пов`язує право суду призначити колегіальний розгляд справи лише з певним колом обставин, які, на думку позивача, свідчать про складність справи.

Так, у даному випадку, зважаючи на рівень складності юридичної кваліфікації правовідносин у справі №910/4085/23, обсяг та характер поданих сторонами доказів, суд дійшов висновку про відсутність обґрунтованих підстав для визначення категорії даної справи як складної та призначення її до колегіального розгляду.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 10.07.2023 просив суд задовольнити заяву про передачу справи для розгляду за підсудністю до господарського суду Львівської області, мотивоване тим, що:

- відповідач не продає воду у мережі Інтернет взагалі, тим паче використовуючи торговельну марку «Трускавецька»; наявний єдиний одноразовий факт того, що ТОВ «Водолій С.П.» розмістило оголошення в мережі Інтернет про пошук дистрибуторів на території України щодо води «Трускавецька класична», але в жодному випадку не «Трускавецька», та в жодному випадку не продажу;

- всі сторони у справі знаходяться у м. Трускавець Львівської області;

- Міністерство економіки України як державний орган, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не заявлений як сторона по справі, третя особа, чи будь-який інший учасник, чи залучена особа (свідок, експерт, спеціаліст чи інше);

- виготовлення продукції всіма сторонами у справі проводиться у Львівській області, а продаж/реалізація - на всій Україні та за межі країни;

- місцем вчинення порушення може бути тільки м. Трускавець та Львівська область (оскільки позивачі видобувають та виготовляють продукцію під торговою маркою «Трускавецька» і за межами м. Трускавець - у Львівській області);

- посилання позивачів на купівлю продукції відповідача у м. Київ не може бути аргументом для суду, оскільки з такої позиції такий позов можна подавати у будь-який господарський суд на території цілої країни, оскільки продукція відповідача реалізується по всій Україні.

Представники позивачів у підготовчому засіданні 10.07.2023 підтримали доводи заперечень, поданих суду 05.05.2023, на заяву ТОВ «Водолій С.П.» про передачу справи для розгляду за підсудністю до господарського суду Львівської області та просили суд відмовити у задоволенні вказаної заяви.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та доводи відповідача, викладені у заяві про передачу справи для розгляду за підсудністю до господарського суду Львівської області, господарський суд міста Києва дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаної заяви з огляду на таке.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 20 ГПК України Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема, справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування.

Згідно з пунктом 1 «Прикінцевих положень» ГПК України частина четверта статті 3, частини перша та друга статті 20 (в частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) [...] вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Пунктами 15 і 16 частини першої «Перехідні положення» ГПК України передбачено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Таким чином, оскільки Вищий суд з питань інтелектуальної власності станом на 15.03.2023 (дата підписання позову) не розпочав свою роботу, спір про захист прав на добре відому торгову марку в мережі Інтернет, повинен розглядатись відповідно до правил юрисдикції, які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 4 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до статті 12 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) господарським судам підвідомчі, зокрема, справи у спорах щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Статтею 16 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) передбачено, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Позивачі подали суду докази розміщення відповідачем оголошення про продаж води питної «Трускавецька класична» в мережі Інтернет за адресою https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/truskavetska-klasichna-shuka-distributorv-po-ukran-IDgAPDo.html.

Що ж до тверджень відповідача, що Міністерство економіки України, як державний орган, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, не заявлений як сторона по справі, третя особа, чи будь-який інший учасник чи залучена особа (свідок, експерта, спеціаліст чи інше), то стаття 16 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) не містить вимоги залучення Міністерства економіки України як державного органу, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності стороною у справі, як і не ставить умову застосування виключної підсудності до участі Міністерства економіки України у справі.

Місцем порушення майнових прав інтелектуальної власності позивачів, є м. Київ, що підтверджується, зокрема, фіскальним чеком від 26.11.2021 №36 26-11-21 придбаної «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильно газована, у торговельній роздрібній мережі «Велмарт» (відповідно до інформації, вказаної на етикетці, виробником напою є ТОВ «Водолій С. П.») та фіскальним чеком від 11.08.2022 № придбаної «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильно газована, у торговельній роздрібній мережі «Велмарт» (відповідно до інформації, вказаної на етикетці, виробником напою є ТОВ «Водолій С. П.»).

Таким чином, справа №910/4085/23 має розглядатися господарським судом міста Києва.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 10.07.2023 просив суд задовольнити клопотання про письмове опитування учасників справи як свідків.

Представники позивачів заперечили проти задоволення вказаного клопотання, оскільки відповідачем не дотримано вимог статті 90 ГПК України.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 10.07.2023 просив суд поновити строк на подання клопотання про письмове опитування учасників справи як свідків.

Відповідно до частини першої статті 90 ГПК України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Частиною четвертою статті 119 передбачено, що одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

З огляду на викладене господарський суд міста Києва вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання відповідача про письмове опитування учасників справи як свідків, оскільки запитання, які відповідач виклав у вказаному клопотанні, повинні були викладені ТОВ «Водолій С.П.» у відзиві на позов (тобто першій заяві по суті) або ж у додатках до нього, що є порушенням статті 90 ГПК України; крім того, суд не поновлює відповідачу процесуальний строк на подання клопотання про письмове опитування учасників справи як свідків у зв`язку з тим, що процесуальна дія (подання клопотання клопотанні про письмове опитування учасників справи як свідків) була вчинена відповідачем до заявлення останнім клопотання про поновлення процесуального строку на його подання.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, враховуючи принцип дотримання розумного строку розгляду справи, зважаючи, що провадження у справі №910/4085/23 відкрито 22.03.2023, про можливість подання інших доказів суду сторони не зазначали, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 07.08.2023.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу №910/4085/23 до судового розгляду по суті на 07.08.23 об 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 10.07.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко