СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

26 червня 2023 року м. Харків Справа № 922/322/21

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Попков Д.О., суддя Радіонова О.О.

секретар судового засідання Семченко Ю.О.

за участю представників сторін:

заявника апеляційної скарги - Лазебного Д.В. (в залі суду), Нікулеско Д.С. (в режимі відеоконференції)

позивача за первісним позовом - не з`явився

1-го відповідача за первісним позовом - Зінченко Ю.В. (в режимі відеоконференції)

2-го відповідача за первісним позовом - Зінченко Ю.В. (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду матеріали апеляційної скарги Акціонерного товариства Калцекс, м.Рига Латвійської Республіки (вх.№43Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021

у справі №922/322/21 (суддя Прохоров С.А., повний текст рішення підписано 08.04.2021)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", м.Харків,

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», м. Харків,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я", м. Харків,

про визнання недійсною додаткову угоду № 51 від 03.08.2020 до ліцензійного договору №14 від 03.01.2011, укладеного між ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» та ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я»

та зустрічним позовом

1.Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», м. Харків та

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я", м.Харків,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", м.Харків,

про визнання недійсної додаткової угоди та зобов`язання утриматися від вчинення дій першого позивача - ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», другого позивача ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", ТОВ "Реал-Право, визнання торговельної марки добре відомою

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (перший відповідач) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (другий відповідач) в якому просить суд: визнати недійсною додаткову угоду №51 від 03.08.2020 до ліцензійного договору №14 від 03.01.2011, укладеного між ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та ТОВ Фармацевтична група Здоров`я; зобов`язати ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу утримуватися від використання торговельної марки Промедол-ЗН під час виробництва лікарських засобів.

25.02.2021 відповідачами було подано до суду зустрічний позов до ТОВ "Реал-Право", в якому вони просять суд визнати позначення ПРОМЕДОЛ добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (ідентифікаційний код 35587866) на дату 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21 в задоволенні позову ТОВ Реал-Право до ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та до ТОВ Фармацевтична група Здоров`я відмовлено в повному обсязі. Судові витрати, понесені позивачем за первісним позовом, залишено за ТОВ Реал-Право. Зустрічні позовні вимоги ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та ТОВ Фармацевтична група Здоров`я до ТОВ Реал-Право задоволено в повному обсязі. Визнано позначення ПРОМЕДОЛ добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (ідентифікаційний код 35587866) на дату 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби. Судові витрати покладено на ТОВ Реал-Право. Присуджено до стягнення з ТОВ Реал-Право на користь ТОВ Фармацевтична група Здоров`я та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу витрати на проведення експертного дослідження з питань інтелектуальної власності у розмірі 43.148,16 грн; витрати на проведення опитування про добру відомість позначення в Україні у розмірі 298.000,00 грн, витрати на проведення звіту за результатами консультативного дослідження із визначення ринкової вартості позначення у розмірі 98.000,00 грн; витрати зі сплати судового збору у розмірі 4.540,00 грн.

Акціонерне товариство Калцекс з вказаним рішенням місцевого господарського суду не погодилось, звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати зазначене рішення та прийняти нове, яким в задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити. Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, скаржник посилається на те, що рішення місцевого господарського суду є незаконним, оскільки суд першої інстанції під час його винесення не з`ясував обставини, що мають значення для справи; визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, які не доведені належними, допустимими та достовірними доказами; порушив норми процесуального та неправильно застосував норми матеріального права.

Відповідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.01.2023 сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., судді Зубченко І.В., Радіонова О.О.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ Калцекс, встановлено строк для учасників справи для подання відзиву на апеляційну скаргу до канцелярії суду разом з доказами його (доданих до нього документів) надсилання іншим учасникам справи в порядку ч.2 ст.263 ГПК України. Запропоновано учасникам справи надати до суду заяви, клопотання та заперечення (у разі наявності), з доказами надсилання їх копії та доданих до них документів інших учасникам справи в порядку ч.4 ст.262 Господарського процесуального кодексу України. Витребувано матеріали справи №922/322/21 з Господарського суду Харківської області.

На виконання вимог ухвали суду з Господарського суду Харківської області надійшли матеріали справи №922/322/21.

01.02.2023 через систему Електронний суд до Східного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фармацевтична група Здоров`я" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому другий відповідач за первісним позовом просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Господарського суду Харківської області залишити без змін.

Також до Східного апеляційного господарського суду надійшов відзив на апеляційну скаргу від ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу, який також не погоджується з доводами апеляційної скарги, просить залишити її без задоволення.

Відповідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2023 сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., судді Попков Д.О., Радіонова О.О., в зв`язку з відставкою судді Зубченко І.В.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2023 розгляд справи призначено на 03.04.2023.

В судовому засіданні неодноразово оголошувалась перерва, що відображено у відповідних ухвалах Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2023 та 01.05.2023.

31.03.2023 на адресу Східного апеляційного господарського суду від АТ Калцекс надійшли письмові пояснення по справі разом з клопотанням про приєднання до матеріалів справи додаткових доказів, в яких апелянт висловив свою думку стосовно наданих відповідачами за первісним позовом відзивів на апеляційну скаргу, а також просить поновити строк на подання до матеріалів справи додаткового доказу висновку експерта №243 від 16.06.2023 за результатами проведеної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної судовим експертом Жилою Б.В., а також приєднати вказаний висновок до матеріалів справи №922/322/21.

Розглянувши зазначене клопотання апелянта, колегія суддів дійшла висновку про його задоволення, наведені заявником причини неможливості подання вищевказаних документів до суду першої інстанції є обґрунтованими і такими, що підтверджуються матеріалами справи, відтак, додані документи долучаються колегією суддів до матеріалів справи.

30.05.2023 до Східного апеляційного господарського суду від першого відповідача за первісним позовом ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, в зв`язку з неможливістю прибуття його представника через зайнятість в іншому судовому засіданні. На підтвердження фактів, означених в клопотанні, перший відповідач надав відповідні докази.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 30.05.2023 задоволено клопотання ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» та відкладено розгляд справи на 26.06.2023.

Учасники справи (повноважні представники) про час та місце судового засідання повідомлялись шляхом направлення на їх поштові адреси, що наявні у матеріалах справи (повідомлені учасниками справи шляхом зазначення у документах, які надавались до суду) копії ухвали суду від 30.05.2023.

23.06.2023 на адресу Східного апеляційного господарського суду від ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, в якому перший відповідач за первісним позовом просить приєднати до матеріалів справи рецензію на висновок експерта №243 від 16.03.2023, складену 21.06.2023 судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Г.В., при цьому визнати причину пропуску встановленого строку для подачі доказів поважною та поновити пропущений строк для подачі доказів.

Рецензія на висновок експерта №243 від 16.03.2023, як доказ відповідача не міг бути поданий раніше, оскільки сам висновок №243 був приєднаний до матеріалів справи №922/322/21 лише під час попереднього судового засідання.

Дослідивши вказане клопотання, судова колегія зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву (частини 1, 3 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч.8 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно статті 118 Господарського процесуального кодексу України, право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.3 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Разом з тим, відповідно до ст.119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до висновку щодо застосування статей 80, 269 Господарського процесуального кодексу України, викладеного Верховним Судом у постанові від 18.06.2020 у справі №909/965/16, єдиний винятковий випадок, коли можливим є прийняття судом (у тому числі апеляційної інстанції) доказів з порушенням встановленого процесуальним законом порядку, це наявність об`єктивних обставин, які унеможливлюють своєчасне вчинення такої процесуальної дії, тягар доведення яких покладений на учасника справи (у даному випадку на відповідача).

Отже, судова колегія зазначає, що при поданні учасником справи доказів, які не були подані до суду першої інстанції, такий учасник справи повинен обґрунтувати, в чому полягає винятковість випадку неподання зазначених доказів до суду першої інстанції у встановлений строк, а також надати відповідні докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від особи, яка їх подає. Клопотання повинне містити роз`яснення причин пропуску і підстави, з яких заявник вважає ці причини поважними. В клопотанні чи заяві повинні бути докази того, що здійснити відповідні процесуальні дії у визначений строк у заявника не було можливості.

Питання про поважність причин пропуску процесуального строку в розумінні статті 256 Господарського процесуального кодексу України вирішується судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, диспозитивність, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є одними з основних засад судочинства, закріпленими у статті 124 Конституції України, статтях 2, 7, 13, 14 Господарського процесуального кодексу України. Принцип диспозитивності передбачає, зокрема, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи та в межах заявлених вимог і на підставі доказів, наданих сторонами.

Апелянт проти задоволення клопотання про приєднання вищезазначеного доказу до матеріалів справи заперечує, оскільки він є неналежним та недопустимим, а відтак не може бути джерелом доказів у даній справі.

Проте, колегією суддів зазначає, що дійсно процесуальним законом не передбачено інституту рецензування експертних висновків, оскільки такі висновки підлягають оцінці на рівні з іншими доказами, наявними у справі. Крім того, враховується, що вказаний доказ не міг бути поданий раніше, з огляду на те, що сам висновок №243 був приєднаний до матеріалів справи №922/322/21 лише під час попереднього судового засідання.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що наведені заявником причини неможливості подання вищевказаних документів до суду першої інстанції є обґрунтованими і такими, що підтверджуються матеріалами справи, відтак, додані документи долучаються колегією суддів до матеріалів справи.

В судовому засіданні 26.06.2023 приймають участь представники апелянта АТ Калцекс - Лазебний Д.В. (в залі суду) та Нікулеско Д.С. (в режимі відеоконференції), які підтримали вимоги апеляційної скарги, просили її задовольнити, а рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21 скасувати. Представник ТОВ ХФП «Здоров`я народу» Зінченко Ю.В. просить залишити рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі №922/322/21 без змін, як законне та обгрунтоване.

Інші учасники по справі в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

На початку судового засідання колегія суддів встановила подання ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №922/322/21, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

На вирішення якої відповідач просить поставити такі питання:

1. Чи дозволяють ступінь відомості чи визнання позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

2. Чи дозволяють тривалість, обсяг та географічний район використання позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

3. Чи дозволяють тривалість, обсяг та географічний район просування позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

4. Чи дозволяють тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію (за умови, що знак використовується чи є визнаним) позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

5. Чи дозволяє цінність, що асоціюється з позначенням ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

6. Чи дозволяють інші фактори (які саме) вважати позначення ПРОМЕДОЛ таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

Обгрунтовуючи дане клопотання заявник зазначає, що представником ТОВ ФГ "Здоров`я" було долучено до матеріалів справи Висновок експертів №161/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.10.2021, складений судовими експертами Федоренком В.Л. та Чабанець Т.М., в якому було встановлено, що в наданих на дослідження матеріалах судової справи містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 ступінь відомості чи визнання словесного позначення ПРОМЕДОЛ для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ "Здоров`я" (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ ХФП "Здоров`я народу" (ідентифікаційний код 35587866).

В свою чергу, в ході розгляду справи в апеляційній інстанції апелянтом було долучено до матеріалів справи висновок експерта №243 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення судовим експертом Жило Б.В. 16.03.2023, за результатами якого було зроблено висновок, що матеріали справи №922/322/21 не містять відомостей про фактори, які свідчать, що станом на 01.01.2015 позначення «ПРОМЕДОЛ» відповідало ознакам добре відомої в Україні торговельної марки ТОВ «ХФП «Здоров`я Народу» та ТОВ «ФГ «Здоров`яqqqдля товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики; наркотики на лікарські потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

В той же час, 21.06.2023 на підставі заяви представника ТОВ ХФП Здоров`я Народу судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Г.В. було складено рецензію на вказаний висновок експерта №243, в якій, між іншим зазначено, що судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено Висновок експерта №243 від 16.03.2023, проведена неповно та необ`єктивно, за відсутності релевантних атестованих судово-експертних методик, з виходом експерта за межі його компетенції, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст.3 Закону України «Про судову експертизу», а також наслідком порушення вимог п.3 ст.69 та п.1 ст.98 ГПК України, а відтак цей висновок викликає сумніви у правильності, не відповідає вимогам до висновків судових експертиз і не може слугувати джерелом доказів у справі.

Тож, за твердженням апелянта, у справі наявні докази, що є взаємно суперечливими, тож їх оцінку має бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи, що дає всі підстави для призначення судом експертизи для вирішення питань, що є предметом розгляду даної судової справи.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, заслухавши доводи сторін, колегія суддів дійшла висновку про доцільність задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 - 3 ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Як вже зазначалося, у даному випадку клопотання мотивовано тим, що наявні у справі докази є взаємно суперечливими, і за позицією першого відповідача за первісним позовом, судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експерта №243 від 16.03.2023, проведена неповно та необ`єктивно, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими.

Відповідно ст.99 ГПК України, суд, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Колегія суддів приймає до уваги, що під час розгляду справи в суді першої інстанції досліджувався висновок експертів № 161/20 від 09.10.2021 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовими експертами Федоренком В.Л. та Чабанець Т.М., в якому встановлено, що в наданих на дослідження матеріалах судової справи містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 ступінь відомості чи визнання словесного позначення ПРОМЕДОЛ для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ ФГ Здоров`я та ТОВ ХФП Здоров`я народу.

Разом з тим, апелянтом було долучено до матеріалів справи висновок експерта №243 від 16.03.2023 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення судовим експертом Жило Б.В., за результатами якого зроблено висновок, що матеріали справи №922/322/21 не містять відомостей що станом на 01.01.2015 позначення «ПРОМЕДОЛ» відповідало ознакам добре відомої в Україні торговельної марки ТОВ «ХФП «Здоров`я Народу» та ТОВ «ФГ «Здоров`я» для товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики; наркотики на лікарські потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

Таким чином, наявні в матеріалах справи докази для визначення наявності відомостей відповідності ознакам добре відомої в Україні торговельної марки ТОВ «ХФП «Здоров`я Народу» та ТОВ «ФГ «Здоров`я» для товарів 5 класу МКТП позначення «ПРОМЕДОЛ» станом на 01.01.2015, зокрема висновок експертів № 161/20 від 09.10.2021 та висновок експерта №243 від 16.03.2023, містять різні відомості тощо.

Вказане свідчить про їх розбіжність, а відтак, і суперечливий характер, що впливає на спроможність виступати належними доказами у справі.

На підставі викладеного колегія суддів зазначає, що наявні в матеріалах справи докази, що надані апелянтом і відповідачами, мають взаємну суперечливість та викликають обґрунтований сумнів щодо їх правильності та відповідності обставинам справи.

Колегія суддів вважає, що дослідження наданих сторонами експертиз, проведення їх аналізу має значення для правильного вирішення спору та прийняття законного і обґрунтованого рішення у даній справі і потребує спеціальних знань у сфері об`єктів інтелектуальної власності, що потребує призначення судової експертизи.

Відповідно до пункту 1.2.5. Розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 одним із видів експертизи є 1.2.5. експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Враховуючи наведене та у зв`язку із розбіжностями між наданими сторонами експертними висновками, апеляційний суд вважає за доцільне призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення експертів поставити такі питання:

- чи містяться в матеріалах судової справи №922/322/21 відомості про фактори, які свідчать про те, що станом на 01.01.2015 позначення Промедол відповідало ознакам добре відомої в Україні торговельної марки ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоровя народу та ТОВ Фармацевтична група Здоровя для товарів 05 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби?

- чи дозволяють такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район використання, просування вважати позначення ПРОМЕДОЛ таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

- чи дозволяють ступінь відомості чи визнання позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

Згідно частини 1 статті 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Визначаючись з експертною установою, яка проводитиме експертизу, апеляційний господарський суд враховує положення пункту 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, за приписами якої експертизи проводяться, як правило, за зонами регіонального обслуговування.

Враховуючи, що запропонована відповідачами експертна установа відповідає вищезазначеним умовам та відсутні з цього приводу заперечення у апелянта, колегія суддів вважає можливим доручити проведення експертизи Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

Згідно частини 1 статті 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Згідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

З урахуванням клопотання першого відповідача за первісним позовом, витрати щодо оплати послуг експерта до прийняття судом відповідного рішення, покладаються на заявника.

Для проведення експертизи суд вважає необхідним направити матеріали справи до судово-експертної установи. Враховуючи, що в період проведення експертизи неможливо буде проводити відповідні процесуальні дії, провадження у даній справі підлягає зупиненню на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 99, 100, пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №922/322/21 задовольнити.

2.Призначити у справі №922/322/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи містяться в матеріалах судової справи №922/322/21 відомості про фактори, які свідчать про те, що станом на 01.01.2015 позначення Промедол відповідало ознакам добре відомої в Україні торговельної марки ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та ТОВ Фармацевтична група Здоров`я для товарів 05 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби?

- чи дозволяють такі фактори, як тривалість, обсяг та географічний район використання, просування вважати позначення ПРОМЕДОЛ таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

- чи дозволяють ступінь відомості чи визнання позначення ПРОМЕДОЛ вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) станом на 01.01.2015?

3.Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручити Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

4.Попередити експерта про передбачену кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

5.Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

6.Оплату витрат на проведення експертизи покласти на ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу

7.Матеріали справи №922/322/21 надіслати на адресу Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл. проф. М.С.Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

8.Провадження у справі №922/322/21 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до Східного апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду в порядку та строки, визначені ст. ст. 287-289 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя О.А. Істоміна

Суддя Д.О. Попков

Суддя О.О. Радіонова