ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"21" червня 2023 р. Справа№ 910/5655/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання: Гуньки О.В.

та представників сторін:

від ПП «Укркорн» - Гутнік І.В. - ордер;

від ПП «Укркорн» - Олійник К.С. - ордер;

від ТОВ «ОЛІС ЛТД» - Падох О.І. - ордер;

від ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» - Поліщук Н.В. - трудовий договір,

розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» про зупинення провадження у справі №910/5655/21 за апеляційною скаргою приватного підприємства «Укркорн»

на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року

(повний текст складено 05.11.2021 року)

та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року

(повний текст складено 12.11.2021 року)

у справі № 910/5655/21 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом приватного підприємства «Укркорн»

до 1) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

2) товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД»

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

В провадженні колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Остапенка О.М., Отрюха Б.В. знаходиться апеляційна скарга приватного підприємства «Укркорн» (надалі по тексту - ПП «Укркорн», апелянт, позивач) на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 12.11.2021 року у справі №910/5655/21, розгляд якої призначено на 21.06.2023 року.

27.09.2022 року на електронну адресу суду від представника товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» (надалі по тексту - ТОВ «ОЛІС ЛТД», відповідач 2) на електронну адресу суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №910/5655/21.

Обґрунтовуючи подане клопотання відповідач 2 зазначає, що на розгляді у Печерському районному суді міста Києва перебуває справа №757/29060/21-ц за позовом ТОВ «ОЛІС ЛТД» до ОСОБА_1 та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (попередня назва Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача 1 - ПП «Укркорн» про визнання недійсним патенту України №35559 від 10.10.2017 року на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» та зобов`язання вчинити дії.

Відповідач 2 вважає, що вирішення спору у справі №757/29060/21-ц являє собою об`єктивну неможливість розгляду цієї справи №910/5655/21, у зв`язку з чим, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі №910/5655/21 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №757/29060/21-ц.

Відповідач 2 зазначає, що предметом позову у справі №910/5655/21 є визнання недійсним свідоцтв ТОВ «ОЛІС ЛТД».

При цьому, похідною вимогою є внесення відповідних відомостей про визнання недійсними свідоцтв до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та публікація відомостей про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Правовою підставою позову у справі №910/5655/21 є невідповідність Торговельних марок відповідача 2 умовам надання правової охорони, а саме: Торговельні марки відповідача 2 відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

Фактичною підставою позову у справі №910/5655/21є промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом №35559 від 10.10.2017 року, власником якого є фізична особа ОСОБА_1

Таким чином, відповідач 2 вважає, що доказуванню у даному спорі підлягають наступні обставини і факти: - факт відтворення в Торговельних марках відповідача 2 Промислового зразка; - факт дійсності та чинності прав позивача на Промисловий зразок, який є підставою цього позову.

При цьому, відповідач 2 наголошує на неможливості подання в цій справі, зустрічного позову, оскільки власником промислового зразка «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом №35559 від 10.10.2017 року є фізична особа, що зумовило необхідність його звернення до районного суду з відповідним позовом.

Таким чином, пов`язаність двох справ полягає у взаємозв`язку підстав позову, що розглядається у цій справі, з юридичними фактами, які будуть встановлені судовим рішенням і іншій справі, яка розглядається Печерським районним судом міста Києва. Однак, через об`єктивну неможливість розгляду обох справ в одному провадженні через різну підвідомчість таких справ, відповідач 2 позбавлений реалізувати своє право на належний спосіб захисту, а також можливості встановити всі обставини, які мають значення для правильного вирішення справи та прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Відповідач 2 вважає, що позов, поданий відповідачем 2 до Печерського районного суду міста Києва, має первісне значення по відношенню до позову по справі №910/5655/21. Результати розгляду справи №757/29060/21-ц можуть істотно вплинути на вирішення справи №910/5655/21 Північним апеляційним господарським судом, адже факт визнання недійсним патенту на Промисловий зразок може призвести до відмови у задоволенні позову по цій справі через відсутність правових та фактичних підстав для прийняття судом рішення на користь позивача.

Отже, враховуючи вищевикладене, відповідач 2 вважає, що справи №757/29060/21-ц та №910/5655/21 є пов`язаними між собою, оскільки визнання недійсним патенту на Промисловий зразок в справі №757/29060/21-ц призведе до виключення підстав для задоволення позовних вимог позивача ПП «Укркорн» до відповідачів ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та ТОВ «ОЛІС ЛТД».

При цьому, відповідач 2 зазначає, що звертався з аналогічним клопотанням до суду першої інстанції, однак суд першої інстанції безпідставно відмовив в його задоволенні.

29.09.2022 року через відділ документообігу суду від відповідача 2 надійшло клопотання про зупинення провадження ідентичне клопотанню, яке надійшло на електронну адресу 28.09.2022 року.

28.09.2022 року на електронну адресу суду від позивача надійшли заперечення на подане відповідачем 2 клопотання про зупинення провадження у справі.

В поданих запереченнях позивач зазначає, що подане клопотання про зупинення провадження у справі має бути відхилено, оскільки зупинення провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України допускається лише до початку розгляду апеляційним судом справи по суті.

Разом з тим, у даній справі судом апеляційної інстанції розгляд по суті розпочато ще 13.07.2022 року з відкриттям першого судового засідання, крім того, оголошення апеляційним судом перерви в судовому засіданні 21.09.2022 року свідчить про початок судового розгляду по суті.

По-друге, відповідачем не оскаржувалось рішення з підстав відхилення судом першої інстанції клопотання про зупинення провадження, як і не подано такого клопотання з відзивом на апеляційну скаргу.

Також позивач вважає, що відсутня об`єктивна необхідність у зупиненні провадження у даній справі до розгляду справи №757/29060/21-ц, оскільки наявні в справі №910/5556/21 докази дозволяють встановити та оцінити обставини та факти, які є предметом судового розгляду.

28.09.2022 року в судовому засіданні клопотання відповідача 2 про зупинення провадження не розглядалося, оскільки ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2022 року призначено у справі №910/5655/21 комплексну судову експертизу в сфері інтелектуальної власності та зупинено апеляційне провадження до отримання результатів експертизи.

У зв`язку з надходженням висновку експертів та повернення матеріалів справи ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 року поновлено провадження у справі № 910/5655/21 за апеляційною скаргою ПП «Укркорн» на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2021 року та призначено до розгляду.

В судовому засіданні 21.06.2023 року представник відповідача 2 наголосив про необхідність розгляду клопотання про зупинення, яке було подане до суду апеляційної інстанції 27.09.2022 року.

В судовому засіданні 21.06.2023 року представник відповідача 2 надала усні пояснення стосовно поданого клопотання про зупинення провадження та підтримала подане клопотання.

Представники позивача заперечили проти задоволення клопотання про зупинення провадження.

Представник відповідача 1 підтримала клопотання про зупинення провадження.

21.06.2023 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

За змістом наведеної статті причиною зупинення в даному випадку є неможливість розгляду справи, що знаходиться в провадженні господарського суду, до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Пов`язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду в кожному конкретному випадку слід з`ясувати як пов`язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Досліджуючи матеріали справи №910/5655/21 та подане клопотання про зупинення провадження, колегія суддів вважає клопотання обґрунтованим та такими, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи №910/5655/21, предметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтв України на Торговельні марки №292707 та №292708.

Правовою підставою позову у даній справі №910/5655/21 є невідповідність Торговельних марок відповідача 2 умовам надання правової охорони, а саме: - Торговельні марки відповідача 2 відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

Фактичною підставою позову у справі №910/5655/21є доводи позивача про відтворення відповідачем 2 в Торговельній марці промислового зразку «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом №35559 від 10.10.2017 року, власником якого є фізична особа ОСОБА_1

Відповідачем 2 до суду апеляційної інстанції поданого докази того, що на розгляді у Печерському районному суді міста Києва перебуває справа №757/29060/21-ц за позовом ТОВ «ОЛІС ЛТД» до ОСОБА_1 та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (попередня назва Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача 1 - ПП «Укркорн» про визнання недійсним патенту України №35559 від 10.10.2017 року на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» та зобов`язання вчинити дії.

Апеляційний суд зазначає, що ч. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що власник зареєстрованого промислового зразка має право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав на промисловий зразок.

Відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» власник зареєстрованого промислового зразка може передавати на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі: невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

У п. 85 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року передбачено, що визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі наслідки, зокрема: - майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної реєстрації патенту).

В силу ч.1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в редакції, що діяла станом на 25.07.2017 року (дата подання заяви на Промисловий зразок), промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Відповідно до ч. 5 с. 1109 Цивільного кодексу України предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об`єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

За таких умов можливе прийняття судом рішень про визнання недійсним патенту на Промисловий зразок виключить можливість задоволення позову у даній справі, оскільки правова підстава припинить існування.

Таким чином, пов`язаність двох справ полягає у взаємозв`язку підстав позову, що розглядається у даній справі, з юридичними фактами, які будуть встановлені судовим рішенням у справі №757/29060/21-ц, яка розглядається Печерським районним судом міста Києва.

Як було зазначено вище, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства.

При цьому, для вирішення питання про зупинення провадження суд зобов`язаний з`ясувати: як пов`язана справа, яка розглядається, зі справою, що розглядається іншим судом; - чим обумовлюється об`єктивна неможливість розгляду справи.

У Постанові Верховного Суду від 03.05.2018 року у справі №752/9802/17 зазначено, що визначаючи наявність підстав за яких провадження у справі підлягає обов`язковому зупиненню, суд повинен, зокрема, враховувати, що така підстава для зупинення провадження у справі, застосовується в тому разі, коли в іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог чи умов, від яких залежить можливість їх розгляду.

Апеляційний суд дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін дійшов висновку, що позов, поданий відповідачем 2 до Печерського районного суду міста Києва, має первісне значення по відношенню до позову по справі №910/5655/21, а результати розгляду справи №757/29060/21-ц можуть істотно вплинути на вирішення справи №910/5655/21 Північним апеляційним господарським судом.

Таким чином, справа №757/29060/21-ц та справа №910/5655/21 є пов`язаними між собою, оскільки можливе визнання недійсним патенту на Промисловий зразок у справі №757/29060/21-ц призведе до виключення підстав для задоволення позовних вимог позивача про визнання недійсним свідоцтв на Торговельні марки №292707 від 24.02.2021 року та №292708 та від 24.02.2021 року.

Крім того, апеляційний суд вважає за необхідне зазначити, що у справі №910/5655/21 не можуть бути встановлені обставини, що розглядаються Печерським районним судом міста Києва, зокрема не може бути встановлено факт недійсності патенту на Промисловий зразок з огляду на те, що одним із відповідачів по справі в Печерському районному суді міста Києва є фізична особа ОСОБА_1 як власник патенту №35559, а отже відповідна позовна заява не могла бути заявлена до господарського суду міста Києва.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що існують всі підстави для задоволення поданого відповідачем 2 клопотання про зупинення провадження у справі №910/5655/21 до вирішення справи №757/29060/21-ц, що розглядається Печерським районним судом міста Києва.

Твердження позивача стосовно того, що зупинення провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України допускається лише до початку судового засідання апеляційним судом справи по суті враховується судом, однак у даній справі судом апеляційної інстанції розгляд по суті не розпочато.

Перерва в судовому засіданні 21.09.2022 року оголошена судом для надання відповідачам можливості подати відповідні письмові пояснення на клопотання позивача про призначення експертизи.

Задовольняючи клопотання про зупинення провадження по справі, колегія суддів враховує, що відповідний позов до Печерського районного суду міста Києва був поданий відповідачем 2 до прийняття рішення судом першої інстанції та клопотання про зупинення провадження розглядалось судом і було відмовлено в його задоволенні.

Колегія суддів, не погоджується з таким висновком місцевого суду та вважає, що клопотання підлягає задоволенню в силу викладених вище обставин.

Керуючись ст.ст. 227, 228, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД» про зупинення провадження у справі №910/5655/21 до вирішення справи №757/29060/21-ц, що розглядається Печерським районним судом міста Києва, задовольнити.

2.Апеляційне провадження у справі №910/5655/21 до набрання законної сили рішенням Печерського районного суду міста Києва справі №757/29060/21-ц - зупинити.

3.Зобов`язати сторін повідомити суд про усунення обставин, що стали підставою для зупинення апеляційного провадження у справі №910/5655/21.

Ухвала суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, передбачені ГПК України.

Повний текст ухвали та підписано 28.06.2023 року

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко