ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" червня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/241/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Степанової Л.В., при секретарі судового засідання Крайнюк А.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу №916/241/23

за позовом ПУМА СЕ (Пума Вей 1, 91074, Герцогенаурах, Німеччина);

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» (65026, м. Одеса, пл. Грецька, 1, офіс 201-Б, );

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеська митниця (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А, ).

про зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін:

від позивача: Войков А.П. за довіреністю (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції);

від відповідача: Краснопивцев О.К адвокат;

від третьої особи: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Одеської області Степанової Л.В. знаходиться справа №916/241/23 за позовом ПУМА СЕ до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Одеської митниці про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» здійснювати використання позначення незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE для товару «взуття жіноче», а саме: нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бірку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування іі під час пропонування та надання будь-якої послуги для якої торговельні марки зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет та вилучення з цивільного обороту та знищення товару: «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відноситься до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, не утеплені» в кількості 560 пар (арт.165-1 BLACK р-р 36-40, арт.165-2 WHITE р-р 36-40; код товару за УКТЗЕД ; арт.165-1 BLACK р-р 37-40, 280 пар; арт.165-2 WHITE р-р 37-40, 210 пар, код товару УКТЗЕД ), ввезеного за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 07.12.2022р №UA500500/2022/045058, одержувач/імпортер ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсовський, 9а, кВ.73, відправник/експортер: HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORYMAOGONGKENG, HUIDONGCOUNTY, CHINA.

В обґрунтування позовних вимог ПУМА СЕ посилається на порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг.

Позивач зазначає, що він є відомим виробником спортивного одягу, інвентарю та спортивних аксесуарів, які мають характерний вигляд, що вирізняє його з-поміж інших виробників спортивного одягу та аксесуарів. Під час виробництва та продажу продукції позивач маркує свою продукцію товарними знаками, які отримали широку відомість серед споживачів та асоціюються виключно із продукцією, виробленою позивачем. Позивач володіє правами інтелектуальної власності на цілий ряд торговельних марок, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають наступні міжнародні знаки: міжнародна реєстрація №426712 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 17.09.1993р для товарів 25 класу МКТП, а саме «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля»; міжнародна реєстрація №439162 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 17.09.1993р для товарів 25 класу МКТП «Взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля»; міжнародна реєстрація №1250838 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 12.11.2014р для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»; міжнародна реєстрація №1138941 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 06.03.2012р для товарів 3, 18, 25 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»; міжнародна реєстрація №925647 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 02.02.2007р для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори»; міжнародна реєстрація №599703 знаку для товарів і послуг яка діє в Україні з 10.03.1993р для товарів 25 класу МКТП «Одяг, взуття, головні убори». Зазначені знаки для товарів і послуг (торговельні марки) були зареєстровані відповідно до порядку, передбаченого Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України з 25.12.1991р.

Позивач вказує, що він є одним з світових лідерів ринку в сегменті спортивного взуття та добросовісно використовує зазначені знаки на товарах, упаковці, у рекламі, у діловій документації, в мережі Інтернет тощо. Товари, марковані цими знаками тривалий час представлені в Україні і, відповідно, з ними обізнане широке коло українських споживачів. Зважаючи на досить тривалу реєстрацію знаків Позивача на території України, останні мають високу дистинктивність серед широкого кола споживачів, а тому чітко асоціюється у свідомості споживача із продукцією, що вироблена позивачем. З метою захисту прав інтелектуальної власності, позивачем в порядку ст. 398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг, що охороняється відповідно до чинної міжнародної реєстрації на знаки для товарів і послуг №426712 відповідно, щодо включення їх до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності. За такою заявою Правовласника - Пума СЕ, зазначені вище знаки для товарів та послуг були включені до митного реєстру та діють на цей час. Із повідомлення Одеської митниці №2022/034/П01 від 09.12.2022р позивачу стало відомо про ввезення ТОВ "СТІЛЛІ" на митну територію України, за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022р товару «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку-туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, неутеплені в кількості 560 пар», що містять ознаки використання об`єкту права інтелектуальної власності (ОПІВ) - торговельної марки на підставі міжнародної реєстрації № 426712, що внесений до митного реєстру за № 229. Як зазначено вище, власником згаданого свідоцтва є Компанія Пума СЕ. Позивач зауважує, що він не надавав ТОВ "СТІЛЛІ" права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Між позивачем та відповідачем не має жодних комерційних зв`язків.

Позивач вважає, що таке використання може ввести в оману споживачів. Так, торговельна марка, що належить позивачу, є зображувальним позначенням, яке має природу позиційного знаку, тобто він може бути представлений на продукції косою смугою, що поділена на три частини у вигляді малюнку або окремої частини, яка з`єднана із взуттям як єдине ціле, і розташовується на боковій частині взуття. При цьому, торговельна марка виконана без зазначення кольорів, що означає, що вона може використовуватись у будь-якому кольоровому виконанні та поєднанні кольорів. Вказана торговельна марка зареєстрована для товарів 25 класу МКТП: «взуття, зокрема спортивне взуття та взуття для відпочинку». Торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№426712, 439162, 1250838, які належать компанії PUMA SE, є серією торговельних марок, які об`єднані спільним зображувальним елементом у вигляді вигнутої дугою смуги (смуг), схожої на доріжку, що йде вдалину. Всі позначення передають єдину концепцію, що стає тенденцією кожної наступної торговельної марки Компанії PUMA SE, а саме - комбінація простих фігур у вигляді об`єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину. Саме цей елемент становить основу серії торговельних марок. Також, виходячи із зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 426712, де пунктирною лінією показано об`єкт на якому розташований зареєстрований знак, позначення наносяться на товар - взуття, на його бокові частини. Це звичайна практика виробників взуття, зокрема взуття для спорту та дозвілля. Вказані міжнародні реєстрації знаків, захищають варіації вирішення зовнішнього вигляду одного і того ж об`єкту - розміщуваної на бічних панелях верхньої частини взуття смуги, що плавно спускається в напрямку від задника до підошви, розширюючись та вигинаючись до низу, Такий декоративний елемент є характерною ознакою спортивного взуття, що виробляється компанією PUMA SE починаючи з 1958 року та отримав назву «Puma Formstrip». Виробник спортивного взуття - компанія PUMA SE використовує в оформленні його моделей безліч варіантів дизайну позначення «Puma Formstrip», які відрізняються різноманітним внутрішнім деталюванням, проте без зусиль ідентифікуються завдяки подібності зовнішнього контуру та розташування (позиціювання) на поверхні взуття незалежно від його кольорового виконання, яке є, нанесене на товар відповідача - «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку-туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відносяться до спеціального спортивного взуття», також є зображувальним позначенням, збігаються між собою у всіх елементах, тобто є однаковими. Позначення розташоване симетрично на бокових частинах кожного чоботу пари взуття. Позначення являє собою вигнуту дугою смугу, що нагадує доріжку, яка звужується в напрямку до задника. Місце розташування позначення - від середньої частині бічної поверхні взуття до задника, колір виконання - білий та чорний.

Як зазначає позивачем на його замовлення було проведено експертизу об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення експерта було поставлене наступне питання: « 1. Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022р схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?». Згідно висновку №185-12/22 від 29.12.2022р позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією №UA500500/2022/045058 від 07.12.2022р, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№'4|6712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

Відповідач проти позовних вимог заперечує посилаючись на те, що на його замовлення також було проведено експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Згідно висновку експерта №134-01 від 27.12.2022р позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічні поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу: підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 426712 від 19.11.1976 року. Згідно висновку експерта №135-01 від 13.01.2023р позначення у вигляді смуги, що розміщена на бічні поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття: верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу: підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1. 165-2 - не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією №№439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE).

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Враховуючи наявність в матеріалах справи двох протилежних висновків експертиз, з метою встановлення чи спростування факту порушення відповідачем прав інтелектуальної власності ПУМА СЕ на знаки для товарів та послуг, суд дійшов висновку про призначення у судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення судових експертів поставити наступне питання: Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?

Проведення експертизи доручити Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

Витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на ПУМА СЕ та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» у рівних частинах.

Суд вважає за необхідне попередити судових експертів Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40) які будуть долучені до проведення судової земельно-технічної експертизи про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384,385 Кримінального Кодексу України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків

Керуючись ст.ст.99, 100, 106, п.8 ч.2 ст.182, п.2 ч. 1 ст. 228, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №916/241/23 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручити Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

3. На вирішення експертів поставити наступне питання:

Чи є позначення у вигляді смуги, що розміщене на бічній поверхні товару - взуття жіноче, що не закриває щиколотку - туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску; не відносяться до спеціального спортивного взуття; верх виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу; підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу; внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу; неутеплені - артикули 165-1, 165-2 - схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за №№426712, 439162 та 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE), та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?

4. Витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на ПУМА СЕ та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» у рівних частинах.

6. Зобов`язати ПУМА СЕ та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІЛЛІ» надати суду докази оплати витрат на проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

7. Надіслати справу №916/241/23 до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40) для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

8. Надіслати зразки товару «Взуття жіноче, що не закриває щиколотку туфлі для активного відпочинку, без металевого підноску. Не відноситься до спеціального спортивного взуття. Верх взуття виготовлено шляхом поєднання синтетичного полімерного матеріалу поліуретану та синтетичного текстильного матеріалу. Підошва взуття виготовлена з синтетичного полімерного матеріалу. Внутрішня деталь верху з текстильного синтетичного матеріалу, не утеплені» (арт.165-1 BLACK, арт.165-2 WHITE; код товару за УКТЗЕД ; арт.165-1 BLACK, арт.165-2 WHITE р-р 37-40), ввезеного за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 07.12.2022р №UA500500/2022/045058, одержувач/імпортер ТОВ «СТІЛЛІ» (Україна, 65032, м. Одеса, б. Лідерсовський, 9а, кв. 73, відправник/експортер: HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORYMAOGONGKENG, HUIDONGCOUNTY, CHINA.

9. Попередити експертів Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40) про відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

10. Якщо під час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких фахівцям не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експертам у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

11. Ухвалу надіслати сторонам та Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» - «Центру судової експертизи та експертних досліджень» (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

12. Провадження у справі №916/241/23 зупинити до проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та отримання висновку.

Повний текст ухвали підписаний 19 червня 2023р.

Ухвала набирає чинності 15.06.2023р та підлягає оскарженню в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя Л.В. Степанова