РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023Справа № 910/6552/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄПК Україна»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості»,

2) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання патенту України на винахід недійсним.

Представники:

від позивача: Черкашин І.І. (в режимі відеконференції);

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості» (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач-2), в якому просить суд:

- визнати недійсним патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості», повністю;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані невідповідністю винаходу за патентом України № UA 95509С2 за всіма пунктами формули такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень.

У судовому засіданні 27.10.2020 суд ухвалив залучити Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" в якості співвідповідача у даній справі.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 у справі №910/6552/20 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.01.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/6552/20 скасовано. Справу № 910/6552/20 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

27.01.2022 матеріали справи № 910/6552/20 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно автоматизованої системи документообігу передані на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 прийнято справу № 910/6552/20 до свого провадження. Розгляд справи № 910/6552/20 здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.03.2022.

Крім того, судом встановлено, що постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2021 №504 «Про перейменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» перейменовано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Тож, судом змінено найменування відповідача-2 з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

17.02.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економіки України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2, зокрема зазначає, що видача патенту України № 95509 на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» була здійснена у повній відповідності до умов та порядку, встановленого законодавством України в сфері правової охорони винаходів. Крім того, відповідач-2 зазначає, що з 14.10.2020 Міністерство економіки України не наділено повноваженнями щодо опублікування офіційних відомостей про винаходи і у разі задоволення позову в частині позовних вимог, пов`язаних з веденням державних реєстрів охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності та здійсненням публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» виконати рішення суду може лише Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

25.03.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав додаткові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що з метою остаточного усунення протиріч між двома висновками експертиз, які наявні в матеріалах справи, позивач вважає, що у даній справі необхідно призначити судову експертизу. Крім того, позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи, в якому він просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Судове засідання призначене на 03.03.2022 не відбулося у зв`язку із запровадженням Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану з 5:30 год. 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2022 призначено підготовче судове засідання на 26.05.2022.

20.05.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄПК Україна» надійшло клопотання про долучення до позову засвідчених перекладів доказів.

Також, 20.05.2022 до суду надійшло клопотання позивача про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, в якому він просить суд забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 26.05.2022 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового сервісу, а саме - сервіс «Easycon» - .

У судовому засіданні 26.05.2022 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 16.06.2022.

09.06.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 16.06.2022 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового сервісу, а саме - сервіс «Easycon» - .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про призначення експертизи - задоволено. Призначено у справі № 910/6552/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/6552/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/6552/20 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

22.07.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла копія ухвали Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2022 про витребування матеріалів справи №910/6552/20 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.06.2022.

25.07.2022 Господарським судом міста Києва було надіслано лист № 910/6552/20/2872/2022 до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України про витребування матеріалів справи №910/6552/20 для направлення їх до Північного апеляційного господарського суду.

12.08.2022 матеріали справи № 910/6552/20 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 63/22 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 02.08.2022.

Супровідним листом №910/6552/20/3470/2022 від 29.08.2022 матеріали справи № 910/6552/20 скеровані до Північного апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням ухвали Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2022 про витребування матеріалів справи №910/6552/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду міста Києва від 04.01.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько-технологічне бюро підшипникової промисловості» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.06.2022 у справі №910/6552/20 з доданими до неї документами не прийнято до розгляду та повернуто скаржнику, оскільки скаржником не усунуто недоліків апеляційної скарги у встановлений судом строк.

10.01.2023 матеріали справи № 910/6552/20 надійшли до Господарського суду міста Києва з Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2023 поновлено провадження у справі № 910/6552/20. Підготовче засідання у справі № 910/6552/20 призначено на 16.02.2023.

30.01.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції - повернуто заявнику без розгляду.

15.02.2023 до суду надійшло клопотання Міністерства економіки України, в якому відповідач-2 просить суд здійснити процесуальне правонаступництво, замінивши учасника справи Міністерство економіки України на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 16.02.2023 оголошено перерву до 09.03.2023.

02.03.2023 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якому відповідач-1 просить суд провести судове засідання в приміщенні Господарського суду Харківської області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2023 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості" у задоволенні заяви про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №910/6552/20.

06.03.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшли письмові пояснення, в яких відповідач-3 просить суд вирішити питання щодо заміни відповідача-3 у справі № 910/6552/20 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» його функціональним правонаступником - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

08.03.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про заміну відповідача-2 та виключення відповідача-3, в якому просить суд здійснити процесуальне правонаступництво, замінивши учасника справи, а саме Міністерство економіки України на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", виключити неналежного відповідача-3 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зі складу учасників справи у справі № 910/6552/20, оскільки позовні вимоги не стосуються даного відповідача.

08.03.2023 до суду надійшло клопотання відповідача-1, в якому він у зв`язку із зайнятістю представника в іншому судовому засіданні просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

09.03.2023 до суду надійшло клопотання відповідача-1 про долучення доказів, в якому він просить суд долучити до матеріалів справи рецензії за результатами аналізу висновків експерта № 63/22 від 02.08.2022 та № 2 від 17.04.2020.

Також, 09.03.2023 відповідач-1 подав до суду клопотання, в якому просить суд призначити у справі додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України.

У судовому засіданні 09.03.2023, розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні, оскільки юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, а зазначені в клопотанні обставини не є підставою для його задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про заміну відповідача-2 та відповідача-3 у справі - задоволено. Замінено відповідача-2 у справі № 910/6552/20 - Міністерство економіки України на його функціонального правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". Замінено відповідача-3 у справі № 910/6552/20 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його функціонального правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". Зокрема, підготовче засідання відкладено на 13.04.2023.

03.04.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 заперечує проти задоволення позовних вимог та, зокрема зазначає, що видача патенту України № 95509 на винахід була здійснена у повній відповідності до умов та порядку, встановленого законодавством України в сфері правової охорони винаходів.

03.04.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від позивача надійшло клопотання про виклик експертів для допиту (яке раніше було надіслано на електронну пошту суду), в якому позивач просить суд викликати та допитати під час розгляду справи експертів: Дорошенко О.Ф., Жихарева О.С. та Чабанець Т.М.

У судовому засіданні 13.04.2023, розглянувши клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 13.04.2023).

Також, у судовому засіданні 13.04.2023, розглянувши клопотання позивача про виклик експертів для допиту, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 13.04.2023).

Крім того, розглянувши клопотання відповідача-1 про призначення у справі додаткової судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 13.04.2023).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/6552/20 призначено на 11.05.2023.

У судовому засіданні 11.05.2023 оголошено перерву до 25.05.2023.

22.05.2023 до суду надійшла заява вдповідача-1 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (надіслана на електронну пошту суду).

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, у поданій до суду заяві просив провести судове засідання призначене на 25.05.2023 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, проте на запрошення суду до відеоконференції у підсистемі відеоконференцзв`язку: vkz.court.gov.ua 25.05.2023 не під`єднався.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується розпискою про оголошення перерви.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 25.05.2023 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості» (відповідач - 1) є власником патенту України № UA 95509С2 від 10.08.2011 на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» (заявка на реєстрацію № а200908894 від 26.08.2009).

Формула винаходу за патентом № UA 95509С2 від 10.08.2011 складається з 5 пунктів:

1) Буксовий підшипниковий вузол, який містить встановлений в корпус букси здвоєний циліндричний роликовий підшипник з інтегрованими ущільненнями і закладним пластичним мастилом, що складається з нерухомих двобортних зовнішніх кілець, кожне з яких має проточку на внутрішній поверхні зовнішнього борту, внутрішніх кілець, що обертаються, кожне з одним зовнішнім бортом, циліндричних роликів, сепаратора, ущільнень, запресованих в проточки на внутрішній поверхні зовнішнього борту зовнішніх кілець, який відрізняється тим, що ущільнення є змінними і вибрані із групи, що включає неконтактні щілинні ущільнення, неконтактні лабіринтні ущільнення та контактні касетні багатокромкові ущільнення, в проточках на внутрішній поверхні зовнішнього борту зовнішніх кілець виконані стопорні канавки, на поверхні доріжки кочення кожного внутрішнього кільця виконаний кріпильний паз, внутрішні кільця з`єднані між собою за допомогою кріпильного кільця, встановленого в кріпильних пазах.

2) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні зовнішнього борту кожного внутрішнього кільця додатково виконана кільцева проточка із стопорною канавкою, що утворює спільно з плоскою захисною шайбою лабіринтне ущільнення.

3) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнення виконані у вигляді випуклих захисних шайб, що утворюють збільшені депо для пластичного мастила.

4) Буксовий підшипниковий вузол за п. 3, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні зовнішнього борту кожного внутрішнього кільця додатково виконана кільцева проточка із стопорною канавкою, що утворює спільно з випуклою захисною шайбою лабіринтне ущільнення.

5) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнення виконані у вигляді випуклих касетних багатокромкових ущільнень, наповнених низькотемпературним пластичним мастилом, сумісним з мастилом в підшипнику, і запресованих в кільцеві проточки із стопорними канавками на внутрішній поверхні зовнішніх бортів зовнішніх кілець і зовнішній поверхні зовнішніх бортів внутрішніх кілець, що утворюють збільшені депо для пластичного мастила і повністю герметичні дотичні ущільнення.

Як зазначає позивач, державну реєстрацію вказаного патенту здійснено з порушенням законодавства України (винахід не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень»), що є підставою для визнання такого патенту недійсним, адже факт існування зареєстрованого на ім`я відповідача - 1 патенту на корисну модель України № UA 95509С2 від 10.08.2011 порушує законний інтерес позивача, оскільки останній має намір здійснювати імпорт з Республіки Казахстан буксових підшипникових вузлів виробництва АТ «ЄПК Степногорськ» та реалізовувати їх на території України в межах своєї звичайної господарської діяльності.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що патент України України № UA 95509С2 від 10.08.2011 на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» не відповідає умові патентоздатності - «винахідницький рівень», у зв`язку з чим просить суд визнати недійсним повністю патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року .

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Відповідно до ст. 459 Цивільного кодексу України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до частини 1-2 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості» є власником патенту України № UA 95509С2 від 10.08.2011 на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» (заявка на реєстрацію № а200908894 від 26.08.2009).

Частино 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); - процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. (ч.ч. 5-6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Як зазначає позивач, патент України України № UA 95509С2 від 10.08.2011 на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» не відповідає умові патентоздатності - «винахідницький рівень», у зв`язку з чим, на його думку, підлягає визнанню недійсним.

Частиною першою статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експерта № 2 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 17.04.2020, складений експертом Дорошенко О.Ф. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертом у висновку № 2 від 17.04.2020 було встановлено, що винахід за патентом № № UA 95509С2 від 10.08.2011 не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів наданих на дослідження.

В свою чергу, на підтвердження власних доводів, відповідачем-1 було подано до матеріалів справи висновок експерта № 008-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.10.2020, складений експертом Стародубовим І.В. на замовлення відповідача-1.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін;

За приписами ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Верховний Суд у складі суддів Касаційного господарського суду, скасовуючи рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у даній справі та передаючи справу № 910/6552/20 на новий розгляд, вказав наступне:

- судами попередніх інстанцій не враховано безпосередньо предмет та підстави заявленого позову, обставин, які входять до предмета доказування у цій справі, зокрема з огляду на те, що позов у справі поданий з підстав невідповідності винаходу такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень, що, відповідно, передбачає доведення обставин того, що він не був частиною рівня техніки, що включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Таким чином, першочергове значення в даному випадку має встановлення обставин відомості/невідомості певної інформації з рівня техніки до дати подання заявки на винахід, а не процесуальна форма джерела таких відомостей;

- внаслідок надмірного формалізму (правового пуризму) у цій справі суди залишили поза увагою те, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

- місцевий господарський суд залишив поза увагою те, що відповідна експертиза, з огляду на предмет спору, необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, може бути призначена судом і з власної ініціативи для з`ясування обставин, що мають значення для справи (стаття 99 ГПК України), зокрема, коли висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Господарського процесуального кодексу України, вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Таким чином, з урахуванням вказівок Верховного Суду, викладених у постанові від 13.01.2022 у справі № 910/6552/20, суд відзначає наступне.

Відповідно до приписів статті 91 Господарського процесуального кодексу України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги. Іноземний офіційний документ, що підлягає дипломатичній або консульській легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований у встановленому порядку. Іноземні офіційні документи визнаються письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до частини першої та другої статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Отже, недопустимі докази - це докази, які отримані внаслідок порушення закону. Відповідно, тягар доведення недопустимості доказу лежить на особі, яка наполягає на тому, що судом використано недопустимий доказ. Близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.03.2021 у справі № 922/2319/20, від 16.02.2021 у справі № 913/502/19, від 13.08.2020 у справі № 916/1168/17, від 16.03.2021 у справі № 905/1232/19.

20.05.2022 через відділ автоматизованого документообігу господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄПК Україна» надійшло клопотання про долучення до позову засвідчених перекладів доказів, відповідно до якого позивач з метою усунення суперечливих процесуальних моментів, які стали підставою для відмови у задоволенні позову при першочерговому розгляді даної справи, просить суд долучити до матеріалів даної справи нотаріально засвідчені переклади технічних документів, на підставі яких проводилась експертиза на замовлення позивача, зокрема патенти країн - Японії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Китайської Народної Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, патенти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (міжнародні патенти).

Вказані документи були долучені судом до матеріалів справи.

При цьому, судом враховані висновки Верховного Суду викладені у постанові від 13.01.2022 у даній справі, стосовного того, що:

- стаття 10 ГПК України, Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України визначають українську мову як державну мову та встановлюють мову процесуальних документів, які мають складатися українською мовою (як-от: заяви, апеляційні, касаційні скарги, які подаються учасниками справи до суду). Проте вказані законодавчі вимоги не поширюються на ті документи (їх нотаріально засвідчені переклади), які подаються особою для проведення експертизи на її замовлення.

- Інформація про видані патенти є загальнодоступною та міститься у відкритих джерелах, а інші учасники справи, як і допитані у судовому засіданні експерти, не зазначали про наявність сумнівів у відповідності поданих позивачем експерту копій документів оригіналам або незрозумілість їх змісту. Більше того, ці ж самі документи надані й відповідачем-1 експерту для проведення експертизи на його (відповідача-1) замовлення. У свою чергу, висновки експертів, які містяться у матеріалах справи, складені українською мовою.

- судами не враховано, що приписи Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961 року, згідно зі статтею 2 якої кожна з Договірних держав звільняється від легалізації документів, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Для цілей цієї Конвенції під легалізацією розуміється тільки формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими аґентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

- Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення передбаченого статтею 4 апостилю компетентним органом держави, в якій документ був складений (стаття 3 Конвенції).

- Водночас, самі патенти (нотаріально засвідчені копії яких надані для дослідження експертам) не містять ані підпису, ані печатки, а, отже, проставлення апостилю у такому випадку для легалізації документів (патентів), на які поширюється ця Конвенція, не вимагається.

Суд враховує, що застосування норм процесуального права має загальний (універсальний) характер, незалежно від суті спірних правовідносин.

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи № 910/21067/17, на неврахування висновків Суду в якій посилається скаржник.

Позивач як особа, яка вважає, що її право порушено, самостійно визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. Проте, обов`язок надання правового аналізу заявлених вимог, доказів на їх підтвердження та спростування доводів учасників справи, покладений на господарський суд. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 25.06.2020 зі справи № 924/233/18.

Визначення поняття доказів, вимоги щодо доказів, властивостей доказів та порядку їх оцінки урегульовано у главі 5 «Докази та доказування» 77 Господарського процесуального кодексу України .

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно з частинами першою, третьою статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.

17.10.2019 набув чинності Закон України № 132-IX від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», яким було, зокрема внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, змінено назву статті 79 ГПК з «Достатність доказів» на нову - «Вірогідність доказів» та викладено її у новій редакції, фактично впровадивши в господарський процес стандарт доказування «вірогідності доказів».

Стандарт доказування «вірогідності доказів», на відміну від «достатності доказів», підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

У пунктах 1-3 частини першої статті 237 ГПК України передбачено, що при ухваленні рішення суд вирішує, зокрема питання чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин.

Причиною виникнення спору у даній справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання патенту України № UA 95509С2 від 10.08.2011 на винахід недійсним, з підстав невідповідності його такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Враховуючи що в матеріалах справи наявні два протилежні висновки експертів, складені на замовлення позивача та відповідача-1, приймаючи до уваги, що для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи відповідає винахід «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності "винахідницький рівень", ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2022 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта винесено наступне питання:

- Чи відповідає винахід «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи?.

За результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Т.М., складено висновок експерта №63-22 від 02.08.2022, в якому встановлено, що винахід «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів даної справи.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається винаходу, визначається формулою винаходу.

Згідно з пунктом 7.1.2. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі - Правила складання і подання заявки) формула винаходу - це ясне та стисле вираження суті винаходу.

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, - у наступній, відмінній (відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній - суттєві ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від прототипу.

Відповідно до п.п. 7.2.1. - 7.2.3. Правил складання і подання заявки, формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і (або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Відповідно до п. 7.3.1. Правил складання і подання заявки, пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об`єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом "який (яка, яке) відрізняється тим, що...".

Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує: індивідуальну сполуку; штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин; нове застосування відомого продукту чи процес винахід (корисну модель), що не має аналогів.

Згідно пункту 7.3.5. Правил складання і подання заявки, до залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання».

До незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають загальні суттєві ознаки винаходу (корисної моделі), кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання чи використання винаходу (корисної моделі), а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони.

Відповідно до п. 6.6.1.Правил складання і подання заявки, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із зазначеним результатом.

Так, у висновку №63/22 від 02.08.2022 експерт Чабанець Т.М. зазначила, що формула винаходу за патентом України на винахід № UA95509C2 є багатоланковою і складається з одного незалежного пункту (п.1) та чотирьох (2-5) залежних пунктів.

Об`єктом винаходу є пристрій.

У Таблиці № 1 висновку експерта №63/22 від 02.08.2022 наведено перелік ознак, що визначають обсяг правової охорони винаходу за незалежними пунктами формули за патентом України № №UA95509C2 від 10.08.2011

Винахідницький рівень - критерій, за допомогою якого патентоздатний винахід виділяється з-поміж звичайних інженерних розробок, до яких не ставиться подібна вимога.

Відповідність заявленого винаходу умові «винахідницький рівень» означає, що даний винахід є творчим втіленням ідеї і становить перехід на новий технологічний рівень.

Відповідно до п. 6.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2002 за № 364/6652 (далі - Правила розгляду заявки), при перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Згідно п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки, винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Відповідно до п. 6.5.3.1. Правил розгляду заявки, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об`єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. При перевірці винахідницького рівня зміст поданих до Державної служби заявок ураховують з дати публікації відомостей про них у бюлетені.

Згідно п. 6.5.3.2. Правил розгляду заявки, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Пунктом 6.5.3.3. Правил розгляду заявки визначено, що умові винахідницького рівня відповідають зокрема:

- індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні селективний винахід);

- композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не випливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

- способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою;

- способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать нова для цього класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції.

Відповідно до п. 6.5.3.5. Правил розгляду заявки, заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

- збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

- виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

- створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв`язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв`язків між ними;

- застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

- зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв`язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв`язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять (п. 6.5.3.8. Правил розгляду заявки).

Таким чином, для відповіді на поставлене питання, щодо відповідності умові патентоздатності «винахідницький рівень» патенту України на винахід № UA95509C2 від 10.08.2011 експерт вказує, що надані матеріали були досліджені стосовно джерел інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме до 26.08.2009.

За результатами дослідження матеріалів експертом виявлені наступні джерела інформації вказазані експертом у висновку як: Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8, Д9, Д10, Д11, Д12, Д13, Д14, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23, Д24, Д25.

Виявлені з рівня техніки відомості про об`єкти, що мають ознаки, які збігаються з ознаками винаходу за патентом України № UA95509C2 від 10.08.2011 наведені експертом у таблиці 2, відповідно до якої ознаки винаходу «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 наявні в Д25, Д10, Д11, Д13, Д14, Д16, Д19, Д21, Д23, Д6, Д7, Д18, Д20.

Тож, у висновку №63/22 від 02.08.2022 зазначено, що сукупність ознак винаходу «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 випливає явно з рівня техніки і є очевидним для фахівця, тому винахід за патентом №UA95509C2 від 10.08.2011 не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів даної справи.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Оцінюючи висновок експерта №63/22 від 02.08.2022, суд зазначає, що вказаний висновок містить відповідь на порушене питання, яке є обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Тетяною Миколаївною, яка має вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з хімічних технологій та інженерії), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом IV кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов?язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 186-21/Д від 15.07.2021, видане рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК при Міністерстві юстиції України, термін дії до 15.07.2024). Стаж експертної роботи з 2016 року, стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2002 року.

Крім того, у висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Таким чином, висновок експерта № 63/22 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2022 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

В свою чергу, відповідачем-1 було долучено до матеріалів справи рецензії від 25.02.2023 та від 07.03.2023 за результатами аналізу висновків експерта № 63/22 від 02.08.2022 та № 2 від 17.04.2020, складені патентним повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В. на замовлення відповідача-1. Проте, суд зазначає, що процесуальним законодавством не передбачено подання до суду рецензій на висновки судових експертів, а також прийняття на їх основі рішень про призначення експертизи.

Інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості та обґрунтованості висновків, що подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта. Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі - Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів згідно з пунктом 2 Порядку є "вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків". Отже, процедура рецензування висновків експертів не має за мету вплинути на його оцінку в судовому процесі. Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу.

Рецензія не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковою для суду, оскільки містить суб`єктивну думку особи щодо оцінки доказу - висновку експерта; рецензент не має у своєму розпорядженні матеріали справи, не досліджує їх, не попереджається судом про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій.

З огляду на викладене вище, суд не бере до уваги до розгляду рецензії від 25.02.2023 та від 07.03.2023 за результатами аналізу висновків експерта № 63/22 від 02.08.2022 та № 2 від 17.04.2020, складені патентним повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В. на замовлення відповідача-1.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про невідповідність винаходу «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності "винахідницький рівень", що свідчить про його невідповідність умовам патентоспроможності, встановленим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За змістом приписів п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

З огляду на те, що винахід «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 не відповідає критерію патентоздатності «винахідницький рівень» , суд приходить до висновку про наявність підстав для визнання такого патенту недійсним, а тому позовні вимоги в частині визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості" підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Так, відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 291, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відмови від патенту (деклараційного патенту) повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

16.06.2020 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" за № 703-IX, який набрав чинності 14.10.2020 року (в редакції 05.01.2022), яким було створено національний орган інтелектуальної власності та внесено зміни у відповідні закони, якими регулюються правовідносини в сфері інтелектуальної власності, зокрема і в Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, із наступними змінами), яким регулюються спірні правовідносини у даній справі.

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Зокрема, Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" було доповнено статтею 3-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;

- визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом;

- опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Тож, тимчасово функції Національного органу інтелектуальної власності було покладено на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Вказане розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, отже функції Національного органу інтелектуальної власності, зокрема, і щодо ведення Реєстру винаходів і корисних моделей і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням позовної вимоги про визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», внаслідок невідповідності критерію патентоздатності «винахідницький рівень», позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про зобов`язання Національний орган інтелектуальної власності Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1.

Крім того, згідно п. 1 ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує чи пов`язані ці витрати з розглядом справи.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

За таких обставин, враховуючи те, що судом задоволені позовні вимоги, витрати, понесені Товариством з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 та за подання касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/6552/22 відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості".

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" - задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості".

3. Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код - 44673629) внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід «Буксовий підшипниковий вузол» та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості" (проспект Індустріальний, буд. 3, м. Харків, 61089, ідентифікаційний код - 31799079) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" (вул. Олексія Поради, буд. 52, м. Запоріжжя, 69014, ідентифікаційний код - 39025614) 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. 00 коп. - судового збору, 6 306 (шість тисяч триста шість) грн. 00 коп. - судового збору за подання апеляційної скарги та 8 408 (вісім тисяч чотириста вісім) грн. 00 коп. - судового збору за подання касаційної скарги.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 12.06.2023

Суддя С. О. Щербаков