УХВАЛА

м. Київ

31.05.2023Справа № 910/12981/20
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"

до відповідачів:

1. Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним патенту України на винахід

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Токарєва К.К.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" до Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель", Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", Державної митної служби України про визнання повністю недійсним патенту України на винахід №60285 "Кабель силовий", виданий Державною службою інтелектуальної власності 10.12.2008 року, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель"; зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на винахід №60285 "Кабель силовий", власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; зобов`язання Державну митну службу України виключити з Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону - винахід "Кабель силовий", за патентом №60285 від 10.12.2008 року, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" (порядковий номер у митному реєстрі ОПІВ № 1537).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 21.10.2020.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшов відзив на позов.

12.10.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву.

12.10.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

21.10.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про призначення експертизи по справі, відповідь на відзив та клопотання про долучення доказів.

Протокольною ухвалою суду від 21.10.2020 відкладено підготовче засідання на 18.11.2020.

27.10.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив Державної митної служби України.

29.10.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли письмові пояснення на клопотання позивача щодо призначення експертизи.

16.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів.

17.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про заміну неналежного відповідача - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Ухвалою суду від 18.11.2020 задоволено клопотання позивача від 17.11.2020 та замінено відповідача-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; відкладено підготовче засідання на 02.12.2020.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення.

02.12.2020 на електронну пошту суду від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Компанію TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA.

У підготовчому засіданні 02.12.2020 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

Протокольною ухвалою суду від 02.12.2020 відкладено підготовче засідання на 09.12.2020.

07.12.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

09.12.2020 на електронну пошту суду від відповідача-1 надійшли пояснення.

09.12.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

09.12.2020 на електронну пошту суду від Компанії TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA надійшло клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Ухвалою суду від 09.12.2020 відмовлено в задоволенні заяви позивача від 09.12.2020 про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 09.12.2020 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" від 02.12.2020 р. та Компанії TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA від 09.12.2020 про залучення до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Компанію TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA.

Ухвалою суду від 09.12.2020 призначено у справі судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі.

22.12.2021 через систему Електронний суд від Державної міграційної служби України надійшла заява про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору.

14.11.2022 через відділ діловодства суду від Українського центру судових експертиз надійшов висновок експерта від 31.10.2022 разом із матеріалами справи.

Ухвалою суду від 21.11.2022 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 21.12.2022.

20.12.2022 через систему Електронний суд від відповідача 1 надійшло клопотання про призначення повторної експертизи.

21.12.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про заміну належного відповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Ухвалою суду від 21.12.2022 замінено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", та відкладено підготовче засідання на 25.01.2023.

22.12.2022 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів.

29.12.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів.

26.01.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення.

23.01.2023 на електронну пошту суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

Підготовче засідання 25.01.2023 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці.

01.02.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

Ухвалою суду від 27.03.2023 призначено підготовче засідання на 05.04.2023.

Протокольною ухвалою суду від 05.04.2023 відмовлено у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи від 20.12.2022 та відкладено підготовче засідання на 25.04.2023.

12.04.2023 через систему Електронний суд від Державної митної служби України надійшло клопотання про закриття провадження у справі в частині вимог до Державної митної служби України у зв`язку із відсутністю предмета позову.

17.04.2023 через систему Електронний суд від відповідача-1 надійшли додаткові пояснення.

19.04.2023 через систему Електронний суд від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

20.04.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення.

Ухвалою суду від 25.04.2023 закрито провадження в частині вимог до Державної митної служби України та відкладено підготовче засідання на 17.05.2023.

15.05.2023 через систему Електронний суд від відповідача 1 надійшло клопотання про призначення комплексної експертизи.

16.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшли додаткові пояснення.

17.05.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення комплексної експертизи.

17.05.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення комплексної експертизи.

Протокольною ухвалою суду від 17.05.2023 відмовлено у задоволенні клопотань про призначення судової експертизи та відкладено підготовче засідання на 31.05.2023.

У підготовчому засіданні 31.05.2023 від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи; представник позивача заперечувала проти задоволення клопотання; представник відповідача-2 підтримала клопотання про призначення повторної експертизи та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення представників сторін щодо заявленого клопотання про призначення повторної судової експертизи, суд дійшов наступних висновків.

Згідно зі ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору є визнання недійсним патенту України на винахід № 60285 "Кабель силовий", виданого Державною службою інтелектуальної власності України 10.12.2008.

До предмета доказування у даній справі входить вирішення питання про патентоздатність винаходу за патентом України №60285 "Кабель Силовий".

У матеріалах справи наявні наступні експертні висновки:

- висновок експерта №2-31/10 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 31.10.2022, складений експертом Петренком С.А.;

- висновок №997 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/16142/14 від 30.01.2015, складений експертом Дорошенком О.Ф.;

- висновок експерта №1210 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/20063/17 від 11.06.2018, складений експертом Дорошенком О.Ф.;

Так, зокрема, згідно з висновками судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/16142/14 від 30.01.2015 №997 та у господарській справі №910/20063/17 від 11.06.2018 №1210, виконаним експертом О.Ф. Дорошенком, матеріали справи не містять відомостей, які свідчать про те, що винахід за патентом України №60285 на винахід "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

Відповідно до висновку експерта Петренко С.А у даній справі №2-31/10 від 31.10.2022, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності встановлено, що в матеріалах справи містяться відомості, які свідчать про те, що винахід за патентом України №60285 "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки.

З наявних фактичних даних вбачається, що у справах №910/16142/14 та №910/20063/17 містяться висновки експерта, які дійшли протилежних висновків щодо патентоздатності винаходу за патентом №60285.

Окрім того, в матеріалах справи наявна службова записка №Вн-615-С/2023 від 16.02.2023 "Про надання пояснень для суду стосовно патенту України на винахід №60285" у якій провідний експерт відділу хімічних технологій УКРНОІВІ Гапочка В.В. проаналізувавши висновок експерта №2-31/10, стверджує, що винахід за патентом України №60285 відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, а доводи сторін та долучені ними докази є взаємно суперечливими суд вважає необхідним призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Разом з тим, оскільки у сторін наявні суперечності лише щодо частини висновку експерта Петренка С.А., суд вважає за можливе призначити повторну судове експертизу та поставити на вирішення експерта питання: "Чи відповідає винахід за патентом України №60285 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи ?".

Розглянувши клопотання відповідача-1 про доручення проведення судової експертизи експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, суд вважає за можливе задовольнити клопотання відповідача-1 та доручити проведення експертизи означеній установі.

Крім того, відповідно до пункту 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Пунктом 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Витрати по оплаті експертизи покладаються на відповідача-1 - Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель".

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 99, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" про призначення повторної судової експертизи від 31.05.2023 - задовольнити.

2. Призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26; юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, Н/П №43).

3. На вирішення експерта поставити питання: Чи відповідає винахід за патентом України №60285 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи ?

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель".

5. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Дану ухвалу та матеріали справи №910/12981/20 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

8. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 02.06.2023.

Суддя Н.І. Зеленіна