РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.05.2023Справа № 910/19186/20

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко - Легких Г. П.,

за участю секретаря - Конон В. В. судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/19186/20

За позовом ХЮНДАЙ МОТОР КОМПАНІ (HYUINDAI MOTOR COMPANY) (12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, Республіка Корея)

До 1) МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) (Альтер Фішмаркт 11 20457, Гамбург Німеччина)

2) Міністерства економіки України (вул. М. Грушевського, буд. 12/2, м. Київ 8, 01008)

3) Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (, 01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Інструменту України» (03148, місто Київ, вул. Сім`ї Стешенків, будинок 1)

про дострокове припинення дії в Україні міжнародної реєстрації №998676

За участі представників учасників справи:

Від позивача: Михайлюк Г. В. - адвокат, довіреність №б/н від 28.09.2020;

Від відповідача-1: Алексєєнко О. А. - адвокат, ордер серії КС №548028 від 06.12.2021;

Від відповідача-2: не прибув;

Від відповідача-3: не прибув;

Від третьої особи: не прибув.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ХЮНДАЙ МОТОР КОМПАНІ (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (далі - відповідач - 1), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач - 2) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (далі - відповідач - 3) про дострокове припинення дії в Україні міжнародної реєстрації №998676. Позивач просить суд:

- достроково частково припинити в Україні правову охорону торгівельної марки "Palisad" за міжнародною реєстрацією № 998676 від 27.01.2009 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП;

- зобов`язати відповідача - 2 та відповідача - 3 направити повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо дострокового часткового припинення в Україні дії торгівельної марки "Palisad" за міжнародною реєстрацією № 998676 щодо всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

11.12.2020 Судом залишено позовну заяву без руху, надано позивачу п`яти денний строк для усунення недоліків з моменту отримання ухвали.

30.12.2020 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху. Позивачем усунуто усі недоліки визначені ухвалою від 11.12.2020.

13.01.2021 Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначив на 03.08.2021 та зупинив провадження у справі, у зв`язку зі повідомленням Господарським судом міста Києва відповідача-1 в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

03.02.2021 від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

04.02.2021 від відповідача-3 (УКРПАТЕНТ) надійшов відзив на позовну заяву.

10.02.2021 від позивача надійшло клопотання з додатками, яким він виконав вимоги, встановлені ухвалою суду від 13.01.2021.

01.03.2021 від відповідача-3 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

30.07.2021 на електронну пошту суду від позивача надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи. 02.08.2021 зазначена заява надійшла засобами поштового зв`язку.

У зв`язку з відсутністю підстав для поновлення провадження у справі №910/19186/20, з огляду на відсутність в матеріалах справи доказів надіслання судового доручення компетентному органу Німеччини для вручення відповідачеві, судове засідання, призначене на 03.08.2021, не відбулось.

06.08.2021 суд ухвалою призначив підготовче засідання на 07.12.2021.

25.08.2021 від позивача надійшло клопотання, яким він виконав вимоги, встановлені ухвалою суду від 06.08.2021.

28.08.2021 суд направив судове прохання до компетентного органу федеративної землі Німеччини в порядку, визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

01.11.2021 до суду від компетентного органу Німеччини (Prasident des Amtsgerichts Hamburg) надійшла відповідь на прохання про вручення документів.

08.11.2021 суд поновив провадження у справі, зобов`язав позивача надати нотаріально засвідчений переклад на українську мову відповіді по справі №910/19186/20, що надійшла 01.11.2021 від Prasident des Amtsgerichts Hamburg щодо виконання судового доручення про вручення документів, а також повторно повідомив сторін про дату призначеного підготовчого судового засідання на 07.12.2021.

29.11.2021 до суду від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

01.12.2021 від позивача надійшло клопотання, яким він виконав вимоги, встановлені ухвалою суду від 08.11.2021.

06.12.2021 до суду від представника відповідача-1 надійшов відзив.

В судове засідання 07.12.2021 прибули представники позивача та відповідача-1. Представники відповідача-2 та відповідача-3 в судове засідання не прибули та про причини неявки не повідомили. Суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 18.01.2022.

10.01.2022 від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1.

17.01.2022 від відповідача-1 надійшло заперечення щодо відповіді на відзив.

18.01.2022 від відповідача-1 надійшло клопотання про залучення третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів.

Судове засідання 18.01.2022 не відбулось та 21.01.2022 суд ухвалою повідомив сторін про відкладення підготовчого судового засідання на 01.03.2022.

23.02.2023 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Судове засідання, призначене на 01.03.2022, не відбулося, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України та введенням указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 та відсутністю можливості забезпечити розгляд справи у відкритому судовому засіданні із забезпеченням безпеки працівників суду та відвідувачів суду.

03.05.2022 від позивача надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

17.05.2022 суд ухвалою повідомив сторін про призначення нової дати підготовчого судового засідання справи на 21.06.2022.

25.05.2022 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 21.06.2022 прибула представник позивача (по відеоконференції). Представники інших сторін в судове засідання не прибули. Суд на місці ухвалив: (1) залучити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - ТОВ «Світ Інструменту Україна» (мотиви прийнятого процесуального рішення викладені в окремому документі - ухвалі суду від 23.06.2022) та зобов`язати позивача направити третій особі копію позову з додатками; (2) відкласти підготовче судове засідання на 19.07.2022.

30.06.2022 від позивача надійшла заява на виконання вимог протокольної ухвали ухвали від 21.06.2022.

18.07.2022 та 20.07.2022 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 19.07.2022 прибули представник позивача (відеоконференція) та відповідача-1. Представники інших учасників справи в судове засідання не прибули та про причини неявки суд не повідомили. Суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 06.09.2022.

02.09.2022 та 07.09.2022 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 06.09.2022 прибули представники позивача (відеоконференція) та відповідача-1. Представники інших учасників справи в судове засідання не прибули та про причини неявки не повідомили. Суд, заслухавши вступне слово представника позивача та представника відповідача-1 на місці ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 25.10.2022.

20.10.2022 та 21.10.2022 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 25.10.2022 прибули представники позивача (відеоконференція) та відповідача-1. Представники інших учасників справи в судове засідання не прибули та про причини неявки не повідомили. Суд, розпочавши стадію дослідження доказів, на місці ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 22.11.2022.

18.11.2022 та 22.11.2022 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 22.11.2022 прибули представники позивача (відеоконференція) та відповідача-1. Представники інших учасників справи в судове засідання не прибули та про причини неявки не повідомили.

В судовому засіданні представник позивача заявила усне клопотання про заміну відповідача-3 правонаступником. Представник відповідача-1 проти задоволення даного клопотання не заперечував. За результатами розгляду клопотання про заміну відповідача-3 правонаступником, а саме заміну ДП "Укрпатент" його правонаступником у спірних правовідносинах - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ), суд задовольнив вказане клопотання та здійснив заміну відповідача-3 його правонаступником, про що було постановлено відповідну ухвалу. У зв`язку із заміною сторони спору, суд на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті справи на 14.03.2023.

12.12.2022 до суду від позивача надійшла заява про заміну сторони спору в письмовому вигляді, яка була заявлена представником усно в судовому засіданні 22.11.2022 та задоволена судом, про що винесено ухвалу суду від 22.11.2022.

17.02.2023 до суду від відповідача-3 (УКРНОІВІ) надійшов відзив, в якому відповідач-3 заперечував проти задоволення позову та просив проводити розгляд справи без його представника.

23.02.2023 до суду від відповідача-3 (УКРНОІВІ) надійшло клопотання про долучення доказів.

08.03.2023, 10.03.2023 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

13.03.2023 та 16.03.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 14.03.2023 прибув представник відповідача-1, інші учасники справи не прибули, відповідач-2 та третя особа про причини неявки суд не повідомляли, заяв про розгляд справи за їх відсутності до суду не подавали. Суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 11.04.2023.

20.03.2023 до суду від відповідача-3 (УКРНОІВІ) надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

27.03.2023 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-3 (УКРНОІВІ).

05.04.2023, 12.04.2023 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В судове засідання 11.04.2023 прибули представники позивача та відповідача-1, інші учасники справи не прибули, про причини неявки суд не повідомляли. Суд, на місці ухвалив зобов`язати представника позивача надати в наступне судове засідання належним чином засвідчену копію договору про надання правничої допомоги, завершивши стадію дослідження доказів, суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 02.05.2023.

27.04.2023, 01.05.2023 до суду від позивача надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

01.05.2023 до суду від позивача надійшло клопотання на виконання вимог протокольної ухвали суду від 11.04.2023.

В судове засідання 02.05.2023 прибули представники позивача та відповідача-1, інші учасники справи не прибули, про причини неявки суд не повідомляли. Заслухавши виступ у судових дебатах представника позивача, яка просила позовні вимоги задовольнити, представника відповідача-1, який просив відмовити у задоволенні позовних вимог, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову) .

ХЮНДАЙ МОТОР КОМПАНІ (HYUNDAI MOTOR COMPANY) (надалі - Компанія, позивач) є компанією метою створення якої, згідно Комерційного реєстру Республіки Корея №009335, є виробництво та продаж автомобілів, транспортних засобів та запчастин до них; виробництво та продаж машин, інструментів та запчастин до них; виробництво та продаж литих та кованих виробів (за виключенням пристроїв, що використовують паливо); ремонтні роботи різних транспортних засобів; комерційна діяльність з видачі свідоцтво на продаж; імпорт та експорт; організація з технічного обслуговування та випробовування автомобілів; комерційна діяльність з утримання професійного футбольного клубу; комерційна діяльність із завантаження та розвантаження в порту; оптова торгівля запчастинами, виробництво та продаж автомобільних товарів; оренда нерухомості; комерційна діяльність зі створення навчальних закладів для молоді; комерційна діяльність, пов`язана з автомобілями (купівля-продаж вживаних автомобілів, аукціони, металолом та утилізація, тощо) та відповідні франшизи; установи з реєстрації транспортних засобів; технічне обслуговування та випробування різних транспортних засобів та важкого обладнання (відновлення та технічне обслуговування двигуна); продаж обладнання для технічного обслуговування автомобілів; продаж нафтопродуктів; експлуатація стоянок; продаж авто мийок; експлуатація газового виробництва; виробництво та продаж автомобілів спеціального призначення та їх комплектуючих; виробництво та продаж верстатів та комплектуючих; електронні комерційні операції та бізнес, пов`язаний з Інтернетом та телемаркетингом; виховна робота та функціонування закладу освіти протягом усього життя; комерційна діяльність з інформування про транспортні засоби та всілякі телекомунікації з доданою вартістю, та телекомунікаційний бізнес спеціальної категорії, продаж супутніх апаратів, орендний бізнес; різноманітні послуги з організації дозвілля; розвиток ресурсів в країні та за кордоном; виробництво іншої продукції із заліза та сталі; різноманітна комерційна діяльність із зарядки транспортних засобів, таких як моторизовані транспортні засоби та інша пов`язана з цим комерційна діяльність; непрофільна комерційна діяльність, пов`язана з усіма вищезазначеними пунктами.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків, товари серед яких є транспортні засоби, автомобілі та їх частини і комплектуючі деталі, віднесені до товарів 12 класу МКТП.

Однією з моделей транспортних засобів (автомобілей), вироблених позивачем є позашляховик HYUNDAI PALISADЕ, та позивач є власником численної кількості торговельних марок зареєстрованих/поданих на реєстрацію в багатьох країнах світу під торговельною маркою «PALISADE» для товарів 12 класу МКТП, про що свідчить Витяг з пошукової системи Всесвітньої Організації Інтелектуальної власності.

Компанією позивача була виявлена торговельна марка на знак для товарів і послуг «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом), зареєстрована за міжнародною процедурою, з поширенням правової охорони на територію України №998676 від 27.01.2009 згідно товарів 06, 07, 08, 11, 12, 18 класів МКТП, що належить МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) (відповідач-1).

За міжнародним свідоцтвом №998676 від 27.01.2009 відповідачу-1 для позначення «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом) надається правова охорона, зокрема, для наступних товарів 12 класу МКТП - «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]; сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів».

Оскільки, позивач має намір ввести у цивільний обіг на територію України продукцію (автомобілі, комплектуючі деталі, що підпадають під товари 12 класу МКТП), марковану торговельною маркою «PALISADЕ», позивач вважає, що дія в Україні торговельної марки «PALISAD» (комбіноване з зображувальним елементом) за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009, зареєстрованої на відповідача-1 для товарів 12 класу МКТП є перешкодою для розширення позивачем асортименту продукції 12 класу під торговельною маркою «PALISADЕ», а також для реєстрації зазначеного позначення.

За твердженням позивача, відповідач-1 протягом більше як п`яти років не використовував та наразі не використовує станом на момент розгляду спору в Україні оспорювану торговельну марку стосовно зазначених товарів 12 класу МКТП, що є підставою, передбаченою статтею 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для дострокового часткового припинення в Україні правової охорони торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009, зареєстрованої на відповідача-1 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

2. Предмет позову.

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідачів (з урахуванням заміни відповідача-3 - ДП "Укрпатент", його правонаступником - ДО "УКРНОІВІ" ухвалою суду від 22.11.2022):

- до відповідача-1 про дострокове часткове припинення в Україні правової охорони торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

- до відповідача-2 та відповідача-3 про зобов`язання направити повідомлення до Міжнародного Бюро ВОІВ щодо дострокового часткового припинення в Україні дії торговельної марки «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом) за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

При цьому, судом враховано, що Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504 «Про перейменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» постановлено перейменувати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України. Отже, позовні вимоги стосуються відповідача-2 в найменуванні: Міністерства економіки України.

3. Доводи позивача у справі.

Так, згідно з доводами позивача викладеними в позовній заяві:

(1) позивач в силу положень статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" наділений правом на звернення до суду із заявою про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації спірної торгівельної марки відповідача-1 в Україні;

(2) дія в Україні торговельної марки «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом) за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009, зареєстрованої на відповідача-1 для товарів 12 класу МКТП є перешкодою для розширення позивачем асортименту продукції 12 класу під торговельною маркою «PALISADЕ», а також для реєстрації зазначеного позначення стосовно перелічених товарів 12 класу МКТП;

(3) відповідно до інформації з веб-сайтів українських магазинів, що займаються роздрібним продажем інструментів та товарів, призначених для догляду за садово-придомовою територією (що віднесені до товарів 12 класу МКТП, для яких зареєстровано спірне позначення), продукція, маркована торговельною маркою «PALISAD», відсутня серед асортименту відповідних товарів;

(4) у результаті пошуку релевантних відомостей в мережі Інтернет про рекламу продукції, маркованої торговельною маркою відповідача-1, пропонування до продажу, виготовлення, імпорт товарів під вказаною торговельною маркою не виявлено;

(5) позивач надіслав у відповідні спеціалізовані магазини запити щодо наявності в їх асортименті продукції, маркованої торговельною маркою «PALISAD» виробництва відповідача-1. У відповідь на зазначені запити не було отриманого жодного підтвердження щодо наявності продукції 12 класу МКТП, маркованої торговельною маркою відповідача-1 серед асортименту товарів відповідних магазинів;

(6) отже, відповідач-1 не використовує оскаржувану торговельну марку «PALISAD», з огляду на відсутність відповідної продукції серед асортименту товарів українських магазинів та в мережі Інтернет відносно товарів 12 класу МКТП, що дозволяє зробити висновок, що спірна торговельна марка не використовується в Україні відповідачем-1 протягом щонайменше останніх п`яти років;

У відповіді на відзив відповідача-1 позивач додатково зазначає наступне:

(1) відповідач-1 стверджує, що оскаржувана торгівельна марка використовується щодо товарів «тачки садові; тачки будівельні; колеса пневматичні», що підтверджується договорами, специфікаціями, рахункам та каталогами. При цьому, позиції «тачки садові; тачки будівельні» можуть бути класифіковані під узагальнюючим поняттям «тачки», отже всі перелічені товари підпадають під єдину позицію з охоронюваного переліку 12 класу за міжнародною реєстрацією №998676, а саме «тачки». Водночас, «колеса пневматичні» не охоплені вищезазначеним переліком товарів, оскільки, є супутнім товаром або окремою частиною тачки. Товар «колеса пневматичні» відсутній у поточній редакції МКТП (на момент винесення рішення діє редакція МКТП 2023 року), а отже може бути сприйнятий в якості окремого елемента узагальнюючого поняття «тачки»;

(2) відповідачем-1 не надано жодних доказів використання торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП, а саме: «вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]; сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів»;

(3) ресурси, на які посилається відповідач-1, а саме ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Леруа Марлен Україна», ПрАТ «Альцест» не містять на своїх веб-ресурсах інформації щодо виробника/постачальника продукції «PALISAD» (зокрема, тачок садових, тачок будівельних та коліс пневматичних), з огляду на що дані із зазначених ресурсів не були відображені під час проведення пошуку позивачем.

У відповіді на відзив відповідача-3 (УКРНОІВІ) позивач заперечує щодо доводів відповідача-3 з аналогічних підстав, що і у відповіді на відзив відповідача-1.

4. Заперечення відповідачів щодо суті позовних вимог та письмові пояснення третьої особи.

Відповідач-1 заперечує щодо задоволення позовних вимог з наступних підстав:

(1) з 2009 року МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) є правовласником торговельної марки «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом), отриманої за міжнародною реєстрацією №998676, яка зареєстрована для 06, 07, 08, 11, 12 та 17 класів МКТП і підлягає охороні на території 34 країн, в тому числі, на території України;

(2) дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання (п. 6 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Отже, відповідачу-1 достатньо довести суду використання спірної торговельної марки для товарів 12 класу МКТП в будь-який з часових проміжків від строку закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва;

(3) ТМ PALISAD (комбіноване з зображувальним елементом) використовується на території України для товарів 12 класу МКТП у способи визначені частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») протягом останніх п`яти років до звернення позивача з позовом, а саме:

- торговельна марка використовується на території України шляхом продажу товарів маркованих даною торгівельною маркою, офіційним дистриб`ютером яких є ТОВ «Світ Інструменту Україна», який діє на підставі ліцензійного договору, укладеного між відповідачем-1 та ТОВ "Світ Інструменту України". Товари 12 класу МКТП, марковані ТМ PALISAD, поставляються ТОВ «Світ Інструменту Україна» починаючи, як мінімум, з 2015 року, що підтверджується митними деклараціями за 2018-2020 роки;

- торговельна марка використовується шляхом нанесення ТМ PALISAD на імпортований в Україну товар 12 класу МКТП.

- згідно висновку судового експерта Жили Б. В №216 від 02.08.2021 року «застосоване у каталозі товарів ТОВ «Світ інструментів Україна» від липня-вересня 2019 року позначення "PALISAD" має форму, яка відрізняється від зареєстрованої торговельної марки, за міжнародною реєстрацією №998676, лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цієї торговельної марки;

- найменування ТМ PALISAD міститься у всіх супровідних рахунках на оплату за поставку товарів 12 класу МКТП, таких як тачки садові, тачки будівельні, колеса пневматичні та інші у відповідності до договору між ТОВ «Світ Інструменту Україна» та китайським виробником;

- ТМ PALISAD використовується у діловій документації ТОВ «Світ Інструменту Україна», що підтверджується видатковими накладними на поставку тачок садових, тачок будівельних, колес пневматичних з найбільшими торговим мережам таким як ТОВ «Леруа Марлен Україна», ПрАТ «Альцест», ТОВ «Епіцентр К»;

- ТМ PALISAD наноситься безпосередньо на товари 12 класу МКТП для яких торговельна марка була зареєстрована, а також на етикетки таких товарів 12 класу МКТП;

- ТМ PALISAD застосовується під час пропонування товарів виробництва МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) до продажу споживачам. ТОВ «Світ Інструменту Україна» випускає каталоги з метою пропонування до продажу споживачам товарів 12 класу МКТП, яка маркуються ТМ PALISAD. Каталоги товарів, маркованих ТМ PALISAD відповідача-1 виготовляються на замовлення ТОВ «Світ Інструменту Україна» регулярно;

- ТМ PALISAD використовується під час продажу товарів МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) споживачам, оскільки, зображення марковані етикетками товарів 12 класу МКТП розмішується на веб-сайті ТОВ «Світ Інструменту Україна» з метою їх продажу. Вказане свідчить про наявність маркованих етикетками товарів 12 класу МКТП для яких була зареєстрована ТМ PALISAD серед асортименту товарів українських інтернет-магазинів роздрібного продажу садових інструментів і товарів;

(4) під час формування пошукового запиту в мережі Інтернет позивач навмисно намагався формувати запит таким чином, аби пошукова система не виявила будь-яку інформацію щодо використання ТМ PALISAD на території України;

(5) перелік інтернет-магазинів був суб`єктивно підібраний позивачем та складається лише з маловідомих споживачам магазинів, більшість з яких не спеціалізується на продажі товарів 12 класу МКТП (зокрема садових інструментах).

Додатково в своїх запереченнях на відповідь на відзив, відповідач-1 зазначає, що позивач погодився з використанням компанією Матріц такого товару 12 класу МКТП як «тачки». Проте, позивач невірно тлумачить поняття «колеса пневматичні», сприймаючи такий товар в якості окремого елемента узагальнюючого поняття «тачки». Проте, фактично такий товар підпадає під визначення "коліщатка для візків [транспортних засобів]". При цьому, товар "тачки" можна віднести до товарів "візок, візки двоколісні; візки для прибирання". Отже, відповідач-1 використовує спірну торговельну марку для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

Відповідач-2, розглянувши позовну заяву, в своєму відзиві звернув увагу суду про те, що 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.07.2020 №703-ІХ, відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону «Прикінцеві та перехідні положення» передбачено, що НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень політики у сфері інтелектуальної власності, у зв`язку з чим просив суд розглядати справу без участі відповідача-2.

Відповідач-3 (Укрпатент та його правонаступник - УКРНОІВІ) проти задоволення позовних вимог заперечують з підстав того, що хоч і обов`язок доведення факту використання торговельної марки покладений на власника відповідної торговельної марки, проте позивач має довести належними та допустимими доказами факт невикористання в Україні відповідачем-1 спірної торговельної марки для товарів 12 класу МКТП безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, проте наданими позивачем доказами вище зазначеного не доведено.

Як зазначалось судом вище, протокольною ухвалою 21.06.2022 суд задовольнив клопотання відповідача-1 та залучив до участі у справі третю особу - ТОВ «Світ Інструменту Україна», зобов`язав позивача направити третій особі позовну заяву, що було виконано позивачем та про що 30.06.2022 до суду надійшла заява з доказами направлення позову третій особі. Проте, третя особа не скористалась правом на подання суду власних письмових пояснень щодо суті спору.

5. Оцінка судом доказів та висновки суду.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності та/або відсутності підстав для часткового дострокового припинення в Україні правової охорони торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП.

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті суду необхідно надати відповідь на ключове питання, що має значення для вирішення спору чи здійснював відповідач - 1 на території України протягом останніх п`яти років до дати подання позову використання торговельної марки «PALISAD» щодо зареєстрованих товарів 12 класу МКТП щодо кожного виду товару.

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 N 18-рп/2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідачем-1 27.01.2009 була зареєстрована торговельна марка «PALISAD» (комбінована з зображувальним елементом) за міжнародною реєстрацією №998676 для наступних товарів 12 класу МКТП: «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]; сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів». В момент подання торгівельної марки на реєстрацію діяла дев`ята редакція МКТП (2009 року), в яких 12 класі були визначені саме товари, зазначені вище.

ТМ PALISAD за міжнародною реєстрацією підлягає правовій охороні, в тому числі, на території України.

Як вбачається з матеріалів справи охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що міжнародна реєстрація знака «PALISAD» є перешкодою для позивача в реєстрації торговельної марки «PALISADЕ» щодо товарів 12 класу МКТП на території України.

В процесі розгляду справи, судом з`ясовано, що позивачем 29.07.2021 було подано до Укрпатенту заявку №m202118257 на реєстрацію торговельної марки «PALISADЕ» для товарів 12 класу МКТП, а саме: «тачки; візки; візки ручні двоколісні; візки ручні багажні; візки ручні для засобів для прибирання; коліщата для візків (транспортних засобів); сегменти гальмові для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів; транспортні засоби; апарати для пересування землею, повітрям або водою», що є публічною та вільною до перегляду інформацією, яка міститься на офіційному веб-сайті УКРНОІВІ.

При цьому, суд звертає увагу, що в редакції МКТП 2001 року ще існував такі види товару як візки, візки ручні, візки вантажні, візки ручні для засобів прибирання, візкі ручні двоколісні/візкі ручні багажні, проте відсутній такий вид товару як вози, є такий вид товару як коліщата для візків (транспортних засобів) та тачки.

Разом з тим, в редакції МКТП, яка діє на момент винесення рішення у справі такого виду товару як вози також не існує, разом з тим збільшилась кількість видів візків, які підлягають реєстрації як окремі види товарів.

Такі відмінність у видах товарів, для яких реєструються торгівельні марки, пов`язана з тим, що певні види товарів зникають з вжитку людей, як то, наприклад, вози. Отже, позивач, який при реєстрації торгівельної марки має подавати той перелік товарів (їх видів), який максимально наближений до редакції МКТП, що діє на момент подання заяви на реєстрацію.

Отже, суд критично оцінює твердження позивача про те, що він має намір зареєструвати торгівельну марку «PALISADЕ» для таких видів товарі як вози, здійснюючи свою основну діяльність по випуску транспортних засобів (автомобілів та супутніх до них товарів).

Повідомленням від 07.02.2022 за вих. №30207/3М/22 за заявкою №m202118257 Укрпатент повідомив представників позивача (заявника) про те, що відповідно до «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» можлива відмова у реєстрації знака відносно частини переліку товарів. Підстава: заявлене словесне позначення для частини товарів 12 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «тачки; візки; візки ручні двоколісні; візки ручні багажні; візки ручні для засобів для прибирання; коліщата для візків (транспортних засобів); сегменти гальмові для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» є схожими настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «PALISAD» (міжнародна реєстрація №998676 від 27.01.2009, пріоритет від 11.08.2008), раніше зареєстрованим в Україні на ім`я MATRIZE Handels-GmbH (DE), щодо таких самих та споріднених товарів. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. ІІ, ст. 6, п. 3).

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі - Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей З та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Будь-який знак, який був предметом міжнародної реєстрації, користується правом пріоритету, встановленим статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, без обов`язкового дотримання формальних вимог, передбачених в пункті D цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Згідно статті 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пунктів 1-3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг дає власнику право на його використання, виключне право дозволяти або забороняти таке використання. Але із свідоцтва випливають не лише права, а й обов`язки щодо використання торговельної марки. Так, відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в чинній редакції, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Абзацом 6 пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

Разом з тим, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 N 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, згідно статті 198 Угоди про асоціацію, анулювання реєстрації торговельної марки передбачено, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

При цьому, згідно статті 198 Угоди про асоціацію, що корелює з абзацом 6 пунктом 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не може бути анульовано дію міжнародного свідоцтва за торговельною маркою, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання спірної торговельної марки.

Аналізуючи зміст вище наведених приписів пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та статті 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку до звернення з позовом; наявність поважних причин такого невикористання.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача-1.

Отже, дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації N 998676 від 27.01.2009 на торговельну марку "PALISAD", щодо товарів 12 класу МКТП: «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]; сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено: фактичну наявність на ринку України зареєстрованих товарів щодо 12 класу МКТП, маркованих торговою маркою "PALISAD" (комбіноване) та використання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку щодо товарів 12 класу за МКТП, наявність поважних причин такого невикористання.

Частиною другою статті 157 Господарського кодексу України передбачено, що умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

На підтвердження використання на території України торговельної марки "PALISAD" за міжнародною реєстрацією №998676 для зареєстрованих товарів 12 класу МКТП «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]; сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду (01.12.2020 - згідно календарного штемпеля на конверті), відповідачем-1 надано докази використання торговельної марки офіційним дистриб`ютером відповідача-1 - ТОВ «Світ Інструменту Україна» (третя особа у справі).

Зокрема, відповідач-1 зазначив, що він як правовласник свідоцтва на торговельну марку "PALISAD" за міжнародною реєстрацією №998676 уклав ліцензійний договір зі своїм дистриб`ютером - ТОВ «Світ Інструменту Україна», про що надано суду Ліцензійний договір про надання прав на використання торговельної марки №2019/40, дата набуття чинності: 29.04.2019.

За ліцензійним договором, третя особа отримала право використовувати торговельну марку "PALISAD" за міжнародною реєстрацією №998676 відносно всіх товарів для яких вона зареєстрована на всій території України (п. 1.1. ліцензійного договору).

Згідно п. 1.6. ліцензійного договору ліцензіар (відповідач-1) дозволяє ліцензіату (третій особі) використовувати торговельну марку із незначними змінами в частині окремих елементів торговельної марки, якщо такі зміни в цілому не змінюють відмітності торговельної марки.

У пунктах 6.9.-6.11. постанови Касаційного господарського суду у складі колегії суддів Верховного суду від 01.02.2022 у справі №910/10935/20, зроблено висновок, що на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою, за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

ВІдповідачем-1, окрім ліцензійного договору, на підтвердження використання спірної торговельної марки "PALISAD" за міжнародною реєстрацією №998676 відносно зареєстрованих товарів 12 класу МКТП суду надано:

- контракт між ТОВ «Світ Інструменту Україна» та Qingdso Youhe Hand Truck Co на імпорт товарів, маркованих ТМ PALISAD на територію України від 02.03.2015, складений російською та англійською мовами;

- митна декларація №UA100130/2018/415072 від 06.09.2018 на поставку: тачка садова, тачка будівельна двохколісна, колеса пневматичні під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2019/224421 від 28.08.2019 на поставку: тачка будівельна двох колісна під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2019/219327 від 23.01.2019 на поставку: тачка будівельна двох колісна під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2020/180165 від 15.01.2020 на поставку: тачка будівельна двох колісна, колесо пневматичне під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2020/183430 від 26.05.2020 на поставку: тачка будівельна двох колісна, колесо пневматичне під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2020/186033 від 07.09.2020 на поставку: тачка будівельна двох колісна під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2020/184577 від 13.07.2020 на поставку: тачка будівельна двох колісна, колесо пневматичне під торговельною маркою "PALISAD";

- митна декларація №UA100130/2020/183430 від 26.05.2020 на поставку: тачка будівельна двох колісна, колесо пневматичне під торговельною маркою "PALISAD";

- рахунки на оплату товару: тачок садових та будівельних, колес пневматичних під торговельною маркою "PALISAD" виставлених впродовж 2018-2020 років, складених російською та англійською мовами;

- договір поставки товару №СІУ 0201/20-О від 02.01.2020 між постачальником - ТОВ «Світ Інструменту Україна» та покупцем - ПП «Альцест»;

- видаткова накладна від 11.04.2018 на поставку ПП «Альцет» тачок будівельних/PALISAD;

- видаткова накладна від 18.02.2020 на поставку ПП «Альцест» тачок садових/ PALISAD;

- видаткова накладна від 04.03.2019 на поставку ПП «Альцест» колес поліуретанових/PALISAD;

- фотографії товарів 12 класу МКТП (тачок) маркованих ТМ PALISAD;

- Договір підряду №17102014/1 з додатками про виготовлення поліграфічної продукції від 17.10.2014 року, а саме виготовлення каталогів товарів бренду відповідача-1 на замовлення третьої особи, видаткові накладні датовані впродовж 2019 року та платіжні доручення про оплату каталогів;

- видаткова накладна від 05.04.2019 на поставку ТОВ «Леруа Марлен Україна» колес пневматичних та каер для пневматичного колеса/PALISAD;

- видаткова накладна від 19.10.2018 на поставку ПП «Альцест» тачок садово-будівельних/PALISAD;

- видаткова накладна від 27.11.2019 на поставку ПП «Альцест» тачок садово-будівельних/PALISAD;

- видаткова накладна від 20.01.2021 на поставку ПП «Альцест» тачок садово-будівельних/PALISAD;

- видаткова накладна від 26.10.2020 на поставку ПП «Альцест» тачок садово-будівельних/PALISAD;

- видаткова накладна від 08.05.2020 на поставку ТОВ «Епіцентр К» тачок садових, два колеса/PALISAD;

- каталоги з товарами 12 класу МКТП (тачок садових, тачок будівельних двоколісних та коліс пневматичних) маркованих ТМ PALISAD за 2017-2019 роки;

- лист ТОВ «Світ Інструменту Україна» вих. №51 від 29.07.2021 про те, що в період з 2016 року третя особа здійснює поставки маркованих ТМ PALISAD товарів (тачок садових, тачок будівельних двоколісних, коліс пневматичних, коліс поліуретанових, камер для пневматичного колеса);

- скріншоти результатів пошуку у веб-браузерах «Google», «Bing», «Yahoo» за запитами «Рalisad», «Рalisad МАТРІЦ Хендельс-Гмбх», «Рalisad MATRIZE Handels»;

- висновок експерта №216 Жили Б. В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2021.

Дослідивши надані відповідачем-1 докази, суд дійшов висновку, що такими доказами з більшою вірогідністю підтверджується, що спірна торговельна марка використовується відповідачем-1 у такі способи: нанесення її на товар, для якого торговельну марку зареєстровано, етикетку, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування її в рекламі та в мережі Інтернет, що є належним чином доведеною обставиною використання торговельної марки відповідачем-1 щодо окремих зареєстрованих товарів 12 класу МКТП впродовж останніх п`яти років до звернення позивача із позовом (01.12.2020 - згідно календарного штемпеля на конверті).

Суд констатує, що у відповіді на відзив відповідача-1, позивач визнає, що оспорювана торговельна марка використовується щодо товарів «тачки садові; тачки будівельні; колеса пневматичні», що сприймається в якості спільного поняття «тачки».

Проте, суд погоджується, що торговельна марка №998676 зареєстрована, зокрема, для такого товару 12 класу МКТП як «коліщатка для візків [транспортних засобів]». З огляду на що, продаж товару «колесо пневматичне» підпадає під товар 12 клас МКТП «коліщатка для візків».

Окрім цього, поняття «тачка» та «візок» у відповідності до Академічного тлумачного словника української мови близькі або тотожні значенням, але відмінні звуковою формою, отже є синонімами (див. - Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 669 та Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 45).

З наданих відповідачем-1 доказів вбачається, що на території України впродовж 2017-2020 років, в тому числі реалізувався товар маркований ТМ PALISAD такий як «тачка будівельна двоколісна», що може відповідати товару зареєстрованому товару 12 клас МКТП - «візки двоколісні».

При цьому, надані позивачем докази щодо відсутності релевантних відомостей про рекламу, пропонування до продажу, виготовлення, імпорт товарів під ТМ PALISAD на території України не є належними та допустимими доказами, що з більшою вірогідністю підтверджують відсутність в Україні товарів маркованих спірною торговельною маркою.

Суд погоджується з відповідачем-1, що більшість обраних позивачем магазинів для перевірки наявності маркованого товару не спеціалізуються на продажі таких товарів 12 класу МКТП, як тачки (візки, візки двоколісні, коліщаток для візків тощо), в свою чергу відповідачем-1 надано докази реалізації маркованих спірною торговельною маркою вище зазначених товарів через офіційного дистриб`ютора в України впродовж 2017-2020 років до магазинів, які спеціалізуються на продажі широкого асортименту товарів - ПП «Альцест», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Леруа Марлен», які є відомими широкому колу споживачів.

Позивачем в тому числі не доведено, яким чином наявність на ринку Украни товарів 12 класу МКТП, а саме таких як «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]», що є інструментами садового приладдя, що призначені для перевезення вантажів на невелику відстань, тримаючи за ручки й штовхаючи поперед себе (див. Академічний тлумачний словник. Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 45) та марковані торговельною маркою відповідача-1 «PALISAD» впливає на реалізацію позивачем власного інтересу щодо введення в цивільний обіг в Україні автомобіля HYUINDAI PALISADE, виробництва позивача, який (як позиціонує сам позивач в своєму позові) призначений для сімейного, практичного, зручного, щоденного використання і далеких подорожей та є саме транспортним засобом.

Отже, суд дослідивши надані відповідачем-1 докази, які містяться в матеріалах справи, зазначає, що такі докази містять зображення спірної торговельної марки, а відтак підтверджують їх використання через офіційного дистриб`ютора відповідача-1 в Україні в розумінні статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо оспорюваних позивачем товарів 12 класу МКТП, а саме «тачки; вози; візки двоколісні; візки для прибирання; коліщатка для візків [транспортних засобів]» впродовж менше визначеного законом п`ятирічного строку (а саме в 2017-2020 роках) до звернення із позовом - 01.12.2020 , а відтак позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

При цьому, оцінюючи наданий відповідачем-1 висновок експерта Жили Б. В. №216 від 02.08.2021, що поданий на підтвердження відсутності зміни відмітності торговельної марки №998676 при використанні позначення у каталозі товарів ТОВ «Світ інструменту Україна», суд зазначає наступне.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно частини 5 статті 101 ГПК України - у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Згідно п. 4.15. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 - якщо експерт не є працівником державної спеціалізованої установи і працює на професійній основі самостійно, він засвідчує наданий ним висновок своїм підписом і печаткою із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Проте, наданий суду відповідачем-1 висновок не містить підпису і печатки судового експерта Жили Б. В., як в частині обізнаності судового експерта про кримінальну відповідальність за неправдивий висновок, так і в частині підписання висновку фактично.

З огляду на зазначені обставини, суд не може прийняти наданий відповідачем-1 висновок як належний та допустимий доказ.

Разом з тим, суд зазначає, що для встановлення незначних відмінностей торгівельних марок, що використовується при маркуванні товару третьою особою, яка під контролем відповідача-1 завозить товар в України, маркує його, пропонує для продажу, а саме у кольорових відмінностях фону та рамки, при співпадінні зображувального та словесного елементу, не потрібно володіти спеціальними знаннями, а достатньо розрізняти кольори та сприймати комбіноване позначення в цілому, щоб встановити, що зміна окремих кольорів не змінює в цілому сприйняття позначення, яке використовується третьою особою при маркуванні товарів, від торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 998676.

Проте, відповідно до частин третьої-четвертої статті 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

У відповідності до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стандарт доказування «вірогідності доказів», на відміну від «достатності доказів», підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають обидві сторони. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Тлумачення змісту статті 79 ГПК України свідчить про те, що ця стаття покладає на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Отже, визнання судом висновку експерта неналежним та недопустимим доказом не спростовує вище викладеного висновку суду на основі оцінки зібраних в матеріалах справи вірогідних доказів в їх сукупності.

Щодо використання зареєстрованих товарів 12 класу МКТП за спірною торговельною маркою, а саме «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів», суд констатує, що відповідачем-1 не надано суду доказів їх використання безпосередньо відповідачем-1 або через офіційного дистриб`ютора способами, передбаченими статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Враховуючи законодавчо закріплене право будь-якій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, стаття 18 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" створює кожному умови для захисту порушених прав, їх відновлення сприяє виконанню завдань судочинства та є одним із способів забезпечення верховенства права згідно зі статтями 15, 16 ЦК України, статтею 2 ГПК України, підпунктом 3.1, 3.6, а також пунктом 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 N 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес.

Наявність перешкоди в реєстрації торговельної марки «PALISADE», в тому числі підтверджується повідомленням Укрпатенту від 07.02.2022 за вих. №30207/3М/22 за заявкою №m202118257 в якому останній повідомив позивача про можливу відмову у реєстрації знака відносно частини товарів 12 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «тачки; візки; візки ручні двоколісні; візки ручні багажні; візки ручні для засобів для прибирання; коліщата для візків (транспортних засобів); сегменти гальмові для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів», з огляду на те, що такий знак є схожими настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «PALISAD» (міжнародна реєстрація №998676 від 27.01.2009, пріоритет від 11.08.2008), раніше зареєстрованим в Україні на ім`я MATRIZE Handels-GmbH (DE), щодо таких самих та споріднених товарів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали справи не містять доказів використання відповідачем-1 зареєстрованих товарів 12 класу МКТП за торговельною маркою "PALISAD" за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009, а саме «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів», відповідач-1 таким чином перешкоджає позивачеві, як виробнику автотранспортного засобу HYUINDAI PALISADE, в реєстрації в якості торговельної марки позначення «PALISADE» щодо товарів 12 класу МКТП на території України за заявкою №m202118257.

До того ж позивач в позові зазначив, що компанія має намір розширити асортимент продукції, представленої під торговельною маркою «PALISADE», зокрема і анонсувати продаж на території України комплектуючих товарів до моделі транспортного засобу HYUINDAI PALISADE під вище зазначеною торговельною маркою, і з огляду на те, що такі товари як «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» є частиною саме автомобіля, який випускається та розповсюджується (продається) позивачем, та які має намір позивач продавати на території України.

Враховуючи вищевикладене, та наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, обставини справи свідчать про наявність у позивача в спірному випадку охоронюваного законом інтересу, за захистом якого він звернувся до господарського суду.

В свою чергу, відповідачем-1 жодних доказів використання на території України належної йому торговельної марки за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 безпосередньо ним або під його контролем іншою особою протягом останніх п`яти років перед зверненням позивача із позовом до господарського суду, щодо товарів 12 класу МКТП «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» суду не подано, отже відповідач-1 не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 щодо таких товарів 12 класу МКТП відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

На підставі вищевстановленого, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в частині дострокового часткового припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №998676 від 27.01.2009 на торговельну марку "PALISAD" щодо товарів 12 класу МКТП «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» належної відповідачеві-1.

Щодо позовної вимоги про зобов`язання Міністерства економіки України, Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) направити повідомлення до Міжнародного Бюро ВОІВ щодо дострокового часткового припинення в Україні дії торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 для всіх зареєстрованих товарів 12 класу МКТП, суд зазначає наступне.

Згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504 «Про перейменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» постановлено перейменувати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 23.08.2016 за N 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 N 703-IX, яким внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, ч. 2. ст. 2-1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 N 12167-р "Про національний орган інтелектуальної власності" визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Проте, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року за № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", було визначено, що функції НОІВ виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та припинено повноваження ДП "Укрпатент" як органу, що виконує функції НОІВ. Вказане розпорядження КМУ № 943-р набрало чинності з 08.11.2022 року, а отже функції НОІВ, зокрема, і щодо ведення Реєстру торгівельних марок і внесення до Реєстру змін та відомостей, з 08.11.2022 перейшли від ДП "Укрпатент" до Державної організації "Український Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі -УКРНОІВІ).

Як вже зазначалось вище згідно з частиною (1) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Згідно пункту 3 статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» НОІВ також здійснює функції "Національного відомства", передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Отже, оскільки національним органом інтелектуальної власності, що здійснює функції Національного відомства та повідомляє Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною міжнародної реєстрації торгівельної марки є відповідач-3 (УКРНОІВІ), суд задовольняє похідну позовну вимогу заявлену до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про зобов`язання направити повідомлення до Міжнародного Бюро ВОІВ щодо дострокового часткового припинення в Україні дії торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 для зареєстрованих товарів 12 класу МКТП «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів» належної МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH).

Щодо позовних вимог із зобов`язанням повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про припинення в Україні дії спірної торговельної марки щодо інших зареєстрованих товарів 12 класу МКТП суд відмовляє, з огляду на висновки суду викладені судом вище. Так, само, суд не вбачає підстав у задоволенні похідної позовної вимог до неуповноваженого органу - Міністерства економіки України.

6. Розподіл судових витрат.

В позовній заяві позивач вказує, що ним понесенні судові витрати, що складаються із судового збору у розмірі 4204,00 грн за дві немайнові вимоги, а також 1910, 00 грн витрат на послуги перекладу та нотаріального засвідчення документів.

Згідно частини 1 статті 129 ГПК України судовий збір покладається:

1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін;

2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням зазначеного, враховуючи встановлені судом обставин справи та ухвалене у справі рішення про часткове задоволення позовних вимог, суд покладає судовий збір у відповідності до приписів статті 129 ГПК України на відповідача-1, як власника знаку, міжнародна реєстрація якого, за висновками суду, підлягає частковому достроковому припиненню та позивача, як ініціатора позову, пропорційно розміру задоволених немайнових позовних вимог, тобто порівно.

Щодо витрат позивача на послуги перекладу та нотаріального засвідчення документів, то суд констатує, що дійсно в матеріалах справи містяться документи, що були подані позивачем з перекладом та їх нотаріальним засвідченням, проте, в силу ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

В матеріалах справи відсутні належні докази на понесенні позивачем витрат з перекладу та нотаріального засвідчення документів у заявленому розмірі (рахунки на оплату та платіжні доручення про оплату тощо), а отже суд не вбачає підстав для покладення на відповідача-1 таких витрат.

У своєму відзиві, відповідач-1 заявив про понесення ним судових витрат, пов`язаних з оплатою послуг судового експерта на виконання висновку експерта у розмірі 23 167, 35 грн, в підтвердження чого до відзиву долучено рахунок №23-07/21 ВЕ від 23.07.2021, а також платіжне доручення про оплату висновку експерта №1983 від 28.07.2021, що був оплачений ТОВ «Марченко Партнерз».

Проте, суд прийшов до висновку, що витрати відповідача-1 на проведення експертних досліджень підлягають покладенню на останнього, оскільки, наданий суду висновок експерта Жили Б. В. №216 від 02.08.2021 при оцінці доказів судом визнано неналежним та недопустимим доказом у справі, з огляду на його не підписання експертом, відповідно, відсутні підстави для покладення таких витрат на позивача.

Крім того, суд констатує, що з наданих суду доказів вбачається, що витрати на оплату послуг експерта понесені ТОВ «Марченко Партнерз», а не відповідачем-1 та у матеріалах справи відсутні докази того, що ТОВ «Марченко Партнерз» діяло від імені та за дорученням відповідача-1, в тому числі, в частині оплати послуг експерта.

Інші учасники справи про понесення ними судових витрат суду не заявляли.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов ХЮНДАЙ МОТОР КОМПАНІ задовольнити частково.

2. Достроково частково припинити в Україні правову охорону торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 щодо частини зареєстрованих товарів 12 класу МКТП, а саме: «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів».

3. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (, 01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1) направити повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення в Україні дії торговельної марки «PALISAD» за міжнародною реєстрацією №998676 від 27.01.2009 щодо частини зареєстрованих товарів 12 класу МКТП, а саме: «сегменти гальмівні для транспортних засобів; сітки багажні для транспортних засобів».

4. Стягнути з МАТРІЦ Хандельс-ГмбХ (MATRIZE Handels-GmbH) (Альтер Фішмаркт 11 20457, Гамбург Німеччина) на користь ХЮНДАЙ МОТОР КОМПАНІ (HYUINDAI MOTOR COMPANY) (12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, Республіка Корея) судовий збір у розмірі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп.

5. В іншій частині у задоволенні позовних вимог - відмовити.

6. Витрати позивача на оплату судового збору у розмірі 2 102, 00 грн, послуг перекладу та нотаріального засвідчення документів у розмірі 1 910,00 грн покласти на останнього.

7. Витрати відповідача-1 пов`язані із залученням експерта у розмірі 23 167, 35 грн покласти на останнього.

8. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 09.06.2023.

Суддя Г. П. Бондаренко - Легких