УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

22.05.2023справа № 910/10548/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у закритому судовому засіданні

справу №910/10548/22

за позовом за позовом комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (вул. Космічна, буд. 12-А, м. Київ, 02192; ідентифікаційний код 04013755)

до державної організацієї «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс» (вул. Євгена Сверстюка, буд. 21, офіс 907-3, м. Київ, 02002; ідентифікаційний код 42254523),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - громадську організації «Смарт Сіті Хаб» (проспект Академіка Глушкова, буд. 1, павільйон 5, м. Київ, 03680; ідентифікаційний код 40524178),

про визнання недійсним свідоцтва України №325675 на торговельну марку «KYIV SMART CITY» та зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Алмаза В.В. (наказ від 16.10.2020 №695-к);

відповідача-1 - Поліщук Н.В. (трудовий договір від 13.12.2022 №б/н);

відповідача-2 та третьої особи - Купайгородського Е.О. (ордер від 10.11.2022 серія АІ №1300184 та ордер від 27.02.2023 серія АІ №1356373),

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі - КП ГІОЦ) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку «KYIV SMART CITY», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс» (далі - Товариство);

- зобов`язання державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку «KYIV SMART CITY».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- рішенням Київської міської ради (далі - КМР) від 21.11.2017 №500/3507 (далі - Рішення №500/3507) затверджено концепцію «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020» (далі - Концепція), якою передбачено ключові напрямки розвитку м. Києва, зокрема: модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста; використання технологій для ефективного управління містом; пунктом 2 Рішення №500/3507 зобов`язано ініціаторів розроблення міських цільових програм враховувати Концепцію під час розроблення міських цільових програм; візуальним позначенням (візією) Концепції є словосполучення «КИЇВ СМАРТ СІТІ», що передбачено в самій Концепції; отже, Концепція, а відповідно і її позначення (візія) у вигляді словосполучення «КИЇВ СМАРТ СІТІ», з 2017 року (часу затвердження Концепції) ототожнюється з виконанням міських цільових програм (що впроваджуються на виконання Концепції) та з виконавцями цих програм (виконавцями робіт/послуг, що надаються громаді м. Києва в рамках таких програм), визначеними Київською міською радою;

- рішенням КМР від 18.12.2018 №461/6512 затверджено комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на 2019 - 2022 роки (далі - Програма); КП ГІОЦ, як співвиконавець Програми, здійснює, зокрема, закупівлю та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка (пункт 7 сектор 2.2 Транспорт та міська мобільність);

- пунктом 3.5 Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженого розпорядженням виконавчого органу КМР (Київської державної адміністрації) від 22.10.2018 №1887 (далі - Порядок), передбачено, що оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП) є КП ГІОЦ; відповідно до пункту 5.2 Порядку оператор зобов`язаний організувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу;

- на виконання зобов`язань, передбачених Порядком, КП ГІОЦ з 2018 року здійснює розповсюдження (продаж) зазначених електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу з використанням платіжних терміналів комплексного самообслуговування (далі - ПТКС), встановлених в публічних місцях, зокрема, на станціях комунального підприємства «Київський метрополітен», на яких нанесено позначення «KYIV SMART CITY»;

- отже, позначення «KYIV SMART CITY» асоціюється у споживачів (пасажирів) з точками продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу, тобто з ПТКС КП ГІОЦ, а відповідно, з КП ГІОЦ, як надавачем цих послуг, а також з Програмою та Концепцією в рамках яких запроваджено (розпочато) надання таких послуг;

- Товариство у відповідності до зазначених рішень та розпорядження КМР не має жодного стосунку до Концепції, не є виконавцем Програми та учасником АСОП, а тому не приймає участі у реалізації заходів, передбачених Програмою, та не наділене правом/обов`язком здійснювати продаж (розповсюдження) електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу;

- зважаючи на наведені обставини, використання Товариством як торговельної марки повністю аналогічного за виглядом позначення «KYIV SMART CITY» для автоматів з продажу квитків, вводить в оману споживачів послуг з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів), як щодо виду послуг, що будуть надаватися через ці автомати, так і щодо виробника/надавача таких послуг, яким є КП ГІОЦ.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

01.11.2022 Укрпатент на виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 17.10.2022 подав суду матеріали заявки на реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY» на ім`я Товариства, за якими видано свідоцтво України №325675.

Укрпатент 07.11.2022 подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позову з огляду на те, що:

- заявником за заявкою від 06.11.2019 №m201929785 про реєстрацію торговельної марки «» для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) була громадська організація «Смарт Сіті Хаб»;

- за заявкою № m 2019 29785 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи, під час яких заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- позивач подав до Укрпатенту заперечення від 04.03.2021 №303-1575 (від 04.03.2021 №21/ЗМ/Вх№36597) проти заявки №m201929785 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, а саме, що позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу;

- 16.04.2021 Укрпатентом було отримано лист (№21/ЗМ/Вх№65601) від заявника - громадської організації «Смарт Сіті Хаб» стосовно передачі права на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою №m201929785 Товариству;

- Укрпатентом листом від 20.04.2021 вих. №50033/3M/21 повідомлено правонаступника, що в матеріали заявки внесено зміни і правонаступником заявника за заявкою №m201929785 вважається Товариство;

- Товариство листом від 13.05.2022 № 29785 (21/ЗМ/Вх№81165 від 14.05.2021) надало відповідь щодо заперечень КП ГІОЦ;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201929785 з урахуванням заперечення та відповіді заявника було видано висновок від 14.09.2021 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи відносно усього переліку заявлених товарів 9 класу МКТП, на підставі якого було прийнято рішення від 14.09.2021 вих. №113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки;

- позивач звернувся до Апеляційної палати Укрпатенту із запереченнями від 29.09.2021 №3303-4676 (від 30.09.2021 №Вх-38999/2021) щодо прийняття відповідачем-1 вказаного рішення;

- колегія Апеляційної палати за результатами розгляду вказаного заперечення прийняла рішення від 12.07.2022, що затверджене наказом від 08.09.2022 №178-Н/2022, в якому дійшла висновку, що рішення від 14.09.2021 вих. №113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки за заявкою №m201929785, прийняте за результатами кваліфікаційної експертизи, є обґрунтованим і правомірним, підстави для відмови в наданні правової охорони, які встановлені абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюються на позначення за заявкою №m201929785, а тому відмовлено в задоволенні заперечення заявника та залишено рішення Укрпатенту від 14.09.2021 вих. №113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки за заявкою №m201929785 чинним;

- на підставі рішення Укрпатенту від 14.09.2021 вих. №113226/3M/21 про державну реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2019 29785 Укрпатентом 28.09.2022 здійснено публікацію в бюлетені №39/2022 відомостей про видачу свідоцтва України №325675 на торговельну марку «», власником якого є Товариство, та одночасно з публікацією таких відомостей було здійснено державну реєстрацію торговельної марки в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки в порядку, передбаченому статтями 12 - 14 Закону.

- при проведенні експертизи заявки №m201929785 та прийнятті за нею рішення Укрпатент не порушив жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, діяв у відповідності з принципами, встановленими статтею 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом;

- позивач не є власником зображення візії «КИЇВ СМАРТ СІТІ», а є лише оператором АСОП, а тому його права не порушені, не невизнані або оспорювані;

- така обставина як можливість асоціації та плутанини споживачами позначення заявника та зображення візії «КИЇВ СМАРТ СІТІ» має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його прав.

08.11.2022 КП ГІОЦ подало суду відповідь на відзив відповідача-1, в якому заперечило проти доводів Укрпатенту, оскільки: висновок Укрпатенту від 14.09.2021 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи не може бути підставою для встановлення обставин, що позначення «KYIV SMART CITY» не вводить в оману щодо послуг, надавача послуг, їх географічного походження, що надаються КП ГІОЦ під позначенням «КИЇВ СМАРТ СІТІ»; відповідно до висновку експерта за результатами дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04.11.2022 №132/22 торговельна марка «KYIV SMART СІТІ» за заявкою №m201929785 від 06.11.2019 є такою, що може ввести в оману споживачів і створити у них помилкове враження щодо надавача послуг під цією маркою; в матеріалах справи відсутні докази оспорювання зі сторони КМР права КП ГІОЦ на використання позначення «КИЇВ СМАРТ СІТІ», її англомовної версії, як торговельної марки під якою надаються відповідні послуги.

Разом з відповіддю на відзив позивачем подано суду висновок експерта за результатами дослідження у сфері інтелектуальної власності від 04.11.2022 №132/22.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.11.2022 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10548/22 на 19.12.2022.

01.12.2022 Товариство подало суду відзив на позовну заяву; судом відзив на позов відповідача-2 залишено без розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2022 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/10548/22 та відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10548/22 на 23.01.2023.

20.01.2023 позивач подав суду заяву про відшкодування судових витрат.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.01.2023 замінено у справі №910/10548/22 неналежного відповідача-1 - Укрпатент належним - державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ); відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10548/22 на 27.02.2023.

10.02.2023 позивач подав суду клопотання про долученя доказів до матеріалів справи.

УКРНОІВІ 14.02.2023 подав суду відзив на позов, в якому виклав заперечення на позовну заяву, аналогічні відзиву Укрпатенту.

24.02.2023 позивач подав суду відповідь на відзив УКРНОІВІ, в якому виклав заперечення на відзив, аналогічні відповіді на відзив Укрпатенту.

Позивач 24.02.2023 подав суду клопотання про залишення без розгляду відзиву УКРНОІВІ.

Суд протокольною ухвалою від 27.02.2023 долучив відзив УКРНОІВІ до матеріалів справи.

27.02.2023 УКРНОІВІ подало суду заперечення на клопотання позивача про залучення доказів у справі.

Суд протокольною ухвалою від 27.02.2023 долучив до матеріалів справи докази, подані позивачем разом з відповіддю на відзив УКРНОІВІ 24.02.2023.

У підготовчому засіданні 27.02.2023 оголошено перерву до 20.03.2023.

20.03.2023 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.04.2023.

Відповідач-2 10.04.2023 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що:

- позивач незаконно, без дозволу правовласника/суб`єкта авторського права (громадської організації «Смарт Сіті Хаб»; далі - Організація) використовує належне останньому унікальне оригінальне кольорове художнє зображення (твір), яке є об`єктом авторського права та яке повністю відтворює зареєстровану на ім`я Товариства торговельну марку;

- КП ГІОЦ почав незаконно використовувати вказаний об`єкт авторського права (твір), який належить Організації, вже після подання заявки на реєстрацію його в якості торговельної марки (тобто після 06.11.2019); жодних доказів про незаконне використання позивачем саме з 2018 року (як стверджує позивач у позові) вказаного об`єкта авторського права/твору матеріали справи не містять, а 4 фотокопії платіжних терміналів (доданих до позову як додаток №6), жодним чином не підтверджують дату чи рік, з яких дійсно розпочалося таке незаконне використання твору позивачем;

- позивач безпідставно вимагає позбавити законного власника свідоцтва на торговельну марку (відповідача-2) всіх прав на це свідоцтво на тій «підставі», що він незаконно, по суті, привласнив чужий твір, який належить Організації та фактично розпочав комерційне використання незаконно привласненого твору;

- КП ГІОЦ є лише оператором АСОП, жодних прав на використання навіть слів кирилицею «КИЇВ СМАРТ СІТІ» ні Київська міська рада, ані її виконавчий орган Київська міська державна адміністрація позивачеві не надавали;

- ні Київська міська рада, ані її виконавчий орган Київська міська державна адміністрація не заявили жодних претензій як на твір, так і на зареєстровану на ім`я Товариства торговельну марку, яка повністю відтворює цей твір;

- позивачем не було надано у справі жодного доказу, у тому числі експертного дослідження щодо того, що на дату подання заявки на вказану торговельну марку (на 06.11.2019) ця торговельна марка асоціювалася у споживачів (породжувала у свідомості споживача асоціації) з діяльністю позивача як виробника товарів 09 класу МКТП;

- словосполучення «КИЇВ СМАРТ СІТІ» у підзаконному акті органу місцевого самоврядування не надає згодних прав позивачеві незаконно використовувати чужий твір (художнє кольорове зображення зі словами «Kyiv Smart City»), та на тій підставі робити спробу через суд позбавити відповідача-2 свідоцтва на торговельну марку;

- відсутність у Товариства стосунку до концепції, програми тощо органу місцевого самоврядування не позбавляє та не може позбавити відповідача-2 законного права на торговельну марку, яка повністю відтворює унікальне оригінальне кольорове художнє зображення (твір, об`єкт авторського права), майнові авторські права на яке належать Організації, яка, у свою чергу, передала права на реєстрацію вказаної торговельної марки Товариству.

24.04.2023 третя особа подала суду письмові пояснення, в який підтримала доводи відповідача-2 щодо задоволення позову та зазначила, що:

- у квітні 2015 року ОСОБА_1 своєю творчою працею створила твір, зокрема, оригінальне унікальне кольорове зображення «»;

- 07.12.2016 авторка твору ОСОБА_1 повністю передала (відчужила) твір та всі майнові права автора (всі виключні права автора) на твір на користь Організації згідно з договором про передання (відчуження) майнових прав від 07.12.2016 та акта приймання-передачі твору від 07.12.2016;

- Організація використовувала твір у своїй господарській діяльності;

- в процесі фактичного використання твору Організація вирішила зареєструвати як торговельну марку вже фактично використовуваний нею публічно та протягом тривалого часу твір - унікальне оригінальне кольорове зображення та 06.11.2019 звернулася до Укрпатенту із заявкою на реєстрацію торговельної марки, яка повністю відварювала твір;

- Організація відповідно до договору від 03.03.2021 №01/2021 про передання права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) передала всі права на заявку на торговельну марки на користь Товариства, а останнє прийняло їх;

- 28.09.2022 Товариство стало власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку «», яке було зареєстровано Укрпатентом за заявкою № m 2019 29785 на реєстрацію як торговельної марки унікального оригінального зображення (твору), всі авторські права на яке належать Організації.

24.04.2023 відповідач-2 та третя особа подали суду пояснення, в яких зазначили, що наведені у висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 04.11.2022 №132/22 (далі - Висновок) обставини та висновки є такими, що не відповідають дійсним фактам (обставинам справи), не ґрунтуються на законі, та відповідач-2 не згоден та категорично і повністю їх заперечує; вказаний висновок є вочевидь (явно/безперечно) безпідставним та необґрунтованим, заангажованим та необ`єктивним.

Разом з тим, у вказаних поясненнях відповідачем-2 та третьою особою викладено: заяву про те, що поданий до суду позивачем Висновок викликає сумнів з приводу його достовірності; клопотання про залишення без розгляду Висновку відповідно до вимог частини восьмої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); клопотання про розгляд в порядку статті 101 ГПК України про наявність підстав для відводу експерта, який підготував Висновок на замовлення позивача, та визнання наявності таких підстав та приймати Висновок до розгляду.

Суд вважає за необхідне звернути увагу сторін на таке.

Згідно із статтею 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до статті 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно із статтею 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Частиною першою статті 209 ГПК України передбачено, що суд, заслухавши вступне слово учасників справи, з`ясовує обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та досліджує в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовуються.

Отже питання належності, допустимості та достовірності, поданих сторонами доказів, вирішується судом під час розгляду справи по суті та прийнятті рішення у справі.

У підготовчому засіданні 22.05.2023 з`явилися представники сторін.

Суд у підготовчому засіданні 22.05.2023 ставить на обговорення питання щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи №910/10548/22 до судового розгляду по суті.

Представники сторін у підготовчому засіданні 22.05.2023 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд розглянути справу по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 26.06.2023.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу №910/10548/22 до судового розгляду по суті на 26.06.23 о 12:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 22.05.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко