УХВАЛА

про забезпечення суми судових витрат

м. Київ

23.05.2023Справа № 910/4310/23

За позовом ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 94014, США, адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78 - до уваги ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»; One Apple Park Way, Cupertino, California 94014, USA)

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (Україна, 04073, місто Київ, вул. Скляренка, будинок 15)

Про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки, зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко-Легких Г. П.

Секретар судового засідання Конон В. В.

За участі представників сторін:

Від позивача: Войков А. П. - адвокат, довіреність №б/н від 12.12.2022;

Від відповідача: Москаленко І. О. - адвокат, ордер серії АА №1295309 від 14.04.2023.

ВСТАНОВИВ:

ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (відповідач) в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у позовній заяві в паперовому вигляді) незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними знаками: за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885; за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683; за міжнародною реєстрацією №1378087, права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу МКТП (зображувальні позначення, що належать позивачеві, наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: несення їх на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України №42394 на промисловий зразок; №26820 на промисловий зразок; №42761 на промисловий зразок; № 44525 на промисловий зразок, права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: «навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000шт; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ «ДІЛІЖАНС» (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.Також позивач просить покласти судові витрати на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що із повідомлення Київської митниці №90/П від 20.12.2022 позивачеві стало відомо про призупинення митного оформлення товарів (зовнішній вигляд зразків товарів №№ 1-5, наведений позивачем у паперовій формі позовної заяви на сторінках 6-10) за митною декларацією МД UА100320/2022/324477, одержувачем/імпортером якого є ТОВ «ТД РУБІН». При цьому, на сторінках 11-12 позивачем проведено порівняльний аналіз торгівельних марок, що належать позивачеві, та позначеннями, що використані відповідачем на упаковці товарів (позивачем наведено фотографічне зображення такої упаковки товарі в позовній заяві, поданій до суду в паперовому вигляді).

Позивач вважає, що товари, які імпортуються відповідачем за митною декларацією МД UА100320/2022/324477, є контрафактними та зазначає, що при ознайомлені із зовнішнім виглядом контрафактних товарів йому стало очевидним, що позначення на товарах є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними знаками за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885; за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683; за міжнародною реєстрацією №1378087, права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу МКТП, а також патентами України на промисловий зразок №42394, №26820, №42761, №44525, права на які належать компанії Аррle Inc.

Вищевказане є підставою для звернення до суду за захистом належних позивачеві майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки.

Також позивач в позовній заяві просить суд покласти на відповідача судові витрати, а також вказує на необхідність залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київську митницю.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив ухвалу від 24.03.2023 року, якою встановив заявнику строк на усунення недоліків позовної заяви.

05.04.2023 до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків, в якій позивач конкретизував позовні вимоги та просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання позначень:

« (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді)" у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч незалежно від його кольорового виконання, розміщених на упаковці товару

« (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді)" у вигляді бездротових навушників в спеціальному чохлі-зарядці незалежно від кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками «(позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді)" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №277885 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке являє собою зображення продукції AirPods, що складається із футляра для зарядки, який має форму прямокутника із заокругленими кутами та сторонами. Футляр зображений у відкритому вигляді із верхньою частиною навушників, що виступають над його верхньою частиною. Внутрішня сторона кришки футляра містить спеціальні вирізи для верхньої частини навушників; « (позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді)" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 281683 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення, яке представляє собою - навушники AirPods, та є двома окремими навушниками (по одному в кожне вухо). Навушники є бездротовими, що вставляються у вушну раковину та складаються з ніжки та шляпки. На боковій стороні шляпки міститься мініатюрна решітка динаміку, отвори з боків решітки та отвір у верхній частині шляпки); «(позначення є зображувальними та наведені позивачем в якості фотографій у заяві на усунення недоліків позову в паперовому вигляді)" за міжнародною реєстрацією №1378087 (словесний опис ТМ: зображувальне позначення у вигляді стилізованого зображення яблука, відкушеного з правої сторони, з листочком у верхній частині, повернутим праворуч. Охорону кольорам не надано), права на які належать компанії Аррle Inc. для товарів 9 класу МКТП (зображувальні позначення, що належать позивачеві, наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: несення їх на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН" (04073, місто Київ, вулиця Скляренка, будинок 15, код за ЄДРПОУ 3991883) здійснювати використання промислових зразків незалежно від кольорового виконання, що охороняються патентами України №42394 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: промисловий зразок є формою бездротового вставного навушника. Навушник складається із циліндричногої ніжки, яка плавно переходить в основу еліпсоїдної форми. Ніжка та основа навушника розташовані під певним кутом один до одного. На стороні, протилежній розташуванню ніжки, розташований сплющений амбушур у формі напівсфери. Бокові частини основи та ніжки містять отвори у формі еліпсу. На ніжці у нижній частині присутній ще один елемент циліндричної форми); №26820 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та являє зображення продукції EarPods, яка показана з декількох сторін з метою представлення виробу в цілому. Промисловий зразок є формою дротового навушника-вкладиша. Навушник складається з видовженої нижньої частини, фігурної довгастої верхньої частини та овальний елемент, розташований спереду фігурної довгастої верхньої частини); №42761 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: є об`ємним та зображує продукцію позивача AirPods (3rd Generation) та показує навушники, розташовані у футлярі для зберігання, який також виконує функції зарядки; № 44525 на промисловий зразок (словесний опис ПЗ: зображення футляра еліпсоїдної форми, що має витягнуту форму по ширині. Футляр має основу та кришку. Кришка в цих патентах зображена у відкритій позиції. Внутрішня частина основи містить навушники, які виступають над верхньою поверхнею основи. Основа футляра зображена разом із навушниками, верхня частина яких виглядає із футляра. Верхня частина кожного навушника маж еліпсоїдну основу та сплющену напівсферичну верхівку. Внутрішня частина кришки має спеціальні отвори, куди входять верхні частини навушників), права на які належать компанії Аррle Inc. (зображення продукції наведені позивачем в паперовому форматі позовної заяви в якості фотографій), а саме: виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованих промислових зразків, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: "навушники Оnе з мікрофоном та високоеластичним кабелем: НОСО М1 original НР-01WТ арт. М1 -3009 шт.; НОСО М1 РR0 original арт. М1рrо -3009 шт., торговельна марка: REMZONA; приймальна апаратура для телефонного зв`язку: бездротові навушники АР2 арт. АР2 -1000 шт.; Bluetooth гарнітура АРЗ арт. АРЗ -1000шт; Bluetooth гарнітура АР4 арт.АР4 -1000шт, торговельна марка: ВРСМ, ввезеного за митною декларацією МД UА100320/2022/324477; Експортер/Відправник: "Iceberg Global Limited" (Flat/Rm 909,9/F, Workingberg Cjmmercial Blog, No.41-47 Marble Rod, oint, ГОНКОНГ); Декларант: ТОВ "ДІЛІЖАНС" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5), Імпортер/Одержувач: ТОВ ТД РУБІН" (04073, м. Київ, вул. Скляренка, буд. 15); Виробники: Shenzhen Hoco Technology Development Co. LTD, Shenzhen Tianzhao Huayao Technology Co. LTD.

Дослідивши зміст заяви про усунення недоліків позову, суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/4310/23, розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 23.05.2023. Також вказаною ухвалою суд відмовив у задоволення заяви позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, - Київської митниці.

09.05.2023 до суду від відповідача надійшов відзив на позов разом із клопотанням про забезпечення судових витрат у сумі 42 500, 00 грон (22 500, 00 грн витрати на професійну правничу допомогу та 20 000, 00 грн за послуги експертної установи з надання рецензії на судовий висновок). В подальшому, в судовому засіданні 23.05.2023 року представник відповідача просив збільшити суму забезпечення за послуги експертної установи до 35000,00 грн.

23.05.2023 до суду від відповідача надійшло клопотання про перенесення розгляду справи, в якому відповідач повідомив суд, що 22.05.2023 було укладено Договір про надання послуг з суб`єктом підприємницької діяльності Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем щодо проведення аналізу висновку судового експерта Сопіної К. А., у зв`язку з чим просив суд відкласти розгляд справи на строк достатній для написання рецензії та надання доказу до суду та просив продовжити строк подання доказів.

В судове засідання 23.05.2023 прибули представники сторін. В судовому засіданні представник відповідача заявив усне клопотання про збільшення суми забезпечених судових витрат на оплату послуг експертної установи з надання рецензії на судовий висновок до 35 000, 00 грн згідно умов укладеного з експертною установою договору від 22.03.2023.

Протокольними ухвалами суду від 23.05.2023:

- задоволено усне клопотання відповідача про продовження строку для подання доказів до 25.06.2023;

- оголошено перерву в підготовчому судовому засіданні до 27.06.2023.

В тому числі, в судовому засіданні 23.05.2023 судом було вирішено клопотання відповідача про забезпечення визначеної ним суми судових витрат. Представник позивача не заперечував проти задоволення клопотання, представник відповідача клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд, заслухавши пояснення присутніх в засіданні представників, дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання відповідача про забезпечення суми судових витрат, з урахуванням їх збільшення, з огляду на наступне.

Приписами ч. 1, 4, 5, 6 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов`язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов`язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).

Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов`язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв`язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).

Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо:

1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов; або

2) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові.

Сума забезпечення витрат на професійну правничу допомогу визначається судом з урахуванням приписів частини четвертої статті 126, частини п`ятої статті 127 та частини п`ятої статті 129 цього Кодексу, а також їх документального обґрунтування.

У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.

Суд констатує, що позивачем у справі є юридична особа - ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.), що зареєстрована за законодавством США та має головний офіс в Купертіно, Каліфорнія, США. Отже, позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місцезнаходження на території України, та не є резидентом України, що підтвердив і представник позивача.

Оскільки, позивач є нерезидентом та не має майна на території України, вірогідним є те, що вказана обставина може утруднити виконання рішення суду про відшкодування судових витрат, у випадку відмови у задоволенні позову, на території України.

Відповідач при поданні відзиву на позовну заяву ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) зазначив, що попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат пов`язаних із розглядом справи становить 42 500, 00 грн, та складається із витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 22 500, 00 грн, а також витрат у розмірі 20 000, 00 грн пов`язаних із залученням експерта для проведення рецензії на висновок експерта Сопової К. А. №191-01/23 від 16.01.2023, що поданий позивачем разом з позовом.

В матеріали справи відповідачем надано суду Договір про надання правової допомоги №155 від 14.04.2023, що укладений з АО «ЛЕКС-ГРУП» та Додаткову угоду №1 від 04.05.2023 до Договору з переліком видів послуг та тарифів на надання правової допомоги у праві №910/4310/23.

Крім того, до клопотання, що надійшло до суду 23.05.2023, відповідач долучив Угоду про надання послуги від 22.05.2023 з фізичною особою-підприємцем Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, якою передбачено, що за надання рецензії на висновок експерта відповідач має сплатити 35 000, 00 грн.

Таким чином, з огляду на викладене вище у своїй сукупності, враховуючи приписи ч. 4 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України, задля уникнення неможливості виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови в позові, з метою забезпечення принципу рівності учасників процесу та відповідно балансу інтересів сторін, суд вбачає підстави для задоволення клопотання відповідача про забезпечення судових витрат у сукупному розмірі 57 500, 00 грн, що складається з витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 22 500, 00 грн та витрат на оплату послуг з надання рецензії на висновок експерта у розмірі 35 000, 00 грн.

Суд звертає увагу ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.), що у разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду (ч. 6 ст. 125 ГПК України та п. 6 ч. 1 ст. 226 ГПК України).

Керуючись статтями 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» №б/н від 04.05.2023 про забезпечення судових витрат.

2. Зобов`язати ЕППЛ ІНК. (APPLE INC.) (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія 94014, США, адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78 - до уваги ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»; One Apple Park Way, Cupertino, California 94014, USA) у строк протягом десяти робочих днів з моменту отримання даної ухвали внести на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва (одержувач: Господарський суд міста Києва, ідентифікаційний код отримувача 05379487, депозитний рахунок UA0015332, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО) 820172) грошові кошти, для забезпечення судових витрат Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД РУБІН» (Україна, 04073, місто Київ, вул. Скляренка, будинок 15, ідентифікаційний код: 39918383) у розмірі 57 500 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) грн 00 коп., докази про що надати суду не пізніше дати наступного судового засідання - 27.06.2023.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею - 23.05.2023 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено та підписано 25.05.2023.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких