ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2023 р. Справа№ 910/16718/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Отрюха Б.В.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Абраменко М.К.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засідання від 24.05.2023,

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм"

на рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022

у справі № 910/16718/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда"

до 1)Акціонерного товариства "Галичфарм"

2) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (процесуального правонаступника - Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності")

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Акціонерного товариства "Київмедпрепарат"

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Леда" (надалі - ТОВ "Леда") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Галичфарм" (надалі - АТ "Галичфарм") та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (процесуальний правонаступник - Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.11.2022 у справі №910/16718/20 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" задоволено повністю, визнано свідоцтво України №20339 на знак для товарів і послуг (заявка від 17.12.1997 №97124032) недійсним повністю, зобов`язано Держане підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності, вказано видати наказ, стягнуто з Акціонерного товариства "Галичфарм" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" судовий збір у розмірі 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. 00 коп, вказано видати наказ.

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 28.11.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" про ухвалення додаткового рішення задоволено частково, стягнуто з Акціонерного товариства "Галичфарм" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. та витрати на проведення судової експертизи у розмірі 29 654 (двадцять дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн. 21 коп, ухвалено видати наказ, в іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.

Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, Акціонерне товариство "Галичфарм" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення суду міста Києва від 07.11.2022 у справі №910/16718/20, скасувати додаткове рішення про відшкодування судових витрат по справі №910/16718/20.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.12.2022 апеляційну скаргу АТ "Галичфарм" передано колегії суддів у складі: головуючий суддя: Доманська М.Л.; судді: Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/16718/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" до Акціонерного товариства "Галичфарм" та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Акціонерного товариства "Київмедпрепарат" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду або залишення без руху апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 910/16718/20 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20" до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/16718/20.

19.12.2022 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16718/20 у 4-х томах.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023, крім іншого, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства "Галичфарм" у справі № 910/16718/20 на рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20"; розгляд апеляційної скарги призначено на 08.02.2023 о 12 год. 30 хв.; запропоновано учасникам справи у відповідності до статті 263 Господарського процесуального кодексу України надати відзив на апеляційну скаргу із доказами надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 01.02.2023; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень, заперечень в письмовій формі протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали, але не пізніше 06.02.2023 (із врахуванням ухвали Північного апеляційного господарського суду від 20.03.2023 про виправлення описки).

01.02.2023 через електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ЛЕДА" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого представник ТОВ "ЛЕДА" просить суд апеляційної інстанціх у задоволенні апеляційної скарги АТ "ГАЛИЧФАРМ" відмовити, оскаржувані судові рішення - залишити без змін. Відповідач - 1 зазначає, що повторна експертиза відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 20.01.2021 призначена саме за ініціативою апелянта, і була направлена судом саме в ту експертну установу, про яку він клопотав, тобто сумнівів у кваліфікації експертів, про що пише Апелянт у апеляційній скарзі, бути не повинно. Відповідач - 1 вказує, що у справі фактично містяться 4 експертних висновка (2 - за ініціативою сторін, 2 - в порядку судової експертизи), і у вивченні поставлених на експертизу питань були задіяні сумарно 7 експертів, 6 з яких, дійшли висновку, що знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 і є позначенням, загальновживаним для товарів певного виду станом на 17.12.1997. Як зазначачає відповідач - 1, на підтвердження відсутності охороноздатності окремо у позначення «фурацилін» свідчить реєстрація ДП «УКРПАТЕНТ» торгових марок «ФУРАЦИЛІН-ТЕРНОФАРМ» (свідоцтво вiд 26.12.2018 №251580), «ФУРАЦИЛІН-ИСТОК» (Свідоцтво від 10.09.2020 № 282265), «ФУРАЦИЛІН-ЛЕДА» (Свідоцтво від 27.01.2021 №291116), «ФУРАЦИЛІН ШАХТІ ФАРМ АКТИВ ПЛЮС» (Свідоцтво від 03.02.2021 № 291342), «ФУРАЦИЛІН-АСТРА» (Свідоцтво від 23.02.2022 № 314875), де і «фурацилін» і назва виробника мають однакове домінуюче положеня (Висновок додавався).

06.02.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "ГАЛИЧФАРМ" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи на висновок експертів №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022.

06.02.2023 через електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ЛЕДА" надійшли заперечення на клопотання АТ Галичфарм" від 06.02.2023 про призначення повторної експертизи на висновок експертів №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнко В.О. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 07.02.2023, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16718/20 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Гарник Л.Л., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 прийнято апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" до свого провадження у новому складі суду; апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" призначено до розгляду на 08.02.2023 о 12 год. 30 хв.

08.02.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 замінено сторону у справі №910/16718/20 її процесуальним правонаступником, а саме, Державне підприємство "Українский інститут інтелектуальної власності" () на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (); зобов`язано позивача направити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" копію позову, оскаржуваних судових рішень у строк до 13.03.2023, докази чого подати до суду; зобов`язано скаржника направити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" копію апеляційної скарги у строк до 13.03.2023, докази чого подати до суду; розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Галичфарм на рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення у справі № 910/16718/20 відкладено на 15.03.2023 о 12:00.

20.02.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" надійшло клопотання на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 та надано підтвердження надсилання копії позовної заяви та оскаржуваних рішень суду першої інстанції Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

10.03.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" надійшов лист на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 та надано підтвердженя надсилання копії апеляційної скарги з додатками Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

14.03.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2023 зобов`язано учасників провадження у справі надати письмові пояснення щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів - Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М., Голова І.Г., Мартинюк І.М. та експерта Жила Б.В. для дачі пояснень з приводу висновків від 19.03.2021 № 035/21 за результатати комісійної судової експертизи, від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012 за результатами проведення додаткової комісійної експертизи та від 12.05.2021 № 211 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням АТ "Галичфарм"; надано сторонам можливість подати до суду питання до експертів (за наявності); задоволено клопотання АТ "Галичфарм" про відкладення розгляду справи від 14.03.2023 частково; у розгляді апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" оголошено перерву до 22.03.2023 о 12 год 00 хв.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.03.2023, крім іншого, виправлено описку, допущену у п. 4 резолютивної частини ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2023 у справі №910/16718/20, викладено п. 4 резолютивної частини цієї ухвали в наступній редакції: " 4. У розгляді апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 910/16718/20 оголосити перерву до 22.03.2023 о 12 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А (зал судових засідань № 1)."

22.03.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2023 надано пояснення.

22.03.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.03.2023 було оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" до 05.04.2023 о 12 год. 10 хв. ; надано сторонам можливість подати до суду у строк до 03.04.2023 письмові пояснення щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів - Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М., Голова І.Г., Мартинюк І.М. та експерта Жила Б.В. для дачі пояснень з приводу висновків від 19.03.2021 № 035/21 за результатати комісійної судової експертизи, від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012 за результатами проведення додаткової комісійної експертизи та від 12.05.2021 № 211 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням АТ "Галичфарм" (із доказами направлення іншим учасникам справи); зобов`язано у строк до 03.04.2023 АТ "Галичфарм" подати до суду докази направлення іншим учасникам справи пояснення від 22.03.2023 щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів.

03.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2023 надано докази надсилання письмових пояснень щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів іншим учасникам справи.

05.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надано пояснення щодо доцільності виклику у судове засідання судових експертів та пояснення на апеляційну скаргу, відповідно до яких відповідач-2 підтримує апеляційну скаргу АТ "Галичфарм".

05.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від АТ "Галичфарм" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.04.2023 розгляд апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 відкладено на 26.04.2023 о 12 год. 00 хв. Викликано у судове засідання судових експертів - Федоренко В.Л., Фою О.А., Чабанець Т.М. для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку експертів від 19.03.2021 № 035/21. Викликано у судове засідання експертів Голову І.Г., Мартинюк І.М. для надання пояснень з приводу складеного ними повторого Висновку комісійної судової експертизи від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012. Викликано у судове засідання судових експерта Жилу Б.В. для надання пояснень з приводу складеного ним Висновку від 12.05.2021 № 211. Надіслано зазначеним експертам копії пояснень учасників провадження у даній справі із запитаннями до експертів з приводу вищевказаних експертних висновків для надання письмових пояснень до суду у строк до 21.04.2023.

19.04.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від експерта Голова І.Г надійшли письмові пояснення з приводу складеного повторого Висновку комісійної судової експертизи від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012. При цьому повідомлено суд, що забезпечити надання пояснень головним судовим експертом вiддiлу досліджень у сфері інтелектуальної власності лабораторії економічних досліджень та досліджень у сфері інтелектуальної власності ДНДЕКЦ МВС Мартинюк І. М. неможливо через її звільнення відповідно до наказу від 30.12.2022 № 177-o/c-2022.

20.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від судових експертів - Фоя О.А. та Чабанець Т.М. надійшли пояснення з приводу складеного ними Висновку експертів від 19.03.2021 № 035/21

21.04.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від судового експерта Жили Б.В. надійшли пояснення з приводу складеного ним Висновку від 12.05.2021 № 211.

21.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства "Київмедпрепарат" надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

25.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства "Галичфарм" надійшли письмові міркування щодо відповідей експертів на питання стосовно Висновку експертів від 19.03.2021 № 035/21.

25.04.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Акціонерного товариства "Галичфарм" надійшли письмові міркування щодо відповідей експертів на питання стосовно Висновку експертів від від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012.

У судове засідання 26.04.2023 з`явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача 2, представник третьої особи та судові експерти Фоя О.А., Чабанець Т.М., Голова І.Г. та Жила Б.В.

У судовому засіданні колегією суддів заслухано пояснення судового експерта Голову І.Г. з приводу повторого Висновку комісійної судової експертизи від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.04.2023 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 до 10.05.2023 о 12 год. 30 хв.; викликано у судове засідання судових експертів - Федоренко В.М., Фою О.А., Чабанець Т.М. для надання пояснень з приводу складеного ними Висновку експертів від 19.03.2021 № 035/21; викликано у судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання пояснень з приводу складеного ним Висновку від 12.05.2021 № 211.

У судове засідання 10.05.2023 з`явилися представники скаржника, позивача, відповідача 2 та судові експерти Фоя О.А., Чабанець Т.М., Федоренко В.М. та Жила Б.В.

У судовому засіданні колегія суддів заслухала пояснення судових експертів - Федоренко В.М., Фою О.А., Чабанець Т.М. з приводу складеного ними Висновку експертів від 19.03.2021 № 035/21 та судового експерта Жилу Б.В. з приводу складеного ним Висновку від 12.05.2021 № 211.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.05.2023 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Акціонерного товариства "Галичфарм" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 до 24.05.2023 о 12 год. 30 хв.

24.05.2023 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника скаржника надійшло клопотання про відкладення судового засідання, у зв`язку з участю представника скаржника в іншому судовому засіданні.

У судове засідання 24.05.2023 з`явилися представники позивача, відповідача 2 та третьої особи.

У судовому засіданні ставилось на обговорення клопотання апелянта про відкладення судового засідання, щодо чого представники відповідача 2 та третьої особи не заперечували. Представник позивача заперечував щодо відкладення розгляду даної апеляційної скарги, оскільки у судовому засіданні 10.05.2023 - дата наступного судового засідання погоджувалась учасниками справи, в тому числі і представником скаржника.

Колегія суддів ухвалила: відхилити вищевказане клопотання про відкладення розгляду справи, з огляду на наступне.

Так, стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

В той же час за положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Таким чином, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

Колегією суддів доводи, викладені у клопотанні визнано неповажними, у зв`язку з чим суд не вбачає підстав для відкладення розгляду справи.

Колегією суддів ставилось на обговорення клопотання скаржника про призначення повторної експертизи на висновок експертів №СЕ-19-21/20012-ІВ від 27.06.2022, щодо чого представники відповідача 2 та третьої особи підтримали вказане клопотання. Представник позивача заперечила щодо задоволення клопотання скаржника про призначення повторної експертизи.

Дослідивши всі обставини справи, подані сторонами та прийняті судом докази у справі, письмові відповіді експертів, враховуючи усні пояснення та відповіді експертів, заслухавши пояснення представників учасників справи по суті апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку про відхилення клопотання скаржника про призначення повторної судової експертизи , враховуючи наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 107 ГПК України суд може призначити повторну експертизу за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо).

В матеріалах справи наявні три висновки експертів:

1. Висновок експертів від 19.03.2021 № 035/21, який складено судовими експертами - Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М.

2. Повторний Висновок комісійної судової експертизи від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012, складений експертами - Голова І.Г., Мартинюк І.М.

3. Висновок від 12.05.2021 № 211, складений експертом Жила Б.В.

Колегією суддів враховано, що у судових засіданнях 26.04.2023 та 10.05.2023 експерти надали пояснення на поставлені їм запитання щодо відповідних експертних досліджень та складених ними висновків.

Доводи скаржника щодо недоліків висновків експертів від 19.03.2021 № 035/21 та 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012 не знайшли свого підтвердження під час розгляду апеляційної скарги, спростовані матеріалами справи. Сумніви щодо повноти та обгрунтованості цих екпертних висновків були усунуті поясненнями експертів, наданими у судових засіданнях та письмово (долучено до матеріалів справи).

У судовому засіданні представником третьої особи заявлено усно клопотання про відкладення розгляду справи, в обгрунтування якого зазначено про необхідність надання додакового часу для підготовки письмових міркувань щодо наданих судовими експертами відповідей на поставлені ним питання.

Колегія суддів ухвалила відхилити вказане клопотання, у зв`язку з його необгрунтованістю, оскільки учасники справи мали достатньо часу, щоб скористатись відповідним правом подати свої пояснення та заперечення.

У судовому засіданні представник позивача просила суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу АТ "Галичфарм" залишити без задоволення, оскаржувані рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 910/16718/20 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20" - залишити без змін. Представник відповідача - 2 та третьої особи просили суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу задовольнити, оскаржувані рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 910/16718/20 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20" скасувати, прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.

Апелянт вважає рішення суду від 07.11.2022 незаконним, необгрунтованим, таким, що прийняте з порушенням норм процесуального права, вважає недоведеними обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими. Скаржник в апеляційній скарзі посилається на помилкове врахування судом першої інстанції обставин, визначених у висновках експертів від 19.03.2021 № 035/21 та від 27.06.2022 № СЕ-19-21/20012-ІВ та помилкове неврахування судом обставин, визначених наданим Апелянтом висновком експерта Богдана Жили від 12 травня 2021 № 211.

Також скаржник просить суд апеляційної інстанції скасувати додаткове рішення від 28.11.2022, оскільки вважає неправомірним рашення суду першої інстанції від 07.11.2022.

Проаналізувавши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку: апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 - залишити без змін, з огляду на наступне.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, АТ «Галичфарм» є власником знаку для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

На підставі ліцензійного договору №5400/9107/704 на використання знаків для товарів і послуг від 12.07.2007 відповідач 1 надав АТ «Київмедпрепарат» невиключну ліцензію на використання товарного знаку «Фурацилін» (свідоцтво на знак для товарів і послуг №20339) для позначення лікарського засобу Фурацилін у формі таблеток.

ТОВ «Леда» є виробником гігієнічно-профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 мг», порошок по 2г №10.

Листом від 24.03.2020 №16-711 АТ «Галичфарм» звернулося до позивача із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 мг» та позначення «ФУРАЦИЛІН 40 мг», що є схожим із його знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №20339.

Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зокрема, позивач зазначає, що позначення «ФУРАЦИЛІН» на момент подання заявки від 17.12.1997 №97124032 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на дату подання заявки від 17.12.1997 №97124032) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують: державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

За змістом частини 2 вказаної статті згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами. Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Пунктом 4.3.1.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995, (в редакції, чинній на дату подання заявки від 17.12.1997 №97124032) передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону (3689-12), встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; Ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.п. 4.3.1.4-4.3.1.8 вказаних Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

До позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

До позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.

До позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів,зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об`єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції (995_123) і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали.

Якщо заявлений знак відноситься до позначень, якітривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, заявка підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил. У разі бажання заявника скористатися положеннями статті 7 Паризької конвенції, знак може бути зареєстрований як колективний із збереженням дати подання заявки.

У цьому випадку заявник має подати клопотання про реєстрацію знака як колективного і додати до матеріалів заявки статут колективного знака, який містить зазначення осіб, що тривалий час використовували знак, заявлений на реєстрацію, як осіб, що мають право на використання колективного знака.

Позивач вказує, що заявка відповідача 1 від 17.12.1997 №97124032 повинна була бути відхилена Відомством, оскільки позначення «ФУРАЦИЛІН» було загальновживаним терміном, загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність.

Так, на підтвердження власної позиції позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експерта №9719, складений 30.06.2020 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності судовим експертом Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, відповідно до якого:

- позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 було таким, що складалося лише з позначень, що є загальновживаними як позначення для товарів певного виду, станом на 17.12.1997 - дату подання заявки №97124032;

- позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 залишилось загальновживаним поняттям як позначення для товарів певного виду після 17.12.1997 - дати подання заявки №97124032;

- позначення «Фурацилін» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №20339 є таким, що втратило розрізняльну здатність станом на 29.10.2019.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Суд першої інстанції вірно не прийняв наданий позивачем висновок експерта №9719, складений 30.06.2020 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності, в якості належного та допустимого доказу у справі у зв`язку з відсутністю в такому висновку відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

В той же час, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/16718/20 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлено наступні питання:

- чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?

02.04.2021 до канцелярії суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи №910/12996/17 разом з висновком експертів №035/21 від 19.03.2021.

Так, за результатами проведення судової експертизи у даній справі, експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Надаючи відповідь щодо першого питання, судові експерти зазначили наступне.

Позначення становляться загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду внаслідок їх тривалого та широкого використання різними виробниками, що обумовлює перетворення таких позначень у родові чи видові найменування товарів.

ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИЙ - уживається, застосовується, використовується всіма.

Критеріями, на підставі яких визначається входження позначення у загальний вжиток як позначення товарів певного виду, є: використання позначення як назви (найменування) товару фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі, споживачами;

вживання позначення як назва (найменування) одного і того ж товару або товарів того ж вигляду, що випускаються різними виробниками; вживання позначення тривалий час.

Тільки за одночасної наявності всіх цих факторів позначення може бути віднесено до зазначеної категорії, при цьому, визначити якійсь з цих факторів як головний не видається можливим.

Позначення стає родовим (видовим) найменуванням товару у тому випадку, коли воно стало та досить широко використовується не тільки споживачами такого товару, засобами масової інформації, але й фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, причому серед двох останніх категорій використання позначення як найменування товару не повинно мати вузькоспеціальний або жаргонний характер. Результатом широкого та тривалого використання позначення виробниками, торговцями та споживачами стає виникнення стійкого взаємооднозначного зв`язку між товаром, що має певні властивості та ознаки, і позначенням, яке використовується як його назва. Інакше кажучи таке позначення стає поняттям, що має визначені зміст та обсяг

Для встановлення того, чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію, було досліджено господарську справу №910/16718/20 та виявлено наступні матеріали:

1. Лист Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (Державний експертний центр МОЗ) від 05.02.2020 №20/13/Г (т.1 а.с. 40-42), в якому зазначено: згідно офіційного видання Державного реєстру лікарських засобів України станом на 01.02.1996 в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування 2 лікарські засоби з торгівельною назвою ФУРАЦИЛІН:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), № реєстраційного посвідчення - 72/270/35, дата реєстрації - 21.09.1995, дата закінчення реєстрації - 21.09.2000,

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Олайський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія), № реєстраційного посвідчення - 72/167/35, дата реєстрації - 26.10.1995, дата закінчення реєстрації - 26.10.2000.

Згідно Регістру лікарських засобів України (офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, яке містить інформацію щодо зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні лікарських засобів станом на 01.01.2001) в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування наступні лікарські засоби з торгівельною назвою ФУРАЦИЛІН:

Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ, Україна), № реєстраційного посвідчення - Р/97/243/5, дата реєстрації - 05.08.1997, дата закінчення реєстрації - 05.08.2002.

2. Реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров`я України Фармакологічний комітет №П/96/159/3 видане AT «Галичфарм», Україна, Львів на препарат під назвою ТАБЛЕТКИ ФУРАЦИЛІНУ 0,02 г ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Посвідчення видане 06.06.1996. (т.1 а.с. 135).

3. Копія витягу з «Советского энциклопедического словаря» издательство 1980. Словник, в якому міститься інформація про антисептичний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 244-245).

4. Копія витягу з «Большой медицинской энциклопедии» том 26, 1985, а.с. 467, в якому описано антибактеріальний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 246-247).

5. Копія витягу з «Химического энциклопедического словаря» под. ред. И.Л. Кнунянц, Москва, 1983, а.с. 641, в якому міститься інформація про протимікробний засіб Фурацилін (т.1 а.с. 248).

6. Копія витягу «Краткого справочника по фармакопии (издание третье, стереотипное)» Ташкент, 1978, а.с. 200, який містить інформацію про фурацилін (т.1 а.с. 249-250).

7. Копія витягу «Рецептурный справочник врача» (четвертое стереотипное издание) под. ред. проф. И.С. Чекмана, Киев, 1984 г., стр.344, де зазначено взаємодію фурациліну з іншими лікарськими препаратами, (т.1 а.с. 251, 252).

8. Копія витягу «Свойства органических соединений. Справочник» под ред. А.А. Потехина, Ленинград, 1984, а.с. 390. Довідник містить відомості про властивості фурациліну (т.1 а.с. 253, 254).

9. Копія витягу з довідника «Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)» М.В. Рубцов, А.Г. Байчиков, Москва, 1971, а.с. 152, в якому міститься інформація про фурацилін (т. 1 а.с. 255, 256).

10. Копія витягу «Основы химии гетероциклических соединений» Дж.Джоуль, Г.Смит (перевод с английского Е.С. Головчинской), Москва, 1975, а.с. 266, в якому згадується бактерицидний препарат фурацилін (т.1 а.с. 257, 258).

11. Копія витягу «Справочного руководства по химии (для студентов нехимических специальностей)» А.И. Артеменко, В.А. Малеванный, И.В. Тикунова, Москва, 1990, в якому міститься інформація про препарат фурацилін, його хімічна формула та застосування (т. 1 а.с. 259, 260).

12. Копія витягу «Готовые лекарственные средства» Дарабан Е.В., Киев, 1975, а.с. 254., в якому міститься інформація про фурацилін його застосування та дози (т. 1 а.с. 261, 262).

13. Копія витягу «Руководство по отолоринтологии» под. ред. И.Б. Солдатова, Москва, 1997, стр. 325, в якому згадується про полоскання розчином фурациліну (т.1 а.с. 263, 264).

14. Копія витягу «Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии» В.Д. Шатц, О.В. Сахартова, Рига, 1988, стр.342, де містяться дані про фурацилін (т.1 а.с. 265, 266).

15. Копія витягу «Синтезы и реакции фурановых веществ» А.А. Пономарев, Саратов, 1960, стр. 225 (т. 1 а.с. 267).

16. Копія витягу «Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)» издательство «Медицина», Ленинград, 1966, а.с 309. Який містить інформацію про фурацилін (т. 1 а.с. 268).

17. Копія витягу «Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)» Г.А. Мелентьева, Л.А. Антонова, Москва, 1985, стр. 298, 302, 303 (т.1 а.с. 269-272).

18. Копія витягу «Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа» Б.Л. Французов, С.Б. Французова, Киев, 1988, стр. 22, 23, 86. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 273-276).

19. Копія витягу «Неотложная хирургия брюшной полости» под ред. проф. В.Т. Зайцева, Киев, 1989, стр. 75. Де описано лікування фурациліном (т. 1 а.с. 277, 278).

20. Копія витягу «Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями» Дронов А.Ф. , Ленюшкин А.И. , Кондратьева Л.М. , Москва, 1988, стр. 140. Де описано лікування фурациліном (т.1 а.с. 279, 280).

21. Лист Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» № 1103 від 21.08.2020 за підписом генерального директора В.М. Ніколенко. В листі зазначено, що ЧОКП «Фармація» в період 1991-2000 для забезпечення закладів охорони здоров`я та населення здійснювало виготовлення та реалізацію зазначеної лікарської форми згідно встановлених стандартів, що регламентують вимоги до виготовлення та якості лікарського засобу, під назвою «Розчин фурациліну 0,02%».

Також судовими експертами проаналізовано клопотання про приєднання доказів за листом від 26.02.2021 № 01-1643/21, а саме, копію листа Державної митної служби про те, що на виконання ухвали Господарського суду м. Києва надано наявну інформацію стосовно фактів митного оформлення різними постачальниками експортно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук яких здійснено за назвою товару «фурацилін», наведеною в графах 31 «Опис товару» митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп, копії окремих сторінок прас-листів з Журналу «Аптека», що містять посилання на позначення «Фурацилін», пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996 - 1997.

Проаналізувавши вищевказані документи, судові експерти дійшли висновків, що позначення «Фурацилін» як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення «Фурацилін» вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення «Фурацилін» як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944.

В результаті проведеного дослідження по даному питанню, експерти вважають, що знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.

Надаючи відповідь на друге питання, судові експерти зазначили, що відповідно до п. 4.3.1.4 Правил: «До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональніш призначенням, якщо такий об 'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів».

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов`язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є словесним позначенням виконаним літерами кириличної абетки стандартного шрифту в один горизонтальний рядок, перша літера позначення заголовна. Знак «Фурацилін» не має унікальної форми або змісту, не має своєрідного характеру або якихось специфічних ознак, що сприяли б виконанню знаком розрізняльної функції.

На попередньому етапі дослідження на підставі наданих матеріалів, встановлено, що позначення «Фурацилін» як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення «Фурацилін» вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17.12.1997; позначення «Фурацилін» як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944.

Тобто, не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб .

В результаті проведеного дослідження по даному питаню, знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Колегія суддів враховує, що скаржник слушно звернув увагу на те, що при проведенні даного експертного дослідження судові експерти послались на Методичні рекомендації від 07.02.2014, в той час як об`єктом дослідження був знак для товарів і послуг, заявка на реєстрацію якого була подана 17.12.1997, а свідоцтво видане 15.08.2001, проте, колегія суддів зауважує, що в цілому це не вплинуло на обґрунтованість висновку судових експертів.

Оцінюючи вказаний висновок експертів, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М.

Зазначений висновок складено без суттєвих порушень положень законодавства.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

14.05.2021 представником відповідача 1 подано до канцелярії суду висновок експерта від 12.05.2021 №211, складений експертом Жилою Богданом Володимировичем за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням представника відповідача 1, відповідно до якого:

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 не є загальновживаним терміном станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.

У зв`язку з наявністю в матеріалах справи протилежних висновків експертів з питань, що входять до предмету спору, ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 у справі правомірно, обґрунтовано та у відповідності до норм ГПК України, призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

13.07.2022 через канцелярію суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України надійшли матеріали справи №910/16718/20 та висновок експерта від 27.06.2022 №СЕ-19-21/20012-ІВ.

Вказаним висновком встановлено:

- за наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Надаючи відповідь на перше питання, судовими експертами зазначено наступне.

В процесі аналізу досліджуваного знака встановлено, що він є словесним, складається із одного слова «ФУРАЦИЛІН», що виконано кирилицею із використанням стандартного шрифту, перша літера велика, решта - рядкові, а отже, не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не є реалістичним зображенням товару, а також не є тривимірним об`єктом та не є загальновживаним скороченням.

Таким чином, дослідження полягатиме в аналізі того, чи відноситься позначення до таких, що тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» [4]: «Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров`я України або уповноваженого ним органу».

У матеріалах господарської справи наявна відповідь Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України», що міститься у листі від 05.02.2020 № 20/13/Г (том 1, а.с. 40-42), щодо реєстрації лікарських засобів з торгівельною назвою ФУРАЦИЛІН.

Так, до дати подачі заявки - 17.12.1997 наявні реєстрації лікарських засобів:

- від 21.09.1995 за № 72/270/36 - видана на Борисівський завод медичних препаратів Білорусь на лікарський засіб Фурацилін таблетки по 0,1 г №6, № 12, умова відпуску - без рецептів;

- від 26.10.1995 за № 72/167/36 - видана на «Олайський хіміко- фармацевтичний завод» Латвія на лікарський засіб Фурацилін, таблетки по 0,1 г № 10, № 20, умова відпуску - без рецептів;

- від 05.08.1997 за № Р/97/243/5 -видана на ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ, Україна на лікарський засіб Фурацилін, таблетки для зовнішнього застосування по 0,02 г № 10.

Разом з відзивом на позовну заяву представником Відповідача-1 було надано копію реєстраційного посвідчення від 06.06.1996 на лікарський засіб №П/96/159/3, виданого Фармакологічним комітетом Міністерства охорони здоров`я України, щодо реєстрації лікарського засобу «Фурацилін», «таблетки 0,02 г № 10 в контурних безчарункових упаковках», видане на ім`я AT «Галичфарм», Україна, Львів (том 1 а.с. 136).

Отже, до дати подачі заявки Акціонерним товариством відкритого типу "Галичфарм" - 17.12.1997 на знак для товарів і послуг, на території України були допущені до продажу таблетки з торгівельною назвою «Фурацилін» трьох різних виробників.

Матеріали господарської справи містять відповідь ректора Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров`я України Алли Котвіцької від 08.10.2020 № 1338/03, де, зокрема, зазначено наступне: «Назва «furacilinum (фурацилін)» має статус елемента державного стандарту - 10-го видання Державної Фармакопеї СРСР (статті 296), що використовувалась в Україні до 01.10.2001.

Таким чином, ця назва є загальноприйнятою, національною, непатентованою назвою в Україні, що не підлягає патентуванню як оригінальна торгова назва».

Судові експерти вказують, що в матеріалах господарської справи містяться фотокопії джерел (т. 1 а.с. 244-280), у яких відсутнє посилання безпосередньо на виробника вказаного лікарського засобу та хімічної сполуки.

У листі генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» Ніколенко В. М. від 21.08.2020 № 1103 (том 1 а.с. 285), в якому зокрема зазначено, що ЧОКП «Фармація» в період з 1991-2000 для забезпечення закладів охорони здоров`я та населення здійснювало виготовлення та реалізацію зазначеної лікарської форми згідно з встановленими стандартами, що регламентують вимоги до виготовлення та якості лікарського засобу, під назвою «Розчин фурациліну 0,02%». Однак, обсяги їх реалізації не вказано, але, виходячи з інформації, яка вказана у листі, реалізація відбувалась протягом шести років до дати подачі заявки, тобто до 19.12.1997.

Також, матеріали господарської справи містять лист ФОП Новікова С.С. від 16.02.2021 № 0216-1 щодо направлення відповіді Державної митної служби України «Про витребувані докази» від 27.11.2020 № 08-1/10-04/8.19/15950 (т. 2 а.с. 103-111), в якому наявна інформація щодо фактів митного оформлення експортно-імпортних операцій з товарами, конкретний пошук якої здійснено під назвою товару «фурацилін», наведеною у графі 31 «Опис товару» митних декларацій оформленних у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп». У переліку міститься інформація щодо відправки ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ «АНИСС» (м. Рига), СП «Латина» (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67 на адресу українських підприємств товарів з назвою «Фурацилін», а також експорту товару з назвою «Фурацилін» на адресу підприємств Росії, Латвії, Білорусі, тощо.

Судовими експертами зазначено, що в описі товарів, наведених у графі 31 «Опис товару», виробник не зазначений та відсутні посилання на торговельну марку.

Разом з листом від 16.02.2021 № 01216-2 ФОП Новікова С.С. (том 2 а.с. 112- 207) ТОВ «Леда» надано «копії окремих сторінок прайс-листів з журналу «Аптека», що містять посилання на позначення «Фурацилін», пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996-997», в яких наявні публікації щодо лікарського засобу «Фурацилін» виробництва «Октябрь», «Борщаговский ХФЗ», «Галичфарм». Аналізом наявних публікацій експертами не виявлено посилань на дати випуску журналу, що унеможливлює врахування вказаної інформації при дослідженні.

Судові експерти дійшли висновку, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації доведено в цілому, що позначення «Фурацилін» тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів.

У п. 4.3.2.5 Правил наголошено, що: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.»

Знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 зареєстровано для товарів 5 класу МКТП «Ліки для людини».

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» «лікарські засоби» - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів;

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують;

діючі речовини (субстанції) - біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або мають профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються для виробництва готових лікарських засобів;

допоміжні речовини - додаткові речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських засобів.

Таким чином, реєстраційні свідоцтва, які були видані Державним експертним центром МОЗ на таблетки «Фурацилін», які відносяться до лікарських засобів, та у відповідності до наявної у матеріалах господарської справи, є ліками для людини.

Враховуючи викладене, судові експерти прийшли до висновку, що за наявними у матеріалах господарської справи документами знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом №20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Надаючи відповідь на друге питання, судові експерти вказали, що відповідно до п. 4.3.1.5 Правил: «До позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями».

В матеріалах господарської справи наявна інформація щодо реєстрації лікарського засобу на території України на ім`я різних виробників до дати подачі заявки на знак для товарів і послуг, тобто до 17.12.1997.

Крім того, в матеріалах господарської справи міститься лист ФОП Новікова С. С. від 16.02.2021 № 0216-1 щодо направлення ТОВ «Леда» відповіді Державної митної служби України «Про витребувані докази» від 27.11.2020 № 08-1/10- 04/8.19/15950 (том 2, а.с. 103-111) щодо експортно-імпортних операцій лікарського засобу «Фурацилін».

При дослідженні по першому запитанню експертами проаналізовано інформацію, яка міститься в різних довідкових, енциклопедичних джерелах та підручниках з датою публікації, яка передує даті подання заявки на знак для товарів і послуг (т. 1 а.с. 244-280).

В довідкових та енциклопедичних джерелах та підручниках, копії з яких містяться у матеріалах господарської справи та докладно описані при відповіді на перше запитання, описані властивості хімічної сполуки «Фурацилін» та способи застосування лікарського препарату «Фурацилін» без зазначення виробника.

Під час відповіді на перше запитання доведено, що позначення відноситься до такого, що тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість та інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Враховуючи наведене, знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Оцінюючи вказаний висновок експертів, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Голова І.Г., Мартинюк І.М.

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Крім того, висновок містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті нього висновки та відповіді на питання, поставлені експертам, обґрунтовані.

У експертних висновках наведені джерела, які підтверджують тривале використання різними виробниками, фахівцями медичної галузі, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі позначення фурацилін для антисептичного засобу, антибактеріального засобу, протимікробного засобу, органічних сполук, бактерицидного препарату, лікарського засобу, нітрофуранів, засобу для лікування гнійно-запалювальних процесів до дати подання зявки- до 17.12.1997.

Матеріали справи містять документацію, пов"язану із введенням відповідних товарів під певним позначенням в господарський оборот. Перераховані експертами джерела та докази у справі у своїй сукупності свідчать, що позначення "Фурацилін", як назва товару, використовувалась фахівцями медичної галузі, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, це позначення вживалось як назва одного і того ж товару, що випускались різними виробниками на постачалися на територію України до дати подання заявки, це позначення, як назва препарату вживалось тривалисй час.

Експерти у судових засіданнях підтвердили, що в даному випадку не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг " - відрізняти товари і послуги одних виробників від однорідних товарів і послуг інших осіб. Знак за оскаржуваним свідоцтром № 20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1097 - на дату подання заявки на його реєстрацію. Цей знак складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг перного виду станом на 17.12.1997.

Колегією суддів враховано, що відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, суд має у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог норм процесуального права щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та не відповідає вимогам, зокрема пункту 3 частини 1 статті 282 ГПК України.

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався

загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Суд зобов`язаний надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Саме з врахуванням стандарту доказування "вірогідності доказів", шляхом співставлення судом доказів, наданих сторонами у справі, та оцінки цих доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що наявні у справі докази у їх сукупності свідчать про те, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" відповідача - 1 неправомірно отримав правову охорону за оспорюваним свідоцтвом № 20339 та судом встановлені підстави для визнання цього свідоцтва недійсним.

Як вірно зазначено судом першої інстанції, позивач звернувся із даним позовом до суду з метою захисту свого порушеного права, а саме, права на використання у власній господарській діяльності позначення «ФУРАЦИЛІН».

В свою чергу, відповідач 1 намагався заборонити позивачеві використання такого позначення, оскільки саме він є власником знаку для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339, і надав право його використовувати лише АТ «Київмедпрепарат» за ліцензійним договором №5400/9107/704 від 12.07.2007.

В той же час, в оскаржуваному рішенні встановлено неправомірність надання правової охорони вказаному знаку для товарів і послуг, у зв`язку з чим суд дійшов вірного висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

Зважаючи на встановлення судом першої інстанції наявності порушеного права (охоронюваного законом інтересу) позивача з боку відповідача 1, було також надано оцінку доводам учасників процесу стосовно строків позовної давності та зроблено наступні висновки.

Положеннями ст. 256 Цивільного кодексу України передбачено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України встановлений загальний строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (позовна давність), у три роки.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п`ятої статті 267 Цивільного кодексу України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Під час вирішення питання про застосування до позовних вимог строку позовної давності суду необхідно встановити, коли позивач довідався або міг довідатися про своє порушене прав.

Сам факт реєстрації спірного знаку у 2001 році не порушував і не міг порушувати права та законні інтереси позивача, оскільки відповідачем-1 в той час не здійснювалися жодні дії, які б порушували права або інтереси позивача, а матеріали справи не містять докази вчинення таких дій в указані періоди.

В той же час, про порушення свої прав позивач дізнався з моменту отримання листа АТ «Галичфарм» у березні 2020, яким останнє вимагало припинити виробництво позивачем гігієнічно-профілактичного засобу для порожнини рота «Фурацилін 40 мг».

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази, які б підтвердили, що позивач знав про існування знаку за спірним свідоцтвом вже на дату подання заявки на знак за свідоцтвом України №20339, а саме - 17.12.1997.

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що початок перебігу строку позовної давності почався з березня 2020, а позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності, подавши позов до суду 27.10.2020.

З огляду на наведене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг (заявка №97124032 від 17.12.1997) підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

З огляду на те, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, який уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд правомірно визнав обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

З`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, враховуючи наявні в матеріалах справи висновки судових експертиз, пояснення та міркуванння учасників справи, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Колегія суддів зауважує, що доводи скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного судового рішення від 07.11.2022 та впливали на його правильність в апеляційній скарзі не наведено.

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 28.11.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" про ухвалення додаткового рішення задоволено частково, стягнуто з Акціонерного товариства "Галичфарм" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. та витрати на проведення судової експертизи у розмірі 29 654 (двадцять дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн. 21 коп, ухвалено видати наказ, в іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.

Колегія суддів вважає відповідне додаткове рішення обгрунтованим, з огляду на наступне.

Частина 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

За змістом ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 221 Господарського процесуального кодексу України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У поданій заяві ТОВ «Леда» просило суд першої інстанції покласти на відповідача 1 наступні витрати, які позивач поніс у зв`язку з розглядом даної справи: витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 60 000,00 грн, витрати на проведення експертизи на замовлення позивача у розмірі 29 419,20 грн.;витрати на проведення маркетингового дослідження у розмірі 10 000,00 грн.; витрати на проведення експертизи за ухвалою суду від 20.01.2021 у розмірі 29 654,21 грн.; поштові витрати у розмірі 81,60 грн. та комісія банку при сплаті судового збору у розмірі 85,80 грн.

Щодо витрат на професійну правничу допомогу суд вірно зазначив наступне.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу (п. 1 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України).

За змістом статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

При встановленні розміру гонорару відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» врахуванню підлягають складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, витрачений ним час, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата тощо), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 Господарського процесуального кодексу України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 Господарського процесуального кодексу України): - подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; - зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу.

3) розподіл судових витрат (стаття 129 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із статтею 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Разом із тим, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (частина 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина 3 статті 126 цього Кодексу).

Разом із тим, у частині 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України визначено критерії, керуючись якими суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

Зокрема, відповідно до частини 5 статті 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Суд зазначає, що витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Зазначені критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, на підтвердження понесених позивачем витрат на правничу допомогу, до матеріалів справи були долучені: договір про правничу допомогу від 07.07.2020, укладений між ТОВ «Леда» та адвокатом Брагінською А.Л., відповідно до умов якого клієнт доручає, а адвокат приймає на себе зобов`язання в якості правничої допомоги здійснювати представницькі повноваження, захищати права і законні інтереси клієнта в обсязі та на умовах, встановлених цим договором та домовленістю сторін; протоколи узгодження розміру гонорару від 01.10.2020 та 18.01.2022; акти про надання правничої допомоги від 17.06.2021 та 08.11.2022 на загальну суму 60 000,00 грн.; платіжне доручення №1933 від 18.06.2021 на суму 30 000,00 грн.

Судом враховано те, що за приписами ч. 6 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Аналогічна норма міститься у ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України.

Принцип змагальності процесу означає, що кожній стороні повинна бути надана можливість ознайомитися з усіма доказами та зауваженнями, наданими іншою стороною, і відповісти на них (п. 63 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Руїс-Матеос проти Іспанії» від 23 червня 1993).

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції відносно того, що із наданих заявником документів вбачається, що розмір заявлених витрат є розумним та виправданим (як обов`язкової умови для відшкодування таких витрат іншою стороною).

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи обставини даної справи, її складність, предмет та підстави позовних вимог, обсяг наданої адвокатом позивачу правової охорони, суд дійшов вірного висновку, що визначений позивачем розмір витрат на послуги адвоката є співрозмірними з виконаною адвокатом роботою щодо представлення інтересів ТОВ «Леда» у даній справі, а тому обґрунтовано витрати у розмірі 60 000,00 грн поклав на відповідача 1.

Також, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів (ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання вимог суду у даній справі позивачем було оплачено вартість судової експертизи, призначеної ухвалою від 20.01.2021, на підтвердження чого позивачем надано платіжне доручення від 01.03.2021 №621 на суму 29 654,21 грн. Висновок експертів, складений за наслідками проведення такої експертизи, був врахований судом під час прийняття рішення у даній справі.

За таких обставин, беручи до уваги висновки суду про задоволення позовних вимог у повному обсязі, враховуючи, що позивачем подано до матеріалів справи достатньо доказів на підтвердження факту понесення судових витрат на проведення експертизи на суму 29 654,21 грн., суд правомірно стягнув з відповідача 1 понесені позивачем судові витрати в цій частині.

В той же час, витрати позивача на проведення експертизи за його замовленням та проведення маркетингового дослідження не підлягають покладенню на відповідача 1, оскільки такі докази не були прийняті судом під час ухвалення рішення у даній справі.

Також суд першої інстанції вірно зазначив, що не вбачає підстав для покладення на відповідача 1 витрат зі здійснення поштових відправлень та банківських комісій при сплаті судового збору, оскільки такі витрати є необхідними для звернення до суду із позовом, і були понесені позивачем в силу виконання вимог Господарського процесуального кодексу України.

Доводів скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного додаткового судового рішення та впливали на його правильність в апеляційній скарзі не наведено.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржувані рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 слід залишити без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" залишити без задоволення.

Рішення господарського суду міста Києва від 07.11.2022 та додаткове рішення від 28.11.2022 у справі № 910/16718/20 залишити без змін.

Матеріали справи № 910/16718/20 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 31.05.2023.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.В. Отрюх

В.О. Пантелієнко