УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

17.05.2023справа № 910/5745/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/5745/23

за позовом Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) (One Merck Drive P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889, United States; Ван Мерк Драйв, П.О. Бокс 100, Вайтхауз Стейшн, ЕнДжей 08889, Сполучені Штати Америки)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Варзар» (пр. Палладіна Академіка, буд. 44 Б, м. Київ, 03142; ідентифікаційний код 44646553),

Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.; Al Jana Pawla II, 27, 00-867 Warsaw, Poland; Аль Яна Павла II, 27, 00-867 Варшава, Польща),

Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед; Survey No. 143-148, 150 & 151, Near Gandimaisamma Cross Roads D.P. Pally, Dundigal Post, Dundigal- Gandimaisamma Mandal Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad - 500043, Telangana, India; Сурвей № 143- 148, 150 та 151, біля Гандімайсамма Крос Роудс, Д.П., Паллі, Дандігал Пост, Дандігал-Гандімайсамма Мандал, район Медчал- Малькаджгірі, Хайдарабад - 500043, Телангана, Індія) та

Міністерства охорони здоров`я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського 7; ідентифікаційний код 00012925),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, будинок 14; ідентифікаційний код 20015794),

про зобов`язання припинити порушення прав на винахід за патентом України №55409, вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб, та зобов`язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Варзар» (далі - Товариство), Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.), Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) та Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство) про:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Товариству використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- зобов`язання Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- зобов`язання Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- вилучення з цивільного обороту та знищення лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» виробництва компанії Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), виготовленого для пропонування для продажу та продажу в Україні, як такого, що виготовлений та введений у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що засвідчуються патентом України на винахід № 55409;

- зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» або будь-якого іншого лікарського засобу, що містить сполуку каспофунгін ацетат виробництва компанії Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед).

Позов мотивовано тим, що:

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) є власником патенту України №55409 на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» (дата подання 15.04.1997; дата реєстрації - 15.04.2003); вказаним патентом захищена сполука каспофунгін ацетат, спосіб її одержання та спосіб лікування і профілактики грибкових захворювань; строк дії патенту України №55409 подовжено до 15.04.2022;

- позивачу належать виключні права на виготовлення та реалізацію продуктів з використанням речовин та способу, які є об`єктами винаходу за зазначеним патентом, та права перешкоджати неправомірному використанню винаходу;

- сполука каспофунгін ацетат є активною діючою речовиною оригінального (інноваційного) лікарського засобу «КАНСИДАЗ®»; зазначений лікарський засіб виробляється компанією Мерк Шарп і Доум Б.В. (Нідерланди) та лабораторією Мерк Шарп і Доум Шибре (Франція) та поставляється в Україну, де реалізується в установленому законом порядку;

- лікарський засіб «КАНСИДАЗ®» був вперше зареєстрований в Україні у 2005 році, в подальшому його було перереєстровано згідно з наказом Міністерства від 11.05.2018 №907 та на нього видані реєстраційні посвідчення №UА/2841 /01 /02 та №UA/2841/01/01;

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) стало відомо про подання Товариством пропозиції в участі у процедурі закупівлі фармацевтичної продукції Каспофунгін 50 мг; відповідно до відомостей, опублікованих на ресурсі prozorro.gov.ua, за оголошенням про закупівлю ДК 021:2015 - 33600000-6 «Фармацевтична продукція (Каспофунгін 50 мг)», відповідач-1 пропонує до купівлі лікарський засіб «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед);

- з тендерної документації, поданої Товариством, вбачається також, що Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) уповноважив Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.), продавати лікарські засоби виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) та підписувати, затверджувати необхідні документи на запит від Міністерства, закупівлі (копії інструкцій, сертифіката про реєстрацію, копія сертифіката GMP та ін.) для лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій 50 мг у флаконах на території України;

- на думку позивача, діючою речовиною лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), є сполука каспофунгін, яка захищена патентом України № 55409;

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) не надавав відповідачам-1-3 будь-якого дозволу на використання винаходу «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України № 55409 у вказаному лікарському засобі;

- з гарантійного листа від 10.04.2023 № б/н вбачається, що відповідач-2 гарантує зареєструвати в Україні лікарський засіб «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), як був зареєстрований в США (US FDA) не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дати укладення договору про закупівлю (або не пізніше строку, передбаченого у пункті 5.1 проекту договору про закупівлю, якщо цей строк настане раніше);

- позивач надіслав лист до державного підприємства «Медичні закупівлі України» з попередженням, що прийняття пропозиції до закупівлі будь-якого іншого лікарського засобу, активною діючою речовиною якого є сполука каспофунгін, захищеною патентом України №55409, без дозволу правовласника, призведе до порушення прав інтелектуальної власності Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп);

- на думку Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп), реєстрація лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» має бути заборонена в судовому порядку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.11.2023; залучено до участі у справі державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2; зобов`язано Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на польську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у 2 примірниках, а також належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2022 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 19.05.2023.

На виконання вимог ухвали суду 12.05.2023 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на польську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у 2 примірниках, а також належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2022 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

Відповідно пункту 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи необхідність звернення з судовими дорученнями до Міністерства юстиції Республіки Польща (Ал. Уяздовські 11; 00-950 Варшава, Республіка Польща) та Центрального органу іноземної держави через Joint Secretary (Legal & Treaties) Ministry of External Affairs Legal & Treaties Division (ISIL Building 9 Bhagwandass Road NEW DELHI 110 001 India) провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 228, 234, 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. У зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовими дорученнями про надання правової допомоги до Міністерства юстиції Республіки Польща (Ал. Уяздовські 11; 00-950 Варшава, Республіка Польща) та Центрального органу іноземної держави через Joint Secretary (Legal & Treaties) Ministry of External Affairs Legal & Treaties Division (ISIL Building 9 Bhagwandass Road NEW DELHI 110 001 India) для вручення судових документів на території Польщі та Індії провадження у справі №910/5745/23 зупинити.

2. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 17.05.2023 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Оксана Марченко