УХВАЛА

10.05.2023Справа № 910/7217/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., розглянувши заяву Компанії БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК про забезпечення позову у справі

за позовом Компанії БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп»,

2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про дострокове припинення дії свідоцтв на торговельні марки повністю

Представники: без виклику сторін.

ВСТАНОВИВ:

Компанія БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК (далі-позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп» (далі-відповідач 1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- припинити достроково, а саме з 08.05.2023, дію свідоцтва України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» повністю для всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві;

- зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про дострокове припинення, а саме з 08.05.2023, дії свідоцтва України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» повністю для всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектальної власності;

- припинити достроково, а саме з 08.05.2023, дію свідоцтва України № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» повністю для всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві;

- зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки про дострокове припинення, а саме з 08.05.2023, дії свідоцтва України № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» повністю для всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки «UKRAINIAN HERITAGE» / «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» за спірними свідоцтвами № 226242 від 10.05.2017 та № 226243 від 10.05.2017 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані, не використовуються в Україні безперервно напротязі щонайменше п`яти років ані відповідачем-1, ані пов`язаними з ним особами. Позивач зазначає, що дія таких свідоцтв України порушує його права та інтереси під час здійснення ним господарської діяльності на території України на ринку алкогольних напоїв, оскільки позивач є власником торговельної марки «UKRAINIAN HERITAGE» за міжнародною реєстрацією № 4868392 від 08.12.2015, а також зареєстрував в Україні промисловий зразок 1. Пляшка для горілки «UKRAINIAN HERITAGE», який охороняється за свідоцтвом № 45426 від 09.02.2023. Крім того, 21.12.2022 позивачем подані заявки № m202215656 та № m202215657 на реєстрацію в Україні торговельних марок для повних переліків товарів 33 класу МКТП: «UKRAINIAN HERITAGE»/«UKRAINIAN HERITAGE».

Крім того, разом з позовною заявою Компанією БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ», зокрема, щодо передання разом або окремо виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за зазначеними свідоцтвами повністю або частково, щодо припинення дії зазначених свідоцтв разом або окремо у зв?язку з відмовою від них їх власника повністю або частково, щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо, а також публікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектальної власності відповідні відомості;

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп» до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, разом або окремо передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торгівельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» повністю або частково, припиняти дію зазначених свідоцтв разом або окремо шляхом відмови від них повністю або частково, а також видавати ліцензії на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо.

Заява обгрунтована тим, що відповідач-1 може відмовитися від торговельних марок «UKRAINIAN HERITAGE» та «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» за свідоцтвами України № 226242 та № 226243 або здійснити передачу прав на вказані торговельні марки іншій особі, про що будуть внесені відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що утруднить вирішення справи по суті і зробить неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Розглянувши заяву Компанії БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК про забезпечення позову, проаналізувавши норми господарського процесуального законодавства України, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

За змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Доданими до матеріалів справи документами підтверджується, що на момент звернення до суду відповідач-1 є власником спірних свідоцтв, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеними такими свідоцтвами торговельними марками в тому числі можливість їх передачі у власність іншим особам чи надання дозволу на їх використання на підставі ліцензійного договору (щодо всіх товарів чи їх частини).

Згідно ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Частиною 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

Статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Отже, у разі відчуження відповідачем-1 свідоцтв України № 226242 та № 226243 наторговельні марки «UKRAINIAN HERITAGE» та «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» щодо товарів 33 класу МКТП з наступним поданням до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» заяв про реєстрацію відповідних змін, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

У такому разі, у випадку визнання свідоцтв України № 226242 та № 226243 на торговельні марки достроково повністю припиненими, Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» об`єктивно не матиме можливості виконати рішення суду, оскільки у Державному реєстрі свідоцтв на торговельні марки будуть відомості про особу, якій передано право власності на свідоцтва України, а не відомості про відповідача-1, або взагалі будуть відсутні відомості про торговельні марки.

Крім того, у випадку відмови відповідача-1 від торговельних марок «UKRAINIAN HERITAGE» та «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» за свідоцтвами України № 226242 та № 226243 ніхто інший, в тому числі і позивач, не матиме змоги протягом 2-х років здійснити повторну реєстрацію торговельних марок після дострокового припинення дії свідоцтва.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

У зв`язку з тим, що власник свідоцтв України № 226242 та № 226243 може у будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на свідоцтво повністю, суд приходить до висновку, що позивач обґрунтовано припускає, що права на торговельні марки, які є предметом спору на момент прийняття рішення можуть перейти до іншої (інших) особи (осіб).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

При цьому, господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Враховуючи наведене вище, подана заява про забезпечення позову визнається судом обґрунтованою щодо вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом заборони Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ», у тому числі щодо передання разом або окремо виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за зазначеними свідоцтвами повністю або частково, щодо припинення дії зазначених свідоцтв разом або окремо у зв?язку з відмовою від них їх власника повністю або частково, щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо, а також публікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектальної власності відповідні відомості; заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп» до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, разом або окремо передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» повністю або частково, припиняти дію зазначених свідоцтв разом або окремо шляхом відмови від них повністю або частково, а також видавати ліцензії на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо.

При цьому, обраний спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв`язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

У зв`язку з наведеним, подана заява щодо вжиття заходів до забезпечення позову визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 138-140 та ст. 234 Господарського процесуального кодексу України України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Компанії БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК про забезпечення позову - задовольнити.

2. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/7217/23 вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

1) заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ», у тому числі щодо передання разом або окремо виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за зазначеними свідоцтвами повністю або частково, щодо припинення дії зазначених свідоцтв разом або окремо у зв?язку з відмовою від них їх власника повністю або частково, щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо, а також публікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектальної власності відповідні відомості;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп» до набрання рішенням суду у цій справі законної сили, разом або окремо передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України № 226242 від 10.05.2017 на торговельну марку «UKRAINIAN HERITAGE» та № 226243 від 10.05.2017 на торговельну марку «УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» повністю або частково, припиняти дію зазначених свідоцтв разом або окремо шляхом відмови від них повністю або частково, а також видавати ліцензії на використання торговельних марок за зазначеними свідоцтвами разом або окремо.

Стягувач: Компанія БЛУЄ СПРІНГ ІМПОРТС, ІНК (1990 NE 163RD STREET, UNIT 230, NORTH MIAMI BEACH, FL 33162, USA);

Боржник-1: Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код - 44673629);

Боржник-2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал спірітс груп» (вул. Польова, буд. 24, м. Київ, 03056, ідентифікаційний код - 42735405)

Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили з 10.05.2023 та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 10.05.2026.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Щербаков С.О.