УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

04.05.2023Справа № 910/9659/22

За позовом Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України"

до 1. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання недійсним рішення

Суддя Котков О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Барбашин С.Д., Сироїд І.О.;

від відповідача-1 не з`явилися;

від відповідача-2 Запорожець Л.Г.

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2022 року до Господарського суду міста Києва від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 22.09.2022 року до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- визнати недійсним рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки та затвердження висновку кваліфікаційної експертизи № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року за заявкою на торговельну марку № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" провести кваліфікаційну експертизу та прийняти рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m202002737 від Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що рішення Укрпатенту № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року є протиправним та підлягає скасування, оскільки: не прийнято відповідного закону, який мав би визначати порядок використання державних символів; на законодавчому рівні не визначено компетентного органу з надання дозволу на включення до складу позначення зображення, що зображує або імітує державні символи; постановою Касаційного адміністративного суду ВСУ від 10.01.2019 року у справі № 826/6726/16 було визнано право позивача на захист прав інтелектуальної власності щодо аналогічних заявок та визначено, що відсутність компетентного органу з надання відповідних дозволів на включення до складу позначення державних символів не може слугувати перешкодою у реалізації права на реєстрацію торговельної марки; НААУ вже є власником зареєстрованої торговельної марки за заявкою m201317457, позначення якої є тотожним до позначення за заявкою m202002737 відповідно до якої Відповідач відмовив у реєстрації торговельної марки; НААУ використовує у своїй діяльності позначення за заявкою m202002737 протягом тривалого часу, що свідчить про набуття розрізняльної здатності серед фахівців у сфері права; зображувальні елементи позначення за заявкою m202002737 не є імітацією Малого Державного Герба України, а складаються з чорнильниці в якій стоїть перо, стилістично зображених воріт з обох сторін від основного зображення та стилістично вираженого листа старовинного паперу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2022 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/9659/22 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 18.10.2022 року.

В підготовчих засіданнях 18.10.2022 року та 10.11.2022 року судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2022 року прийнято до розгляду заяву Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" про зміну предмета позову, задоволено клопотання б/н від 08.11.2022 року "Про залучення співвідповідача" Недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України" у справі № 910/9659/22, залучено до участі у справі в якості відповідача-2 - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", підготовче засідання відкладено на 13.12.2022 року.

В підготовчих засіданнях 13.12.2022 року, 10.01.2023 року, 24.01.2023 року, 23.02.2023 року, 28.03.2023 року та 11.04.2023 року судом оголошувалась перерва.

В підготовчому засіданні 11.04.2023 року суд ставив на обговорення питання щодо призначення у справі судової експертизи у зв`язку із наявністю у матеріалах справи двох взаємо суперечливих висновків експертів.

Представники позивача та відповідача-2 проти призначення експертизи не заперечували, але просили суд надати час для підготовки запитань, які будуть поставлені експерту, а також для визначення експертної установи, в якій буде проведено експертизу.

Крім того, представник відповідача-2 наголосила на тому, що експертиза буде проведена за ініціативою суду, а не за ініціативи відповідача-2.

02.05.2023 року через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання (питання на судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності). У поданому клопотанні представник відповідача-2 запропонував суду питання, яке необхідно поставити на вирішення судового експерта, проведення судової експертизи просив доручити одному із атестованих експертів - Стародубову І.В. або Жилі Б.В.

03.05.2023 року на електронну пошту Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява щодо питань призначення експертизи судом. У поданій заяві представник позивача запропонував суду питання, яке необхідно поставити на вирішення судового експерта, проведення судової експертизи просив доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.02.2020 року позивачем було подано до відповідача-1 заявку на знак для товарів і послуг. Заявці було присвоєно порядковий номер m202002737. Відповідно Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків зазначена заявка подана у 16, 35, 41, 45 класах.

22.11.2021 року відповідач-1 склав повідомлення № 155946/ЗМ/21 від 22.11.2021 року про необхідність надання документу, що підтверджує право заявника (НААУ) на використання у складі позначення зображення, що, нібито, імітує Малий Державний Герб України.

12.04.2022 року позивач надіслав відповідачу-1 відповідь про неможливість подання запитуваного документа з об`єктивних причин - відсутність запитуваного компетентного органу в Україні.

10.06.2022 року відповідач-1 склав повідомлення № 106519/ЗМ/22 від 10.06.2022 року про можливу відмову у реєстрації знаку відносно усього переліку товарів і/або послуг, з огляду на те, що заявлене позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка для товарів 16 класу та послуг 35, 41, 45 класів, тому, що до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу.

24.06.2022 року позивач надіслав відповідачу-1 лист з наведенням відповідних мотивів, доводів та доказів про те, що заявлене позначення на законних підставах має бути зареєстровано у якості торговельної марки.

20.07.2022 року відповідач склав Висновок № 131229/ЗМ/22 від 20.07.2022 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який затверджений рішенням Укрпатенту № 133275/ЗМ/22 від 25.07.2022 року про відмову в реєстрації торговельної марки. У Висновку зазначено, що заявлене позначення, нібито, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу.

Обгрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2016 року, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 10.01.2019 року, якою визнано протиправними та скасовано рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знаків, оформлені у вигляді висновків про невідповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційних експертиз за заявками № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 23 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 23-Н від 25 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 47-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 48-Н від 28 січня 2016 року; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 грудня 2015 року, що затверджено наказом Державної служби інтелектуальної власності України № 49-Н від 28 січня 2016 року; зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України провести повторні кваліфікаційні експертизи та прийняти рішення про реєстрацію знаку по заявкам недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» № m 2013 17447, № m 2013 17457, № m 2013 17445 та № m 2013 17446.

У постанові від 10.01.2019 року Верховний Суд зазначив, що «відсутність встановленого порядку використання Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, прийняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державний герб та в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Державного герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин».

Під час розгляду справи № 826/6726/16 суди дійшли висновку, що не створення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача.

На твердження позивача, заявка m201317457, яка була предметом дослідження в межах розгляду справи № 826/6726/16 та заявка m202002737, яка є предметом розгляду у даній містять єдину відмінність - зображувальні елементи у чорно-білому варіанті та кольоровому варіанті. Подане позначення за заявкою m202002737 може викликати асоціацію з Державним гербом України, але не імітувати його.

На підтвердження викладених у позовній заяві обставин позивач надав висновок експерта № 1344 від 06.01.2023 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Дорошенком О.Ф. на замовлення Керівника Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Вадима Красника.

Висновком експерта від 06.01.2023 року № 1344 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Дорошенком О.Ф. встановлено, що позначення за заявкою № m202002737 не містить елементів, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

Відповідач-1 у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача-1 мотивовані тим, що позначення за заявкою № m202002737 не може бути зареєстроване як торговельна марка для товарів 16 класу та послуг 35, 41, 45 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що до його складу входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу. У позначенні за заявкою № m202002737 відтворені та використані основні геральдичні характеристики Малого Державного Герба України без дотримання встановлених пропорцій, зокрема у схожому виконанні відтворено бокові елементи, застосовано схожу зовнішню форму, симетрію, але замість середнього рамена (зубця) у заявленому позначенні зображено старовинну чорнильницю, в якій стоїть перо. Схожість зазначених ознак на наведених зображеннях може викликати у споживачів враження про наявність у зображенні позначення за заявкою № m202002737 зв`язку з державою Україна, оскільки до складу зображувальної частини заявленого позначення входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України. З огляду на відсутність дозволу на використання позначення за заявкою № m202002737 Укрпатент діяв в межах повноважень, а рішення про відмову в реєстрації знака за вказаною заявкою прийнято на підставі п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідач-2 у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача-2 мотивовані тим, що на даний час законодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її використання. діюче законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності унеможливлює надання правової охорони позначенню, яке є наслідуванням державної символіки України, а заявлене позивачами позначення містить елемент, який імітує зображення Малого Державного герба України.

На підтвердження викладених у відзиві обставин відповідач-2 надав висновок експерта № 198-03/23 від 22.03.2023 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Соповою К.А. на замовлення Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» О. Орлюк.

Висновком експерта від 22.03.2023 року № 198-03/23 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Соповою К.А. встановлено, що позначення за заявкою № m202002737 містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Пунктом 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 визначено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Заслухавши представників учасників справи, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду даної справи, з огляду на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також на те, що наявні у матеріалах справи висновки експертизи № 1344 від 06.01.2023 року та № 198-03/23 від 22.03.2023 року містять протилежні висновки, з метою з`ясування обставин чи позначення за заявкою № m202002737 містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України, суд дійшов висновку про наявність сукупності підстав, передбачених ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, для призначення судової експертизи у даній справі.

Згідно з п.п. 5.1, 5.2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі) (ч. 3 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 2. Постанови Пленуму ВГС України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 року судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Особа набуває права та несе обов`язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони. За необхідності з`ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Отже, оскільки для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, для встановлення того, чи позначення за заявкою № m202002737 містить у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, з огляду на наявність у матеріалах справи висновків судових експертів, які є взаємо суперечливими, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покладаються на позивача, як ініціатора судового процесу.

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. 99, 100, 182, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/9659/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є зображувальне позначення за заявкою № m202002737 імітацією Малого Державного Герба України?

- Чи містить позначення за заявою № m202002737 у своєму складі елементи, які імітують зображення Малого Державного Герба України?

3. Ухвалу та матеріали справи № 910/9659/22 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов`язати учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності документи.

6. Оплату витрат по проведенню судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на позивача - Недержавну некомерційну професійну організацію «Національна асоціація адвокатів України» (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 5-й поверх), відповідно до рахунку, виставленого Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Провадження у справі № 910/9659/22 зупинити на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили 04 травня 2023 року.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 11 травня 2023 року.

Суддя О.В. Котков