СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

03 травня 2023 року м. Харків Справа № 905/730/20

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Медуниця О.Є., суддя Радіонова О.О., суддя Склярук О.І.,

за участю секретаря судового засідання Гаркуши О.Л.,

представників сторін:

від позивача - не з`явився;

від відповідача-1 - ТОВ "Славенергопром" - Демченко М.М. (у режимі відеоконференції);

від відповідача-2 - ТОВ "Монолітторг" - Гайдак О.В. (у режимі відеоконференції);

від відповідача-3 - ДП "НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "Рівненська атомна електрична станція" - Гутнік М.А. (у режимі відеоконференції);

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційні скарги:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром" (вх.№469 Д/3);

2. Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" (вх.№470 Д/3);

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітторг" (вх.№468 Д/3);

на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021 (суддя Зекунов Е.В.; повний текст рішення складено 06.08.2021) у справі №905/730/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО "Ізолятор",

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром";

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітторг";

3. Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція"

про заборону незаконного використання корисної моделі та стягнення збитків у розмірі 90 000,00 грн.,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Східного апеляційного господарського суду перебувають апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром", Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітторг" на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021 у справі №905/730/20.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 04.04.2023 оголошено перерву у розгляді справи №905/730/20 до 03.05.2023 о 12:00год. Задоволено клопотання відповідачів про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представників. Роз`яснено позивачу можливість прийняти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів представника (у разі звернення до суду з відповідним клопотанням).

Від позивача, відповідачів-1, 2 надійшли письмові пояснення з урахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 03.02.2022 у розглядуваній справі.

У судове засідання 03.05.2023 позивач повноважного представника не направив, належне повідомлення останнього про дату, час та місце судового засідання підтверджене матеріалами справи, а саме рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. Крім того представник позивача був повідомлений про оголошення перерви у розгляді справи до 03.05.2023 безпосередньо у судовому засіданні 04.04.2023.

У судовому засіданні 03.05.2023 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром" підтримав клопотання про призначення повторної судової експертизи, яке було додане до апеляційної скарги. Обґрунтовуючи клопотання, відповідач-1 зазначив, що проведення першої судової експертизи було обмежено наявними у справі документами, а експертами без належних на те підстав та повноважень змінено формулювання питань, внаслідок чого було змінено суть отриманих висновків. Крім того відповідач-1 наголосив на наявності протиріч у висновках експертів, наданих за результатами проведення судової експертизи у справі №905/730/20 та за результатами проведення експертизи на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром".

Представники Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітторг" підтримали заявлене відповідачем-1 клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Розглянувши клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи, судова колегія зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частиною 2 ст.99 ГПК України унормовано, що у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Як убачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.08.2020 призначено у справі №905/730/20 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення судовому експерту поставлено наступні питання:

- Чи використовується в ізоляторах типу ОСК 8-24-150-1 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 під назвою «Полімерний ізолятор» на Корисну модель №u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй?

- Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а)?

- Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція»?

- Чи є корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 частиною існуючого рівня техніки?

- Чи відповідає корисна модель патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 критерію охороноздатності "новизна"? Так чи ні?

Як убачається з висновку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №003/21, складеного за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.03.2021 (т.3 а.с.61-88), судовими експертами було встановлено наступне:

1. В ізоляторах типу ОСК 8-24/150-1 використовується кожна ознака корисної моделі "Полімерний ізолятор", що включена до незалежного пункт формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 за заявкою №u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені "Промислова власність" №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй.

2. Кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі "Полімерний ізолятор" за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а).

3. Кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від імені якого діє Відокремлений підрозділ "Рівненська атомна електрична станція.

4. Корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 не є частиною існуючого рівня техніки відповідно до матеріалів справи.

5. Корисна модель патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 відповідає критерію охороноздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи.

Порівнявши поставлені Господарським судом Донецької області на вирішення експертів питання та надані експертами висновки, відповідач-1 зауважує, що експертами питання 4 та 5 доповнені словосполученням «відповідно до матеріалів справи». Згідно з твердженнями відповідача-1, надання відповідей на питання з урахуванням таких уточнень експертів значно звузило сферу дослідження та не відображає реального стану речей.

При цьому експерт не скористався наданим п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції станом на дату призначення експертизи), правом: відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи; у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань.

Крім того матеріали справи містять висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №4480 від 23.11.2021 (експертиза проведена на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром»; т.8 а.с.139-158). Зазначений висновок експерта наданий у копії та не засвідчений належним чином. На вирішення експертизи були поставлені наступні питання:

- Чи є корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 частиною існуючого рівня техніки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 критерію охороноздатності «новизна»? Так чи ні?

Експертом надані наступні висновки:

- На дату подання заявки на видачу патенту на корисну модель №103922 корисна модель за патентом України №103922 від 12.01.2016 була частиною рівня техніки в межах наданих на дослідження матеріалів;

- Корисна модель за патентом України №103922 від 12.01.2016 не відповідає умові патентоздатності «новизна» за причин, викладених у дослідницькій частині.

Отже, як зазначає відповідач-1, має місце протиріччя висновків експертів, наданих за результатами проведення судової експертизи у справі №905/730/20 та за результатами проведення експертизи на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром".

Відповідно до ч.2 ст.107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до п.1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (у чинній редакції) повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Крім того судова колегія враховує, що скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції у справі №905/730/20, Верховний Суд у постанові від 03.02.2022 зазначив, що для вирішення спору у цій справі суду за необхідності вирішити питання щодо призначення у справі судової експертизи.

Отже, приймаючи до уваги характер обставин справи, наявність у матеріалах справи висновків експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (у копії та не засвідчений належним чином), які містять суперечності, та вказівки суду касаційної інстанції, враховуючи, що висновок експерта у даному випадку не можуть замінити інші засоби доказування, з огляду на наявність дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних обставин справи, судова колегія дійшла висновків про задоволення клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи.

Відповідач-1 просить доручити проведення експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

Як убачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.08.2020 проведення експертизи доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

З огляду на викладені вище обставини, що покладені в основу висновків суду про необхідність призначення повторної судової експертизи, пропозицію відповідача-1 щодо експертної установи та відсутність заперечень сторін проти такої пропозиції, судова колегія вважає за доцільне доручити проведення повторної експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса» Міністерства юстиції України .

Враховуючи, що проведення експертизи ініційовано відповідачем-1, оплата експертизи покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю "Славенергопром", як на зацікавлену сторону, а за результатами розгляду справи вказані витрати будуть розподілені між сторонами відповідно до вимог ст.129 ГПК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п.2 ч.1 ст.228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги, що проведення судової експертизи займе певний час, колегія суддів вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення повторної експертизи на підставі п.2 ч.1 ст.228 ГПК України.

Керуючись ст.ст.99, 100, 107, 228, 229, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Славенергопром" про призначення повторної судової експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі №905/730/20 повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса» Міністерства юстиції України (вул.Залютинська, 8, м.Харків, Україна, 61177).

4. На вирішення судовому експерту поставити наступні питання:

- Чи використовується в ізоляторах типу ОСК 8-24-150-1 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 під назвою «Полімерний ізолятор» на Корисну модель №u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй?

- Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а)?

- Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція»?

- Чи є корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 частиною існуючого рівня техніки?

- Чи відповідає корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 критерію охороноздатності "новизна"? Так чи ні?

5. Зобов`язати позивача та відповідачів при проведенні експертизи не перешкоджати експерту в проведені судової експертизи. На першу вимогу експерта для проведення перевірки в повному обсязі надавати всі витребувані документи, предмети, об`єкти дослідження та вчиняти необхідні дії.

6. Суд попереджає експертів про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Після виконання вимог зазначеної ухвали, судовому експерту протягом 5 днів з моменту закінчення проведення судової експертизи висновок судової експертизи надати суду разом з матеріалами справи.

8. Експерту повідомити сторін про необхідність здійснення ними конкретних дій по проведенню експертизи. У разі ненадання сторонами документів, які необхідні для проведення експертизи, повідомити суд.

9. Витрати за проведення експертизи покласти на відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Славенергопром". Відповідачу-1 докази своєчасної оплати експертизи надати до Східного апеляційного господарського суду.

10. Зупинити апеляційне провадження у справі №905/730/20 до одержання результатів експертизи.

11. Направити матеріали справи №905/730/20 на адресу Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

12. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку ст.ст.287-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 04.05.2023.

Головуючий суддя О.Є. Медуниця

Суддя О.О. Радіонова

Суддя О.І. Склярук