ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року

м. Київ

cправа № 910/548/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:

позивача - Білицький П.В. (адвокат)

відповідача - Денисюк Н.О. (адвокат)

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап Трейдінг"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023,

постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 та

додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап Трейдінг"

про припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. У січні 2022 товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс" (далі - ТОВ "Амальгама люкс", позивач) звернулося до суду із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап Трейдінг" (далі - ТОВ "Мейкап Трейдінг", відповідач) (із врахуванням заяви про часткову відмову від позову) про:

- заборону відповідачу розміщувати в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою сприяння продажу та продажу інформацію про товари: "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь проти лупи 1%", "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Паста проти лупи 1%, "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь 1% + Паста проти лупи 1%, саше", виробництва білоруської компанії ЗАТ "Вітекс", "ПАСТА ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", "ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ 2% "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", виробництва російської компанії АО "Твін тек", а також сприяти продажу та продавати такі товари;

- заборону відповідачу використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва ТОВ "Амальгама люкс".

Позов мотивовано тим, що на веб-сайті відповідача без відповідного дозволу рекламується, розміщується та пропонується до продажу продукція (виробництва іноземних компаній АО "Твін тек" та ЗАТ "Вітекс"), маркована позначеннями, які тотожні або схожі до ступеня сплутування із торговельними марками позивача. У зв`язку з чим, позивач на підставі статей 16, 20, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", пункту 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. b) ст. 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі - Угода про асоціацію) звернувся із позовними вимогами про заборону розміщувати в мережі Інтернет з метою сприяння продажу та продажу інформацію про товари, марковані спірними позначеннями, а також сприяти продажу та продавати такі товари; заборону відповідачу використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва ТОВ "Амальгама люкс".

2. Короткий зміст ухвал суду першої інстанції та постанов суду апеляційної інстанції

2.1. Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.12.2022 (суддя Підченко Ю.О.) закрито провадження у справі за позовом ТОВ "Амальгама Люкс" до ТОВ "Мейкап Трейдінг" про припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Стягнуто з ТОВ "Мейкап Трейдінг" на користь ТОВ "Амальгама Люкс" витрати на проведення експертизи в розмірі 22 309, 30 грн, витрати на підготовку перекладів в розмірі 4 180,00 грн, витрати на підготування звітів в розмірі 8 100,00 грн.

У задоволенні вимог ТОВ "Амальгама Люкс" про стягнення з ТОВ "Мейкап Трейдінг" витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 170 000,00 грн відмовлено.

Повернуто ТОВ "Амальгама Люкс" з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 4 540,00 грн, перерахований згідно з платіжним дорученням від 24.12.2021 № 4920, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи № 910/548/22.

2.2. Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.01.2023 (суддя Підченко Ю.О.) у задоволенні заяви ТОВ "Мейкап Трейдінг" про розподіл судових витрат відмовлено.

2.3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 (колегія суддів: Сотніков С.В., Поляков Б.М., Гарник Л.Л.) ухвалу господарського суду міста Києва від 15.12.2022 скасовано.

Справу за позовом ТОВ "Амальгама люкс" до ТОВ "Мейкап Трейдінг" про припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності на торговельні марки направлено для продовження розгляду до господарського суду міста Києва.

Стягнуто з ТОВ "Мейкап Трейдінг" на користь ТОВ "Амальгама люкс" 24 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу та 2 481,00 грн судового збору.

2.4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 (колегія суддів: Сотніков С.В., Гарник Л.Л., Поляков Б.М.) ухвалу господарського суду міста Києва від 19.01.2023 скасовано, справу направлено для продовження розгляду до господарського суду міста Києва.

2.5. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 (колегія суддів: Сотніков С.В., Гарник Л.Л., Поляков Б.М.) стягнуто з ТОВ "Мейкап Трейдінг" на користь ТОВ "Амальгама люкс" 6 000 (шість тисяч) грн витрат на професійну правничу допомогу.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. У касаційних скаргах ТОВ "Мейкап Трейдінг" з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить:

- скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023, а ухвалу господарського суду міста Києва від 15.12.2022 залишити в силі;

- скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 і направити справу до Північного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги на ухвалу господарського суду міста Києва від 19.01.2023;

- скасувати додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. Касаційна скарга на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 подана на підставі пункту 1 частини першої статті 287 ГПК України, з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України та абзацу 2 частини другої статті 287 ГПК України.

4.2. ТОВ "Мейкап Трейдінг" в своїй касаційній скарзі зазначає, що суд апеляційної інстанції не врахував співвідношення підстав позову до предмету позову.

4.3. В обґрунтування доводів касаційної скарги ТОВ "Мейкап Трейдінг" посилається також на те, що суд апеляційної інстанції не застосував доктрину venire contra factum proprium (заборони суперечливої поведінки) під час оцінки дій позивача в суді та не врахував позицію Верховного Суду щодо цієї доктрини (постанова Верховного Суду від 10.04.2019 у справі №390/34/17). Скаржник зазначає, що суд апеляційної інстанції визнав право позивача на захист його прав у майбутньому не врахувавши всю попередню поведінку позивача.

4.4. Крім того, скаржник просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023, ухвалену за наслідками перегляду ухвали господарського суду міста Києва від 19.01.2023, якою у задоволенні заяви про розподіл судових витрат відмовлено. А також додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 як невід`ємну частину основного рішення (оскаржуваної постанови апеляційного суду за наслідками перегляду ухвали суду першої інстанції про закриття провадження).

5. Доводи інших учасників справи

5.1. У об`єднаному відзиві на касаційні скарги позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить касаційні скарги залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

5.2. Крім того, позивач у своєму об`єднаному відзиві просить стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати, понесені в суді касаційної інстанції, в загальному розмірі 30 000, 00 грн.

6. Касаційне провадження

6.1. У зв`язку з відпусткою судді Булгакової І.В. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.04.2023, який наявний в матеріалах справи.

7. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.2. Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

7.3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

7.4. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

8.2. Перелік підстав закриття провадження у справі визначений у статті 231 ГПК України.

8.3. За змістом пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

8.4. Предмет спору - це об`єкт спірних правовідносин, щодо якого виник спір між позивачем і відповідачем. Як предмет позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача.

8.5. Господарський суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

8.6. Закриття провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК України можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи.

8.7. Аналогічну правову позицію висловили Велика Палата Верховного Суду у справі №13/51-04 (постанова від 26.06.2019) і Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, зокрема у справі № 916/144/18 (постанова від 25.07.2019).

8.8. З огляду на вказане вище, колегія суддів вважає необхідним зазначити наступне.

8.9. Однією із найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту прав та свобод особи є гарантування права на судовий захист.

8.10. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

8.11. Закриваючи провадження у справі за відсутністю предмета спору, на підставі приписів пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України, суд першої інстанції, здійснивши дослідження змісту інформації, яка станом на час розгляду справи по суті наявна на сайті https://makeup.com.ua, встановив, що на вказаному сайті наразі відсутня будь-яка інформація чи пропозиція про продаж товарів виробництва АО "ТВІН ТЕК" та ЗАТ "ВІТЕКС".

8.12. Водночас, відхиливши доводи відповідача про відсутність порушеного права позивача станом на 07.02.2022, суд першої інстанції встановив, що позов подано 13.01.2022, у зв`язку з чим відповідач не спростував того, що на момент звернення до суду права та охоронювані законом інтереси позивача могли бути порушені.

8.13. Скасовуючи ухвалу господарського суду міста Києва про закриття провадження у справі, апеляційний господарський суд зазначив, що суд може захистити право інтелектуальної власності на торговельну марку як від вже вчиненого порушення, так і шляхом вжиття відповідного заходу, який направлений на недопущення порушень в майбутньому або заходу, що буде стримувати від подальших порушень. Як зазначає позивач у позовній заяві, відповідач протягом 2020-2021 років вчиняв порушення його майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки. В той же час, обставини справи свідчать, що станом на 07.02.2022 відповідач припинив вчиняти порушення прав інтелектуальної власності.

8.14. Апеляційний господарський суд зазначив, про те, що позивач просить встановити заборону на розміщення в мережі Інтернет інформацію про товари, марковані спірними позначеннями, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою сприяння продажу та власне продажу таких товарів, використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва позивача. Очевидно, що такий захід (заборона) як спосіб захисту порушеного права, може бути застосований судом лише на майбутнє, оскільки направлений на недопущення порушень саме в майбутньому.

8.15. Суд апеляційної інстанції, зазначаючи про те, що обставини даної справи свідчать про наявність предмета спору, які існували як на момент подання позову так і розгляду даної справи судом першої інстанції, дійшов висновку про відсутність підстав для закриття провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України, оскільки позов обґрунтований вчиненням відповідачем правопорушення, а позовні вимоги заявлені з метою уникнення вчинення порушення у майбутньому.

8.16. У зв`язку із викладеним, оскільки закриття провадження у справі з підстав відсутності предмету спору можливе у разі, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань, тоді як матеріали справи та доводи сторін не свідчать про відсутність між сторонами спору неврегульованих питань та про припинення існування предмета спору у розумінні пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України.

8.17. За таких обставин, суд касаційної інстанції дійшов висновку про необхідність залишити касаційну скаргу скаржника без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду від 14.02.2023 - без змін.

8.18. Посилання скаржника в касаційній скарзі на неврахування судом апеляційної інстанції висновків Верховного Суду, викладених у справах від 07.12.2021 №910/14950/20 та від 10.04.2019 №390/34/17 відхилені ухвалою Верховного Суду від 27.03.2023, а тому не підлягають розгляду.

8.19. Щодо доводів оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 та додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023.

8.20. 28.02.2023 Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу від 19.01.2023, оскільки справу повернули для продовження розгляду, а відтак, питання про розподіл судових витрат належить вирішити за результатами розгляду справи по суті, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду.

8.21. 07.03.2023 додатковою постановою Північний апеляційний господарський суд вирішив питання щодо розподілу судових витрат.

8.22. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження зазначених вище постанов, скаржник у своїй касаційній скарзі зазначає про необхідність їх скасувати за наслідками можливого задоволення Судом касаційної інстанції основної касаційної скарги відповідача на постанову суду апеляційної інстанції від 14.02.2023.

8.23. Оскільки суд касаційної інстанції дійшов висновку про залишення без змін постанови Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023, то залишенню без змін підлягає і постанова Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023.

8.24. Щодо додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023, то Верховний Суд зазначає таке.

8.25. Порядок ухвалення судових рішень передбачено у статті 233 ГПК України. Суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

8.26. Абзацом другим частини третьої зазначеної вище статті передбачено, що суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.

8.27. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 237 ГПК України в числі питань, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду, зазначено розподіл між сторонами судових витрат.

8.28. З аналізу наведених норм можна зробити висновок, що питання про стягнення (визначення, розподіл) судових витрат вирішується при розгляді питання про закінчення судового провадження, тобто при закритті провадження у справі, залишенні позову без розгляду чи вирішенні спору по суті з ухваленням рішення суду.

8.29. Окремо питання про стягнення судових витрат вирішується у разі, якщо судом воно не вирішувалося при ухваленні відповідного судового рішення про закінчення розгляду справи.

8.30. Подібні правові висновки викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 08.06.2021 у справі № 550/936/18, постановах Верховного Суду від 18.11.2021 у справі № 910/4862/21 та від 14.03.2023 у справі № 916/2865/22.

8.31. Оскільки чинним процесуальним законодавством обмежено можливість вирішення питання розподілу судових витрат, а постанова Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 не є остаточним рішенням суду, ухваленим після закінчення судового розгляду; розгляд справи по суті у цій справі не завершений і суд не ухвалював рішення по суті, а лише переглядалися в апеляційному порядку ухвали господарського суду міста Києва. За таких обставин, у суду апеляційної інстанції, не було правових підстав для здійснення розподілу витрат на професійну правничу допомогу, понесених ТОВ "Амальгама люкс" при перегляді ухвали суду першої інстанції в апеляційному порядку.

8.32. Отже, суд касаційної інстанції дійшов висновку про часткове задоволення касаційної скарги ТОВ "Мейкап Трейдінг" в частині оскарження додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023.

8.33. Крім того, враховуючи вищевикладене, прохання ТОВ "Амальгама люкс" про стягнення судових витрат, понесених у суді касаційної інстанції, має бути здійснено після вирішення спору по суті.

8.34. Суд касаційної інстанції приймає доводи, наведені у відзиві на касаційну скаргу, у тій частині, в якій вони не суперечать цій постанові.

8.35. Натомість, як відзначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.02.2009 у справі "Христов проти України" (заява № 24465/14), право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слід тлумачити в контексті преамбули цієї Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права, одним з основоположних аспектів якого є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхні рішення, що набрали законної сили, не може ставитися під сумнів (див. також справу "Брумареску проти Румунії, заява № 28342/95). Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі. Повноваження судів вищого рівня з перегляду мають здійснюватися для виправлення судових помилок і недоліків, а не задля нового розгляду справи. Сама лише ймовірність існування двох думок стосовно предмета спору не може бути підставою для нового розгляду справи. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини (справа "Рябих проти Росії", заява № 52854/99), існування яких скаржником не зазначено й не обґрунтовано.

8.36. Відповідна практика Європейського суду з прав людини застосовується Касаційним господарським судом на підставі статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", згідно з якою суди застосовують названу Конвенцію та відповідну практику як джерело права.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

9.1. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу - без задоволення.

9.2. За змістом частини першої статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

9.3. Підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі (частина шоста статті 310 цього ж Кодексу).

9.4. З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційних скаргах не підтвердилися, не спростовують висновків суду апеляційної інстанції, а тому касаційні скарги ТОВ "Мейкап Трейдінг" слід залишити без задоволення, а в частині оскарження додаткової постанови суду апеляційної інстанції - задовольнити частково.

10. Судові витрати

10.1. Судовий збір у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції покладається на ТОВ "Мейкап Трейдінг", оскільки Касаційний господарський суд відмовляє в задоволенні касаційних скарг та залишає без змін судові рішення апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 310, 315 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап Трейдінг" в частині оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2023 залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 та від 28.02.2023 у справі № 910/548/22 - без змін.

2. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап Трейдінг" в частині оскарження додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 у справі № 910/548/22 задовольнити частково. Додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 у справі № 910/548/22 скасувати.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Бенедисюк

Суддя І. Колос

Суддя Т. Малашенкова