РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023Справа № 910/20475/21
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation)

до 1) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

2) ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited)

про визнання торговельної марки добре відомою, визнання частково недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки

Представники:

від позивача: Коваль А.М.

від відповідача 1: Запорожець Л.Г.

від відповідача 2: Дика Н.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Груп" про визнання марки "Jack" добре відомою в Україні відносно Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties. Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП "віскі" станом на 20 серпня 2015 року; визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 року, № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 року, № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 року, № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 року, № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 року та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка "JACK" є добре відомою в Україні станом на 20.08.2015 щодо товару "віскі" стосовно позивача, а державна реєстрація торговельних марок "CRAZY JACK" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України № НОМЕР_5 та їх використання порушують права та законні інтереси позивача на добре відомі торговельні марки "Jack" та "Jack Daniel`s" та інші раніше зареєстровані торговельні марки "Jack Daniel`s", відому серію (сім`ю) раніше зареєстрованих торговельних марок зі спільним словесним елементом "Jack/Джек".

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 15.03.2022; зобов`язати позивача надати суду у строк до 22.12.2021 нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 у справі №910/20475/21 (4 примірники) для направлення відповідачу 2 у порядку, встановленому Конвенцією; здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 21 євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: НОМЕР_6 , код Swift: СBCYCY2N, докази чого надати суду.

24.12.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 15.12.2021.

04.01.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшло клопотання по справі.

14.01.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшов відзив.

21.01.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача 3, клопотання про витребування доказів та клопотання про долучення доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/20475/21 у зв`язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order).

25.01.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 3.

28.01.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшли письмові пояснення та заперечення на клопотання позивача про долучення доказів.

03.02.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив.

07.02.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 1.

07.02.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення щодо заперечень відповідача 3 на клопотання позивача про долучення доказів.

07.04.2022 електронною поштою до суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Разом з тим, статтею 1 Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", згідно п. 1 якого постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Відповідно до п. 1 Указу Президента України №133/2022 від 14.03.2022 постановлено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Враховуючи викладене, засідання призначене на 15.03.2022 не відбулось.

З огляду на зазначене, з метою недопущення випадків загрози життю, здоров`ю та безпеці учасників судового процесу, суддів та працівників апарату суду, суд дійшов висновку про необхідність визначення іншої дати підготовчого засідання.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Так, зважаючи на дату призначеного ухвалою суду від 15.12.2021 підготовчого засідання, та з огляду на необхідність визначення іншої дати підготовчого засідання, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2022 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/20475/21; підготовче засідання призначити на 13.05.2022.

25.04.2022 електронною поштою до суду від відповідача 3 надійшло клопотання про перенесення підготовчого засідання.

09.05.2022 через відділ діловодства суду від Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation) надійшло клопотання про долучення доказів та проведення судового засідання у режимі відеоконференції, яке призначено на 13.05.2022 у справі № 910/20475/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.05.2022 відмовлено у задоволенні клопотання Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation) про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, яке призначено на 13.05.2022 у справі № 910/20475/21, з підстав відсутності у суду технічної можливості проведення даного засідання у режимі відеоконференції.

У підготовче засідання 13.05.2022 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 та відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду, у підготовчому засіданні 13.05.2022 судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 07.06.2022.

18.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у якому відповідач 3 просить відкласти розгляд справи на період запровадження воєнного стану та призначити підготовче засідання після його закінчення.

У підготовче засідання 07.06.2022 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 та відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Представник позивача подав клопотання про долучення до матеріалів справи Висновку експерта у галузі права від 26 квітня 2022 року.

За наслідками розгляду клопотання відповідача 3 в частині відкладення підготовчого засідання, судом відмовлено у його задоволенні, оскільки, учасники судової справи не обмежені в праві брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, зокрема, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Розглянувши клопотання позивача про витребування у відповідача 3 доказів, а саме копій технічних умов на виготовлення горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії технологічних інструкцій та сертифікатів якості горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії рецептури щодо продукції горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії догорів купівлі-продажу та поставки щодо горілки "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") з відповідними актами та специфікаціями продукції (вибірково з різними датами укладення), наявні рекламні матеріали (копії каталогів, буклетів, брошур щодо продукції "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") та ділова документація щодо продукції "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") (листи, бланки тощо), яке 21.01.2022 надійшло через відділ діловодства суду, суд прийшов до висновку про його задоволення з підстав викладених в ухвалі суду від 07.06.2022.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відтак, з урахування необхідності витребування доказів, з огляду на клопотання відповідача 3 в частині призначення підготовчого засідання після закінчення періоду запровадженого воєнного стану, суд прийшов до висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання в даній справі до 13.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 суд ухвалив: витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Груп" належним чином засвідчені копії технічних умов на виготовлення горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії технологічних інструкцій та сертифікатів якості горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії рецептури щодо продукції горілки "CRAZY JACK", ("ІНФОРМАЦІЯ_3"), копії догорів купівлі-продажу та поставки щодо горілки "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") з відповідними актами та специфікаціями продукції (вибірково з різними датами укладення), наявні рекламні матеріали (копії каталогів, буклетів, брошур щодо продукції "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") та ділова документація щодо продукції "CRAZY JACK" ("ІНФОРМАЦІЯ_3") (листи, бланки тощо); підготовче засідання відкласти на 13.09.2022; зобов`язати позивача надати суду у строк до 17.06.2022 нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 у справі №910/20475/21 (4 примірники) для направлення відповідачу 2 у порядку, встановленому Конвенцією; здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 21 євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: НОМЕР_6 , код Swift: СBCYCY2N, докази чого надати суду.

17.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 07.06.2022, а саме нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 у справі №910/20475/21 (4 примірники), а також письмові пояснення, з яких вбачається, що позивач не може виконати вимоги ухвали суду в частині здійснення оплати за виконання судового доручення, оскільки, відповідно до п. 12 та п. 14 Постанови Правління НБУ "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" від 24.02.2022 № 18 з наступними змінами та доповненнями, 24 лютого 2022 року встановлено цілу низку обмежень на розрахунки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2022 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/20475/21 у зв`язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order).

18.08.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

08.09.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

09.09.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 2 та 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Зважаючи на дату, призначеного ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 підготовчого засідання, 13.09.2022 судом поновлено провадження у справі.

У підготовче засідання 13.09.2022 представники сторін не прибули.

Суд задовольнив клопотання відповідача 2 та 3 та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 01.11.2022.

28.10.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

31.10.2022 через "Електронний суд" та на електронну пошту суду від відповідачів 2 та 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 01.11.2022 прибув представник позивача, представники відповідачів не прибули.

Представник позивача підтримав клопотання про відкладення розгляду справи.

Суд задовольнив клопотання та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 06.12.2022.

08.11.2022 від Центрального Органу Республіки Кіпр надійшли документи про вручення ухвали від 05.09.2022 та від 25.02.2022.

02.12.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про заміну відповідача 1 правонаступником.

05.12.2022 через "Електронний суд" та на на електронну пошту суду від відповідачів 2 та 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 06.12.2022 представники сторін не прибули.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2022 суд ухвалив: замінити відповідача у справі № 910/20475/21 - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код: 31032378) на правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код: 44673629); підготовче засідання відкласти на 17.01.2023.

17.01.2023 через відділ діловодства суду від позивача, відповідача 2 та відповідача 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 17.01.2023 прибули представники позивача та відповідача 1, представники відповідача 2 та відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Суд задовольнив клопотання позивача, відповідача 2 та відповідача 3 про відкладення розгляду справи та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 07.02.2023.

07.02.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про зменшення позовних вимог, відмову від позову в частині, а також клопотання про часткове скасування заходів забезпечення позову у зв`язку із мирним врегулюванням спору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 суд ухвалив: прийняти до розгляду клопотання Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation) про часткове скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 15.12.2021 у справі № 910/20475/21; розгляд клопотання призначити на 07.02.2023.

У судове засідання з розгляду клопотання про часткове скасування заходів забезпечення позову прибули представники позивача, відповідача 1 та відповідача 2. Представники відповідача 3 в судове засідання не прибули.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 суд ухвалив: клопотання Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation) про часткове скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 15.12.2021 у справі № 910/20475/21 задовольнити; скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 у частині заборони ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр / Afroditis, 25, 2 floor, office 204, Nicosia, Cyprus) відмовлятися від свідоцтва України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 року, № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 року, № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 року, № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 року, № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 року повністю або частково та заборони Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 44673629) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо відмов на оскаржувані торговельні марки.

У підготовче засідання 07.02.2023 прибули представники позивача, відповідача 1 та відповідача 2. Представники відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 21.02.2023.

У підготовче засідання 21.02.2023 прибули представники позивача, відповідача 1 та відповідача 2. Представники відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Розглянувши клопотання позивача про відмову від позову та закриття провадження у справі № 910/20475/21 у частині позовних вимог до відповідача 3, суд прийшов до висновку про необхідність прийняття відмови позивача від позову у частині позовних вимог до відповідача 3.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2023 суд ухвалив: прийняти відмову позивача - Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Ink., Delaware corporation) від позовних вимог до відповідача 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Груп"; закрити провадження у справі № 910/20475/21 у частині позовних вимог до відповідача 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Спірітс Груп".

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 ГПК України крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Зважаючи на викладене вище, враховуючи, що заява про зменшення позовних вимог подана в межах визначеного законом процесуального строку, у підготовчому засіданні 21.02.2023 судом прийнято до розгляду заяву позивача про зменшення позовних вимог.

Поряд з цим, у підготовчому засіданні 21.02.2023 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

За наслідками підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 04.04.2023.

У судове засідання 04.04.2023 прибули представники сторін.

Представник позивача підтримав позовні вимоги, представник відповідача 1 проти задоволення позову заперечив, представник відповідача 2 проти задоволення позову не заперечував.

У судовому засіданні 04.04.2023 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником добре відомих торговельних марок «Jack Daniel`s» (словесні та комбіновані), які утворюють відому серію (сім`ю) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Jack/Джек» у латиниці та у кирилиці за свідоцтвами України №№ 5109 від 28.12.1994, 12761 від 19.07.1999, 16686 від 16.10.2000, 47636 від 23.12.2002, 74642 від 10.04.2007, 77282 від 11.06.2007, 113746 від 26.10.2009, 113751 від 26.10.2009, 140587 від 25.06.2011, 140852 від 25.06.2011, 176176 від 25.09.2013, 190062 від 26.08.2014, 194069 від 10.12.2014, 225742 від 25.04.2017, 257576 від 25.04.2019, 257744 від 25.04.2019, 257745 від 25.04.2019, 258958 від 27.05.2019, 258959 від 27.05.2019, 260317 від 25.06.2019, 260699 від 25.06.2019, 262110 від 25.07.2019, 262133 від 25.07.2019, 266864 від 11.11.2019, 266865 від 11.11.2019, 277801 від 25.06.2020, 274874 від 27.04.2020, 276007 від 25.05.2020, 277228 від 25.06.2020, 277344 від 25.06.2020, 277800 від 25.06.2020, 286024 від 10.11.2020, 309190 від 01.12.2021, 309804 від 08.12.2021 на знаки для товарів і послуг «JACK DANIEL'S», «JACK DANIEL'S» (етикетка), «ДЖЕК ДЕНІЕЛ`С», «GENTLEMAN JACK», «JACK DANIEL'S SILVER SELECT», «JACK DANIEL'S» (етикетка), «GENTLEMAN JACK», «GENTLEMAN JACK» (етикетка), «JACK DANIEL'S» (етикетка), «JACK DANIEL'S» (етикетка), «JACK DANIEL'S» (пляшка), «JACK DANIEL'S», «JACK DANIEL'S OLD No. 7 BRAND», «JACK DANIEL'S HONEY», «JACK BY NAME. HONEY BY NATURE», «Тот самый Джек. Медовая версия», «Той самий Джек. Медова версія», «ON TOUR SINCE 1866», «OLD No. 7 BRAND», «НА СЦЕНІ 3 1866 РОКУ», «ВЕРЕСЕНЬ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕКА. ТОРТИ ЗАЙВІ», «JACK DANIEL'S OLD No. 7 BRAND», «ВЕРЕСЕНЬ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕКА.ТОРТИ ЗАЙВІ.», «Jack Daniel's. Чудовий спосіб сказати «Веселих свят», «Jack Daniel's. Гарний спосіб сказали «Веселих свят», «JACK DANIEL» - ВЕРЕСЕНЬ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕКА», «JACK DANIEL» - TENNESSE FIRE», «JACK FIRE», «JACK FIRE. Bce інше було розігрівом», «JACK DANIEL'S», «JACK DANIEL», «JACK DANIEL'S - незмінне привітання собі та друзям», «JACK DANIEL'S - old No 7», «Biд творців Jack Daniels. Вірний собі з 1866».

Вказані вище знаки зареєстровано, зокрема, для товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, що належать до 33 класу, включаючи дистильовані спиртні напої», «віскі», «алкогольні напої, зокрема віскі», «алкогольні напої (крім пива), включаючи перегінні спиртні напої», а також 35 класу МКТП: «послуги з рекламування та сприяння продажам», 43 класу МКТП «послуги ресторанів та барів» та інше.

Позивач посилається на те, що торговельна марка «Jack» є добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року.

У підтвердження викладеного позивачем зазначено наступне.

Так, позивач заявляє, що торговельна марка «Jack» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання знаку у відповідному секторі суспільства, а саме, осіб незалежно від полу, статі та різного віку (починаючи з повнолітнього віку), які споживають міцні алкогольні напої, зокрема, віскі, на території Україні щодо вищевказаного товару 33 класу МКТП станом на 20 серпня 2015 року.

Це вбачається з того, що:

- вказаний знак виступає самостійною торговельною маркою «Jack», яка має правову охорону в багатьох країнах світу (Філіппіни, США, Чехія, Австралія, Польща, Греція, Велика Британія, Франція, Китай, Німеччина, Мексика, Туреччина, Бразилія, Канада, Італія, Норвегія тощо);

- «Jack» є основою та складовою частиною відомого у всьому світі комерційного фірмового найменування Jack Daniel's;

- «Jack» є основою та складовою частиною назви відомої у всьому світі компанії позивача Jack Daniel`s Properties, Inc. - власника прав на сім`ю торговельних марок «Jack Daniel`s», під якими, починаючи з дати першого його використання понад 155 років тому, виробляють та реалізуються міцні алкогольні товари майже у кожній країні світу, в тому числі й в Україні;

- «Jack» є істотною частиною серії добре відомих торговельних марок «Jack Daniel`s» (словесні та комбіновані).

З наданого позивачем свідоцтва про добру репутацію компанії Jack Daniel`s Properties, Inc. від 23 січня 2020 р., яке засвідчене державним секретарем штату Делавер з Апостилем, вбачається що компанія Jack Daniel`s Properties, Inc. була зареєстрована 16 квітня 1998 р. за законодавством штату Делавер, має добру репутацію, вчасно подає щорічну звітність та сплачує податки.

Тобто, з даного документу вбачається, що компанія позивача, яка містить у своїй назві, тобто, у складі її комерційного (фірмового) найменування саме знак «Jack», була зареєстрована на понад п`ятнадцять років раніше від дати, на яку позивач просить суд визнати належну йому торговельну марку добре відомою в Україні (20 серпня 2015 р.).

На підтвердження того, що знак «Jack» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у суспільстві позивач надав висновок за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знаку «Jack» від 27 січня 2020 р., складений соціологічною організацією ПП «Міжнародна маркетингова група».

Як вбачається із даного Висновку, у січні 2020 року соціологічною організацією було проведено опитування 1600 споживачів алкогольних напоїв у віці від 28 до 60 років, які знаходяться у шести найбільших містах України, а саме: у Києві - 500 респондентів; у Харкові - 500 респондентів, у Одесі - 150 респондентів, у Дніпрі - 150 респондентів, у Львові - 150 респондентів, у Запоріжжі - 150 респондентів. Метою дослідження було провести опитування споживачів, які споживають алкогольні напої, у тому числі, віскі, щодо доброї відомості в Україні торговельної марки «Jack» на ринку алкогольних напоїв та її приналежності конкретному правовласнику.

Так, з 1600 опитаних респондентів під час проведення дослідження було визначено, що для 85% респондентів знак «Jack» є відомим, 96% респондентів, які знають знак «Jack», вказали, що він означає «Jack Daniel`s», а саме застосовується для віскі (96%). Окрім того, 95% респондентів вказали, що виробником та власником знаку «Jack» є «Jack Daniel`s».

Високий ступінь відомості та визнання знаку «Jack» у відповідному секторі суспільства, за твердженням позивача, підтверджується не лише Висновком з опитування споживачів, але і добре відомим статусом трьох вищезазначених знаків компанії позивача, які утворені саме знаком «Jack» і до складу яких він входить на початку відповідного словесного позначення «Jack Daniel`s» як перший (основний) словесний елемент цих знаків, згідно з трьома рішеннями Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15 лютого 2017 року.

Поряд з цим, при доведенні ступеню відомості та визнання знаку «Jack» добре відомим можуть бути враховані, в тому числі, відомості щодо використання даного знаку у складі інших знаків позивача, назви його комерційного (фірмового) найменування, назв продуктів віскі, що марковані іншими знаками позивача, в тому числі, добре відомими знаками.

Так, позивач зазначає, що знак «Jack» має давню світову історію з 1866 року, оскільки прямо вказує на ім`я засновника бренду всесвітньовідомого віскі «Jack Daniel`s» - Джаспера Ньютона «Джека» та символізує собою назву даної продукції.

Незалежна дослідницька компанія Euromonitor International п`ятий рік поспіль проводить дослідження для організації The Drinks International Millionaires Club, в якому оцінила 1 світовий алкогольний бренд щодо обсягів продажу їх продукції в 2011-му році. Так, відповідно до рейтингу «The Millionaires Club» який встановлюється компаніями «Drinks International» та «Euromonitor International» віскі «Jack Daniel`s», у назві якого використовується знак «Jack», входять до десятки найбільш продаваних віскі у всьому світі. Згідно із вказаним рейтингом, ще у 2011 році даний напій посів 7 місце із показником 10,6 млн. кейсів. При цьому, 1 кейс дорівнює 9 літрам напою. Таким чином, в усьому світі було реалізовано лише у 2011 році 95,4 млн. літрів віскі, назва якого утворена саме знаком «Jack».

На сайті за посиланням correspondent.net/business/1189110-sostavlen-rejting-samyh-populyarnyh-mirovyh-alkogolnyh-brendov від 22 лютого 2011 р. було опубліковано статтю «Составлен рейтинг самых популярных мировых алкогольных брендов», в якій зазначається наступне: «Газета Handelsblatt составила топ-10 крупнейших мировых алкогольных марок по обьему продаж...пятое место рейтинга занимает американский виски Jack Daniel`s которого в мире было продано 125 млн бутылок».

Позивач зазначає, що ступінь визнання всесвітньовідомого віскі, для позначення якого використовується знак «Jack», підтверджується навіть створенням музичних композицій на його честь багатьма виконавцями.

Так, на сайті cnbc.com знаходиться стаття ще від 27 липня 2011 р. під назвою « 10 песен страны о Джек Даниэлсе, 10 Country Songs About Jack Daniel`s», в якій стверджується наступне: «Какие классические кантри песни о виски Джек Даниэлс?... «Джек Дениэлс, если хотите» - Девид Аллан Коу... Коу был самим популярным в 1970-х и 1980-х годах, «Джек Дениэлс» - Миранда Ламберт... и т.д.».

Також, віскі, яке позначається знаком «Jack», з`являлось у багатьох кінострічках, які переглянули мільйони глядачів у всьому світі, включаючи Україну. Прикладами таких стрічок є: «Перл-Гарбор», «Майже знамениті», «Декілька хороших хлопців», «Мости округу Медісон», «Запах жінки», «Казино», «Джері Магуайр», «Водний світ» та «Основний інстинкт» та інші.

Продукцію віскі, назва якої утворена знаком «Jack», було названо найціннішим брендом міцних напоїв у світі, оскільки під такою назвою 2 жовтня 2017 року було опубліковано статтю на сайті thespiritsbusiness.com, у якій було відзначено настпуне: «"Джек Деніел`с", "Джоні Вокер" та "Смірнофф" увійшли до сотні найцінніших світових брендів у списку найкращих світових брендів "Інтербренд" за 2017 рік... "Джек Деніел`с" є найціннішим брендом міцних напоїв у світі. Марка "Джек Деніел`с", яка належить корпорації "Браун-Формен" - яка посіла 82-е місце у списку - пересунулася на три позицій вгору порівняно з минулим роком, що зробило її найкращим за рейтингом брендом спиртних напоїв другий рік поспіль. "Інтербренд" оцінив бренд у 5 332 мільйони дол. США, на 3 % дорожче порівняно з 2016 р.» .

Також, позивач зазначає, що в Україні було реалізовано дуже значні об`єми продукції всесвітньовідомого віскі, яке позначається знаком «Jack». Так, згідно з довідкою № 080416 від 8 квітня 2016 р. (копія якої додана до позовної заяви), наданою офіційним дистриб`ютором вказаних напоїв на території України ТОВ «Браун-Формен Україна», в період з 2009 по 2012 роки (4 роки), що значно передує заявленій позивачем даті доброї відомості знаку (20 серпня 2015 року), лише ними в Україні було реалізовано 555 216 пляшок даних напоїв.

Cеред прямих дистриб`юторів які реалізовували та реалізовують віскі, який здебільшого називається споживачами як «Jack», в роздріб, є такі великі продуктові мережі як: «Fozzy», «Сільпо», «Фора» (ТОВ «Фоззі-Фуд»), «Metro» (Метро Кеш енд Керрі України), «Караван» (ТОВ «Адвентіс»), «Амстор» (ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»), «Novus» (ТОВ «Новус Україна») та багато інших. Щодня ці магазини відвідують сотні тисяч осіб по всій Україні.

Так, наприклад, супермаркетів «Сільпо» налічується 240 одиниць в 59 містах України, магазинів «Фора» налічується 159, а також в Україні діють 29 гіпермаркетів «Metro». Крім зазначених магазинів, продукція віскі, для позначення якого використовується знак «Jack», реалізовується у десятках тисяч інших магазинах по всій Україні.

На популярність серед споживачів продукції віскі, для позначення якого застосовується знак «Jack», вказує і велика кількість фотографій, які розміщені в мережі Інтернет і є загальнодоступними для громадськості. На цих фотографіях зображено: люди, які вживають віскі, для позначення якого, використовується знак «Jack»; місця великого скупчення людей, де такі товари рекламуються під знаком «Jack»; продукція всесвітньовідомого віскі, яка рекламується саме як знак «Jack».

При введені в одному з найпопулярніших пошукових браузерів «Google» пошуковий критерій «віскі Jack» в період з 01.01.1991 по 20.08.2015 роки в пошуку з`являється згадування про продукцію віскі на більше ніж 12,5 мільйонів сайтів.

Позивач звертає увагу, що при введені в Google слова «Jack» в період з 01.01.1991 по 20.08.2015 в пошуку з`являється згадування саме про віскі «Jack Daniel`s», тобто знак «Jack» чітко асоціюється з відповідною продукцією віскі.

Так, на переконання позивача, велика кількість споживачів всесвітньовідомої продукції віскі та спосіб його рекламування та просування, саме як «Jack», вказує на широку популярність та визнання даного знаку в Україні.

Позивач зазначає, що багато людей в Україні, які вживають алкогольні напої і досягли 18 років, добре знають всесвітньовідомий напій віскі, який позначається знаком «Jack». Проте, достатньо висока ціна на дані напої, у порівнянні із українськими виробниками алкогольних напоїв, дає можливість скуштувати його не всім бажаючим. Не дивлячись на це, кількість продажів даних напоїв в Україні стабільно збільшується, які є дуже значними. Добрий смак даних алкогольних напоїв неодноразово відзначався різноманітними міжнародними та українськими нагородами.

На території України одним з найвідоміших та поважніших конкурсів, на яких визначаються яким товарам та послугам надавали перевагу українці в поточному році, є Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» в Україні. Даний фестиваль розпочав свою діяльність у 2001 році. Це загальнонаціональний щорічний проект, що займається визначенням і подальшою популяризацією найбільш якісних і відомих товарів і послуг у різних товарних категоріях на українському ринку.

Так, наприклад, згідно із одним із найавторитетніших конкурсів щодо визначення якості та популярності товарів і послуг на ринку «Вибір Року», у номінації віскі 2012 року в Україні перемогли напої віскі, для позначення яких застосовується знак «Jack».

Враховуючи викладене, слід дійти висновків, що продукція віскі, яка позначається знаком «Jack», має визнання в Україні серед алкогольних напоїв, в тому числі, в категорії «віскі», а географічне використання торговельної марки «Jack» для позначення відповідної продукції віскі як задовго до заявленої позивачем дати доброї відомості знаку, так і станом безпосередньо на вказану дату (20 серпня 2015 року), здійснювалося та продовжує здійснюватися у всіх регіонах України.

Позивач зазначає, що у США та в багатьох інших країнах світу, а також в Україні протягом багатьох років надавалися ліцензії на використання бренду, на початку якого застосовується знак «Jack» на різноманітних товарах, які навіть не входять у категорію алкогольних напоїв, так звані «супутні» товари, включаючи: ліхтарики, чарки, макети пляшок, ланцюги для ключів, киї, пряжки для ременів, а також предмети одягу, наприклад, футболки, бейсбольні кепки, футболки-поло, трикотажні сорочки, світшоти, кофти, льотні куртки, шкіряні куртки, шорти, бандани, боксерки, кімоно, піжами, жилетки, краватки, носки, спортивні штани, безрукавки, кружки, глечики, а також харчові продукти, наприклад, печиво, кава, гірчиця, соуси для грилю та інші соуси, а також цукерки, на яких також застосовується знак «Jack».

Такі різноманітні способи використання знаку та популяризації його серед споживачів свідчить про дуже велику обізнаність людей про знак «Jack» та напої, які ним маркуються та позначаються.

При цьому, знак «Jack» постійно та інтенсивно просувається багатьма шляхами. Такі шляхи просування включають демонстрацію матеріалів в точці продажу («промо-матеріали»), торгівлю «у приміщенні» та «поза приміщеннями», рекламні щити та рекламу на радіо та телебаченні; розміщення продукції в кінофільмах, просування у мережі Інтернет; надання ліцензій на торговельні марки (серію (сім`ю) торговельних марок), розсилку реклами прямою поштою, оглядові екскурсії на лікеро-горілчаний завод (Jack Daniel Distillery) у м. Лінчбург, штат Теннессі; надання спонсорської підтримки на різних масових подіях; та інші заходи.

Протягом всього часу використання знаку «Jack» на території України активно здійснювалось його просування. Рекламування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось різними шляхами, зокрема: на радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення в зовнішній рекламі (лайт-бокси, панелі-кронштейни, штендерти та інше), під час організації різноманітних спортивних заходів та свят, тощо, на підтвердження чого позивачем до позову додано відповідні докази.

Позивач звертає увагу на те, що по всьому світові, в тому числі, в Україні ним здійснюється активне успішне відстоювання прав на знак «Jack» шляхом визнання недійсними та заборони використання третіми особами схожих знаків, тобто, припинення порушень його прав на даний знак.

Зокрема, це вбачається з рішень Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/420/16, від 10.10.2018 у справі № 910/13119/17, від 07.08.2019 у справі № 910/16373/18, від 20.04.2021 у справ № 910/564/20.

Також, з наданих позивачем копій висновків про невідповідність позначення умовам надання правової за результатами кваліфікаційної експертизи вбачається, що ДП «Український інститут інтелектуальної власності» було відмовлено в реєстрації усіх знаків, які були схожими до ступеня змішування зі знаками, які визнані добре відомими в Україні щодо товару 33 класу «віскі» на ім`я позивача - словесний знак «Jack Daniel`s» (Рішення Апеляційної палати від 15.02.2017, затверджено наказом ДСІВ від 12.04.2017 № 41-Н); комбінований знак «Jack Daniel`s» (Рішення Апеляційної палати від 15.02.2017, затверджено наказом ДСІВ від 12.04.2017 р. № 40-Н); комбінований знак «Jack Daniel`s Tennessee WHISKEY».

Позивач вважає, що цінність, яка асоціюється зі знаком «Jack», який застосовується для позначення всесвітньовідомого віскі, співзвучна з поняттями: «смак», «якість», «успішність», «популярність», «вишуканість». Такі асоціативні зв`язки у свідомості споживачів дають позитивні враження про товари віскі, які асоціюються споживачами із даним знаком. Крім цього, на цінність знаку «Jack» також впливає і вартість знаку «Jack Daniel`s», основою якого він виступає, на світовому ринку. Так, даний знак входить до 100 найдорожчих бренді світу, а його вартість оцінюється більше ніж в 4 млрд. доларів США.

Судом встановлено, що ГСХ Трейдмаркс Лімітед (відповідач 2) є власником п`яти торговельних марок, а саме:

1) «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р. (заявка № m 201514015 від 21.08.2015) для товарів 33 класу МКТП, пов?язаних із алкогольними напоями, а саме: «кл. 33: Алкогольні напої (крім пива): алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери, м?ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої, пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

2) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р. (заявка № m 201515569 від 11.09.2015) для товарів 33 класу МКТП, пов?язаних із алкогольними напоями, а саме: «Кл. 33: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка): ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м?ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

3) «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р. (заявка № m 201515571 від 11.09.2015) для Товарів 33 класу МКТП, пов?язаних із алкогольними напоями, а саме: «Кл. 33: алкогольні напої (крім пива): алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцю (китайський алкогольний напій): бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка): коктейлі, кюрасо (лікер); лікери; м?ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

4) «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р. (заявка. № m 201515568 від 11.09.2015) для товарів 33 класу МКТП, пов?язаних із алкогольними напоями, а саме: «Кл. 33: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій): байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка): коктейлі; кюрасо (лікер); лікери, м?ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино звиноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

5) «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. (заявка № m 201617552 від 12.08.2016) для товарів 33 класу МКТП, пов?язаних із алкогольними напоями, а саме: «Кл. 33: алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви, арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; ігристі вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери, медівка (гідромель); м?ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої, спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

Позивач вважає, що спірні торговельні марки «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 , містять істотну складову частину «Jack/Джек», яка відтворює торговельну марку «Jack», яку ДЖЕК ДЕНІЕЛ`С ПРОПЕРТІЗ, ІНК., корпорація штату Делавер (США) (Jack Daniel's properties, inc., a Corporation of the Delaware state (USA)) просить визнати добре відомою торговельною маркою станом на 20 серпня 2015 року для товару 33 класу МКТП «віскі», та є імітацією, здатною викликати змішування з нею.

Позивач зазначає, що при реєстраціях усіх спірних торговельних марок «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5, для відповідних алкогольних напоїв, включаючи, зокрема, віскі у 33 класі МКТП, відповідач 1 не звернув уваги на те, що усі ці спірні позначення містять істотну їх складову частину - спільне слово «JACK» у латиниці та «Джек» у кирилиці, яке утворює усі спірні торговельні марки та імітує добре відомі словесний знак «Jack Daniel's»; комбінований знак «Jack Daniel's»; комбінований знак «Jack Daniel's Tennessee WHISKEY».

Відповідно, позивач стверджує, що усі спірні торговельні марки відповідача 2 можуть помилково асоціюватись як зі словесною добре відомою торговельною маркою позивача «Jack», так і з усіма трьома вищенаведеними його добре відомими торговельними марками, а також з усією вищезазначеною серією (сім`єю) торговельних марок, утвореною спільним словесним елементом «JACK» («Джек»), тобто, помилково вважатись продовженням відповідної серії (сім`ї) торговельних марок позивача.

Використання відповідачем 2 у спірних торговельних марках слова «CRAZY» у латиниці та «КРЕЙЗІ» (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3) у кирилиці є неспроможним у достатній мірі відрізнити спірні торговельні марки від раніше зареєстрованих торговельних марок позивача. Позивач зазначає, що слово «CRAZY» у латиниці та «КРЕЙЗІ» у кирилиці є лише прикметником, що описує психічний стан особи, психічний розлад, а саме, «ІНФОРМАЦІЯ_3», що використовується у якості описового слова та своєрідного префіксу до головного словесного елементу «JACK» («Джек»), тобто, «ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_2».

Позивач стверджує, що саме у процесі фактичного використання на ринку алкогольних напоїв зареєстровані спірні торговельні марки є такими, що можуть викликати змішування та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки вони здатні викликати помилкові асоціації саме з його добре відомими в Україні торговельними марками та серією (сім`єю) торговельних марок і самою компанією позивача через те, що саме його торговельні марки інтенсивно використовуються для маркування алкогольної продукції всесвітньовідомого віскі «JACK DANIEL'S», а тому усі спірні свідоцтва України мають бути визнані судом недійсними на підставі приписів ст. 6-quinquies Паризької конвенції, абз. 5 п. 2 ст. 6, підп. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З огляду на викладене, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог до відповідачів 1, 2 та відмову від позовних вимог до відповідача 3, яка була задоволена судом, позивач просить:

визнати торговельну марку «Jack» добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код 44673629) внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок інформацію про те, що торговельна марка «Jack» визнана добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, та опублікувати відомості про це, в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р. на знак для товарів і послуг «CRAZY JACK», що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка»;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронний форми, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка»;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронний форми, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка»;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронний форми, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка»;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронний форми, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка»;

зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронний форми, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

Відповідач 1 проти позову заперечує та, зокрема, зазначає, що не зважаючи на наявність у торговельних марках спільного елемента «Jack/Джек», за сукупною дією звукових, графічних та смислових ознак порівнювальних знаків, останні в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються між собою. Більше того, товари/послуги 33 класу МКТП в цілому, марковані протиставленими знаками, мають таку особливість, як високий ступінь індивідуальних уподобань та предметної вибірковості - вони адресовані дорослим споживачам, які є більш уважними, досвідченими та вимогливими при купівлі таких товарів. При цьому, просте асоціювання між двома торговельними марками, що може відбутися у споживачів у зв`язку із простим збігом їх концептуального змісту, не є достатнім, щоб прийти до висновку про існування ризику змішування. З огляду на викладене, відповідач 1 зазначає, що твердження позивача про порушення відповідачем 1 вимог чинного законодавства є необґрунтованими. Надані позивачем висновок експертів № G-004-СІВ/21 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.12.2021 та висновок з опитування споживачів від 09.12.2021 є неналежними доказами, а відтак, не мають братися судом до уваги. Також, відповідач 1 зазначає, що «Jack» не є торговельною маркою в розумінні статті 1 Закону та частини 1 статті 492 ЦК України, оскільки, остання не зареєстрована як окрема торговельна марка позивача та не використовується позивачем як самостійний об`єкт для вирізнення свого товару - «віскі», позначення «Jack» не може набувати статус добре відомої марки на підставі доказів, що фактично стосуються марок «Jack Daniel's», більше того, частина матеріалів, якими позивач обґрунтовує свої вимоги на вказану у позові дату - 20.08.2015, датовані після зазначеної дати, відтак, не підтверджують добру відомість заявленої торговельної марки.

Відповідач 2 проти задоволення позову не заперечує, оскільки, між сторонами було досягнуто згоди та підписано Договір про мирне врегулювання спору щодо торговельних марок «CRAZY JACK/ ІНФОРМАЦІЯ_1/ ІНФОРМАЦІЯ_4/ ІНФОРМАЦІЯ_2/ ІНФОРМАЦІЯ_3» та усіх пов`язаних із цими торговельними марками спірних питань від 31.01.2023.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

У силу приписів ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

На підтвердження таких обставин, позивач посилається на те, що знак «Jack» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у певному секторі суспільства на території України щодо товарів 33 класу МКТП (віскі) станом на 20 серпня 2015 року.

З метою доведення вказаних обставин, позивач звернувся до атестованого судового експерта з метою проведення експертизи на його замовлення.

На вирішення судового експерта було поставлено ряд питання, серед яких є таке: чи наявні у наданих для проведення дослідження матеріалах відомості про фактори, які обумовлюють обставини стосовно того, що станом на 20 серпня 2015 року позначення «Jack» вже було добре відомою торговельною маркою Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер, для товарів 33 класу МКТП «віскі»?

У результаті проведеного дослідження, судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем складено Висновок експерта № 229 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 17 січня 2022 року (далі - Висновок експерта № 229), відповідно до якого експерт дійшов висновку, що надані для проведення дослідження матеріали містять відомості про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію торговельної марки, тривалість, обсяг та географічний район використання торговельної марки, тривалість, обсяг та географічний район рекламування та просування торговельної марки, ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства, цінність, що асоціюється з торговельною маркою, які вказують на те, що станом на 20 серпня 2015 року позначення «Jack» вже було добре відомою торговельною маркою Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер, для товарів 33 класу МКТП «віскі».

Судом встановлено, що у вказаному висновку судовим експертом здійснено дослідження тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки; тривалості, обсягу та географічного району використання торговельної марки; форми використання торговельної марки (види маркування товарів); тривалості використання торговельної марки; обсягу реалізації товарів, відносно яких застосовується торговельна марка; долі виробника на ринку; використання торговельної марки в рекламі та при спонсорстві (просування торговельної марки); ступеня відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; свідчень успішного відстоювання прав на торговельну марку; цінності, що асоціюється з торговельною маркою.

У результаті дослідження вказаних обставин, експертом встановлено наступне:

станом на 20.08.2015 понад 110 років (щонайменше з 1901 року) докладались зусилля щодо реєстрації позначень, елементом яких є напис «Jack», в якості торговельних марок для товару 33 класу МКТП «віскі» в світі та близько 25 років (з 1990 року) - в Україні;

станом на 20.08.2015 були чинними 15 реєстрацій торговельних марок з елементом «Jack» для товару 33 класу МКТП «віскі» в Україні та понад 400 реєстрацій більш ніж у 50 країнах світу, зокрема таких, як: Ісландія, Австралія, Німеччина, Португалія, Італія, Іспанія, Чилі, Фінляндія, Данія, країни Бенілюкс, Литва, Естонія, Сербія, Сінгапур, Намібія, Індія, Туніс, Мадагаскар, Мальта, Молдова, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Алжир, Швейцарія, Ізраїль, Гана, Філіппіни, Бразилія, Мексика, Канада, США тощо.

Географічне розміщення названих країн - Європа, Азія, Африка, Північна та Південна Америка свідчить про те, що зацікавленість власника торговельної марки у її охороні має світовий масштаб.

З наведених обставин видно, що власник послідовно та протягом тривалого періоду часу докладав зусиль до забезпечення охорони торговельної марки по всьому світу, що вказує на її високу репутацію.

Позначення «Jack» використовується як самостійно, так і в поєднанні з іншими словесними елементами - «DANIEL`S», «GENTLMAN». Тобто досліджуване позначення застосовується в якості такого, за допомогою якого утворюється серія (сім?я) знаків (торговельних марок).

При цьому, застосування позначення «Jack» як спільного елементу для серії торговельних марок, частину з яких вже визнано добре відомими в Україні станом на 31.12.2012, є обставиною, що сприяє його впізнаваності та відомості в якості торговельної марки компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.

Крім того є характерним, що на переважній більшості наявних серед наданих для проведення дослідження матеріалів прикладах самостійного використання позначення «Jack» воно наводиться поряд з зображенням віскі лінійки (сім"ї брендів) «Jack Daniel's» або його етикетки. Завдяки цьому забезпечується стійка асоціація між позначенням «Jack» і вказаними товарами, а також виділення позначення в їх назві.

Водночас, використання торговельної марки безпосередньо на упаковці товару (етикетці) забезпечує безпосереднє ознайомлення з нею споживачів, а також сприяє її запам?ятовуванню та ототожненню з відповідним товаром.

Станом на 20.08.2015 позначення «Jack» використовувалось близько 150 років у світі та не менше 10 років - в Україні, що, є періодом, достатньо тривалим для набуття позначенням доброї відомості серед українських споживачів.

При аналізі обсягів продажу маркованих досліджуваним позначенням товарів було виявлено, що:

- у 2010, 2011, 2013-2015 роках сукупно по всьому світу було реалізовано 85 млн. 945 тис. 9 літрових ємностей, тобто 775 млн. 505 тис. літрів віскі, маркованого з використанням позначення «Jack», що очевидно свідчить про глобальний масштаб такого використання;

- у 10 річний період з 2005-го по 2015-й рік включно в Україні було реалізовано 2 183 850 літрів віскі, маркованого з використанням позначення «Jack».

З урахуванням того, що віскі не є традиційним міцним алкогольним напоєм українців, а також належності його до високої цінової категорії, такі обсяги реалізації є суттєвими й вказують на значну популярність товарів та, відповідно, відомість позначення «Jack», що використовується у їх маркуванні, як у світі, так і в Україні.

Протягом тривалого періоду - а саме в 2000, 2005-2012 роках віскі сім`ї брендів «Jack Daniel's» за обсягами продажів стабільно входило до двадцятки найбільш популярних брендів міцних спиртних напоїв та п?ятірки найбільш популярних преміальних брендів міцних спиртних напоїв.

На відповідному українському ринку частка віскі сім?ї брендів «Jack Daniel's» з 3.3.% у 2005 році досягла вагомих 12.5% у 2015 році.

Такі показники свідчать про стабільно високі позиції віскі сім?ї брендів «Jack Daniel's» на високо конкурентному світовому ринку міцних спиртних напоїв та про вагому їх частку на відповідному українському ринку, що вказує на набуття позначенням «Jack», яке застосовується у маркуванні згаданих товарів, відомості в світі та в Україні.

За наявними в матеріалах справи документами кількість регіонів, для реалізації в яких віскі «Jack Daniel's» купували субдистриб`ютори в 2008-2015 роках, нараховує понад 50 міст у 23-х областях України та АР Крим. Отже, географічний район використання досліджуваного позначення «Jack» охоплює майже всю територію України.

За станом на 20.08.2015 періодичні рекламні компанії з використанням позначення «Jack» відбувались в Україні протягом не менше ніж 7 років (у 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 та 2015 роках) з використанням рекламних матеріалів у місцях продажу, популярних ділових та розважальних друкованих видань, радіостанцій та телевізійних каналів, а рекламний бюджет склав не менше ніж 4 780 000 грн. Такі дані вказують на здійснення тривалих та комплексних рекламованих заходів, які сприяли набуттю позначенням «Jack» відомості серед споживачів.

У результаті опитування споживачів, серед іншого, виявлено, що: для 85% опитаних респондентів торговельна марка «Jack» є відомою; 96% знайомих з торговельною маркою респондентів вказали, що торговельна марка «Jack» використовується для бренду «Jack Daniel's» та стосовно товару «віскі»; 95% знайомих з торговельною маркою респондентів вказали, що виробником товару під торговельною маркою «Jack» та власником цієї торговельної марки є «Jack Daniel's»; 61% знайомих з торговельною маркою респондентів вказали, що час від часу купують товари під торговельною маркою «Jack» (10% - часто, 25% - за потреби, 26% - за можливості); з числа знайомих з торговельною маркою респондентів основними джерелами інформації про торговельну марку є прилавки магазинів - 37%, Інтернет - 25%, заклади громадського харчування - 16%, телебачення - 14%; 83.5% знайомих з торговельною маркою респондентів вказали, що у повсякденному житті продукцію «Jack Daniel's» називають «Jack»; приблизно стільки ж знайомих з торговельною маркою респондентів - 84% вказали, що торговельна марка «Jack» асоціюється з представленими їм на слайді зображеннями словесних та комбінованих торговельних марок «Jack Daniel's» та «Gentleman Jack»; 65% знайомих з торговельною маркою респондентів вказали, що вперше почули, чи побачили торговельну марку «Jack» раніше за 31.12.2012.

Отже, дані опитування вказують на високий ступінь відомості позначення «Jack» в якості торговельної марки, яка асоціюється з віскі сім?ї брендів «Jack Daniel's» серед першої, найбільш численної, групи споживачів та, водночас, підтверджують ефективність рекламної кампанії згаданих товарів з використанням позначення «Jack» шляхом розміщення рекламних матеріалів у точках їх продажу (POS матеріалів) - залах торговельних закладів, розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також шляхом розміщення рекламного та спонсорського контенту в ефірі телевізійних каналів.

Істотні показники реалізації віскі сім?ї брендів «Jack Daniel's», маркованих з використанням позначення «Jack», та його багаторічні високі позиції на відповідному світовому ринку обумовлюють те, що позначення «Jack», яке асоціюється з цими товарами, здатне розглядатись доречним колом споживачів в якості такого, що має співрозмірну високу цінність.

Зважаючи на наведене, експерт дійшов висновку про те, що надані для проведення дослідження матеріали містять відомості про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію а торговельної марки, тривалість, обсяг та географічний район використання торговельної марки, тривалість, обсяг та географічний район рекламування та просування торговельної марки, ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства, цінність, що асоціюється з торговельною маркою, які вказують на те, що станом на 20 серпня 2015 року позначення «Jack» вже було добре відомою в Україні торговельною маркою Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі».

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи Висновок експерта № 229, складений атестованим судовим експертом Жилою Б.В., щодо викладеного питання, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Крім того, у вказаному висновку вказано, що експерт повідомлений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Відтак, суд приймає вказаний висновок як належний та допустимий доказ щодо викладеного вище питання.

Крім того, позивачем також подано до суду Висновок експерта у галузі права, складений 26 квітня 2022 року проф. Кодинцем А.О., у якому експертом було надано, зокрема, такі відповіді:

- наявні правові підстави застосувати аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Суду Справедливості від 18.04.2013 у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co, рішенні Європейського Суду справедливості від 07.07.2005 у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану «HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT» до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок), які склались в Україні, у тому числі, під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- залежно від фактичних обставин справи використанням торговельної марки, у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», може вважатися застосування цієї торговельної марки, як елементу (частини) іншої зареєстрованої (чи визнаної добре відомою) торговельної марки, як елементу (частини) комерційного (фірмового) найменування, як елементу (частини) назви продукції, назви доменного імені, для цілей встановлення наявності факторів доброї відомості торговельної марки, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- залежно від фактичних обставин справи торговельна марка може набути розрізняльну здатність та добру відомість внаслідок використання її як елементу (частини) іншої зареєстрованої торговельної марки, або торговельної марки визнаної добре відомою, як елементу (частини) комерційного (фірмового) найменування правовласника, елементу (частини) назви продукції, яка маркується даною торговельною маркою, як елементу (частини) назви доменного імені, в тому числі внаслідок використання у складі веб-сайтів.

Відповідно до статті 108 ГПК України, учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо: 1) застосування аналогії закону, аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

За правилами, встановленими статтею 109 ГПК України, висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

Суд зазначає, що чинним законодавством та міжнародно-правовими актами не передбачено заборони при визначенні чи є знак добре відомим враховувати використання відповідного знаку у складі інших позначень. Більше того, відповідно до положень ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», мають враховуватись будь-які використання, просування, реєстрації та заявки на реєстрацію торговельних марок. Згідно з п. 2.1. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, пункт 1 (а) вимагає, щоб компетентний орган брав до уваги будь-які обставини, на підставі яких можливо дійти до висновку про добру відомість знака.

Відтак, враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про безпідставність тверджень відповідача 1 щодо необґрунтованості позовних вимог з огляду на відсутність доказів використання та просування знака «Jack», як окремого позначення та вважає за можливе врахувати, також, і докази використання, просування знака «Jack» в складі інших позначень.

Зазначена позиція суду узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 20.08.2019 у справі № 910/13209/18.

З огляду на наведене, суд вважає, що позивачем належними, допустимими та достовірними доказами доведено обставини, що торговельна марка «Jack» була добре відомою в Україні для товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, у зв`язку з чим вимога позивача про визнання торговельної марки «Jack» добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Стосовно вимог про зобов?язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок інформації про те, що торговельна марка «Jack» визнана добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, та публікації відомостей про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає таке.

Згідно з ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції, чинній на дату розгляду справи, у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НОІВ.

Відповідно до підпункту першого пункту 2 Закону № 703-ІХ внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме визначено наступне: у статті 1 абзаци другий і дванадцятий викласти в такій редакції: "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях".

Доповнено Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» статтею 2-1, частини 1 та 2 якої викладені наступним чином: «Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.».

Згідно з п. 2 розділу ІІ Закону № 703-ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Тобто, саме на Національний орган інтелектуальної власності покладено окремі владні повноваження з реалізації державної політики, зокрема, видача охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності, внесення відомостей до державних реєстрів, опублікування офіційних відомостей.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р визначено, що державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Отже, внесення відомостей про добре відомі торговельні марки до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікація про це в офіційному електронному бюлетені віднесено до повноважень НОІВ, функції якого виконує Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

За наведених обставин, з огляду на висновки суду щодо наявності підстав для визнання торговельної марки «Jack» добре відомою в Україні, суд доходить висновку про наявність підстав для зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок інформацію про те, що торговельна марка «Jack» визнана добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, та здійснити публікацію відомостей про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність", а отже позовні вимоги в цій частині також підлягають задоволенню.

Стосовно вимог про визнання частково недійсними свідоцтв України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р., суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 постановлено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Судом встановлено, що датою подання відповідачем 2 заявки № m 201514015 є 21.08.2015, № m 201515569 є 11.09.2015, № m 201515571 є 11.09.2015, № m 201515568 є 11.09.2015, № m 201617552 є 12.08.2016.

Оскільки відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, відповідність торговельних марок умовам надання правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідачем 2 вказаних вище заявок.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, яка діяла з 21.05.2015), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Абзацом 2 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абз. 5 ч.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Як визначено підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Крім того, підпунктом «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до положень п. п. 1, 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно з ч. 1 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25.12.1991 р., країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно підпункту 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями: «Позначення, заявлене як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості зі знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна».

Згідно положень статті 4 «Конфліктуючі знаки» Рекомендації ВОІВ вважається, що знак знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, навіть коли він не повністю, але і лише своєю суттєвою частиною становить відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку, що може викликати змішування.

Також, в силу приписів статті 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності "товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де випробовується охорона; якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

На думку позивача, торговельні марки «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р., не відповідають умовам надання правової охорони, а оскаржувані свідоцтва видано внаслідок подання відповідних заявок з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на добре відомі торговельні марки «Jack» та «Jack Daniel`s» (словесні та комбіновані), які утворюють відому серію (сім`ю) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Jack/Джек».

Позивач вважає, що на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р., мають бути поширені підстави для визнання їх судом недійсними, передбачені приписами ст. 6-bis Паризької конвенції, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6, підп. «а», «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

На підтвердження факту невідповідності торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р., умовам надання правової охорони, позивачем в порядку ч. 3 ст. 98 ГПК України надано: Висновок експертів № G-004-СІВ/21 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08 грудня 2021 року та Висновок експерта № 229 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Так, з Висновку експертів № G-004-СІВ/21 та Висновку експерта № 229 вбачається, що на вирішення експертів було поставлено, зокрема, наступне питання: «чи можуть торговельні марки «CRAZY JACK», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. при їх фактичному використанні ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?».

За наслідками проведеного дослідження експерти дійшли висновків, що торговельні марки «CRAZY JACK», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. є такими, що при їх фактичному використанні, можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані у свідоцтвах товари.

Також, у Висновку експертів № G-004-СІВ/21, експерти дійшли висновку, що торговельна марка «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12.12.2016 містить істотну складову частину, а саме, елемент «JACK», яка відтворює належні Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (США) (JackDaniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) добре відомі торговельні марки «Jack Daniel's» (словесні та комбіновані) станом на 31 грудня 2012 р. для товару «віскі» 33 класу МКТП згідно рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15 лютого 2017 р., та є імітацією, здатною викликати змішування з ними. Торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.02.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 27.02.2017 та «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 10.09.2018 містять істотну складову частину, а саме, елемент «ДЖЕК», яка відтворює належні Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (США) (JackDaniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) добре відомі торговельні марки «Jack Daniel's» (словесні та комбіновані) станом на 31 грудня 2012 р. для товару «віскі» 33 класу МКТП згідно рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15 лютого 2017 р., та є імітацією, здатною викликати змішування з ними.

У Висновку експерта № 229, судовий експерт Жила Б.В. дійшов висновків про те, що істотна складова частина «JACK» торговельної марки «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12.12.2016 є імітацією позначення «Jack», яке Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (США) (JackDaniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) просить суд визнати добре відомою торговельною маркою станом на 20 серпня 2015 року для товару 33 класу МКТП «віскі». При цьому всі товари 33 класу МКТП, наведені у свідоцтві України № НОМЕР_1 на торговельну марку, є такими самими або спорідненими з товаром 33 класу МКТП «віскі». Істотна складова частина «ДЖЕК» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.02.2017, торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 27.02.2017 та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 10.09.2018 є імітацією позначення «Jack», яке Джек Деніел' с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (США) (JackDaniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) просить суд визнати добре відомою торговельною маркою станом на 20 серпня 2015 року для товару 33 класу МКТП «віскі». При цьому всі товари 33 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на торговельні марки, є такими самими або спорідненими з товаром 33 класу МКТП «віскі».

Оцінюючи вказані висновки, судом встановлено, що вони є мотивованими, таким, що містить обґрунтовані відповіді на поставлені питання, а тому суд приймає вказані висновки як належні та допустимі докази.

Крім того, позивачем було надано Висновок опитування споживачів від 09.12.2021, відповідно до якого було проведено опитування 1500 споживачів алкогольних напоїв у віці від 18 до 60 років, які знаходяться у шести найбільших містах України, а саме: у Києві - 500 осіб, в Одесі - 125 осіб, у Дніпрі - 125 осіб, у Львові - 125 осіб, у Запоріжжі - 125 осіб та встановлено, що: для 77,3% опитаних продукція під назвами «CRAZY JACK», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» асоціюється з торговельною маркою «Jack Daniel's»; 77,1% опитаних могли б переплутати торговельні марки «CRAZY JACK», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» з торговельною маркою «Jack Daniel's»; 76,2% опитаних відзначили, що елемент «Jack», який нанесено на продукцію «CRAZY JACK», вказує на продукцію серії «Jack Daniel's»; 82,5% опитаних саме корпорації «Brown-Forman» (США) є виробником продукції «Jack Daniel's» та «CRAZY JACK»; 72,4% споживачів могли б придбати продукцію «CRAZY JACK», вважаючи, що елемент «Jack» це ще одна лінійка від виробника «Jack Daniel's».

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на дату подання відповідачем 2 заявок № m 201514015, № m 201515569, № m 201515571, № m 201515568, № m 201617552 на реєстрацію торговельних марок «CRAZY JACK», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_4» «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», у відповідача 1 були наявні підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6, абз. 5 ч. 2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та не можуть одержати правову охорону, також, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Так, невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання частково недійсними свідоцтв України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р., № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р., № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р., № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р., що належать ГСХ Трейдмаркс Лімітед стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

При цьому, заперечення відповідача 1, викладені ним у відзиві спростовуються наведеним вище.

У зв`язку з задоволенням вимог про визнання частково недійсними свідоцтв, позовні вимоги позивача про зобов`язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсними відповідних свідоцтв України та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача 2.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати торговельну марку «Jack» добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року.

3. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код 44673629) внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок інформацію про те, що торговельна марка «Jack» визнана добре відомою в Україні відносно Джек Деніел?с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties, Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року, та опублікувати відомості про це, в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р. на знак для товарів і послуг «CRAZY JACK», що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка».

5. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 12 грудня 2016 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

6. Визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка».

7. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

8. Визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка».

9. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 від 10 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

10. Визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка».

11. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 від 27 лютого 2017 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

12. Визнати частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» що належить ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) стосовно усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка».

13. Зобов?язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, 1, Київ-42, 01601, ідентифікаційний код: 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_5 від 10 вересня 2018 р. для усіх товарів у класі 33 МКТП за виключенням «горілка» та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

14. Стягнути з ГСХ Трейдмаркс Лімітед (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр) на користь Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США / 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, USA) судовий збір у розмірі 27 240 (двадцять сім тисяч двісті сорок) грн 00 коп.

15. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 14.04.2023

Суддя Ю.В. Картавцева