ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року м.Дніпро Справа № 912/3033/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Антоніка С.Г.(доповідач),

суддів Березкіної О.В., Дарміна М.О.

при секретарі судового засідання: Ліпинський М.О.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Фізичної особи-підприємця Демченко Ірини Вікторівни, ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровогадської області від 28.10.2022 у справі № 912/3033/19

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "МАРКХОЛДЕР", м. Запоріжжя

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Демченко Ірини Вікторівни, м.Кропивницький

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

- ОСОБА_2 ,

- ОСОБА_1 ,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей»

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Демченко І.В. про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Демченко І.В. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням «УКРЗОЛОТО» за адресою розташування ювелірного магазину вул. Шевченка, 13 у м.Кропивницький.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 28.10.2022 позовні вимоги задоволено частково. Заборонено Фізичній особі-підприємцю Демченко Ірині Вікторівні використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення «Укрзолото», що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. В решті позову відмовлено. Стягнуто з Фізичної особи-підприємця Демченко Ірині Вікторівні на користь товариства з обмеженою відповідальністю "МАРКХОЛДЕР" 1 921, 00 грн. судового збору та 19 612, 80 грн. витрат на судову експертизу.

Задовольняючи позовні вимоги частково, господарський суд виходив з того, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Демченко І.В. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку порушені відповідачем.

Відмовляючи частково в задоволенні позову, господарський суд послався на те, що позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення у будь-який спосіб, що не є правомірним в даному випаду, оскільки Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено й інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача (нанесення позначення на вивіску) та у ч. 6 ст. 16 вказаного Закону передбачені випадки правомірного використання без дозволу власника свідоцтва.

Не погодившись з рішенням господарського суду, відповідач звернувся до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Апеляційна скарга обгрунтована наступним:

- відповідач, ФОП Демченко І.В. у відзиві від 04.12.2019 року заперечила проти позову вказуючи на те, що вивіска з позначенням «УКРЗОЛОТО» по вул.Шевченка, 13 в м. Кропивницький де вона здійснює господарську діяльність з продажу ювелірних виробів, не є Торговим знаком, а відповідно і позначенням товарів (робіт, послуг), оскільки вивіска з позначенням «УРКЗОЛОТО» за адресою: АДРЕСА_1 , є власністю громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які є співвласниками твору образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу» «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016, також вказувала на те, що не замовляла та не монтувала вивіску з позначенням «УКРЗОЛОТО»;

- вказане «Зображення логотипу» «УКРЗОЛОТО» використовує інший суб`єкт господарювання ФОП Колісник К.С., як твір образотворчого мистецтва у вигляді вивіски;

- акт фіксації № 2 від 06.11.2019 року складений без участі ФОП Демченко І.В., на підставі наказу директора ТОВ «Мархолдер» № 2177 від 30.10.2019 року в день подання позову до суду і не доводить того, що ФОП Демченко І.В. нанесла позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 чи пропонувала до продажу та/або продавала ювелірні вироби під позначенням «УКРЗОЛОТО»;

- на час подання позову до суду 30.10.2019 року не існувало порушеного права ТОВ «Маркхолдер» з боку ФОП Демченко І.В. у той спосіб на який вказує Позивач, а надані суду докази по справі №912/3033/19 не підтверджують використання нею позначення «УКРЗОЛОТО» шляхом нанесення його на вивіску по вул. Шевченка, 13 в м. Кропивницький та при пропонуванні до продажу та/або продажу ювелірних виробів;

- з 15.02.2020 року ФОП Демченко І.В. не знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що вже на той час з урахуванням заявлених вимог було підставою для закриття провадження у справі через відсутність предмету спору;

- у відзиві на заяву Позивача про зміну предмету позову ФОП Демченко І.В. зазначала, що додані до позову ксерокопії товарного чеку від 24.10.2019 року та розрахункової квитанції серії АВБ № 019416 від 24.10.2019 року, в якості доказів неправомірного використання позначення «УКРЗОЛОТО» шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину не можуть підтверджувати факту такого нанесення, оскільки відповідач ніколи не складала і не підписувала цих документів;

- судом не враховано те, що ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року такого способу використання торгового знаку, як здійснення торгівельної діяльності у місці розташування вивіски, не визначено;

- суд приймає, як належний доказ висновок експерта від 18.08.2020 року №3621/20 53/20440/20-53 у справі № 912/3033/19, в той же час, питання поставлені судом експерту, так само, як і відповіді, надані експертом, не стосуються предмету доказування;

- належним способом захисту у даних правовідносинах є не правова охорона об`єкта права інтелектуальної власності, через можливе використання його третіми особами, а захист авторського права на об`єкт права інтелектуальної власності у зв`язку з наявністю у відтвореному позначенні «УКРЗОЛОТО» по АДРЕСА_1 елементів декількох об`єктів права інтелектуальної власності.

- суд першої інстанції захистив майнове право ТОВ «Маркхолдер» на Торговий знак «УКРЗОЛОТО», який належить йому на праві власності відповідно до Свідоцтва № 124382 від 25.06.2010 року, порушивши при цьому майнове право громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу» «УКРЗОЛОТО», що належить їм на праві власності відповідно до Свідоцтва «Про реєстрацію авторського права на твір» № НОМЕР_1 від 11.10.2016 року.

Просить рішення суду скасувати та прийняти нове, яким в позові відмовити.

Також з апеляційною скаргою звернувся Погрібний Олександр Григорович. Обгрунтовуючи апеляційну скаргу, Погрібний О.Г. зазначив наступне:

- ухвала суду від 21.01.2020 про призначення експертизи взагалі не містить вихідних даних для проведення експертизи в частині опису об`єкта експертного дослідження, отже, у суду першої інстанції підстави для призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності були відсутні;

- з метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи господарському суду до винесення ухвали про призначення судової експертизи слід оглянути об`єкт експертного дослідження і перевірити матеріали справи та в разі виявлення розбіжностей в них ознак об`єкта (наприклад, різні за кольором зображення одних і тих самих об`єктів) та/або розбіжностей у викладенні відомостей, які стосуються одних і тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати пріоритету, зображень структурних формул речовин тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей в порядку, передбаченому розділом V ГПК України. Між тим, судом першої інстанції вказані розбіжності не усунуто, відтак, у експерта підстави для проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності були відсутні, а висновок експерта від 18.08.2020 господарський суд повинен відхилити;

- доказами по справі не підтверджено те, що позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 (позначення 1) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382;

- суд першої інстанції стверджує, що у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 (позначення 1), на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Демченко І.В. використовувала останню від час пропонування товару до продажу. При цьому, суд першої інстанції посилається на те, що вказане не заперечує відповідач у відзиві на позов від 04.12.2019. Водночас, відзив на позов від 04.12.2019 містить посилання на те, що «ознайомившись зі змістом позовної заяви ФОП Демченко Ірини Вікторівни не погоджується з нею і вважає, що остання не підлягає задоволенню», отже, врахування судом першої інстанції положень ч. 4 ст. 165 ГПК є безпідставним;

- не відповідають обставинам справи висновки суду першої інстанції про те, що у жовтні, листопаді 2019 ФОП Демченко І. В. використовувала позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 (позначення 1); про те, що позначення "УКРЗОЛОТО" шляхом нанесення на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м.Кропивницький, вул. Шевченка, 13 (позначення 1) не знищено; про те, що на момент розгляду справи в суді ФОП Демченко І. В. не використовує позначення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час пропонування товару до продажу.

Просить рішення суду скасувати та прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити повністю.

Позивач у відзивах на апеляційні скарги просив рішення господарського суду залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

На адресу суду 24.02.2023 від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» надійшла заява про здійснення, в порядку ст.52 ГПК України, процесуального правонаступництва позивача ТОВ «Маркхолдер» на його правонаступника АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

Також надійшла заява ТОВ «Маркхолдер» про заміну позивача по справі з ТОВ «Маркхолдер» на АТ «Цефей»

Колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволені зазначених клопотань, виходячи з наступного.

Так, під час розгляду справи судом, а саме 30.06.2021р. ТОВ «Маркхолдер» уклало з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» Договір про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг), згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №124382 на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

При цьому ТОВ «Маркхолдер» не повідомив суд про передачу прав на торгівельну марку іншій особі.

Факт укладання договору та передачі прав став відомий відповідачу та третій особі при розгляді справи в апеляційній інстанції, про що було здійснено відповідну заяву.

Представник ТОВ «Макхолдер», надаючи пояснення з цього приводу зазначила, що АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЦЕФЕЙ» листом від 01.11.2021 повідомлено ТОВ «Маркхолдер» про те, що АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЦЕФЕЙ» обізнаний про всі судові справи, що розглядаються судами з 2019-2020, в яких ТОВ «Маркхолдер» є позивачем щодо заборони використання торгової марки «УКРЗОЛОТО» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 124382 та що АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЦЕФЕЙ» просить супроводжувати всі раніше розпочаті ТОВ «Маркхолдер» справи до ухвалення остаточних рішень.

Листом від 01.11.2021р., адресованим ТОВ «Маркхолдер», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЦЕФЕЙ», у зв`язку з переходом права власності на торговельну марку «УКРЗОЛОТО», просило ТОВ «Маркхолдер» забезпечити відсутність прав третіх осіб на торговельні марки, їх використання третіми особами, відсутність судових справ та належне супроводження наявних.

З даного листа можливо зробити висновок, що АТ «Цефей» за наявності судових справ не просило його про це повідомити з метою вступу у справу, а просило належно супроводжувати наявні справи. Тобто АТ «Цефей» фактично висловило небажання вступати в наявні судові справи.

Також встановлено, що засновником та директором ТОВ «Маркхолдер» є гр. ОСОБА_3 , який є і кінцевим бенефіціарним власником АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЦЕФЕЙ».

Відповідно до п.2 ч.2 ст.42 ГПК України, учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

Згідно ст.49 ГПК України, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін.

Відповідно до ст.52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Завданнями підготовчого провадження, поміж іншого, є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. (ст.177 ГПК України)

У підготовчому засіданні суд : вирішує питання про вступ у справу інших осіб, …, з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі (ч.2 ст.182 ГПК України).

Як встановлено матеріалами справи, ТОВ «Маркхолдер» до закриття підготовчого засідання, за укладеним 30.06.2021р. договором передав АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» право власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг).

При цьому не повідомив господарський суд про даний факт.

Відтак, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей», будучі обізнаним про наявність судових спорів не скористалося своїм правом на вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору та не заявив клопотання про процесуальне правонаступництво в порядку ст.52 ГПК України.

Відповідно до ч.4 ст.13 ГПК України, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Оскільки ТОВ «Маркхолдер» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» не вчинили процесуальних дій щодо процесуального правонаступництва на стадії розгляду справи у суді першої інстанції, колегія суддів відмовляє у задоволенні заяви про здійснення процесуального правонаступництва позивача ТОВ «Маркхолдер» на його правонаступника АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей»

Ухвалами Центрального апеляційного господарського суду від 07.12.2022 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Фізичної особи-підприємця Демченко Ірини Вікторівни та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 28.10.2022 у справі № 912/3033/19.

Згідно ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які

учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної

скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Маркхолдер" належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (далі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

У відповідності до інформації, опублікованої у виданні у сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень №19, 2019, позивач є власником Торгового знаку згідно рішення №25921.

Як зазначає позивач, йому стало відомо про незаконне використання Торгового знаку шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовується за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченко, 13.

Позивач вказує на те, що за місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснювала ФОП Демченко І.В.

На підтвердження зазначеного позивачем надано копія товарного чеку від 24.10.2019, копія розрахункової квитанції №019416, фото копії розміщення вивіски за місця розташування торгової точки, копія наказу позивача №2177 від 30.10.2019 про проведення перевірки, акт фіксації №2 від 06.11.2019, копії свідоцтва про право власності та інші докази належності ТЗ "УКРЗОЛОТО" позивачу на правах власника.

У роздрукованому товарному чеку від 24.10.2019 міститься адреса, за якою здійснено продаж: вул. Шевченко, 13 та вказана інформація щодо товару: подвес серебро, 925, артикул 11019, вага 1,00, штрих 11286110, вартість 102 грн.

У розрахунковій квитанції серія АВБ №019416 від 24.10.2019 зазначено товар подвес серебро, ціна 102 грн. та вказано назва СПД: Демченко Ірина та її РНКОПП , що відповідає даним, які ідентифікують Відповідача. Також надано фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки.

Відповідно до акту фіксації №2 від 06.11.2019 на підставі наказу директора позивача №2177 від 30.10.2019 юрисконсультом позивача Маєвським О.М. встановлено використання торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченко, 13 розташовується ювелірний магазин над вхідними дверима якого розміщується вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО". На підставі виписки з ЄДР у куточку споживача встановлено, що у ювелірному магазині господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Демченко І.В.

Позивач в позові стверджує, що в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", відповідач незаконно використовув його за місцем здійснення господарської діяльності. Тому права позивача щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - відповідачем порушені.

Таким чином, позивач вважає за необхідне захищати свої права у судовому порядку, оскільки порушення його прав відповідачем, перешкоджає нормальному функціонуванню позивача, негативно впливає на його роботу та може призвести до порушення економічної стабільності, що є невід`ємною умовою для нормального існування та розвитку, як суб`єкта господарювання.

Відповідач стверджувала, що вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО" є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Автори твору у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016, жодних претензій до відповідача не мають.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №912/3033/19 від 18.08.2020 №3621/20-53/20440/20-53:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України № № НОМЕР_2 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 ;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № № НОМЕР_1 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

ФОП Демченко І.В. здійснювала свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору оренди частини нежитлового приміщення №4 від 09.11.2017 укладеного з ТОВ "ІНКОПМАРК-Х ЛТД".

На підставі додаткової угоди від 21.01.2020 до договору оренди частини нежитлового приміщення №4 від 09.11.2017 Сторони Договору дійшли згоди про його розірвання з 15.02.2020 і в цей день за актом приймання - передачі орендоване приміщення повернуто ФОП Демченко І.В. ТОВ "ІНКОПМАРК-Х ЛТД".

Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" на будинку по АДРЕСА_1 за твердженням відповідача у м. Кропивницький демонтовано власниками твору ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у лютому 2020 року. 15.02.2020 відповідачка припинила діяльність в частині нежитлового приміщення площею 70 м.кв. по АДРЕСА_1 через припинення дії вищевказаного договору оренди.

Згідно пояснення №б/н від 28.10.2021 третьої особи ОСОБА_2 , вперше Білим Д.Б., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 18.02.2000 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині по проспекту Правди (Євгена Тельнова), 1А у м.Кіровограді. Згодом, 31.07.2004 при відкритті відділів "Укрзолото" в оптово-роздрібному магазині "Фуршет" по вул. Г. Сталінграда, 6/13 у м. Кіровограді та з 01.06.2007 по вул. Дзержинського (Віктора Чміленка), 24А, пізніше 08.07.2010 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Вперше Погрібним О.Г., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 03.09.2002 при відкритті відділу "Укрзолото" по вул. 50 років Жовтня (Соборна), 23/34 у м. Кіровограді, пізніше 01.05.2013 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині «АТБ» по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Спеціалізацією даних відділів "Укрзолото" була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення третіх осіб ПП "ДЦ Арт-Салон" вул.Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно-інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу "УКРЗОЛОТО", інформаційні вивіски з використанням логотипу "Укрзолото" тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року третіми особами здійснено використання позначення "Укрзолото" при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип "Укрзолото" та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами.

Наразі всі позначення на будинках по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та вул. Соборна, 23/24 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ Маркхолдер.

Вказані обставини підтверджують також фото позначення УКРЗОЛОТО з датою 24.05.2006.

Щодо використання твору образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипи УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір No68218 від 11.10.2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зареєстрували твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО.

З прихильниками творчості ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , зокрема, ФОП Руссо Т.В., ФОП Колісник К.С, ФОП Лимаренко В.В., ФОП Ком`яті О.Ю., ФОП Майданюк О.П., ФОП Погрібна Л.В. були укладені ліцензійні договори щодо використання вказаного твору.

У зв`язку з розміщенням вивіски з позначенням «УКРЗОЛОТО» за місцем розташування приміщення, в якому відповідач здійснював торгівельну діяльність з продажу ювелірних виробів, позивач звернувся з позовом до суду за захистом своїх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідними положеннями ЦК України, ГК України та іншими супутніми законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України. Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України «Про авторське право і суміжні права», а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Дещо ширшим є визначення, наведене у ст. 492 ЦК України, відповідно до якого торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» об`єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва.

Для того щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

Відтак, основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і, в свою чергу, є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частина 2 ст. 5 названого Закону передбачає, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Використанням знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 статті 16 цього Закону, визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку, з метою пропонування для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року є власником на знак для товарів і послуг «УКРЗОЛОТО», що зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом №124382, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

ОСОБА_4 19.01.2006 зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Водночас, як вбачається з матеріалів справи та вказане не спростоване відповідачем, на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО".

За твердженням відповідача, вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яке використовується ФОП Демченко І.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Під час розгляду справи, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва №68218 від 11.10.2016 авторам ОСОБА_2 і ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом. Основною функцією об`єктів авторського права є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у комерційній діяльності.

Таким чином, якщо особа, яка правомірно володіє об`єктом авторського права, почне маркувати таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії будуть розцінені як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і вважатимуться порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару та його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Так, як було вказано вище, у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13, на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Демченко І.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів, що підтверджується:

- товарним чеком від 24.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, адреса: вул.Шевченка, 13;

- копією розрахункової квитанції №019416 від 24.10.2019 про купівлю ювелірного виробу із підписом продавця та датою продажу, на якій зазначено податковий номер продавця - , який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Демченко І.В.;

- фотокопією розміщення вивіски за місця розташування торгової точки за адресою вул. Шевченка, 13 у м.Кропівницький;

- актом фіксації №2 від 06.11.2019;

- основним видом економічної діяльності ФОП Демченко І.В. згідно ЄДР - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Згідно з висновком експерта від 18.08.2020 №3621/20-53/20440/20-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

За нормами ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування. (ст. 73)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. (ч. 1 ст. 98)

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. (ст. 104)

В даному випадку, експертом не було надано відповіді на питання чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташовано на будівлі, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, через недостатність матеріалів для дослідження вказаного питання.

Після надходження до справи додаткових доказів, судом за клопотанням відповідача відповідно до ухвали від 19.10.2021 призначено у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання:

Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: вул. Шевченка, 13 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 68218 від 11.10.2016?

Витрати по проведенню вказаної експертизи покладено на відповідача.

Разом з цим така експертиза не була проведена з вини відповідача, яким не було здійснено оплату рахунку за проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Таким чином, оскільки саме Відповідач ухилився від участі у додатковій судовій експертизі об`єктів інтелектуальної власності та перешкоджав її проведенню, колегія суддів на підставі ч. 4 ст. 102 ГПК України вважає за можливе визнати встановленими наступні обставини, для з`ясування яких експертиза була призначена:

- використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

Натомість, як правильно встановлено господарським судом, твердження відповідача і третьої особи про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Згідно ч. 3. ст. 426 ЦК України використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Отже, з огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування колегія суддів погоджується з висновком господарського суду про те, що свідоцтво №124382 від 25.06.2010 надає його власнику - ТОВ «Маркхолдер» виключні майнові права інтелектуальної власності на знак «УКРЗОЛОТО», зокрема право використовувати Торговий знак, надавати його в користування, а також забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Доказів на використання відповідачем знаку для товарів та послуг «УКРЗОЛОТО» на магазині за адресою: за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 13 за дозволом ТОВ «Маркхолдер» відповідачем в матеріали справи не представлено.

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ «Маркхолдер», має місце його незаконне використання.

За таких обставин, як правильно встановив господарський суд, права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) порушені.

Водночас, під час апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції представником третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_1 подано заяву про закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини першої статті 231 ГПК у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Заява мотивована тим, що ТОВ "Маркхолдер" не є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 (протокол ВКЗ від 18.01.2023 та відеозапис ВКЗ від 18.01.2023).

Вказана інформація підтверджується копією Договору про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021, згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 124382 на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

З роздруківки з інформаційного порталу Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 (публікація в Бюлетені від 27.10.2021 №43) вбачається, що власником свідоцтва є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 15.02.2023 залучено АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Так, як вбачається з матеріалів справи, 30.06.2021р. ТОВ «Маркхолдер» уклав з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» Договір про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг), згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 на користь АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

При цьому, засновником та директором ТОВ «Маркхолдер» є гр. ОСОБА_3 , який є і кінцевим бенефіціарним власником АТ «ЦЕФЕЙ».

Між тим, ТОВ «Маркхолдер» під час розгляду справи судом першої інстанції не повідомив суд про передачу прав на торгівельну марку «Укрзолото» іншій особі.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 16 Цивільного кодексу України).

Вказані норми матеріального права визначають об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес. Порушення права пов`язане із позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, спричинена поведінкою іншої особи.

Отже, порушення, невизнання або оспорювання суб`єктивного права є підставою для звернення особи за захистом цього права із застосуванням відповідного способу захисту.

Разом з цим, приписами процесуального права також визначено (стаття 4 Господарського процесуального кодексу України), що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на вказані положення статті 4 Господарського процесуального кодексу України і статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення.

Задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) цього права відповідачами з урахуванням належно обраного способу судового захисту.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, який одночасно становить спосіб захисту порушеного права, а підставою позову є факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу.

Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу (частина друга статті 45 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому позивач самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, у чому саме полягає порушення його прав та інтересів, а суд перевіряє ці доводи і залежно від встановленого вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту.

Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові (див. правові висновки Верховного Суду у постановах від 14.08.2018 у справі № 910/1972/17, від 23.05.2019 у справі № 920/301/18, від 25.06.2019 у справі № 922/1500/18, від 24.12.2019 у справі № 902/377/19).

В даному випадку позивач під час розгляду справи судом першої інстанції не повідомив суд про те, що 30.06.2021р. ТОВ «Маркхолдер» уклав з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» Договір про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг), згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №124382 на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

Також позивач та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» не зверталися до суду першої інстанції з заявою про здійснення процесуального правонаступництва у даній справі.

З такою заявою АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» звернулося вже під час апеляційного перегляду даної справи, після того як апеляційний суд запропонував йому це зробити.

Відтак, враховуючи, що право власності на торгову марку «Укрзолото» на час винесення рішення господарським судом позивачу не належали, колегія суддів доходить висновку що заявлені останнім позовні вимоги жодним чином не зможуть відновити його права або захистити інтереси і використання в майбутньому будь-ким торгової марки «Укрзолото» не буде порушувати права позивача.

Отже, у цьому випадку з 30.06.2021 фактично відсутнє порушене право або охоронюваний законом інтерес, за захистом якого звернувся позивач.

Відсутність порушеного права (охоронюваного законом інтересу) позивача на час вирішення оскаржуваного рішення є підставою для відмови у задоволенні позову.

У цьому зв`язку апеляційну скаргу належить задовольнити, рішення господарського суду належить скасувати частково, в частині задоволення позовних вимог про заборону Фізичній особі-підприємцю Демченко Ірині Вікторівні використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення «УКРЗОЛОТО», що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Водночас, враховуючи те, що спір виник внаслідок неправомірних дій відповідача та саме з його вини спір між сторонами доведено до суду, на відповідача покладається судовий збір за розгляд справи судом першої інстанції в повному розмірі та витрати на судову експертизу.

Витрати за розгляд справи апеляційною інстанцією покласти на позивача.

Відповідно до ч.11 ст. 129 ГПК України, покласти на відповідача сплату різниці судового збору в сумі 1921,00грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 123, 129, 269, 270, 275, 277, 282-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Фізичної особи-підприємця Демченко Ірини Вікторівни та ОСОБА_1 задовольнити.

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 28.10.2022 у справі № 912/3033/19 скасувати частково.

Прийняти нове рішення.

У задоволенні позову відмовити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Демченко Ірини Вікторівни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" витрати зі сплати судового збору в сумі 1921,00грн. та витрати на судову експертизу в сумі 19612,80грн.

Видачу відповідного наказу доручити господарському суду Кіровоградської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 20.04.2021р.

Головуючий суддя С.Г. Антонік

Суддя О.В. Березкіна

Суддя М.О.Дармін