ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2023 р. Справа№ 910/12047/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

представника позивача адвоката Грунського В.О.,

представника Мінекономіки Тюріної Л.А.,

представника УКРНОІВІ Запорожець Л.Г.,

розглянувши апеляційні скарги Міністерства економіки України та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 22.11.2022 (повне рішення складено 01.12.2022, суддя Картавцева Ю.В.)

у справі №910/12047/19

за позовом компанії "СОСЬЄТЕ БІК" (SOCIETE BIC, публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством Франції)

до 1. Міністерства економіки України,

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2019 року компанія "СОСЬЄТЕ БІК" (далі - позивач) звернулась в господарський суд із позовом до Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки) про: визнання незаконним та скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 вересня 2018 року за заявкою №m2016 13429; визнання незаконним та скасування рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 травня 2019 року за заявкою № m201613429 та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2019 року № 1071, яким вказане рішення було затверджене; зобов`язання прийняти рішення за заявкою № m201613429 з урахуванням рішення суду за цим позовом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2021 залучено до участі у справі співвідповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2022 замінено відповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - УКНОІВІ).

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у справі №910/12047/19 позов задоволено повністю; визнано незаконним та скасовано рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 вересня 2018 року за заявкою № m201613429; визнано незаконним та скасовано рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 травня 2019 року за заявкою № m201613429 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2019 року № 1071, яким вказане рішення було затверджене; зобов`язано УКНОІВІ розглянути заявку № m201613429 з урахуванням висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у справі №910/12047/19; стягнуто з Міністерства економіки України на користь компанії "СОСЬЄТЕ БІК" судовий збір за подання позову у розмірі 7684,00 грн.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Мінекономіки звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2023 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/12047/19 за апеляційною скаргою Мінекономіки, розгляд справи призначено на 21.03.2023.

Також, УКНОІВІ звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.03.2023 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/12047/19 за апеляційною скаргою УКНОІВІ, розгляд справи призначено на 21.03.2023.

Позивач у відзивах заперечив доводи і вимоги апеляційних скарг Мінекономіки та УКНОІВІ, просив залишити оскаржене рішення суду першої інстанції без змін, а скарги - без задоволення.

В судовому засіданні 21.03.2023 була оголошена перерва до 11.04.2023.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційних скарг, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарги задоволенню не підлягають з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 17 червня 2016 року Сосьєте Бік (Societe Bic) (позивач) звернувся до Державного підприємства "Державний інститут інтелектуальної власності" із заявою про реєстрацію об`ємного знака для товарів 34 класу Міжнародної класифікації класів товарів і послуг. Заявці позивача присвоєно № m2016 13429. Заявлений на реєстрацію знак є відтворенням об`ємної форми запальнички виробництва позивача.

За заявкою № m2016 13429 була проведена кваліфікаційна експертиза, за результатами проведеної якої встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для згаданого у переліку товару 34 класу "запальнички":

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- відображає лише форму згаданого товару, що не дає можливості відрізнити його від таких самих товарів інших виробників;

2) є оманливим для інших зазначених у переліку товарів 34 класу МКТП.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, 04.09.2018 відповідачем 1 прийнято рішення про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

У порядку та строки, визначені чинним законодавством, заявник (позивач) оскаржив рішення Міністерства від 04.09.2018 року за заявкою № m2016 13429 до Апеляційної палати Міністерства.

16.05.2019 за результатами розгляду заперечень Сосьєте Бік (Societe Bic) Апеляційною палатою Міністерства було винесено рішення, яке затверджено наказом № 1071 від 25.06.2019, про відмову апелянту у задоволенні заперечення та залишення чинним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

Колегія Апеляційної палати Міністерства, зокрема, зазначила, що зображення заявленого об`ємного знака представляє собою схематичне зображення товару - запальничка з трьох різних ракурсів без виразних індивідуальних або оригінальних ознак, які б дозволяли її вирізнити від аналогічних форм товарів інших виробників, які є на ринку. В результаті зазначеної обставини та тривалого використання схожих форм запальничок різними виробниками, таке позначення не може виконувати головну функцію і призначення знаку, а саме відрізняти товари одних осіб, для яких використовується знак, від таких самих товарів інших осіб. Видимі елементи заявленого знака у зв`язку з тривалим використанням різними виробниками стали типовими для запальничок. Форми досліджених запальничок стали більш стандартизованими та обумовлюються функціональним призначенням. Крім того, усі зазначені елементи є лише схематичними і не мають виразних особливостей. Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в цілому жодна з ознак видимих на зображенні заявленого об`ємного позначення, не має суттєвих відмінностей від типових і звичайних форм аналогічних запальничок, що реалізуються на ринку України.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями, вважаючи їх протиправними та незаконними, позивач звернувся до суду із даним позовом.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що запальничка ВІС має унікальну овальну форму, яка відрізняється від форми запальничок інших виробників, які є не овальними та мають іншу відмінну форму; жодний інший виробник запальничок, що реалізує товари на території України не виробляє запальнички ідентичної форми; унікальна форма запальнички ВІС є одним із елементів, за яким споживачі відрізняють запальнички ВІС від запальничок інших виробників; реєстрація унікальної форми запальнички позивача у якості об`ємної торговельної марки для товарів 34 класу МКТП "курильне приладдя" не буде оманливою, враховуючи, що запальничка використовується саме як курильне приладдя. Проте, як зазначає позивач, вказані та інші обставини, доводи та докази у своїй сукупності не були враховані відповідачами при прийнятті рішень, що свідчить про незаконність останніх.

Заперечуючи проти позову, відповідачі зазначають, що рішення Мінекономіки за заявкою №m201613429 та рішення Апеляційної палати від 16.05.2019 є правомірними, висновки викладені в зазначених рішеннях належним чином обґрунтовані та відповідають фактичним обставинам справи, у свою чергу наявні в матеріалах справи висновки експертів є неналежними та недопустимими доказами, тому мають не братися судом до уваги.

Суд першої інстанції з огляду на висновки судової експертизи, визнав передчасними висновки Міністерства про відсутність розрізняльної здатності спірного позначення для товарів 34 класу МКТП.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (тут і далі - у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Частиною 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до установи заявку.

Як підтверджується матеріалами справи, 17 червня 2016 року позивач звернувся до Державного підприємства "Державний інститут інтелектуальної власності" із заявою про реєстрацію об`ємного знака для товарів 34 класу МКТП. Заявці позивача присвоєно № m2016 13429. Заявлений на реєстрацію знак є відтворенням об`ємної форми запальнички, що виробляється позивачем.

Відповідно до ч. 1, 3, 6, 7, 9, 15, 16 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з`ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг. Під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Так, на виконання вимог зазначеної статті, за вказаною заявкою було проведено формальну та кваліфікаційну експертизи, під час яких заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом.

За результатами проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою № m2016 13429 було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для згаданого у переліку товару 34 класу "запальнички":

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- відображає лише форму згаданого товару, що не дає можливості відрізнити його від таких самих товарів інших виробників;

2) є оманливим для інших зазначених у переліку товарів 34 класу МКТП.

Відповідно до пп. 4.3.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року №116 (далі - Правила), при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. (п. 4.3.1.9 Правил).

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, 04.09.2018 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

Разом з тим, позивач не погоджуючись з рішенням Мінекономіки від 04.09.2018 звернувся із запереченнями проти нього до Апеляційної палати Мінекономіки.

У запереченнях позивач зазначав, що чинне законодавство України дозволяє реєстрацію об`ємних знаків для товарів і послуг, які відображають індивідуальну (унікальну) форму. Так, заявлена на реєстрацію в якості об`ємного знака форма запальнички ВІС є відмінною та створює асоціацію із заявником та користується популярністю в Україні. Розрізняльна здатність заявленої на реєстрацію в якості об`ємного знака форми запальнички, також, посилюється значними інвестиціями заявника у рекламування та просування ВІС в Україні. Форму знака було створено виключно для надання власної індивідуальності, дана форма не була обумовлена необхідністю одержання певного технічного результату. Третіми особами (зокрема, компанією Swedish Match Lighters B.V., яка тривалий час є конкурентом заявника на ринку кишенькових запальничок) не подано будь-яких заперечень щодо реєстрації об`ємного знака заявника, що свідчить про те, що форми запальничок ВІС та Cricket є суттєво різними, відмінними та не викликають у споживачів асоціацій щодо їх схожості або належності до одного виробника/бренду. Академічним тлумачним словником української мови визначено, що запальничка - це невеликий кишеньковий прилад для добування вогню, тобто, запальничка відноситься саме до курильного приладдя. За загальною практикою реєстрації форм запальничок у якості знаків для товарів і послуг, такі знаки реєструються як для запальничок, так і для курильного приладдя, що підтверджується, зокрема, міжнародними реєстраціями № 643334 та № 643335. Таким чином, заявлене на реєстрацію позначення не є оманливим для товарів 34 класу МКТП "курильне приладдя". Заявником постійно здійснюються дії стосовно захисту своєї продукції від підробок (зокрема, китайських), відтак, реєстрація форми запальничок ВІС в якості об`ємного знаку є важливим та ефективним способом захисту запальничок ВІС від підробок.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати Мінекономіки перевіривши відповідність заявленого на реєстрацію об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m 2016 13429 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 2 ст. 6 Закону, з урахуванням п.4.3. Правил, зазначила наступне.

Так, за результатами дослідження колегія Апеляційної палати Мінекономіки з`ясувала, що на ринку України наявні товари - запальнички об`ємної форми, які, крім апелянта, виробляються і розповсюджуються кількома виробниками, зокрема, під знаками "Cricket", "Major", "LION" тощо. Вказані запальнички в цілому мають схожу візуальну форму, у тому числі її основних складових частин (циліндричного корпусу еліптичної форми для зберігання палива та зручного тримання в руці, ковпачка з циліндричним та зубчастим колесом для підпалювання палива, кнопки (важеля) для подачі палива та підтримання горіння вогню), і відрізняються між собою за написами ("ВІС", "Cricket", "Major", "LION"), кольором та формою мілких деталей. В такій самій формі здійснюється й рекламування вказаних товарів на ринку. Схематичне зображення заявленого знака повторює зовнішній вид товару - запальнички з її функціональними складовими елементами, призначеними для зберігання, подачі та запалення палива, підтримання вогню, а також зручного тримання в руці. Заявлений знак зображує зовнішню форму товару, для якого знак поданий на реєстрацію. Відтак, є очевидним, що зображення заявленого об`ємного знака немає виразних індивідуальних або оригінальних ознак, видимі елементи знака у зв`язку з тривалим використанням різними виробниками стали типовими для запальничок. Форми досліджених запальничок стали більш стандартизованими та обумовлюються функціональним призначенням. Зважаючи на схожість форм присутніх на ринку запальничок, реєстрація подібних форм для запальничок в якості знака може необґрунтовано обмежити їх використання на відповідному ринку іншими виробниками. Заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо не використовується апелянтом при реалізації своїх товарів, таке використання відбувається шляхом поєднання з написом "ВІС", іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні.

Також, асортимент товарів, що входять до поняття "курильне приладдя" є широким та різноманітним, у зв`язку з чим, Апеляційною палатою Мінекономіки зазначено, що використання об`ємного позначення для товарів 34 класу МКТП "курильне приладдя" породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним товаром - запальнички, форму якого воно відображає. Його використання щодо товарів, які входять до узагальненого поняття "курильне приладдя" і не є запальничкою, очевидно здатне створити помилкове уявлення про такі товари та їх призначення, що не виключає небезпеку введення в оману споживача, а тому, заявлене позначення відносно товарів узагальненого поняття "курильне приладдя" є оманливим.

Відтак, колегія Апеляційної палати Мінекономіки дійшла висновку, що зазначене об`ємне позначення не може бути зареєстровано як знак відносно товарів 34 класу МКТП "запальнички; курильне приладдя", оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

На підтвердження заявлених позовних вимог та спростування висновків відповідачів, 22.10.2019 позивачем було подано суду висновок експерта №1-10/2019 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем.

У той же час, відповідачі зазначили, що вказаний висновок містить цілий ряд недоліків, які не дозволяють використати його у якості засобу доказування та вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, методично некоректним та таким, що викликає сумніви у його правильності. Так, зокрема, Висновок експерта № 1-10/2019 складений на замовлення позивача та на підставі матеріалів, наданих безпосередньо позивачем, а не матеріалів судової справи № 910/12047/19, до складу яких увійшли не всі матеріали, наявні в судовій справі. Більше того, Висновок експерта № 1-10/2019 складений на підставі нових, додаткових доказів, наданих позивачем лише для експерта, які не містяться в матеріалах судової справи, а саме: на 2 сторінці Висновку у переліку наданих матеріалів та зразків під номером 18 зазначено - "Флеш-накопичувач Transcend із записом фотознімків люльок, люльок разом з мундштуками, тютюнарок, сигаретниць, попільниці та портсигарів", при цьому повний вміст такого доказу, як флеш-накопичувач Transcend є невідомим ні суду, ні учасникам справи. Таким чином, експерт проводив дослідження без врахування всіх матеріалів судової справи, та більше того, з урахуванням тих доказів, які не містить судова справа, а тому висновок експерта не можна оцінити як достовірний доказ в розумінні статті 78 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 було призначено у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставлені наступні питання:

"Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?;

Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя".

13.05.2021 до суду надійшов висновок експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали справи № 910/12047/19.

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" зазначило, що за результатами аналізу Висновку експерта № 2800/20-53 ним було виявлено цілий ряд недоліків, які вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, відтак, такий висновок викликає сумніви у його правильності.

Такі недоліки, на переконання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", вбачалися, зокрема, в наступному:

- у дослідницькій частині Висновку на стор. 8 експерт зазначає про те, що "під час проведення експертизи застосовувались загальнотеоретичні методи аналізу, порівняння та синтезу", у письмових поясненнях експерт зазначив про те, що ним було застосовано загальнотеоретичні знання в сфері математики, проте у Висновку відсутні посилання на джерела, у яких описані зазначені методи, що брались експертом до уваги, що свідчить про невизначеність методологічної бази дослідження;

- на стор. 10 Висновку (п. 2) експерт при описуванні визначення та термінів "запальничка", "курильниця", "приладдя" використовує джерела, датовані 1949, 1957, 1956 роками, у письмових відповідях експерт не надає прямої відповіді чому він використав настільки застарілі джерела, а вдається до аналізу інших джерел та веб-сайтів, на які, в свій час, посилався експерт Укрпатенту, при цьому, експерт змінює зміст поставленого Укрпатентом питання, заперечуючи те, що "такий аксесуар як запальничка не виник у 1973 р.", проте у питанні Укрпатенту про такий факт взагалі не стверджувалось, а йшлося лише про те, що "Позивач почав виготовляти такий товар "кишенькова запальничка" з 1973 р.";

- на стор. 12 Висновку експерт наводить приклад можливості реєстрації просторових позначень, зокрема такого як "трьохпроменева зоря" на автомобілях "Мерседес" у якості знаків, при цьому, пояснює, що практика реєстрацій об`ємних позначень в Україні взагалі не є поширеною, а тому у якості прикладів наводились всі відомості, які містились у довідковій літературі, однак, такий підхід до наведення експертом відомостей, які не мають відношення до предмету дослідження є сумнівним та не може вважатися методологічно коректним і обґрунтованим;

- на стор. 14 Висновку експерт цитує джерело 6 (9.26): "Знак не повинен просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета. Він повинен відрізнятися оригінальним зовнішнім виглядом, який здатний виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних". На запитання Укрпатенту щодо того, у чому оригінальність зовнішнього вигляду спірного позначення та чи здатне таке позначення виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних, експерт відповіді не надає та наводить практичний приклад - справу компанії Guerlain, який не розглядався експертом під час дослідження та навпаки підтверджує те, що форма має бути оригінальною, навіть "революційною", здатною вирізняти позначення (виріб) конкретного виробника з ряду однорідних. Так, у прикладі Суд вважає, що об`ємна форма футляру губної помади нагадує собою "корпус човна або дитячий візочок" і вважається "революційною", "незвичною", що має "незвичний візуальний ефект на споживача", відрізняється від більшості зображень футлярів, які представлені у циліндричній та паралелепіпедній форми для помад;

- з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару не використовується позивачем як такий самостійно та безпосередньо при маркуванні, просуванні та реалізації своїх товарів, в розумінні статті 16 Закону. Надані Позивачем матеріали свідчать про використання малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом "ВІС", іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні, при цьому експерт не надає пояснень щодо самостійного та безпосереднього використання позивачем при реалізації своїх товарів саме заявленого об`ємного знака, однак, на стор. 15-19 Висновку експерт досліджує фото різних моделей запальничок ВІС в асортименті продажу кишенькових запальничок, які наводить для прикладу незмінної овальної форми корпусу всіх модифікацій запальничок ВІС;

- на стор. 22-28 Висновку в табличній формі представлено фото запальничок різних виробників, наведених в мережі Інтернет, проте, такі фото в більшості прикладів не мають схематичного зображення запальничок на кшталт того, яке заявлено позивачем, або містять фотокопії запальничок, декорованих логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями тощо. При цьому, з Висновку вбачається, що експерт не аналізував наведені ним же приклади - способи використання зображень запальничок іншими виробниками, що є обов`язковим при оцінці набуття заявленою формою розрізняльної здатності у зв`язку з тривалим її використанням, адже при цьому слід враховувати тривалість її попереднього використання не лише самим позивачем, а й іншими виробниками для таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку;

- на стор. 33-39 (п. 3.10) Висновку експерт досліджує Звіт соціологічного опитування № 01/19-12 "Оцінка споживачами схожості запальничок "ВІС" із запальничками інших виробників" від 02.12.2019, виконаний ЦСТ "СОЦІО ПОЛІС", Київ-2019 (т. 4, а.с. 145-201), проте такий Звіт є новим доказом у справі, який не був представлений на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи і винесенні рішення Мінекономіки та Апеляційної палати при розгляді заперечення за заявкою № m 201613429 і був складений вже після винесення рішення Мінекономікою від 04.09.2018 та рішення Апеляційною палатою від 16.05.2019;

- експерт не пояснив на якій підставі ним було звужено поняття "курильне приладдя" лише до одного виду товару "запальнички", враховуючи те, що "курильне приладдя" є збірним поняттям, що охоплює не лише один товар "запальнички". Тобто, використання об`ємного позначення для товарів 34 класу МКТП: "курильне приладдя" породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним товаром - запальнички, форму якого воно відображає. Його використання щодо товарів, які входять до узагальненого поняття "курильне приладдя" і не є запальничкою, очевидно здатне створити помилкове уявлення про такі товари та їх призначення.

Відповідно до ст. 107 Господарського процесуального кодексу України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 було призначено у справі №910/12047/19 повторну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставлені наступні питання:

Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?;

Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя"?

09.09.2022 до суду надійшов висновок експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/12047/19 від 30.08.2022 № 240/21.

За результатами проведеного дослідження, експерт Ковальова Н.М. дійшла висновку, що позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг є таким, що мало розрізняльну здатність станом на дату її подання (17.06.2016) та набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"; позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг не є оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя".

У висновку від 30.08.2022 № 240/21, експерт зазначає, що пунктом 1.4. Правил визначено, що об`єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні, у вигляді слів або словосполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об`ємні у вигляді фігур або їх композиція у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Отже, визначено, що об`єктами правової охорони можуть бути об`ємні позначення у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах. Об`єктом торговельної марки може бути, зокрема, форма товарів або їх пакування, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак.

Поняття розрізняльної здатності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок. Як зазначав Консультативний комітет із захисту прав (ВОІВ) "Із регуляторної точки зору "дистинктивність" є сутністю юридичної природи (властивості) товарного знака". У свою чергу, термін "дистинктивність" є похідним від слова "дистинкції". Під дистинкцією розуміється "пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами свідомості (відчуттями, уявленнями тощо)".

Таким чином під "дистинктивністю" (що є більш ширшим поняттям, ніж "розрізняльна здатність" у законодавстві України) торговельних марок слід розуміти їх здатність бути ідентифікованими (розрізненими), виокремленими із маси інших знаків, призначених для використання стосовно тих самих або споріднених (однорідних) товарів (послуг) у межах визначеної території.

Дистинктивність знаку не є його незмінною властивістю та залежить від зусиль його власника або третіх осіб, які мають законні права на використання знаку (за ліцензійним договором тощо). Так, позначення, що первинно не мало розрізняльної здатності, може її набути внаслідок інтенсивного та тривалого використання. Ці ж чинники можуть сприяти підвищенню розрізняльної здатності знака. І, навпаки, знак, який використовується без відповідного контролю з боку власника, може втратити розрізняльну здатність.

Так, проаналізувавши надані матеріали, експерт дійшов, зокрема, наступних висновків:

- запальнички "ВІС" не відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності, мають розрізняльну здатність та набули такої внаслідок їх тривалого використання (більше 40 років у світі та більше 4 років в Україні станом на дату опитування);

- запальнички "ВІС" мають високий рівень відомості серед представників досліджуваної цільової аудиторії (згідно з результатами соціологічного опитування);

- форма є основною ознакою, за якою представники досліджуваної цільової аудиторії змогли зробити свій вибір на користь саме запальнички "ВІС", а отже саме форма запальнички (при відсутності маркувальних позначень), є тією головною індивідуалізуючою ознакою, що відрізняє запальнички різних виробників;

- форма запальнички "ВІС" зареєстрована в якості об`ємного знака заявлена в країні походження, зареєстрована також у вигляді об`ємного товарного знаку і в інших країнах "та захищається таким, як він є";

- має місце значний обсяг реалізації ДП "БІК Україна" запальничок флінт J3 за період 2015-2017 в Україні (43 160 000 одиниць);

- мають місце суттєві витрати на рекламування в Україні запальничок флінт J3 на постійній основі за період 2015-2017 з тенденцію зростання вкладених коштів (315 000 тис.грн);

- відсоток ринку запальничок ВІС флінт J3 у вартісному вираженні серед брендованих запальничок за період з 2014 року по 2017 рік на території України, складав 14%, при цьому помітна тенденція до динамічного зростання цього відсотку, що в 2017 році складав 23,4% у вартісному вираження серед інших брендованих запальничок.

Викладене вище у своїй сукупності свідчить, що позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг є таким, що мало розрізняльну здатність станом на дату її подання (17.06.2016) та набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички".

При вирішенні питання стосовно оманливості позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя", експерт виходив з наступного.

Згідно з п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил "До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача".

Так, на реєстрацію було подано об`ємне позначення "запальничка" за заявкою №m201613429 від 17.06.2016 для товарів 34 класу МКТП: "запальнички, курильне приладдя".

Курильне приладдя - предмети, які призначені, необхідні для здійснення процесу куріння. Так при пошуку в мережі Інтернет за ключовими словами "Курильне приладдя", маємо результат: "Трубки, мундштуки, кальяни, попільниці, запальнички, сірники, сірничниця, х`юмідор, портсигари, табакерки, чохли".

Експерт зазначив, що у матеріалах заявки № m 2016 13429 від 17.06.2016 на першому місці зазначено товар "запальнички", а на другому збірне узагальнююче поняття - "курильне приладдя", яке, вочевидь, не є назвою конкретного товару, та не є переліком конкретно визначених товарів.

Експертом досліджувались саме вказані товари "запальнички" та бралось до уваги збірне поняття "курильне приладдя", до складу якого входить така група товару, як запальнички.

Також слід врахувати положення п. 4 ст. 6 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака".

Таким чином, експерт прийшов до висновку, що об`ємне позначення (запальничка) за заявкою № m 2016 13429 на знак для товарів і послуг не є оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя".

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до ч. 15 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

У свою чергу, методичні рекомендації не мають обов`язкового характеру, натомість вони носять рекомендаційний характер та їх застосування не є обов`язковим.

Доказами набутої позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання, можуть бути, наприклад:

- документ, що містить відомості про обсяги виробництва та реалізації товарі і/або послуг відносно яких застосовується позначення, обсяги експорту (імпорту товарів щодо яких застосовується позначення;

- документ, що містить відомості про використання або будь-яке просування позначення, як знака, зокрема відомості про види маркування товарів і/або його застосування при наданні послуг, експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, комерційне використання позначення в мереж Інтернет;

- документ, що містить відомості про тривалість використання позначення до дати подання заявки. Тривалість використання позначення може підтверджуватись відомостями про дату початку використання позначення та про безперервність його використання;

- документ, що містить відомості про географічний регіон продажу товарів з нанесеним позначенням і/або надання послуг під зазначеним позначенням документ, що містить відомості про обсяг реклами з зображенням позначення. Рекламування позначення може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет, кількість споживачів такої реклами, витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу;

- документ, що підтверджує ступінь інформованості споживачів про взаємозв`язок позначення з заявником. Таким документом можуть бути результати соціологічного опитування споживачів, включаючи підприємства роздрібної торгівлі, здійсненого атестованою в установленому порядку науковою установою чи організацією, що здійснює маркетингові та прикладні соціологічні дослідження.

Так, експертом було проаналізовано всі докази в сукупності (зокрема, відомості про обсяг реалізації ДП "БІК Україна" запальничок за період 2015-2017 років, витрати щодо рекламування в Україні запальничок, відсоткову частку запальничок ВІС у вартісному вираженні серед брендованих запальничок за період 2015-2017 років на території України та інші) з чого зроблено висновок про те, що форма запальнички ВІС стала візитною карткою таких запальничок, які мають незмінно високу якість, надійність та безпечність, а також є зручними і комфортними під час експлуатації, а її тривале використання зробило запальнички ВІС впізнаваними. Більше того, форма запальнички ВІС не є традиційною та безальтернативною для виробів такого ж призначення, а відтак, не визначається виключно або головним чином функціональністю.

Тобто, саме форма запальнички (при відсутності маркувальних позначень) є тією головною ознакою, що відрізняє запальнички різних виробників; маркувальні позначення слугують виключно підсилюючим фактором.

Такий висновок експерта, крім іншого, підтверджується також і досліджуваним Звітом соціологічного опитування, у якому вказано, що основною ознакою, за якою представники досліджуваної цільової аудиторії змогли правильно вибрати запальничку "ВІС" з-поміж інших запальничок, на яких були приховані або стерті зображення відповідних торговельних марок, була саме форма цієї запальнички (87,1%).

Відтак, належним та допустимим доказом - висновком судової експертизи підтверджуються доводи позивача про те, що спірне позначення за заявкою № m 2016 13429 мало розрізняльну здатність та не є оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя".

Отже, належить погодитись з судом першої інстанції, що відповідачі при прийнятті оскаржуваних рішень дійшли передчасних висновків про відсутність розрізняльної здатності спірного позначення для товарів 34 класу МКТП та безпідставно відмовили позивачу у реєстрації спірного позначення в якості торговельної марки.

За вказаних обставин, колегія суддів відхиляє доводи скаржників про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права та нез`ясування обставин, що мають значення для справи, у зв`язку з чим апеляційні скарги належить залишити без задоволення.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у даній справі не вбачається.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржників у зв`язку з відхиленням апеляційних скарг.

Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Міністерства економіки України залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" залишити без задоволення.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у справі № 910/12047/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 24.04.2023.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко