УХВАЛА

про відкриття провадження у справі та

залучення третьої особи

м. Київ

18.04.2023справа № 910/5745/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) (One Merck Drive P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889, United States; Ван Мерк Драйв, П.О. Бокс 100, Вайтхауз Стейшн, ЕнДжей 08889, Сполучені Штати Америки)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Варзар» (пр. Палладіна Академіка, буд. 44 Б, м. Київ, 03142; ідентифікаційний код 44646553),

Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.; Al Jana Pawla II, 27, 00-867 Warsaw, Poland; Аль Яна Павла II, 27, 00-867 Варшава, Польща),

Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед; Survey No. 143-148, 150 & 151, Near Gandimaisamma Cross Roads D.P. Pally, Dundigal Post, Dundigal- Gandimaisamma Mandal Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad - 500043, Telangana, India; Сурвей № 143- 148, 150 та 151, біля Гандімайсамма Крос Роудс, Д.П., Паллі, Дандігал Пост, Дандігал-Гандімайсамма Мандал, район Медчал- Малькаджгірі, Хайдарабад - 500043, Телангана, Індія) та

Міністерства охорони здоров`я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського 7; ідентифікаційний код 00012925)

про зобов`язання припинити порушення прав на винахід за патентом України №55409, вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб, та зобов`язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Варзар» (далі - Товариство), Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.), Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) та Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство) про:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Товариству використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- зобов`язання Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- зобов`язання Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) припинити порушення прав Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України №55409 шляхом заборони Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) використовувати винахід (сполука каспофунгін) за патентом України № 55409 у лікарському засобі «Каспофунгіну ацетат», що містить сполуку каспофунгін;

- вилучення з цивільного обороту та знищення лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» виробництва компанії Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), виготовленого для пропонування для продажу та продажу в Україні, як такого, що виготовлений та введений у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, що засвідчуються патентом України на винахід № 55409;

- зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» або будь-якого іншого лікарського засобу, що містить сполуку каспофунгін ацетат виробництва компанії Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед).

Позов мотивовано тим, що:

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) є власником патенту України №55409 на винахід «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» (дата подання 15.04.1997; дата реєстрації - 15.04.2003); вказаним патентом захищена сполука каспофунгін ацетат, спосіб її одержання та спосіб лікування і профілактики грибкових захворювань; строк дії патенту України №55409 подовжено до 15.04.2022;

- позивачу належать виключні права на виготовлення та реалізацію продуктів з використанням речовин та способу, які є об`єктами винаходу за зазначеним патентом, та права перешкоджати неправомірному використанню винаходу;

- сполука каспофунгін ацетат є активною діючою речовиною оригінального (інноваційного) лікарського засобу «КАНСИДАЗ®»; зазначений лікарський засіб виробляється компанією Мерк Шарп і Доум Б.В. (Нідерланди) та лабораторією Мерк Шарп і Доум Шибре (Франція) та поставляється в Україну, де реалізується в установленому законом порядку;

- лікарський засіб «КАНСИДАЗ®» був вперше зареєстрований в Україні у 2005 році, в подальшому його було перереєстровано згідно з наказом Міністерства від 11.05.2018 №907 та на нього видані реєстраційні посвідчення №UА/2841 /01 /02 та №UA/2841/01/01;

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) стало відомо про подання Товариством пропозиції в участі у процедурі закупівлі фармацевтичної продукції Каспофунгін 50 мг; відповідно до відомостей, опублікованих на ресурсі prozorro.gov.ua, за оголошенням про закупівлю ДК 021:2015 - 33600000-6 «Фармацевтична продукція (Каспофунгін 50 мг)», відповідач-1 пропонує до купівлі лікарський засіб «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед);

- з тендерної документації, поданої Товариством, вбачається також, що Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) уповноважив Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.), продавати лікарські засоби виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) та підписувати, затверджувати необхідні документи на запит від Міністерства, закупівлі (копії інструкцій, сертифіката про реєстрацію, копія сертифіката GMP та ін.) для лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій 50 мг у флаконах на території України;

- на думку позивача, діючою речовиною лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), є сполука каспофунгін, яка захищена патентом України № 55409;

- Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) не надавав відповідачам-1-3 будь-якого дозволу на використання винаходу «Фармацевтична композиція для внутрішньовенного введення, спосіб її одержання та спосіб лікування і /або профілактики грибкових захворювань (варіанти)» за патентом України № 55409 у вказаному лікарському засобі;

- з гарантійного листа від 10.04.2023 № б/н вбачається, що відповідач-2 гарантує зареєструвати в Україні лікарський засіб «Каспофунгіну ацетат» для ін`єкцій, 50 мг у флаконі, виробництва Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед), як був зареєстрований в США (US FDA) не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дати укладення договору про закупівлю (або не пізніше строку, передбаченого у пункті 5.1 проекту договору про закупівлю, якщо цей строк настане раніше);

- позивач надіслав лист до державного підприємства «Медичні закупівлі України» з попередженням, що прийняття пропозиції до закупівлі будь-якого іншого лікарського засобу, активною діючою речовиною якого є сполука каспофунгін, захищеною патентом України №55409, без дозволу правовласника, призведе до порушення прав інтелектуальної власності Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп);

- на думку Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп), реєстрація лікарського засобу «Каспофунгіну ацетат» має бути заборонена в судовому порядку.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) і враховуючи, що предметом позову є зобов`язання припинити порушення прав на винахід за патентом України №55409, вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб, та зобов`язання вчинити дії.

У позовній заяві Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) визначила Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (далі - Центр) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-4.

Відповідно до частини другої статті 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на те, що підставою для прийняття Міністерством рішення про державну реєстрацію лікарського засобу та видачі відповідного наказу є саме висновок Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, враховуючи, що рішення з даної справи може вплинути на права і обов`язки Центру, господарський суд міста Києва дійшов висновку про можливість залучення Центру до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2.

Судом встановлено, що місцезнаходженням Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) є: Al Jana Pawla II, 27, 00-867 Warsaw, Poland (Аль Яна Павла II, 27, 00-867 Варшава, Польща).

Відповідно до частини першої статті 367 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення їх за кордоном регулюється Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 (постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3941-XII «Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Польща «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах», далі - Договір).

Згідно зі статтею 2 Договору суди і органи прокуратури договірних сторін, що далі іменуються «установи юстиції» надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах.

Інші органи договірних сторін, компетентні в цивільних та кримінальних справах, звертаються за наданням правової допомоги за посередництвом власних установ юстиції.

Відповідно до статті 3 Договору в справах, що охоплюються цим Договором, установи юстиції, зносяться між собою за посередництвом центральних органів, якщо інше не передбачено цим Договором.

В розумінні цього договору центральними органами є: з боку України - Міністерство юстиції та Генеральна Прокуратура, а з боку Республіки Польщі - Міністерство юстиції.

Центральні органи можуть домовитися, що установи юстиції договірних сторін зносяться між собою безпосередньо.

Стаття 4 Договору передбачає, що договірні сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

За приписом пункту 1 статті 5 Договору у справах, що охоплюються цим договором, клопотання складаються державною мовою запитуючої сторони і до них додаються переклади на державну мову запитуваної сторони або англійську чи російську.

Відповідно до статті 9 Договору запитувана установа здійснює вручення документів відповідно до правил, які діють в її державі, якщо документи, які вручаються, складені державною мовою запитуваної сторони або якщо додано завірені переклади на мову запитуваної сторони. В інших випадках вручення документів адресатові здійснюється за його добровільною згодою.

За таких обставин, відповідача-2 для належного повідомлення про її розгляд необхідно надіслати судові документи та матеріали позовної заяви з додатками безпосередньо в нотаріально засвідченому перекладі на польську мову через Міністерство юстиції Республіки Польща.

Разом з тим, місцезнаходженням Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед) є: Survey No. 143-148, 150 & 151, Near Gandimaisamma Cross Roads D.P. Pally, Dundigal Post, Dundigal- Gandimaisamma Mandal Medchal-Malkajgiri District, Hyderabad - 500043, Telangana, India (Сурвей № 143- 148, 150 та 151, біля Гандімайсамма Крос Роудс, Д.П., Паллі, Дандігал Пост, Дандігал-Гандімайсамма Мандал, район Медчал- Малькаджгірі, Хайдарабад - 500043, Телангана, Індія).

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулює Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України № 2052-III «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» (із заявами та застереженнями).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Отже, відповідачу-3 у справі для належного повідомлення про її розгляд, необхідно вручати судові документи та матеріали у справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через Центрального органу іноземної держави через Joint Secretary (Legal & Treaties) Ministry of External Affairs Legal & Treaties Division (ISIL Building 9 Bhagwandass Road NEW DELHI 110 001 India).

Керуючись статтями 12, 176, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 20.11.23 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Залучити до участі у справі Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, будинок 14; ідентифікаційний код 20015794) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2.

5. Зобов`язати Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп Енд Доме Корп) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на польську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у 2 примірниках, а також належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2022 про відкриття провадження у справі та ухвалу господарського суду міста Києва від 18.04.2023 про забезпечення позову у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 19.05.2023.

6. Надіслати копії ухвал господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 18.04.2023 і про забезпечення позову від 18.04.2023 та позовну заяву з додатками польською мовою для вручення Pube Global sp. z. о. о. (Пюбе Глобал сп. з, о. о.) в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, через Міністерство юстиції Республіки Польща (Ал. Уяздовські 11; 00-950 Варшава, Республіка Польща), а також надіслати до Центрального органу іноземної держави через Joint Secretary (Legal & Treaties) Ministry of External Affairs Legal & Treaties Division (ISIL Building 9 Bhagwandass Road NEW DELHI 110 001 India) копії ухвал господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 18.04.2023 і про забезпечення позову від 18.04.2023 та позовну заяву з додатками англійською мовою для вручення Gland Pharma Limited (Гланд Фарма Лімітед).

7. Встановити позивачу строк для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

8. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзивів на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзивів і доданих до них документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

9. Повідомити відповідачів про те, що соби, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

10. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідачів відзивів на позовну заяву для подання до суду відповідей на відзиви в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачам.

11. Встановити відповідачам строк у п`ять днів з дня отримання відповідей на відзиви для подання до суду заперечень на відповіді на відзиви в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

12. Запропонувати третій особі у строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу; у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву надати суду письмові пояснення щодо відзиву з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачам.

13. Повідомити учасників справи про те, що учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

14. Звернути увагу учасників справи на те, що у зв`язку із введенням Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на території України воєнного стану рекомендуємо учасникам судового процесу:

- під час звернення до суду зазначати актуальні номери телефонів для передачі телефонограм та електронні адреси;

- через поштову скриньку, створену в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, за адресою: https://mail.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має заповнити заявку, зразок якої розміщений за посиланням: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/300/222/9 та подати її до суду, у тому числі, засобами електронного або поштового зв`язку);

- через інші електронні поштові скриньки (за умови наявності письмової згоди учасника судового процесу надсилати суду підтвердження про отримання документів);

- по можливості отримувати документи нарочно в приміщенні суду;

Інформація щодо призначення дати та часу проведення судового засідання публікується на офіційному веб-сайті суду у розділі «Громадянам» «Список справ, призначених до розгляду» https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/.

15. Запропонувати учасникам справи взяти участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програмного забезпечення «EasyСon», для чого учасникам справи необхідно подати суду заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи; учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

16. Повідомити учасників справи про можливість подання заяви про проведення судового засідання без участі представників учасників справи.

17. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 18.04.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко