ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 року м.Дніпро Справа № 912/3032/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Антоніка С.Г.(доповідач),

суддів Івнова О.Г., Дарміна М.О.

секретар судового засідання: Ковзиков В.Ю.

розглянувши матеріали апеляційних скарг Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 (суддя Н.М. Коваленко, повне рішення складено 02.11.2022) у справі №912/3032/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер"

до відповідача Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни,

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

- ОСОБА_2 ,

- ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей»,

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Майданюк О.П. про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Майданюк О.П. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням знаку "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29).

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 позовні вимоги задоволено частково. Заборонено Фізичній особі-підприємцю Майданюк Олені Петрівні використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення «УКРЗОЛОТО», що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовлено. Стягнуто з Фізичної особи-підприємця Майданюк Олені Петрівні на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" 1 921, 00 грн. судового збору та 19 612, 80 грн. витрат на судову експертизу.

Задовольняючи позовні вимоги частково, господарський суд виходив з того, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Майданюк О.П. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку порушені відповідачем.

Відмовляючи частково в задоволенні позову, господарський суд послався на те, що позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення у будь-який спосіб, що не є правомірним в даному випаду, оскільки Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено й інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача (нанесення позначення на вивіску) та у ч. 6 ст. 16 вказаного Закону передбачені випадки правомірного використання без дозволу власника свідоцтва.

Не погодившись з рішенням господарського суду, позивач звернувся до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Обгрунтовуючи апеляційну скаргу, позивач зазначив, що:

- вивіска з позначенням «УКРЗОЛОТО» по вул. Дворцова, 25/39 в м. Кропивницький де вона здійснює господарську діяльність з продажу ювелірних виробів, не с Торговим знаком, а відповідно і позначенням товарів (робіт, послуг), оскільки вивіска з позначенням «УРКЗОЛОТО» за адресою: АДРЕСА_1 , є власністю громадин Білого Дмитра Борисовича та Погрібного Олександра Григоровича, які є співвласниками твору образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу» «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11 .10.2016 року;

- суд приходить до висновку, що здійснення ФОП Майданюк О.П. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів в приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО", є свідченням використання саме ФОП Майданюк О.П. торгового знаку "УКРЗОЛОТО, право власності на який належить ТОВ "Маркхолдер", при цьому, судом не враховано, що ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року такого способу використання торгового знаку , як здійснення торгівельної діяльності у місці розташування вивіски, не визначено;

- в якості доказів неправомірного використання ФОП Майданюк 0.11 позначення «УКРЗОЛОТО», ТОВ «Маркхолдер» надало суду копію товарного чеку від 26.10.2019 року, копію розрахункової квитанції серії АВБ № 002669 від 26.10.2019 року, фото розміщення вивіски нібито за місцем розташування ювелірного магазину, між тим, ФОП Майданюк О.П. категорично заперечила реалізацію товару по товарному чеку від 26.10.2019року та розрахунковій квитанції серії АВБ № 002669 від 26.10.2019 року. Вказані документи ФОП Майданюк О.ГІ. ніколи не видавала і не підписувала;

- суд приймає, як належний доказ висновок експерта від 31.07.2020 року № 3619/20- 53/19414/20-53 у справі №912/3032/19, в той же час, питання, поставлені судом експерту, так само, як і відповіді надані експертом не стосуються предмету доказування, оскільки доказуванню при розгляд справи № 912/3032/19, відповідно до ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року, підлягало нанесення позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску ювелірного магазину по вул. Дворцова, 25/39 у м. Кропивницький саме ФОП Майданюк О.П., а не будь - ким іншим, нанесення позначення «УКРЗОЛОТО» на товари, що пропонуються для продажу та/або продаж товарів за таким позначенням. Водночас, експерту були поставлені питання, які не стосуються використання позначення «УКРЗОЛОТО» шляхом нанесення цього торгового знаку на вивіску чи товари, шо пропонуються до продажу чи продаються. Тож висновок експерта на 1 питання з приводу того, шо позначення «УКРЗОЛОТО», що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, шо його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «УКРЗОЛОТО», зареєстрованим за свідоцтвом України № 124382 щодо споріднених товарів і послуг, не має для справи №912/164/20 жодного значення, оскільки позовні вимоги не стосуються схожості товарів із позначенням «УКРЗОЛОТО» між собою тому, що позовні вимоги на час призначення експертизи стосувались саме нанесення ФОП Майданюк О.П. позначення «УКРЗОЛОТО» на вивіску ювелірного магазину за адресою: АДРЕСА_1 . а не заборони наносити позначення «УКРЗОЛОТО» на товари, шо пропонуються до продажу та/або продаються;

- висновок експерта на 2 питання з приводу того, що позначення «УКРЗОЛОТО» використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , не розкриває питання способу використання. Крім того, висновок на 2 питання знеособлений і не вказує на те, що саме ФОП Майданюк 0.11. використовує позначення «УКРЗОЛОТО»;

- матеріалами справи № 912/3032/19 підтверджується, що вивіска з позначенням «УКРЗОЛОТО» по АДРЕСА_1 не належить ТОВ «Маркхолдер». Відтворення позначення «УКРЗОЛОТО» на вивісці по вул. Дворцова, 25/39 в м. Кропивницький поєднує в собі ознаки декількох об`єктів права інтелектуальної власності, а саме: Знаку для товарів та послуг «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва № НОМЕР_1 від 25.06.2010 року , що на сьогоднішній день належить ТОВ «Маркхолдер» та Твору образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу» «УКРЗОЛОТО», що належить на праві власності гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на підставі Свідоцтва «Про реєстрацію авторського права на твір» № НОМЕР_2 від 11.10.2016 року. Відтак, належним способом захисту у даних правовідносинах є не правова охорона об`єкта права інтелектуальної власності, через можливе використання його третіми особами, а захист авторського права на об`єкт права інтелектуальної власності у зв`язку з наявністю у відтвореному позначенні «УКРЗОЛОТО» по АДРЕСА_1 елементів декількох об`єктів права інтелектуальної власності;

- ФОП Майданюк О.П. з 30.03 2021 року припинила свою діяльність, як суб`єкт господарювання, шо не заперечується судом і потверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань з основним видом економічної діяльності - 47.77 - Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, таким чином, Майданюк О.П. з 30.03 2021 року не є суб`єктом господарювання, що може здійснювати будь - яку підприємницьку діяльність, тому є незрозумілим, яким чином можна заборонити особі, що не є суб`єктом господарювання, використовувати певне позначення, на майбутнє;

Також з апеляційною скаргою звернувся Погрібний Олександру Григорович.

Апеляційна скарга обгрунтована наступним:

- відповідач з метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи вказував на те, що користується ювелірним магазином з позначенням «УКРЗОЛОТО» саме за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 29/35 та не має жодного відношення до ювелірного магазину з позначенням «УКРЗОЛОТО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29. За загальним правилом з метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи господарському суду до винесення ухвали про призначення судової експертизи слід оглянути об`єкт експертного дослідження і перевірити матеріали справи та в разі виявлення розбіжностей в них ознак об`єкта (наприклад, різні за кольором зображення одних і тих самих об`єктів) та/або розбіжностей у викладенні відомостей, які стосуються одних і тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати пріоритету, зображень структурних формул речовин тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей в порядку, передбаченому розділом V ГПК України. Судом першої інстанції вказані розбіжності не усунуто;

- ухвала суду від 21.01.2020 взагалі не містить вихідних даних для проведення експертизи в частині опису об`єкта експертного дослідження, отже, у суду першої інстанції підстави для призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності були відсутні;

- за загальним правилом у виняткових випадках, коли об`єкт дослідження не може бути наданий експертові, судова експертиза може проводитися за фотознімками та іншими матеріалами, що відтворюють вигляд об`єкта, його описами і т. ін., про що також має зазначатися в ухвалі про призначення відповідної експертизи (п. 3.5. Інструкції), між тим, в ухвалі суду від 21.01.2020 не зазначено про проведення експертизи за фотознімками позначення «УКРЗОЛОТО», що використовується на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 під час пропонування ювелірних виробів до продажу (а. с. 12; 59; 125-126; 130-132). Висновок експерта від 31.07.2020 не містить доводів щодо того, яке з виявлених експертом позначення 3 та/або позначення 4 є позначенням "УКРЗОЛОТО", нанесеним на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1). Також висновок експерта від 31.07.2020 не містить докладний опис проведених експертом досліджень щодо порівняння знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстроване за свідоцтвом України №124382 з кожним виявленим експертом позначенням 3 та позначенням 4 окремо. Отже, у експерта підстави для проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності були відсутні, а висновок експерта від 31.07.2020 господарський суд повинен відхилити;

- доказами по справі не підтверджено те, що позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382;

- суд першої інстанції стверджує, що у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29, на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Майданюк О.П. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів. При цьому, суд першої інстанції посилається на те, що вказане не заперечує відповідач у відзиві на позов від 04.12.2019, водночас, відзив на позов від 04.12.2019 містить посилання на те, що «ознайомившись зі змістом позовної заяви ФОП Майданюк Олена Петрівна не погоджується з нею і вважає, що остання не підлягає задоволенню», отже, врахування судом першої інстанції положень ч. 4 ст. 165 ГПК є безпідставним;

- судом першої інстанції не надано оцінку твердженням представника відповідача про те, що у відзиві на позов від 04.12.2019 категорично не заперечено користування ФОП Майданюк О. П. ювелірною крамницею за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказаний відзив було подано на позов, в якому позивачем було зазначено ювелірну крамницю за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 29/35, в якій відповідачка торгувала. Після того, як представником позивача було уточнено адресу ювелірного магазину представником відповідача було подано відзив від 19.08.2022, в якому категорично заперечено вказану обставину;

- не відповідають обставинам справи висновки суду першої інстанції про те, що в жовтні, листопаді 2019 ФОП Майданюк О. П. використовувала позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1); про те, що в жовтні, листопаді 2019 Білий Д. Б не використовував позначення "УКРЗОЛОТО", нанесене на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1); про те, що позначення "УКРЗОЛОТО" шляхом нанесення на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1) не знищено;

- на момент розгляду справи в суді підприємницька діяльність відповідача припинена, що унеможливлює використання належного позивачу знаку для товарів та послуг у підприємницькій діяльності, крім того, на момент розгляду справи в суді позначення "УКРЗОЛОТО" шляхом нанесення на вивіску над вхідними дверима ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 (позначення 1) знищено, у зв`язку з чим по даній справі державно-примусова діяльність не спрямована на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин і забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною.

Відповідач та третя особа-2 просять в апеляційних скаргах рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Позивач у відзивах на апеляційні скарги просив рішення господарського суду залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Ухвалами Центрального апеляційного господарського суду від 01.12.2022 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 у справі № 912/3032/19.

Розгляд справи призначений у судовому засіданні.

Згідно ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які

учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної

скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Маркхолдер" належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (далі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

У відповідності до інформації опублікованої у виданні у сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень №19, 2019, позивач є власником Торгового знаку згідно рішення №25921.

Як зазначає позивач, йому стало відомо про незаконне використання Торгового знаку шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова. 25/39.

З урахуванням заяви позивача від 15.07.2022 під час розгляду справи судом враховано, що правильною адресою місця розташування вказаного магазину є саме адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29, що відповідає поданим доказам.

Позивач вказує на те, що за місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснювала ФОП Майданюк О.П. ( НОМЕР_3 ).

На підтвердження зазначеного позивачем надано копію товарного чеку від 26.10.2019 та копію розрахункової квитанцію серії АВБ №002669 від 26.10.2019.

Також надано фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки.

Відповідно до акту фіксації №7 від 06.11.2019 на підставі наказу директора позивача №2177 від 30.10.2019 юрисконсультом позивача Маєвським О.М. встановлено використання торгового знаку "Укрзолото" за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29, розташовується ювелірний магазин над вхідними дверима якого розміщується вивіска з позначенням "Укрзолото". На підставі виписки з ЄДР у куточку споживача встановлено, що у ювелірному магазині господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Майданюк О.П. Такий акт складений у присутності гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Позивач в позові стверджує, що в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", відповідач незаконно використовув його за місцем здійснення господарської діяльності, тому права позивача щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - відповідачем порушені.

Таким чином, позивач вважає за необхідне захищати свої права у судовому порядку, оскільки порушення його прав відповідачем, перешкоджає нормальному функціонуванню позивача, негативно впливає на його роботу та може призвести до порушення економічної стабільності, що є невід`ємною умовою для нормального існування та розвитку, як суб`єкта господарювання.

Позивач посилається, зокрема, на оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 №01-8/24 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки)", а саме на п. 4 даного листа: встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, суд має заборонити відповідачеві використання цього знаку у господарській діяльності.

При цьому відповідач стверджував, що позначення на будинку по АДРЕСА_2 є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_2 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Вказане позначення не замовлялось та не монтувалось ФОП Майданюк О.П.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №912/3032/19 від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_2 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Згідно пояснення №б/н від 06.10.2021 третьої особи ОСОБА_2 , останній орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору оренди від 19.06.2017 укладеного з ФОП Марціфей Е.А.

На спірному приміщенні ОСОБА_2 змонтоване позначенням "Укрзолото".

Вперше Білим Д.Б., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 18.02.2000 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині по проспекту Правди (Євгена Тельнова), 1А у м. Кіровограді, згодом 31.07.2004 при відкритті відділів "Укрзолото" в оптово-роздрібному магазині "Фуршет" по вул. Г. Сталінграда, 6/13 у м. Кіровограді та з 01.06.2007 по вул. Дзержинського (Віктора Чміленка), 24А, пізніше 08.07.2010 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна). Вперше Погрібним О.Г., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 03.09.2002 при відкритті відділу "Укрзолото" по вул. 50 років Жовтня (Соборна), 23/34 у м. Кіровограді, пізніше 01.05.2013 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Спеціалізацією даних відділів "Укрзолото" була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення третіх осіб ПП "ДЦ Арт-Салон" вул. Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно-інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу "УКРЗОЛОТО", інформаційні вивіски з використанням логотипу "Укрзолото" тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року третіми особами здійснено використання позначення "Укрзолото" при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип "Укрзолото" та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами.

Наразі всі позначення на будинках по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , вул. Євгена Тельнова, 1А та вул. Соборна, 23/24 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ "Маркхолдер".

Вказані обставити, зокрема, підтверджують фото позначення "УКРЗОЛОТО" з датою 24.05.2006.

На даний момент на спірному приміщенні змонтоване позначенням "Столична ювелірна фабрика", що підтверджується фото вказаного позначення.

Щодо використання твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО".

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зареєстрували твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО".

З прихильниками творчості ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , зокрема, ФОП Руссо Т.В., ФОП Колісник К.С, ФОП Лимаренко В.В., ФОП Ком`яті О.Ю., ФОП Майданюк О.П., ФОП Погрібна Л.В були укладені ліцензійні договори щодо використання вказаного твору.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ 30.03.2021 /001029393/ здійснена Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ФОП Майданюк О.П. за її рішенням.

Позивач зазначає, що за місцем розташування приміщення, в якому відповідачем здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідними положеннями ЦК України, ГК України та іншими супутніми законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті ЦК України закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України. Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України «Про авторське право і суміжні права», а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Дещо ширшим є визначення, наведене у ст. 492 ЦК України, відповідно до якого торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» об`єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва.

Для того щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

Відтак, основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і, в свою чергу, є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частина 2 ст. 5 названого Закону передбачає, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Використанням знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 статті 16 цього Закону, визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку, з метою пропонування для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року є власником на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО, що зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

Відповідач з 19.09.2017 по 30.03.2021 зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Водночас, як вбачається з матеріалів справи та вказане не спростоване відповідачем, на будівлі за адресою: АДРЕСА_2 розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО".

За твердженням відповідача, вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_2 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яке використовується ФОП Майданюк О.П. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Під час розгляду справи, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва №68218 від 11.10.2016 авторам ОСОБА_2 і Погрібному О.Г.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом. Основною функцією об`єктів авторського права є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у комерційній діяльності.

Таким чином, якщо особа, яка правомірно володіє об`єктом авторського права, почне маркувати таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії будуть розцінені як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і вважатимуться порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару та його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Так, як було вказано вище, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Майданюк О.П. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів, що підтверджується:

- товарним чеком від 26.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, адреса: вул. Дворцова, 35/29;

- розрахунковою квитанцією серії АВБ №002669 від 26.10.2019 про купівлю ювелірного виробу із підписом продавця та датою продажу, на якій зазначено податковий номер продавця - , який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Майданюк О.П.;

- фото копії розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки;

- актом фіксації №7 від 06.11.2019;

- основним видом економічної діяльності ФОП Майданюк О.П. згідно ЄДР - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Згідно з висновком експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

За нормами ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування. (ст. 73)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. (ч. 1 ст. 98)

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. (ст. 104)

В даному випадку, експертом не було надано відповіді на питання чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташовано на будівлі, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, через недостатність матеріалів для дослідження вказаного питання.

Після надходження до справи додаткових доказів, судом за клопотанням відповідача відповідно до ухвали від 07.10.2021 було призначено у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання:

- що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Витрати по проведенню вказаної експертизи покладено на відповідача.

Однак, вказана експертиза не була проведена у зв`язку з несплатою вартості експертизи (лист №420/115-16-22/3 від 05.07.2022 щодо господарської справи №912/3032/19 Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності).

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Таким чином, оскільки саме Відповідач ухилився від участі у додатковій судовій експертизі об`єктів інтелектуальної власності та перешкоджав її проведенню, колегія суддів на підставі ч. 4 ст. 102 ГПК України вважає за можливе визнати встановленими наступні обставини, для з`ясування яких експертиза була призначена:

- використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

Натомість, як правильно встановлено господарським судом, твердження відповідача і третьої особи про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Згідно ч. 3. ст. 426 ЦК України використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Отже, з огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування колегія суддів погоджується з висновком господарського суду про те, що свідоцтво №124382 від 25.06.2010 надає його власнику - ТОВ «Маркхолдер» виключні майнові права інтелектуальної власності на знак «УКРЗОЛОТО», зокрема право використовувати Торговий знак, надавати його в користування, а також забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Доказів на використання відповідачем знаку для товарів та послуг «УКРЗОЛОТО» на магазині за адресою: за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 за дозволом ТОВ «Маркхолдер» відповідачем в матеріали справи не представлено.

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ «Маркхолдер», має місце його незаконне використання.

За таких обставин, як правильно встановив господарський суд, права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) порушені.

Водночас, під час апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції представником третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_1 подано заяву про закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини першої статті 231 ГПК у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Заява мотивована тим, що ТОВ "Маркхолдер" не є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 (протокол ВКЗ від 18.01.2023 та відеозапис ВКЗ від 18.01.2023).

Вказана інформація підтверджується копією Договору про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг) від 30.06.2021, згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 124382 на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

З роздруківки з інформаційного порталу Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 (публікація в Бюлетені від 27.10.2021 №43) вбачається, що власником свідоцтва є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2023 залучити АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Так, як вбачається з матеріалів справи, 30.06.2021р. ТОВ «Маркхолдер» уклав з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» Договір про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг), згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на користь АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

При цьому, засновником та директором ТОВ «Маркхолдер» є гр. ОСОБА_5 , який є і кінцевим бенефіціарним власником АТ «ЦЕФЕЙ».

Між тим, ТОВ «Маркхолдер» під час розгляду справи судом першої інстанції не повідомив суд про передачу прав на торгівельну марку «Укрзолото» іншій особі.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 16 Цивільного кодексу України).

Вказані норми матеріального права визначають об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес. Порушення права пов`язане із позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, спричинена поведінкою іншої особи.

Отже, порушення, невизнання або оспорювання суб`єктивного права є підставою для звернення особи за захистом цього права із застосуванням відповідного способу захисту.

Разом з цим, приписами процесуального права також визначено (стаття 4 Господарського процесуального кодексу України), що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на вказані положення статті 4 Господарського процесуального кодексу України і статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення.

Задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) цього права відповідачами з урахуванням належно обраного способу судового захисту.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, який одночасно становить спосіб захисту порушеного права, а підставою позову є факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу.

Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу (частина друга статті 45 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому позивач самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, у чому саме полягає порушення його прав та інтересів, а суд перевіряє ці доводи і залежно від встановленого вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту.

Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові (див. правові висновки Верховного Суду у постановах від 14.08.2018 у справі № 910/1972/17, від 23.05.2019 у справі № 920/301/18, від 25.06.2019 у справі № 922/1500/18, від 24.12.2019 у справі № 902/377/19).

В даному випадку позивач під час розгляду справи судом першої інстанції не повідомив суд про те, що 30.06.2021р. ТОВ «Маркхолдер» уклав з АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» Договір про передачу прав власності на торговельні марки (на знаки для товарів і послуг), згідно якого позивач за винагороду передав право власності на торгову марку «Укрзолото» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №124382 на користь АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей».

Також позивач та АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» не зверталися до суду першої інстанції з заявою про здійснення процесуального правонаступництва у даній справі.

З такою заявою АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» звернулося вже під час апеляційного перегляду даної справи, після того як апеляційний суд запропонував йому це зробити.

Але, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.03.2023 у задоволенні заяви АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» про вступ у справу в якості правонаступника та заміну сторони у справі та клопотання ТОВ «Маркхолдер» про процесуальне правонаступництво позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркхолдер» на його правонаступника - АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Цефей» - відмовлено.

Відтак, враховуючи, що право власності на торгову марку «Укрзолото» на час винесення рішення господарським судом позивачу не належали, колегія суддів доходить висновку що заявлені останнім позовні вимоги жодним чином не зможуть відновити його права або захистити інтереси і використання в майбутньому будь-ким торгової марки «Укрзолото» не буде порушувати права позивача..

Отже, у цьому випадку з 30.06.2022 фактично відсутнє порушене право або охоронюваний законом інтерес, за захистом якого звернувся позивач.

Відсутність порушеного права (охоронюваного законом інтересу) позивача на час вирішення оскаржуваного рішення є підставою для відмови у задоволенні позову.

У цьому зв`язку апеляційну скаргу належить задовольнити, рішення господарського суду належить скасувати частково, в частині задоволення позовних вимог про заборону Фізичній особі-підприємцю Майданюк Олені Петрівні використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення «УКРЗОЛОТО», що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Водночас, враховуючи те, що спір виник внаслідок неправомірних дій відповідача та саме з його вини спір між сторонами доведено до суду, на відповідача покладається судовий збір за розгляд справи судом першої інстанції в повному розмірі та витрати на судову експертизу.

Витрати за розгляд справи апеляційною інстанцією покласти на позивача.

Відповідно до ч.11 ст. 129 ГПК України, покласти на відповідача сплату різниці судового збору в сумі 1921,00грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 123, 129, 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни та Погрібного Олександра Григоровича задовольнити.

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 27.10.2022 у справі №912/3032/19 скасувати частково.

Прийняти нове рішення.

У задоволенні позову відмовити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" витрати зі сплати судового збору в сумі 1921,00грн. та витрати на судову експертизу в сумі 19612,80грн.

Видачу відповідного наказу доручити господарському суду Кіровоградської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 30.03.2023р.

Головуючий суддя С.Г. Антонік

Суддя М.О. Дармін

Суддя О.Г. Іванов