РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.03.2023справа №910/2245/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/2245/23

за позовом акціонерного товариства «Сенс Банк» (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714)

до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (вул. Рибальська, буд. 22, м. Київ, 01011; ідентифікаційний код 30968986)

про стягнення 149 400 000 грн,

за участю представників:

позивача - Кузовлева Р.В. (довіреність 12.12.2022 №018733/22);

відповідача - Лук`янчука А.В. (довіреність від 12.12.2022 №147).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Акціонерне товариство «Сенс Банк» (далі - Банк) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (далі - Компанія) 149 400 000 грн заборгованості зі сплати роялті за ліцензійним договором про надання права на використання товарних знаків від 01.02.2019 №1 (далі - Договір).

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 01.02.2019 акціонерним товариством «Альфа-Банк» (після зміни назви Банк; ліцензіар) та Компанією (ліцензіат; страховик) укладено Договір з подальшими змінами та доповненнями до нього, відповідно до якого ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії Договору невиключну ліцензію на використання на території товарних знаків для пропонування та надання послуг, зазначених у свідоцтві на товарний знак, а ліцензіат зобов`язується належним чином сплачувати роялті за використання товарних знаків та виконувати інші свої зобов`язання, передбачені Договором;

- починаючи з 01.03.2022 відповідач перестав виконувати свої зобов`язання за Договором в частині сплати визначеної суми роялті на користь позивача;

- станом на 10.12.2022 у Компанії утворилася заборгованість зі сплати роялті за період з 01.03.2022 по 01.12.2022 в загальній сумі 149 400 000 грн;

- листом від 28.10.2022 №10-19/1657 Компанія повідомила Банк про дострокове припинення дії Договору відповідно до пункту 15.3 Договору в односторонньому порядку з 10.11.2022, зазначивши при цьому, що останнім днем дії Договору є 09.11.2022, та визнавши у цьому листі суму заборгованості зі сплати роялті 131 400 000 грн;

- 09.11.2022 відповідач повернув позивачеві права на використання товарних знаків, які він отримав за Договором, зокрема, за додатковою угодою від 08.04.2022 №5 до Договору.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.02.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.03.2023.

Відповідач 09.03.2023 подав суду заяву про визнання позову, в якій просив прийняти таку заяву та вирішити питання про повернення Банку з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

У підготовчому засіданні 20.03.2023 суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті.

Представник позивача у судовому засіданні 20.03.2023 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача оголосив вступне слово та підтримав заяву про визнання позову.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 20.03.2023 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

01.02.2019 акціонерним товариством «Альфа-Банк» (після зміни назви Банк; ліцензіар) та Компанією (ліцензіат; страховик) укладено Договір, за умовами якого:

- послуги - послуги, для яких товарний знак зареєстрований за 36 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме страхування здоров`я, консультування щодо страхування, страхування від нещасних випадків, страхове посередництво, страхування, страхування від пожеж, морське страхування (пункт 1.1 Договору);

- строк Договору - період часу, зазначений у пункті 8.1 Договору (пункт 1.2 Договору);

- товарні знаки - зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг, а саме: за свідоцтвом України №168045 (дата реєстрації свідоцтва - 11.03.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 11.03.2013, бюл. №5; заявка №m201216476; дата подання заявки - 21.09.2012) для товарів 36 класу МКТП, вказаних у свідоцтві; за свідоцтвом України №293408 (дата реєстрації свідоцтва - 10.03.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.03.2021, бюл. №10; заявка №m201825173; дата подання заявки - 26.10.2018) для товарів 36 класу МКТП, зазначених у свідоцтві; за свідоцтвом України №270552 (дата реєстрації свідоцтва - 27.01.2020; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 27.01.2020, бюл. №2; заявка №m201825431; дата подання заявки - 30.10.2018) для товарів 36 класу МКТП, вказаних у свідоцтві (пункт 1.3 Договору в редакції додаткової угоди від 08.04.2022 №5);

- територія - територія України в межах, визначених національним законодавством України й міжнародним правом (пункт 1.4 Договору);

- роялті - будь-який платіж, що отриманий як винагорода за користування зареєстрованим знаком на товари і послуги (термін застосовується в розумінні підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) (пункт 1.5 Договору);

- невиключна ліцензія - право (дозвіл ліцензіара) на використання товарного знака, яке не виключає можливості використання ліцензіаром товарного знака у сфері, що обмежена даною ліцензією, та видачі ним особам ліцензій на використання товарного знака у зазначеній сфері (пункт 1.6 Договору);

- з метою збільшення обсягів (надходжень) страхових платежів страховика, а також підвищення пізнаваності страховика серед споживачів та потенційних споживачів через асоціацію його з ліцензіаром, відповідно до умов Договору ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору невиключну ліцензію на використання на території товарних знаків для пропонування та надання послуг, зазначених у свідоцтві на товарний знак, а ліцензіат зобов`язується належним чином сплачувати роялті за використання товарних знаків та виконувати інші свої зобов`язання, передбачені Договором (пункт 2.1 Договору);

- роялті за використання товарних знаків за Договором сплачується ліцензіатом згідно з умовами оплати, вказаними у пункті 3.2 Договору у сумі 18 000 000 грн за місяць; роялті не є об`єктом оподаткування ПДВ на підставі абзацу другого підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України; за домовленістю сторін сума роялті на будь-який місяць може бути змінена, про що сторони укладають відповідну додаткову угоди (пункт 3.1 Договору в редакції додаткової угоди від 08.04.2022 №5);

- оплата роялті за використання товарних знаків здійснюється ліцензіатом щомісячно, грн не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним; звітним є місяць, за який здійснюється оплата; нарахування роялті здійснюється не рідше одного разу в місяць (пункт 3.2 Договору в редакції додаткової угоди від 31.10.2019 №1);

- підставою для оплати вважається пункт 3.1 Договору (пункт 3.3 Договору в редакції додаткової угоди від 31.10.2019 №1);

- складання та підписання акта приймання-передачі права на використання товарних знаків здійснюється при передачі права на використання товарних знаків; при поверненні ліцензіатом права на використання товарних знаків сторони підписують акт повернення права на використання товарних знаків (додаток 4 до Договору) (пункт 4.2 Договору в редакції додаткової угоди від 31.10.2019 №1);

- за ліцензією на використання товарних знаків ліцензіат одержує право на використання товарного знака для надання ним послуг такими способами: застосування під час пропонування, надання та просування послуг страховика, в тому числі його представниками (страховими агентами, посередниками) з нанесенням на договори страхування (їх частини); застосування в інформаційних та рекламних матеріалах, поліграфічній продукції, під час проведення акцій для популяризації (просування) страховиком послуг, конкурсів, рекламних кампаній, культурно-іміджевих, спонсорських і благодійних акцій; застосування в діловій документації, пов`язаній в господарській діяльності страховика, канцелярських виробах, упаковках, на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет; для застосування у внутрішньому оформленні приміщення страховика, внутрішній та зовнішній рекламі страховика (пункт 5.1 Договору);

- Договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якою є дата зазначена у Договорі, та діятиме до 31.12.2019, якщо дія Договору не буде достроково припинена однією із сторін з урахуванням положень пунктів 11.7, 15.3 і 15.4 Договору, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань за Договором (пункт 8.1 Договору);

- дія Договору вважається продовженою на наступний календарний рік, якщо за 15 (п`ятнадцять) робочих днів до закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не повідомила іншу у письмовій формі про його припинення або розірвання; строк дії Договору не може перевищувати строк дії свідоцтва на відповідний товарний знак; кількість можливих подовжень строку дії Договору за даним пунктом не обмежена (пункт 8.2 Договору в редакції додаткової угоди від 02.12.2019 №2);

- ліцензіат має право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови письмового повідомлення ліцензіара за 7 робочих днів до дати розірвання; ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови письмового повідомлення ліцензіата за 7 робочих днів до дати розірвання; в такому разі оплата роялті здійснюється пропорційно фактичному періоду використання товарних знаків (пункт 15.3 Договору в редакції додаткової угоди від 02.12.2019 №2).

Так, відповідач листом від 28.10.2022 №10-19/1657 повідомив позивача про прийняте рішення достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку з 10.11.2022 (останній день дії Договору 09.11.2022); щодо проведення остаточних розрахунків Компанія підтвердила свої зобов`язання зі сплати роялті у сумі 131 400 000 грн, включно з роялті за період дії Договору в листопаді 2022 року; фактично оплата на користь Банка буде проведена як тільки обслуговуючі банки зможуть повноцінно проводити видаткові операції страховика.

Разом з тим, відповідачем не оплачено позивачу роялті за період з березня по 09.11.2022 включно у загальній сумі 149 400 000 грн.

Компанія 09.03.2023 подала суду заяву про визнання позову, в якій вказала про те, що підтверджує факт наявності у неї невиконаних зобов`язань перед Банком за Договором, проте зазначає, що вини відповідача у неможливості виконання зобов`язань за Договором немає, оскільки Компанія неодноразово зверталася до обслуговуючого банка щодо виконання банківського переказу на користь позивача, однак отримала відмову у зв`язку із зупиненням здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками відповідача відповідно до пункту 15 постанови правління Національного банку України від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частинами першою і третьою статті 1109 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Згідно з частиною першою статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини першої статті 130 ГПК України і частини третьої статті 7 Закону України «Про судовий збір» у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а в разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації - 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

ВИСНОВКИ

Отже, оскільки у Компанії наявна перед Банком заборгованість за Договором за період з березня 2022 року по 09.11.2022 включно у сумі 149 400 000 грн, враховуючи, що відповідач визначає дану суму заборгованості, а тому позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Слід зазначити, що оскільки Компанія визнала позов, то у відповідності до частини першої статті 130 ГПК України і частини третьої статті 7 Закону України «Про судовий збір» поверненню Банку з державного бюджету підлягає 50 відсотків судового збору, що складає 375 760 грн, сплаченого при подання позову платіжною інструкцією кредитного переказу від 08.02.2023 №.

За приписами статті 129 ГПК України судові витрати зі сплати іншої частини судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги акціонерного товариства «Сенс Банк» (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714) до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (вул. Рибальська, буд. 22, м. Київ, 01011; ідентифікаційний код 30968986) про стягнення 149 400 000 грн задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (вул. Рибальська, буд. 22, м. Київ, 01011; ідентифікаційний код 30968986) на користь акціонерного товариства «Сенс Банк» (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714) 149 400 000 (сто сорок дев`ять мільйонів чотириста тисяч) грн заборгованості та 357 760 (триста п`ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят) грн судового збору.

3. Повернути акціонерному товариству «Сенс Банк» (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 23494714) з державного бюджету 357 760 (триста п`ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят) грн судового збору, сплаченого за платіжною інструкцією кредитного переказу від 08.02.2023 №.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 21.03.2023.

Суддя Оксана Марченко