УХВАЛА

15 березня 2023 року

м. Київ

Справа № 910/13988/20

Провадження № 12-3гс23

Велика Палата Верховного Суду у складі

судді-доповідачаТкача І. В.,

суддів Британчука В. В., Власова Ю. Л., Григор`євої І. В., Єленіної Ж. М., Желєзного І. В., Катеринчук Л. Й., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Мартєва С.Ю., Пількова К. М., Прокопенка О. Б., Ситнік О. М., Ткачука О. С., Уркевича В. Ю., Чумаченко Т. А., Штелик С. П.,

перевіривши наявність підстав для передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду справи№ 910/13988/20

за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Лубнифарм»

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 (головуючий суддя Сотніков С. В., судді Отрюх Б. В., Гарник Л. Л.)

та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 (суддя Марченко О. В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм»

про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії,

УСТАНОВИЛА:

У вересні 2020 року ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (правонаступником якого є ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»), АТ «Лубнифарм», у якому просило:

- визнати позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача;

- зобов`язати Укрпатент внести відомості про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів

05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм» (видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997);

- зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

Позивач мотивував позов тим, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні станом на 01.01.1997 на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати», оскільки відповідає низці факторів доброї відомості торговельних марок. За доводами позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеня сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

Водночас належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів. Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки торговельна марка відповідача-2 не відповідає умовам надання правової охорони з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції від 23.12.1993) (далі - Закон № 3689-XII).

АТ «Лубнифарм», заперечуючи проти позову, зокрема, посилалось на пропуск позивачем позовної давності щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на торговельну марку «ЦИТРАМОН У».

Господарський суд міста Києва рішенням від 26.01.2022 позовні вимоги задовольнив повністю.

Мотивуючи рішення, суд першої інстанції послався на безперервне, інтенсивне та географічно обширне просування позивачем торговельної марки «Цитрамон». На підставі цього суд виснував, що станом на 01.01.1997 позначення «Цитрамон» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Торговельна марка «ЦИТРАМОН У», належна відповідачу-2 за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «Цитрамон» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Суд відхилив клопотання відповідача-2 про застосування наслідків спливу позовної давності, оскільки право позивача на звернення до суду з такою вимогою виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

Північний апеляційний господарський суд постановою від 29.09.2022 вказане рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 залишив без змін.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції щодо тривалості, безперервності, інтенсивності та географічно обширного просування позивачем торговельної марки «Цитрамон». З огляду на це зазначив, що станом на 01.01.1997 позначення «Цитрамон» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача.

Також суд апеляційної інстанції погодився з висновком Господарського суду міста Києвав частині визнання недійсним свідоцтва України № 24778 з огляду на те, що торгова марка «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України № 24778 настільки схожа, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «Цитрамон».

Північний апеляційний господарський суд відхилив доводи відповідача-2 стосовно пропуску позовної давності, вказавши, що права на добре відому торгову марку були підтверджені судом лише із прийняттям рішення по суті цього спору та відповідно вважаються порушеними із заявленої в позові дати.

Не погодившись із рішенням Господарського суду міста Києва від 26.01.2022та постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022, АТ «Лубнифарм» подало касаційну скаргу, в якій просить оскаржувані судові рішення скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду ухвалою від 27.10.2022 відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою АТ «Лубнифарм» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 у справі № 910/13988/20.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду ухвалою від 26.01.2023 передав справу № 910/13988/20 на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п`ятої статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зазначив таке.

Причиною виникнення спору зі справи стали питання щодо наявності чи відсутності підстав для: 1) визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача; 2) визнання недійсним повністю свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм».

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям та здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються, зокрема, Законом 3689-XII.

Так, відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991) країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Відповідно до статті 25 Закону № 3689-XIIохорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Закон № 3689-XII не визначає окремих підстав (умов), за яких питання щодо визнання торговельної марки добре відомою розглядається Апеляційною палатою, а за яких - судом. Цим Законом «Суд» визначений як альтернативний компетентний орган (за вибором заявника) поряд з «Апеляційною палатою», до компетенції якого (суду) віднесено розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою.

Також у Законі № 3689-XII не вказано часових обмежень щодо звернення до Апеляційної палати як до альтернативного компетентного органу.

Водночас згідно із частиною другою статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Отже, правова проблема полягає у невизначеності питання щодо застосування / не застосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема, статей 256, 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення з такою вимогою до суду, як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону № 3689-XII поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права, або про особу, яка його порушила.

Наявність визначеної Законом № 3689-XII альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати в розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування / незастосування судом позовної давності у такій категорії спорів.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду вважає, що наразі очевидною є невизначеність у застосуванні позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знака, у зв`язку із чим є необхідність у формуванні єдиної правозастосовчої практики щодо застосування статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою судом, як органом, визначеним статтею 25 Закону № 3689-XII у контексті статті 124 Конституції України, статей 4, 20 ГПК України, з метою забезпечення вимог верховенства права, складовою якого є дотримання принципу юридичної визначеності, що обумовлює однакове застосування норми права у зазначеній категорії справ, недопущення можливостей для її довільного трактування.

Вирішення правової проблеми необхідне також для забезпечення сталої судової практики, розумної передбачуваності судових рішень.

Відповідно до частини п`ятої статті 302 ГПК України суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Велика Палата Верховного Суду вважає мотиви, на підставі яких постановлено ухвалу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2023, обґрунтованими та приймає справу до розгляду.

Відповідно до частини першої статті 301 ГПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження. Частиною третьою цієї ж статті встановлено, що розгляд справ у суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

З огляду на викладене справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи, явка яких не є обов`язковою згідно із приписами частини другої статті 120 та частини другої статті 121 ГПК України.

Керуючись статтями 120, 121, 233-235, 301, 302 ГПК України, Велика Палата Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

1. Прийняти до розгляду справу № 910/13988/21 за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм»про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Лубнифарм»на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 та рішення Господарського суду міста Києва від 26.01.2022.

2. Призначити справу до розгляду Великою Палатою Верховного Суду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи на 03 травня 2023 рокуо11 год. 00 хв.у приміщенні Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.

3. Копію цієї ухвали у справі № 910/13988/21 надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач І. В. Ткач

Судді: В. В. Британчук С. Ю. Мартєв
Ю. Л. Власов К. М. Пільков
І. В. Григор`єва О. Б. Прокопенко
Ж. М. Єленіна О. М. Ситнік
І. В. Желєзний О. С. Ткачук
Л. Й. Катеринчук В. Ю. Уркевич
В. С. Князєв Т. А.Чумаченко
Л. М. Лобойко С. П. Штелик