РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.02.2023Справа № 910/16586/18
За позовом Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited)

до 1. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані"

4. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман"

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1. Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛИНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"

3. Приватне акціонерне товариство "КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ"

4. Приватне акціонерне товариство "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС"

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ПРАЙМ"

7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ"

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія"

9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ескада"

про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Горенюк Т.О.

Представники учасників справи:

від позивача Поздняков М.В.;

від відповідача-2 Лоленко О.А., Андрощук С.В.;

від відповідача-4 Саламов О.В.;

від третьої особи-8 Крижов С.В.;

від третьої особи-9 Андрощук С.В.;

інші учасники справи не з`явилися.

В судовому засіданні 16.02.2023, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників учасників справи, що повне рішення буде складено 02.03.2023.

СУТЬ СПОРУ:

Справа розглядалася неодноразово.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) позов задоволено частково; визнано недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 №187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, які зареєстровані на Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг"; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" використання позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165: а саме: горілку "MEDOFF", "DIAMANT BY MEDOFF", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" на користь Компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) 48 455 грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" на користь Компанії "Зафорпо Венчурс Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) 29 073 грн 00 коп витрат по сплаті судового збору; в задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 скасовано; прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю; здійснено поворот виконання рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 у справі № 910/16586/18 шляхом зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" відновити у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно відновлення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014 (заявка m201312501 від 16.07.2013), № 187570 від 25.06.2014 (заявка m201312502 від 16.07.2013), № 187571 від 25.06.2014 (заявка m201312503 від 16.07.2013), № 187572 від 25.06.2014 (заявка m201312504 від 16.07.2013), № 187573 від 25.06.2014 (заявка m201312505 від 16.07.2013), № 187574 від 25.06.2014 (заявка m201312506 від 16.07.2013), № 187879 від 10.07.2014 (заявка m201306307 від 10.04.2013), № 188094 від 10.07.2014 (заявка m201309228 від 28.05.2013), № 188095 від 10.07.2014 (заявка m201309229 від 28.05.2013), № 193464 від 25.11.2014 (заявка m201306309 від 10.04.2013), № 215165 від 10.08.2016 (заявка m201506858 від 14.05.2015), які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність"; стягнуто з Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" судовий збір за подання апеляційної скарги у сумі 116 292,00 грн.

Постановою Верховного Суду від 11.08.2022 касаційну скаргу Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі № 910/16586/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

23.08.2022 матеріали справи № 910/16586/18 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.08.2022 матеріали справи № 910/16586/18 передано для розгляду судді Коткова О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2022 прийнято справу № 910/16586/18 до провадження, ухвалено розгляд справи № 910/16586/18 здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.09.2022.

В підготовчих засіданнях 20.09.2022 та 13.10.2022 судом оголошувалася перерва.

В підготовчому засіданні 20.10.2022 року судом було розглянуте та відхилене клопотання відповідача-2 про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_1 та зупинення провадження у справі до остаточного вирішення Окружним судом Нікосії (Кіпр) справи № 3560/2018, про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 20.10.2022 року. В задоволенні вказаного клопотання судом відмовлено з мотивів не доведення заявником, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки ОСОБА_1 щодо однієї з сторін. У зв`язку з недоведеністю підстав для залучення третьої особи підстави для зупинення провадження у справі відсутні.

В підготовчому засіданні 20.10.2022 року судом були розглянуті та відхилені клопотання про витребування доказів, про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 20.10.2022 року. В задоволенні вказаних клопотань судом відмовлено з мотивів не доведення причин неможливості подання витребуваних доказів разом з поданням позовної заяви.

Також в підготовчому засіданні 20.10.2022 року судом було розглянуте та відхилене клопотання ТОВ «Кримська водочна компанія» про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-2 - ТОВ «Домані Групп», про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 20.10.2022 року. В задоволенні вказаного клопотання судом відмовлено з мотивів не доведення заявником, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки ТОВ «Домані Групп» щодо однієї з сторін.

В підготовчому засіданні 20.10.2022 року судом було розглянуте та відхилене клопотання позивача про призначення судової почеркознавчої експертизи, про що судом постановлено протокольну ухвалу, яка занесена до протоколу судового засідання 20.10.2022 року. Відхиляючи вказане клопотання суд виходив з того, що для з`ясування необхідних для вирішення даного спору обставин відсутні підстави для призначення судової експертизи. При цьому, позивач не позбавлений права подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення, у порядку, визначеному статтею 101 ГПК України, тоді як неможливість замовити відповідну судову експертизу позивачем не обґрунтовано.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 20.10.2022 судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/16586/18 до судового розгляду по суті на 17.11.2022.

В судових засіданнях 17.11.2022 та 06.12.2022 судом оголошувалася перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2022 залучено до участі у справі в якості співвідповідача - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», розгляд справи відкладено на 24.01.2023.

В судових засіданнях 24.01.2023, 31.01.2023 та 07.02.2023 судом оголошувалася перерва.

В судовому засіданні 16.02.2023 представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов. Представники відповідачів-2, 4 та третьої особи-9 проти позовних вимог заперечили та просили суд відмовити в позові. Представник третьої особи-8 позовні вимоги підтримав.

Інші учасники справи в судове засідання 16.02.2023 не з`явилися.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

СУТЬ СПОРУ:

Компанія Зафорпо Венчез Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво №154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "MEDOFF" (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);

- свідоцтво №154731 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ" (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №70974 від 15.01.2007 на знак для товарів і послуг "MEDOFF GOLD"(заявка від 16.03.2005), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №105725 від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг "MEDOFF PLATINUM" (заявка від 21.01.2009), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №194247 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг "DIAMANT BY MEDOFF" (заявка від 16.10.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

Права на знаки за вказаними свідоцтвами Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед" набула з 26.12.2018 на підставі угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018, укладену між Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" (первісним позивачем) та Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед", що зареєстрована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 26.12.2018 №24345.

На ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" зареєстровано такі знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво №187569 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187570 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187571 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187572 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187573 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187574 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №187879 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "МЕДОФФ КЕЛЬТ" (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №193464 від 25.11.2014 на знак для товарів і послуг "MEDOFF KELT" (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №188094 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Горілка Медофф" (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №188095 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Водка Медофф" (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво №215165 від 10.08.2016 на знак для товарів і послуг "DIAMANT by MEDOFF (зобр.)" (заявка від 14.05.2015), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

До укладання між Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" та Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед" угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018 мали місце наступні обставини.

Знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №154730 ("MEDOFF"), №154731 ("МЕДОФФ"), №70974 ("MEDOFF GOLD"), № 80902 ("MEDOFF ЗНАК М`ЯКОСТІ"), № 105725 ("MEDOFF PLATINUM"), № 194247 ("DIAMANT BY MEDOFF") в 2013 - 2016 роках володіло ТОВ "Домани Групп" (правонаступником якого є третя особа 9 - ТОВ "Екскада").

12.09.2016 згідно з рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016 реєстраційний номер - 20359 права на знаки за свідоцтвами № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, № 105725, № 194247 передані Компанії "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" (первісному позивачеві).

При цьому відповідач-2 здійснював на ринку України торгівлю алкогольними напоями з використанням знаку для товарів та послуг MEDOFF та похідних від нього, будучи протягом 2014 - 2018 років єдиним власником ліцензії на використання знаків за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших на території України, наданої йому відповідним правовласником.

З 31.10.2018 первісним позивачем дію зазначеної ліцензії про надання права на використання вказаних знаків було скасовано, про що відповідачу-2 було надіслано повідомлення.

З 17.10.2018 позивачем було скасовано дію ліцензії про надання відповідачу-3 права на використання знака для товарів і послуг MEDOFF за свідоцтвом № 154730, про що відповідачу-3 було надіслано повідомлення.

З 23.11.2018 ліцензія на право використання відповідних знаків була надана правовласником Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" за ліцензійним договором від 23.11.2018 (субліцензіатом Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" за ліцензійним договором від 26.11.2018 стало ТОВ "НВП "Гетьман").

Згідно з твердженнями відповідача-2 реєстрацію вказаних знаків на своє ім`я відповідач-2 здійснив з дозволу ТОВ "Домани Групп". Зокрема, 01.04.2014 між ТОВ "Домани Групп" та відповідачем-2 було укладено угоду про надання прав на реєстрацію знаків для товарів та послуг, схожих із відповідними знаками, що належать ТОВ "Домани Групп".

Також в матеріалах справи міститься угода від 01.09.2011, укладена між ТОВ "Домани групп" і ТОВ "Кримська водочна компанія", п. 1 якої передбачено, що ТОВ "Домани групп", яке є власником торговельних марок за свідоцтвами №55331, №56308, №56143, №56162, №47268, №49406, №45272, №47015, №47016, №37247, №37250, уповноважує ТОВ "Кримська водочна компанія" здійснювати реєстрацію схожих знаків та також похідних від них.

З матеріалів заявок, на підставі яких відбулась реєстрація оскаржуваних свідоцтв за відповідачем-2 вбачається, що в процесі розгляду цих заявок було змінено особу заявника ТОВ "Кримская водочная компанія" на відповідача-2 - ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", на якого і здійснено реєстрацію знаків.

Всі заявки (окрім заявки за свідоцтвом № 215165) за вказаними свідоцтвами були подані у 2013 році ТОВ "Кримська водочна компанія".

30.03.2014 та 31.03.2014 між відповідачем-2 та ТОВ "Кримська водочна компанія" були укладені договори про передавання відповідачу-2 виключних майнових прав на заявки на знаки для товарів і послуг, в тому числі щодо вказаних знаків.

У зв`язку з реорганізацією ТОВ "Домани Групп" шляхом приєднання до ТОВ "Ескада", правонаступником прав та обов`язків ТОВ "Домани Групп" є ТОВ "Ескада" з 23.07.2018.

На твердження позивача, вищезазначені знаки для товарів і послуг, зареєстровані на ім`я відповідача-2 за спірними свідоцтвами, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками, права на які набув позивач стосовно наведених у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП.

Позивач, обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги зазначає, що:

- позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

- споживачі, при звертанні уваги на знаки відповідача-2 будуть в першу чергу виділяти словесний елемент "MEDOFF", оскільки він є або може здатись їм знайомим, будь-яким графічним елементам споживачі можуть вже не приділяти уваги, оскільки вони не асоціюються напряму із словесним елементом та товарами, які виробляються;

- наявність реєстрацій на знаки для товарів і послуг зі спільним словесним елементом "MEDOFF", "МЕДОФФ" на ім`я двох різних осіб буде неодмінно вводити споживачів в оману;

- знаки позивача є пріоритетними (раніше зареєстрованими) перед знаками відповідача-2, при цьому, знаки позивача є унікальними і забезпечують компанії виділення її товарів та послуг серед ряду інших товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами, зокрема, відповідачем-2;

- перше та загальне зорове сприйняття знаків відповідача-2 дає всі підстави вважати зазначені знаки схожими до ступеню сплутування зі знаками позивача;

- знаки, що належать позивачу та відповідачу-2 є очевидно схожими семантично, оскільки в кожному знаку присутній словесний елемент "MEDOFF", "МЕДОФФ", який є оригінальним (сильним) елементом, а отже таким, на який падає логічний наголос і який безспірно має самостійне значення;

- незважаючи на припинення ліцензії відповідача-2 та відповідача-3 на використання знаків "MEDOFF", "МЕДОФФ", відповідачі-2, 3 продовжують користуватись відповідними торгівельними знаками та виробляти продукцію під такими торгівельними марками;

- висновки позивача щодо схожості та оманливості оскаржуваних рішень підтверджуються висновком експерта № 177 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним 09.12.2019;

- відповідач-1 не мав права реєструвати на ім`я відповідача-2 спірні знаки у зв`язку з тим, що ним до матеріалів заявок не було надано жодних документів та/або дозволів від попереднього власника на їх реєстрацію на ім`я відповідача-2;

- у заяві свідка від 24.03.2021 Джонатан Малком Мастерс Вейл стверджує, що угода про надання прав на реєстрацію товарів і послуг, яка укладена 01.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" ним не підписувалася;

- право на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд, пов`язане із захистом прав на торгівельні марки, Компанія "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед" отримала після переходу виключних майнових прав на них до цієї компанії - 12.09.2016 (дати публікації рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016), відповідно, трирічний строк на подання позову Компанія "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед" при зверненні до суду не пропустила;

- угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, а отже, реєстрація знаків за оскаржуваними свідоцтвами на ім`я відповідача-2 здійснена без дозволу попереднього власника, всупереч вимогам законодавства;

- в матеріалах справи відсутні докази, того, що реєстрація оскаржуваних позначень відбулася саме на підставі угод від 31.03.2014 та від 01.04.2014, та що Державна служба з інтелектуальної власності аналізувала такі угоди;

- власник виключних інтелектуальних прав може передавати лише ті права, якими володіє, тоді як передача прав на реєстрацію схожих знаків не передбачена чинним законодавством України;

- позивач вважає, що для нього конфлікт між торговельними марками та оскаржуваними позначеннями почався з моменту надання ліцензії на використання відповідних торгівельних марок від 07.01.2019 Товариству з обмеженою відповідальністю "НВП "Гетьман", адже з даного моменту на ринку з`явилися схожі до ступеня змішування торговельні марки, зареєстровані для споріднених та ідентичних товарів і які належать різним особам, не пов`язаним між собою;

- при підписанні 23.11.2018 договору Компанія "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед" повідомила позивача про існування "знецінених торговельних марок" (оскаржуваних торговельних марок), їх належність особі, яка пов`язана з нею корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу;

- позивач припускає, що строк позовної давності на захист прав на його торговельні марки може бути пропущений попередніми власниками відповідних торговельних марок, та просить визнати поважними причини пропуску строків позовної давності.

Відповідач-2 проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача-2 мотивовані тим, що: знаки для товарів і послуг відповідача-2 відповідають умовам надання правової охорони; у позивача відсутні підстави вимагати визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв відповідача-2, оскільки ці свідоцтва були отримані за згодою власників торгівельних марок "MEDOFF" та "МЕДОФФ"; відповідач-2 протягом 2014 - 2018 років був єдиним власником ліцензії на використання знаків позивача на території України, і фактично здійснював використання знаків, замовляв виробництво продукції, маркованої торгівельними марками, на замовлення відповідача-2 здійснювалася розробка рецептур для напоїв, дизайну продукції, контролював якість продукції, замовляв виробництво комплектуючих, організовував дистрибуцію готової продукції, відповідно можливість введення споживачів в оману щодо виробника продукції маркованої торгівельними марками відповідача-2, які містять позначення "MEDOFF" та "МЕДОФФ" виключена, оскільки позивачем не надано доказів використання останнім відповідних торгівельних марок, адже на ринку України відсутня продукція позивача маркована вказаними знаками; посилання позивача на той факт, що скасовані ліцензії, видані попереднім власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, особою, яка не є стороною відповідних договорів, є безпідставними, та такими, що суперечать ст. 1113 ЦК України; факт здійснення офіційної публікації є достатнім для висновку про належне повідомлення будь-якої особи про реєстрацію і видачу відповідачу-2 спірних свідоцтв, відповідно позивач міг дізнатися і знав про видачу свідоцтв з відповідних дат офіційної публікації відомостей про їх видачу, а також мав оцінити при укладенні 28.11.2018 документу про передачу права на торгівельні марки ризики, пов`язані із такою датою публікації, зокрема, ризик збігу позовної давності. Крім того, відповідач-2 заявив про застосування наслідків спливу позовної давності до заявлених позовних вимог, оскільки відповідно до ст. 262 ЦК України заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

Відповідач-3 проти позовних вимог заперечив з підстав того, що відповідач-3 не визнає обставини щодо скасування або недійсності/нечинності ліцензій на використання вказаних торгівельних марок, оскільки в силу приписів ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше; спірні знаки для товарів і послуг були зареєстровані за відповідачем-2 із дозволу тодішнього власника знаків, відповідно, позивач як власник знаку не наділений правом перешкоджати відповідачу-2 у використанні ним спірних знаків (п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності); знаки для товарів і послуг відповідача-2 та позивача не є схожими до ступеню змішування; позивач не здійснює безпосереднє виготовлення продукції на території України, відповідно, не відомий ані ринку, ані пересічним споживачам, а тому у жодному разі не може асоціюватися із відповідачем-2 та його знаками. Крім того, відповідач-3 заявив про застосування наслідків спливу позовної давності до заявлених позовних вимог.

Відповідач-4 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що реєстрація торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами здійснена без порушення прав позивача, при проведенні експертизи заявок та видачі оспорюваних свідоцтв України на торговельні марки не було порушено вимог законодавства України.

Треті особи-8, 9 проти задоволення позовних вимог заперечили, посилаючись на те, що заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг за оскаржуваними свідоцтвами були подані ТОВ "КВК" з дозволу власника знаків "MEDOFF" та "МЕДОФФ", а після передачі прав на заявки ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" також отримало від ТОВ "Домані Групп" право на реєстрацію знаків, схожих із знаками "MEDOFF" та "МЕДОФФ". Крім того, третя особа-9 зазначає, що у справі відсутні докази, що відповідач-2 та позивач є конкурентами на одному ринку, що позивач взагалі займає якусь нішу на ринку, і здійснював будь-яку діяльність з використанням знаків, власником яких він є. Також третя особа-9 підтримує викладені у відзивах оводи.

В процесі розгляду справи позивач набув право власності на 100% частку у статутному фонді ТОВ «Кримська водочна компанія», внаслідок чого третя особа-8 змінила свою правову позицію у справі та підтримала позовні вимоги в повному обсязі, а також вказувала, що дозволу на передачу прав на реєстрацію знаків відповідачеві-2 не надавала.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) позов задоволено частково; визнано недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг від 25.06.2014 №187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, які зареєстровані на Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг"; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" використання позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами від 25.06.2014 № 187569, від 25.06.2014 № 187570, від 25.06.2014 № 187571, від 25.06.2014 № 187572, від 25.06.2014 № 187573, від 25.06.2014 № 187574, від 10.07.2014 № 187879, від 10.07.2014 № 188094, від 10.07.2014 № 188095, від 25.11.2014 № 193464, від 10.08.2016 №215165: а саме: горілку "MEDOFF", "DIAMANT BY MEDOFF", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" на користь Компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) 48 455 грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" на користь Компанії "Зафорпо Венчурс Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) 29 073 грн 00 коп витрат по сплаті судового збору; в задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 скасовано; прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю; здійснено поворот виконання рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 у справі № 910/16586/18 шляхом зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" відновити у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно відновлення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014 (заявка m201312501 від 16.07.2013), № 187570 від 25.06.2014 (заявка m201312502 від 16.07.2013), № 187571 від 25.06.2014 (заявка m201312503 від 16.07.2013), № 187572 від 25.06.2014 (заявка m201312504 від 16.07.2013), № 187573 від 25.06.2014 (заявка m201312505 від 16.07.2013), № 187574 від 25.06.2014 (заявка m201312506 від 16.07.2013), № 187879 від 10.07.2014 (заявка m201306307 від 10.04.2013), № 188094 від 10.07.2014 (заявка m201309228 від 28.05.2013), № 188095 від 10.07.2014 (заявка m201309229 від 28.05.2013), № 193464 від 25.11.2014 (заявка m201306309 від 10.04.2013), № 215165 від 10.08.2016 (заявка m201506858 від 14.05.2015), які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність"; стягнуто з Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" судовий збір за подання апеляційної скарги у сумі 116 292,00 грн.

Постановою Верховного Суду від 11.08.2022 касаційну скаргу Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) задоволено частково; рішення Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 у справі № 910/16586/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, з наступних підстав.

Причиною виникнення спору у даній справі стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187569 від 25.06.2014, №187570 від 25.06.2014, №187571 від 25.06.2014, №187572 від 25.06.2014, №187573 від 25.06.2014, №187574 від 25.06.2014, №187879 від 10.07.2014, №188094 від 10.07.2014, №188095 від 10.07.2014, №193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Згідно зі ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

За змістом ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки" набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Пункт 1 ст. 157 Господарського кодексу України також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Частиною другою статті 494 Цивільного кодексу України унормовано, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За приписами ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки " (надалі - Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Статтею 499 Цивільного кодексу України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 494, 495 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Зі змісту положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на момент реєстрації оскаржуваних позначень) слідує, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В п. 3 ст. 6 Закону встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

За приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься висновок експерта № 177 від 09.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача у справі.

Висновком експерта від 09.12.2019 № 17 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Жилою Б.В. встановлено, що:

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187569 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187571 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КЛАСИК ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, шо їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187572 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) КАЙЕН ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 187573 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 87574 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ГОЛД ЕКСПОРТНА", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №70974 від 15.01.2007 знаком для товарів і послуг "MEDOFF GOLD" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187570 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ (MEDOFF) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №105725 від 10.04.2009 знаком для товарів і послуг "MEDOFF PLATINUM" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188094 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "Горілка Медофф" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №188095 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "Водка Медофф", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №187879 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "МЕДОФФ КЕЛЬТ" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154731 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "МЕДОФФ" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №193464 від 25.11.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "MEDOFF KELT", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №154730 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "MEDOFF" настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно всіх, наведених у свідоцтві України №215165 від 10.08.2016, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "DIAMANT by MEDOFF (зобр.)", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України №194247 від 10.12.2014 знаком для товарів і послуг "DIAMANT BY MEDOFF" настільки, що їх можна сплутати;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 194247, 215165 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника всіх, вказаних у свідоцтвах, товарів 33 класу МКТП.

При цьому, в дослідній частині висновку зазначено, що основними елементами оскаржуваних знаків, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, в тому числі, з огляду на зайняття домінуючого положення в складі знаків, є слово МЕДОФФ (MEDOFF), яке в свою чергу є єдиним елементом знаку за свідоцтвом №154731, чим і обумовлюється наявність між ними схожості до ступню змішування.

Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Згідно зі ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Дослідивши висновок судового експерта від 09.12.2019 № 17 за результатами проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, суд встановив, що вказаний висновок судового експерта містить докладний опис проведеного дослідження та є обгрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених перед експертом питань, жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого слідує, що вказаний висновок судового експерта є належним і допустимим доказом у даній справі. У висновку зазначено, що відповідно до вимог частини 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва.

Водночас суд відмічає, що відповідачами-2, 3 висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом у вищезазначеному дослідженні надано не було.

Таким чином, висновок експерта № 177 від 09.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним судовим експертом Жилою Б.В. приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстровані на ім`я відповідача-2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: №№ 187569, 187570, 187571, 187572, 187573, 187574, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 є "похідними" від серії знаків МЕДОФФ (MEDOFF), що на момент розгляду спору судом належать позивачеві, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Щодо доводів відповідачів-2, 3 про реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг за відповідачем-2 із дозволу колишнього власника знаків, що зараз належать позивачеві (ТОВ "Ескада" - правонаступника ТОВ "Домані груп"), та відповідно відсутність у позивача, як теперішнього власника знаку, права перешкоджати відповідачу-2 у використанні ним спірних знаків, які грунтуються на положенням п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, суд зазначає наступне.

За приписами статті 6 septies Паризької конвенції, яка є чинною для України з 25.12.1991, якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (І), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

У пункті 77 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 № 12 роз`яснено, що відповідно до пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії. Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

Метою ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості правопорушень з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції свого знаку на ринку.

Незважаючи на широке розуміння визначень "агент" та "представник" відповідні обставини - факт агентських відносин чи відносин представництва, мають бути підтверджені відповідними доказами. Факт таких відносин насамперед повинен підтверджуватися відповідними договорами (договір-купівлі продажу, поставки, дистрибуції). При цьому факт виникнення агентських або посередницьких відносин повинен мати місце до подачі заявки на реєстрацію знака.

При розгляді даної справи суд не встановив наявними в матеріалах справи доказами обставин, пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" (правонаступником ТОВ "Ескада") та відповідачем-2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Крім того, ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності наділяє власника торгівельних марок правом перешкоджання реєстрації марки, якщо ним здійснюється використання торговельних марок в іноземній державі (в одній з країн Союзу), а заявка подана на реєстрацію марки, без його дозволу, від свого імені агентом чи представником такого власника в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, в іншій країні (в одній з країн Союзу).

Враховуючи вищевикладене, в даному випадку відсутні підстави для формування висновку щодо застосування до правовідносин сторін статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Щодо доводів про отримання письмової згоди відповідачем-2 від власника знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 на реєстрацію схожих знаків для товарів і послуг суд зазначає наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" стверджує, що реєстрація спірних свідоцтв відбулася із дозволу попереднього власника торговельних марок позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Домані групп" на підставі угод від 01.09.2011 та від 01.04.2014. Дослідивши зміст зазначених угод суд встановив, що угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, зокрема і відповідачу-2.

Суд зазначає, що дозвіл власника знаку на реєстрацію іншою особою схожого позначення, є дією, яка вичерпується поданням заявки відповідною особою, яка отримала такий дозвіл, в даному випадку ТОВ "Кримська водочна компанія" і такий дозвіл не може бути переданий від імені власника знаку.

Відтак, реєстрація знаків за свідоцтвами України №№187569, 187570, 187879, 188094, 188095, 193464, 215165 на ім`я відповідача-2 здійснена без дозволу попереднього власника. Доказів, що попередній власник знаків, які зараз належать позивачеві, а саме ТОВ "Домані груп" надавало таку згоду відповідачеві-2 матеріали справи не місять.

Угодою від 01.04.2014 ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" уповноважено здійснювати реєстрацію знаків з 01.04.2014, тоді як заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами №№187571, 187572, 187573 та 187574 подані 16.07.2013 (раніше дати укладання угоди). За викладених обставин, суд дійшов висновку, що наведені угоди від 01.09.2011 та від 01.04.2014 не можуть бути підставою для реєстрації спірних товарних знаків на ім`я відповідача-2.

Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону, і вказана стаття не містить положень із яких би вбачалося, що заявка на реєстрацію схожих позначень може бути подана за наявності письмової згоди власника основних позначень. Згідно зазначеної статті закону за дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Суд оцінює критично посилання відповідачів на положення ст. 1113 Цивільного кодексу України та на обставини неправомірного припинення їх ліцензій з огляду на таке. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 Цивільного кодексу України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору. Водночас у застосуванні положень частини другої статті 1110 Цивільного кодексу України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

З урахуванням встановлених обставин, що спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, суд дійшов висновку про доведеність порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся до суду з даним позовом.

За встановлених обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, зареєстрованих на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг", є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частинами 1, 2 ст. 20 Закону унормовано, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

З огляду на те, що позначення, які містяться на товарах відповідача-2 та відповідача-3 є схожими до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" використання позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі, нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, а також зобов`язання відповідача-3 вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016: а саме: горілку "MEDOFF", "DIAMANT BY MEDOFF", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція, є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

В частині позовних вимог про зобов`язання ТОВ "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити з цивільного обороту в інших країнах, куди здійснювалась поставка товарів із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016 суд зазначає, що заявлена позовна вимога не підлягає задоволенню, оскільки юрисдикція господарського суду не поширюється на територію інших країн, як і територіальна дія належних позивачеві свідоцтв поширюється лише на територію України. Поряд з цим, позивачем не надано доказів того, що поставка здійснювалась відповідачем-2 на територію інших країн, не вказано яких саме країн тощо, іншого судом не встановлено.

В частині позовних вимог про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг суд зазначає таке.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набув чинності Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

У відповідності до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України щодо визнання недійсними спірних свідоцтв та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо строку позовної давності до спірних правовідносин суд зазначає таке.

Главою 19 Цивільного кодексу України визначено строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто позовну давність.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК України).

Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 32 цієї Конвенції), наголошує, що позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення.

Механізм застосування позовної давності повинен бути достатньо гнучким, тобто, як правило, він мусить допускати можливість зупинення, переривання та поновлення строку позовної давності, а також корелювати із суб`єктивним фактором, а саме - обізнаністю потенційного позивача про факт порушення його права (пункти 62, 66 рішення від 20 грудня 2007 року за заявою № 23890/02 у справі "Фінікарідов проти Кіпру").

З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою.

Порядок відліку позовної давності наведено у статті 261 Цивільного кодексу України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (ч. 3 ст. 267 ЦК України).

Частинами четвертою, п`ятою статті 267 Цивільного кодексу України передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обгрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК України та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів "довідався" та "міг довідатися", що містяться в статті 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Таким чином, для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення.

Як встановлено судом, на період реєстрації спірних знаків знаками за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 володіло Товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", зареєстроване за законодавством російської федерації.

12.09.2016 знаки № 154730, № 154731, № 70974, № 80902, № 105725, № 194247 були передані Компанії "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача-2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" та Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" надавали відповідачу-2 дозволи (ліцензії) на використання відповідних знаків. Протягом 2014 - 2018 відповідач-2 з дозволу власників знаків (як попереднього - ТОВ "Домані Групп", так і позивача у справі) використовував знаки за свідоцтвами України № 154730, № 154731 та інших на території України, здійснював організацію виробництва та продаж алкогольних напоїв маркованих відповідними знаками, проте 31.10.2018 дозвіл (ліцензія) відповідача-2 було скасовано. В листопаді 2018 власником знаків за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 став позивач, який 26.11.2018 надав право використання зазначених знаків третій особі на стороні позивача.

Позивач зазначає, що він не знав про реєстрацію за відповідачем-2 спірних знаків, при підписанні 23.11.2018 ліцензійного договору Компанія "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед" повідомила позивача про існування "знецінених торговельних марок" (оскаржуваних торговельних марок), та про їх належність особі, яка пов`язана з нею (Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед") корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу. Проте, такі "знецінені" марки передані позивачу не були. Відповідно, позивач дізнався про реєстрацію спірних знаків 23.11.2018, в день укладання ліцензійного договору та договору про передачу знаків з Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед".

Зазначені обставини, а також інші обставини даної справи свідчать про виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень для позивача - Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" саме в листопаді 2018.

Матеріалами справи підтверджується, що Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", процесуальним правонаступником якої є Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед", з розглядуваним позовом звернулася до суду 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, виходячи з дати набуття Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 154730, 154731, 70974, 105725, 194247 (12.09.2016).

За таких обставин, суд дійшов висновку, що строк позовної давності не було пропущено позивачем при зверненні до суду, отже підстави для застосування строку позовної давності до відповідних вимог позивача відсутні.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує чи пов`язані ці витрати з розглядом справи.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви та за подання касаційної скарги відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідачів-2, 3, оскільки спір у даній справі виник внаслідок неправильних дій останніх.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, №215165 від 10.08.2016, які зареєстровані на Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (ідентифікаційний код 38679874, адреса: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс 520А).

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (ідентифікаційний код 38679874, адреса: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс 520А) та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ідентифікаційний код 38737621, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6-В) використання позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ідентифікаційний код 38737621, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6-В) вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № 187569 від 25.06.2014, № 187570 від 25.06.2014, № 187571 від 25.06.2014, № 187572 від 25.06.2014, № 187573 від 25.06.2014, № 187574 від 25.06.2014, № 187879 від 10.07.2014, № 188094 від 10.07.2014, № 188095 від 10.07.2014, № 193464 від 25.11.2014, № 215165 від 10.08.2016: а саме: горілку "MEDOFF", "DIAMANT BY MEDOFF", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (ідентифікаційний код 38679874, адреса: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс 520А) на користь компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр (35, Eleftherious Venizelou,1107, Nicosia, Cyprus) судовий збір за подання позовної заяви - 48 455,00 грн. (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень) та судовий збір за подання касаційної скарги - 77 528,00 грн. (сімдесят сім тисяч п`ятсот двадцять вісім гривень).

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ідентифікаційний код 38737621, адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6-В) на користь компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр (35, Eleftherious Venizelou,1107, Nicosia, Cyprus) судовий збір - 29 073,00 грн. (двадцять дев`ять тисяч сімдесят три гривні) та судовий збір за подання касаційної скарги - 77 528,00 грн. (сімдесят сім тисяч п`ятсот двадцять вісім гривень).

8. В задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити товар з цивільного обороту на території інших країн - відмовити.

9. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 02.03.2023р.

Суддя О.В. Котков