УХВАЛА

м. Київ

21.02.2023Справа № 910/1183/22

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліматронік";

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 1);

Фізичної особи-підприємця Кротова Дмитра Вікторовича (відповідач 2);

Фізичної особи-підприємця Кузича Романа Романовича (відповідач 3);

Державна організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 4);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Прана Платінум";

про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І. П.

Представники:

Від позивача: Друченко А.Ю., адвокат, ордер серії ВХ № 1033157 від 13.09.2022;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: Сопільняк О.Ю., адвокат, довіреність від 03.06.2022;

Від відповідача 3: Сопільняк О.Ю., адвокат, довіреність від 03.06.2022;

Від відповідача 4: Поліщук Н. В., уповноважена особа;

Від третьої особи: Сопільняк О.Ю., адвокат, ордер серії АІ № 1321125 від 15.12.2022.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кліматронік" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним повністю права інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України НОМЕР_3.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 відкрито провадження у справі № 910/1183/22 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання призначено на 01.03.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Фізичну особу-підприємця Кротова Дмитра Вікторовича (третя особа 1) та Фізичну особу-підприємця Кузича Романа Романовича (третя особа 2).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2022 залучено Фізичну особу-підприємця Кузича Романа Романовича та Фізичну особу-підприємця Кротова Дмитра Вікторовича до участі у справі в якості співвідповідачів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2022 залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Прана Платінум".

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліматронік" до господарського суду надійшла заява про зміну предмета позову, за змістом якої позивач просить:

- визнати недійсними повністю права інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України № 6146223 від 27.01.2021;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, код ЄДРПОУ - 44673629), яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відповідні відомості стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України НОМЕР_3 і здійснити публікацію про це в його офіційному Бюлетені.

Відповідно до ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі до закінчення підготовчого засідання змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Оскільки заяву про зміну предмету позову позивач заявив в установленому законодавством порядку з дотриманням процесуальних вимог, така заява у підготовчому засіданні 22.11.2022 була прийнята до розгляду судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 залучено Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) до участі у справі в якості співвідповідача (відповідач 4).

До господарського суду від представника відповідача 2 та відповідача 3 надійшло клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

14.02.2023 від представника відповідача 1 та відповідача 2 надійшли доповнення до клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Також 14.02.2023 позивачем подано до суду клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

21.02.2023 позивачем подано до суду ще одне клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У підготовчому засіданні 21.02.2023 судом було розглянуто вказані клопотання, за наслідком розгляду яких суд прийшов до висновку про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі № 910/1183/22 є визнання недійсними повністю прав інтелектуальної власності на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України НОМЕР_3 від 27.01.2021.

На думку позивача корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України НОМЕР_3 від 27.01.2021 не відповідає таким умовам потентоздатності, як "новизна" та "промислова придатність".

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами надано до суду висновки експертів, які суперечать один одному, а тому суд не може їх прийняти як належні, допустимі та достовірні докази у справі.

Суд зазначає, що до предмета доказування у даній справі входить з`ясування питання чи відповідає корисна модель "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка охороняється патентом України НОМЕР_3 від 27.01.2021 таким умовам потентоздатності, як "новизна" та "промислова придатність".

Враховуючи, що в процесі розгляду справи у суду виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, суд вважає необхідним призначити у справі № 910/1183/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Згідно з п.7 постанови № 4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з`ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Відокремленого структурного підрозділу "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані із винаходами і корисними моделями".

За змістом п. 23 постанови № 4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

У клопотанні представника відповідача 2 та відповідача 3 про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, останнім гарантовано оплату за проведення вказаної експертизи, а рахунок на оплату вартості експертизи заявник просить виставити Адвокатському об`єднанню "Дубинський і Ошарова" (пров. Устинівський 6, Київ, 03110, Україна, рахунок: НОМЕР_1 в Укрексімбанку, МФО 322313, , ІПН: 90).

Враховуючи наведене, за висновками суду, саме відповідач 2 та відповідач 3 є заінтересованими особами, які мають нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись статями 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/1183/22 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Відокремленого структурного підрозділу "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) Чи відповідає корисна модель за патентом України НОМЕР_3 від 27.01.2021 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/1183/22?

2) Чи відповідає корисна модель за патентом України НОМЕР_3 від 27.01.2021 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів справи № 910/1183/22?

3. Для проведення експертизи матеріали справи №910/1183/22 надіслати атестованому судовому експерту Відокремленого структурного підрозділу "Центру судової експертизи та експертних досліджень" Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40).

4. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити атестованого судового експерта Відокремленого структурного підрозділу "Центру судової експертизи та експертних досліджень" Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубова Ігоря Вадимовича про кримінальну відповідальність за ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на представника Фізичної особи-підприємця Кротова Дмитра Вікторовича та Фізичної особи-підприємця Кузича Романа Романовича, а саме на Адвокатське об`єднання "Дубинський і Ошарова" (пров. Устинівський 6, Київ, 03110, Україна, рахунок: НОМЕР_1 в Укрексімбанку, МФО 322313, , ІПН: НОМЕР_2 ).

6. Провадження у справі №910/1183/22 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.02.2023.

Суддя О. В. Мандриченко