УХВАЛА

про заміну неналежного відповідача,

призначення експертизи та

зупинення провадження у справі

м. Київ

20.02.2023справа № 910/886/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/886/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513)

до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378)

про визнання недійсним рішення,

за участю представників:

позивача - Проходи Ю.Л. (ордер від 01.09.2022 серія АІ 1274105);

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі - Товариство) звернулося до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) з позовом про:

- визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 №m2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме «дистанційне банківське обслуговування».

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме «дистанційне банківське обслуговування»;

- Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 (Мандриченко О.В.) позов задоволено частково; визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено повністю; стягнуто з Укрпатенту на користь Товариства 2 270 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 (головуючий суддя Гарник Л.Л., судді Поляков Б.М. і Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Укрпатенту задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 скасовано та ухвалив нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) касаційну скаргу Товариства задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасовано, а справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва; у решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи № 910/886/21 залишено без змін.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи №910/886/21 стало те, що суди першої і апеляційної інстанцій належним чином:

- не врахували, що вимога про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку Укрпатенту є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту);

- не врахували те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи, рішенню Укрпатенту про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав;

- не врахували того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо;

- не навели жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення «NЕОВАNK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/886/21 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2022 прийнято справу №910/886/21 до свого провадження; призначено підготовче засідання на 05.09.2022.

05.09.2022 позивачем подано суду письмові пояснення про те,що:

- Товариством правильно обрано спосіб захисту порушеного права у вигляді визнання оскаржуваного висновку недійсним;

- Укрпатентом не була належним чином проведена перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом; використані джерела, що не відносяться до пункту 15 статті 10 Закону: інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- в даній справі Укрпатент дійсно посилався на вказані ним у відзиві норми закону, однак, жодного доказу, якими відповідно до частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є письмові, речові, електронні докази, висновки експертів, показання свідків, відповідач суду не надав;

- заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення, оскільки таке позначення не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких знак; загальновживаних скорочень;

- оскаржуване рішення з огляду на його суть, є правомірним в разі описовості позначення «NEOBANK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- встановлення описовості позначення, як і інших критеріїв відповідності торговельної марки умовам правової охорони, потребує наявності спеціальних знань, тобто, висновку судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2022 призначено у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (НАПРН України).

23.01.2023 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/886/21 разом з листом, в якому НАПРН України зазначило, що:

- 30.11.2022 НАПРН України надіслало Укрпатенту лист вих. № 109 та рахунок від 29.11.2022 №33 для оплати за проведення експертизи;

- НАПРН України 27.12.2022 отримано лист від відповідача про неможливість оплатити призначену експертизу у зв`язку з тим, що з 08.11.2022 відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Укрпатент не виконує функції Національного органу інтелектуальної власності;

- разом з тим, НАПРН України не належить до державних спеціалізованих установ судової експертизи, хоча має у своєму складі достатню кількість атестованих судових експертів, зокрема за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»; відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» в такому випадку експертиза повинна призначатися конкретному судовому експерту; на сьогодні атестованими судовими експертами за спеціальністю 13.6 є такі співробітники НАПРН України: Дорошенко Олександр Федорович (директор інституту); ОСОБА_2 (старший науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності); ОСОБА_1 (науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2023 провадження у справі №910/886/21 поновлено; підготовче засідання призначено на 20.02.2023.

20.02.2023 Укрпатент подав суду письмові пояснення, в яких просив суд замінити останнього на державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ), оскільки з 08.11.2022 УКРНОІВІ є компетеційним (функціональним) правонаступником Укрпатентув часнині виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ); крім того, просив суд витрати за проведення судової експертизи покласти на УКРНОІВІ.

У підготовче засідання 20.02.2023 з`явився представник позивача; представник відповідача не з`явився; про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням, яке наявне в матеріалах справи.

Представник позивача у підготовчому засіданні 20.02.2023 просив суд замінити Укрпатент на УКРНОІВІ, про що подав 20.02.2023 клопотання, мотивоване тим, що:

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», визначено, що УКРНОІВІ виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, яке набрало законної сили 08.11.2022;

- визнано такими, що втратили чинність розпорядження Кабінету Міністрів України: від 13.10.2020 №1267 «Про Національний орган інтелектуальної власності» та від 15.09.2021 №1129 «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267» (Офіційний вісник України, 2021 року, №77, ст. 4859), якими було визначено, що Урпатент виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Частинами першою та четвертою статті 48 ГПК України передбачено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Судом встановлено, що:

- 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 №703-ІХ (далі - Закон про НОІВ), яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності;

- відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону про НОІВ - це державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях;

- зокрема, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було доповнено статтею 21 такого змісту: функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України;

- до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі; здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства; здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки;

- відповідно до пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону про НОІВ Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом;

- відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» Укрпатент, виконує функції НОІВ;

- розпорядженням від 28.10.2022 №943-р Кабінетом Міністрів України «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», визначено, що УКРНОІВІ виконує функції НОІВ, яке набрало законної сили 08.11.2022;

- визнано такими, що втратили чинність розпорядження Кабінету Міністрів України: від 13.10.2020 №1267 «Про Національний орган інтелектуальної власності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №1129 «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267» (Офіційний вісник України, 2021 року, №77, ст. 4859), якими було визначено, що Укрпатент виконує функції НОІВ.

З огляду на викладене, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, а також враховуючи підстави позову у даній справі, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, господарський суд міста Києва вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та замінити у справі №910/886/21 неналежного відповідача - Укрпатент належним - УКРНОІВІ.

Представник позивача у підготовчому засіданні 20.02.2023 просив суд на вирішення судової експертизи поставити питання, викладені останнім у письмових поясненнях, поданих суду 23.09.2022, а проведення судової експертизи доручити Петренку С.А. або НДІ інтелектуальної власності НАПРН України, оскільки вказаний експерт та експертна установа мають великий стаж роботи у сфері інтелектуальної власності; витрати за проведення судової експертизи покласти на УКРНОІВІ.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та враховуючи рекомендації постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) у справі №910/886/21, у зв`язку з необхідністю з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Підстави призначення вказаної експертизи викладені в ухвалі господарського суду міста Києва від 26.09.2022 у справі №910/886/21.

Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності слід доручити НДІ інтелектуальної власності НАПРН України; витрати за проведення судової експертизи покласти на УКРНОІВІ.

Пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У зв`язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Замінити у справі №910/886/21 неналежного відповідача - державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) належним - державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629).

2. Призначити у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03150).

3. На вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити такі питання:

- чи відноситься позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- чи складається словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг)?;

- чи є словесне позначення «NEOBANK» таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020)?

4. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Дану ухвалу та матеріали справи №910/886/21 скерувати Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03150).

6. Витрати з проведення судової експертизи покласти на державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 44673629). Зобов`язати державну організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

7. Зобов`язати судового експерта(ів) надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

8. Провадження у справі №910/886/21 зупинити до закінчення проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набрала законної сили 20.02.2023 та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 27.02.2023.

Суддя Оксана Марченко