ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2023 р. Справа№ 910/548/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Полякова Б.М.

Гарник Л.Л.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

представника позивача адвоката Білицького П.В.,

представника відповідача адвоката Раєцького А.О.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 15.12.2022 (повний текст складено 20.12.2022, суддя Підченко Ю.О.)

у справі № 910/548/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдінг"

про припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності на торговельні марки,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс" звернулось в господарський суд із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдінг" (із врахуванням заяви про часткову відмову від позову) про:

заборону відповідачу розміщувати в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою сприяння продажу та продажу інформацію про товари: "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь проти лупи 1%", "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Паста проти лупи 1%, "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь 1% + Паста проти лупи 1%, саше", виробництва білоруської компанії ЗАТ "Вітекс", "ПАСТА ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", "ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ 2% "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", виробництва російської компанії АО "Твін тек", а також сприяти продажу та продавати такі товари;

заборону відповідачу використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва ТОВ "Амальгама люкс".

Позов мотивовано тим, що на веб-сайті відповідача без відповідного дозволу рекламується, розміщується та пропонується до продажу продукція (виробництва іноземних компаній АО "Твін тек" та ЗАТ "Вітекс"), маркована позначеннями, які тотожні або схожі до ступеня сплутування із торговельними марками позивача. У зв`язку з чим, позивач на підставі ст. 16, 20, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", п. 1 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. b) ст. 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі - Угода про асоціацію) звернувся із позовними вимогами про заборону розміщувати в мережі Інтернет з метою сприяння продажу та продажу інформацію про товари, марковані спірними позначеннями, а також сприяти продажу та продавати такі товари; заборону відповідачу використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва ТОВ "Амальгама люкс".

Відповідач, заперечуючи проти позову, у відзиві зазначив про відсутність порушення на момент звернення з позовом, оскільки на належному відповідачу веб-сайті відсутні товари, які марковані спірними позначеннями (тотожні, або схожі до ступеня сплутування із торговельними марками позивача), що підтверджується скрін-шотами веб-сторінок від 07.02.2022 та інформаційним наповненням самого веб-сайту в мережі Інтернет.

Суд першої інстанції, дослідивши інформацію, яка наявна на веб-сайті https://makeup.com.ua, встановив відсутність будь-якої інформації чи пропозицій про продаж товарів, виробництва АО "Твін тек" та ЗАТ "Вітекс", у зв`язку з чим дійшов висновку про відсутність предмету спору та наявність підстав для закриття провадження у справі відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України. Разом з тим, відхиливши доводи відповідача про відсутність порушеного права позивача станом на 07.02.2022, суд першої інстанції встановив, що позов подано 13.01.2022, у зв`язку з чим відповідач не спростував того, що на момент звернення до суду права та охоронювані законом інтереси позивача могли бути порушені.

Апеляційна скарга мотивована тим, що Господарського суду міста Києва не надав оцінки доказам, які свідчать про тривалість порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки зі сторони відповідача, а припинення правопорушення після звернення до суду із даним позовом не може свідчити про те, що відповідач утримується від вчинення повторного правопорушення у майбутньому, якщо не буде діяти відповідна судова заборона, на встановлення якої направлені позовні вимоги. Відтак, предмет спору наявний, а висновок суду першої інстанції про його відсутність є помилковим.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.01.2023 відкрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс", розгляд справи призначено в судовому засіданні на 14.02.2023.

Відповідач у відзиві заперечив доводи та вимоги апеляційної скарги з огляду на те, що інформація щодо спірних товарів на сайті відповідача відсутня, а позивач просив заборонити відповідачу її розміщувати, то суд першої інстанції дійшов вірного висновку про вичерпання предмету спору між сторонами.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У даній справі заявлено позов про:

заборону відповідачу розміщувати в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою сприяння продажу та продажу інформацію про товари: "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь проти лупи 1%", "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Паста проти лупи 1%, "Pharmway "СУЛЬСЕНА" Шампунь 1% + Паста проти лупи 1%, саше", виробництва білоруської компанії ЗАТ "Вітекс", "ПАСТА ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", "ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ПРОТИ ЛУПИ 2% "СУЛЬСЕН ФОРТЕ - 911", виробництва російської компанії АО "Твін тек", а також сприяти продажу та продавати такі товари;

заборону відповідачу використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва ТОВ "Амальгама люкс".

Позов мотивовано тим, що на веб-сайті відповідача без відповідного дозволу рекламується, розміщується та пропонується до продажу продукція (виробництва іноземних компаній АО "Твін тек" та ЗАТ "Вітекс"), маркована позначеннями, які тотожні, або схожі до ступеня сплутування із торговельними марками позивача.

Позовні вимоги заявлені на підставі ст. 16, 20, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", п. 1 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. b) ст. 195 Угоди про асоціацію щодо права власника торговельної марки забороняти (перешкоджати використовувати) будь-яке використання тотожних або схожих до ступеню сплутування позначень для товарів або послуг, для яких торговельна марка одержала правову охорону.

Так, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Очевидно, що власник прав та торговельну марку має право вимагати як припинення існуючого правопорушення так і очікувати на недопущення порушень його майнових прав інтелектуальної власності в майбутньому, тобто на вжиття заходів, спрямовані на недопущення порушень та заходів, що стримують від подальших порушень, зокрема, встановлення заборони на використання у визначений спосіб.

Такий висновок випливає, зокрема, із норми статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якою передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відтак, суд може захистити право інтелектуальної власності на торговельну марку як від вже вчиненого порушення, так і шляхом вжиття відповідного заходу, який направлений на недопущення порушень в майбутньому або заходу, що буде стримувати від подальших порушень.

Як зазначає позивач у позовній заяві, відповідач протягом 2020-2021 років вчиняв порушення його майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

В той же час, обставини справи свідчать, що станом на 07.02.2022 відповідач припинив вчиняти порушення прав інтелектуальної власності.

Позивач просить встановити заборону на розміщення в мережі Інтернет інформацію про товари, марковані спірними позначеннями, зокрема на веб-сайті https://makeup.com.ua/, з метою сприяння продажу та власне продажу таких товарів, використовувати в діловій документації та мережі Інтернет позначення "СУЛЬСЕН", "SULSEN", "СУЛЬСЕНА", "SULSENA" у всіх випадках, коли таке використання прямо не пов`язано із товарами, виробництва позивача. Очевидно, що такий захід (заборона) як спосіб захисту порушеного права, може бути застосований судом лише на майбутнє, оскільки направлений на недопущення порушень саме в майбутньому.

Тобто, належить визнати помилковим висновок суду першої інстанції про неможливість ухвалення рішення на майбутнє та відсутність у чинному законодавстві про охорону прав інтелектуальної власності такої можливості.

Підстави для закриття провадження у справі визначені у статті 231 ГПК України.

Закриття провадження у справі - це форма закінчення розгляду справи без прийняття судового рішення у зв`язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов`язує неможливість судового розгляду справи.

Пунктом 2 частини першої статті 231 ГПК України встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Поняття "юридичного спору" має тлумачитися широко, виходячи з підходу Європейського суду з прав людини до тлумачення поняття "спір про право" (пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Зокрема, Європейський суд з прав людини зазначає, що відповідно до духу Конвенції поняття "спору про право" має розглядатися не суто технічно, йому слід надавати сутнісного, а не формального значення.

Статтею 2 ГПК України визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Предмет спору - це об`єкт спірного правовідношення, з приводу якого виник спір. Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення.

Підстави позову - це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Тобто, правові підстави позову - це зазначена в позовній заяві нормативно-правова кваліфікація обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

З урахуванням викладеного, відсутність предмета спору унеможливлює вирішення справи по суті незалежно від обґрунтованості позову, а відповідно і здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів осіб.

Відповідно до правового висновку, висловленого Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 26 червня 2019 року у справі № 13/51-04, провадження № 12-67гс19, прикладами відсутності предмета спору можуть бути дії сторін, чи настання обставин, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань або самими сторонами врегульовано спірні питання. Суд закриває провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору, зокрема у випадку припинення існування предмета спору, якщо між сторонами у зв`язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

У постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 20 вересня 2021 року у справі № 638/3792/20 було конкретизовано попередні висновки касаційного суду так, що закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини першої статті 255 ЦПК України можливе, якщо предмет спору був відсутній як на час пред`явлення позову, так і на час ухвалення судом першої інстанції судового рішення.

Отже, закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України можливе, якщо предмет спору був відсутній як на час пред`явлення позову, так і на час ухвалення судом першої інстанції судового рішення.

Позаяк, позов обґрунтований вчиненням відповідачем правопорушення, а позовні вимоги заявлені з метою уникнення вчинення порушення у майбутньому, колегія суддів доходить висновку про відсутність підстав для закриття провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв`язку з відсутністю предмета спору, як про те помилково зазначив суд першої інстанції.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Згідно ст. 280 ГПК України 1. Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:

1) неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;

3) невідповідність висновків суду обставинам справи;

4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Оскільки обставини даної справи беззаперечно свідчать про наявність предмета спору, які існували як на момент подання позову так і розгляду даної справи судом першої інстанції та ухвалення оскаржуваного рішення суду про закриття провадження у справі, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги та зазначає про наявність підстав для скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2022 із направленням справи для продовження розгляду.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права до спірних правовідносин та порушив норми процесуального права, що визнається як підстава для скасування ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2022 у даній справі.

За результатами апеляційного розгляду справи належить задовольнити апеляційну скаргу, скасувати повністю оскаржуване судове рішення, направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судові витрати за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на відповідача у зв`язку з задоволенням апеляційної скарги в загальній сумі 26481,00 грн, що складаються із витрат позивача на професійну правничу допомогу в сумі 24000,00 грн та витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги в сумі 2481,00 грн.

Керуючись ст.ст. 129, 269, п. 6 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 280, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс" задовольнити.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2022 у справі № 910/548/22 скасувати.

3. Справу № 910/548/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдінг" про припинення порушень виключних прав інтелектуальної власності на торговельні марки направити для продовження розгляду до Господарського суду міста Києва.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейкап трейдінг" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 1; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама люкс" (54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, оф. 109; ) 24000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу та 2481,00 грн судового збору.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено 15.02.2023.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.М. Поляков

Л.Л. Гарник