РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

26.01.2023Справа № 910/12100/21

За позовом СТЕФАНО РІЧЧІ С.П.А. (STEFANO RICCI S.P.A.)
до 1) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» 2) Серджіо Россі С.П.А.
про дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
без позивача:не з`явився;
від відповідача-1:не з`явився;
від відповідача-2:Падох О.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/12100/21 за позовом Стефано Річчі С.П.А. (далі також - позивач) до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій») (далі також - відповідач-1) та Серджіо Россі С.П.А. (далі також - відповідач-2) згідно з яким позивач просить:

- достроково повністю припинити в Україні дію міжнародної реєстрації № 625950 на торговельну марку (далі також - спірне позначення) щодо усіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких вона була зареєстрована ;

- зобов`язати відповідача-1 надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 625950 на торговельну марку повністю та опублікувати в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності повідомлення про повне припинення вказаної міжнародної реєстрації.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірна торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 625950 повністю не використовувалась щодо зазначених у реєстрації товарів протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви.

З огляду на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

У судовому засіданні 08.12.2022 представник позивача спочатку усно, а потім письмово наполягав на заміні відповідача-1 його правонаступником.

Відповідно до ухвали суду від 08.12.2022 замінено первісного відповідача-1 у справі № 910/12100/21 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на його правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

13.01.2023 відповідачем-1 долучено письмовий відзив на позов.

Позивач та відповідач-1 явку уповноважених представників у судове засідання 26.01.2023 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Представник відповідача-2, у свою чергу, безпосередньо в судовому засіданні 26.01.2023 заперечив проти заявленого позову та надав усні пояснення по справі.

Згідно зі ст. 233 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника відповідача-2, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, Серджіо Россі С.П.А. є власником міжнародної реєстрації № 625950 від 03.10.1994 наступної торговельної марки (далі також - ТМ ''SR''):

яка зареєстрована для товарів 18 та 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі також - МКТП).

У позовній заяві СТЕФАНО РІЧЧІ С.П.А. (STEFANO RICCI S.P.A.) стверджує, що компанією прийнято рішення про реєстрацію в Україні торгівельної марки

(далі також - "SR") для товарів 18 та 25 класів МКТП, однак, провівши інформаційний пошук позначення "SR" серед зареєстрованих в Україні у 18 та 25 класах МКТП торговельних марок та міжнародних реєстрацій торгівельних марок з територіальним поширенням на Україну, позивач виявив схоже, на його думку, позначення за міжнародною реєстрацією № 625950 від 03.10.1994 власником якого є італійська компанія СЕРДЖІО РОССІ С.П.А.

Позивач наголошує, що в ході проведення моніторингу було виявлено, що відповідач-2 в Україні взагалі не використовує позначення за міжнародною реєстрацією № 625950 стосовно заявленого переліку товарів 18 та 25 класів МКТП.

Спір у справі виник у зв`язку з тим, як стверджує позивач, що одержанню ним правової охорони на свою торговельну марку перешкоджає раніше зареєстрована для таких самих товарів торговельна марка відповідача-2. Невикористання відповідачем-2 в Україні спірного позначення за міжнародною реєстрацією № 625950 породжує зловживання правом, оскільки невикористання даної торгівельної марки щодо товарів, для яких її зареєстровано, створює штучний бар`єр для реєстрації нових позначень іншими особами, зокрема, є порушенням права позивача щодо набуття в Україні прав на власну торговельну марку для подальшого її використання у господарській діяльності.

Заперечуючи проти заявленого позову відповідачі посилалися, здебільшого, на таке:

- при достроковому припиненні дії свідоцтва на торговельну марку, обов`язок доведення факту використання торговельної марки покладений на власника відповідної торговельної марки;

- виключно порушене право підлягає судовому захисту у спосіб, який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням;

- позивачем не доведено факту реального порушення, невизнання або оспорювання відповідачем-2 прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача станом на дату подання позовної заяви, що унеможливлює задоволення позовних вимог;

- позивачем не доведено, що заявлені способи захисту, викладені в позовних вимогах, є ефективними і з їх допомогою позивач може реалізувати свої права та інтереси, а саме зареєструвати ТМ позивача, оскільки така ТМ вже була зареєстрована в Україні станом на дату подання позовної заяви.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд зазначає таке.

За приписом п (1) (a) ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 р. та чинного для України згідно з Законом України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» від 01.06.2000 з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Таким чином, до відносини, що виникають у зв`язку зі здійсненням права власності на торговельну марку за поширеною на територію України міжнародною реєстрацією, застосовуються ті ж положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що і до відносин, пов`язаних зі здійсненням права власності на торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України.

У п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

За приписами ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Праву використовувати торговельну марку та іншим правам власника свідоцтва відповідають встановлені в ст. 17 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язки, які полягають в тому, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Тому невикористання власником свідоцтва (міжнародної реєстрації) відповідного знака (торговельної марки) без поважних причин протягом певного періоду часу може розглядатись в якості недобросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва, оскільки внаслідок виключності прав на зареєстровану торговельну марку, інші особи позбавлені можливості законно використовувати її або схожі з нею до ступеню сплутування позначення для таких самих або споріднених товарів чи послуг.

В зв`язку з цим, абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Мотивуючи заявлений позов, СТЕФАНО РІЧЧІ С.П.А. (STEFANO RICCI S.P.A.) стверджує, що відповідачем-2 в Україні взагалі не використовується спірне позначення за міжнародною реєстрацією № 625950 стосовно переліку товарів 18 та 25 класів МКТП. Загальнодоступна інформаційна база даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" не містить відомостей щодо видачі власником міжнародної реєстрації № 625950 ліцензій (дозволів) суб`єктам підприємницької діяльності (іншим особам) на використання спірної торгової марки. Крім того, як зауважує позивач, відповідним чином діючих доменних імен в Україні із використанням спірного позначення відносно товарів 18 та 25 класів МКТП на сайті реєстратора доменних імен виявлено не було.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами

За змістом ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів інтелектуальної власності належать, серед іншого, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

При цьому, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Згідно зі ст. 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

2. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

3. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

У п. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію зазначається, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Зі змісту приведених положень Угоди про асоціацію, а також зі змісту п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випливає, що підставою для дострокового припинення реєстрації торговельної марки є відсутність реального використання торговельної марки його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака.

Тому докази, які можуть підтвердити використання торговельної марки, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду - про що вказується і в п. 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19.

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Як випливає з останнього положення, укладення ліцензійного договору передбачає використання торговельної марки ліцензіара (власника свідоцтва) для товарів, виготовлених ліцензіатом, або послуг, що надаються ліцензіатом.

Згадане положення кореспондує з нормою абз. 3 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо вичерпання прав згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Тобто, для використання торговельної марки стосовно товарів, введених в цивільний оборот власником торговельної марки, не потрібна його згода та, відповідно, не є необхідним укладання ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Крім того, суд звертає увагу на те, що за змістом пп. а) п. 2 ст. 197 Угоди про асоціацію використанням торговельної марки також вважається її використання у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована. Аналогічне положення міститься і в абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за яким знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 1 ст. 197 Угоди про асоціацію використання торговельної марки має бути реальним, внаслідок чого докази, які подаються власником оспорюваної реєстрації, мають підтверджувати фактичне використання знака для відповідних товарів чи послуг на території України.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Положеннями ст.ст. 197, 198 Угоди про асоціацію, абз. 5 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагається використання знака для товарів і послуг (торгової марки) власником свідоцтва (реєстрації) або іншою особою під його контролем.

Як вказує відповідач-2 та не спростовано позивачем, провівши інформаційний пошук щодо торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім`я позивача, представник відповідача-2 виявив наступні торговельні марки:

- згідно з міжнародною реєстрацією №1544425 від 27.02.2020 року, яка зареєстрована в тому числі для широкого переліку товарів 18 та 25 класів МКТП (інформація з Міжнародного реєстру Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Відповідно до довідки № Вих-1399/2022 від 03.02.2022 року міжнародна реєстрація № 1544425 від 27.02.2020 діє на території України у повному обсязі з 27.02.2020;

- згідно з міжнародною реєстрацією №1187327 від 05.08.2013 року (далі також - ТМ № 1), яка зареєстрована в тому числі для широкого переліку товарів 18 та 25 класів МКТП (інформація з Міжнародного реєстру Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Відповідно до довідки № Вих-1400/2022 від 03.02.2022 року міжнародна реєстрація № 1187327 від 05.08.2013 діє на території України у повному обсязі з 05.08.2013.

Отже, обидві торговельні марки станом на дату подання позовної заяви діяли в Україні. Доказів подання інших торговельних марок в Україні позивачем до позовної заяви не долучено.

Здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором (ч. 1 ст. 5 ГПК України).

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Виходячи з системного аналізу вказаних вище норм застосування певного способу судового захисту вимагає доведеності належними доказами сукупності таких умов:

1) наявності у позивача певного права (інтересу);

2) порушення (невизнання або оспорювання) такого права (інтересу) з боку відповідача;

3) належності обраного способу судового захисту (адекватність наявному порушенню та придатність до застосування як передбаченого законодавством).

Відсутність (недоведеність) будь-якої з означених умов унеможливлює задоволення позову.

Згідно з правовим висновком, викладеним в постанові Верховного Суду від 16 грудня 2021 року у справі № 905/1769/20, захист цивільних прав - це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення. Як способи захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.

При цьому, порушенням є такий стан суб`єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб`єктивне право особи зменшилося або зникло як таке, порушення права пов`язане з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.

З огляду на викладене, правом на звернення до суду за захистом наділена особа у разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, при цьому суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси такої особи, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Виключно порушене право підлягає судовому захисту у спосіб, який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Отже, у разі якщо суд установить, що право позивача, за захистом якого він звернувся до суду, не є порушеним, суд має відмовити в задоволенні пред`явленого позову з підстав його недоведеності та необґрунтованості.

Відтак, підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, а таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які підтверджували б наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Враховуючи обставини справи можна прийти до висновку, що станом на дату подання позовної заяви (26.07.2021 року) ТМ №1 позивача була зареєстрована в Україні для товарів 18 та 25 класів МКТП.

Тобто, позивачем не доведено факту реального порушення, невизнання або оспорювання відповідачем-2 прав та/або охоронюваних законом інтересів позивача станом на дату подання позовної заяви, що унеможливлює задоволення позовних вимог.

Згідно з ч. 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Частиною 1 ст. 74 ГПК України також закріплено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З початку заснування компанії відповідач-2 використовує в своїй господарській діяльності позначення "SR", яке є абревіатурою його найменування латиницею - Sergio Rossi. На підтвердження факту використання ТМ відповідача-2 наводить наступні фактичні дані:

- 27.03.2019 між відповідачем-2 та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ" () було укладено Контракт №27-03/2019 згідно з п. 1 якого відповідач-2 виробляє і продає (поставляє), а ТОВ "ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ" приймає та оплачує взуття та аксесуари зі шкіри виробництва компанії відповідача-2. Асортимент, кількість та ціна вищевказаного товару вказуються в кожному Підтвердженні Замовлення, виданому по кожній поставці товару. Товар призначений для поставки на територію України;

- листування від жовтня 2019 року між представниками Sergio Rossi та ЦУМ (Центральний універмаг в м. Києві) щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів ЦУМу з метою інформування останніх про саму компанію, її виробничі процеси, основні моделі взуття, позиціонування компанії на ринку, приклади презентації і розміщування товарів на торговельній площі тощо, що в майбутньому допомогло б консультантам представляти товар покупцям та інформувати їх як про всі характеристики такого товару, так і про компанію-виробника;

- листування від серпня-вересня 2021 року між представниками Sиrgio Rossi та ЦУМ щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів ЦУМу в 2021 році;

- Протокол №1 огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет від 08 лютого 2022 року, а саме сторінок веб-сайту "symbol.ua", який доступний за посиланням https://symbol.ua. Станом на 08.02.2022 року на відповідному веб-сайті пропонуються для продажу товари виробництва Sergio Rossi, а саме такі моделі взуття як "SR TWENTY", "SR KAUAI", "SR MILANO", "SRI", "SR3", "SR5";

- листування від травня-червня 2019 року між представниками Sergio Rossi та магазином Symbol щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів Symbol в 2019 році;

- листування від лютого-березня 2021 року між представниками Sergio Rossi та магазином Symbol щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів Symbol в 2021 році;

- Протокол №2 огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет від 08 лютого 2022 року, а саме сторінок веб-сайту "helen-marlen.com", який доступний за посиланням https://helen-marlen.com. Станом на 08.02.2022 року на відповідному веб-сайті пропонуються для продажу товари виробництва Sergio Rossi, а саме така модель взуття як "SR MONICA", а також шкіряні балетки, в яких на носку встановлені пряжки у вигляді абревіатури "SR";

- листування від вересня-жовтня 2019 року між представниками Sergio Rossi та магазином Helen Marlen щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів Helen Marlen в 2019 році;

- Протокол №3 огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет від 08 лютого 2022 року, а саме сторінок веб-сайту "charisma.ua", який доступний за посиланням https://charisma.ua. Станом на 08.02.2022 року на відповідному веб-сайті пропонуються для продажу товари виробництва Sergio Rossi, а саме такі моделі взуття як "SR MONICA" та "srl";

- листування від січня-березня 2021 року між представниками Sergio Rossi та магазином Charisma щодо проведення тренінгу компанією Sergio Rossi для персоналу з продажів Charisma в 2021 році.

Частиною 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Основне призначення торговельної марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати товар на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників та осіб, що здійснюють реалізацію товарів. При цьому, власник (заявник) торговельної марки може використовувати позначення як у формі зареєстрованої торговельної марки, так і у формі, що відрізняється від зареєстрованої марки, зокрема в частині зовнішнього вигляду або стилістичного, художнього оформлення відповідного позначення і його нанесення на товар чи упаковку. І таке використання вважатиметься використанням ТМ, за умови, що в цілому відмітність марки не змінена і вона продовжує виконувати свої основні функції: індивідуалізувати товари, на які наноситься відповідне позначення.

Визначаючи чи є використання позначення "SR", описане вище, використанням торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 625950, слід враховувати, що важливим є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі в даному випадку, оскільки варто враховувати, що споживач не завжди має можливість порівняти знаки візуально, а керується здебільшого загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше: здебільшого фонетично (на слух). При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака. Як правило, словесна частина легше запам`ятовується споживачами, озвучується під час бесіди між споживачами та/або продавцями з приводу купівлі або обговорення товару чи послуги.

Словесна частина позначення, яке використовується відповідачем-2 та яке ним зареєстроване за міжнародною реєстрацією №625950 є тотожною - "SR". В той же час графічна частина у вигляді прямокутника, обведеного навколо словесної частини, не надає позначенню розрізняльної здатності, яка б дозволяла споживачам відрізнити товари відповідача-2 від таких же товарів інших виробників керуючись загальним враженням виключно від описаного зображення (прямокутника, обведеного навколо словесної частини). Натомість, зважаючи на те, що семантично словесна частина "SR" є абревіатурою найменування компанії Sergio Rossi, то використання такого словесного позначення компанією створює досить сильний асоціативний зв`язок між товарами вказаного виробника та самим виробником.

Таким чином, можна стверджувати, що позначення "SR" та є фонетично та семантично тотожними. Натомість, відмінності в графічному виконанні позначень є несуттєвими, в силу чого не повинні впливати на сприйняття споживачем товарів, що марковані такими позначеннями.

Це дозволяє зробити висновок, що торговельна марка є використаною, оскільки її застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, які не змінюють в цілому відмітності торговельної марки.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані та доводи сторін, суд дійшов висновку, що відповідачем-2 доведено, а позивачем не спростовано факт використання спірного позначення за міжнародною реєстрацією №625950 від 03.10.1994 на території України для товарів 18 та 25 класів МКТП, а тому позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Похідна позовна вимога до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про зобов`язання вчинити дії також задоволенню не підлягає.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову СТЕФАНО РІЧЧІ С.П.А. (STEFANO RICCI S.P.A.) до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та Серджіо Россі С.П.А. відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, то строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 06.02.2023 року.

Суддя Ю.О.Підченко