ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року

м. Київ

cправа № 910/17856/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:

позивача - компанії МЕРК ШАРП ЕНД ДОМЕ КОРП. [Merck Sharp & Dohme Corp.] (далі - Компанія, позивач) - Сопільняк В.Ю. (адвокатка), Чепкова А.С. (адвокатка)

відповідача-1 - акціонерного товариства "Фармак" (далі - Товариство, відповідач-1, скаржник) - Тесля Ю.О. (адвокатка),

відповідача-2 - Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство, відповідач-2) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.10.2022 (головуючий - суддя Щербаков С.О.)

та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 (головуючий - суддя Пантелієнко В.О., судді Гарник Л.Л., Доманська М.Л.)

у справі №910/17856/21

за позовом Компанії

до 1. Товариства

2. Міністерства

про захист порушеного права інтелектуальної власності.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

ВСТУП

Причиною звернення до суду є наявність/відсутність підстав для захисту права інтелектуальної власності на винаходи.

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою до Товариства та Міністерства про:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Компанії на винаходи за патентами України;

- заборону Товариству використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині реєстрації лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "СИТЕНА".

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патентами позивача захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу "ЯНУВІЯ", що виробляється Компанією, проте позивачу стало відомо про реєстрацію лікарського засобу "СИТЕНА", виробництва відповідача-1, який на думку позивача, є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУВІЯ", тож позивач вважає, що подання заявки на державну реєстрацію вказаного лікарського засобу та, відповідно, його державна реєстрація без дозволу Компанії є використанням винаходів, що охороняються патентами та порушенням прав позивача.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.10.2022, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 у справі №910/17856/21, позовні вимоги задоволені.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Товариство, посилаючись на ухвалення судами першої та апеляційної інстанцій оскаржуваних судових рішень з неправильним застосуванням норм матеріального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. На обґрунтування своєї правової позиції у поданій касаційній скарзі Товариство із посиланням на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) [однак фактично посилається та цитує пункт 2 частини другої статті 287 ГПК України] вказує, що підставами для касаційного оскарження прийнятих попередніми судовими інстанціями судових актів зі справи є неправильне застосування норм матеріального права, а саме: статей 28, 31, 34 Закону України «Про лікарські засоби», статті 4 Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС) та порушення норм процесуального права - статті 4 ГПК України, тому існує необхідність відступлення від висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах викладених у постановах Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 та від 08.12.2022 у справі №910/17860/21.

5. Позиція інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

5.2. Від відповідача-2 відзив на касаційну скаргу до Верховного Суду не надійшов.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, встановлено, що Компанія є власником таких патентів України:

- №74912 на винахід «БЕТА-АМІНОТЕТРАГІДРОІМІДАЗО-(1,2-А)-ПІРАЗИНИ І ТЕТРАГІДРОТРИАЗОЛО-(4,3-А)-ПІРАЗИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АБО ЗАПОБІГАННЯ ДІАБЕТУ» (дата подання заявки - 05.07.2002, дата реєстрації - 15.02.2006), яким захищено сполуку ситагліптин, а також застосування даної сполуки для виготовлення лікарського засобу для лікування, в тому числі діабету типу 2;

- №86026 на винахід «СІЛЬ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ІНГІБІТОРА ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗИ-IV» (дата подання заявки - 18.06.2004, дата реєстрації - 25.03.2009), яким захищено сполуку дигідрофосфат ситагліптину. Також, вказаним патентом захищено спосіб лікування діабету 2 типу.

6.3. Як зазначає позивач, вказаними патентами захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу «ЯНУВІЯ», який виробляється компанією Мерк Шарп і Доум Б.В. (виробник, відповідальний за випуск серії), Нідерланди, Мерк Шарп і доум Лімітед (виробник за повним циклом), Велика Британія.

6.4. Наказом Міністерства 25.02.2009 №120 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" зареєстровано лікарський засіб «ЯНУВІЯ» за компанією Мерк Шарп і Доум Ідеа Інк.

6.5. Наказом Міністерства від 06.03.2020 №630 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунологічних препаратів), внесення змін до реєстраційних матеріалів та внесення змін до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 27.02.2020 №577» лікарський засіб «ЯНУВІЯ» перереєстровано безстроково.

6.6. Позивач зазначає, що йому стало відомо, що наказом Міністерства охорони здоров`я України від 11.12.2019 №2446 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» зареєстровано лікарський засіб «СИТЕНА» виробництва Товариства, Україна:

- у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 50 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці, реєстраційне посвідчення UA/17815/01/01;

- у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 або 6 блістерів у пачці, реєстраційне посвідчення UA/17815/01/02.

6.7. Крім того, наказом Міністерства від 30.11.2020 №2759 «Про державну реєстрація (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» лікарський засіб «СИТЕНА» перереєстровано, а саме внесено зміни в текст маркування упаковки лікарського засобу щодо зазначення міжнародних позначень одиниць вимірювання.

6.8. Також, наказом Міністерства від 06.08.2021 №1680 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» лікарський засіб «СИТЕНА» перереєстровано, а саме змінено назву лікарського засобу на «СИТЕНА®-ФАРМАК» з 06.02.2022.

6.9. Обґрунтовуючи вимоги, позивач зазначає, що лікарський засіб Товариства "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) є генеричним по відношенню до лікарського засобу «ЯНУВІЯ», який містить діючу речовину, права на яку належать Компанії, оскільки, сполуку ситагліптин та дигідрофосфат ситагліптину, захищені патентами позивача №74912 та №86026, проте останній не надав відповідачу-1 дозволу на використання винаходів за вказаними патентами при виготовленні вищевказаного лікарського засобу.

6.10. Судом першої інстанції призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено такі питання:

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №74912, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022);

- чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №86026, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022).

6.11. У висновку експерта від 18.07.2022 №50/22 (далі - Висновок) за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності судовим експертом Чабанець Т.М. встановлено таке:

- у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 74912, або ознака еквівалентна їй;

- у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй.

6.12. Судом першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, встановлено, що: патент України №74912, який належить позивачу, фактично захищає групу винаходів, які охарактеризовані 4 незалежними пунктами формули, кожен з яких розкриває один з винаходів групи; у свою чергу, патент України №86026, який належить Компанії, фактично захищає групу винаходів, які охарактеризовані 6 незалежними пунктами формули, кожен з яких розкриває один з винаходів групи.

6.13. Суд першої інстанції зазначив, що експертом у Висновку проведено порівняння:

- ознак винаходу за патентом України №74912 з ознаками лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), за результатами якого встановлено, що у лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 15, 20, 21 формули винаходу за патентом України на винахід №74912, або ознака еквівалентна їй;

- ознак винаходу за патентом України №86026 з ознаками лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), за результатами якого встановлено, що у продукті - лікарському засобі "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022) використана кожна ознака, включена до незалежних пунктів 1, 24, 25, 26, 27, 28 за патентом України на винахід №86026, або ознака еквівалентна їй.

6.14. Оцінюючи Висновок, суд першої інстанції зазначив, що вказаний висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, Висновок складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М., та приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

6.15. Суд першої інстанції виснував, що:

- відповідач-1 зареєстрував лікарський засіб з використанням кожної ознаки, включеної до незалежних пунктів винаходу за патентом, що належить позивачу;

- подання відповідачем-1 заяви на реєстрацію та, власне, реєстрація лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), що містить сполуку, тотожну з композицією, яка захищена патентами України №74912 та № 6026, є порушенням прав позивача на винаходи;

- державна реєстрація лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), яка є обов`язковою умовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг в Україні, свідчить про те, що відповідачем-1, зокрема здійснюються підготовчі дії для виготовлення та подальшого введення в цивільний обіг лікарського засобу "СИТЕНА" ("СИТЕНА®- ФАРМАК" з 06.02.2022), що, в свою чергу, є посяганням на права інтелектуальної власності позивача.

7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

7.1. Ухвалою Верховного Суду від 17.01.2023, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/17856/21 на підставі пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України.

7.2. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.3. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.2. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.3. Касаційне провадження у даній справі відкрито на підставі пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України.

8.4. При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 2 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.

8.5. В силу приписів пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні.

8.6. Отже, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права у подібних правовідносинах з урахуванням висновку Верховного Суду, викладеного у постанові; (2) скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від такого висновку.

8.7. Що ж до визначення подібних правовідносин, то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин.

8.8. Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", що полягає у тому, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

8.9. При цьому, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін "подібні правовідносини" може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями.

8.10. З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.

8.11. У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.

8.12. Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що таку подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27 березня 2018 року у справі №910/17999/16 (пункт 32); від 25 квітня 2018 року у справі №925/3/17 (пункт 38); від 16 травня 2018 року у справі №910/24257/16 (пункт 40); від 5 червня 2018 року у справі №243/10982/15-ц (пункт 22); від 31 жовтня 2018 року у справі №372/1988/15-ц (пункт 24); від 5 грудня 2018 року у справах №522/2202/15-ц (пункт 22) і №522/2110/15-ц (пункт 22); від 30 січня 2019 року у справі №706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

8.13. Скаржник вказує на необхідність відступлення від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду, а саме:

- у постанові Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 викладено висновок такого змісту:

"8.17. З врахуванням зазначеного вище, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що подання документів для державної реєстрації лікарського засобу та/або отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать позивачу, є достатнім свідченням створення передумов для введення лікарського засобу в цивільний оборот, що є порушенням права інтелектуальної власності позивача як володільця патенту.

8.22. Отже, Законом 3687-ХІІ не передбачена можливість подання заявки на реєстрацію лікарського засобу та отримання державного реєстраційного посвідчення до закінчення терміну дії патенту, як про це зазначає скаржник.

8.23. Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованих висновків з дотриманням норм матеріального та процесуального права";

- у постанові Верховного Суду від 08.12.2022 у справі №910/17860/21 викладено висновок такого змісту:

"...державна реєстрація є обов`язковою передумовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг на території України. Відповідно подання заявки на реєстрацію лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать іншій особі і є чинними, по своїй суті є підготовкою до введення такого лікарського засобу в цивільний обіг, а тому є посяганням на передбачені статтею 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права власника патенту (у даному випадку, позивача, який не надавав відповідачу-1 згоди на використання винаходу), що обґрунтовано враховано у вирішенні спору судами попередніх інстанцій".

8.14. Слід зазначити, що предметом розгляду даної справи є:

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав Компанії на винаходи за патентами України;

- заборона Товариству використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі "СИТЕНА";

- визнання недійсним наказів Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін у реєстраційні матеріали, в частині реєстрації/внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "СИТЕНА";

- визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "СИТЕНА".

8.14.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патентами позивача захищено активну діючу речовину оригінального лікарського засобу "ЯНУВІЯ", що виробляється Компанією, проте позивачу стало відомо про реєстрацію лікарського засобу "СИТЕНА", виробництва відповідача-1, який на думку позивача, є генеричним по відношенню до лікарського засобу "ЯНУВІЯ", тож позивач вважає, що подання заявки на державну реєстрацію вказаного лікарського засобу та, відповідно, його державна реєстрація без надання дозволу Компанією є використанням винаходів, що охороняються патентами та порушенням прав позивача.

8.15. Предметом розгляду справи №910/10855/20 було:

- зобов`язання відповідача-1 припинити порушення прав позивача на винахід за патентом України;

- заборона відповідачу-1 використовувати винахід за патентом України у лікарському засобі;

- визнання недійсним наказу Міністерства про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів в частині реєстрації лікарського засобу;

- визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб.

8.15.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є власником патенту України на винахід; було прийнято до розгляду заяву відповідача-1 про державну реєстрацію лікарського засобу, проте, як зазначає позивач, останній не надав відповідачу-1 дозволу на використання винаходу за патентом України у вищевказаному лікарському засобі.

8.16. Предметом розгляду справи №910/17860/21 було:

- зобов`язання відповідача-1 припинити порушення прав позивача на винаходи за патентами;

- заборона відповідачу-1 використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі;

- зобов`язання Міністерства відмовити в державній реєстрації лікарського засобу.

8.16.1. Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що подання відповідачем-1 заяв на державну реєстрацію лікарських засобів, діючою речовиною яких є сполука, що захищена патентами України на винаходи (власник - позивач), є посяганням на права інтелектуальної власності позивача, відповідно є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на винаходи, яке (порушення) має бути припинене. За твердженням позивача, дії як з подання документів для державної реєстрації лікарського засобу, так і (або) отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який є чинними, є підготовкою до введення їх в цивільний обіг, а тому є посяганням на передбачені статтею 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права позивача.

8.17. Таким чином, справи №910/17856/21, №910/10855/20 і №910/17860/21 є подібними за предметом спору (зобов`язання припинити порушення прав на винаходи за патентами; заборона використовувати винаходи за патентами України у лікарському засобі), за підставою позову (позивачами не було надано дозволу відповідачам-1 на використання у лікарських засобах винаходів, які захищені патентами України) та за нормативно-правовим регулюванням правовідносин (Закони України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про лікарські засоби"), тобто за змістовним критерієм.

8.18. Що ж до наявності/відсутності вмотивованої обґрунтованості необхідної для відступлення від правових висновків Верховного Суду (дивись пункт 8.13. цієї постанови), то слід зазначити таке.

8.19. На думку скаржника, існують обґрунтовані підстави відступити від висновків Верховного Суду про застосування норм права, викладених у постановах від 01.12.2022 у справі №910/10855/20, від 08.12.2022 у справі №910/17860/21, шляхом уточнення таких висновків, а саме:

- висновку у справі №910/10855/20 таким чином:

подання документів для державної реєстрації лікарського засобу та/або отримання державної реєстрації лікарського засобу, в якому використано винахід шляхом виготовлення такого лікарського засобу із застосуванням запатентованого винаходу, застосування, пропонування такого лікарського засобу для продажу, в тому числі, через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), інше введення в цивільний оборот або зберігання такого лікарського засобу в зазначених цілях, без згоди позивача, якому належать права на винахід, є достатнім свідченням створення передумов для введення лікарського засобу в цивільний оборот, що є порушенням права інтелектуальної власності позивача як володільця патенту;

Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не передбачена можливість подання заявки на реєстрацію лікарського засобу та отримання державного реєстраційного посвідчення до закінчення терміну дії патенту, оскільки такі дії не є предметом регулювання даного Закону та не стосуються відносин у галузі інтелектуальної власності;

- висновку у справі №910/17860/21 таким чином:

державна реєстрація є обов`язковою передумовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг на території України. Відповідно, якщо буде встановлено, що внаслідок державної реєстрації будуть порушені права позивача у зв`язку із виготовленням лікарського засобу із застосуванням запатентованого винаходу, застосуванням, пропонуванням такого лікарського засобу для продажу, в тому числі через Інтернет, продажем, імпортом (ввезенням), іншим введенням в цивільний оборот або зберіганням такого лікарського засобу в зазначених цілях, без згоди позивача, якому належать права на винахід, то подання заявки на реєстрацію лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать іншій особі і є чинними, по своїй суті є підготовкою до введення такого лікарського засобу в цивільний обіг, є посяганням на передбачені статтею 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права власника патенту (у даному випадку, позивача, який не надавав відповідачу-1 згоди на використання винаходу).

8.20. Слід зазначити, що вказані висновки сформульовані відповідачем-1 саме таким чином, оскільки, на його думку, реєстрація лікарського засобу не порушує права позивача як власника патентів. Лише за наявності встановлення обставин підготовки до виготовлення чи виготовлення такого лікарського засобу є підстави вважати, що права власника патенту порушені.

8.21. Правові висновки Верховного Суду від яких просить відступити скаржник були сформульовані на підставі застосування та тлумачення, зокрема, таких норм права:

- згідно зі статтею 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом;

-статтею 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визначено, що будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- частиною першою статті 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом;

- до об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи;

- за змістом пункту 3 частини першої статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

- відповідно до норми статті 459 ЦК України об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті;

- відповідно до частини першої і другої статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка;

- частиною першою статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визначено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу;

- статтею 464 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

- відповідно до частини п`ятої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

- відповідно до норм абзаців четвертого, п`ятого та восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй;

- частина п`ята статті 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" вказує, що не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, ввезення на митну територію України у встановленому законом порядку товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень та/або використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

8.22. Слід зазначити, що Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що право тлумачити норму права є виключним правом суду.

8.23. Верховний Суд у постанові від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 чітко виснував, що Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не передбачена можливість подання заявки на реєстрацію лікарського засобу та отримання державного реєстраційного посвідчення до закінчення терміну дії патенту.

8.24. У свою чергу, у постанові від 08.12.2022 у справі № 910/17860/21 Суд, посилаючись на правові висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 01.12.2022 у справі №910/10855/20, виснував те, що державна реєстрація є обов`язковою передумовою для введення лікарського засобу в цивільний обіг на території України. Відповідно подання заявки на реєстрацію лікарського засобу, в якому використано винахід, права на який належать іншій особі і є чинними, по своїй суті є підготовкою до введення такого лікарського засобу в цивільний обіг, а тому є посяганням на передбачені статтею 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права власника патенту (у даному випадку, позивача, який не надавав відповідачу-1 згоди на використання винаходу).

8.25. Зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що, хоча суди першої та апеляційної інстанцій не послалися на вказані у пунктах 8.23 та 8.24 постанови Верховного Суду, однак виконали частину четверту статті 236 ГПК України, а саме при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суди першої та апеляційної інстанцій фактично врахували висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду від 01.12.2022 у справі №910/10855/20 та від 08.12.2022 у справі № 910/17860/21.

8.26. Верховний Суд зазначає, що при касаційному оскарженні судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 2 статті 287 ГПК України, окрім посилання на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, касаційна скарга має містити обґрунтування необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні, із чіткою вказівкою на норму права (абзац, пункт, частина статті), а також зазначенням такого правового висновку, описом правовідносин та змістовного обґрунтування мотивів для такого відступлення.

8.27. Верховний Суд вважає за необхідне у даній справі звернутися до правових висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2018 у справі №823/2042/16 та у постановах Верховного Суду від 28.09.2021 у справі №910/8091/20, від 24.06.2021 у справі №914/2614/13, такого змісту: "з метою забезпечення єдності та сталості судової практики для відступу від висловлених раніше правових позицій Верховного Суду суд повинен мати ґрунтовні підстави: попередні рішення мають бути помилковими, неефективними чи застосований у цих рішеннях підхід повинен очевидно застаріти внаслідок розвитку в певній сфері суспільних відносин або їх правового регулювання".

8.28. Також, слід зазначити, що Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у пункті 70 рішення від 18.01.2001 у справі "Чепмен проти Сполученого Королівства" (Chapman v. the United Kingdom) наголосив на тому, що в інтересах правової визначеності, передбачуваності та рівності перед законом він не повинен відступати від попередніх рішень за відсутності належної для цього підстави. Причинами для відступу можуть бути вади попереднього рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, необґрунтованість, незбалансованість, помилковість); зміни суспільного контексту.

8.29. Водночас, Товариством у касаційній скарзі у контексті приписів пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України не наведено вагомих і достатніх аргументів, які б свідчили про обґрунтованість необхідності відступу від висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 28.09.2021 у справі №910/8091/20 та від 24.06.2021 у справі №914/2614/13, а саме: не доведено наявності причин для такого відступу (неефективність, помилковість, неясність, неузгодженість, необґрунтованість, незбалансованість судового рішення; зміна суспільного контексту).

8.30. Так, скаржник, мотивуючи необхідність відступу від правових висновків, вказує на те, що судами попередніх інстанцій у даній справи неправильно застосовано, зокрема, статті 28 та 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", посилаючись, у тому числі, на висновок експертів у галузі права від 20.12.2021 №019-2/2021 (далі - Висновок експертів у галузі права).

8.31. Відповідно до статті 108 ГПК України учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо: 1) застосування аналогії закону, аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

8.32. Згідно зі статтею 109 ГПК України висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду.

Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.

8.33. Таким чином, в силу приписів вказаних норм ГПК України Висновок експертів у галузі права не є самодостатньою підставою для відступлення від правових висновків Верховного Суду та не може перебирати на себе функцію тлумачення норм права при вирішенні спорів, а носить допоміжний (консультативний) характер.

8.34. Що ж до посилань скаржника на те, що оскільки державна реєстрація лікарського засобу не є використанням винаходу, приписи статті 28, та пов`язаних з нею статей 31, 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не підлягають застосуванню до даних правових відносин, то слід зазначити таке.

8.35. Даний господарський спір виник, у зв`язку з порушенням відповаідачем-1 прав позивача як власників патентів України на винаходи шляхом реєстрації лікарського засобу, в якому використано ознаки винаходів Компанії.

8.36. Саме Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" є спеціальним законом, який регулює правовідносини, які виникають, у тому числі, внаслідок порушення прав власників патентів на винаходи.

8.37. У свою чергу, Закон України "Про лікарські засоби" регулює правовідносини, пов`язані із створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, у тому числі лікарських засобів, вироблених з крові людини та плазми крові (препаратів крові), переробкою, транспортуванням, зберіганням і розподілом компонентів крові, що використовуються для виробництва лікарських засобів, визначає права та обов`язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб.

8.38. З огляду на викладене, застосування при вирішенні даного господарського спору як приписів Закону України "Про лікарські засоби", так і Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" є обґрунтованим і необхідним для ухвалення законного судового рішення.

8.39. Верховний Суд, виходячи з наведених вище мотивів і міркувань у цій постанові, дійшов висновку стосовно відсутності вмотивованої та обґрунтованої необхідності для відступу від висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 28.09.2021 у справі №910/8091/20 та від 24.06.2021 у справі №914/2614/13.

8.40. Слід зазначити, що за своїм змістом посилання скаржника на приписи пункту 2 частини другої статті 287 ГПК України є фактично загальними, абстрактними, містять ознаки формального характеру, оскільки, Товариство у касаційній скарзі посилається виключно на незгоду з висновками судів попередніх інстанцій, які були зазначені в оскаржуваних у даній справі судових рішеннях.

8.41. Отже, відповідачем-1 не мотивовано та не доведено саме у контексті необхідності у відступі від правових висновків, та те, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували норми матеріального права та/або порушили норми процесуального права.

8.42. З огляду на викладене доводи касаційної скарги не знайшли свого підтвердження, та підстави, які б могли свідчити про мотивовану необхідність для відступу від правових висновків Верховного Суду (неефективність, помилковість, неясність, неузгодженість, необґрунтованість, незбалансованість судового рішення; зміна суспільного контексту), а також для скасування оскаржуваних судових рішень та прийняття рішення про відмову у задоволенні позовних вимог відсутні.

8.43. Верховний Суд бере до уваги та вважає частково прийнятними доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу, з огляду на вказані вище висновки Верховного Суду, наведені у цій постанові.

8.44. Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях ЄСПЛ від 09.11.2004 у справі "Науменко проти України", від 19.02.2009 у справі "Христов проти України", від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано.

8.45. Верховний Суд зазначає, що повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок і недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень, наявність яких у цій справі аргументовано не доведено.

8.46. ЄСПЛ у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

8.47. У справі "Трофимчук проти України" (№4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

8.48. Колегія суддів касаційної інстанції з огляду на викладене зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у касаційній скарзі, не спростовують вказаного висновку.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

9.1. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін, а скаргу - без задоволення.

9.2. За змістом частини першої статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

9.3. З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не підтвердилися та не спростовують висновків судів першої та апеляційної інстанцій, а тому касаційну скаргу відповідача-1 слід залишити без задоволення.

10. Судові витрати

10.1. Судовий збір сплачений у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції покладається на скаржника, оскільки, Верховний Суд касаційну скаргу відповідача-1 залишає без задоволення, а судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій - без змін.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу акціонерного товариства "Фармак" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 06.10.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 у справі №910/17856/21 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Т. Малашенкова

Суддя І. Бенедисюк

Суддя В. Селіваненко