ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2023 р. Справа№ 910/16397/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

Секретар судового засідання: Гудько А.В.

За участю представників учасників справи:

від ТОВ «Фабрика морозива Хладопром»: Мельник М.С. - за ордером серія АЕ №1143835 від 18.07.2022;

від ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»: Скрибка А.В. - у відповідності до витягу з ЄДРПОУ;

від ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»: Желіховський В.В. - за ордером серія АІ № 1334809 від 17.01.2023.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 (суддя Мандриченко О.В., м. Київ, повний текст судового рішення складено 02.04.2021)

за позовом 1) Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен»

2) Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром»

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром»

4) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про припинення порушень прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

20.11.2019 Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (надалі також ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»/позивач-1) та Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі також ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»/позивач-2) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (надалі також ТОВ «Хладопром»/відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (надалі також відповідач-2), у якому позивачі просили суд:

1) визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак «Київський торт», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 для товарів 30 класу МКТП; Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг «Київський торт» за свідоцтвом України № 70068;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) здійснювати використання позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», які містять позначення «Київський торт» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану;

4) визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 на знак для товарів і послуг повністю недійсним;

5) зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В подальшому, 12.02.2020 до Господарського суду міста Києва від позивачів надійшла заява про залучення співвідповідача та зміну предмету позову в якій заявник просив:

1) залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) в якості відповідача-3;

2) прийняти та розглянути позовні вимоги у новій редакції:

- визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 для товарів 30 класу МКТП; Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) здійснювати використання позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів ЗО класу МКТП, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та/або Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», які містять позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану;

- визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 на знак для товарів і послуг «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» повністю недійсним;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Звертаючись до суду з даним позовом (з урахуванням зміни предмету позову) позивачі зазначають, що відповідачем-1 та відповідачем-3 здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу морозива «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» (надалі - спірне позначення), яке складається зі словесного та зображувальних елементів:

- словесний елемент «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», розміщений у центральній частині етикетки на білому фоні, виконаний заголовними літерами, кирилицею, оригінальним видом шрифту, червоного кольору з абрисом букв білого кольору з чорним контуром.

- під словесним позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», у нижній частині етикетки розміщене стилізоване зображення листя та плодів дерева каштану, виконані зеленим, салатовим та коричневим кольорами.

Також, позивачі вважають державну реєстрацію спірного знаку такою, що здійснена з порушенням законодавства України, а тому відповідне свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 повинне бути визнано недійсним, оскільки позначення за вказаним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони.

Поміж іншого, позивачі вказують, що маркування упаковки морозива, виробництво якого здійснює відповідач-1 та відповідач-3, під позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» виконано із використанням об`єктів права інтелектуальної власності позивачів, а саме: із використанням знаку для товарів і послуг позивача-1 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та добре відомого знаку позивача-2 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 (суддя Мандриченко О.В., м. Київ, повний текст судового рішення складено 02.04.2021) позов задоволено повністю; визнано дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 для товарів 30 класу МКТП; Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» на знак для товарів та послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» здійснювати використання позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та/або Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», які містять позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану; визнано свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 на знак для товарів і послуг «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» повністю недійсним; зобов`язано Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судове рішення прийнято з посиланням на приписи ст.ст. 5, 6, 16, 19, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та мотивоване тим, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, а тому позовні вимоги про визнання свідоцтва України № 252740 від 10.01.2019 на знак для товарів і послуг «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» повністю недійсним підлягають задоволенню.

Також, місцевий господарський суд зазначив, що вимога про зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» є похідною від основної, а відтак, підлягає задоволенню.

Короткий зміст вимог апеляційних скаргг та узагальнення їх доводів

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19, Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження; поновити відповідачу-1 строк на подання доказів та долучити додаткові докази до матеріалів справи №910/16397/19, упакування товару торт «Київський торт», копію фіскального чеку №, копію листа НААУ №512/0/2-21 від 24.03.2021, витяг з реєстру атестованих судових експертів від 13.04.2021; скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 та прийняти нове судове рішення, яким у позовних вимог позивача-1 та позивача-2 відмовити повністю.

Також, не погоджуючись з рішенням Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19; поновити відповідачу-3 строк на подання доказів та долучити додаткові докази до матеріалів справи № 910/16397/19, а саме копія листа НААУ №443/0/2-21 від 15.03.2021; скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 та прийняти нове судове рішення, яким у позовних вимогах позивача-1 та позивача-2 відмовити повністю.

Апеляційні скарги обґрунтовані порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.

Узагальнені доводи та заперечення учасників справи

15.06.2021 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» надійшов відзив на апеляційні скарги, у відповідності до якого позивачі просять суд, зокрема, відмовити у задоволенні апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», а рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 - залишити без змін.

Інші учасники справи відзиву на апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» не надали, що у відповідності до ч. 3 ст. 263 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) не перешкоджає перегляду судового рішення першої інстанції в апеляційному порядку.

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» у справі №910/16397/19 передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Грека Б.М., Остапенка О.М.

Згідно з протоколом передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді доповідачу) (складу суду) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» передано колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М.,Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2021 у справі № 910/16397/19 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 задоволено; поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19; відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 у визначеному складі; апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 об`єднано в одне апеляційне провадження; призначити справу № 910/16397/19 до розгляду на 16.06.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 у справі №910/16397/19 оголошено перерву у даній справі до 23.06.2021; запропоновано уповноваженим представникам учасників у справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі до 23.06.2021, з доказами направлення іншим учасникам по справі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2021 у справі № 910/16397/19 оголошено у даній справі до 14.07.2021; запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення; витребувано у судового експерта Сопової Катерини Андріївни належним чином засвідчені: копію Договору на підставі якого експертом Соповою К.А. було зроблено висновок експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) щодо складання висновку експерта № 23- 06/20 від 19 червня 2020 року; копію платіжного доручення, яким було сплачено виконані роботи (надані послуги) щодо складання висновку експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; витребувано у Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» належним чином засвідчені: копію Договору на підставі якого експертом Соповою К.А. було зроблено висновок експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) щодо складання висновку експерта № 23- 06/20 від 19 червня 2020 року; копію Платіжного доручення, яким було сплачено виконані роботи (надані послуги) щодо складання висновку експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; витребувано у Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» належним чином засвідчені: копію Договору на підставі якого експертом Соповою К.А. було зроблено висновок експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) щодо складання висновку експерта №23-06/20 від 19 червня 2020 року; копію Платіжного доручення, яким було сплачено виконані роботи (надані послуги) щодо складання висновку експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» належним чином засвідчені: копію договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; копію платіжного доручення або інший платіжний документ, який підтверджує сплату послуг за проведення соціологічного опитування на замовлення між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс»; копію акту виконаних робіт, який складено в результаті виконання договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; викликано судового експерта Сопову Катерину Андріївну в судове засідання, яке призначене на 14.07.2021 з метою надання пояснень стосовно висновку експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про скасування заходів забезпечення позову; відмовлено у задоволенні клопотання про витребування у Ради адвокатів міста Києва документально підтверджену інформацію стосовно свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю Шум Олени Михайлівни, Білицького Пилипа Вікторовича, Картушина Дмитра Михайловича; витребувано в Дочірнього Підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен»: договір про надання правової (правничої) допомоги укладений між ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та адвокатом Лучкою І.Ю.; договір про надання правової (правничої) допомоги укладений між ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та адвокатом Шум О.М.; договір про надання правової (правничої) допомоги укладений між ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та адвокатом Білицьким П.В.; договір про надання правової (правничої) допомоги укладений між ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та адвокатом Картушиним Д.М.; долучено до матеріалів справи №910/16397/19 копію листа Ради адвокатів міста Києва №501 від 07.06.2021; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі до 13.07.2021, з доказами направлення іншим учасникам по справі; попереджено учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, можуть бути залишені без розгляду у відповідності до ч. 2 ст. 207 ГПК України; доведено до відома учасників судового процесу, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги у справі №910/16397/19.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2845/21 від 14.07.2021 у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/16397/19.

У відповідності до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.07.2021 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя: Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Верховець А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 у справі №910/16397/19 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді: Отрюха Б.В., суддів: Грека Б.М., Верховця А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 у справі №910/16397/19 оголошено перерву у даній справі до 09.09.2021; запропоновано уповноваженим представникам учасників у справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення; повторно витребувано у судового експерта Сопової Катерини Андріївни належним чином засвідчені: копію Договору на підставі якого експертом Соповою К.А. було зроблено висновок експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) щодо складання висновку експерта № 23- 06/20 від 19 червня 2020 року; копію Платіжного доручення, яким було сплачено виконані роботи (надані послуги) щодо складання висновку експерта № 23-06/20 від 19 червня 2020 року; повторно витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» належним чином засвідчену: копію договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та «Центр соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; копію платіжного доручення або інший платіжний документ, який підтверджує сплату послуг за проведення соціологічного опитування на замовлення між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс»; копію акту виконаних робіт, який складено в результаті виконання договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» надіслати на електронну адресу судового експерта Сопової Катерини Андріївни ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) письмові запитання які були поставлені в судовому засіданні 14.07.2021; зобов`язано судового експерта Сопову Катерину Андріївну надати письмові пояснення на поставлені в судовому засіданні 14.07.2021 представником ТОВ «Хладопром» запитання; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі за п`ять днів до засідання, а саме до 05.09.2021 року включно, з доказами направлення іншим учасникам по справі; попереджено учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, можуть бути залишені без розгляду у відповідності до ч. 2 ст. 207 ГПК України; попереджено учасників по справі №910/16397/19 про наслідки, передбачені статтями 131-135 та 246 ГПК України, за невиконання вимог ухвали суду; доведено до відома учасників судового процесу, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16397/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі № 910/16397/19 оголошено перерву у даній справі до 13.10.2021; задоволено клопотання представника Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про виклик у судове засідання судового експерта Андрєєву Альону Вікторівну з метою надання пояснень стосовно Висновку експерта №01-03/2020 від 31.03.2020; зобов`язано судового експерта Андрєєву Альону Вікторівну надати письмові пояснення стосовно Висновку експерта №01-03/2020 від 31.03.2020 та відповіді на наступні питання:

- чому та на підставі чого Ви досліджували перелік товарів 30 класу МКТП «морозиво, вироби з морозива», які не відповідають Свідоцтву України №252740 від 10.01.2019?

- Чи маєте Ви відповідне свідоцтво на проведення товарознавчої та лінгвістичної експертизи?

- Для яких товарів та послуг зареєстровано Свідоцтво України №252740 від 10.01.2019 року, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» () та Свідоцтво України №70068 від 15.12.2006, власником якого є Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» ()? Чиє дані товари та послуги спорідненими? Якщо ні, то чому?

- Чи можете Ви надати докази того, що за системою Similarity товар «торти» не є спорідненими з товарами «морозиво, вироби для морозива»?

- За якою методикою однією з ознак для визначення спорідненості товарів є умови зберігання та транспортування товарів?

- Чи описує прикметник «Київський» ознаки іменника «торт» чи іменника «Хрещатик» у словосполученні «Хрещатик Київський торт»?

- Чи врахували Ви при проведенні дослідження, що комбінований знак «Київський торт», визнаний добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ()?

- Чи досліджували Ви питання щодо відтворення або імітації добре відомого в Україні знаку «Київський торт» або його суттєвої частини, як це передбачено методичними рекомендаціями?

- Чи можна включати до складу знаків для товарів і послуг, знаки, що належать іншим особам?

- Чи містять матеріали справи відомості, що позначення «Київський торт» слугує як видове позначення? На якій підставі Ви зробили такий Висновок?

- Чи було припинено дію Свідоцтва України №70068 від 15.12.2006 на знак «Київський торт» через перетворення його у загальновживане або видове позначення?

Викликано судового експерта Андрєєву Альону Вікторівну в судове засідання яке призначене на 13.10.2021 з метою надання пояснень стосовно Висновку експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020; запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі ознайомитися з матеріалами справи №910/16397/19 та надати чіткі, вмотивовані пояснення по справі та щодо можливості призначення в даній справі судової експертизи; повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» належним чином засвідчені: копію договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; копію платіжного доручення або інший платіжний документ, який підтверджує сплату послуг за проведення соціологічного опитування на замовлення між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс»; копію акту виконаних робіт, який складено в результаті виконання договору між адвокатом Лучкою І.Ю. та Центром соціальних технологій «Соціополіс» на підставі якого Центром соціальних технологій «Соціополіс» проведено соціологічне опитування на замовлення адвоката Лучки І.Ю.; задоволено клопотання ТОВ «Хладопром» про долучення доказів до матеріалів справи №910/16397/19, копії листа Харківського управління поліції №2 Головного управління національної поліції в Харківській області №3847/119-67 від 23.06.2021; запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс», ознайомитися з матеріалами справи № 910/16397/19 та надати чіткі, вмотивовані пояснення по справі; встановлено учасникам справи строк для подачі всіх заяв, клопотань, пояснень в письмовій формі до 08.10.2021, з доказами направлення іншим учасникам по справі; попереджено учасників справи, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, можуть бути залишені без розгляду у відповідності до ч. 2 ст. 207 ГПК України; зобов`язано Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» забезпечити явку представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс», з метою дачі пояснень по справі №910/16397/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 у справі №910/16397/19 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зупинення провадження по справі №910/16397/19 (повний текст ухвали суду складено та підписано - 20.10.2021).

Також, іншою ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 у справі №910/16397/19 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про скасування заходу забезпечення позову (повний текст ухвали суду складено та підписано - 20.10.2021).

Крім того, іншою ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 у справі №910/16397/19, зокрема, призначено у справі № 910/16397/19 експертизу (об`єктів) у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/16397/19 до одержання судом висновку судової експертизи (повний текст ухвали суду складено та підписано - 20.10.2021).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021 у справі № 910/16397/19 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про поновлення провадження по справі №910/16397/19; поновлено апеляційне провадження у даній справі; розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про заміну сторони виконавчого провадження по справі №910/16397/19 та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зустрічне забезпечення позову по справі № 910/16397/19 призначено на 27.10.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021 у справі № 910/16397/19 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про виправлення описки по справі №910/16397/19; виправлено описку в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі № 910/16397/19.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/5385/21 від 26.10.2021 у зв`язку з прийняттям рішення Вищої ради правосуддя від 26.10.2021 про звільнення судді Верховця А.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/16397/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.10.2021 для розгляду справи №910/16397/19 сформовано судову колегію у складі головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/16397/19 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/16397/19 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 910/16397/19 та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зустрічне забезпечення позову по справі № 910/16397/19 на 04.11.2021.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/5492/21 від 28.10.2021 у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/16397/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2021 для розгляду справи №910/16397/19 сформовано судову колегію у складі головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2021 у справі № 910/16397/19 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Сотніков С.В.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/5568/21 від 02.11.2021 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/16397/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.11.2021 для розгляду справи №910/16397/19 сформовано судову колегію у складі головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2021 у справі № 910/16397/19 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2021 у справі № 910/16397/19 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 910/16397/19 та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зустрічне забезпечення позову по справі №910/16397/19 на 22.11.2021.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/5844/21 від 15.11.2021 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/16397/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2021 для розгляду справи №910/16397/19 сформовано судову колегію у складі головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.11.2021 у справі № 910/16397/19 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.11.2021 у справі № 910/16397/19 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про призначення проведення судового засідання по справі №910/16397/19 в режимі відеоконференції задоволено; зазначено, що судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 910/16397/19 та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зустрічне забезпечення позову по справі № 910/16397/19 в режимі відеоконференції відбудеться 22.11.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 у справі № 910/16397/19 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» щодо залишення клопотання про зустрічне забезпечення позову по справі № 910/16397/19 без розгляду; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про зустрічне забезпечення позову по справі № 910/16397/19 залишено без розгляду; відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про заміну сторони виконавчого провадження по справі №910/16397/19; заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» про забезпечення доказів по справі № 910/16397/19 залишено без розгляду; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» долучення доказів до матеріалів справи № 910/16397/19 залишено без розгляду; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/16397/19 до закінчення проведення експертизи (об`єктів) у сфері інтелектуальної власності та повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду; матеріали справи № 910/16397/19 направлено Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

19.10.2022 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16397/19 разом з висновком Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 209/21 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.09.2022, у відповідності до якого судовий експерт дійшов до наступних висновків:

- товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019, не є такими самими та не є спорідненими з товарами щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України №70068 від 15.12.2006;

- товари 30 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019, не є такими самими та не є спорідненими з товарами знаку «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ();

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є тотожним і не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є тотожним та не є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (). Щодо товару «торти»;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ();

- позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» () та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (), не є тотожним або схожим зі знаком «Київський торт» за Свідоцтвом України №70068 від 15.12.2006 та визнаним добре відомим в України знаком Київський торт» (комбін.) настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати або ввести в оману щодо особі, яка виробляє товар - Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ().

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.10.2022 у справі № 910/16397/19 поновлено провадження у даній справі; розгляд апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 призначено на 30.11.2022; запропоновано учасникам справи, завчасно, а саме до 23.11.2022 надати письмові пояснення щодо висновку Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 209/21 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.09.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 у справі № 910/16397/19, поміж іншого, задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та клопотання Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» і Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про заміну відповідача-4 по справі №910/16397/19; замінено відповідача-4 у справі № 910/16397/19 його процесуальним правонаступником, а саме, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний ) на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний ); відкладено розгляд апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 на 18.01.2023; запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення щодо клопотання Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» і Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про витребування доказів та клопотання позивачів про приєднання доказів до матеріалів справи.

Явка представників сторін

18.01.2023 у судове засідання з`явилися представники Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром».

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» у судове засідання 18.01.2023 не з`явилися; про час, місце та дату судового засідання повідомлялися завчасно та належним чином; про причини нез`явлення суд не повідомили, крім відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Нормами ст. 120 ГПК України передбачено можливість повідомлення сторін про призначення справи до розгляду та про дату, час і місце проведення судового засідання чи проведення відповідної процесуальної дії шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти та з використанням засобів мобільного зв`язку.

Слід зазначити, що копія ухвали Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 у справі № 910/16397/19 була надіслана судом апеляційної інстанції на електрону адресу учасників справи, що підтверджується роздруківкою електронного листування.

При цьому колегія суддів робить акцент на тому, що відповідно до приписів частин 6 та 7 статті 6 ГПК України: «Адвокати, реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку».

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків, має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі «Смірнова проти України»).

Розумність строків розгляду справи повинна визначатися з огляду на конкретні обставини справи з урахуванням критеріїв, сформованих у практиці Суду, зокрема складності справи, поведінки сторін та відповідних державних органів (рішення Європейського суду з прав людини від 29.05.2008 «Якименко проти України»; рішення Європейського суду з прав людини від 21.12.2006 «Мороз та інші проти України» та інші).

Таким чином, враховуючи наявність у матеріалах справи доказів повідомлення учасників справи про час, місце та дату судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду апеляційних скарг по суті за участю представників Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром».

Заяви/клопотання заявлені учасниками справи

17.01.2023 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» надійшла заява про відкладення судового засідання по справі № 910/16397/19.

Вищевказана заява обґрунтована тим, що представник відповідача-1 немає можливості з`явитися у судове засідання 18.01.2023 о 15:00 у зв`язку з тим, що контактував з особою у якої складено позитивний тест на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Розглянувши вищевказану заяву відповідача-1, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про її відхилення, з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених ч. 2 ст. 202 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Разом з тим, всупереч ст.ст. 76, 77 ГПК України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром» не надано належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у заяві обставин, а також щодо неможливості направити іншого представника відповідача-1 в судове засідання, яке призначене на 18.01.2023, оскільки останнього про час, місце та дату судового засідання було попереджено заздалегідь, а отже, було достатньо часу для того, щоб забезпечити явку уповноважених представників у судове засідання саме 18.01.2023.

Судом також врахований висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду від 04.09.2018 у справі № 915/593/17, згідно з яким, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні, а неявка у судове засідання однієї із сторін, належним чином повідомленої про час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи у судовому засіданні.

Також, у судовому засіданні 18.01.2023 головуючим суддею (суддею-доповідачем) на обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання позивачів про витребування доказів.

Представники Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у судовому засіданні 18.01.2023 підтримали клопотання про витребування доказів та просили його задовольнити.

18.01.2023 у судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» заперечував проти задоволення клопотання позивачів про витребування доказів та просив відмовити у його задоволенні.

Головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовому засіданні 18.01.2023 на обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання позивачів про приєднання доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 18.01.2023 представники Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» підтримали клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи та просили його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» у судовому засіданні 18.01.2023 заперечував проти задоволення клопотання позивачів про приєднання доказів до матеріалів справи та просив відмовити у його задоволенні.

За наслідками розгляду вищевказаних клопотань позивачів, суд постановив ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 у справі № 910/16397/19, якою залишено без розгляду клопотання Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» від 22.11.2022 про витребування доказів; задоволено клопотання Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» від 22.11.2022 про приєднання доказів до матеріалів справи.

Крім того, головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовому засіданні 18.01.2023 на обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про долучення додаткових доказів до матеріалів справи № 910/16397/19 (заявлене у апеляційній скарзі), клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» про долучення додаткових доказів до матеріалів справи № 910/16397/19 (заявлене у апеляційній скарзі), клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 1/08 від 08.07.2021 про долучення доказів, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» від 13.07.2021 про зловживання процесуальними правами та застосування заходів процесуального примусу, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/05 від 05.10.2021 про невиконання вимог ч. 4 ст. 61 ГПК України по справі № 910/16397/19, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 2/05 від 05.10.2021 про зобов`язання надати інформацію по справі № 910/16397/19, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/11 від 11.10.2021 про витребування матеріалів заявки №по справі № 910/16397/19, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/12 від 12.10.2021 про повідомлення важливої інформації та долучення доказів до матеріалів справи № 910/16397/19, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про повідомлення важливої інформації та долучення доказів до матеріалів справи № 910/16397/19 (подане до суду 26.10.2021).

У судовому засіданні 18.01.2023 представники Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» заперечували проти задоволення клопотання відповідачів та просили відмовити у їх задоволенні.

18.01.2023 у судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» підтримав усі клопотання відповідачів та просив їх задовольнити, а також заперечував проти всіх клопотань позивачів та просив відмовити у їх задоволенні.

За наслідками розгляду вищевказаних заяв та клопотань учасників справи, судом постановлено ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 у справі № 910/16397/19, якою відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про долучення додаткових доказів до матеріалів справи №910/16397/19 (заявлене у апеляційній скарзі); відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» про долучення додаткових доказів до матеріалів справи №910/16397/19 (заявлене у апеляційній скарзі); відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 1/08 від 08.07.2021 про долучення доказів; відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» від 13.07.2021 про зловживання процесуальними правами та застосування заходів процесуального примусу; відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/05 від 05.10.2021 про невиконання вимог ч. 4 ст. 61 ГПК України по справі №910/16397/19; відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 2/05 від 05.10.2021 про зобов`язання надати інформацію по справі №910/16397/19; залишено без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/11 від 11.10.2021 про витребування матеріалів заявки №по справі №910/16397/19; залишено без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» № 3/12 від 12.10.2021 про повідомлення важливої інформації та долучення доказів до матеріалів справи №910/16397/19; залишено без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про повідомлення важливої інформації та долучення доказів до матеріалів справи №910/16397/19 (подане до суду 26.10.2021).

Також, 11.06.2021 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» надійшло клопотання про постановлення окремої ухвали у справі № 910/16397/19.

На обґрунтування вищевказаного клопотання, відповідач-1 зазначає, зокрема, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 свідомо порушували ст.ст. 358, 400-1 Кримінального кодексу України та своїми діями вводили суд та інших учасників справи в оману.

З огляду на викладене, Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» просить, зокрема, постановити окрему ухвалу про встановлення правопорушення норм кримінального законодавства ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , дії яких порушують ст.ст. 358, 400-1 Кримінального кодексу України; надіслати до Національної поліції окрему ухвалу стосовно порушення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про постановлення окремої ухвали у справі № 910/16397/19, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про відмову у його задоволенні, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 246 ГПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків (в тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором. Суд може постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця та направити її органам, до повноважень яких входить притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність у діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання. Окрему ухвалу може бути постановлено судом першої інстанції, судами апеляційної чи касаційної інстанцій. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

Як вже зазначалось вище, до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» надійшло клопотання про постановлення окремої ухвали у справі № 910/16397/19.

У вищевказаному клопотанні відповідач-1 посилається на лист Ради адвокатів міста Києва № 501 від 07.06.2021, як на підставу для постановлення окремої ухвали щодо правопорушення норм кримінального законодавства.

Однак, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити, що у даному випадку лист Ради адвокатів міста Києва № 501 від 07.06.2021 є відповіддю на адвокатський запит та не може мати вирішального значення для розгляду справи по суті і не являється беззаперечною обставиною для висновку про порушення вимог кримінального законодавства.

Так, відповідно до частини першої статті 58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Статтею 6 та частиною першою статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокатом може бути фізична особа, яка зокрема склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з приписами статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Аналіз вказаних законодавчих норм свідчить, що статус адвоката підтверджується посвідченням адвоката України та свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю. Тоді як відомості до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Стаття 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає порядок припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Доказів того, що вказане свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю визнане у передбаченому законом порядку недійсним або є скасованим, матеріали справи не містять.

Також відсутні докази щодо припинення права ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на заняття адвокатською діяльністю у порядку, передбаченому законом.

Крім того, заявником не надано доказів того, що рішення Ради адвокатів, на підставі яких видавалися свідоцтва ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на зайняття адвокатською діяльністю є скасованими чи визнано недійсними.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про постановлення окремої ухвали у справі № 910/16397/19.

Поміж іншого, 28.08.2021 через управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» надійшла заява про постановлення окремої ухвали по справі № 910/16397/19, у відповідності до якої відповідач-1 просить суд, постановити окрему ухвалу про встановлення правопорушення норм кримінального законодавства Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен», дії якого порушують ст. 384 Кримінального кодексу України; надіслати до Національної поліції окрему ухвалу стосовно порушення Приватним акціонерним товариством «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ст. 384 Кримінального кодексу України з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Вищевказана заява обґрунтована тим, що Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» надало Харківському районному управлінню поліції № 2 Головного управління національної поліції в Харківській області листи за вих. № 06/215 від 06.05.2021 та за вих. № 06/252 від 06.05.2021, якими підтвердило факт не укладання договорів про надання правової (правничої) допомоги з адвокатами Лучкою І.Ю., Шум О.М. та Картушиним Д.М., водночас позивачем-2 долучено до матеріалів справи № 910/16397/19 копії зазначених вище договорів.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про постановлення окремої ухвали по справі № 910/16397/19, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про відмову у її задоволенні, з наступних підстав.

В силу ст. 246 ГПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків (в тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором. Суд може постановити окрему ухвалу щодо державного виконавця, іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця та направити її органам, до повноважень яких входить притягнення вказаних осіб до дисциплінарної відповідальності, або органу досудового розслідування, якщо суд дійде висновку про наявність у діях (бездіяльності) таких осіб ознак кримінального правопорушення. Суд постановляє окрему ухвалу щодо свідка, експерта чи перекладача у разі виявлення під час розгляду справи відповідно неправдивих показань, неправдивого висновку експерта чи неправильного перекладу, підробки доказів та направляє її прокурору чи органу досудового розслідування. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання. Окрему ухвалу може бути постановлено судом першої інстанції, судами апеляційної чи касаційної інстанцій. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

За змістом ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи наведене, у даному випадку, саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» має займати активну позицію у доведенні відповідними доказами своїх доводів зазначених у заяві про постановлення окремої ухвали по справі № 910/16397/19, однак, відповідачем-1 не надано жодних доказів на обгрунтування вищевказаної заяви.

При цьому, судом апеляційної інстанції встановлено, що у матеріалах справи № 910/16397/19 відсутні листи Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» до Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Харківській області за вих. № 06/215 від 06.05.2021 та за вих. № 06/252 від 06.05.2021.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду не вбачає підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про постановлення окремої ухвали по справі № 910/16397/19.

Позиції учасників справи

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» у судовому засіданні 18.01.2023 підтримав вимоги апеляційних скарг та просив їх задовольнити, а рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/16397/19 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким у позовних вимог позивача-1 та позивача-2 відмовити повністю.

У судовому засіданні 18.03.2023 представники Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» заперечували проти доводів апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» з підстав викладених у відзиві на апеляційні скарги та просили залишити їх без задоволення, а оскаржуване рішення суду - без змін.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції

З матеріалів справи вбачається, що Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» є власником зареєстрованих об`єктів права інтелектуальної власності, серед яких: словесний знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 з пріоритетом від 29.03.2005, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти»; комбінований знак за свідоцтвом України № 11191 з пріоритетом від 28.09.1994, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти»; комбінований знак за свідоцтвом України № 80829 з пріоритетом від 07.06.2006, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти». Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 знак для товарів та послуг «Київський торт» було визнано добре відомим в Україні станом на 24.08.1991 відносно товарів 30 класу МКТП: «торти» у відношенні особи позивача-2.

Використання Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «Рошен» добре відомого знаку «Київський торт» здійснюється на підставі ліцензійного договору № 2017-06/01 від 04.10.2017, укладеного з Приватним акціонерним товариством «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Відповідно до умов даного договору позивачем-2 було надано позивачу-1 виключну ліцензію на право використання добре відомого в Україні знаку «Київський торт, зобр.».

Також 02.10.2017 між Дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватним акціонерним товариством «Київська кондитерська фабрика «Рошен» укладено ліцензійний договір про надання дозволу на використання знаків для товарів і послуг. Відповідно до умов даного договору позивачем-1 було надано позивачу-2 виключну ліцензію на право використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 11191, № 70068, № 80829.

Як вже зазначалось, у позовній заяві (з урахуванням зміни предмету позову) позивачі посилаються на те, що відповідачем-1 та відповідачем-3 здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу морозива «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», яке складається зі словесного та зображувальних елементів:

- словесний елемент «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», розміщений у центральній частині етикетки на білому фоні, виконаний заголовними літерами, кирилицею, оригінальним видом шрифту, червоного кольору з абрисом букв білого кольору з чорним контуром.

- під словесним позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», у нижній частині етикетки розміщене стилізоване зображення листя та плодів дерева каштану, виконані зеленим, салатовим та коричневим кольорами.

Слід зазначити, що Товариство обмеженою відповідальністю «Хладопром» є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 (подання заявки - 02.11.2017) (надалі - спірний знак) для наступних товарів 30 класу МКТП: морозиво; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою гартування від -18°С до -30°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою транспортування та зберігання не вище -14°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією консервації з застосуванням мінусової температури до -30°С.

Спірний знак є словесним позначенням, яке складається з трьох слів «ХРЕЩАТИК», «КИЇВСЬКИЙ» та «ТОРТ», виконаних кирилицею, друкованими заголовними літерами, де кожне слово розташоване з нового рядка з вирівнюванням по центру.

Позивачі вважають державну реєстрацію спірного знаку такою, що здійснена з порушенням законодавства України, а тому відповідне свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 повинне бути визнано недійсним, оскільки позначення за вказаним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони.

З матеріалів справи вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» укладено ліцензійний договір № 3/9-19 від 01.02.2019 на право використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме спірного знаку за свідоцтвом України № 252740.

На переконання позивачів, маркування упаковки морозива, виробництво якого здійснює відповідач-1 та відповідач-3, під позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», виконано із використанням об`єктів права інтелектуальної власності позивачів, а саме: із використанням знаку для товарів і послуг позивача-1 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та добре відомого знаку позивача-2 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови та оцінка аргументів учасників справи

В силу ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивачів та відповідача-3, обговоривши доводи апеляційних скарг, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини даної господарської справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права при прийнятті судового рішення, дійшла висновку про задоволення апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», виходячи з наступних підстав.

За змістом п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При цьому, слід зазначити, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Отже, при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки.

У відповідності до п.п. 4.3.2.4,- 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності № 116 від 28.07.1995 (надалі - Правила), словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція) та Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

В силу п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції: «Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Як вже зазначалося, спірний знак отримав правову охорону для наступних товарів 30 класу МКТП: «морозиво; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою гартування від -18°С до -30°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою транспортування та зберігання не вище -14°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією консервації з застосуванням мінусової температури до -30°С».

Водночас, знак «Київський торт, зобр.» був визнаний добре відомим для товарів 30 класу МКТП: «торти».

При цьому, правова охорона добре відомого знаку поширюється також на товари і послуги, однорідні та неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Частина 4 ст. 25 Закону встановлює: «З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, правова охорона добре відомого знаку у разі існуючої можливості порушення прав такого знака поширюється і на неконкуруючі товари (неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим).

Відтак, правова охорона добре відомого знаку «Київський торт, зобр.» позивача-2 поширюється і на класи товарів та послуг, за якими реєстрація такого знаку не здійснювалася.

Як вже зазначалося вище, за приписом абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил визначено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Так, на підтвердження позовних вимог позивачами долучено до матеріалів справи, зокрема:

- звіт Центру соціальних технологій «Соціополіс» за результатами соціологічного опитування «Оцінка споживачами ступеню схожості торговельних марок «київський торт» і «хрещатик київський торт» та ступеню схожості упаковок продукції, на які нанесені вказані торговельні марки».

- висновок експерта № 23-06/20 від 19.06.2020, складений експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта було поставлено наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 схожим зі знаком за свідоцтвом України № 70068 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»?;

- чи є позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробниками якого є ТОВ «Хладопром» і ТОВ «ФМ «Хладопром», схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та визнаним добре відомим в Україні знаком «Київський торт» (комбін.) настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»?

Висновком експерта № 23-06/20 від 19.06.2020 встановлено наступне:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим зі знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим з добре відомим в Україні знаком « КИЇВСЬКИЙ ТОРТ » (комбін.) відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

- позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару - морозиво, виробниками якого є ТОВ «Хладопром» і ТОВ «ФМ «Хладопром», є схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні, настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме ДП «Кондитерська корпорація «Pошен» ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

В свою чергу, відповідач-1, заперечуючи проти позовних вимог по суті посилався, зокрема, на те, що спірний знак за свідоцтвом України № 252740 не зареєстрований для товару 30 класу МКТП - «торти», а тому ТОВ «ХЛАДОПРОМ» не порушує права позивачів, оскільки не використовує позначення «КИЇІВСЬКИЙ ТОРТ» за Свідоцтвом № 70068 та добре відомий знак «Київський торт, зобр.» для товару «торти».

На підтвердження своїх заперечень відповідачем-1 в якості доказів, зокрема, було долучено до матеріалів справи:

- висновок за результатами опитування щодо визначення рівня відомості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та визначення рівня схожості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», складеного ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон»;

- висновок експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020, складений експертом Андрєєвой А.В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта було поставлені наступні питання:

- чи є товари 30 класу МКТП «торти», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 спорідненими (однорідними) з товарами 30 класу МКТП «морозиво, вироби з морозива», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП -»торти» настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» схожим з позначенням «Київський торт, зобр», яке визнано добре відомим в Україні по відношенню до товару 30 класу МКТП - «торти» відповідно до рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 таким, шо може ввести в оману щодо товару?;

- чи є знак для товарів і послуг свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, що може ввести в оману щодо особи?

Висновком експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020 встановлено наступне:

- товари 30 класу МКТП «торти», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006, не є спорідненими (однорідними) з товарами 30 класу МКТП «морозиво, вироби з морозива», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП - «торти» настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» не є схожим з позначенням «Київський торт, зобр.», яке визнано добре відомим в Україні по відношенню до товару 30 класу МКТП - «торти» відповідно до рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017 настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо товару;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо особи.

Отже, у матеріалах справи наявні два експертних висновки, а саме: №1-03/2020 від 31.03.2020 та № 23-06/20 від 19.06.2020, разом з тим, зазначені висновки експертів за своїм змістом протилежні та суперечать один одному.

Враховуючи те, що вказані вище експертизи об`єктів інтелектуальної власності взаємосуперечливі, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про призначення у справі експертизи (об`єктів) у сфері інтелектуальної власності.

Так, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 у справі № 910/16397/19, зокрема, призначено у даній справі експертизу (об`єктів) у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України). На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, такими самими або спорідненими з товарами щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006?;

- чи є товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, такими самими або спорідненими з товарами знаку «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ()?;

- чи є знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 тотожним або схожим, настільки, що їх можна сплутати зі знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ()?;

- чи є знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ()?;

- чи є позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробниками якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» () та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (), тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 та визнаним добре відомим в України знаком «Київський торт» (комбін.) настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ()?

Матеріали справи № 910/16397/19 направлено Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 26, офіс 501).

19.10.2022 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16397/19 разом з висновком Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 209/21 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.09.2022, у відповідності до якого судовий експерт дійшов до наступних висновків:

- товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019, не є такими самими та не є спорідненими з товарами щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України №70068 від 15.12.2006;

- товари 30 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019, не є такими самими та не є спорідненими з товарами знаку «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ();

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є тотожним і не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» за Свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є тотожним та не є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (). Щодо товару «торти»;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за Свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ();

- позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» () та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (), не є тотожним або схожим зі знаком «Київський торт» за Свідоцтвом України №70068 від 15.12.2006 та визнаним добре відомим в України знаком Київський торт» (комбін.) настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати або ввести в оману щодо особі, яка виробляє товар - Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ().

Крім того, як зазначалось вище, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 у справі № 910/16397/19, зокрема, задоволено клопотання Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» від 22.11.2022 про приєднання доказів до матеріалів справи.

Відтак, позивачами надано, а судом апеляційної інстанції долучено до матеріалів справи, зокрема, висновок експертів № 001-СІВ/22, складений за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2022, згідно з яким судові експерти дійшли до наступних висновків:

- товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, є спорідненими з товарами щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Київський торт» за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006;

- товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, є спорідненими з товарами знаку «Київський торт», визнаним добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» () станом на 24.08.1991;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 є схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт», за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 є схожим, настільки що його можна сплутати зі знаком «Київський торт» визнаним добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ( станом на 24.08.1991;

- знак для товарів і послуг «Хрещатик Київський торт» за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ();

- позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» () та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (), є схожим зі знаком для товарів і послуг «Київський торт» за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 та визнаним добре відомим в Україні знаком «Київський торт» настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар - Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» () та Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ().

В силу ст. 98 ГПК України:

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Таким чином, в матеріалах справи наявні висновки експертів № 23-06/20 від 19.06.2020, № 01-03/2020 від 31.03.2020, № 209/21 від 15.09.2022 та № 001-СІВ/22 від 29.07.2022, які в силу положень ГПК України підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Як зазначалось вище, на підтвердження свої правової позиції позивачами до місцевого господарського суду надано висновок експерта № 23-06/20 від 19.06.2020, а відповідачем-1 подано висновок експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020.

При цьому, оскільки висновки вказаних експертиз були взаємосуперечливими, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребували спеціальних знань, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 у справі №910/16397/19, зокрема, призначено у даній справі експертизу (об`єктів) у сфері інтелектуальної власності.

Відтак, призначаючи судову експертизу, колегією суддів було надано оцінку висновкам експертів № 23-06/20 від 19.06.2020 та № 01-03/2020 від 31.03.2020 та визначено їх як таких, що викликають сумніви у їх правильності, а отже, зазначені висновки експертів не можуть братися до уваги при прийнятті рішення по суті позовних вимог та підлягають відхиленню.

Суд апеляційної інстанції, проаналізувавши висновок експерта № 209/21 від 15.09.2022, який складено кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог законодавства, вважає його повним, вичерпним, обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи.

Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на обґрунтованість висновку, судом не встановлено.

Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 209/21 від 15.09.2022 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Щодо наданого позивачами в суді апеляційної інстанції висновку експертів № 001-СІВ/22 від 29.07.2022 проведеного в межах кримінального провадження №0003831 від 05.11.2021, то даний висновок викликає обґрунтовані сумніви щодо повноти дослідження, оскільки складений без врахування всієї доказової бази у справі № 910/16397/19.

Так, з вищевказаного висновку експертизи вбачається, що для її виконання експертній установі було надано лише постанову про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності на 3 арк., витяг з ЄРДР на 1 арк. та матеріали кримінального провадження №0003831 від 05.11.2021 на 260 арк., в той час як на момент призначення такої експертизи (січень 2022 року) матеріали господарської справи № 910/16397/19 налічували 12 (дванадцять) томів.

Таким чином, колегія суддів відхиляє висновок експертів № 001-СІВ/22 від 29.07.2022 у якості належного доказу по справі.

Крім того, як вже зазначалось, матеріали даної справи містять висновок за результатами опитування щодо визначення рівня відомості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та визначення рівня схожості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», складеного ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон».

З вищевказаного висновку вбачається, що:

- за результатами опитування, найбільша кількість опитуваних, а саме 82%, відповіла, що купує товар «морозиво» постійно; 10% - часто, особливо у літній період; 5 % - інколи. Тільки 3% респондентів не купує даний товар;

- результати опитування споживачів показали, що 73% опитаних купують товар кондитерський виріб «торти» постійно, 18% - часто, 8% - інколи та 1% респондентів вказав, що не купує торти;

- більшість респондентів (96%) вказала, що група компаній «Рошен» виробляє саме кондитерські вироби (торти, цукерки); такий товар як «печиво» зазначили 3% респондентів; 1% опитаних вказав товар «морозиво»;

- за результатами дослідження встановлено, що 98% опитаних зазначили «ні, мені не відомо», що група компаній «Рошен» виробляє товар «морозиво», 1% респондентів не визначився щодо такої інформації. При цьому, тільки 1% опитаних цільової аудиторії відомо, що група компаній «Рошен» виробляє такий товар;

- найбільш розповсюдженим товаром виробництва компанії «ХЛАДОПРОМ» є саме товар «морозиво» (таку відповідь обрала більшість респондентів - 84%);

- більшість представників досліджуваної цільової аудиторії (96%) вважає що, компанія «ХЛАДОПРОМ» не виробляє кондитерський виріб «торти»;

- більшість респондентів (95%) вказала, що їм відоме морозиво, марковане торгівельною маркою «ХРЕЩАТИК»;

- згідно з результатами опитування, найбільша кількість опитаних, а саме 84%, знає, що виробником товару під ТМ «ХРЕШАТИК» є компанія «ХЛАДОПРОМ», та 85% респондентів вказали, що власником ТМ «ХРЕШАТИК» є компанія «ХЛАДОПРОМ».

- результати опитування споживачів показали, що ТМ «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» найбільшою мірою у споживачів асоціюється із морозивом, а саме у 86% опитаних;

- більшість опитаних (79%) купували морозиво, марковане ТМ «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», за останні 6 місяців;

- згідно з результатами дослідження, 88% опитаних вказали, що їм подобається морозиво «ХРЕЩАТИК»;

- більшість опитаних (85%) вказала, що власником торговельної марки «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» є компанія «ХЛАДОПРОМ»;

- згідно з результатами опитування, найбільша кількість опитаних, а саме 94%, вказала, що TM «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» використовується для кондитерського виробу «торти»;

- більшість респондентів (83%) вказала, що власником TM «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та виробником тортів (вказали 82% опитаних), під цією ТМ є «Рошен»;

- найбільша кількість опитаних (84%) вважає, що упакування «ХРЕШАТИК» використовується для морозива;

- за результатами дослідження встановлено, більшість респондентів (93%) вважає, що ТМ «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» використовуються для різних товарів, а саме: торт «морозиво» та «торти»;

- більшість опитаних, а саме 92%, вважає, що упакування «ХРЕЩАТИК» не схоже з упакуванням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ»;

- переважна більшість представників досліджуваної цільової аудиторії, а саме 93%, які купують такі товари, як: кондитерський виріб «торти» та «морозиво», зазначила, що не може сплутати дані товари, бо вважає їх різними;

- більшість респондентів (97%) зазначила, що бере до уваги відомості, зазначені на етикетці товарів, та 1% опитаних відповів, що зрідка, але звертає увагу. 1% респондентів не визначився із відповіддю на дане питання та 1% не звертає увагу на інформацію, яка міститься на етикетці товарів.

- згідно з результатами опитування, найбільша кількість респондентів, а саме 95%, відповіла, що не бачила, щоб товар - кондитерський виріб «торти» та товар «морозиво» реалізовувалися в одному відділі торговельних мереж; 3% опитаних зазначили, що не пам`ятають. Тільки 2% респондентів серед цільової аудиторії вказали, що бачили реалізацію таких товарів в одному відділі торговельних мереж.

Отже, зазначене опитування додатково підтверджує доводи відповідачів-1,-3, а також висновок експерта № 209/21 від 15.09.2022 та, відповідно, спростовує посилання позивачів.

У відповідності до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, в тому числі, результати судової експертизи № 209/21 від 15.09.2022 і опитування, яке складене ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон», колегія суддів дійшла висновку про недоведеність заявлених позовних вимог і як наслідок про відмову у їх задоволенні, оскільки використання відповідачами-1,-3 у своїй господарській діяльності спірного знаку за свідоцтвом України № 252740 жодним чином не порушує права позивачів.

Відтак, заперечення позивачів не спростовують доводів наведених у апеляційних скаргах та в цілому зводяться до заперечення фактичних обставин справи і невірного тлумачення норм законодавства.

Також, колегія суддів зазначає, що враховуючи положення частини 1 статті 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 N475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів №2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 №3477-IV (3477-15) «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

З приводу висвітлення всіх заперечень проти апеляційних скарг колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини, який у рішенні в справі «Серявін та інші проти України» вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України»).

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційних скарг

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Пунктом 2 частини 1 статті 275 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Частиною 1 статті 277 ГПК України визначено, що підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є, зокрема, неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

З огляду на викладене, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку, що доводи, викладені скаржниками у апеляційних скаргах, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи в апеляційному порядку, у зв`язку з чим оскаржене рішення суду підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Розподіл судових витрат

Судовий збір за подачу апеляційних скарг, у відповідності до ст. 129 ГПК України, покладається судом на позивачів.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 267-271, 273, 275, 277, 280, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/16397/19 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

3. Стягнути з Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (03039, місто Київ, проспект Науки, 1, корпус 1, ідентифікаційний ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (61099, м. Харків, вул. Хабарова, буд.1, ідентифікаційний ) судові витрати за подання апеляційної скарги в розмірі 28 815 (двадцять вісім тисяч вісімсот п`ятнадцять) грн 00 коп.

4. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (03039, місто Київ, проспект Науки, 1, корпус 1, ідентифікаційний ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» (61099, м. Харків, вул. Хабарова, буд.1, ідентифікаційний ) судові витрати за подання апеляційної скарги в розмірі 28 815 (двадцять вісім тисяч вісімсот п`ятнадцять) грн 00 коп.

5. Видачу наказів доручити Господарському суду міста Києва.

6. Справу № 910/16397/19 повернути до Господарського суду міста Києва.

7. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 286-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано - 31.01.2023.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко