ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. ОдесаСправа № 916/2865/22
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Богатиря К.В.

суддів: Поліщук Л.В., Таран С.В.

секретар судового засідання Арустамян К.А.

за участю представників сторін:

Від ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) адвокат Снітко А.С.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" адвокат Коваль А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко"

на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви, суддя суду першої інстанції Щавинська Ю.М., м. Одеса, повний текст ухвали складено та підписано 28.10.2022

по справі №916/2865/22

за заявою (вх.№4-54/22 від 26.10.2022) ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко"

про забезпечення позову до подачі позовної заяви

ВСТАНОВИВ:

Описова частина.

26.10.2022 ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про забезпечення позову відносно особи Товариства з обмеженою відповіда льністю "Дистреко", яка може отримати статус учасника справи відповідача, згідно якої просила суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дистреко".

Короткий зміст оскаржуваної ухвали суду першої інстанції.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 28.10.2022 заяву ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про забезпечення позову задоволено; с.

Задовольняючи заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції виходив з того, що здійснення митного оформлення та переміщення товарів через митний кордон України може призвести до безконтрольного розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передачі права власності на спірний товар іншим особам, які не беруть участі в даному судовому процесі, що в свою чергу може істотно ускладнити ефективний захист або поновлення порушених, на думку заявника, прав/інтересів, за захистом яких він має намір звернутися до суду. Зазначені обставини можуть призвести до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову, в зв`язку із наявністю нових власників спірного товару, а також можуть зумовити необхідність звернення позивача з іншим позовом для захисту його порушених прав.

Аргументи учасників справи.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги та узагальнення її доводів.

До Південно-західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22.

Апелянт вказав, що позначенням «Naturalis», розміщене на товарах, є окремою зареєстрованою торговельною маркою, відповідно до роздруківки відомостей з міжнародної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності Madrid Monitor щодо міжнародної реєстрації знаків № 927822. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко» має повне законне право на використання торговельної марки «Naturalis» на території України на підставі укладеного ліцензійного договору від 01 квітня 2022 року з власником міжнародної реєстрації № 927822 від 05.01.2007, а саме, з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ».

З огляду на дані обставини, апелянт зазначає, що Господарський суд Одеської області помилково встановив, що товари, марковані позначенням «Naturalis», є такими, що порушують права інтелектуальної власності ДЕСОККО ЛІМІТЕД або є контрафактними, оскільки не з`ясував обставин, що мають значення для справи, а саме, те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко» має повне законне право на використання власної торговельної марки, яка зареєстрована щодо товарів «сокова продукція (соки, нектари)» на території України, в тому числі, право на імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товарів, маркованих цією торговельною маркою.

Апелянт вказує, що закон не надає власнику свідоцтва право забороняти використання позначення, яке є зареєстрованою торговельною маркою, а відтак у ДЕСОККО ЛІМІТЕД відсутнє порушене право інтелектуальної власності (право забороняти використання зареєстрованої торговельної марку, яке належить третім особам), ефективний захист якого мало забезпечити заходи забезпечення позову.

Окрім того, апелянт вказав, що висновок експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ не містить інформації про те, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, що є прямим порушенням приписів частини 5 статті 101 ГПК України і підтверджує неналежність та недопустимість даного висновку як доказу у справі, що не давало суду першої інстанції жодних законних підстав посилатись на даний висновок в ухвалі від 28.10.2022.

Апелянт наполягає на тому, що ухвала від 28.10.2022 постановлена внаслідок недоведеності обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими та порушенням норм процесуального права.

Керуючись викладеним вище, апелянт просить ухвалу Господарського суду Одеської області від 28 жовтня 2022 року у справі № 916/2865/22 скасувати повністю і постановити нову ухвалу, якою заяву ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про забезпечення позову залишити без задоволення.

Короткий зміст письмових пояснень наданих апелянтом.

29.12.2022 до Південно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" надійшли письмові пояснення щодо апеляційної скарги.

Апелянт вказав, що висновок експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ є неналежним та недостовірним доказом та не мав бути прийнятий судом до уваги. Адже у висновку не міститься інформації про те, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, що є прямим порушенням приписів частини 5 статті 101 ГПК України. Окрім того, апелянт зазначив, що при підготовці даного висновку не досліджено та не встановлено, що позначенням «Naturalis», розміщене на товарах, є окремою належним чином зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 927822 від 05 січня 2007 року, і яка законно використовується Відповідачем на підставі ліцензійного договору від 01 квітня 2022 року та має повну правову охорону на території України з 05 січня 2007 року у відповідності до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянтом був наданий висновок судового експерта у сфері інтелектуальної власності Жила Б.В. № 239 від 28 листопада 2022 року. Відповідно до даного висновку позначення Naturalis, що нанесено на упаковку нектару мультифруктового з м`якоттю, пастеризованого TM «Naturalis», на упаковку нектару яблучного, освітленого, пастеризованого TM «Naturalis», виробник - ТОВ «Орхей-Віт», Республіка Молдова, імпортер в Україну - ТОВ «Дистреко», які придбані в універсамі «ТАВРІЯ В» (ТОВ «ТАВРІЯ-В») за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, 23, в кількості 1 одиниці кожної упаковки (загалом 2 упаковки), є саме використанням торговельної марки «Naturalis» за міжнародною реєстрацією № 927822 від 05 січня 2007 року і, відповідно, не є використанням належної Позивачу торговельної «Natura» за свідоцтвом України № 99608 від 25 листопада 2008 року. Зважаючи на наведені вище обставини, Господарським судом Одеської області було невірно зроблено висновок про ймовірне порушення права інтелектуальної власності та, як наслідок, про адекватність та ефективність заходу забезпечення позову у вигляді заборони митного оформлення товарів, оскільки Відповідач правомірно використовує саме власну торговельну марку.

Відповідач також вказав, що вважає заборону Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням «Naturalis», отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дистреко" незаконною і з тієї підстави, що в ній не зазначається найменування роду товарів, притаманні їм ознаки, (в тому числі, за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних товарів, предметів - номер партії тощо, а також невизначеності кола зацікавлених осіб, наявності та належності, у яких можуть перебувати такі товари.

Апелянт також вважає, що застосування такого заходу забезпечення позову як заборона митного оформлення товарів прямо перешкоджатиме господарській діяльності учасників правовідносин, зокрема апелянта, оскільки необгрунтовано обмежує його можливість здійснювати на території України продаж товарів, маркованих окремо зареєстрованою торговельною маркою Naturalis оскільки прямо перешкоджає його законному праву дозволяти, або забороняти використання власної торговельної марки, та ряду інших осіб (наприклад, торговельні мережі), що на підставі укладених договорів мали легітимні очікування отримати відповідний товар, маркований ТМ Naturalis.

05.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" надійшли письмові пояснення щодо апеляційної скарги.

Окрім викладених вище доводів, апелянт послався на те, що 28 грудня 2022 року міжнародну реєстрацію торговельної марки «Naturalis» від 05.01.2007 № 927822 було також зареєстровано у митному реєстрі об`єктів прав інтелектуальної власності (номер у реєстрі: 829), які охороняються відповідно дj закону, саме для таких товарів як: «сік яблучний, який не містить доданого цукру Соковий напій». Даною реєстрацію було фактично підтверджено, власне, дійсність міжнародної реєстрації торговельної марки №927822, належність майнових прав на позначення «Naturalis» саме Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ», надано додаткову охорону такому позначенню шляхом застосування митними органами заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру, а також прямо встановлено можливість ідентифікації відповідних товарів із нанесеним позначенням «Naturalis» Митними органами.

09.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" надійшли письмові пояснення щодо апеляційної скарги.

Апелянт знову вказав, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко» має повне законне право на використання окремої торговельної марки «Naturalis», яка зареєстрована щодо товарів «сокова продукція (соки, нектари)» на території України, в тому числі, право на імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товарів, маркованих цією торговельною маркою і відповідно, має право на митне оформлення товарів «Naturalis», маркованих даним знаком, що не було враховано судом першої інстанції при постановленні ухвали про забезпечення позову.

23.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду надійшли письмові пояснення апелянта на відзив на апеляційну скаргу.

Апелянт зазначив, що він категорично не погоджується із наведеними ДЕСОККО ЛІМІТЕД у відзиві доводами, вважає їх формальними, декларативними та необгрунтованими; такими, що не підтверджені жодними доказами та спростовуються доводами і доказами, що викладені у апеляційній скарзі, а також такими, що суперечать чинному законодавству та наявній судовій практиці Верховного Суду у аналогічній категорії справи.

Окрім того, 23.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли тези виступу у судових дебатах, в яких було продубльовано всі вищезазначені доводи.

Короткий зміст відзиву на апеляційну скаргу.

09.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від ДЕСОККО ЛІМІТЕД надійшов відзив на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022.

Позивач вказав, що подані апелянтом разом з апеляційною скаргою та письмовими поясненнями від 26.12.2022, 30.12.2022 копії документів в якості доказів, не засвідчені належним чином, тому не можуть прийматися судом до розгляду.

Позивач також звертає увагу суду на те, що письмові пояснення апелянта від 26.12.2022 та від 30.12.2022 фактично є доповненнями до апеляційної скарги, які були подані з порушенням передбаченого законом строку для їх подання. Відтак, ДЕСОККО ЛІМІТЕД вважає, що, керуючись вимогами закону, у прийнятті до розгляду таких письмових пояснень Апелянта та доданих до них документів в якості доказів має бути відмовлено.

Позивач зазначає, що твердження Апелянта про те, що ТОВ «ДИСТРЕКО» використовує позначення «NATURALIS», що є торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 928722 від 05.01.2007, на підставі Ліцензійного договору від 01.04.2022 р. із ТОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (Молдова), є необгрунтованим, адже на його думку у такому Ліцензійному договорі відсутня одна з істотних умов, а саме ціна Договору. Тому такий договір вважається неукладеним.

Позивач також вказує, що в даному випадку в предмет доказування входять не обставини, які стосуються використання Апелянтом торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 928722 від 05.01.2007, а обставини, які підтверджують чи спростовують неправомірність використання Апелянтом позначення, яке є схожим до ступеню змішування із ТМ ДЕСОККО ЛІМІТЕД, а отже, порушують законні права на більш ранню реєстрацію торговельної марки ДЕСОККО ЛІМІТЕД, тому посилання апелянта на наявність у нього прав на використання позначення «NATURALIS» як торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 928722 від 05.01.2007 не повинні прийматися до уваги судом.

Окрім того, позивач зазначив, що висновок експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Гриньчак В.М. від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ є належним письмовим доказом у даній справі.

Позивач також вказує, що схожість торговельних марок «NATURALIS» та «NATURA» підтверджується також позицією ТОВ «ОРХЕЙ-ВІТ» (власника торговельної марки «NATURALIS»), виходячи, зокрема, із рішення Григоріопольського суду Республіки Молдова від 21.12.2015.

Позивач також вказав, що посилання Апелянта на відсутність в ухвалі суду відомостей про найменування рядів товарів, стосовно яких застосовано забезпечення позову, притаманні їм ознаки, які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних товарів, є неприйнятним, адже Апелянт не надав жодного доказу, що серед заборонених до імпорту товарів під позначенням «NATURALIS» є товари, які не є соковою продукцією, тотожною із соковою продукцією ДЕСОККО ЛІМІТЕД під торговельною маркою «NATURA».

Керуючись викладеним вище, позивач просить в задоволенні апеляційної скарги ТОВ «ДИСТРЕКО» на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 р. у справі № 916/2865/22 відмовити, а ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 р. у справі № 916/2865/22 залишити без змін.

25.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від ДЕСОККО ЛІМІТЕД надійшли заперечення на письмові пояснення ТОВ «ДИСТРЕКО».

У даних запереченнях було зазначено, що ТОВ «ДИСТРЕКО» не подало до суду разом із апеляційною скаргою ані оригіналу, ані належним чином засвідчених копій документів в якості письмових доказів. Відтак неналежним чином засвідчені копії документів не можуть бути доказами у справі, а усі письмові докази, подані ТОВ «ДИСТРЕКО» до суду апеляційної інстанції після подачі апеляційної скарги, є такими, що подані із порушенням строку для їх подання.

Окрім того, викладені ТОВ «ДИСТРЕКО» у поясненнях, додаткових поясненнях нові доводи не можна вважати поясненнями до тих доводів, які викладені в апеляційній скарзі. Вони є абсолютно новими по відношенню до апеляційної скарги, а тому є доповненнями до неї.

ДЕСОККО ЛІМІТЕД також зазначило, що ТОВ «ДИСТРЕКО» не мало жодних перешкод у поданні Додаткової угоди № 1 до Ліцензійного договору разом із апеляційною скаргою, проте цього не зробило. А тому має нести всі несприятливі наслідки своєї бездіяльності.

Керуючись викладеним вище, ДЕСОККО ЛІМІТЕД просить в задоволенні апеляційної скарги ТОВ «ДИСТРЕКО» на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 у справі № 916/2865/22 відмовити, а ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 у справі № 916/2865/22 залишити без змін.

Рух справи у суді апеляційної інстанції.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №916/2865/22 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Богатир К.В., судді Поліщук Л.В., Таран С.В., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.11.2022.

На момент надходження апеляційної скарги, матеріали справи №916/2865/22 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду не надходили.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 21.09.2022 відкладено вирішення питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22 до надходження матеріалів справи на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду; доручено Господарському суду Одеської області невідкладно надіслати матеріали справи №916/2865/22 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду.

До Південно-західного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №916/2865/22.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 14.12.2022 поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Дистреко" строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 по справі №916/2865/22; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22; встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, а також будь-яких заяв чи клопотань з процесуальних питань до 09.01.2023; призначено справу № 916/2865/22 до розгляду у розумний строк відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на 12 січня 2023 року о 11:00; встановлено, що засідання відбудеться у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 29, зал судових засідань № 7, 3-ій поверх; явка представників учасників справи не визнавалася обов`язковою; роз`яснено учасникам судового провадження їх право подавати до суду заяви про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами; роз`яснено учасникам судового провадження їх право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у тому числі із застосуванням власних технічних засобів.

12.01.2023 у судовому засіданні по справі №916/2865/22 було оголошено перерву до 23.01.2023 о 12:30.

23.01.2023 у судовому засіданні по справі №916/2865/22 було оголошено перерву до 25.01.2023 о 12:45 у зв`язку з необхідністю надання представнику ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) часу для ознайомлення з наданими письмовими поясненнями щодо відзиву на апеляційну скаргу.

25.01.2023 у судовому засіданні представник ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) заявив колегії суддів усний відвід.

25.01.2023 у судовому засіданні по справі №916/2865/22 було оголошено перерву до 26.01.2023 о 12:30 у зв`язку з необхідністю надання представнику ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) часу для викладення у письмовій формі мотивів заявленого 25.01.2023 відводу складу колегії суддів.

26.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду від ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) надійшла заява у письмовій формі про відвід колегії суддів у справі №916/2865/22, а саме судді Богатиря К.В., Таран С.В., Поліщук Л.В.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 26.01.2023 відмовлено у задоволенні заяви представника ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про відвід суддів Богатир К.В., Поліщук Л.В., Таран С.В. у справі №916/2865/22.

26.01.2023 у судовому засіданні прийняли участь представники ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) адвокат Снітко А.С. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" адвокат Коваль А.М.

25.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду надійшло клопотання ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про витребування доказів, а саме митних декларацій, за якими напій соковий негазований яблучно-малиновий, пастеризований ТМ «Naturalis», виробник ТОВ «Орхей-Віт», дата виробництва 17.12.2022 було імпортовано цим підприємством в Україну та первинні документи щодо передачі цього товару.

Дане клопотання було обгрунтовано тим, що надання даних документів підтверджуватиме необхідність збереження існуючого заходу забезпечення позову та встановлення контролю за його виконанням.

Розглянувши дане клопотання, колегія суддів його відхилила (ухвала в протокольній формі), з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У даному випадку ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) в своєму клопотанні про витребування доказів посилається на неналежне виконання апелянтом вимог ухвали про забезпечення позову та просить витребувати докази, які стосуються саме такого неналежного виконання ухвали. В той же час, питання виконання ухвали про забезпечення позову не є предметом доказування у даній справі, оскільки судом перевіряється оскаржувана ухвала на предмет наявності чи відсутності підстав для застосування заходів забезпечення позову.

25.01.2023 до Південно-західного апеляційного господарського суду надійшло клопотання ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) про призначення судової технічної експертизи Додаткової угоди №1 від 01.04.2022 до Ліцензійного договору від 01.04.2022. Дане клопотання обґрунтовано тим, що у ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) виникають сумніви щодо моменту укладення (підписання) даної Додаткової угоди.

Розглянувши дане клопотання, колегія суддів його відхилила (ухвала в протокольній формі), з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У даному випадку, сумніви щодо дати підписання Додаткової угоди №1 від 01.04.2022 до Ліцензійного договору від 01.04.2022 ґрунтуються виключення на припущеннях ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED), яке не є стороною такої додаткової угоди, припущення не підтверджуються жодними доказами, вирішення апеляційної скарги можливо без проведення вказаної судової експертизи, тому колегія суддів доходить до висновку, що відсутні підстави для призначення такої експертизи у справі.

Фактичні обставини, встановлені судом.

26.10.2022 ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про забезпечення позову відносно особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко", яка може отримати статус учасника справи відповідача, згідно якої просило суд вжити заходи забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дистреко".

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, заявник зазначав, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД є власником торговельної марки "NATURA" (Свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів та послуг № 99608 (дата публікації: 25.11.2008, бюл. № 22) для товарів класів 29 та 32 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою).

У квітні 2022 року заявник дізнався від СП "ВІТМАРК-Україна" ТОВ, єдиної особи якій було надано дозвіл на використання TM "NATURA", що в мережах супермаркетів "ТАВРІЯ В", "АРСЕН" та "АШАН" на території України продається сокова продукція (соки, нектари) під позначенням "NATURALIS", тобто вбачається використання третьою особою у комерційній діяльності позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою заявника. Виробником сокової продукції під TM "NATURALIS" є ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова). На упаковці цієї продукції зазначено, що імпортером є Товариство з обмеженою відповідальністю "ДИСТРЕКО".

На адвокатський запит ТОВ "ТАВРІЯ-В" повідомлено заявника, що постачальником продукції під торговельною маркою "NATURALIS" виробництва ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова), з яким у ТОВ "ТАВРІЯ-В" встановлено правовідносини на постачання продукції в торгівельну мережу "ТАВРІЯ В", є ТОВ "ДИСТРЕКО".

Згідно висновку експертного дослідження судового експерта Одеського науково- дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Гриньчак В.М. від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ позначення "NATURALIS", що нанесено на упаковку нектару мультифруктового з м`якоттю, пастеризованого TM "NATURALIS", та упаковку нектару яблучного, освітленого, пастеризованого TM "NATURALIS", виробник - ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ", Республіка Молдова, імпортер в Україну ТОВ "ДИСТРЕКО", які придбані в універсамі "ТАВРІЯ В" (ТОВ "ТАВРІЯ-В") за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, 23, в кількості 1 одиниці кожної упаковки (загалом 2 упаковки) схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 99608, права на яку належать ДЕСОККО ЛІМІТЕД (Кіпр).

Наведене за думкою заявника свідчить про те, що відповідач без дозволу заявника використовує на своїй соковій продукції позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою TM "NATURA" за свідоцтвом України № 99608, права на яку належать заявнику.

Також заявник вказав, що за позовом ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" в 2015-2016 роках судами Республіки Молдова вже визнавалася схожість до ступеня змішування TM "NATURA" та позначення "NATURALIS" і, як результат, було заборонено імпорт та реалізацію на території Республіки Молдова соків та нектарів під TM "NATURA", вироблених СП "ВІТМАРК-Україна" ТОВ. При цьому продаж в Республіці Молдова сокової продукції під TM "NATURA" було визначено як прояв недобросовісної конкуренції та порушення прав ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ".

Заявник вказав, що у ТОВ "ДИСТРЕКО" не має будь-яких перешкод щодо ввезення в Україну продукції під позначенням "NATURALIS", а обсяги ввезення та продажі тільки збільшуються (товар з`являється у більшій кількості торговельних мереж), у заявника є обґрунтовані підстави вважати, що за відсутності ухвали суду про забезпечення позову ТОВ "ДИСТРЕКО" буде продовжувати ввозити на митну територію України для подальшого продажу товари під позначенням "NATURALIS". Здійснення митного оформлення та переміщення товарів під позначенням "NATURALIS" через митний кордон України може призвести до безконтрольного розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передачі права власності на спірний товар іншим особам, які не беруть участі в даному судовому процесі, що може не лише ускладнити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення позовних вимог. Зазначені обставини призведуть до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову, в зв`язку із наявністю нових власників спірного товару, а також може зумовити необхідність звернення заявника з іншим позовом для захисту його порушених прав.

У підтвердження наявності у ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) права власності на торговельну марку "NATURA", права інтелектуальної власності на яку охороняються відповідно до свідоцтва України про реєстрацію знаку для товарів та послуг № 99608, та, в свою чергу, порушення ТОВ "Дистреко" прав інтелектуальної власності заявника, останнім надано суду:

- виписку з державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки №99608;

- адвокатський запит до ТОВ "Таврія-В" щодо надання інформації щодо постачальник продукції;

- лист ТОВ "Таврія-В", яким повідомлено, що постачальником продукції під торговими марками "NATURALIS" та "VITA" виробництва ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ" (Республіка Молдова), з яким у ТОВ "ТАВРІЯ-В" встановлено правовідносини на постачання продукції в торгівельну мережу "ТАВРИЯ В", є ТОВ "ДИСТРЕКО", ;

- висновок експертного дослідження № ЕД-19/116-22/14474-ІВ від 08.09.2022, яким встановлено, що позначення "NATURALIS", що нанесено на упаковку нектару мультифруктового з м`якоттю, пастеризованого TM "NATURALIS", та упаковку нектару яблучного, освітленого, пастеризованого TM "NATURALIS", виробник - ТОВ "ОРХЕЙ-ВІТ", Республіка Молдова, імпортер в Україну ТОВ «ДИСТРЕКО», які придбані в універсамі «ТАВРІЯ В» (ТОВ «ТАВРІЯ-В») за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, 23, в кількості 1 одиниці кожної упаковки (загалом 2 упаковки) схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 99608, права на яку належать ДЕСОККО ЛІМІТЕД (Кіпр);

- рішення судів Республіки Молдова.

З Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки №99608 вбачається, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД є власником торговельної марки "NATURA" (Свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів та послуг № 99608 (дата публікації: 25.11.2008, бюл. № 22) для товарів класів 29 та 32 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою).

Відповідно до відомостей з міжнародної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо міжнародної реєстрації знаків №927822 вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ», MD-2037, Республіка Молдова, є власником торговельної марки "NATURALIS".

Міжнародна реєстрація знаку № 927822 діє на території України у повному обсязі з 05.01.2007 щодо товарів:

« 29 - Консервовані фрукти та овочі.

32 - Фруктові напої та фруктові та овочеві соки, безалкогольні напої, що містять фрукти, нектари, натуральні фруктові соки без добавок, яблучні соки, виноградні соки, апельсинові соки, ананасові соки, грейпфрутові соки, вишневі соки, соки чорносливу, персикові соки, абрикосові соки, яблучний і чорносмородиновий соки, яблучний і вишневий соки, змішані фруктові соки, овочеві соки, томатні соки, морквяні соки, яблучний і морквяний соки».

В матеріалах справи міститься Ліцензійний договір на право використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією №927822 від 05.01.2007 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ» (Ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дистреко» (Ліцензіат). Даний Договір укладено 01.04.2022.

Відповідно до п. 1.1. Договору, на термін дії цього Договору, Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію на використання Торговельної марки «Naturalis» щодо всіх товарів 29 та 32 класів МКТП.

Мотивувальна частина.

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Частиною 2 ст. 269 ГПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Колегія суддів приймає до уваги лише доводи, викладені в апеляційній скарзі, нові доводи, які апелянт наводив в подальшому у своїх письмових поясненнях не приймаються колегією суддів до уваги.

Розглянувши матеріали господарської справи, доводи та вимоги апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду першої інстанції підлягає скасуванню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до приписів ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку;

6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту;

8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності;

9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;

10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 4 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою та подати докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

З цією метою обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів із врахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної заяви, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірність утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду. Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Таким чином, необхідною умовою вжиття заходів до забезпечення позову є наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди щодо виконання рішення суду. Безпосередньою метою вжиття заходів є саме забезпечення виконання рішення суду. Інститут забезпечення позову в господарському процесі існує виключно з метою забезпечення гарантії виконання майбутнього судового рішення.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Суд зазначає, що заява про забезпечення позову не може ґрунтуватися на припущеннях заявника. Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Отже, у кожному конкретному випадку розглядаючи заяву про забезпечення позову суду належить встановить наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди для виконання рішення суду у разі задоволення позову. При цьому обов`язок доказування наявності таких обставин покладається на заявника.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №381/4019/18 висловлено позицію про те, що необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову.

Водночас принцип змагальності, закріплений у статті 2 ГПК України, встановлює право відповідача заперечити проти наявності боргу з широкого кола підстав. При цьому відповідач має право розраховувати на те, що його господарська діяльність під час розгляду спору по суті не зазнаватиме з боку держави свавільного утиску, у тому числі, й шляхом безпідставного арешту грошових коштів у значному розмірі.

Наведена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 25.02.2019 у справі № 922/2673/18.

У даному випадку, з матеріалів справи вбачається, що ДЕСОККО ЛІМІТЕД є власником торговельної марки "NATURA" (Свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів та послуг № 99608 (дата публікації: 25.11.2008, бюл. № 22) для товарів класів 29 та 32 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою).

В той же час, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко» має право на використання торгівельної марки «Naturalis» на території України на підставі укладеного ліцензійного договору від 01 квітня 2022 року з власником міжнародної реєстрації № 927822 від 05.01.2007, а саме, з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ», МБ-2037, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Індустріальна, 40 (Молдова).

Наявність відповідного права у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ» підтверджується відомостями з міжнародної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо міжнародної реєстрації знаків №927822, переклад яких міститься у матеріалах справи. Колегія суддів не приймає до уваги посилання ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) на те, що апелянтом не було надано належним чином завірений переклад даних відомостей.

Разом з апеляційною скаргою було надано роздруківку відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки «NATURALIS» із перекладом на українську мову, завірений підписом перекладача, однак даний переклад на той час не був нотаріально засвідчений.

25.01.2023 апелянт надав до суду нотаріально завірений переклад відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки «NATURALIS», колегія суддів дослідила в оригіналі переклад, засвідчений нотаріусом, та встановила, що переклади (який був доданий до апеляційної скарги та який був засвідчений нотаріусом) є тотожними за своїм змістом, тому вони враховуються колегією суддів.

У даному випадку, колегія суддів не приймає до уваги посилання заявника про неукладеність Ліцензійного договору від 01.04.2022 у зв`язку з відсутністю ціни Договору, оскільки апелянтом було надано суду копію Додаткової угоди № 1 до Даного договору від 01.04.2022, в якій визначені питання ціни договору.

Посилання ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) на те, що апелянт надав суду копію Додаткової угоди № 1 від 01.04.2022 з пропуском строку на подання таких доказів, не приймається колегією суддів до уваги, адже ця Додаткова угода є невід`ємною частиною Ліцензійного договору, на який скаржник посилався в апеляційній скарзі і наявність цієї угоди лише підтверджує заявлені в апеляційній скарзі доводи. Відповідно до п. 4.1. Ліцензійного договору, всі фінансові питання (розміри, порядок розрахунків та строки виплат), що стосуються Торговельної марки, вирішуються сторонами Договору додатковими угодами між ними.

З огляду на викладені вище обставини, колегія суддів доходить до висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дистреко» має право на використання торговельної марки «NATURALIS», в тому числі на території України, на підставі укладеного ліцензійного договору від 01 квітня 2022 року з власником міжнародної реєстрації № 927822 від 05.01.2007, а саме, з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРХЕЙ-ВІТ», в тому числі, право на імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товарів, маркованих цією торговельною маркою і, відповідно, має право на митне оформлення товарів «Naturalis», маркованих даним знаком.

Окрім того, колегія суддів зазначає, що дане право на використання торговельної марки на території України у ТОВ «Дистреко» наявне до припинення дії ліцензійного договору чи встановлення у судовому порядку, що таке використання порушує права інших осіб, однак станом на теперішній час докази наявності таких обставин не були надані до суду.

Щодо наявного у матеріалах справи висновку експертного дослідження судового експерта Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08.09.2022 № ЕД-19/116-22/14474-ІВ, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

У даному висновку не міститься інформації про те, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, що є прямим порушенням приписів частини 5 статті 101 ГПК України, тому такий висновок не може бути врахований судом як висновок експерта у розумінні ГПК України.

У постанові Верховного Суду від 12 серпня 2021 року у справі № 911/3658/20 було зроблено наступні висновки:

« 8.18. Колегія суддів наголошує, що вирішуючи питання про забезпечення позову, господарський суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів, оскільки такі обмеження господарюючого суб`єкта можуть призвести до незворотних наслідків. Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

8.19. Водночас статтею 204 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що правомірність правочину презюмується.

8.20. Закріплена зазначеною статтею ЦК України презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема на підставі рішення суду, яке набрало законної сили; у разі неспростування презумпції правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а створені обов`язки підлягають виконанню.

8.21. Суд касаційної інстанції зазначає, що судом першої інстанції наведеним правовим положенням не було надано юридичного аналізу, в контексті спірних правовідносин, у той час, як у даному випадку необхідно було враховувати вказані норми в комплексі.

8.22. Забезпечуючи позов у цій справі, місцевий господарський суд не врахував того, що забороняючи відповідачам здійснювати господарську діяльність з виробництва та реалізації продукції, виготовленої з використанням торговельних марок та зупинення митного оформлення такої продукції фактично поставив під сумнів правомірність правочинів, які не є предметом судового розгляду та спонукав сторін цього договору до невиконання його умов.

8.23. З огляду на наведене вище, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку, що вирішуючи питання про забезпечення позову шляхом заборони здійснювати відповідачам реалізацію на території України продукції, виготовленої з використанням торговельних марок та зупинення митного оформлення такої продукції, суд першої інстанції не дотримався розумного балансу між необхідністю забезпечити можливе майбутнє виконання судового рішення та неприпустимістю блокування господарської діяльності відповідачів та третіх осіб з огляду на заявлені в позовній заяві вимоги, а також фактично застосував заходи тотожні задоволенню позовних вимог по суті, внаслідок чого правомірно відмовив позивачу в задоволенні заяви про забезпечення позову.»

Колегія суддів доходить до висновку, в даному випадку, застосування такого заходу забезпечення позову як заборона митного оформлення товарів може прямо перешкоджати господарській діяльності учасників правовідносин, зокрема апелянта, оскільки необгрунтовано обмежує його можливість ввозити на територію України та здійснювати продаж товарів, маркованих окремо зареєстрованою торговельною маркою «Naturalis».

Крім того, колегія суддів вважає заборону Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "Naturalis", отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дистреко" незаконною і з тієї підстави, що в ній не зазначається найменування роду товарів, притаманні їм ознаки, (в тому числі, за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних товарів, предметів - номер партії тощо. Адже право інтелектуальної власності ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) розповсюджується виключно на торговельну марку "NATURA" (Свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів та послуг № 99608 (дата публікації: 25.11.2008, бюл. № 22) для товарів класів 29 та 32 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації, зокрема фруктових напоїв і фруктових соків, нектару фруктового неалкогольного, овочевого соку (напою), соків фруктових, томатного соку (напою). На товери іншого класу право інтелектуальної власності ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) не розповсюджуються, тому неправомірно забороняти митне оформлення усіх товарів з позначенням «Naturalis».

З огляду на викладене вище, колегія суддів вважає, що при постановлені оскаржуваної ухвали, судом першої інстанції не було враховано наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дистреко» права на використання торгівельної марки «Naturalis» на території України, зроблено передчасний висновок про можливість виведення контрафактного товару у цивільний обіг, не було враховано те, що застосовані заходи забезпечення позову поширюються на невизначений перелік товарів та можуть перешкоджати здійсненню господарської діяльності апелянта.

У даному випадку, колегія суддів не вбачає підстав для забезпечення позову шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення товарів з позначенням "NATURALIS", отримувачем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дистреко", тому оскаржувана ухвала підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у забезпеченні позову за заявою ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) (вх.№4-54/22 від 26.10.2022)

Разом з апеляційною скаргою ТОВ "Дистреко" заявило вимогу про покладення на ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) судових витрат у розмірі 240732,00 грн. на надання правової допомоги та у розмірі 2481,00 грн. на сплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Щодо даної вимоги апелянта, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1, 3, 5 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Додаткове рішення або ухвала про відмову в прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.

За змістом частини 1 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Статтею 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено порядок розподілу судових витрат, а згідно з частиною 1 цієї норми судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Статтею 233 Господарського процесуального кодексу України визначено порядок ухвалення судових рішень і передбачено, що суди ухвалюють рішення, постанови іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

Відповідно до абзацу 2 частини 3 зазначеної норми суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.

Загальні положення щодо розгляду справи по суті наведено у параграфі 1 глави 6 розділу ІІІ Господарського процесуального кодексу України, зокрема у статті 194 передбачено, що завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що в апеляційному порядку переглядалась ухвала Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22, тобто, предметом апеляційного перегляду було проміжне рішення, яким у справі №916/2865/22 забезпечено позов.

Колегія суддів звертає увагу на те, що відшкодування витрат по сплаті судового збору здійснюється під час винесення судового рішення по суті, відтак суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що відшкодування витрат на оплату судового збору за розгляд апеляційної скарги на ухвалу про забезпечення позову не проводиться.

Виходячи із положень Господарського процесуального кодексу України, а саме, статті 233 ГПК України, згідно з якою обмежено можливість вирішення питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні інакше, ніж саме після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що розподіл судових витрат ТОВ "Дистреко" у розмірі 240732,00 грн. на надання правової допомоги та у розмірі 2481,00 грн. на сплату судового збору має бути здійснено після вирішення спору по суті.

Окрім того, зміст статей 221, 244 Господарського процесуального кодексу України також свідчить про наявність правових підстав для ухвалення додаткового рішення у справі, зокрема про судові витрати саме після ухвалення судового рішення по суті позовних вимог (після розгляду по суті) якщо: 1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати (частина 1 статті 244 цього Кодексу).

Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31 жовтня 2019 року у справі №914/201/19.

Отже, колегія суддів вважає, що ТОВ «Дистреко» передчасно заявило вимоги про покладення на ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) судових витрат у розмірі 240732,00 грн. на надання правової допомоги та у розмірі 2481,00 грн. на сплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Висновки суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 277 ГПК України, підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є:

1) нез`ясування обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими;

3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи;

4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

У даному випадку, суд першої інстанції не з`ясував обставини, що мають значення для справи, висновки викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають дійсним обставинам справи, у зв`язку з чим було прийнято необґрунтоване рішення про забезпечення позову, таким чином апеляційна скарга підлягає задоволенню, оскаржувана ухвала скасуванню з прийняття нового рішення про відмову у забезпеченні позову до подачі позовної заяви.

Керуючись статтями 269-271, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистреко" на ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22 задовольнити.

Ухвалу Господарського суду Одеської області від 28.10.2022 про забезпечення позову до подачі позовної заяви по справі №916/2865/22 - скасувати.

Прийняти нове рішення.

Відмовити у забезпеченні позову за заявою ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) (вх.№4-54/22 від 26.10.2022).

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 287 ГПК України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати касаційну скаргу, зокрема, на ухвалу суду першої інстанції про забезпечення позову.

Повний текст постанови складено та підписано 01.02.2023.

Головуючий К.В. Богатир

Судді: Л.В. Поліщук

С.В. Таран