ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2023 р. Справа№ 910/2897/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Коробенка Г.П.

суддів: Кравчука Г.А.

Козир Т.П.

за участю секретаря судового засідання - Огірко А.О.

за участю представника(-ів): згідно з протоколом судового засідання від 26.01.2023

розглянувши матеріали апеляційної скарги Антимонопольного Комітету України

на ухвалу Господарського суду міста Києва

від 11.08.2022

у справі №910/2897/22 (суддя Котков О.В.)

за позовом Приватного підприємства "Дивоцвіт"

до Антимонопольного комітету України

про визнання недійсним та скасування рішення

УСТАНОВИВ:

04 квітня 2022 року до Господарського суду міста Києва від Приватного підприємства "Дивоцвіт" (позивач) надійшла позовна заява до Антимонопольного комітету України (відповідач) про визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2022 у справі № 910/2897/22 призначено судову експертизу об`єктів з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експертів поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Metylan», 601263 - «Metylan» настільки, що їх можна сплутати?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 1 на стор. 4 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 2 на стор. 5 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 3 на стор. 6 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 4 на стор. 7 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 5 на стор. 9 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 6 на стор. 10 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що з метою вирішення спору, що стосується в тому числі законності та обґрунтованості рішення Антимопольного комітету України № 716 від 23.12.2021 необхідно визначити, встановити та первірити обставини схожості або несхожості оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» та упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум» з метою надання оцінки спірному рішенню Антимонопольного комітету України на предмет у тому числі повноти встановлення обставин справи та відповідності висновків обставинам справи.

Не погоджуючись з даною ухвалою, Антимонопольний Комітет України звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.08.2022 та направити справу на новий розгляд.

Апеляційна скарга мотивована наступним. На думку Антимонопольного комітету України ним вчинено всі дії відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» для встановлення обставин справи, а саме: здійснення опитування та дослідження інших доказів у справі № 127-26.4/114-21, проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності та дослідження зовнішнього вигляду упаковок клею «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» та упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум». Отже, на думку, апелянта матеріали справи містять достатньо доказів для встановлення всіх обставин справи, тому призначення експертизи у справі не має вирішального значення для справи.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2022 апеляційну скаргу у справі № 910/2897/22 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Коробенко Г.П., судді: Кравчук Г.А., Козир Т.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 витребувано матеріали справи з суду першої інстанції та відкладено вирішення питання щодо подальшого руху справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.12.2022 після усунення недоліків апеляційної скарги відкрито апеляційне провадження у справі №910/2897/22 та призначено до розгляду в судовому засіданні на 26.01.2023.

На адресу суду від представника позивача - Приватного підприємства "Дивоцвіт" надійшов відзив на апеляційну скаргу відповідача, в якому він не погоджується з доводами апеляційної скарги та просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду без змін. При цьому позивач звертає увагу суду на те, що в матеріалах справи містяться два експертні висновки, предметом дослідження яких є об`єкти права інтелектуальної власності, а саме експертне дослідження від 22.03.2021 № 20/03-2021 судових експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. (яке взято за основу Антимонопольним комітетом України) і експертне дослідження № 04-01/2022 від 23.02.22 проведене судовим експертом Андрєєвою А.В. (яка містить протилежні висновки ніж у інших експертів), а отже на думку позивача суд зробив вірний висновок щодо призначення експертизи у справі.

У судове засідання 26.01.2023 з`явилися представники позивача та відповідача, які надали суду пояснення по суті апеляційної скарги. Представник відповідача підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, ухвалу суду скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. Представник позивача заперечив проти задоволення апеляційної скарги відповідача та просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін.

Суд, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, пояснення сторін, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм процесуального права при прийнятті оскаржуваної ухвали, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі) (ч. 3 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Згідно з п.п. 5.1, 5.2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Рішенням від 23.12.2021 року № 716-р «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу», яке є предметом оскарження у справі, Антимонопольним комітетом України визнано, що Приватне підприємство «Дивоцвіт» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», без його дозволу (згоди), яке Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» раніше за Приватне підприємство «Дивоцвіт» почало використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (п. 1 резолютивної частини рішення); зобов`язано Приватне підприємство «Дивоцвіт» у двомісячний строк із дня одержання цього рішення припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlаn Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», без його дозволу (згоди), яке Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» раніше за Приватне підприємство «Дивоцвіт» почало використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». За зазначене порушення на Приватне підприємство «Дивоцвіт» накладено штраф у розмірі 1 658 116,00 грн.

Підставою для прийняття оскаржуваного рішення стали докази, на підставі яких відповідачем встановлено, що оформлення упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» (виробництва Позивача) схоже на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» (виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (п. 122 рішення). Цей висновок було зроблено на підставі аналізу даних соціологічного опитування 302 респондентів та висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 року № 20/03-2021.

ПП «Дивоцвіт», не погоджуючись з рішенням Антимонопольного комітету, звернулося до судового експерта Андрєєвої Альони Вікторівни для проведення дослідження, за результатами якого було складено висновок від 23 лютого 2022 року, в якому зазначено про несхожість упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» (виробництва Позивача) на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» (виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Також у матеріалах справи присутній висновок № 15092 від 21.02.2022 року, складеного за результатами проведення товарознавчої експертизи, судовими експертами ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», у якому досліджувались технічні характеристики та елементи зовнішнього оформлення клею для шпалер «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», та «MetaFix Універсал Спеціал».

Таким чином, в матеріалах справи наявний висновок № 20/03-2021 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений 22.03.2021 року судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., висновок експерта № 04-01/2022 від 23.02.2022 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Андрєєвою А.В. та висновок експерта № 15092 товарознавчої експертизи від 21.02.2022 року, складений ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», які за своїм змістом та результатом експертного дослідження різняться та протирічять один одному.

Задовольняючи клопотання позивача про призначення експертизи, суд першої інстанції виходив з того, що для повного та вичерпного з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, щодо встановлення обставин схожості оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», які використовує позивач, з оформленням упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум», які, за визначенням Антимонопольного комітету України, представлені на території України ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, з огляду на наявність у матеріалах справи висновків судових експертів, які є взаємо суперечливими, необхідно призначити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, з чим колегія суддів повністю погоджується, адже для з`ясування обставин справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадках призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження по справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини 1 статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі це тимчасове і повне припинення всіх процесуальних дій у справі, зумовлене настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху судового процесу. Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, визначеним п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу.

Колегія суддів вважає, що з урахуванням вищевикладеного, приписів ч.1 ст.99, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, суд першої інстанції правомірно та обґрунтовано зупинив провадження у справі на час проведення експертизи.

Твердження позивача про допущені судом першої інстанції порушення норм процесуального права при призначенні експертизи не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, а застосування місцевим господарським судом норм процесуального права відповідає встановленим обставинам справи, що свідчить про відсутність підстав для скасування або зміни оскаржуваної ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки доводи, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків місцевого господарського суду, апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Судові витрати за подання апеляційної скарги покладаються на скаржника у відповідності до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 129, 267-270, 273, 275-276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Антимопольного комітету України залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.08.2022 у справі №910/2897/22 залишити без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подачу апеляційної скарги покласти на Антимопольний комітет України.

Матеріали справи № 910/2897/22 повернути Господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 06.02.2023.

Головуючий суддя Г.П. Коробенко

Судді Г.А. Кравчук

Т.П. Козир