АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м. ОдесаСправа № 916/55/22
Південно-західного апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Аленіна О.Ю.

суддів: Богатиря К.В., Філінюка І.Г.

секретар судового засідання: Герасименко Ю.С.

За участю представників учасників справи:

від позивача - ФОП Візна О.М. особисто та адвокат Щербакова О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета

на рішення Господарського суду Одеської області від 05.09.2022

по справі №916/55/22

за позовом Фізичної особи-підприємця Візної Олени Миколаївни

до відповідача 1: Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета

до відповідача 2: Фізичної особи-підприємця Ерсан Мерт Айше

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ

У січні 2022 Фізична особа-підприємець Візна Олена Миколаївна звернулася до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Мерт Хікмет, Фізичної особи-підприємця Ерсан Мерт Айше.

Позовні вимоги ФОП Візної О.М. направлені на захист прав інтелектуальної власності шляхом заборони відповідачам використовувати всіма способами, передбаченими ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для товарів та послуг 23 і 35 класів МКТП, включаючи пряжу, а також споріднених із ними товарів і послуг, у тому числі, як складову будь-якого зображення або позначення, слово "ІНФОРМАЦІЯ_6", а також зобов`язання припинити порушення прав Позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020 та на комерційне найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6", шляхом вилучення з цивільного обігу і знищення етикеток товару з нанесеним на них позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_6" та рекламних матеріалів, видалення оголошень про продаж пряжі з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" з веб-сайтів та соціальних мереж.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що використовує словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" у якості власного комерційного найменування на підставі ст.ст. 489, 490 Цивільного кодексу України та ст. 159 Господарського кодексу України, ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., починаючи ще з 23.11.2009.

До того ж, Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 27.04.2020, а також Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 від 27.04.2022.

Однак, за твердженням позивача, відповідачі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, у соціальних мережах Instagram та Facebook, а також у торговому приміщенні на Промисловому ринку " 7-кілометр" у м. Одеса продають пряжу для в`язання ручного та машинного виробництва під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_6". При цьому відповідачі умисно використовують позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" на своєму сайті та на етикетках пряжі у вигляді шрифтового оформлення, варіанти якого незначно відрізняються один від одного та від шрифту торговельної марки позивача. До того ж в описі оголошень на сайті відповідача-1, як і на сайті позивача, використовується словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" без будь-якого додаткового графічного позначення.

Позивач стверджує, що не надавала жодному з відповідачів право використовувати належні їй комерційне найменування та/або торговельну марку.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.09.2022 по справі №916/55/22 позов Фізичної особи-підприємця Візної Олени Миколаївни до Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета та Фізичної особи-підприємця Ерсан Мерт Айше задоволено повністю, а також стягнуто з відповідачів на користь позивача понесенні останнім судові витрати.

В мотивах оскаржуваного рішення суд першої інстанції зазначив, що оцінивши наявні у матеріалах справи висновки експертів в сукупності з іншими доказами у справі, приймає як належний та допустимий доказ висновок судової експертизи №136-02/22 від 02.02.2022, складений за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, визнає його обґрунтованими та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи і містить більш змістовні відповіді і висновки щодо схожості словесних та комбінованих позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосованих у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10, а також нанесених на упаковку пряжі у вигляді етикетки, настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020.

Водночас судом першої інстанції не прийнято висновки №3195 від 02.02.2022 та №3152 від 28.09.2021, як належні та допустимі докази, оскільки, не вважає, що висновки викладені у них є змістовними та обґрунтованими.

Оцінюючи хронологію та первинність використання позначення/словесного елементу ІНФОРМАЦІЯ_6 в призмі стандарту вірогідності доказів, місцевий господарський суд дійшов висновку, що подані ФОП Візною О.М. докази на підтвердження використання нею у своїй діяльності першою за часом є більш вірогідними, ніж подані докази відповідачем.

За твердженням суду першої інстанції, оскільки позивач та відповідачі здійснюють торгівлю однорідними товарами (пряжею для в`язання змінного складу) на одних і тих же ринках, використання ними обома позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" для ідентифікації власної комерційної діяльності, які за висновками суду є схожими настільки, що їх можна сплутати, фактично призводить до сплутування споживачів.

Разом з цим, враховуючи відсутність в матеріалах справи доказів міжнародної реєстрації знаку за свідоцтвом Туреччини № , суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність на території України правової охорони на знак за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 та, водночас, про необхідність забезпечення правового захисту інтелектуальної власності позивача.

За таких обставин, враховуючи встановлення судом схожості позначень "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосованих у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8, а також нанесених на упаковку пряжі у вигляді етикетки, настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 27.04.2020, обставин використання кожною із сторін у своїй господарський діяльності словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", а також відповідність закону та ефективність обраного способу захисту, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Щодо заявлених позивачем до стягнення судових витрат, суд першої інстанції зазначив, що загальна сума судових витрат, які ФОП Візна О.М. понесла в зв`язку із розглядом справи, становить 111685,00 грн. При цьому, витрат на оплату послуг Центру компетенції адресного простору мережі Інтернет - 13 056 грн; послуг із проведення пошуку в Асоціації Товарної Нумерації "GS1 Україна" - 600 грн, з проведення судової експертизи у сумі 35 000 грн є такими, що підтверджені належними доказами та підлягають відшкодуванню за рахунок відповідачів.

Щодо витрат, пов`язаних з викликом експерта у сумі 2 500 грн, суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви в цій частині, оскільки обов`язок експерта з`явитися до суду на його виклик витікає не з умов договору на проведення експертизи, а є його безпосереднім обов`язком, що витікає з положень чинного законодавства. До того ж, суду не надано доказів, що підтверджують понесення експертом витрат, пов`язаних з участю у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Не погодившись із даними рішенням фізична особа-підприємець Мерт Хікмет звернувся з апеляційною скаргою до Південно-західного апеляційного господарського суду в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду Одеської області від 05.09.2022 року по справі №916/55/22 та ухвалити нове рішення по справі, яким у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі.

На думку апелянта, судом при вирішення справи не з`ясовано всі обставини, що мають значення для справи, окрім цього не правильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права.

Так, апелянт зазначає, що задовольняючи позов, судом не було прийнято висновок експерта від 09.02.2022 року №3195 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності та висновок експерта від 28.09.2021 року №3152 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, як належні та допустимі докази, оскільки, не вважає, що висновки викладені у них є змістовними та обґрунтованими.

Однак, на думку апелянта вказані висновки є належними доказами у справі, адже стосується предмету доказування, та на підставі них можна встановити, що спірні торгові знаки не є схожими (тотожними). Також, відповідні висновки є допустимим доказами, адже підтверджені належним чином, порушень законодавства щодо їх отримання чи подання - не встановлено.

Також, як стверджує апелянт, дані висновки містять інформацію, що права Позивача не порушуються, адже торгові марки є не тотожними, тобто не схожими. Окрім цього, аргумент суду про неповноту дослідження також не є таким, що відповідає дійсності, адже у відповідних висновках міститься інформація щодо процесу проведення експертизи.

Скаржник також зазначає, що під час розгляду справи у суді першої інстанції позивачем було надано електронні докази. Однак, як вважає скаржник, судом не було досліджено наступні відомості про які заявляв Апелянт. Так, скріншот веб-сайту Одеський форум, зміст якого містить інформацію щодо реєстрації особи під ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_6» 23.11.2009 року відтворює інформацію, що наявна станом 31.12.2021 (коли було створено відповідний скріншот), у той же час відповідно до правил Одеського форуму, користувачам сайту Одеський форум, дозволяється змінювати свій нікнейм. Тобто, вважаючи відповідний доказ належним та допустими суд не звернув увагу на той фак, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» позивач міг використати пізніше, вже протягом певного строку користування відповідним сайтом.

На думку апелянта, судом першої інстанції також було допущено помилки щодо оцінки доказів, при дослідженні листа від 10.12.2021 ООО «Управляющая компания «Ливмастер», оскільки відповідний доказ зазначений Позивачем як електронний доказ, наданий у паперовій копії. Відповідач у своєму відзиві також ставив під сумнів наявність електронного підпису на відповідному листі, проте судом не було досліджено наявність чи відсутність відповідного електронного підпису.

Скріншот веб-сайту в`язального форуму «Осинка», зміст якого містить інформацію щодо дати реєстрації - 25.01.2010 року, назва «ІНФОРМАЦІЯ_6», ім`я ОСОБА_4, на думку апелянта, також досліджувався судом поверхнево. Так, Апелянт ставив під сумнів відповідний доказ, щодо його достовірності, проте судом не було наведено жодних аргументів щодо неврахування сумнівів Апелянта. Окрім цього, суд не проводив перевірки встановлення достовірності інформації зазначеної на відповідних сайтах, на які Позивач посилався.

Таким чином, на думку апелянта, судом першої інстанції при дослідженні відповідних доказів щодо схожості позначень та встановлення їх першого використання було допущено порушення норм процесуального права, а саме: частини 7 статті 82 ГПК України, статті 86 ГПК України, статті 96, статті 99 ГПК України.

Скаржник відзначає, що у матеріалах справи містяться відомості щодо реєстрації доменних імен Позивача (ІНФОРМАЦІЯ_7) копія довідки про реєстрацію доменного імені Позивача від 09.09.2021 року та Апелянта (ІНФОРМАЦІЯ_8) копія листа про реєстрацію доменного імені Апелянта від 15.02.2022 року. Відповідно до інформації зазначеної у відповідних доказах, Апелянт перший зареєстрував домене ім`я із комерційним найменування «ІНФОРМАЦІЯ_6», а тому і першочергове право користування відповідним комерційним найменуванням належить йому.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 03.11.2022 відкрито апеляційне провадження у справі №916/55/22 за апеляційною скаргою Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета на рішення Господарського суду Одеської області від 05.09.2022 та призначено справу до розгляду на 14.12.2022.

Судом апеляційної інстанції отримано відзив на апеляційну скаргу від позивача в якому остання просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

Так, позивач вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано не прийняв подані апелянтом висновки експерта, оскільки проводячи експертне дослідження, судовий експерт встановлював схожість між позначеннями на підставі дослідження схожості домінуючих словесних еле ментів. При цьому такими елементами виступали букви «V» та «Е» в позначенні Позива ча, і слово «ІНФОРМАЦІЯ_6» у позначеннях Апелянта. Проте обсяг прав на торговельну марку, згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визначається зображенням торговельної марки, вне сеним до реєстру, і переліком товарів і послуг, для яких вона зареєстрована. Торговельна марка моєї довірительки включає і літери «V» та «Е» і слово «ІНФОРМАЦІЯ_6». Тому виокремлення судовим експертом окремої частини торговельної марки для підготовки висно вку, на думку Позивача, перетворює такий висновок на недосто вірний доказ.

Окрім того, як стверджує позивач, описуючи у висновку, як він стверджував, словесне позначення ФОП Ві зної О.М., судовий експерт використовував термінологію, що застосову ється для опису комбінованих позначень, а саме: домінуюче позначення та другорядні елементи позначення, а не сильні/слабкі елементи позначення. В обох висновках судовий екс перт досліджував не всі різновиди графічних оформлень словесного позна чення «ІНФОРМАЦІЯ_6», які відповідачі використовують фактично, а лише ті, що вказані в поданих Відповідачем-1 заявках на торговельні марки та свідоцтві Туреччини.

Позивач також відзначає, що у своїй апеляційній скарзі Апелянт не наводить жодного мотиву, з якого висновок експерта наданий позивач не мав би бути взя тий судом до уваги.

Також Позивач вважає, що ним було надано належні та допустимі докази, у тому числі електронні, які свідчать про обґрунтованість заявлених позовних вимог та наявність порушень прав позивача допущених відповідачами.

У зв`язку з екстреним відключенням електроенергії у м. Одеса та у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду судове засідання 14.12.2022 у справі №916/55/22 не відбулось.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 повідомлено учасників справи про розгляд справи №916/55/22 - 18.01.2023.

Під час судового засіданні від 18.01.2023 ФОП Візна О.М. особисто та її представник надали пояснення у відповідності до яких не погоджуються із доводами апеляційної скарги, просять залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

Представники апелянта та ФОП Ерсан Мерт Айше у судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомленні про час, дату та місце розгляду справи за усіма відомими суду адресами.

Судом апеляційної інстанції також отримано 14.12.2022 заяву представника апелянта ФОП Мерта Хікмета про розгляд справи за його відсутності.

З огляду на таке, а також враховуючи ту обставину, що явка представників сторін у судове засідання не визнавалась обов`язковою, колегія суддів визнала за можливе розглянути справу у судовому засіданні за відсутності представників відповідачів.

Відповідно до ст. 240 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи на предмет їх юридичної оцінки господарським судом Одеської області та проаналізувавши застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 27.04.2020 (т.1 а.с.13).

Бібліографічні дані за свідоцтвом наступні: (181) очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 31.05.2028; (210) номер заявки: НОМЕР_4 ; (220) дата подання заявки: 31.05.2018; (450) дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 27.04.2020 бюл.№8; власник: Візна Олена Миколаївна ; (511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Клас 23 МКТП: бавовняні нитки і пряжа; вишивальні нитки та пряжа; віскозні нитки і пряжа; вовняні нитки і пряжа; гумові нитки для текстильного використання; джутові нитки і пряжа; еластичні нитки і пряжа для текстильного використання; конопляні нитки і пряжа; нитки для шиття і пряжа; нитки і пряжа з волокна кокосового горіха; нитки металеві для вишивання; нитки пластмасові для текстильного використання; нитки та пряжа з волокна льону; нитки; пряжа вовняна камвольна; пряжа з відходів шовку; пряжа; синельна пряжа; скловолоконні нитки для текстильного використання; скручені нитки і пряжа; шовкові нитки і пряжа; штопальні нитки і пряжа. Клас 35 МКТП: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги.

Згідно з описом знаку "ІНФОРМАЦІЯ_6" патентного повіреного (т.1 а.с.21), знак для товарів і послуг виконано комбінованим. Він включає дві літери "V", "E" та слово "ІНФОРМАЦІЯ_6". Домінуючим елементом знака є дві великі латинські літери "V" та "E", які виконані оригінальним шрифтом. Літера "V" розташована на літері "E". В лівій нижній частині знака розташоване слово "ІНФОРМАЦІЯ_6". Слово "ІНФОРМАЦІЯ_6" виконано літерами латинського алфавіту спеціальним шрифтом. Це слово складається з перших літер прізвища та ім`я заявника англійською мовою ОСОБА_2 / ОСОБА_3 . Знак добре сприймається і легко запам`ятовується.

Крім того, Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 від 27.04.2022 (т.3 а.с.195-199).

Бібліографічні дані за свідоцтвом наступні: (181) очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 13.09.2031; (210) номер заявки: m 202121877; (220) дата подання заявки: 13.09.2021; (450) дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня: 27.04.2022 бюл.№17 власник: Візна Олена Миколаївна ; (511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: Класи 23, 25, 35.

На підтвердження використання позивачем комерційного найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" ФОП Візною О.М. надано суду:

- лист від 10.12.2021 (т.1 а.с.22), в якому ООО "Управляющая компания "Ливмастер" повідомлено та підтверджено, що магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровано на "Ярмарка мастеров" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 -mail власника магазина ІНФОРМАЦІЯ_3 , ім`я власника магазину ОСОБА_4 (мовою оригіналу);

- скріншот веб-сайту "Ярмарка мастеров" (т.1 а.с.23), який містить, зокрема, наступну інформацію щодо магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": м. Одеса, 11 років та 4 місяця на Ярмарка мастеров;

- скріншот веб-сайту в`язального форуму "Осинка" (т.1 а.с.24), зміст якого містить інформацію щодо дати реєстрації - 25.01.2010, назва "ІНФОРМАЦІЯ_6", ім`я ОСОБА_4;

- скріншот веб-сайту Одеський форум (т.1 а.с.25-27), зміст якого містить інформацію щодо реєстрації особи під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 23.11.2009;

В матеріалах справи наявний також звіт за результатами проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, виконаний ДП "Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" (т.2 а.с.26-63), який додатково підтверджує обставину використання позивачем найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 в червні 2011 року (т.2 а.с.41-52) та на сайті www.club.osinka.ru станом на 25.01.2010 (т.2 а.с.53); обставину використання у переписці на сайті http://gazzalknittingclub.net у лютому 2011 року ніку "ІНФОРМАЦІЯ_6" та зазначення про знайомство з відповідачем-1 (т.2 а.с.68-69).

Свою господарську діяльність позивач здійснює за допомогою веб-сайту із доменним ім`ям "ІНФОРМАЦІЯ_7". Згідно довідки ТОВ "Хостінг Україна" (т.1 а.с.18) реєстрантом доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_7" є фізична особа ОСОБА_3 (мовою оригіналу); дата первісної реєстрації доменного імені 24.10.2011.

За твердженням позивача, їй стало відомо про те, що ФОП Мерт Хікмет та ФОП Ерсан Мерт Айше на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, у соціальних мережах Instagram та Facebook, а також у торговому приміщенні на Промисловому ринку "7-кілометр" у м. Одеса продають пряжу для в`язання ручного та машинного виробництва під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_6".

При цьому, як стверджує позивач, відповідачі умисно використовують позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" на своєму сайті ІНФОРМАЦІЯ_17/product-category/pryazha-ІНФОРМАЦІЯ_6/ та на етикетках пряжі у вигляді шрифтового оформлення, варіанти якого незначно відрізняються один від одного та від шрифту торговельної марки позивача. До того ж в описі оголошень на сайті відповідача-1, як і на сайті позивача, використовується словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" без будь-якого додаткового графічного позначення.

ФОП Візна О.М. зазначає, що не надавала жодному з відповідачів право використовувати належні їй комерційне найменування та/або торговельну марку.

Згідно відповіді Асоціації Товарної Нумерації "ДжіЕс1 Україна" станом на 30.12.2021 в реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, у складі назв чи описів яких присутнє словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6". На противагу цьому Відповідачі наносять на етикетки пряжі штрих-коди невідомого походження.

Позивач вважає, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 від 01.05.2021 не має на території України правової охорони, на противагу торговельній марці позивача та його комерційному найменуванню "ІНФОРМАЦІЯ_14".

На переконання позивача, ФОП Мерт Хікмет та ФОП Ерсан Мерт Айше, вводячи до цивільного обороту на території України товар (пряжу для в`язання машинного фарбування) під позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_6" без її дозволу, порушують права позивача на торговельну марку та комерційне найменування.

Листом-претензією №18/09 від 17.09.2021 (т.1 а.с.49-53) позивач звернулася на адресу відповідачів з вимогою припинення будь-якого порушення прав Візної О.М. на її торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_6", зокрема, але не виключно, шляхом припинення її використання у господарській діяльності.

У відповіді на лист-претензію (т.1 а.с.62-63) відповідачі вказали на необґрунтованість претензії та відсутність з їх боку будь-якого порушення прав Візної О.М. При цьому відповідачі зазначили, що відповідно до наданих законодавством прав Мерт Хікмет здійснює продаж текстильних товарів третім особам на підставі господарських договорів. Одним із видів товару, продаж яких здійснюється, є пряжа турецького виробництва під торговою маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка зареєстрована відповідно до законодавства Туреччини - свідоцтво №2020 123806 від 01.05.2021. При цьому відповідачами наголошено, що згідно висновку експерта №3152 торговельні марки Туреччини та України не є тотожними.

За твердженням відповідача ФОП Мерта Хікмета, як вбачається із довідки про реєстрацію доменного імені від 09.09.2021 року, позивач зареєстрував домене ім`я - ІНФОРМАЦІЯ_11 - 24.10.2011, а тому саме з цієї дати позивач вперше використав комерційне найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" у своїй господарській діяльності.

Проте, як вбачається із інформації щодо реєстрації доменного імені - ІНФОРМАЦІЯ_8, воно було зареєстровано - 28.06.2011 року, що на декілька місяців раніше від позивача.

Крім того, відповідач вказує, що при здійсненні архіву веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою ресурсів Wayback Machine можна встановити, що станом на 25.10.2011 на веб-сайті є інформація про продаж пряжі турецького виробництва під торговим найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_6, види: Capella, Kristal, Etamin як зазначено у прейскуранті станом на 01.01.2011.

Таким чином, на переконання відповідача, позивач не є особою, яка вперше використала відповідне комерційне найменування, а тому і не може заборонити відповідачу-1 та ФОП Ерсан Мерт Айше використовувати комерційне найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" у своїй господарській діяльності.

Доводи позивача щодо схожості її знаку для товарів та послуг зі знаком для товарів та послуг відповідачів, на думку ФОП Мерта Хікмета, не відповідають дійсності, оскільки при здійсненні візуального порівняння знаків вбачається, що відповідні графічні зображення повністю різні та не можуть вводити в оману споживачів, зокрема такі позначення виконані різними видами шрифту, графічним відтворенням (написанням) характеру букв, розташуванням букв відносно одна одної, кольорами.

Приймаючи оскаржуване рішення місцевий господарський суд погодився із доводами позивача, визнав заявлені позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду з цього приводу зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів, послуг) (ч.1 ст. 420 ЦК України).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з положеннями ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України. Міжнародною реєстрацією, в свою чергу, є міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Таким чином, мета торговельної марки полягає у вирізненні одних товарів і послуг від інших.

Частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, передбачено, що у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Абзацом п`ятим пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки зокрема визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абзацом п`ятим пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

За змістом статті 489 ЦК України комерційне (фірмове) найменування можна охарактеризувати як позначення (найменування), використовуване суб`єктом підприємницької діяльності і, що дозволяє відрізнити одного суб`єкта від інших, при цьому не вводячи в оману споживачів відносно його діяльності та слугує вказівкою на комерційне джерело походження товарів або послуг. У той же час особи можуть мати однакові комерційні (фірмові) найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів і послуг, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ним надаються.

З аналізу статті 489 ЦК України можна дійти висновку, що правовідносини, пов`язані із використанням комерційного (фірмового) найменування, випливають безпосередньо з підприємницької (комерційної) діяльності, а саме право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи реєстрації і незалежно від того, є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки, а правова охорона комерційного (фірмового) найменування залежить від рівня набутої репутації, тобто пов`язується в першу чергу з використанням позначення, що ідентифікує особу в цивільному обороті (фактичним використанням) та може бути обмежена певним районом, містом, територією, сферою діяльності.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання (ч.1 ст. 490 ЦК України).

Статтею 159 ГК України також передбачено, зокрема, що суб`єкт господарювання, в тому числі юридична особа, може мати комерційне найменування, і правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; при цьому особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання.

У вирішенні спорів, пов`язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 ЦК України та статті 159 ГК України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Суд у розгляді даного спору виходить з того, що сутність правової природи комерційного (фірмового) найменування, виходячи зі змісту статті 489 ЦК України, зведена до необхідності вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводити в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб`єктів - учасників цивільного обороту.

Комерційному (фірмовому) найменуванню властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно носити одноразового характеру і, оскільки позов спрямований на відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних (фірмових) найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати місце, у тому числі, і станом на час звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Суд враховує, що доказами в судових справах щодо захисту прав на комерційне (фірмове) найменування можуть бути будь-які документи та матеріали пов`язані з використанням комерційного найменування або продукція на якій нанесено комерційне найменування, тощо. Тобто будь-який документ, який би підтверджував ідентифікацію суб`єкта таким позначенням.

Тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому. Для визначення обсягу прав, які випливають із комерційного (фірмового) найменування, необхідно враховувати, що обсяг правової охорони поставлено в залежність від того, чи може використання спірного комерційного (фірмового) найменування вводити в оману споживача, тобто можливість співвідношення (ототожнення) потенційним споживачем діяльності товариства, яке використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування, із діяльністю підприємця, який використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування. Тобто дана обставина обумовлена обов`язковою наявністю у споживача або контрагента попереднього досвіду, який може виникнути тільки в умовах реальних правовідносин між споживачем та підприємством.

Таким чином, з огляду на предмет та підстави позову при вирішенні даної категорії спорів, з`ясуванню та встановленню підлягають такі обставини: 1) чи має позивач комерційне (фірмове) найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує; 2) що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства; 3) яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі; 4) чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг; 5) чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими або схожими; 6) чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються; 7) чи використовується позивачем комерційне (фірмове) найменування при провадженні господарської діяльності на території України.

Так, колегія суддів зазначає, що у даному випадку Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № 274960 від 27.04.2020 (т.1 а.с.13).

Крім того, Візна Олена Миколаївна є власницею зареєстрованої в Україні торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_2 від 27.04.2022 (т.3 а.с.195-199).

Знак для товарів та послуг у відповідності до свідоцтва № 274960 від 27.04.2020 складається із зображення великих літер VE та містить позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6".

Натомість, як свідчать наявні матеріали справи, відповідачі не мають зареєстрованої на території України торговельної марки, зокрема під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_6".

Колегія суддів вважає необґрунтованим посилання відповідачів на реєстрацію торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_6" за свідоцтвом № НОМЕР_3 від 01.05.2021 на території Туреччини, оскільки у відповідності до листа ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 29.12.2021 № вих.-27680/2021 (т.1 а.с.86), повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, яка подана на базі свідоцтва Туреччини № НОМЕР_3 , до Укрпатенту не надходило.

Відтак, враховуючи відсутність в матеріалах справи доказів міжнародної реєстрації знаку за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 , колегія суддів вважає, що знак за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 не підлягає захисту на території України.

Вирішуючи питання щодо момент з якого позивач почав використовувати комерційне найменування, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Важливим елементом змагальності процесу є стандарти доказування - спеціальні правила, яким суд має керуватися при вирішення справи. Ці правила дозволяють оцінити, наскільки вдало сторони виконали вимоги щодо тягаря доказування і наскільки вони змогли переконати суд у своїй позиції, що робить оцінку доказів більш алгоритмізованою та обґрунтованою.

17.10.2019 набув чинності Закон України №132-IX від 20.09.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було, зокрема змінено назву статті 79 ГПК України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції, чим в господарський процес фактично впроваджено стандарт доказування "вірогідності доказів".

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17).

Колегія суддів відзначає, що визначальним є момент першого використання комерційного найменування, а створення реєстрів має лише допоміжне значення і не здатне впливати на наявність правової охорони комерційного найменування. У зв`язку з цим у вирішенні спорів щодо використання комерційного найменування необхідним є встановлення факту першого використання такого найменування. Адже саме з цього моменту і виникає право на відповідний об`єкт.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об`єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Слід наголосити на тому, що за твердженням позивача, знак "ІНФОРМАЦІЯ_6" є складовою літер прізвища та ім`я ФОП Візної Олени Миколаївни, що також підтверджується описом знаку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " патентного повіреного (т.1 а.с.21), знак для товарів і послуг виконано комбінованим способом. Він включає дві літери "V", "E" та слово "ІНФОРМАЦІЯ_6". Домінуючим елементом знака є дві великі латинські літери "V" та "E", які виконані оригінальним шрифтом. Літера "V" розташована на літері "E". В лівій нижній частині знака розташоване слово "ІНФОРМАЦІЯ_6". Слово "ІНФОРМАЦІЯ_6" виконано літерами латинського алфавіту спеціальним шрифтом. Це слово складається з перших літер прізвища та ім`я заявника англійською мовою ОСОБА_2 / ОСОБА_3 . Знак добре сприймається і легко запам`ятовується.

Словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" забезпечує позивачеві індивідуалізацію при здійсненні ним комерційної діяльності, тобто вирізняє позивача з-поміж інших осіб.

Листом від 10.12.2021 (т.1 а.с.22) ООО "Управляющая компания "Ливмастер" повідомлено, що магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстровано на "Ярмарка мастеров" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 -mail власника магазина ІНФОРМАЦІЯ_3 , ім`я власника магазину ОСОБА_4 (мовою оригіналу) (при цьому належність позивачу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 доводять наявні в матеріалах справи скріншоти листування позивача з поштової адреси з означеною назвою з підтримкою користувачів ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Скріншот веб-сайту "Ярмарка мастеров" (т.1 а.с.23) містить інформацію щодо магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": м. Одеса, 11 років та 4 місяця на Ярмарка мастеров.

Скріншот веб-сайту в`язального форуму " Осинка " (т.1 а.с.24) містить інформацію щодо дати реєстрації - 25.01.2010, назва "ІНФОРМАЦІЯ_6", ім`я ОСОБА_4 .

Скріншот веб-сайту Одеський форум (т.1 а.с.25-27) містить інформацію щодо реєстрації особи під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_6 23.11.2009.

Колегія суддів також приймає до уваги поданий позивачем звіт за результатами проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, виконаний ДП "Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" (т.2 а.с.26-63), який додатково підтверджує обставину використання Позивачем комерційного найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 щонайменше, починаючи з червня 2011 року; обставину використання позивачем комерційного найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" на сайті www.club.osinka.ru станом на 25.01.2010.

В подальшому 31.05.2018 позивач подала заявку на реєстрацію власного комерційного найменування як торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_6" із метою розвитку власного бізнесу.

Наявними матеріалами справи також підтверджується, що крім ведення підприємницької діяльності, під найменуванням "ІНФОРМАЦІЯ_14" Візна О.М. неодноразово брала участь у благодійних проектах, регіональних та всеукраїнських в`язальних маркетах, ярмарках, виставках, на яких продавала пряжу ручного фарбування власного виробництва: грудень 2017р. - ярмарок "Парад подарунків" (м. Київ) і новорічний ярмарок "Рождественская звезда" (м. Одеса); вересень 2018р. - в`язальний маркет "Одесса вяжет дружно" (м. Одеса); грудень 2018р. - в`язальний маркет "Одесса вяжет дружно" (м. Одеса); листопад 2019р. - в`язальний маркет "Ukrainian knit fest" (м. Київ).

Разом з цим, згідно з довідкою з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення (т.4 а.с.102-109) у період із 07.02.2008р. по 07.02.2010р. власником веб-сайту http://ІНФОРМАЦІЯ_15 є реєстрант доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_15 - Norvinet Limited, особа, зареєстрована в Великій Британії.

Станом на 18.04.2011р. (в період із 18.04.2011р. по 18.04.2016р.) власником веб-сайту http://ІНФОРМАЦІЯ_15 є реєстрант доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_15 - ОСОБА_5 НОМЕР_6.

Згідно з інформацєю, наведеною у Звіті за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок в мережі інтернет від 17.01.2022 №7/2022-ЗВ (т.2 а.с.26-38) станом на 27.11.2011 року було налаштовано редирект (переадресацію) з веб-сторінки http://ІНФОРМАЦІЯ_15/ на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_8.

Листом за вих.№974 від 07.04.2022 (т.3 а.с.123) ТОВ "Інтернет Інвест" повідомило, що доменне ім`я "ІНФОРМАЦІЯ_16" зареєстроване ТОВ "Інтернет Інвест" з 28.06.2011.

Реєстрантом доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_16", згідно листа від ТОВ "Інтернет Інвест" від 15.02.2022 №962 (т.3 а.с.101) є Мерт Хікмет.

У відповідності до Сертифіката реєстрації марки (т.3 а.с.174-177) ТОВ "FATIH TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD.STI." є власником марки "ІНФОРМАЦІЯ_6", яка зареєстрована 01.05.2021 та діє 10 років, починаючи з 12.10.2020.

В матеріалах справи також наявна копія довіреності від 14.09.2021 №33211 (А) видана FATIH TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD.STI. на ім`я Хікмет Мерт (т.1 а.с.95-97), згідно якої останній є офіційним представником вказаного товариства.

Також у підтвердження обставини використання комерційного найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" відповідачем-1 надано суду скріншот прайс-листа (т.3 а.с.178-179), в якому вказані ціни на товар станом на 01.01.2011, та в якому, в тому числі, міститься посилання на продаж товару за наступним найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_6 Capella, ІНФОРМАЦІЯ_6 Kristal, ІНФОРМАЦІЯ_6 Etamin.

В матеріалах справи наявні повідомлення ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 15.11.2021 про подання Мерт Хікметом заявок № m202124475 та № m202124461 (т.1 а.с.101-109), датою одержання матеріалів заявок є 12.10.2021.

Також в матеріалах справи наявний лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 29.12.2021 № вих.-27680/2021 (т.1 а.с.86), в якому зазначено, що повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, яка подана на базі свідоцтва Туреччини № НОМЕР_3 , до Укрпатенту не надходило.

В матеріалах справи також наявні видаткові накладні на поставку в тому числі товару під найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_6 (т.1 а.с.34-35), постачальникам в яких вказано ФОП Ерсан Мерт Айше (магазин НОМЕР_5 , що орендований відповідачем-1), та в яких міститься посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_9.

Наведене, на переконання колегії суддів, з огляду на стандарт доказування «вірогідність доказів», надає змогу дійти висновку, що позивач ФОП Візна Олена Миколаївна використовує позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке складається із літер її прізвища та ім`я, щонайменше з 2010 року, що значно перевищує використання такого позначення відповідачами.

Відтак, саме ФОП Візна Олена Миколаївна є тієї особою, яка вперше використала торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6» у своїй комерційній діяльності.

Колегія суддів також наголошує на тому, що ФОП Візна О.М. під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_6" реалізує пряжу для в`язання.

Надані останньою докази на підтвердження моменту першого використання комерційного найменування, зокрема листи, скріншоти та звіт за результатами проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, виконаний ДП "Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" пов`язані саме з діяльністю позивача щодо реалізації пряжі для в`язання, а не будь-якого іншого товару.

При цьому, твердження ФОП Мерта Хікмета про те, що прайс лист з цінами станом на 01.01.2011 є належним доказом використання найменування "ІНФОРМАЦІЯ_6" ще, починаючи з 01.01.2011, не заслуговують на уваги, оскільки спростовується встановленими судом обставинами щодо реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_16 з 28.06.2011, а також, з огляду на інформацію, наведену у довідці з відомостями про власника веб-сайту (т.4 а.с.102-109), згідно якої особа, зазначена як дизайнер сайту на скріншоті прайс листів (т.3 а.с.178-179) - ОСОБА_5 став власником веб-сайту http://ІНФОРМАЦІЯ_15 та реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_15 - тільки починаючи з 18.04.2011 та по 18.04.2016, що, відповідно, ставить під сумнів неможливість пропонування відповідного товару для продажу на сайті, починаючи з 01.01.2011 згідно з прайс-листами, наданими відповідачем-1.

Вирішуючи питання щодо схожості позначень, колегія суддів зазначає наступне.

У вирішенні спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності на торговельну марку, комерційну зазву, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

За приписами ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Поряд із тим ч. 1 ст. 101 ГПК України встановлює, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

При цьому, необхідно відмітити, що статтею 104 ГПК України визначено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

1. Так, у наявних матеріалах справи міститься висновок експерта №136-02/22 від 02.02.2022, складений за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (т.2 а.с.86-107).

На вирішення експертизи було поставлено наступні питання:

- чи є словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосовані у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_17, на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17, а також нанесені на упаковку пряжі у вигляді етикетки, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020?

- чи є комбіновані позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосовані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_17, а також нанесені на упаковку пряжі у вигляді етикетки, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020?

Експертиза об`єктів інтелектуальної власності проведена експертом Соповою Катериною Андріївною, яка має вищу юридичну освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань досліджень об`єктів інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними значеннями" (свідоцтво про присвоєння кваліфікації (підтвердження кваліфікації) судового експерта №1771, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 27.05.2016, дійсне до 12.04.2022, свідоцтво №10-22/П від 20.01.2022, дійсне до 20.01.2025), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року. Експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі ст.384 КК України.

За наслідком проведення експертизи судовим експертом встановлено наступне:

- по першому питанню: словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосовані у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10, а також нанесені на упаковку пряжі у вигляді етикетки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020;

- по другому питанню: комбіновані позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосовані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_17, а також нанесені на упаковку пряжі у вигляді етикетки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020.

За результатом проведеного дослідження експертом встановлено також:

по першому питанню:

- товар представлений на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8, є таким самим товаром 23 класу МКТП "пряжа", для якого зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 274960;

- послуги, для надання яких застосовуються досліджувані позначення, шляхом представлення пряжі (товару 23 класу МКТП) на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою роздрібного продажу є такими самими послугами 35 класу МКТП "представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу", для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ;

- позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_6" у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", використані на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_8 та на етикетках з пряжею, є тотожними зі словесним елементом "ІНФОРМАЦІЯ_6" комбінованої торговельної марки за свідоцтвом України № 274960 за фонетичними та семантичними ознаками та схожими за графічними ознаками;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6" у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", використані на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_8 та на етикетках з пряжею, є схожими з торговельною маркою за свідоцтвом України № 274960 в цілому;

- відгуки та коментарі споживачів свідчать про встановлення зв`язку між товарами з використанням торговельної марки за свідоцтвом України № 274960 та товарами з використанням досліджуваних позначень "ІНФОРМАЦІЯ_6" та виникнення у споживачів враження, що такі товари належать одній і тій самій особі.

по другому питанню:

- товар представлений на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8, є таким самим товаром 23 класу МКТП "пряжа", для якого зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 274960;

- послуги, для надання яких застосовуються досліджувані позначення, шляхом представлення пряжі (товару 23 класу МКТП) на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою роздрібного продажу є такими самими послугами 35 класу МКТП "представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу", для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 274960;

- домінуючі елементи порівнюваних позначень та торговельної марки є тотожними за фонетичними та семантичними ознаками;

- досліджувані позначення та торговельна марка є комбінованими позначенням, які містять тотожний словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_6", що призводить до однакових асоціацій від порівнюваних позначень, оскільки саме цей елемент застосовується при будь-яких сповіщеннях. Інші елементи є додатковими, описовими та лише доповнюють відмітний словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_6";

- відгуки та коментарі споживачів свідчать про встановлення зв`язку між товарами з використанням торговельної марки за свідоцтвом України № 274960 та товарами з використанням досліджуваних позначень "ІНФОРМАЦІЯ_6" та виникнення у споживачів враження, що такі товари належать одній і тій самій особі.

2. Згідно з висновком експерта №3152 від 28.09.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного для подання до суду (т.3 а.с.20-40), на вирішення експертизи було поставлено наступні питання: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020 та торговельна марка за свідоцтвом Туреччини № тотожними?

Експертизу проведено судовим експертом Київської незалежної судово-експертної установи Петренком С.А., який має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, наукове звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 04.04.2008 року, дійсне до 13.10.2023), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року. Експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі ст.384 КК України

За наслідком проведення експертизи судовим експертом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 та торговельна марка за свідоцтвом Туреччини № не є тотожними.

Також за результатами дослідження експертом встановлено:

- порівнювані торговельні марки використовуються для маркування однорідних/споріднених товарів 22, 23 класів МКТП і однорідних послуг 35 класу МКТП;

- знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є тотожним за звуковими (фонетичними) ознаками із словесним елементом торговельної марки за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 ;

- знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є тотожним за графічними (візуальними) ознаками із словесним елементом торговельної марки за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 ; словесні елементи торговельних марок, які досліджувались, не є тотожними через несхожість за більшістю ознак графічної схожості і, як наслідок, не є схожими за загальним зоровим враженням;

- знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 та словесний елемент торговельної марки за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 не є тотожними за смисловими (семантичними) ознаками через різницю закладених у них понять, ідей, з якими вони асоціюються у споживача при зустрічі із ними під час придбання товарів та послуг або ознайомлення з ними та через відсутність семантичного значення. Смислове значення лексичної одиниці "ІНФОРМАЦІЯ_6" не було встановлено, воно є фантазійним, вигаданим.

3. Також, у наявних матеріалах справи міститься висновок експерта №3195 від 02.02.2022 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного для подання до суду на вирішення якої було поставлено наступні питання:

- чи є позначення за заявкою №m202124475 тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України НОМЕР_1;

- чи є позначення за заявкою №m202124461 тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України НОМЕР_1;

Експертизу проведено судовим експертом Київської незалежної судово-експертної установи Петренком С.А., який має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, наукове звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 04.04.2008, дійсне до 13.10.2023), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року. Експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі ст.384 КК України.

За наслідком проведення експертизи судовим експертом встановлено:

- по першому питанню: позначення за заявкою №m202124475 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України№274960;

- по другому питанню: позначення за заявкою №m202124461 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України№274960.

Надаючи оцінку вищевказаним висновкам експертів, колегія суддів зазначає таке.

Так, у висновках експерта №3152 від 28.09.2021 та №3195 від 02.02.2022, які були виконанні на замовлення відповідача та надані до суду першої інстанції, експерт обмежився дослідженням питання щодо тотожності знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020 та торговельної марки за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 .

Однак, як вже було зазначено вище, знак за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 не підлягає захисту на території України, оскільки у відповідності до листа ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 29.12.2021 № вих.-27680/2021 (т.1 а.с.86), повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, яка подана на базі свідоцтва Туреччини № НОМЕР_3 , до Укрпатенту не надходило.

Фактично, у наведених висновках судовим експертом не проводилось порівняння позначень вцілому, оскільки експерт обмежився порівнянням домінуючих елементів знаку для товарів та послуг.

Колегія суддів також зазначає, що у висновках, що були надані відповідачем експертом не здійснювалось порівняння тотожності позначень знаків, які використовуються позивачем та відповідачем безпосередньо на реалізованому обома сторонами товарі, а саме пряжі.

Натомість, експерт обмежився порівнянням лише графічних зображень знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020 та торговельної марки за свідоцтвом Туреччини № НОМЕР_3 .

Однак, на переконання колегії суддів у даному випадку, з огляду на вищенаведені вимоги чинного законодавства, важливим є не тільки порівняння графічних зображень знаків, а й дослідження спорідненості до ступеню сплутання безпосереднього товару на якому нанесено відповідні знаки, а також фонетичних ознак, які у побутового споживача викликають відповідні асоціації саме із товаром, який реалізується за відповідним знаком для товарів та послуг.

Колегія суддів зазначає, що при використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром споживач мимоволі переносить своє відношення до товару з певною торговельною маркою, у результаті чого остання починає асоціюватися з визначеними властивостями і якістю. При цьому торговельна марка виконує роль засобу, що приваблює споживача, і може розглядатися як елемент, що інформує споживача про наявність у придбаному товарі тих чи інших характерних властивостей, що задовольняють його потреби і смак. Вона символізує стабільність якісних характеристик і властивостей товарів. При цьому дані фактори не тільки визначають якість кожної окремого товару, але й передбачають стабільність якості всіх наступних таких же товарів з даною торговельною маркою.

Саме тому, при визначенні однорідності товарів необхідно враховувати: рід (вид) товарів; їхнє призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені товари; умови і канали збуту товарів; коло споживачів.

Проте, у висновках №3152 від 28.09.2021 та №3195 від 02.02.2022 експертами такі ознаки однорідності товарів, як реалізуються позивачем та відповідачем досліджені не були, натомість, як вже було вказано вище, експерти обмежились порівнянням саме графічних зображень, не дослідивши питання щодо схожості словесних та комбінованих позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", які використовуються обома сторонами, а також нанесених на упаковку пряжі у вигляді етикетки, настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 274960 від 27.04.2020.

В той же час, надаючи оцінку висновку експерта №136-02/22 від 02.02.2022, що був виконаний на замовлення позивача, колегія суддів зазначає наступне.

Так, у названій експертизі експертом досліджувались не лише графічні позначенні знаку для товарів та послуг та торгівельної марки, а й здійснено порівняльний аналіз та дослідження словесного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", застосовані у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_17, на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17, а також нанесені на упаковку пряжі у вигляді етикетки.

Зокрема, експертом встановлено, що на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 використовуються такі позначення: власне (унікальне) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_17; словесні та комбіновані позначення, до складу яких входить елемент «ІНФОРМАЦІЯ_6» на товарах, що пропонуються до продажу на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_17, при використанні вказаних позначень компанія надає послуги з демонстрування, представлення товару - пряжа, нитки та аксесуари для в`язання, у мережі Інтернет (на веб-сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_17) з метою його роздрібного продажу.

При цьому, торговельна марка за свідоцтвом України № 274960 зареєстрована для товарів 23 класу МКТП 15 та послуг 35 класу МКТП, зокремадля таких товарів 23 класу МКТП як «пряжа» різних видів та призначення та з різних матеріалів, зокрема бавовняна пряжа, вишивальна пряжа, віскозна пряжа, вовняна пряжа, джутова пряжа, еластична пряжа, конопляна, з волокна кокосового горіха, з волокна льону, з відходів шовку тощо, а також штопальна пряжа, шовкова, синельна, вовняна камвольна тощо.

Для таких послуг 35 класу МКТП як «представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, адміністративне обробляння замовлень на купівлю, комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг». При цьому послуга «представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу» включає в себе представлення та демонстрування товарів з метою роздрібного продажу на будь-яких засобах інформування, зокрема у мережі Інтернет, на веб-сайтах, спеціалізованих блогах, соціальних мережах тощо.

Отже, торговельну марку за свідоцтвом України № 274960 зареєстровано для послуг представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, а також для товарів - пряжа (різні види та з різного матеріалу).

З урахуванням викладеного, експерт у висновку №136-02/22 від 02.02.2022 дійшов висновку, що товар розміщений на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою роздрібного продажу є таким самим товаром, для якого зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 274960 оскільки вони: відносяться до одного і того ж виду - пряжа; мають однакове призначення - застосування для в`язання одягу' та аксесуарів; мають однакове коло споживачів - населення України, яке займається в`язанням та рукоділлям; мають однакові умови та канали збуту товарів - пропонуються до продажу у мережі Інтернет та спеціалізованих магазинах для рукоділля. Тобто, відносяться до одного виду товару, задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакове призначення та споживчі характеристики.

Також, експертом у висновку №136-02/22 від 02.02.2022 здійснено порівняльний аналіз за фонетичними та семантичними ознаками та встановлено, що позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_6» у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_8, словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», використані на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_17 та на етикетках з пряжею є тотожними зі словесним елементом "ІНФОРМАЦІЯ_6" комбінованої торговельної марки за свідоцтвом України № 274960 за фонетичними та семантичними ознаками.

При дослідженні графічної схожості, експертом у висновку №136-02/22 від 02.02.2022 було здійснено порівняння не лише графічних зображень зареєстрованих торговельних марок, а й порівняння зображень нанесених безпосередньо на товар, що реалізується сторонами.

За результатом порівняння досліджуваних позначень з основним, домінуючим словесним елементом торговельної марки, експертом встановлено їх схожість за загальним зоровим враженням (однакова кількість та послідовність розташування букв, алфавіт, буквами якого написане слово, розташування букв по відношенні одна до одної).

Також експертом вказано, що незначна різниця у виді шрифту та за графічним написанням з урахуванням характеру букв, не буде помічена споживачем, який не має можливості порівняти такі позначення з торговельної маркою одночасно, на одній лінії, у його пам`яті залишиться слово як таке, а не його точна письмова форма.

За результатом порівняння досліджуваних позначень з торговельною маркою в цілому, експертом встановлено їх часткову схожість за загальним зоровим враженням за рахунок схожого графічного виконання словесних елементів "ІНФОРМАЦІЯ_6".

Загальна (глобальна) оцінка схожості має ґрунтуватись на комплексному аналізі порівнюваних позначень з урахуванням візуального, фонетичного і семантичного аспектів, порівнянні товарів та послуг, для яких знаки зареєстровані чи використовуються, а також всіх інших взаємопов`язаних між собою факторів.

Отже, у результаті проведеного дослідження було встановлено, що товари і послуги, для яких застосовуються досліджувані позначення є такими самими товарами і послугами, для яких зареєстрована досліджувана торговельна марка, при цьому порівнювані позначення та торговельна марка є схожими за фонетичними, семантичними та частково за графічними ознаками.

З урахуванням вищенаведеного, колегія суддів вважає, що висновок експерта №136-02/22 від 02.02.2022, на відмінно від висновків експертів №3152 від 28.09.2021 та №3195 від 02.02.2022, ґрунтується не лише на порівняні графічних зображень торгівельних марок, а й на співставленні безпосередньо товару, який реалізується сторонами та за класифікацією відноситься до однієї категорії товарів, а саме пряжі. Також, у висновку №136-02/22 від 02.02.2022 містяться порівняння за фонетичним та семантичними ознаками торгівельної марки зареєстрованої позивачем із позначенням, що використовується позивачами під час реалізації спорідненого товару.

Разом з цим, суд апеляційної інстанції відзначає, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

У даному випадку висновок експерта є лише додатковим доказом, у сукупності із іншими наданими сторонами, зокрема тими, що достеменно свідчать, як про реєстрацію за позивачем торгівельної марки, та відсутність такої реєстрації у відповідачів, так у перше використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_6", що складається із літер прізвища та ім`я позивача, саме ФОП Візною О.М.

Колегія суддів не приймає до уваги твердження апелянта з приводу того, що суд першої інстанції, за наявності протилежних висновків експертів, повинен був вирішити питання щодо повторної експертизи, оскільки наявними матеріалами справи підтверджується, що під час розгляду справи у суді першої інстанції судом ставилось на вирішення питання щодо призначення у справі судової експертизи, однак жодною зі сторін відповідне клопотання про призначення експертизи, із пропозиціями щодо питань, які мають бути поставлені на вирішення експерта, подано не було.

Наведене спростовує твердження апелянта про порушення судом першої інстанції норм процесуального права під час прийняття оскаржуваного рішення.

З огляду на наведене, колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції та вважає заявлені позовні вимоги обґрунтованими, доведеними належними та допустимими доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Колегія суддів не приймає до уваги твердження апелянта з приводу того,що Лист ООО "Управляющая компания "Ливмастер", що підтверджує реєстрацію магазину з 15.07.2010р. на сайті "Ярмарка мастеров", від 10.12.2021р. та направлено позивачеві електронною поштою, не є належним доказом по справі, оскільки не містить електронного підпису у відповідності до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", оскільки названа компанія не є суб`єктом підприємницької діяльності в Україні. До того ж лист ООО "Управляющая компания "Ливмастер" містить усі реквізити, що дозволяють ідентифікувати відправника, включаючи підпис та відбиток печатки на бланку.

Не заслуговують на увагу й твердження апелянта з приводу того, що надані позивачем скіншоти з веб-сайту Одеський Форум, зміст якого містить інформацію щодо реєстрації особи під ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_6» 23.11.2009 року відтворює інформацію, що наявна станом 31.12.2021 (коли було створено відповідний скріншот), у той же час відповідно до правил Одеського форуму, користувачам сайту Одеський форум, дозволяється змінювати свій нікнейм.

Так, колегія суддів зазначає, що скаржником не було надано жодних доказів на підтвердження того, що позивачем було змінено нікнейм на веб-сайті Одеський форум або зареєстровано не 23.11.2009, а в інший час. При цьому, колегія суддів зазначає, що скаржник не був позбавлений можливості отримання відповідних відомостей, зокрема щодо дату реєстрації особи під ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_6», зміни нікнейму, тощо шляхом звернення до власників (адміністраторів) відповідного веб-сайті з офіційним запитом про отримання інформації, однак, як свідчать наявні матеріали справи відповдіних дій не вчинив.

Слід також відзначити, як вже було встановлено судом вище, скаржником на противагу доказам позивача не надано жодних доказів на підтвердження того, що перше використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» було вчинено саме відповідачами, а не позивачем.

Щодо клопотання позивача про стягнення з апелянта судових витрат на надання професійної правничої допомоги, колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до приписів статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

За положеннями ч. 1 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Частиною 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Крім того, п. 2 ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

За положеннями ч. 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до приписів ч. 6 ст. 126 ГПК України обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У розумінні положень ч. 5 ст. 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи (аналогічну правову позицію викладено зокрема в постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №755/9215/15-ц, у постанові Об`єднаної палати Верховного Суду від 03.10.2019 у справі №922/445/19 та у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.09.2021 у справі №918/1045/20).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачі не скористались своїм правом на подання клопотання щодо зменшення заявлених позивачем витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч.8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Як вбачається з наявних матеріалів справи у відзиві на апеляційну скаргу позивач повідомив суд апеляційної інстанції, що попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із переглядом справи судом апеляційної інстанції становить 17000 грн та відповідні докази будуть надані у судовому засіданні призначеному на 14.12.2022.

13.12.2022 судом апеляційної інстанції отримано клопотання позивача про стягнення судових витрат в якому остання зазначила, що загальна сума судових витрат, які ФОП Візна О.М. понесла і які очікує понести в зв`язку із переглядом справи судом апеляційної інстанції, становить 16400,00 грн та включає лише витрати на правову (правничу) допомогу.

До даного клопотання додано: опис робіт, здійснених адвокатом Щербаковою О.С. по справі № 916/55/22 у ході перегляду справи судом апеляційної інстанції станом на 13.12.2022, копію рахунку № 39/22 від 28.11.2022, копія банківської виписки з рахунку адвоката Щербакової О.С. від 30.11.2022, копію рахунку № 43/22 від 13.12.2022 та копію Додатку № 3 від 05.10.2022р. до Договору №14 від 10.09.2021.

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

За змістом статті ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Отже, адвокатський гонорар може існувати в двох формах - фіксований розмір та погодинна оплата. Вказані форми відрізняються порядком обчислення - при зазначенні фіксованого розміру для виплати адвокатського гонорару не обчислюється фактична кількість часу, витраченого адвокатом при наданні послуг клієнту, і навпаки, підставою для виплату гонорару, який зазначено як погодинну оплату, є кількість годин помножена на вартість такої години того чи іншого адвоката у залежності від його кваліфікації, досвіду, складності справи та інших критеріїв (аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 07.09.2020 у справі № 910/4201/19).

На підтвердження надання правової допомоги суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат (аналогічний висновок викладено у постанові Верховного Суду від 24.09.2020 у справі №520/9408/18).

Колегія суддів зазначає, що у відповідності до укладеного між позивачем та адвокатом Щербаковою О.С. договорупро надання правової допомоги №14 від 10.09.20212 (т.4 а.с.199-202), адвокат бере на себе зобов`язання надавати правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов`язаний оплатити таку допомогу в порядку та строки, обумовлені сторонами, а також компенсувати фактичні витрати адвоката, пов`язані з її наданням, в обсязі, та на умовах, визначених договором.

За правову допомогу замовник сплачує адвокату винагороду в розмірі, визначеному додатками до цього договору (п.3.1. договору).

Замовник зобов`язується окремо від плати, здійсненої в порядку п.3.1. договору, компенсувати адвокатові фактичні витрати на виконання ним зобов`язань за договором (оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом, оплата перекладу та нотаріального посвідчення документів, транспортні витрати, витрати на копіювання та друк документів, витрати на оплату послуг операторів мобільного зв`язку, Інтернет-провайдерів, установ поштового зв`язку тощо).

У відповідності до додатку №3 від 05.10.2022 до договору про надання правової допомоги №14 сторони погодили, що розмір винагороди Адвоката для цілей цього Додатку до Договору розраховується, виходячи з таких даних: написання відзиву на апеляційну скаргу - 4000 грн, написання процесуальних заяв/клопотань - 500 грн./док, підготовка Адвоката до судового засідання - 300 грн./год., робота Адвоката в судовому засіданні - 1000 грн.

Додатково сторонами узгоджено, що у разі винесення судом апеляційної інстанції постанови про відмову в задоволенні апеляційної скарги у справі № 916/55/22, Замовник на користь Адвоката додатково сплачує гонорар у розмірі 10 000 грн.

Позивачем надано до суду рахунок №43/22 від 13.12.2022 у відповідності до якого адвокатом надано послуги на загальну суму 2400 грн.

Згідно з рахунком №39/22 від 28.11.2022 складання відзиву на апеляційну скаргу по справі №9169/55/22 складає 4000 грн.

У відповідності до виписки з банківського рахунку адвоката Щербакової О.С., останньою було отримано 30.11.2022 - 4000 грн за договором про надання правової допомоги №14 від 10.09.2021 від Візної О.М.

Позивачем також надано опис робіт, здійснених адвокатом Щербаковою О.С. по справі №916/55/22 у ході перегляду справи судом апеляційної інстанції.

Отже, у відповідності до наданих позивачем доказів, останнім понесено судові витрати на правову допомогу у розмірі 16400 грн (6400 грн у відповідності до рахунків №39/22 від 28.11.2022 та №43/22 від 13.12.2022 та 10000 грн гонорар адвоката за прийняте на користь позивача рішення судом апеляційної інстанції).

Отже, колегія суддів вважає, що позивачем надано належні докази на підтвердження понесення витрат на професійну правничу допомогу у суді апеляційної інстанції, при цьому як вже зазначалось вище, від відповідачів заперечень проти заявленого розміру витрат на професійну правничу допомогу не надходило.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що заява позивача про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу підлягає задоволенню і стягненню з ФОП Мерта Хікмета на користь ФОП Візної Олени Миколаївни підлягають витрати на надання правоовї допомоги у суді апеляційної інстанції у розмірі 16400 грн.

Згідно з статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").

Тому інші доводи скаржника, що викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів не бере до уваги, оскільки вони висновків суду не спростовують та з урахуванням всіх обставин даної справи, встановлених судом, не впливають на правильність вирішення спору по суті та остаточний висновок.

Статтею 276 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відтак, колегія суддів вважає, що наведені скаржником порушення допущені судом першої інстанції не знайшли свого підтвердження, а тому підстави для скасування рішення Господарського суду Одеської області від 05.09.2022 по справі №916/55/22 відсутні, що зумовлює залишення апеляційної скарги без задоволення, а оскаржуваного рішення без змін.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за апеляційний перегляд судового рішення покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета залишити без задоволення, а рішення Господарського суду Одеської області від 05.09.2022 по справі №916/55/22 без змін.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Мерта Хікмета на користь Фізичної особи-підприємця Візної Олени Миколаївни 16400 грн витрат на професійну правничу допомогу понесених позивачем у суді апеляційної інстанції.

Постанова, згідно ст. 284 ГПК України, набуває законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного суду у випадках передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

У зв`язку з регулярними відключеннями електроенергії у м. Одеса та у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського повний текст постанови складено та підписано 24.01.2023.

Головуючий суддя Аленін О.Ю.

Суддя Богатир К.В.

Суддя Філінюк І.Г.