ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"17" січня 2023 р. Справа№ 910/7514/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Полякова Б.М.

Гарник Л.Л.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

представника позивача Краюшкіної О.В.,

представників відповідача адвоката Вербицької В.М., Міняйла Є.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 23.08.2022 (повне рішення складено 29.09.2022, суддя Мандриченко О.В.)

у справі №910/7514/21

за позовом Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"

про захист порушеного права інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" звернулося в господарський суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" про:

- зобов`язання припинити порушення прав на винахід за патентом України № 60285;

- заборону використовувати винахід "Кабель силовий" за патентом України № 60285, а саме, заборонити продаж будь-якого товару, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, серед іншого, товарів за митними деклараціями № UA100630/2021/084694 від 17.03.2021, № UA100630/2021/084693 від 17.03.2021, № UA100630/2021/084495 від 15.03.2021, які виготовлені із застосуванням запатентованого винаходу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення таких товарів в цивільний оборот або зберігання таких товарів в зазначених цілях.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.08.2022 у справі №910/7514/21 позов задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" на користь Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" 4540 грн судового збору.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.08.2022 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2022 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/7514/21, призначено розгляд справи на 29.11.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2022 здійснено виклик в судове засідання судових експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка Олександра Федоровича та Жихарева Олександра Сергійовича для дачі пояснень по Висновку експертів № 1321 від 05.04.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також судового експерта Петренка Сергія Анатолійовича для дачі пояснень по Висновку експерта № 89-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2021; відкладено розгляд справи на 13.12.2022.

12.12.2022 від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

В судовому засіданні 13.12.2022 судові експерти Дорошенко О.Ф. та Жихарев О.С. надали усні пояснення по Висновку експертів № 1321 від 05.04.2021 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. В судовому засіданні 13.12.2022 суд ухвалив оголосити в судовому засіданні перерву до 10.01.2023 з метою забезпечити надання пояснень судовим експертом Петренком С.А. по Висновку експерта № 89-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2021.

Судовий експерт Петренко С.А. подав суду відповіді на питання сторін по Висновку експерта № 89-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2021.

В судовому засіданні 10.01.2023 судовий експерт Петренко С.А. надав усні пояснення по Висновку експерта № 89-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2021.

В судовому засіданні 10.01.2023 суд ухвалив оголосити перерву до 17.01.2023.

16.01.2023 позивач подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності за наявними матеріалами справи, оскільки детальний опис об`єктів дослідження наведений у раніше поданих висновках експертів № 1321 від 05.04.2021 та № 89-01 від 14.06.2021. На вирішення експертів запропоновані наступні питання.

1. Чи використана у кабелі XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A., кожна ознака винаходу "Кабель силовий", що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

2. Чи використана у кабелі XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A., кожна ознака винаходу "Кабель силовий", що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

Проведення експертизи запропоновано доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України із залученням фахівця Щерби Анатолія Андрійовича, професора кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", члена-кореспондента НАН України.

Клопотання мотивоване тим, що призначена судом першої інстанції судова експертиза проведена не була, у зв`язку з неподанням відповідачем зразків об`єктів на дослідження, а оплата була проведена позивачем та не повернута експертною установою. Надані експертами пояснення по висновкам експертних досліджень не усунули протиріччя між наявними у матеріалах справи висновках, а враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи необхідні спеціальні знання, з метою уникнення сумнівів у правильності одного з висновків експертів, наданих сторонами, належить призначити судову експертизу за наявними у справі матеріалами.

В судовому засіданні представники відповідача не заперечували проти призначення у справі судової експертизи.

Колегія суддів встановила, що позивач звернувся з позовом до відповідача про зобов`язання припинити порушення прав на належний йому винахід "Кабель силовий" за патентом України № 60285 та заборонити використовувати винахід шляхом продажу будь-якого товару, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, серед іншого, товарів за митними деклараціями № UA100630/2021/084694 від 17.03.2021 (кабель силовий артикул XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV), № UA100630/2021/084693 від 17.03.2021 (кабель силовий артикул XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV), № UA100630/2021/084495 від 15.03.2021 (кабель силовий артикул XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV), які виготовлені із застосуванням запатентованого винаходу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу, імпорту (ввезення) та інше введення таких товарів в цивільний оборот або зберігання таких товарів в зазначених цілях.

Як на підставу позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач, здійснюючи свою господарську діяльність, незаконно (без дозволу позивача) імпортує та в подальшому постачає своїм контрагентам кабель силовий, який виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу.

Відповідно до частини 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Згідно з абзацом п`ятим частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

З матеріалів справи вбачається, що відповідач є імпортером кабелю силового XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV, кабелю силового XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV (виробник TELE-FONIKA KABLE S.A., Республіка Польща), при виробництві якого, за твердженням позивача, використана кожна ознака винаходу "Кабель силовий", що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285.

Тобто, при розгляді даної справи необхідні спеціальні знання для з`ясування обставин, які б свідчили про використання винаходу при виробництві товару, що імпортується відповідачем.

У матеріалах справи містяться висновки експертів, які суперечать один одному щодо вирішення питання про застосування формули виноходу при виготовленні продукту (кабелю силового).

Колегія суддів погоджується з доводами позивача, що для з`ясування вказаних вище обставин справи необхідні спеціальні технічні знання. При цьому, наявні у матеріалах справи висновки експертів викликають сумніви у їх правильності, враховуючи їх взаємовиключність.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність його задовольнити відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 99 ГПК України.

Згідно з ч. 3, 4 ст. 99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, задовольнивши клопотання позивача, та доручити проведення експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України із залученням фахівця у сфері електротехніки Щерби Анатолія Андрійовича, доктора технічних наук, за його згодою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/7514/21 судову експертизу, пов`язану із винаходами та корисними моделями.

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), із вирішенням питання про участь у експертному дослідженні фахівця у сфері електротехніки Щерби Анатолія Андрійовича, доктора технічних наук (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус №20, кімната 209; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за його згодою.

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

4.1. Чи використана у кабелі силовому XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV (виробник TELE-FONIKA KABLE S.A., Республіка Польща) кожна ознака винаходу "Кабель силовий", що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

4.2. Чи використана у кабелі силовому XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV (виробник TELE-FONIKA KABLE S.A., Республіка Польща) кожна ознака винаходу "Кабель силовий", що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

5. Зобов`язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об`єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи, або обґрунтовані пояснення неможливості виконання вимоги експерта.

6. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.М. Поляков

Л.Л. Гарник