УХВАЛА

м. Київ

22.12.2022Справа № 910/18579/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1);

Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач 2);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3);

про визнання повністю недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І. П.

Представники:

Від позивача: Сопільняк О.Ю., адвокат, ордер серії АІ № 1194671 від 11.01.2022;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: Чепов М.О., уповноважена особа;

Від відповідача 3: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (відповідач 1), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (відповідач 3), у якому просить:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259387 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ";

- визнати недійсним повністю свідоцтво України №259386 на знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 259387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378; адреса: Україна, 01601, Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №259386 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, буд. 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977 шляхом використання позначень "НУТРІДЕМ" та "NUTRIDEM" для нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт та експорт, використання позначень в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет.

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" (ідентифікаційний код юридичної особи: 40907034; адреса: Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова 3) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрімед" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30112347; адреса: 04116, Київ, вул. Гаврилишина Богдана, 7А) на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977, а також на комерційне найменування "НУТРІМЕД", а саме, використання позначення "НУТРІДЕМ" у найменуванні юридичної особи, шляхом внесення відповідних змін до установчих документів ТОВ "Нутрідем" і виключення позначення "НУТРІДЕМ" з назви юридичної особи чи зміни назви юридичної особи;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37593550; адреса: Україна, 03067, Київ, вул. Машинобудівна, 35-А), як реєстратора доменного імені "nutridem.com.ua", припинити делегування доменного імені "nutridem.com.ua" шляхом видалення домену з реєстру доменних імен.

Позовні вимоги обґрунтовані необхідністю захисту прав інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування, а також захисту інтересу позивача, як особи, яка використовує зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №№ 218338, 286304, 215583, 24977.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2021 відкрито провадження у справі № 910/18579/21, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11.01.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2022 закрито провадження у справі № 910/18579/21 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 замінено відповідача 2 у справі № 910/18579/21, а саме: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ).

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" до господарського суду надійшло клопотання про призначення у справі № 910/18579/21 експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи своє клопотання в судовому засіданні представник відповідача 1 посилався на те, що в матеріалах справи наявні суперечні один одному висновки експертів за результатами проведення експертиз об`єктів інтелектуальної власності.

У матеріалах справи міститься залучений позивачем висновок експерта № 108-01 від 20.01.2022, складений судовим експертом Петренком С. А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Вищевказаним експертом було встановлено:

1) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016);

2) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002);

3) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016);

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуг;

5) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги;

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки -27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016);

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед";

8) Позначення "NUTRIDEM", використане в доменному імені nutridem.com.ua, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016).

Відповідачем 1, у свою чергу, було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 159-08/22 від 14.08.2022, складений судовим експертом Соповою К. А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. У вказаному висновку експерт встановив:

1) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338;

2) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338;

3) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" за свідоцтвом України № 259386 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583;

4) Знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги;

5) Знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" за свідоцтвом України № 259386 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги;

6) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ", не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338;

7) Позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Нутрідем", не є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Нутрімед";

8) Позначення "nutridem", використане в доменному імені "nutridem.com.ua", не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583.

З вищевикладеного слідує, що наявні у матеріалах справи висновки експертів, а саме № 108-01 від 20.01.2022 та № 159-08/22 від 14.08.2022, суперечать один одному.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі, якщо жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об`єктивного з`ясування спірних правовідносин у справі № 910/18579/21, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідача 1, враховуючи наявність у матеріалах справи двох висновків експертів, які протирічать один одному, необхідним є призначення у справі судової експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно з ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Враховуючи вище викладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача 1 та призначити у справі № 910/18579/21 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу ( АДРЕСА_1 ).

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012 Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме відповідач 1, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Як визначено п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статями 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/18579/21 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу ( АДРЕСА_1 ).

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України № 218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

2) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки -20.04.2017, дата реєстрації -10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" (комбін.) за свідоцтвом України № 24977 (дата подання заявки - 19.03.1999, дата реєстрації - 15.05.2002)?

3) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "NUTRIMED" за свідоцтвом України № 215583 (дата подання заявки - 13.03.2015, дата реєстрації - 25.08.2016)?

4) Чи є знак для товарів і послуг "НУТРІДЕМ" за свідоцтвом України № 259387 (дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

5) Чи є знак для товарів і послуг "NUTRIDEM" (комбін.) за свідоцтвом України №259386 ( дата подання заявки - 20.04.2017, дата реєстрації - 10.06.2019) таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

6) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НУТРІМЕД" за свідоцтвом України №218338 (дата подання заявки - 27.07.2015, дата реєстрації - 25.10.2016)?

7) Чи є позначення "НУТРІДЕМ", використане в найменуванні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "НУТРІДЕМ" схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням "НУТРІМЕД", майнові права на яке належать Товариству з обмеженою відповідальністю "НУТРІМЕД"?

3. Для проведення експертизи матеріали справи №910/18579/21 надіслати атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу ( АДРЕСА_1 ).

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити атестованого судового експерта Жилу Богдана Володимировича про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Нутрідем".

6. Провадження у справі №910/18579/21 на час проведення експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені статями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.12.2022.

Суддя О.В. Мандриченко