ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2022 р. Справа№ 910/16093/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Полякова Б.М.

за участю секретаря судового засідання Кудько О.О.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 12.12.2022,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"

на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019

у справі № 910/16093/18

за позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс"

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"

відповідача-2: Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

(процесуальний правонаступник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності")

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "КАЛЦЕКС" ("KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") (позивач, АТ "КАЛЦЕКС") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1, ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (процесуальним правонаступником якого у справі було Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", процесуальним правонаступником якого є Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій") (відповідач-2,) з вимогами про:

- визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є відповідач-1;

- визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником якого є відповідач-1;

- зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119) та Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що знаки відповідача-1 "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836 не відповідають умовам надання правової охорони, визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та із загальновживаних термінів.

Рішенням господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №910/16093/18 позов задоволено повністю; вирішено процесуальні питання.

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" на користь Акціонерного товариства "Калцекс" (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") 536583,50 грн. (п'ятсот тридцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 50 коп.) витрат на професійну правничу допомогу, 12501,00 грн. (дванадцять тисяч п'ятсот одну гривню 00 коп.) витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (із урахуванням доповнень до апеляційної скарги), в якій просить суд скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення господарського суду міста Києва від14.05.2019 у справі № 910/16093/18 та ухвалити нове, яким відмовити KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс" в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, долучити до матеріалів справи в якості належних та допустимих доказів Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1237 від 02.11.2018 та Висновок експертів №066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", розгляд апеляційної скарги призначено на 19.06.2019.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16093/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2019 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 19.06.2019.

18.06.2019 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просив суд поновити строк на подання Відзиву на апеляційну скаргу відповідача-1, відмовити ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" у задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи № 910/16093/18 в якості належних та допустимих доказів Рецензії на висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237 та Висновку експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" залишити без задоволення.

19.06.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019, крім іншого, призначено у справі № 910/16093/18 комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення комісійної судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18.

18.07.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та клопотання про надання письмової згоди на термін виконання вказаної експертизи понад 90 календарних днів.

Листом від 19.07.2019 Північним апеляційним господарським судом витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз всі матеріали справи №910/16093/18.

14.08.2019 від ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

02.09.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2019 поновлено провадження у справі № 910/16093/18 для розгляду клопотань судового експерта; розгляд клопотань судового експерта було призначено на 18.09.2019.

10.09.2019 від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс" до Північного апеляційного господарського суду надійшли документи на вимогу експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2019 задоволено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та клопотання про погодження термінів виконання експертизи понад 90 календарних днів. Надано дозвіл на проведення експертизи у строк понад 90 (дев'яносто) календарних днів. Направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 910/16093/18 для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019 у даній справі, апеляційне провадження у справі № 910/16093/18 зупинено до отримання висновку судової експертизи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

21.11.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18 та висновок експертів від 07.11.2019 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2019 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18; прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до свого провадження у новому складі суду; розгляд апеляційної скарги призначено на 15.01.2020.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. на лікарніному, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16093/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В., у зв'язку з чим апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду.

19.12.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист, в якому директор інституту просив повернути матеріали справи № 910/16093/18 для проведення перевірки інформації, зазначеної у клопотанні ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я", та, у разі необхідності, доопрацювання висновку експертів від 07.11.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.12.2020, крім іншого, направлено матеріали справи №910/16093/18 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул.Смоленська, 6 для проведення перевірки інформації, зазначеної у клопотанні ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" та, у разі необхідності, доопрацювання висновку експертів від 07.11.2019, зупинено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18 до надходження матеріалів справи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

27.01.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2020, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/16093/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2020 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 18.03.2020.

13.03.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист, в якому директор інституту зазначив про те, що 24.02.2020 до КНДІСЕ від представника ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" надійшло клопотання від 07.11.2019, за результатами розгляду якого в КНДІСЕ було створено комісію для проведення службової перевірки інформації, викладеної у клопотанні. Враховуючи викладене, КНДІСЕ просив суд повернути матеріали справи № 910/16093/18 для проведення перевірки інформації зазначеної у клопотанні, та, у разі необхідності, доопрацювання висновку експертів від 07.11.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2020, крім іншого, задоволено клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, матеріали справи № 910/16093/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул.Смоленська, 6 для проведення перевірки інформації, зазначеної у клопотанні ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" та, у разі необхідності, доопрацювання висновку експертів від 07.11.2019, зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18 до надходження матеріалів справи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

27.04.2020 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист №11/01-12/4246-20 від 15.04.2020, в якому останній просить суд продовжити до 08.05.2020 строк повернення матеріалів справи № 910/16093/18 до суду.

Листом Північного апеляційного господарського суду № 09.1.18/400/20 від 29.04.2020 витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 910/16093/18 задля розгляду вищевказаного клопотання КНДІСЕ.

06.05.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18 та доопрацьований висновок експертів № 19118/19119/19-53/1954/20-27 від 05.05.2020 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020, крім іншого, поновлено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 24.06.2020.

23.06.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення додаткової комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" відкладено на 08.07.2020.

07.07.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення додаткової комісійної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 у даній справі задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про призначення додаткової комісійної судової експертизи; призначено у справі № 910/16093/18 додаткову комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення додаткової комісійної судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 поновлено апеляційне провадження у справі №910/16093/18; заяву АТ "Калцекс" про відвід колегії суддів у складі головуючого судді: Доманської М.Л., суддів: Пантелієнка В.О., Верховця А.А. від участі у розгляді апеляційної скарги у справі №910/16093/18 визнано необґрунтованою. Постановлено передати справу для вирішення питання про відвід суддям, які не входять до складу суду, що розглядає справу, і визначаються у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020, колегією суддів у складі: Коробенко Г.П. (головуючий), Козир Т.П., Кравчук Г.А., відмовлено у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Калцекс" про відвід колегії суддів Доманської М.Л., Верховця А.А., Пантелієнка В.О. від участі у розгляді апеляційної скарги у справі № 910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2020 матеріали справи № 910/16093/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6 для проведення додаткової комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 у справі № 910/16093/18, зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18.

03.08.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов рахунок №1631 від 24.07.2020 для сплати вартості проведення експертизи у розмірі 50012,64 грн.

08.09.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта Давидченка В.В., в якому останній просить суд надати додаткові матеріали, що не містяться в наданих на дослідження матеріалах, зокрема матеріали, що містять відомості щодо тривалості використання в Україні позначення "ПРОМЕДОЛ" одним або кількома виробниками. Відомості щодо характеристик товарів під позначенням "ПРОМЕДОЛ", що пропонуються одним або кількома виробниками, чи мали вони спільну якість або інші характеристики, відомості щодо сприймання споживачами. Також відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої МЮУ 08.10.1998 № 53/5, просить суд погодити строки проведення експертизи у термін понад 90 днів.

Листом від 08.09.2020 Північним апеляційним господарським судом витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз всі матеріали справи №910/16093/18.

24.09.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2020 поновлено провадження у справі № 910/16093/18 для розгляду клопотання судового експерта, розгляд клопотання судового експерта призначено на 07.10.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 розгляд клопотання експерта Давидченка В.В. у межах апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" відкладено на 21.10.2020 о 12 год 30 хв.

21.10.2020 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" надійшла заява про заміну правонаступником відповідача-2 у справі, у якому заявник просить замінити відповідача у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на його правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" та додає до заяви витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

27.10.2020 до Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерного товариства "Калцекс" надійшли письмові пояснення щодо клопотання відповідача-1 про заміну відповідача у справі, в якому зазначено, що керуючись ст. 48 ГПК України позивач не заперечує щодо задоволення заявленого клопотання.

27.10.2020 до Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерного товариства "Калцекс" надійшли письмові пояснення стосовно відповідей експерта Давидченка В.В. на питання позивача про причини та мету витребування додаткових доказів у судовому засіданні 21.10.2020. Зазначено, що докази довготривалості використання в Україні позначення "ПРОМЕДОЛ" кількома виробниками містяться в матеріалах справи та відображені у висновках експертів. Також матеріали справи не містять відомостей щодо тривалості використання позначення "промедол" лише одним виробником.

28.10.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи №910/16093/18.

29.10.2020 в судовому засіданні колегією суддів було поставлено на обговорення клопотання скаржника про долучення документів до матеріалів справи, яке представник скаржника підтримав, а представник позивача заперечив з підстав, що це є докази у справі, що не були подані до суду першої інстанції, зазначені у клопотанні підстави їх неподання до суду першої інстанції є неповажними, клопотання є необґрунтованим.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2020 в задоволенні клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Давидченка В.В. - відмовлено, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про долучення доказів до матеріалів справи №910/16093/18 відхилено. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" про заміну правонаступником Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задоволено. Замінено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у справі №910/16093/18 на його процесуального правонаступника - державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". Зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18. Матеріали справи №910/16093/18 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення додаткової комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

03.11.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта Давидченка В.В., в якому останній просить суд погодити строки проведення експертизи у термін понад 90 днів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2020 поновлено апеляційне провадження у справі №910/16093/18 для розгляду клопотання судового експерта, задоволено клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Давидченка В.В. про погодження терміну виконання експертизи понад 90 календарних днів, встановлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз строк на проведення додаткової комісійної судової експертизи у справі №910/16093/18 до 30 календарних днів з дати отримання експертною установою копії даної ухвали, направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 910/11005/16 для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 у даній справі, апеляційне провадження у справі №910/16093/18 зупинено до отримання висновку судової експертизи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

01.12.2020 до Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист про перенаправлення матеріалів справи до Кропивницького відділення КНДІСЕ.

19.09.2022 до Північного апелційного господарського суду з КНДІСЕ в особі Кропивницького відділення надійшли висновок експертів від 14.12.21 №3158/20-27, акт сдачі-приймання висновку та матеріали справи №910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2022 поновлено апеляційне провадження у справі №910/16093/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 23.11.2022, зобов'язано учасників сторін подати свої доводи (пояснення) з приводу висновку експерта від 14.12.21 №3158/20-27 у строк до 18.11.2022 із доказами направлення копії пояснень іншим учасникам провадження у даній справі.

23.11.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про заміну відповідача та відкладення судового засідання, в якому останній просить замінити співвідповідача у справі №910/16093/18 - ДП "Українский інститут інтелектуальної власності" його процесуальним правонаступником - ДО "Український національний офіс інтелектуальної івласності та інновацій" та відкласти судове засідання, призначене на 23.11.2022, на іншу дату з метою належного повідомлення ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" про дату та час судового засідання та для надання часу на підготовку відзиву та пояснень по справі №910/16093/18.

23.11.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.11.2022 задоволено клопотання KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс" про заміну сторони, замінено сторону у справі №910/16093/18 її процесуальним правонаступником, а саме, Державне підприємство "Українский інститут інтелектуальної власності" () на Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (), зобов'язано позивача направити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" копію позову, оскаржуваного рішення та висновків експертиз у строк до 01.12.2022, докази чого подати до суду, зобов'язано скаржника направити Державній організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" копію апеляційної скарги, докази чого подати до суду, розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 відкладено на 07.12.2022.

06.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли письмові пояснення, в яких скаржник просив суд врахувати доводи, викладенні у відповідних поясненнях при здійсненні апеляційного перегляду оскаржуваних рішень.

06.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21, висновку експертів від 13.09.2021 № 005-СІВ/21 та листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 01.06.2021 № 13325/2021.

07.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS,AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне Товариство "Калцекс" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

07.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS,AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне Товариство "Калцекс" надійшли письмові пояснення від 06.12.2022, які подані з урахуванням висновку експертизи від 14.12.2021 № 3158/20-27.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2022 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до 12.12.2022.

09.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, в обґрунтування якого зазначено про неможливість з'явитись у судове засідання, у зв'язку з проведенням організаційно-правових заходів, переоформленням трудових відносин з працівниками від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

12.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS,AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне Товариство "Калцекс" надійшли заперечення проти приєднання до матеріалів справи додаткових доказів за клопотанням відповідача - 1 від 02.12.2022, в яких позивач просить суд відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" в задоволенні клопотання про приєднання додаткових доказів до матеріалів справи №910/16093/18.

12.12.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від KALCEKS,AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне Товариство "Калцекс" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У судове засідання 12.12.2022 з'явились представник скаржника та представник позивача. Представник відповідача - 2 у судове засіданні не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

У судовому засіданні 12.12.2022 колегія суддів прийшла до висновку за можливе здійснювати розгляд скарги без участі відповідача - 2, а також дійшла висновку відхилити клопотання про відкладення розгляду справи, зважаючи на наступне.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

В той же час за положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Таким чином, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

Колегією суддів враховано, що відповідач - 2 не вказав про необхідність висловлення іншої позиції, ніж позиція, висловлена у справі представником підприємства, процесуальним правонаступником якого є відповідач - 2, доводи, викладені у клопотанні документально не підтверджені, причини неявки суд визнає неповажними, у зв'язку з чим суд не вбачає підстав для відкладенні розгляду справи.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі відповідача - 2, його неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

В судовому засіданні ставилось на обговорення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я», яке заявлено у апеляційній скарзі про долучення до матеріалів справи № 910/16093/18 в якості належних та допустимих доказів рецензії на Висновку експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237 та Висновку експертів від 04.04.2019 № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності.

Представник скаржника підтримав вказане клопотання, представник позивача щодо долучення до матеріалів справи відповідних документів заперечував.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, дійшла висновку відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров'я», яке заявлено у апеляційній скарзі (про долучення до матеріалів справи № 910/16093/18 в якості належних та допустимих доказів рецензії на Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237 та Висновку експертів від 04.04.2019 № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач - 1 подавав до суду першої інстанції аналогічне клопотання про долучення до матеріалів справи відповідної Рецензії на Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237 та Висновку експертів від 04.04.2019 № 066/19.

Суд першої інстанції обґрунтовано та правомірно відмовив у задоволенні вказаного клопотання, з огляду на те, що подана відповідачем-1 Рецензія на Висновок експертів від 02.11.2018 № 1237 не є висновком експерта та не належить до жодного з визначених ГПК України видів доказів, що виключає можливість прийняття судом вказаної рецензії у якості доказу в даній справі.

Відповідач-1 звернувся до суду першої інстанції з клопотанням про надання додаткового строку для подання висновку експерта лише 18.03.2019, тобто після закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Поважних причин, які б перешкоджали вчасному поданню доказів відповідач-1 не навів, у зв'язку з чим суд першої інстанції правомірно відхилив клопотання відповіда-1 як безпідставне та необґрунтоване.

Судовою колегією ставилось на обговорення клопотання АТ "Кальцекс" від 23.06.2020 про виклик експертів.

В обґрунтування клопотання про виклик експертів позивач вказував на те, що експертні висновки від 07.11.2019 № 19118/19119/19-53 та від 05.05.2020 № 19118/19119/19-53 містять протилежні висновки та просив викликати експертів для надання пояснень щодо причин розбіжностей в експертних дослідженнях.

Представник позивача підтримав вказане клопотання, представник скаржника щодо задоволення відповідного клопотання заперечував.

Колегія суддів відмовила у задоволенні вказаного клопотання, оскільки експертний висновок від 05.05.2020 не викликає сумнів у суду і в самому експертному висновку надано відповіді на питання, що стосуються причин розбіжностей у експертних дослідженнях про які зазначає позивач. Колегія суддів не вбачає підстав для виклику експертів.

Колегією суддів ставилось на обговорення клопотання АТ «Калцекс» про поновлення строку на подання письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи від 14.12.2021 № 3158/20-27.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначив, що не міг вчасно підготувати та подати відповідні пояснення, оскільки йому було невідомо про надходження висновку експерта на адресу суду та поновлення апеляційного провадження у справі. Також позивач вказує, що дізнався про існування вказаного доказу та винесення ухвали лише 21.11.2022, а тому не міг у встановлений судом строк надати відповідні пояснення.

Представник позивача підтримав вказане клопотання, представник скаржника щодо задоволення відповідного клопотання не заперечував.

Колегія суддів визнала поважними причини пропуску строку для подання пояснень та поновила строк АТ «Калцекс» на подання письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи від 14.12.2021 № 3158/20-27 та вирішила врахувати відповідні письмові пояснення при розгляді апеляційної скарги.

Колегією суддів ставилось на обговорення усне клопотання, яке заявлено у судовому засіданні від 07.12.2022 та 12.12.2022 представником ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» про долучення до матеріалів справи письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи від 14.12.2021 № 3158/20-27, поновлення строку на подання цих пояснень.

Представник скаржника підтримав вказане клопотання, представник позивача щодо задоволення відповідного клопотання не заперечував.

Колегія суддів задовольнила клопотання ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» про долучення до матеріалів справи письмових пояснень, поновивши строк на їх подання.

Колегією суддів ставилось на обговорення клопотання ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» про поновлення строку на подання доказів та долучення їх до матеріалів справи.

Представник скаржника підтримав вказане клопотання, представник позивача щодо задоволення відповідного клопотання заперечував.

Колегією суддів долучено до матеріалів справи письмові заперечення АТ «Калцекс» щодо долучення додаткових доказів, поданих ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я»

Колегія суддів визнала поважними причини пропуску строку для подання доказів та вирішила поновити строк та долучити до матеріалів справи рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21, висновок експертів від 13.09.2021 № 005-СІВ/21 та лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності від 01.06.2021 № 13325/2021, оскільки відповідні докази мають суттєве значення для справи та впливають на оцінку обставин справи судом. Докази долучені задля недопущення правового пуризму та задля процесуальної економії, що буде додатково обгрунтовано у даній постанові нище.

Колегією суддів ставилось на обговорення клопотання АТ «Калцекс» про призначення повторної судової експертизи.

Представник позивача підтримав вказане клопотання, представник скаржника щодо задоволення відповідного клопотання заперечував та зазначив, що в матеріалах справи достатньо доказів, необхідність у призначенні повторної судової експертизи відсутня.

АТ «Калцекс» у клопотанні про призначення повторної судової експертизи запропоновано на вирішення експертизи нові питання. Між тим, питання: чи є позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ - ЗН» за свідоцтвом України № 129188, елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМЕДОЛ - ЗН»? міститься у Висновку експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.12.2019 № 1292, який долучено судом до матеріалів справи. Нові питання на вирішення повторної судової експертизи не можуть бути поставлені. Про призначення додаткової судової експертизи позивач не просив суд. Судова колегія не вбачає підстав для призначення повторної судової експертизи із врахуванням вищезазначеного. Доказів, що містяться у справі достатньо для вирішення апеляційної скарги по суті.

У судовому засіданні скаржник підтримав апеляційну скаргу (із врахуванням доповнень до апеляційної скарги) та просив задовольнити апеляційну скаргу, скасувати оскаржуване рішення та додаткове рішення, прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні позову, судові витрати покласти на позивача, представник позивача щодо задоволення апеляційної скарги заперечував, просив суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги, оскаржувані судові рішення - залишити без змін.

Згідно із ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішень суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Апеляційна скарга із врахуванням доповнень до апеляційної скарги мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, у зв'язку з чим оскаржувані рішення є необґрунтованими та незаконними. Скаржник посилається на незаконність відкриття провадження у справі, оскільки позивачем надано в якості доказів сплати судового збору платіжне доручення, яке було подано в іншій справі № 910/10269/17. Апелянт вказує, що судом першої інстанції прийнято рішення на основі суперечливого висновку від 02.11.2018 № 1237, без врахування поданої відповідачем - 1 рецензії. Скаржник вказує, що відповідно до реєстраційного посвідчення № UA/5157/01/01 на лікарський засіб "ПРОМЕДОЛ-ЗН" виробником зазначеного лікарського засобу є ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ", яке користується знаком для товарів та послуг від 27.10.2010 № 129188 на підставі Ліцензійного договору на використання об'єктів права інтелектуальної власності від 03.01.2011 № 14, Додаткової угоди від 15.02.2012 № 11 до Ліцензійного договору, укладеним з ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я". Словесне позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" має елемент "ЗН", який вказує на фірму виробника ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ", такий елемент як "ЗН" (скорочено від "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ") незмінно, протягом кількох років використовується ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ" на пакуванні препаратів власного виготовлення, іншими виробниками зазначений елемент не використовується. Як вказує скаржник, згідно з п. 10.2.3 Методичних рекомендацій визначено, що не вважається загальновживаним позначення, якщо заявник може довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи. Скаржник вказує, що знаки за Свідоцтвом України від 27.09.2010 № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 № m200911119) та за Свідоцтвом України від 12.06.2017 № 227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 № m201624211), мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства, що підтверджується матеріалами справи.

Додаткове рішення від 14.05.2019 у даній справі скаржник просить скасувати, оскільки заявлені позивачем витрати на правову допомогу суперечать критерію реальності адвокатських послуг, а також критерію розумності їхнього розміру та становить надмірний тягар для відповідача - 1, що суперечить принципу розподілу таких витрат.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, із врахуванням доповнень до апеляційної скарги, дослідивши докази у справі у їх сукупності, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм чинного законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 слід задовольнити; рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 скасувати; прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову; судові витрати у справі: 536583, 50 грн на професійну правничу допомогу та 12501,00 грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покласти на позивача, з огляду на наступне.

Позивач - Акціонерне товариство "КАЛЦЕКС" (KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS"), є юридичною особою, створеною за законодавством Латвійської Республіки, що підтверджується довідкою від 10.04.2018 № 7-3-58567 про державну реєстрацію АТ "КАЛЦЕКС" та Статутом вказаного акціонерного товариства (а.с. 27-52 т. 1).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що знаки для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL" за Свідоцтвом України № 227836 відносно товарів 5 класу МКТП, власником яких є відповідач-1, на думку позивача, не відповідають визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів. В свою чергу, невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони в силу приписів п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання свідоцтва у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Обґрунтовуючи причини свого звернення з даним позовом до суду позивач зазначив про таке: АТ "КАЛЦЕКС" є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії, що підтверджується наявністю Сертифіката належної виробничої практики (GМР) та реєстрацією продукції в ряді європейських країн; 2016 АТ "КАЛЦЕКС" отримало в Україні Реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01 на лікарський засіб "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл" (рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджено Наказом МОЗ України від 28.07.2016 №787) (а.с. 174-176 т. 1); 28.07.2016 МОЗ України була затверджена Інструкція для медичного застосування лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін'єкцій" (а.с. 140-144 т. 1); лікарський засіб "Promedols 20 мг/мл розчин для ін'єкцій" є зареєстрованим у передбаченому законодавством Латвії порядку, що підтверджується Свідоцтвом № 96-0192 про реєстрацію лікарського засобу від 24.03.2016 (а.с. 139 т. 1); лікарський засіб "Promedols 20 мг/мл розчин для ін'єкцій" є зареєстрованим у багатьох інших країнах, а саме: Латвія - 06.06.1996 , Грузія - 26.11.2013, Вірменія - 05.08.2014, Молдавія - 20.03.2015, Азербайджан - 05.10.2012, Киргизія - 18.01.2017, Узбекистан - 11.04.2017;АТ "КАЛЦЕКС" також є власником таких відомих знаків для товарів і послуг, як: "КАЛЦЕКС" (міжнародна реєстрація від 01.10.2014 № 1226545 для товарів 5 класу МКТП (а.с. 135-136 т. 1); "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" ("PROMEDOL KALCEKS") (міжнародна реєстрація від 20.06.2016 № 1320345 для товарів 1 та 5 класу МКТП (а.с. 137-138 т. 1).

Позивач зазначив, що торгові назви препаратів позивача складаються із міжнародних непатентованих назв відповідних фармацевтичної субстанцій ("International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances") та фірмового найменування їх виробника - "КАЛЦЕКС", що зареєстроване в Україні згідно з міжнародною реєстрацією від 01.10.20143 № 1226545, а назва лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" ("PROMEDOL KALCEKS") має міжнародну реєстрацію від 20.06.2016 № 1320345 для товарів 1 та 5 класу МКТП.

Як стверджує позивач, він має право на використання своєї торговельної марки "КАЛЦЕКС", що входить до складу торгової назви його препарату "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", розчин для ін'єкцій", та відповідний інтерес, який полягає у провадженні діяльності з виробництва та оптової торгівлі лікарськими засобами в Україні.

За доводами позивача, ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" не визнає та оспорює вказані права та інтереси AT "КАЛЦЕКС", що підтверджується, зокрема, зверненням ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" до Господарського суду міста Києва з позовом у справі № 910/10269/17, в якій відповідач-1 намагається захистити свої права на знак товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України № 129188 та знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України № 227836.

За вказаних обставин, позивач вважає, що ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" використовує належні йому Свідоцтва України № 129188, № 227836 для обмеження правоздатності AT "КАЛЦЕКС" у вигляді встановлення незаконних заборон для митного оформлення зазначених вище лікарських засобів та їх ввезення на територію України, чим порушує права та законні інтереси позивача, що і стало причиною звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідач-2 згідно поданого відзиву на позовну заяву (а.с 5-13 т. 3), просив відмовити в задоволенні позовних вимог, з огляду на те, що видачу свідоцтв України №№ 129188, 227836 було здійснено на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідач-1 (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") згідно з відзивом на позовну заяву (а.с 23-31 т. 3), заперечував проти позовних вимог в повному обсязі, з огляду на те, що експертиза заявки № m200911119 на знак для товарів і послуг № 129188 та заявки № m201624211 на знак для товарів і послуг № 227836 проводилась відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг закладом експертизи - ДП "Український інститут промислової власності", яким була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом; на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на ім'я відповідача-1 були видані свідоцтва України № 129188, № 227836; таким чином, на думку відповідача-1, знаки за свідоцтвами України № 129188, № 227836 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб, відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 постановлено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання відповідачем-1 (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") заявки № m200911119 за оскаржуваним Свідоцтвом України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є 04.09.2009.

Датою подання відповідачем-1 заявки № m201624211 за оскаржуваним Свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017 року на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" є 02.11.2016.

Отже, відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на знаки для товарів і послуг за оскаржуваними Свідоцтвами України регулюються:

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, яка діяла з 16.05.2008 - за заявкою № m200911119,

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, яка діє з 21.05.2015 та чинна на даний час (далі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") - за заявкою № m201624211.

Оскільки відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, відповідність знака умовам надання правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідачем-1 своїх заявок від 04.09.2009 № m200911119, від 02.11.2016 № m201624211.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, яка діяла з 16.05.2008), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3, 6 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Згідно з зазначеною нормою Закону правова охорона не може бути надана таким позначенням, оскільки вони не відповідають основному призначенню знака - відрізняти товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Як вбачається з матеріалів справи, знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" зареєстрований за Свідоцтвом України № 129188 для наступних товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби

Власником Свідоцтва України № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), заявка № m200911119 подана 04.09.2009, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 27.09.2010, Бюл. № 18. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 129188 (а.с. 134 т. 1).

Знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" зареєстрований за Свідоцтвом України № 227836 для наступних товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Власником Свідоцтва України № 227836 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" є ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (відповідач-1), заявка № m201624211 подана 02.11.2016, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 12.06.2017, Бюл. № 11. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 227836 (а.с. 133 т. 1).

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем до суду першої інстанції надано Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237 (а.с. 134-155 т. 2), складений на замовлення позивача (лист від 14.10.2018 № 38926 - а.с. 194-196 т. 1).

З Висновку експертів від 02.11.2018 № 1237 вбачається, що на вирішення експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? (далі - Питання 1)

2. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211? (далі - Питання 2).

Проведення експертизи доручено експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Мінченко Наталії Володимирівні.

При наданні відповіді на Питання 1 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг № 227836 є словесним, що складається зі слів "ПРОМЕДОЛ" та "PROMEDOL" (транслітерація слова "Промедол"), виконаних одне під одним стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору.

Експертами було досліджено слово "ПРОМЕДОЛ" у енциклопедіях, тлумачних, спеціальних та двомовних словниках, а також зазначено, велика кількість прикладів використання найменування "Промедол" для позначення конкретно визначеного лікарського засобу, що є опоїдним анальгетиком, без зазначення або вказівки на конкретну особу-виробника цього товару міститься на веб-сторінках Всесвітньої мережі Інтернет.

Наведена у Висновку експертів від 02.11.2018 № 1237 інформація (стор. 9-16), на думку експертів, вказує, що:

- слово "ПРОМЕДОЛ" задовго до 02.11.2016 (дати подачі заявки на знак № m201624211) містилося у енциклопедіях, тлумачних та двомовних словниках, спеціалізованих довідниках і літературі та мало наступне єдине конкретно визначене значення: "фармацевтичний препарат (субстанція), синтезований у 1952 академіком І.Н. Назаровим зі співробітниками, являє собою синтетичний замінник морфіну, відноситься до анальгетиків-опіоїдів, має хімічну назву пропионовый эфир 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пиперидол";

- позначення "ПРОМЕДОЛ" задовго до 2016 використовувалося в якості назви, конкретного фармацевтичного препарату не лише споживачами, а й фахівцями відповідної галузі, тобто, у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий зв'язок між товаром, що має певні властивості та позначенням, яке використовується в якості його назви - "ПРОМЕДОЛ".

Крім того, експертами встановлено використання позначення "ПРОМЕДОЛ" в якості назви конкретного лікарського засобу (тобто як назви одного і того ж товару) різними виробниками та тривалість такого використання (неодноразовість), що підтверджується тим, що фармацевтичний препарат "Промедол" принаймні з 2005 випускався та/або випускається наступними виробниками: ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; AT "Калцекс", Латвія; Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія", Україна; Республиканское унитарное предприятие "Белмедпрепараты", Беларусь; Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод", Россия; Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", Россия; Русан Фарма Лтд, Індия.

В результаті проведеного дослідження, експерти вважають, що позначення "Промедол" до 02.11.2016 (дати подачі заявки на знак № m201624211) використовувалось в якості назви товару як споживачами, так і фахівцями фармацевтичної та медичної галузей та викликає у свідомості перерахованих категорій стійкий зв'язок між товаром, що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви. Це позначення використовувалось як назва одного і того ж товару, що випускався різними особами. Позначення "Промедол" застосовувалось різними особами тривалий час.

Враховуючи наведене та Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, експерти дійшли висновку, що назва лікарського засобу "Промедол" є узвичаєною назвою - назвою, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як МНН. Відповідно до зазначених Правил, такі назви не мають розрізняльної здатності, оскільки є загальноприйнятими позначеннями, що не пов'язані з конкретним виробником, і тому є назвами, призначеними для вільного використання виробниками лікарських засобів.

Отже, вищенаведене, на думку експертів, свідчить про те, що позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") на дату 02.11.2016 мало усі ознаки, які характеризують позначення, що є загальновживаним для певного товару, тобто, позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів певного виду.

Експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211 (відповідь на Питання 1).

При наданні відповіді на Питання 2 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг № 129188 є словесним, що складається зі слова "ПРОМЕДОЛ", дефіса та буквосполучення "ЗН", які виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору,

При наданні відповіді на Питання 1, і в результаті проведеного дослідження, експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ" належить до категорії загальновживаних позначень для товарів певного виду.

На думку експертів, подаючи заявку на знак для товарів і послуг, що включає узвичаєну назву лікарського засобу, заявник (ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я") повинен був включити до складу знака щонайменше вирізняльну частину фірмового найменування (оригінальну назву) "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я", яка дає можливість вирізнити діяльність цього підприємства серед інших. Натомість до складу зареєстрованого знака було включено елемент "ЗН" - буквосполучення, яке не є фірмовим найменуванням виробника та не здатне викликати в свідомості споживачів однозначну асоціацію з наступних причин:

1) позначення ЗН на упаковці препарату може бути по різному сприйняте споживачами різного ступеню інформованості та освіти. Наприклад, через схожість графічного виконання літери "З" та цифри "З" (в деяких типах шрифтів та в рукописному виконанні вони взагалі не відрізняються), а також однакове написання кириличної літери "Н" (єн) та латиничної "Н" (аш, ейч), частиною споживачів абревіатура "ЗН" може бути прочитана як "три аш" або "три ейч" і, відповідно, сприйнята як додаткові символи, що позначають певні властивості препарату,

2) буквосполучення ЗН досить часто застосовується для позначення різних осіб, предметів та явищ в якості скорочення і тому не може однозначно ідентифікувати для споживача конкретного виробника конкретного виду товарів (приклади наведено експертами на стор. 20, 21 Висновку).

Статтею 489 ЦК України встановлено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу, з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Враховуючи наведене, експерти вказали, що елемент ЗН у складі знака для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" не виконує встановлені ЦК України вимоги, тобто не дає можливість ідентифікувати виробника препарату за фірмовим найменуванням (не має розрізняльної здатності). Абревіатура ЗН є часто вживаним скороченням для різних словосполучень, тому для споживача не має визначеного змісту.

Експерти також зазначили, що в наданих на дослідження матеріалах заявки на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 - заявки № ш2009 11119 від 04.09.2009, як знак для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби" було заявлене позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", щодо якого був наданий опис знака, а саме: "Заявляється товарний знак у вигляді сполучення слова та літер "ПРОМЕДОЛ-ЗН", виконаного літерами кирилиці. Знак є фантазійним і смислового навантаження не несе". Отже, як свідчить опис позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", зроблений представником заявника, літери "ЗН" не мають смислового навантаження, тобто, не є абревіатурою від фірмового найменування заявника знака до реєстрації.

Разом з тим в результаті проведеного дослідження експертами було встановлено, що "промедол" є узвичаєною назвою лікарського засобу, що має певні властивості, яка до дати подання заявки на знак для товарів послуг використовувалась кількома виробниками.

Отже, експерти вважають, що немає ніяких підстав для віднесення цього позначення до фантазійних щодо товарів, для яких зареєстровано досліджуваний знак.

Експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m2009 11119 (відповідь на Питання 2).

У Висновку експерта зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України експерти обізнані.

Суд першої інстанції встановив, що Висновок експертів від 02.11.2018 № 1237 складений кваліфікованими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу".

Суд першої інстанції дійшов висновку, що Висновок експертів від 02.11.2018 № 1237 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаків відповідача-1 за оспорюваними Свідоцтвами України № 129188, № 227836 умовам надання правової охорони, визначеним п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", станом на дату подання відповідачем-1 заявок на ці знаки.

Як зазначалось, статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 3, 6 п. 2 ст. 6 вказаного Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 04.09.2009 - дату подання відповідачем-1 заявки № m2009 11119 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" у відповідача-2 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Колегія суддів, дослідивши доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, встановила, що доказом, який був покладений в основу оскаржуваного судового рішення став висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 № 1237, який був поданий на замовлення позивача та відповідно до якого експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211; позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m2009 11119.

Судова експертиза у даній справі не призначалася судом першої інстанції.

Суд апеляційної інстанції врахував доводи апелянта щодо сумнівів відносно повноти та обгрунтованості наявного у справі експертного висновку від 02.11.2018 № 1237, з огляду на наступне.

Висновок експертів суд вважає суперечливим із врахуванням того, що за результатами кваліфікаційної екпертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, встановлено, що позначення "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" та позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є такими що відповідають умовам наданння правовової охорони, у звязку з чим відповідачу - 1 видані цим органом оскаржувані свідоцтва.

Висновок експертів від 02.11.2018 № 1237 зроблений за неповним дослідженням відповідних обставин та опис знаків, які досліджувались експертами є неточним. Відсутнє обгрунтоване відповідним дослідженням твердження, що знак "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" не має розрізняльної здатності. Експерти наводять ряд припущень щодо трактування семантики буквосполучення - ЗН, що не засновано на фактичних даних.

Експертами досліджено не спірні знаки, а використання слова Промедол.

Враховуючи, що даний експертний висновок викликав сумніви у повноті та обгрунтованості цього експертного дослідження, апеляційний господарський суд призначив у справі № 910/16093/18 комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Проведення комісійної судової експертизи доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Попередив судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

На вирішення комісійної судової експертизи суд апеляційної інстанції поставив наступні питання:

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

- Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

21.11.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18 та висновок експертів від 07.11.2019 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності.

На підставі зазначеного експерти прийшли до висновку, що позначення «ПРОМЕДОЛ» розуміється виробниками, лікарями, працівниками фармацевтичної галузі як найменування одного і того ж товару з певними властивостями, що само по собі втратило дистинктивну функцію. Не дивлячись на те, що лікарський засіб, що має в своєму складі елемент «ПРОМЕДОЛ» відпускається лише за рецептом лікаря, а отже, не перебуває у вільному продажу та не є доступним широкому колу споживачів, все одно розуміється як назва товару з певними властивостями внаслідок його тривалого використання, тобто у лікарів, споживачів та фахівців фармацевтичної галузі склався стійкий однозначний зв'язок між товаром, що має певні властивості та позначенням, яке використовується в якості назви «ПРОМЕДОЛ».

Як вказано судовими експертами, враховуючи, що будь-яка торговельна марка на яку поширюється правова охорона повинна мати індвивідуалізуючі риси, притаманні саме цій торговельній марці та його власнику; практику існування виробничих зв'язків та випуск однакової продукції з однаковими назвами різними виробниками; вживання позначення «ПРОМЕДОЛ» тривалий час у наукових статтях, довідковій літературі, патентах тощо саме у якості найменування у формі безособових за структурою реченнях (без вираження будь-якої особи, в тому числі власника, виробника), експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 є таким, що складається з двох елементів, один з яких «ПРОМЕДОЛ» є загальновживаним для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119.

При наданні відповіді на Питання 2, судові експерти зазначили, позначення «ПРОМЕДОЛ» (лат. «Promedolum») вживається в якості точного визначення поняття, яке означає лікарський засіб із визначеним складом та відомими властивостями, хімічною формулою, сталими характеристиками, призначається для лікування. Увійшло до довідників і енциклопедій (виходячи з наданих матеріалів справи) починаючи з 1952.

Інший словесний елемент «PROMEDOL» у складі знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 227836 транслітерується українською мовою, як «ПРОМЕДОЛ», у зв'язку з чим, зміст відповідних елементів повністю співпадає.

На підставі зазначеного експерти прийшли до висновку, що позначення «ПРОМЕДОЛ» (PROMEDOL) розуміється виробниками, лікарями, працівниками фармацевтичної галузі як найменування одного і того ж товару з певними властивостями, що само по собі втратило дистинктивну функцію.

Експерти вказали, що враховуючи тривале застосування позначення «ПРОМЕДОЛ», як назви лікарського засобу конкретного призначення, що доведено посиланнями на нього та описом його властивостей, обумовлених матеріалами справи, наявністю декількох виробників, словесні елементи «ПРОМЕДОЛ» та «PROMEDOL» знаку для товарів і послуг

за свідоцтвом України №227836, втратили свою дистинктивну функцію. Словесні елементи «ПРОМЕДОЛ» та «PROMEDOL» станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211 увійшли до загального вжитку як назва (найменування) товару відомого виду.

Як зазначено експертами, викладеного вище достатньо для висновку про те, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 складається лише зі словесних елементів, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211.

В матеріалах справти наявний висновок експерта за результати проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.12.2019 № 1292, який надано на замовлення АТ «Калцекс».

На вирішення експертизи поставленні наступні питання: Чи є позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМEДOЛ-ЗН»?Чи є буквосполучення «ЗН», яке входить до входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119 та не набуло такоп внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?

Експерт дійшов висновку на перше запитання, що позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМEДOЛ-ЗН», на друге запитання дійшов висновку, що буквосполучення «ЗН», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що звичайно не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119 та не набуло такоп внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар)?

При наданні відповіді на 1 питання, експерт зазначив, що позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

При дослідженні об'єкта знака для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 експертом встановлено, що ним є словесне позначення, виконане заголовними літерами чорного кольору, яке складається з двох різних за довжиною частин, розділених дефісом: слова «ПРОМЕДОЛ» (8 літер) та буквосполучення «ЗН». При цьому, довжина елемента ПРОМЕДОЛ складає 4/5 загальної довжини зображення знака, тобто візуально та інформативно цей елемент є домінуючим у складі знака.

Експертом встановлено, що у досліджуваному знаку для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ- ЗН» за свідоцтвом України № 129188 позначення «ПРОМЕДОЛ» є таким, що: займає більшу частину зображення знака для товарів і послуг (приблизно 80 %); розташовано на початку зображення знака для товарів і послуг - саме на нього падає логічний наголос у словесному позначенні «ПРОМЕДОЛ-ЗН»; має стійкий асоціативний зв'язок з товаром, який ним позначається на ринку фармацевтичної продукції (препаратом «Промедол»); має переважний вплив на зорове сприйняття знака для товарів і послуг в цілому.

Проаналізувавши властивості знака для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, експерт дійшов висновку, що позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до його складу, є таким, що превалює в смисловому та просторовому значенні над іншими елементами знака, отже, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що позначення «ПРОМЕДОЛ», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, є елементом, який займає домінуюче положення в зображенні знака «ПРОМЕДОЛ-ЗН».

При наданні відповіді на питання 2 експерт зазначив, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживачів і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Враховуючи викладене, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання щодо заявлених товарів і/або послуг якщо щодо нього наявні, зокрема, такі доречні фактори: ступінь відомості споживачам про взаємозв 'язок позначення із товарами та/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання позначення; тривалівалість, обсяг та географічний район будь-якого просування позначення, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на їх чи виставках.

Стосовно елемента досліджуваного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188 - буквосполучення «ЗН», експерт зазначив наступне.

Оскільки позначення «Промедол» є узвичаєною назвою і не має розрізняльної здатності, то для вирізнення продукції певного виробника на ринку аналогічних препаратів доцільно використовувати це позначення з додаванням фірмового найменування виробника.

Експерт дійшов висновку, що елемент ЗН не дає можливість ідентифікувати виробника препарату за фірмовим найменуванням (не має розрізняльної здатності).

На думку експерта, буквосполучення «ЗН», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188, є таким, що не має розрізняльної здатності і, відповідно, не може виконувати дистинктивну функцію - ідентифікувати джерело походження товару.

Враховуючи викладене, експерт дійшов висновку, що буквосполучення «ЗН», яке входить до об'єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що звичайно не мало розрізняльної здатності станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № ш200911119 та не набуло такої внаслідок його використання (тобто таким, що індивідуалізує маркований товар).

06.05.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшов доопрацьований висновок експертів від 05.05.2020 № 19118/19119/19-53/1954/20-27 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до цього експертного висновку, на запитання: Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119? судовий експерт дійшов висновку, що "Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людини, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119".

На запитання: Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211, судовий експерт дійов висновку, що Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме, анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби), наркотики на лікарські (медичні) потреби, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211.

Надаючи відповідь на 1 запитання експерти вказали, що в Енциклопедії інтелектуальної власності поняття «загальновживанні позначення» тлумачиться як: «позначення, які ввійшли до загального вжитку. Загальновживаним позначенням не надається правова охорона, оскільки вони не можуть виконувати функцію знака для товарів і послуг - відрізняти товари одних виробників і тому повинні залишатися «вільними» для використання різноматнітними виробниками».

Згідно з п. 10.2.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91, із змінами, внесеними наказом Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 22.01.2016 № 08 (далі - Методичні рекомендації), ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг), є:

1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви.

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційно-господарських зв'язків і не пов'язані відповідними договорами;

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час. Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи iншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Експерти вказали, що назва «ПРОМЕДОЛ» має ознаки загальновживаного позначення для наркотичних лікарських засобів з діючою речовиною Trimeperidine, що чинять виражену аналгетичну дію, мають снодійні та спазмолітичні властивості. Тобто, є загальновживаним позначенням для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Між тим, у Методиці судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) зазначено: «У будь-якому випадку при дослідженні словесних знаків, що містять загальновживані елементи слід пам'ятати, що домінуючим елементом знака є той елемент, який не є загальновживаним.

Експертами вказано, що у результаті проведеного дослідження, у матеріалах справи не виявлено відомостей, що позначення «-ЗН», стало загальновживаним для фармацевтичних наркотичних препаратів, або таких, що внаслідок його тривалого використання для одних і тих же препаратів різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Так, у Додатку 6 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360 наведено Рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці. У цьому переліку не виявлено скорочень, які могли бути транслітеровані, як «-ЗН».

У відкритих джерелах, зокрема, у Фармацевтичній енциклопедії серед переліку основних скорочень також не виявлено позначень, що використовуються в медичній практиці та мають скорочення «-ЗН».

Виходячи з матеріалів справи, позначення «-ЗН» може викликати асоціативний зв'язок із абревіатурою від комерційного (фірмового) найменування одного з виробників препарату «Промедол» і «Промедол-ЗН», а саме: ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

У матеріалах справи (т. 1 арк. 40-46; т.2. арк. 94-100, т. З арк. 41-49) міститься ліцензійний договір №14 на використання об'єктів права інтелектуальної власності від 03.01.2011, укладеного між ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» (Ліцензіар) та ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (ліцензіат), та Додаткова угода №11 до вищезазначеного договору від 15.02.2012, відповідно якої сторони дійшли згоди доповнити перелік Об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі наступними знаками для товарів та послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП: знак для товарів та послуг «Промедол-ЗН» - свідоцтво України №129188 від 27.09.2010. (Відповідно до матеріалів справи заявка була подана 04.09.2009); знак для товарів та послуг «Біофлоракс-ЗН» - свідоцтво №129187 від 27.09.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009.); знак для товарів та послуг «Омнопон-ЗН» - свідоцтво № 129189 від 27.09.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009.); знак для товарів та послуг «Бупрексон-ЗН» - свідоцтво № 130692 від 25.10.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009.).У матеріалах справи (т.5. арк. 9) міститься лист №1446/06 від директора ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», в якому надано інформацію щодо випуску та реалізації вищезазначеним підприємством лікарських засобів у 2008-2019 роках, зокрема, у 2008-2009 роках було: випущено продукції: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл., №5 - у 2008 році (з квітня) у кількості 1563,9 тис. ампул; у 2009 - 1260,2 тис. ампул; реалізовано лікарських засобів: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл, №5 - у 2008 році (з квітня) у кількості 855,190 тис. ампул; у 2009 - 1183,362 тис. ампул.

Експерти встановили, що такий виробник лікарських засобів як ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», на дату подання заявки на знак для товарів та послуг №m200911119 - 04.09.2009, вже виробляв лікарські засоби, в тому числі під назвою ПРОМЕДОЛ, відповідно, був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів.

Оскільки наркотичні анальгетики є препаратами, які випускаються виключно за рецептами, при цьому згідно з Додатком 3 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360, лікарські засоби із діючою речовиною «Тримеперидину гідрохлорид», відносяться до рецептурних препаратів із встановленою гранично допустимою для відпуску кількість засобу на один Рецепт, відповідно, у медичних працівників, які виписують рецепти на ці препарати, та фармацевтів, буде виникати асоціативний зв'язок при сприйманні другої частини позначення препарату ПРОМЕДОЛ-ЗН із вказівкою на абревіатуру комерційного (фірмового) найменування відомого їм виробника лікарських засобів - ТОВ ХФП «Здоров'я народу».

У результаті дослідження відомостей, що викладені в матеріалах справи, не виявлено фактів, що свідчать про використання позначення «-ЗН», ні як назви товару (послуги) споживачами чи медичними фахівцями; ні про застосування цього позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами.

Враховуючи викладене, експерти зазначили, що позначення «-ЗН», що входить до складу позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 не є загальновживаним позначенням для товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби; у колі споживачів буде викликати асоціативний зв'язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ», і вказувати на особу виробника.

Отже, за результатами дослідження встановлено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН», що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 129188, складається із слова «ПРОМЕДОЛ» та буквосполучення «ЗН», виконаних кирилицею, між якими міститься дефіс. Враховуючи те, що наркотичні лікарські засоби відпускаються за рецептами, більше того, відповідно до п. Правил виписування рецептів, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми № 3, відповідно, для медичних працівників та фармацевтів наявність в позначенні «ПРОМЕДОЛ- ЗН» частини «-ЗН», викликає асоціативний зв'язок у лікарів та працівників аптек і аптечних пунктів із абревіатурою найменування відповідної юридичної особи, а саме: виробника даного препарату ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», буде вирізняти цей препарат серед інших виробників препаратів.

Отже, за експертним висновком позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати, хіміко- фармацевтичні препарати, ліки для людини, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

При відповідді на питання - 2 експерти вказали, що позначення «ПРОМЕДОЛ» як назва лікарського препарату використовувалася в певних офіційних та інформаційного характеру джерелах до 02.11.2016 - дати подання заявки №m201624211 на знак для товарів і послуг. При відповіді на перше питання було встановлено, що станом на 04.09.2009 року, позначення «ПРОМЕДОЛ» мало ознаки загальновживаного позначення для товарів певного виду, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко- фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Експерти вказали, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №227836 складається із двох слів, що виконано літерами кириличної «ПРОМЕДОЛ» та латинської «PROMEDOL» абеток.

У деяких джерелах, що містяться в матеріалах справи, позначення лікарського препарату «ПРОМЕДОЛ» вказується латинською мовою як «PROMEDOLUM».

Назва лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ» (транслітерується як «PROMEDOL») виробництва ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» використовується як засіб анальгетичної і спазмолітичної дій, який відноситься до групи наркотичних анальгетиків і відпускається лише за рецептом, то його, відповідно, можна віднести до товарів певного виду, а саме: анальгетиків (знеболювачів, знеболювальних засобів); наркотиків на лікарські (медичні) потреби.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про лікарські засоби»: «Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров 'я».

Відповідно до п. 11 ч.4 розділу 3 «Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення» встановлено, що в частині звернення лікаря до фармацевтичного працівника у Рецепті зазначаються: латинською, або англійською, або українською мовою назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених пунктом 3 даного розділу Правил, назва формоутворюючих та коригуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та/або видачу лікарського засобу. Скорочення зазначаються тільки латинською мовою.

Отже, враховуючи норми Правил, незалежно від написання найменування лікарського засобу літерами латинської чи кириличної абеток позначення «ПРОМЕДОЛ/PROMEDOL», як назви лікарського препарату «ПРОМЕДОЛ», медичними працівниками, фармацевтами та спеціалістами, які володіють спеціальними знаннями у даній галузі, буде сприйматиметься як одна і та сама назва товару, що має певні ознаки, властивості, якості.

В матеріалах справи містяться відомості про використання протягом тривалого періоду часу позначення «ПРОМЕДОЛ» у назві лікарських засобів під час їх виробництва та реалізації на території України двома виробниками: ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ» та АТ Кальцекс.

Застосування позначення «ПРОМЕДОЛ» у назвах лікарських засобів, виданих ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», підтверджується наступними матеріалами справи, а саме: копіями реєстраційних посвідчень на лікарський засіб «ПРОМЕДОЛ» (том 1, арк.99- 106) № П.09.01/03642 від 10.09.01 (термін дії реєстраційного посвідчення 25.09.2001 - 10.09.2006 рр.), № UA/5157/01/01 (термін дії реєстраційного посвідчення 02.10.2006 - 06.09.2016) та вкладок із певними змінами до реєстраційних посвідчень; копією реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/5157/01/01 «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (том 1, арк.107) (термін дії реєстраційного посвідчення 07.09.2011 - 06.09.2016).

У матеріалах справи (арк.9, том 5) міститься лист за підписом директора ТОВ «ХВР «Здоров'я народу» О.О. Ловашніченка до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я», де вказано кількість (тис. ампул) реалізованих та випущених лікарських засобів в Україні із позначенням «ПРОМЕДОЛ», починаючи з квітня 2008 по квітень 2019 рр. Отже, згідно з вказаними даними ТОВ «ХВП «Здоров'я народу» використовувало позначення «ПРОМЕДОЛ» у назві лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ» на території України протягом вищевказаного періоду часу.

Використання позначення «ПРОМЕДОЛ» у складі назви лікарського засобу лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕСК» AT «Калцекс» (виробника, який відповідає за випуск серії), підтверджується копією реєстраційного посвідчення на лікарський засіб №UA/15324/01/01 «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕСК» (том 1, арк. 174-176), актуалізованою копією витягу з Державного реєстру лікарських засобів України щодо реєстраційного посвідчення лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛПЕСК» №UA/15324/01/01 станом на 05.09.2019 (том 5 арк. 94). Про реалізацію лікарського препарату «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» в Україні протягом певного періоду часу свідчать копії накладних про поставки даного препарату (том 5 арк. 95-97), а саме рахунками №КЕ-002 від 12.09.2016, № КЕ-005 від 29.11.2016, №КЕ-021 від 15.11.2017. З огляду на вищенаведене, AT «Калцекс» використовувало у складі назви лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» позначення ПРОМЕДОЛ» протягом певного періоду часу.

Позначення PROMEDOL є транслітерацією від «ПРОМЕДОЛ», згідно з загальними правилами впорядкування українського алфавіту латиницею . При перекладі на англійську мову назва препарату «ПРОМЕДОЛ» також зазначається як «PROMEDOL», що підтверджується наявними в матеріалах справи відомостями.

Експерти встановили, що позначення, що охороняється як знак для товарів за свідоцтвом України № 227836 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, а саме: анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби), наркотики на лікарські (медичні) потреби, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 призначено у справі № 910/16093/18 додаткову комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Проведення додаткової комісійної судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6. На вирішення додаткової комісійної судової експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

2. Чи є елемент "ПРОМЕДОЛ", який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

3. Чи є знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

4. Чи є елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

5. Чи є знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119? Матеріали справи № 910/16093/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Призначаючи додаткову комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, суд апеляційної інстанції врахував заявлене відповідачем-1 клопотання про призначення додаткової комісійної експертизи, в обґрунтування якого останній зазначив, що питання щодо набуття розрізняльної здатності позначенням "Промедол" внаслідок його використання відповідачем-1 входить до предмету доказування у даній справі та вказане не було досліджено під час проведення судової комісійної експертизи.

Відповідно до п. 10.1.5 Методичних рекомендацій розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання.

Представник позивача, заперечуючи проти клопотання апелянта про призначення додаткової комісійної судової експертизи, крім іншого, послався на практику Верховного Суду, а саме на постанову від 18.06.2020 у справі № 910/15156/18.

Судом досліджено вказану постанову та встановлено, що Верховний Суд, скасовуючи рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи №910/15156/18 за позовом АТ "Калцекс" до Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" про визнання недійсним свідоцтв та передання справи на новий розгляд до господарського суду міста Києва, зазначив, що "У постанові суду апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких доказів, наданих сторонами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позначення "ЗН" має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання". Тобто, Верховний Суд вказав про необхідність дослідження зазначених обставин при новому розгляді справи.

Таким чином колегія суддів, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу та врахувавши позицію Верховного Суду в схожій справі, призначила додаткову судову комісійну експертизу з метою перевірки обґрунтованості та правильності висновків, наявних в матеріалах справи. Відповідні питання щодо набуття спірними позначеннями розрізняльної здатності внаслідок їх використання відповідачем-1 не були досліджені під час проведення судової експертизи.

Відповідно до висновку експертів від 14.12.21 №3158/20-27 за результатами проведення додаткової комісійної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/16093/18, судові експерти дійшли висновку про неможливість надати висновки на питання 1-3, оскільки запитувані експертами документи не були наданні.

На запитання 4-5 експерти дійшли наступних висновків: елемент "-ЗН", який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119; знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119.

Експерти зазначили, що об'єктом дослідження є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» відповідно до свідоцтва України № 129188, який складається зі слова «ПРОМЕДОЛ» та буквосполучення «ЗН», написаних через дефіс: «ПРОМЕДОЛ-ЗН». Словесне позначення виконано кирилицею, заголовними літерами стандартним шрифтом, які розташовані горизонтально в один рядок.

Розрізняльна здатність товарного знака - це важлива властивість товарного знака, що полягає в здатності ідентифікувати товари (послуги). Розрізняльна здатність товарного знака дає можливість споживачам розпізнавати товар (послугу) серед інших однорідних товарів (послуг). Розрізняльна здатність може бути притаманною товарному знаку, а також набутою шляхом використання знака. Розрізняльна здатність товарного знака є принциповою умовою, відповідно до якої визначається охороноздатність товарного знака. Цей важливий принцип, зокрема відображено у Паризькій конвенції по охороні промислової власності. Наявність розрізняльної здатності у знака є однією з головних і абсолютних умов надання правової охорони знаку, адже основна функція товарного знака - відрізняти товари (послуги) одних осіб від товарів (послуг) інших осіб.

Законодавство передбачає можливість втрати позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання кількома виробниками.

Згідно п. 10.1.1 Методичних рекомендацій розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції. Ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено. Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. Якщо ж окремий елемент позначення, що не має розрізняльної здатності, займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності. Враховуючи викладене, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно з п. 4.3.1.4 Правил, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Як вказано експертами, розрізняльна здатність це умова, яка дає можливість позначенню існувати в якості знака для товарів і послуг. Вимога розрізняльної здатності випливає з основної функції знака, а саме, функції виділення товарів або послуг одного підприємства серед інших, існуючих на ринку. Для здійснення цієї функції, знак має бути індивідуальним (у різних джерелах цю властивість знака для товарів і послуг називають також розпізнавальністю або дистинктивністю) та не співпадати із зображенням продукту або його назви.

Якщо позначення не є дистинктивним воно не може функціонувати як товарний знак. Сам термін «дистинктивність» в перекладі з англійської означає чіткість, виразність, ясність - ознаки, що надають знаку індивідуальності. Законодавство передбачає можливість втрати позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання кількома виробниками.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 129188 «ПРОМЕДОЛ- ЗН» словесний знак, який складається із слова «ПРОМЕДОЛ» та буквосполучення «ЗН», написаних через дефіс.

Експертами вказано, що препарат під торговельним найменуваннями ПРОМЕДОЛ-ЗН є лікарським засобом, що належить до фармакотерапевтичної групи: Аналгетики-опіоїди (Код ATX N02A В04), чинить виражену аналгетичну дію, має помірні протишокові, снодійні та спазмолітичні властивості, підвищує скорочувальну активність матки тощо

Торгова назва лікарського засобу - назва, під якою лікарський засіб надходить у комерційний обіг, і слугує суттєвим елементом системи забезпечення безпеки такого обігу. Ця назва повинна ідентифікувати товар (лікарський засіб) та його виробника. Вона може бути як оригінальною (тобто спеціально вигаданою або обраною для певного ЛЗ), так і узвичаєною назвою».

Згідно з п. 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Експертами встановлено, що позначення «-ЗН» не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не відноситься до реалістичних зображень товарів; не відноситься до тривимірних об'єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням.

Як вказано експертами, у Додатку 6 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360,

наведено Рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці. У цьому переліку не виявлено скорочень, які могли бути транслітеровані, як «-ЗН».

У відкритих джерелах, зокрема, у Фармацевтичній енциклопедії серед переліку основних скорочень також не виявлено позначень, що використовуються в медичній практиці та мають скорочення «-ЗН».

Екперти зазначили, що позначення «-ЗН» не є загальновживаним скороченням щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Експерти вказали, що у результаті проведеного дослідження, у наданих матеріалах не виявлено відомостей, що позначення «-ЗН», внаслідок його тривалого використання в Україні кількома виробниками як знаків для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. Позначення «-ЗН» викликає асоціативний зв'язок із абревіатурою від комерційного (фірмового) найменування виробника препарату «Промедол-ЗН», а саме: ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу».

У матеріалах справи (т.5. арк. 64-84) міститься Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (нова редакція), затверджений рішенням загальних зборів учасників вищезазначеного ТОВ 08.07.2013, в якому у пункті 1.2 зазначено повне та скорочене найменування ТОВ, а саме:

Повне найменування ТОВ: Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ»; Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «ХАРЬКОВСКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ»;

Англійською мовою: «LIMITED LIABILITY COMPANY «KHARKIV PHARMACEUTICAL ENTERPRISE «ZDOROVYE NARODU».

Скорочене найменування ТОВ: Українською мовою: ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ»; Російською мовою: ООО «ХФП «ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ»; Англійською мовою: LLC «КРЕ «ZDOROVYE NARODU».

У пункті 1.3 Статуту зазначено, що учасниками ТОВ є: Компанія ЗН ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ZN UKRAINE LIMITED) та Компанія ЗН КИЇВ ЛІМІТЕД (ZN KIEV LIMITED).

Згідно копій Реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, що містяться у матеріалах справи, ТОВ «Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», до дати подання заявки №m200911119 (04.09.2009) отримало, зокрема, наступні реєстраційні посвідчення на лікарські засоби: Р/пП.09.01/03642 від 10.09.2001 на препарат«ПРОМЕДОЛ» (т.1. арк. 99); Р/п UA/5157/01/01 від 29.09.2006, на препарат «ПРОМЕДОЛ» (т.1. арк. 100).

У Реєстраційному посвідченні на лікарський засіб UA/5157/01/01 (т.1 арк. 107) вказується про перереєстрацію лікарського засобу ПРОМЕДОЛ-ЗН, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, згідно наказу МОЗ України від 06.09.2011 №571.

У матеріалах справи (т. 1 арк. 40-46; т.2. арк. 94-100, т. З арк. 41-49) міститься ліцензійний договір №14 на використання об'єктів права інтелектуальної власності від 03.01.2021, який укладено між ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» (Ліцензіар) та ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (ліцензіат) та Додаткова угода №11 до вищезазначеного договору від 15.02.2022, відповідно якої сторони дійшли згоди доповнити перелік Об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі наступними знаками для товарів та послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП: Знак для товарів та послуг «Промедол-ЗН» - свідоцтво України №129188 від 27.09.2010. (Відповідно до матеріалів справи заявка була подана

( 04.09.2009). Знак для товарів та послуг «Біофлоракс-ЗН» - свідоцтво №129187 від 27.09.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009.) Знак для товарів та послуг «Омнопон-ЗН» - свідоцтво № 129189 від 27.09.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009. Знак для товарів та послуг «Бупрексон-ЗН» - свідоцтво № 130692 від 25.10.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009.).

У матеріалах справи (т.5. арк. 9) міститься лист №1446/06 від директора ТОВ..«ХФП «Здоров'я народу», в якому надано інформацію щодо випуску та реалізації вищезазначеним підприємством лікарських засобів у 2008-2019 роках, зокрема, у 2008-2009 роках було: випущено продукції: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл., №5 - у 2008' році (з квітня) у кількості 1563,9 тис. ампулку 2009)- 1260,2 тис. ампул. реалізовано лікарських засобів: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл, №5 -у 2008 (з квітня) у кількості 855,190 тис. ампул; у 2009 - 1183,362 тис. ампул.

Експерти прийшли до висновку, що такий виробник лікарських засобів як ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», на дату подання заявки на знак для товарів та послуг №m200911119 - 04.09.2009, вже виробляв лікарські засоби, в тому числі під назвою ПРОМЕДОЛ, відповідно, цілком імовірно, що був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків- опіоїдів. У колі споживачів буде викликати асоціативний зв'язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ'Я НАРОДУ», і вказувати на особу виробника. Елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність в наслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

Таким чином, за результатами експертного дослідження встановлено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН», що охороняється як знак для товарів і послуг № 129188 складається із слова «Промедол» та буквосполучення «ЗН», виконаних кирилицею, між якими міститься дефіс. Враховуючи те, що наркотичні лікарські засоби відпускаються за рецептами, більше того, відповідно до п.5 Правил виписування рецептів, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми № 3, відповідно, для медичних працівників та фармацевтів наявність в позначенні «ПРОМЕДОЛ-ЗН» частини «-ЗН», яка викликає асоціативний зв'язок у лікарів та працівників аптек і аптечних пунктів із абревіатурою найменування відповідної юридичної особи, а саме: виробника даного препарату ТОВ «ХФЦ «Здоров'я народу», буде вирізняти цей препарат серед інших виробників препаратів. Отже, знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність в наслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

У матеріалах справи наявний Висновок експертів № 005-СІВ/21 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 13.09.2021.

Експертне дослідження проведено з урахуванням обставин, встановлених рішенням

Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 № 922/322/21.

Даний доказ прийнятий судом як такий, що з об'єктивних причин не міг бути поданий до суду першої інстанції, зроблений із врахуванням обставин справи, встановлених вищевказаним судовим рішенням, яке набрало законної сили та прийняте судом як доказ. Вказані докази прийняті судом задля недопущення правового пуризму, надмірного формалізму у вирішенні судом відповідних процесуальних питань.

На запитання: чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119?, експерти дійшли висновку, що елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119.

На запитання: Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № « ?, експерти дійшли висновку, що

елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211.

На запитання: чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m20162421l?, експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m20162421l.

На запитання: чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання етаном на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?, експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання етаном на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119.

На запитання: Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?, експерти дійшли висновку, що елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009.

Суттєве значення для справи має рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21, яке набрало законної сили 29.04.2021.

У даній справі відповідачі - Товариство з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" подали до суду зустрічний позов з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" про визнання позначення ПРОМЕДОЛ добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (ідентифікаційний код 35587866) на дату - 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

Господарським судом Харківської області, крім іншого, оцінено Висновок експертів № 161/20 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.10.2021, складений судовими експертами Федоренком В.Л. та Чабанець Т.М.

У Висновку експертів № 161/20 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.10.2021, було встановлено наступне:

1. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 року ступінь відомості чи визнання словесного позначення ПРОМЕДОЛ для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866).

2. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 року тривалість, обсяг та географічний район використання словесного позначення ПРОМЕДОЛ для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866).

3. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 року тривалість, обсяг та географічний район просування словесного позначення ПРОМЕДОЛ, вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866).

4. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 року тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію (за умови, що знак використовується чи є визнаним) позначення ПРОМЕДОЛ, вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866).

5. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, які підтверджують станом на 01.01.2015 року цінність, що асоціюється з позначенням ПРОМЕДОЛ, вважати це позначення таким, що стало добре відомим в Україні для вирізнення товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби відносно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866).

6. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості про фактори, які підтверджують ту обставину, що станом на 01.01.2015 року словесне позначення ПРОМЕДОЛ стало добре відомим в Україні знаком щодо ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу (ідентифікаційний код 35587866) відносно товарів 5 класу МКТП ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби, а саме, тупінь відомості чи визнання словесного позначення ПРОМЕДОЛ, тривалість, обсяг та географічний район використання словесного позначення ПРОМЕДОЛ, тривалість, обсяг та географічний район просування словесного позначення ПРОМЕДОЛ, тривалість та географічний район реєстрацій та/або заявок на реєстрацію (за умови, що знак використовується чи є визнаним) позначення ПРОМЕДОЛ, цінність, що асоціюється з позначенням ПРОМЕДОЛ.

Судом встановлено, що зазначений експертний Висновок містить наступні результати опитування:

1. Згідно з результатами опитування, найбільша кількість опитаних, а саме (93%), вказала, що ТМ ПРОМЕДОЛ їм відома.

2.Більшість респондентів (96%) вказала, що торговельна марка ПРОМЕДОЛ використовується для фармацевтичних препаратів.

3. Більшість представників досліджуваної цільової аудиторії (78%) вважає власником торговельної марки ПРОМЕДОЛ - ТОВ ХФП Здоров`я народу.

4.Переважна більшість респондентів (81%) зазначила, що виробником фармацевтичних препаратів, маркованих торговельною маркою ПРОМЕДОЛ є ТОВ ХФП Здоров`я народу.

5. Найбільша кількість опитуваних (40%) зазначила, що знає ТМ ПРОМЕДОЛ більше 6 років (33%) респондентів вказали, що дана ТМ стала їм відома на 01.01.2015. Інші респонденти сказали дату, а саме: (9%) на 01.01.2016; (8%) на 01.01.2017; (5%) на 01012019.

Судом встановлено, що станом на 01.01.2015 на території України здійснювалось виробництво та реалізація лікарського засобу із позначенням ПРОМЕДОЛ лише виробництва ТОВ ХФП Здоров`я народу. При цьому, таке виробництво здійснювалось на підставі об`єктів права інтелектуальної власності, належних ТОВ ФГ Здоров`я.

Судом у відповідній справі оцінено обсяги реалізації маркованих позначенням ПРОМЕДОЛ лікарських засобів ТОВ ХФП Здоров`я народу та встановлено, як значні та такі, які сприяли набуттю вказаним позначенням істотної відомості в Україні.

Суд дійшов висновку, що у відповідній справі доведено обставини того, що позначення ПРОМЕДОЛ є добре відомим та визнаним у відповідному секторі суспільства; використовується протягом тривалого часу на значній території та у значних обсягах; матеріали справи містять відомості про реєстрації торговельних марок ПРОМЕДОЛ та станом на 01.01.2015 ПРОМЕДОЛ-ЗН, такі позначення мають значну цінність, а тому, зустрічні позовні вимоги про визнання торговельної марки ПРОМЕДОЛ добре відомою в Україні станом на 01.01.2015 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: ліки для людини, а саме анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби, на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я народу та Товариства з обмеженою відповідальністю Фармацевтична група Здоров`я задоволено.

Враховуючи викладене, Господарським судом Харківської області у рішенні від 31.03.2021 у справі № 922/322/21, яке набрало законної сили 29.04.2021, визнано позначення ПРОМЕДОЛ добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та Товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (ідентифікаційний код 35587866) на дату - 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

Рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21 прийнято судовою колегією як доказ у справі, враховуючи необхідність застосування принципу процесуальної економії та недопущення правового пуризму.

Під правовим пуризмом у практиці Європейського суду з прав людини розуміється невідступне слідування вимогам процесуального закону, адмірно формальне, бюрократичне застосування правових норм й вчинення дій, що мають юридичне значення, безвідносне врахування їх доцільності, виходячи з обставин конкретної справи й необхідності забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів в цивільному або іншому судочинстві, що призводить до порушення права на справедливий судовий розгляд.

Принцип процесуальної економії господарського судочинства - загальне керівне положення, відповідно до якого господарський суд, учасники судового процесу економно і ефективно використовують усі встановлені законом процесуальні засоби для правильного та оперативного розгляду справ з дотриманням строків.

Сутність принципу процесуальної економії полягає в тому, щоб під час розгляду справи в господарському суді для найбільш повного та всебічного розгляду справи використовувати всі встановлені законом засоби з урахуванням строків, визначених нормами процесуального права.

Цей принцип дозволяє усунути все зайве, що не є суттєво необхідним, натомість суттєво обтяжує процес та може бути замінене іншими, більш економними процесуальними засобами, які достатньо гарантують належне відправлення правосуддя.

Елементами змісту принципу процесуальної економії господарського судочинства слід вважати: вимога оперативного розгляду справи; вимога економного використання процесуальних засобів судом, учасниками справи для повного та всебічного розгляду справи у господарському суді.

Верховний Суд неодноразово у своїх постановах сформулював правовий висновок, відповідно до якого принцип процесуальної економії спрямований на досягнення ефективності, розумності та раціональності судового процесу.Таке застосування судами принципу процесуальної економії дозволяє розглянути справу в цілому в розумні строки а також гарантує бережне ставлення до ресурсів всіх учасників справи

На думку Верховного Суду, апеляційний суд може встановлювати нові обставини, якщо їх наявність підтверджується новими доказами, що мають значення для справи (з урахуванням положень про належність і допустимість доказів), які особа не мала можливості подати до суду першої інстанції з поважних причин, доведених нею. І в разі надання для дослідження таких нових доказів інші особи, які беруть участь у справі, мають право висловити свою думку щодо них як у запереченні на апеляційну скаргу, так і в засіданні суду апеляційної інстанції (постанови Верховного Суду від 5 жовтня 2020 року у справі № 607/2905/18, від 11 вересня 2020 року у справі № 608/687/19).

Рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21 встановлені вищезазначені обставини справи, які свідчать про те, що позначення ПРОМЕДОЛ визнано добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я ТОВ Фармацевтична група Здоров`я (ідентифікаційний код 35533730) та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (ідентифікаційний код 35587866) на дату - 01.01.2015 для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; наркотики на фармацевтичні потреби.

Судом у цьому рішенні встановлені обставини, які свідчать про те, що станом на 01.01.2015 позначення ПРОМЕДОЛ набуло розрізняльної здатності, що свідчить про наявність у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість розпізнати товар серед інших однорідних товарів, вирізняти товари одних осіб з-поміж таких самих товарів інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару та особи, що пропонує цей товар.

Інформативно ПРОМЕДОЛ, як елемент спірного знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ", має стійкий асоціативний зв'язок товару, який ним позначається на ринку фармацевтичної продукції (препарату Промедол), суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака пересічним споживачем на території України, елемент "PROMEDOL" є транслітерацією позначення " ПРОМЕДОЛ" , тобто спірний знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" набув розрізняльної здатності на час подання заявки (заявка № m201624211 від 02.11.2016), що підтверджується матеріалами справи, у тому числі Висновком експертів № 0057/21.

Із врахуванням обставин, встановлених Рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21,складено Висновок експертів № 0057/21,в якому експерти дійшли висновків, про які зазначено вище, у тому числі відносно того, що елемент «Промедол», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119 та елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № «m201624211.

Крім іншого, експерти встановили, що для споживачів, які не володіють спеціальними знаннями у медичній галузі та знаннями щодо вимови латинської фармацевтичної термінології, позначення лікарського препарату «ПРОМЕДОЛ» транслітеруватиметься за загальними правилами впорядкування українського алфавіту латиницею та сприйматиметься як «PROMEDOL». Незалежно від написання найменування лікарського засобу літерами латинської чи кириличної абеток позначення «ПРОМЕДОЛ/PROMEDOL», як назви лікарського препарату «ПРОМЕДОЛ», медичними працівниками, фармацевтами та спеціалістами, які володіють спеціальними знаннями.

Вказане підтверджує вищевикладені висновки суду щодо набуття вказаним знаком розрізняльної здатності, тобто наявності у позначенні індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Відровідно до п. 10.2.3 Методичних рекомендацій, не вважається загальновживаним позначення, якщо заявник може довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи.

В даному випадку цим судовим рішенням від 31.03.2021 підтверджено, що позначення Промедол набуло розрізняльної здатності саном на 01.05.2015 стосовно ТОВ Фармацевтична група Здоров`я та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу, тобто пірний знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" не є таким, що складається з позначень, що є загальновживаними, а тому, підстави для визнання спірного свідоцтва № 227836 від 12.06.2017 недійсним є недоведеним та спростовується обставинами та фактами, встановленими судом у цьому рішенні, яке набрало законної сили.

Якщо позначення Промедол визнано добре відомим до дати подання заявки на спірний знак "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України від 12.06.2017 № 227836 (заявка від 02.11.2016 № m201624211) це свідчить про те, що виходячи з факторів, оцінених судом в судовому рішенні Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21 щодо визнання позначення Промедол добре відомим, це позначення набуло розрізняльної здатності станом на 01.05.2015, та відповідно, знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" не можна вважати таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами чи лише з позначень, що є загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Загальновживане позначення не відповідає критеріям позначення визнаного судом добре відомим.

Так, добре відомий знак відрізняється тим, що тривалий час використовується на певній території протягом тривалого часу і яке стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

Розрізняльна здатність товарного знака - це важлива властивість товарного знака, що полягає в здатності ідентифікувати товари (послуги). Розрізняльна здатність товарного знака дає можливість споживачам розпізнавати товар (послугу) серед інших однорідних товарів (послуг). Розрізняльна здатність може бути притаманною товарному знаку, а також набутою шляхом використання знака. Розрізняльна здатність товарного знака є принциповою умовою, відповідно до якої визначається охороноздатність товарного знака. Цей важливий принцип, зокрема відображено у Паризькій конвенції по охороні промислової власності. Наявність розрізняльної здатності у знака є однією з головних і абсолютних умов надання правової охорони знаку, адже основна функція товарного знака - відрізняти товари (послуги) одних осіб від товарів (послуг) інших осіб.

Тобто позначення, визнане за судовим рішенням добре відомим станом на 01.05.2015 відносно ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» та ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу є таким, що набуло розрізняльної здатності на цю дату та дає можливість споживачам розпізнати товар виробника, маркований цим позначенням серед інших товарів інших виробників.

Судова колегія вважає доведеною ту обставину, що знак "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України від 12.06.2017 № 227836 набув розрізняльну здатність до дати подання заявки - 02.11.2016, тому відповідно до п. 10.2.3 Методичних рекомендацій не може вважатись таким, що складається з позначень, які є загальновживаним, як позначення товарів і послуг певного виду.

Вказані обставини встановлені у рішенні Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21 мають значення для правильного вирішення даного спору, оскільки існували на час розгляду даної справи та врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийнято щодо визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), власником якого є відповідач-1, тобто встановлені цим рішенням обставини є істотними для вирішення даної справи, спростовують факти, які було покладено в основу оскаржуваного рішення у вищезазначеній частині. Такий доказ приймається судом задля уникнення надмірного формалізму у вирішенні питання про прийняття доказів судом апеляційної інстанції.

На недопущення правового пуризму (надмірноного формалізму) у вирішенні відповідних процесуальних питань неодноразово звертав увагу Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях.

В даному випадку не прийняття цього доказу мало б наслідком додаткове звернення до суду з відповідними заявами, що потягло б затягування строків остаточного вирішення спору у даній справі та витрат додаткових ресурсів сторонами у справі.

У зв'язку з вищевикладеним суд не бере до уваги всі вищезазначені експертні висновки, якими встановлено, що позначення "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за спірним свідоцтвом є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними, тому що у справі доведено, що позначення ПРОМЕДОЛ набув розрізняльної здатності на час подання заявки - 02.11.2016, а тому не може бути визнано таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними.

За таких обставин матеріалами справи спростовані зазначені у позові підстави для визнання недійсним спірного свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016), якому надано правову охорону.

Вказане, крім іншого, підтверджено експертним висновком №005-СІВ/21, який зроблено з урахуванням обставин, встановлених рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/322/21.

За таких обставин, матеріалами справи спростовані зазначені у позові підстави для визнання недійсним спірного свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017, якому надано праовову охорону як знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016).

Враховуючи викладене, судова колегія не вбачає підстав для задовлення позову в частині визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211 від 02.11.2016) та відповідно, в частині зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка № m201624211), власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про це у офіційному бюлетені "Промислова власність" (як похідних вимог).

Що стосується визнання недійсним Свідоцтва України від 27.09.2010 № 129188 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 № m200911119), власником якого є відповідач-1, то суд враховує, що Додатковою комісійною екпсертизою встановлено, що спірний знак "ПРОМЕДОЛ-ЗН" набув розрізняльної здатності станом на день подання заявки - 04.09.2009, вказаний експертний висновок є належним доказом у справі, оскільки експерти попереджені про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за надання завідомо неправдивого висновку.

Заперечення АТ "Кальцекс" щодо недоліків цієї експеризи судовою колегією оцінено критично,виходячи з наступного.

АТ "Кальцекс" вказує, що експертні висновки з цього питання грунтуються на доказах, які датовані після дати подання заявки на знак "ПРОМЕДОЛ-ЗН", проте в експертному висновку зазначено, крім іншого, що експерт оцінював наступні обставини та докази: ліцензійний договір №14 на використання об'єктів права інтелектуальної власності від 03.01.2011, який укладено між ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» (Ліцензіар) та ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (ліцензіат) та Додаткову угоду № 11 до вищезазначеного договору від 15.02.2012, відповідно якої сторони дійшли згоди доповнити перелік Об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі наступними знаками для товарів та послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП: знак для товарів та послуг «Промедол-ЗН» - свідоцтво України від 27.09.2010 №129188. (Відповідно до матеріалів справи заявка була подана 04.09.2009), знак для товарів та послуг «Біофлоракс-ЗН» - свідоцтво №129187 від 27.09.2010. (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009), знак для товарів та послуг «Омнопон-ЗН» - свідоцтво № 129189 від 27.09.2010 (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009), знак для товарів та послуг «Бупрексон-ЗН» - свідоцтво від 25.10.2010 № 130692 (Згідно відомостей вказаних у відкритій базі даних Укрпатента на сайті https://base.uipv.org/, заявка подана 04.09.2009); лист №1446/06 директора ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», в якому надано інформацію щодо випуску та реалізації вищезазначеним підприємством лікарських засобів у 2008-2019, зокрема, у 2008-2009 було: випущено продукції: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл., №5 - у 2008 році (з квітня) у кількості 1563,9 тис. ампул; у 2009 - 1260,2 тис. ампул; реалізовано лікарських засобів: Промедол, розчин для ін. 2% 1 мл, №5 - у 2008 році (з квітня) у кількості 855,190 тис. ампул; у 2009 - 1183,362 тис. ампул, чим спростовуються вищезазначені доводи АТ "Кальцекс".

Судова колегія вважає, що матеріалами справи підтверджуються, що Знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119) за спірним свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010, власником якого є відповідач-1, набув розрізняльну здатність станом на день подання заявки - 04.09.2009.

Встановлені у цьому експертному висновку обставини щодо оцінки набуття позначенням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" розрізняльної здатності, крім іншого, підтверджується відповідною судовою експертизою.

Експертами встановлено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» не є таким, що складається лише з позначень, які є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду.

Доведення матеріалами справи тієї обставини, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" набуло розрізнальної здатності станом на дату подання заявки, свідчить про те, що це позначення не може бути визнано таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, що є загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду.

За таких обставин, судовою колегією не беруться до уваги всі експертні висновки, що містяться в матеріалах справи, якими встановлено, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" є таким, що скаладається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів.

Крім іншого, набуття позначенням "ПРОМЕДОЛ-ЗН" розрізняльної здатності підтверджується експертним висновком №005-СІВ/21.

За таких обставин, матеріалами справи спростовані зазначені у позові підстави для визнання недійсним спірного Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009), власником якого є відповідач-1.

Враховуючи викладене, судова колегія не вбачає підстав для задоволення позову в частині визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m200911119 від 04.09.2009) та відповідно, в частині зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка № m2009 11119) власником яких є відповідач-1, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відомостей про це у офіційному бюлетені "Промислова власність" (як похідних вимог).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (стаття 86 ГПК).

Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, суд має у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог норм процесуального права щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та не відповідає вимогам, зокрема пункту 3 частини 1 статті 282 ГПК України.

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Суд зобов`язаний надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Саме з врахуванням стандарту доказування «вірогідності доказів», шляхом співставлення судом доказів, наданих сторонами у справі, та оцінки цих доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про доведення стверджуваної відповідачем - 1 обставини щодо набуття спірними знаками для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН", "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за оскаржуваним свідоцтвами № 129188 № 227836 розрізняльної здатності на дату подання заявок, тобто станом на 04.09.2009 та на 02.11.2016 відповідно.

Висновок про існування цієї обставини з урахуванням поданих доказів видається суду більш вірогідним ніж протилежний. Така обставина визнається судом доведеною із врахуванням стандарту переваги більш вагомих доказів.

Доводи позивача, викладені у відзиві на апеляційну скаргу та в поясненнях/запереченнях по суті апеляційної скарги, що були подані до суду апеляційної інстанції не знайшли свого підтвердження під час перегляду в суді апеляційної інстанції та були спростовані матеріалами справи.

Колегія суддів відхиляє доводи, викладені у апеляційній скарзі відносно незаконності відкриття провадження у справі, оскільки позивачем надано належні докази сплати судового збору. Чинне законодавство не містить заборон подавати до суду повторно платіжне доручення про сплату судового збору, враховуючи повернення зустрічного позову Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS (Akciju sabiedriba "Kalcers", юридична особа за законодавством Латвійської Республіки) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Міністерства економічного розвитку України, Міністерства охорони здоров'я України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг у справі № 910/10269/17.

Таким чином, з'ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 слід скасувати. Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову; судові витрати у справі: 536583, 50 грн на професійну правничу допомогу та 12501,00 грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покласти на позивача.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити; оскаржувані рішення суду першої інстанції у даній справі скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову, судові витрати у справі: 536583, 50 грн на професійну правничу допомогу та 12501,00 грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покласти на позивача.

Враховуючи те, що судовою колегією встановлені підстави для відмови у задоволенні позову АТ "Кальцекс", судова колегія не вбачає підстав для задоволення заяви АТ "Кальцекс" про відшкодування судових витрат у справі, а саме, 536583, 50 грн на професійну правничу допомогу та витрат, пов'язаних з проведенням експертизи у розмірі 12501,00 грн.

Керуючись ст.ст. 129 , 269 , 270 , 275 , 277, 282 , 283 ГПК України , Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення від 14.05.2019 у справі № 910/16093/18 скасувати.

Прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову;

судові витрати у справі: 536583, 50 грн на професійну правничу допомогу та 12501,00 грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покласти на позивача.

Справу № 910/16093/18 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст. ст. 288-291 ГПК України .

Повний текст складено 15.12.2022.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

Б.М. Поляков