РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.11.2022Справа № 910/7157/22
за позовом Приватного підприємства "Максі Паритет"

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Група Беарс"

2. Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин"

про дострокове припинення дії свідоцтв України на торговельні марки та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Токарєва К.К.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство "Максі Паритет" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Група Беарс", Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про: дострокове припинення дії свідоцтва України №41072 на торговельну марку "Flamix" щодо усіх товарів 03 та 30 класів МКТП; дострокове припинення дії свідоцтва України №71241 на торговельну марку "SIASH" щодо усіх товарів 05 та 30 класів МКТП; та зобов`язання внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, відомості про дострокове припинення дії свідоцтв України та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2022 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 31.08.2022.

26.08.2022 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач 2 просив здійснювати розгляд справи без участі представника ДП "Укрпатент" з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

30.08.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ "Група Беарс" надійшло клопотання про залучення третіх осіб на стороні відповідача 1 та відзив на позовну заяву.

Протокольною ухвалою суду від 31.08.2022 відкладено підготовче засідання на 28.09.2022.

28.09.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача 1.

Ухвалою суду від 28.09.2022 залучено до участі у справі у процесуальному статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 ТОВ "БМБ Маргарин" та відкладено підготовче засідання на 19.10.2022.

17.10.2022 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника третьої особи.

18.10.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника позивача.

У зв`язку із перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці, підготовче засідання призначене на 19.10.2022 не відбулося.

Ухвалою суду від 24.10.2022 призначено підготовче засідання на 08.11.2022.

Протокольною ухвалою суду від 08.11.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 30.11.2022.

30.11.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника позивача.

30.11.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника відповідача 1.

Представники сторін у судове засідання 30.11.2022 не з`явилися.

Ухвалою суду від 30.11.2022 замінено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" на його правонаступника - Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи та враховуючи, що в матеріалах справи наявні клопотання від усіх учасників процесу, суд дійшов висновку, що неявка представників сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

30.11.2022 у судовому засіданні суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази.

У судовому засіданні 30.11.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Максі Паритет" звернулося до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" із заявками №m202203773 та №m202203772 на торговельні марки "SIASH MAXI" та "MAXI FlaMix".

З метою виявлення загроз порушення його охоронюваного законом інтересу на набуття прав інтелектуальної власності, позивач звернувся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) за послугою щодо проведення інформаційного пошуку. За результатами інформаційного пошуку Укрпатентом виявлені тотожні та схожі позначення станом на 21.02.2022 - за національною процедурою та за Мадридською угодою.

З наданих звітів стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" є власником свідоцтв України №41072 та №71241 на торговельні марки: "Flamix" щодо товарів кл. 03: Запашники (ефірні олії), включаючи: запашники до напоїв, запашники до тістечок і тортів; кл. 30: Запашники харчові (крім ефірних олій), включаючи: запашники до напоїв, запашники до тістечок і тортів; присмаки; приправи; прянощі; сухі суміші приправ і/або прянощів до соусів, ковбас, кетчупів, чіпсів; харчові домішки; есенції до харчових продуктів (крім ефірних есенцій і ефірних олій), та "SIASH" щодо товарів кл. 05: Харчові домішки, а саме соєві білки на лікарські потреби; кл. 30: Харчові домішки, а саме соєві білки.

Зазначене підтверджується Звітами про надання патентно-інформаційних послуг.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що торговельні марки "Flamix" та "SIASH" за свідоцтвами України №41072, №71241 не використовуються в України протягом останніх п`яти років до дати подання позову, і позивач має охоронюваний законом інтерес набути права інтелектуальної власності на торговельні марки "SIASH MAXI" та "Maxi FlaMix" на території України, що підтверджується фактом подання заявок №m202203773, №m202203772.

Відповідач 1 не виконує свій законний обов`язок щодо використання торговельних марок за свідоцтвами України №41072, №71241. Відтак, фактом невикористання цих торговельних марок відповідач 1 порушує відповідний обов`язок, встановлений Законом, та охоронюваний Законом інтерес позивача, що дає правові підстави для дострокового припинення дії свідоцтв на підставі рішення суду.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого від звернувся, полягає у тому, що дія свідоцтв України №41072 та №71241 на торговельні марки "Flamix" та "SIASH", є перешкодою для позивача в реєстрації позначень "SIASH MAXI" та "MaxiFlaMix" в якості торговельних марок.

Відповідно до ст. 154 ГК України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

З урахуванням положень п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Судом встановлено, що: свідоцтво України №41072 від 15.06.2004 на торговельну марку "Flamix" було зареєстроване 15.06.2004 щодо товарів 03 класу МКТП: Запашники (ефірні олії), включаючи: запашники до напоїв, запашники до тістечок і тортів, та товарів 30 класу МКТП: Запашники харчові (крім ефірних олій), включаючи: запашники до напоїв, запашники до тістечок і тортів; присмаки; приправи; прянощі; сухі суміші приправ і/або прянощів до соусів, ковбас, кетчупів, чіпсів; харчові домішки; есенції до харчових продуктів (крім ефірних есенцій і ефірних олій); свідоцтво України №71241 від 15.01.2007 на торговельну марку "SIASH" було зареєстроване 15.01.2007 щодо товарів 05 класу МКТП: Харчові домішки, а саме соєві білки на лікарські потреби, та 30 класу МКТП: Харчові домішки, а саме соєві білки.

Власником свідоцтв є Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" (вул. Попудренка, 52, м. Київ, 02094).

Станом на дату розгляду справи свідоцтва є діючими.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРУПА БЕАРС" подало відзив на позовну заяву про дострокове припинення дії свідоцтв України №41072 та №71241 на торговельні марки, яким заперечує проти позовної заяви про дострокове припинення дії свідоцтв України №41072 та №71241 на торговельні марки, та наполягає на поважності причини невикористання торговельних марок за цими свідоцтвами, та обґрунтовує це наступним.

29.12.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" та Публічним акціонерним товариством "Банк Перший" було укладено договір №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності.

Відповідно до договору ТОВ "Група Беарс" передало, а ПАТ "Банк Перший" прийняв на умовах застави майнові права на об`єкт інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг), в якості забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин" (код ЄДРПОУ - 32606706) за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007.

Відповідно до п. 2.1. в редакції договору №4 про внесення змін та доповнень до договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012, сторони погодили, що заставою забезпечуються вимоги ПАТ "Банк Перший", що випливають з кредитного договору, зокрема повернути до 06.02.2015 заборгованість по мультивалютній кредитній лінії з загальним лімітом у розмірі, еквівалентному 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) грн в порядку та на умовах, передбачених кредитним договором із змінами та доповненнями, передбаченими всіма договорами про внесення змін та доповнень, в т.ч. такими, що можуть бути укладені в майбутньому.

Відповідно до п. 3.1. договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012 ТОВ "Група Беарс" передала, а ПАТ "Банк Перший" прийняв майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг): "SIASH", який належав відповідачу-1 як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №71241 від 15.01.2007, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України; "FLAMIX", який належав відповідачу-1 як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №41072 від 15.06.2004 виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Згідно п. 3.3. сторони погодили, що вартість майнового права складає 39 259 000 (тридцять дев`ять мільйонів двісті п`ятдесят дев`ять тисяч) грн.

В п. 5.2.10 договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012 сторони погодили, що протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги) заставодержателя про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання передбаченого п. 6.2.1. даного Договору, задовольнити вимогу Заставодержателя про усунення порушення або виконання умов кредитного договору та/або цього договору.

07.04.2014 ТОВ "Група Беарс" було отримано від ПАТ "Банк Перший" вимогу про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання, в якій було зазначено що 02.04.2014 з офіційного сайту інформаційно-ресурсного центру України (irc.gov.ua) стало відомо, що ТОВ "БМБ Маргарин", який є позичальником за вищевказаним вказаним кредитним договором, з 31.03.2014 знаходиться в стані припинення. Відповідно до ст. 91 ГК України, припинення господарського товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації.

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов`язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відтак, ПАТ "Банк Перший" має правові підстави для дострокового стягнення кредитних коштів та вимагав протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги погасити заборгованість за кредитом в розмірі 20 680 924 грн. 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн. 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн. 30 коп., шляхом укладення договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Статтею 19 Закону України "Про заставу" передбачено, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Статтею 23 Закону України "Про заставу" визначено, що при заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права, або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі.

07.05.2014 ПАТ "Банк Перший" та ТОВ "Група Беарс" на виконання вимоги ПАТ "Банк Перший" від 07.04.2014 уклали договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Відповідно до укладеного договору ТОВ "Група Беарс" передав (відчужив) у власність ПАТ "Банк Перший" майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг): "SIASH", який належав відповідачу-1, як власнику згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №71241 від 15.01.2007, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України та знак "FLAMIX", який належав відповідачу-1, як власнику згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №41072 від 15.06.2004, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Відповідно до п. 3.1.1. договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг (торговельні марки) відповідач передав всі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки, як заставодавець згідно договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2011 в погашення заборгованості за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007 за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин", (ідентифікаційний код юридичної особи 32606706) в розмірі 20 680 924 грн 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн 30 коп.

Сторони в п. 3.3.1 договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг (торговельні марки) погодили, що обов`язок із підготовки всіх документів для державної реєстрації передання прав покладається на набувача. Оплата всіх державних податків і зборів, пов`язаних з державною реєстрацією договору, покладається на набувача.

Відповідно до п. 9 ст. 16 Закону договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки.

Статтею 1114 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 (договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності) цього Кодексу, не підлягають обов`язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об`єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Отже, ПАТ "Банк Перший" отримав в погашення заборгованості за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007 в розмірі 20 680 924 грн 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн 30 коп., належні на праві власності ТОВ "Група Беарс" майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг) "SIASH" та "FLAMIX".

Зважаючи на викладене, відповідач 1 вважає, що має поважні причини невикористання торговельних марок, оскільки і не міг їх використовувати з дати підписання договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг (торговельні марки), та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

30.08.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ "Група Беарс" надійшло клопотання про залучення третіх осіб та відзив на позовну заяву.

Клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1 мотивоване тим, що ТОВ "Група Беарс" на підставі договору №246 про заставу майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності від 29.12.2011 передало, а ПАТ "Банк Перший" прийняв на умовах застави майнові права на спірні об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом України №71241 від 15.01.2007 та №41072 від 15.06.2004), в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "БМБ Маргарин" за кредитним договором №12 від 22.02.2007. З огляду на зазначене, на думку відповідача 1, рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ "БМБ Маргарин" та ПАТ "Банк Перший".

З огляду на предмет розгляду даної справи, суд дійшов висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки ТОВ "БМБ Маргарин" та ПАТ "Банк Перший".

Разом з тим, 27.03.2020 було внесено запис про держану реєстрацію припинення юридичної особи - ПАТ "БГ Банк" (код ЄДРПОУ - 20717958), що є правонаступником ПАТ "Банк Перший" (код ЄДРПОУ - 20717958). З огляду на зазначене, суд не вбачає підстав для залучення до участі у справі ПАТ "Банк Перший", оскільки зазначене товариство ліквідовано.

Враховуючи викладене, суд вважав за необхідне залучити до участі у справі в процесуальному статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 - ТОВ "БМБ Маргарин" (код ЄДРПОУ - 32606706).

26.08.2022 через відділ діловодства суду від ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на позовну заяву. У відзиві Укрпатент зазначає, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти не використання відповідачем-1 своїх прав на торгівельні марки; а відповідач-1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання торговельних марок за свідоцтвами України №41072 та №71241 протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або якщо використання торговельних марок призупинено з іншої дати після цієї публікації.

При цьому, до функцій Укрпатенту законодавством не віднесено здійснення контролю ним за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв. В той же час, Укрпатент здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти. Згідно з позовними вимогами Позивач просить суд зобов`язати Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтв України №41072 та №71241 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Відтак, у разі припинення дії свідоцтв України №41072 та №71241 на торговельні марки повністю, рішення суду може вплинути на обов`язок Укрпатенту щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та опублікування відповідних відомостей в бюлетені.

Разом з тим, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 №943-р "Про деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності; визнано такими, що втратили чинність розпорядження КМУ від 13.10.2020 №1267 "Про Національний орган інтелектуальної власності", та розпорядження КМУ від 15.09.2021 №1129 "Про внесення зміни до розпорядження КМУ від 13.10.2020 №1267; це розпорядження набирає чинності з 08.11.2022.

З огляду на зазначене, у зв`язку із набранням чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 №943-р, яким функції НОІВ покладено на Державну організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни Укрпатенту його правонаступником - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44673629).

Відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Як встановлено ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 ст. 78 ГПК України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про відсутність будь-яких доказів використання торговельних "Flamix" за свідоцтвом України №41072 від 15.06.2004 та "SIASH" за свідоцтвом України №71241 від 15.01.2007, у зв`язку із чим дія свідоцтв підлягає достроковому припиненню, а позовні вимоги підлягають задоволенню.

При цьому, суд відхиляє доводи відповідача 1 про поважність причини невикористання торговельних марок за цими свідоцтвами, з огляду на наступне.

Як встановлено судом, та не оспорюється сторонами 29.12.2011 між ТОВ "Група Беарс" та ПАТ "Банк Перший" було укладено договір №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності відповідно до якого ТОВ "Група Беарс" передала, а ПАТ "Банк Перший" прийняв на умовах застави майнові права на об`єкт інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг), в якості забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин" (ідентифікаційний код юридичної особи 32606706) за Кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007.

Відповідно до п. 2.1. в редакції договору №4 про внесення змін та доповнень до Договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012 сторони погодили, що заставою забезпечуються вимоги ПАТ "Банк Перший", що випливають з кредитного договору, зокрема повернути до 06.02.2015 заборгованість по мультивалютній кредитній лінії з загальним лімітом у розмірі, еквівалентному 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) грн в порядку та на умовах, передбачених кредитним договором із змінами та доповненнями, передбаченими всіма договорами про внесення змін та доповнень, в т.ч. такими, що можуть бути укладені в майбутньому.

Згідно пункту 3.1. договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012 ТОВ "Група Беарс" передало, а ПАТ "Банк Перший" прийняв майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг): "SIASH", який належав відповідачу як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №71241 від 15.01.2007, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України; "FLAMIX", який належав відповідачу як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №41072 від 15.06.2004 виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Згідно п. 3.3. сторони погодили, що вартість майнового права складає 39 259 000 (тридцять дев`ять щільнів двісті п`ятдесят дев`ять тисяч) грн.

В п. 5.2.10 договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2012 сторони погодили, що протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги) заставодержателя про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання передбаченого п. 6.2.1 даного договору, задовольнити вимогу заставодержателя про усунення порушення або виконання умов кредитного договору та/або цього договору.

07.04.2014 ТОВ "Група Беарс" було отримано від ПАТ "Банк Перший" вимогу про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання в якій було зазначено що 02.04.2014 з офіційного сайту інформаційно-ресурсного центру України (irc.gov.ua) стало відомо, що ТОВ "БМБ Маргарин", який є позичальником за вищевказаним вказаним кредитним договором, з 31.03.2014 знаходиться в стані припинення. Відповідно до ст. 91 ГК України, припинення господарського товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації.

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов`язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Тому ПАТ "Банк Перший" має правові підстави для дострокового стягнення кредитних коштів та вимагав протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги погасити заборгованість за кредитом в розмірі 20 680 924 грн 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн 30 коп., шляхом укладення договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

Статтею 19 Закону України "Про заставу" передбачено, що за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Статтею 23 Закону України "Про заставу" визначено, що при заставі майнових прав реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права, або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі.

07.05.2014 ПАТ "Банк Перший" та ТОВ "Група Беарс" на виконання вимоги ПАТ "Банк Перший" від 07.04.2014 було укладено договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Відповідно до укладеного договору ТОВ "Група Беарс" передав (відчужив) у власність ПАТ "Банк Перший" майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг): "SIASH", який належав відповідачу як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №71241 від 15.01.2007, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України та знак "FLAMIX", який належав Відповідачу 1 як власнику згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 41072 від 15.06.2004 виданого Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Відповідно до п. 3.1.1. договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки відповідач 1 передав виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки, як заставодавець згідно договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2011 в погашення заборгованості за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007 за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБ Маргарин" (ідентифікаційний код юридичної особи 32606706) в розмірі 20 680 924 грн 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн 30 коп.

Сторони в п. 3.3.1 договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки погодили, що обов`язок із підготовки всіх документів для державної реєстрації переходу прав покладається на набувача. Оплата всіх державних податків і зборів, пов`язаних з державною реєстрацією Договору, покладається на набувача.

Отже, як встановлено судом, ПАТ "Банк Перший" отримав в погашення заборгованості за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02. 2007 в розмірі 20 680 924 грн 95 коп. заборгованість за кредитом, 2 624 494 грн 37 коп. заборгованість за процентами, а всього 23 305 419 грн 30 коп., від заставодавця ТОВ "Група Беарс" згідно договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності від 29.12.2011, належні на праві власності ТОВ "Група Беарс" майнові права на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг) "SIASH" та "FLAMIX", чим ТОВ "Група Беарс" здійснило погашення кредитної заборгованості за ТОВ "БМБ Маргарин" за кредитним договором №12 (про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії) від 22.02.2007 в розмірі 23 305 419 грн 30 коп., таким чином ТОВ "Група Беарс" став новим кредитором за кредитним договором, а ПАТ "Банк Перший" став новим власником майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг) "SIASH" та "FLAMIX". Тобто ТОВ "Група Беарс" втратила право власності на дані об`єкти інтелектуальної власності з моменту укладення договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки від 07.05.2014. Але, як встановлено судом, новий власник, ПАТ "Банк Перший", обов`язок щодо реєстрації переходу права власності на об`єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг) не виконав, а саме не перереєстрував вищевказані торгові марки, в зв`язку з чим в державному реєстрі міститься інформація про право власності на торгові марки за відповідачем.

Відтак, суд відхиляє доводи відповідача про те, що поважність причини невикористання торговельних марок за цими свідоцтвами, обмовлена об`єктивною неможливістю використання цих торговельних марок, у зв`язку з укладанням Товариством з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" та Публічним акціонерним товариством "Банк Перший" договору №246 про заставу майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності 29.12.2011, згідно якого 07.05.2014 ПАТ "Банк Перший" та ТОВ "ГРУПА БЕАРС", на виконання вимоги ПАТ"БАНК ПЕРШИЙ" від 07.04.2014 уклали договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Саме по собі укладення договорів щодо розпорядження майновими правами на торговельні марки без доказів їх (торговельних марок) фактичного використання щодо товарів, для яких вони зареєстровані, не може вважатися їх (торговельних марок) використанням.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача 1.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Приватного підприємства "Максі Паритет" - задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України №41072 на торговельну марку "Flamix" щодо усіх товарів 03 та 30 класів МКТП.

3. Достроково припинити дію свідоцтва України №71241 на торговельну марку "SIASH" щодо усіх товарів 05 та 30 класів МКТП.

4. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 44673629) внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №41072 на торговельну марку "Flamix" щодо усіх товарів 03 та 30 класів та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

5. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 44673629) внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №71241 на торговельну марку "SIASH" щодо усіх товарів 05 та 30 класів та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Група Беарс" (02094, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, код ЄДРПОУ - 35494131) на користь Приватного підприємства "Максі Паритет" (02166, м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 26, код ЄДРПОУ - 37312567) 9 924 (дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять чотири) грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 09.12.2022.

Суддя Н.І. Зеленіна