РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2022Справа № 910/12047/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Сосьєте Бік (Societe Bic)

до 1) Міністерства економіки України

2) Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Грунський В.О.

від відповідача 1: Тюріна Л.А.

від відповідача 2: не з`явився,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Сосьєте Бік (Societe Bic) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідачем прийнято незаконне рішення від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, яке залишене чинним рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.06.2019 №1071, яким вказане рішення було затверджене, а також зобов`язати відповідача прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 суд ухвалив: позовну заяву Сосьєте Бік (Societe Bic) залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів сплати судового збору у розмірі 7684,00 грн. (оригінал платіжного документа з підписом відповідального виконавця та відбиткою штампа банку; платник - Сосьєте Бік (Societe Bic); встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

19.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 22.10.2019; витребувати у відповідача належним чином засвідчені копії матеріалів заявки № m2016 13429 та копії матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429 включаючи оригінали речових доказів, які були долучені до матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429.

11.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло два клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

17.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

22.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та відкладення підготовчого засідання з підстав необхідності отримання позивачем та надання до суду додаткових доказів.

У підготовче засідання 22.10.2019 прибули представники сторін.

Ухвалою суду від 22.10.2019 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; зобов`язати позивача надіслати залученій третій особі позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученій третій особі відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третій особі подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 03.12.2019.

25.10.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів.

02.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення по справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення проти висновку експерта у справі, додаткові докази, пояснення щодо призначення експертизи у справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача заява про остаточне визначення предмету спору, додаткові документи.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

У підготовче засідання 03.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.12.2019.

10.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.12.2019.

У підготовче засідання 17.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: "Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?; Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя". Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

13.05.2021 до відділу діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали справи № 910/12047/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2021 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/12047/19; підготовче засідання призначити на 15.06.2021; запропонувати сторонам та третій особі подати письмові пояснення стосовно висновку експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.04.2021.

15.06.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення щодо висновку експерта та клопотання про залучення співвідповідача.

У підготовче засідання 15.06.2021 прибули представники сторін та третьої особи.

Представник позивача подав письмові пояснення та клопотання про залучення співвідповідача, представник відповідача та третьої особи подав клопотання про виклик судового експерта.

У підготовчому засіданні 15.06.2021 судом було встановлено факт зміни найменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2021 суд ухвалив: залучити до участі у справі № 910/12047/19 співвідповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", підготовче засідання відкласти на 29.06.2021.

22.06.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про виклик експерта.

У підготовче засідання 29.06.2021 прибули представники сторін. Представник відповідача 2 подав відзив.

За наслідками розгляду клопотання відповідачів, суд прийшов до висновку про його обґрунтованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 суд ухвалив: викликати в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 27.07.2021.

05.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив.

13.07.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 27.07.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідачів заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2021 суд ухвалив: викликати повторно в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 21.09.2021.

14.09.2021 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшла інформація по справі.

У підготовче засідання 21.09.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 1 заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

З огляду на наведене, оскільки ухвалою суду від 29.06.2021 було задоволено клопотання відповідачів та викликано в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53 та ухвалою суду від 27.07.2021 повторно викликано експерта, однак, судовий експерт у підготовче засідання не прибув обґрунтовуючи це об`єктивною неможливістю, а саме хворобою судового експерта, суд приходить до висновку, що клопотання відповідача 1 про повторний виклик експерта підлягає задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 суд ухвалив: викликати втретє в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 05.10.2021.

У підготовче засідання 05.10.2021 прибули представники сторін. Судовий експерт, який викликався ухвалами суду від 29.06.2021, 27.07.2021 та 21.09.2021 в підготовче засідання не прибув.

Поряд з цим, враховуючи наявність об`єктивної неможливості прибуття судового експерта в підготовче засідання, яке було призначено на 21.09.2021, а також, відсутність належного повідомлення експерта про виклик у підготовче засідання, яке призначено на 05.10.2021 через відсутність у Господарському суді міста Києва фінансування відправки поштової кореспонденції, суд прийшов до висновку про необхідність вчетверте викликати судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 суд ухвалив: викликати вчетверте в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 26.10.2021.

21.10.2021 через відділ діловодства суду від судового експерта Наталії Климової надійшли письмові роз`яснення щодо Висновку експерта № 2800/20-53. Аналогічні за змістом роз`яснення надійшли до суду 26.10.2021.

У підготовче засідання 26.10.2021 прибули представники сторін.

З метою надання представникам можливості ознайомитися з відповідями експерта на поставлені в ухвалах суду питання щодо Висновку № 2800/20-53, у підготовчому засіданні оголошено перерву до 09.11.2021.

09.11.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові заперечення.

У підготовче засідання 09.11.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 2 подав клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні з метою надання можливості ознайомитися з клопотанням відповідача 2 про призначення повторної експертизи та подати заперечення на дане клопотання.

У підготовчому засіданні 09.11.2021 судом задоволено клопотання позивача та оголошено перерву до 16.11.2021.

15.11.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про призначення експертизи.

16.11.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про огляд веб-сайтів та заперечення на клопотання про призначення повторної судової експертизи.

У підготовче засідання 16.11.2021 прибули представники сторін. Представник відповідачів підтримав клопотання про призначення повторної експертизи, представник позивача проти задоволення зазначеного клопотання заперечив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 повторну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»? Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя»?; Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

09.09.2022 до відділу діловодства суду надійшов висновок експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/12047/19 від 30.08.2022 № 240/21.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2022 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/12047/19; підготовче засідання призначити на 04.10.2022; запропонувати сторонам подати письмові пояснення стосовно висновку експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/12047/19 від 30.08.2022 № 240/21.

03.10.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

04.10.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення стосовно висновку експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/12047/19 від 30.08.2022 № 240/21.

У підготовче засідання 04.10.2022 прибув представник позивача, представники відповідачів у підготовче засідання не прибули.

За наслідками розгляду клопотання відповідача 2 про відкладення розгляду справи, судом відмовлено у його задоволенні, оскільки, відповідачем 2 не наведено тих підстав та не надано доказів, наявність яких в силу приписів чинного процесуального законодавства є підставою для відкладення розгляду справи.

Разом з тим, у підготовчому засіданні 04.10.2022 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

За наслідками підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 08.11.2022.

12.10.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.11.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшли письмові пояснення, у яких Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», зокрема, зазначило, що функції НОІВ, які виконував Укрпатент відповідно до розпорядження КМУ від 13 жовтня 2020 року № 1267, з 8 листопада 2022 року переходять від Укрпатенту до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», відтак, враховуючи зміни в державній системі правової охорони інтелектуальної власності з 8 листопада 2022 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» припиняє всі дії, пов`язані з виконанням функцій НОІВ.

У судове засідання 08.11.2022 прибув представник позивача. Представники відповідачів у судове засідання не прибули.

Представник позивача підтримав клопотання про заміну Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» правонаступником - Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2022 суд ухвалив: замінити відповідача у справі № 910/12047/19 - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код: 31032378) на правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (ідентифікаційний код: 44673629).

У судовому засіданні 08.11.2022 оголошено перерву до 22.11.2022.

16.11.2022 через відділ діловодства суду від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшли письмові пояснення.

У судове засідання 22.11.2022 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 в судове засідання не прибули.

За змістом ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Представник позивача підтримав позов, представник відповідача 1 проти задоволення позову заперечив.

У судовому засіданні 22.11.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2016 року Сосьєте Бік (Societe Bic) (позивач) звернувся до Державного підприємства «Державний інститут інтелектуальної власності» із заявою про реєстрацію об`ємного знака для товарів 34 класу Міжнародної класифікації класів товарів і послуг. Заявці позивача присвоєно № m2016 13429. Заявлений на реєстрацію знак є відтворенням об`ємної форми запальнички виробництва позивача.

За заявкою № m2016 13429 була проведена кваліфікаційна експертиза, за результатами проведеної якої встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для згаданого у переліку товару 34 класу «запальнички»:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- відображає лише форму згаданого товару, що не дає можливості відрізнити його від таких самих товарів інших виробників;

2) є оманливим для інших зазначених у переліку товарів 34 класу МКТП.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, 04.09.2018 відповідачем 1 прийнято рішення про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

У порядку та строки, визначені чинним законодавством, заявник (позивач) оскаржив рішення Міністерства від 04.09.2018 року за заявкою № m2016 13429 до Апеляційної палати Міністерства.

16.05.2019 за результатами розгляду заперечень Сосьєте Бік (Societe Bic) Апеляційною палатою Міністерства було винесено рішення, яке затверджено наказом № 1071 від 25.06.2019, про відмову апелянту у задоволенні заперечення та залишення чинним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

Колегія Апеляційної палати Міністерства, зокрема, зазначила, що зображення заявленого об`ємного знака представляє собою схематичне зображення товару - запальничка з трьох різних ракурсів без виразних індивідуальних або оригінальних ознак, які б дозволяли її вирізнити від аналогічних форм товарів інших виробників, які є на ринку. В результаті зазначеної обставини та тривалого використання схожих форм запальничок різними виробниками, таке позначення не може виконувати головну функцію і призначення знаку, а саме відрізняти товари одних осіб, для яких використовується знак, від таких самих товарів інших осіб. Видимі елементи заявленого знака у зв`язку з тривалим використанням різними виробниками стали типовими для запальничок. Форми досліджених запальничок стали більш стандартизованими та обумовлюються функціональним призначенням. Крім того, усі зазначені елементи є лише схематичними і не мають виразних особливостей. Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в цілому жодна з ознак видимих на зображенні заявленого об`ємного позначення, не має суттєвих відмінностей від типових і звичайних форм аналогічних запальничок, що реалізуються на ринку України.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями, вважаючи їх протиправними та незаконними, позивач звернувся до суду із даним позовом у якому просить суд:

- визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства від 04.09.2018 за заявкою №m201613429,

- визнати незаконним та скасувати рішення Апеляційної палати Міністерства від 16.05.2019 за заявкою №m201613429 та наказ Міністерства від 25.06.2019 №1071, яким вказане рішення було затверджене;

- зобов`язати Міністерство прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що спірні рішення підлягають скасуванню, оскільки, з наданих позивачем доказів вбачається, що запальничка ВІС має унікальну овальну форму, яка відрізняється від форми запальничок інших виробників, які є не овальними та мають іншу відмінну форму; жодний інший виробник запальничок, що реалізує товари на території України не виробляє запальнички ідентичної форми; унікальна форма запальнички ВІС є одним із елементів, за яким споживачі відрізняють запальнички ВІС від запальничок інших виробників; реєстрація унікальної форми запальнички позивача у якості об`ємної торговельної марки для товарів 34 класу МКТП «курильне приладдя» не буде оманливою, враховуючи, що запальничка використовується саме як курильне приладдя. Проте, як зазначає позивач, вказані та інші обставини, доводи та докази у своїй сукупності не були враховані відповідачами при прийнятті рішень, що свідчить про незаконність останніх. При цьому, у разі скасування спірних рішень уповноважений орган буде зобов`язаний прийняти рішення за заявкою на знак позивача з урахуванням обставин та фактів встановлених у рішенні суду в даній справі, чим зумовлено заявлення відповідних позовних вимог про зобов`язання Міністерства прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду.

Відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечують та зазначають, що рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 за заявкою №m201613429 та рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019 є правомірними, висновки викладені в зазначених рішеннях належним чином обґрунтовані та відповідають фактичним обставинам справи, у свою чергу наявні в матеріалах справи висновки експертів є неналежними та недопустимими доказами, тому мають не братися судом до уваги.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

За змістом статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Оскільки, предметом спору є оскарження рішень Міністерства, якими відмовлено позивачу в реєстрації об`ємного знака для товарів 34 класу Міжнародної класифікації класів товарів і послуг (заявка № m2016 13429), суд приходить до висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього охоронюваного законом інтересу, а отже і наявність прав та підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (тут і далі - у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Частиною 2 статті 6 зазначеного Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до установи заявку.

Як встановлено судом, 17 червня 2016 року Сосьєте Бік (Societe Bic) звернувся до Державного підприємства «Державний інститут інтелектуальної власності» із заявою про реєстрацію об`ємного знака для товарів 34 класу Міжнародної класифікації класів товарів і послуг. Заявці позивача присвоєно № m2016 13429. Заявлений на реєстрацію знак є відтворенням об`ємної форми запальнички виробництва позивача.

Відповідно до ч. 1, 3, 6, 7, 9, 15, 16 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з`ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг. Під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Так, на виконання вимог зазначеної статті, за вказаною заявкою було проведено формальну та кваліфікаційну експертизи, під час яких заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом.

Судом було встановлено, що за результатами проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою № m2016 13429 було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для згаданого у переліку товару 34 класу «запальнички»:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- відображає лише форму згаданого товару, що не дає можливості відрізнити його від таких самих товарів інших виробників;

2) є оманливим для інших зазначених у переліку товарів 34 класу МКТП.

Відповідно до пп. 4.3.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року №116 (далі - Правила), при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. (п. 4.3.1.9 Правил).

Судом було встановлено, що на підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, 04.09.2018 Міністерством прийнято рішення про відмову в реєстрації об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m2016 13429.

Разом з тим, позивач не погоджуючись з рішенням Міністерства від 04.09.2018 звернувся із запереченнями проти нього до Апеляційної палати Міністерства.

У запереченнях Сосьєте Бік (Societe Bic) зазначив, що чинне законодавство України дозволяє реєстрацію об`ємних знаків для товарів і послуг, які відображають індивідуальну (унікальну) форму. Так, заявлена на реєстрацію в якості об`ємного знака форма запальнички ВІС є відмінною та створює асоціацію із заявником та користується популярністю в Україні. Розрізняльна здатність заявленої на реєстрацію в якості об`ємного знака форми запальнички, також, посилюється значними інвестиціями заявника у рекламування та просування ВІС в Україні. Форму знака було створено виключно для надання власної індивідуальності, дана форма не була обумовлена необхідністю одержання певного технічного результату. Третіми особами (зокрема, компанією Swedish Match Lighters B.V., яка тривалий час є конкурентом заявника на ринку кишенькових запальничок) не подано будь-яких заперечень щодо реєстрації об`ємного знака заявника, що свідчить про те, що форми запальничок ВІС та Cricket є суттєво різними, відмінними та не викликають у споживачів асоціацій щодо їх схожості або належності до одного виробника/бренду. Академічним тлумачним словником української мови визначено, що запальничка - це невеликий кишеньковий прилад для добування вогню, тобто, запальничка відноситься саме до курильного приладдя. За загальною практикою реєстрації форм запальничок у якості знаків для товарів і послуг, такі знаки реєструються як для запальничок, так і для курильного приладдя, що підтверджується, зокрема, міжнародними реєстраціями № 643334 та № 643335. Таким чином, заявлене на реєстрацію позначення не є оманливим для товарів 34 класу МКТП «курильне приладдя». Заявником постійно здійснюються дії стосовно захисту своєї продукції від підробок (зокрема, китайських), відтак, реєстрація форми запальничок ВІС в якості об`ємного знаку є важливим та ефективним способом захисту запальничок ВІС від підробок.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати Міністерства перевіривши відповідність заявленого на реєстрацію об`ємного знака для товарів і послуг за заявкою № m 2016 13429 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 2 ст. 6 Закону, з урахуванням п.4.3. Правил, зазначила наступне.

Так, за результатами дослідження колегія Апеляційної палати Міністерства з`ясувала, що на ринку України наявні товари - запальнички об`ємної форми, які, крім апелянта, виробляються і розповсюджуються кількома виробниками, зокрема, під знаками «Cricket», «Major», «LION» тощо. Вказані запальнички в цілому мають схожу візуальну форму, у тому числі її основних складових частин (циліндричного корпусу еліптичної форми для зберігання палива та зручного тримання в руці, ковпачка з циліндричним та зубчастим колесом для підпалювання палива, кнопки (важеля) для подачі палива та підтримання горіння вогню), і відрізняються між собою за написами («ВІС», «Cricket», «Major», «LION»), кольором та формою мілких деталей. В такій самій формі здійснюється й рекламування вказаних товарів на ринку. Схематичне зображення заявленого знака повторює зовнішній вид товару - запальнички з її функціональними складовими елементами, призначеними для зберігання, подачі та запалення палива, підтримання вогню, а також зручного тримання в руці. Заявлений знак зображує зовнішню форму товару, для якого знак поданий на реєстрацію. Відтак, є очевидним, що зображення заявленого об`ємного знака немає виразних індивідуальних або оригінальних ознак, видимі елементи знака у зв`язку з тривалим використанням різними виробниками стали типовими для запальничок. Форми досліджених запальничок стали більш стандартизованими та обумовлюються функціональним призначенням. Зважаючи на схожість форм присутніх на ринку запальничок, реєстрація подібних форм для запальничок в якості знака може необґрунтовано обмежити їх використання на відповідному ринку іншими виробниками. Заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо не використовується апелянтом при реалізації своїх товарів, таке використання відбувається шляхом поєднання з написом «ВІС», іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні.

Також, асортимент товарів, що входять до поняття «курильне приладдя» є широким та різноманітним, у зв`язку з чим, Апеляційною палатою Міністерства зазначено, що використання об`ємного позначення для товарів 34 класу МКТП «курильне приладдя» породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним товаром - запальнички, форму якого воно відображає. Його використання щодо товарів, які входять до узагальненого поняття «курильне приладдя» і не є запальничкою, очевидно здатне створити помилкове уявлення про такі товари та їх призначення, що не виключає небезпеку введення в оману споживача, а тому, заявлене позначення відносно товарів узагальненого поняття «курильне приладдя» є оманливим.

Відтак, колегія Апеляційної палати Міністерства дійшла висновку, що зазначене об`ємне позначення не може бути зареєстровано як знак відносно товарів 34 класу МКТП «запальнички; курильне приладдя», оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

На підтвердження заявлених позовних вимог та спростування висновків відповідачів, 22.10.2019 позивачем було подано до суду висновок експерта №1-10/2019 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

У той же час, відповідачі зазначили, що вказаний висновок містить цілий ряд недоліків, які не дозволяють використати його у якості засобу доказування та вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, методично некоректним та таким, що викликає сумніви у його правильності. Так, зокрема, Висновок експерта № 1-10/2019 складений на замовлення позивача та на підставі матеріалів, наданих безпосередньо позивачем, а не матеріалів судової справи № 910/12047/19, до складу яких увійшли не всі матеріали, наявні в судовій справі. Більше того, Висновок експерта № 1-10/2019 складений на підставі нових, додаткових доказів, наданих позивачем лише для експерта, які не містяться в матеріалах судової справи, а саме: на 2 сторінці Висновку у переліку наданих матеріалів та зразків під номером 18 зазначено - «Флеш-накопичувач Transcend із записом фотознімків люльок, люльок разом з мундштуками, тютюнарок, сигаретниць, попільниці та портсигарів», при цьому повний вміст такого доказу, як флеш-накопичувач Transcend є невідомим ні суду, ні учасникам справи. Таким чином, експерт проводив дослідження без врахування всіх матеріалів судової справи, та більше того, з урахуванням тих доказів, які не містить судова справа, а тому висновок експерта не можна оцінити як достовірний доказ в розумінні статті 78 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням мотивованих заперечень відповідачів стосовно поданого позивачем висновку, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі № 910/12047/19 судової експертизи.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: "Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?; Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя".

13.05.2021 до відділу діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали справи № 910/12047/19.

У свою чергу, Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" зазначило, що за результатами аналізу Висновку експерта № 2800/20-53 ним було виявлено цілий ряд недоліків, які вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, відтак, такий висновок викликає сумніви у його правильності.

Такі недоліки, на переконання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", вбачалися, зокрема, в наступному:

- у дослідницькій частині Висновку на стор. 8 експерт зазначає про те, що «під час проведення експертизи застосовувались загальнотеоретичні методи аналізу, порівняння та синтезу», у письмових поясненнях експерт зазначив про те, що ним було застосовано загальнотеоретичні знання в сфері математики, проте у Висновку відсутні посилання на джерела, у яких описані зазначені методи, що брались експертом до уваги, що свідчить про невизначеність методологічної бази дослідження;

- на стор. 10 Висновку (п. 2) експерт при описуванні визначення та термінів «запальничка», «курильниця», «приладдя» використовує джерела, датовані 1949, 1957, 1956 роками, у письмових відповідях експерт не надає прямої відповіді чому він використав настільки застарілі джерела, а вдається до аналізу інших джерел та веб-сайтів, на які, в свій час, посилався експерт Укрпатенту, при цьому, експерт змінює зміст поставленого Укрпатентом питання, заперечуючи те, що «такий аксесуар як запальничка не виник у 1973 р.», проте у питанні Укрпатенту про такий факт взагалі не стверджувалось, а йшлося лише про те, що «Позивач почав виготовляти такий товар «кишенькова запальничка» з 1973 р.»;

- на стор. 12 Висновку експерт наводить приклад можливості реєстрації просторових позначень, зокрема такого як «трьохпроменева зоря» на автомобілях «Мерседес» у якості знаків, при цьому, пояснює, що практика реєстрацій об`ємних позначень в Україні взагалі не є поширеною, а тому у якості прикладів наводились всі відомості, які містились у довідковій літературі, однак, такий підхід до наведення експертом відомостей, які не мають відношення до предмету дослідження є сумнівним та не може вважатися методологічно коректним і обґрунтованим;

- на стор. 14 Висновку експерт цитує джерело 6 (9.26): «Знак не повинен просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета. Він повинен відрізнятися оригінальним зовнішнім виглядом, який здатний виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних». На запитання Укрпатенту щодо того, у чому оригінальність зовнішнього вигляду спірного позначення та чи здатне таке позначення виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних, експерт відповіді не надає та наводить практичний приклад - справу компанії Guerlain, який не розглядався експертом під час дослідження та навпаки підтверджує те, що форма має бути оригінальною, навіть «революційною», здатною вирізняти позначення (виріб) конкретного виробника з ряду однорідних. Так, у прикладі Суд вважає, що об`ємна форма футляру губної помади нагадує собою «корпус човна або дитячий візочок» і вважається «революційною», «незвичною», що має «незвичний візуальний ефект на споживача», відрізняється від більшості зображень футлярів, які представлені у циліндричній та паралелепіпедній форми для помад;

- з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару не використовується позивачем як такий самостійно та безпосередньо при маркуванні, просуванні та реалізації своїх товарів, в розумінні статті 16 Закону. Надані Позивачем матеріали свідчать про використання малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом «ВІС», іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні, при цьому експерт не надає пояснень щодо самостійного та безпосереднього використання позивачем при реалізації своїх товарів саме заявленого об`ємного знака, однак, на стор. 15-19 Висновку експерт досліджує фото різних моделей запальничок ВІС в асортименті продажу кишенькових запальничок, які наводить для прикладу незмінної овальної форми корпусу всіх модифікацій запальничок ВІС;

- на стор. 22-28 Висновку в табличній формі представлено фото запальничок різних виробників, наведених в мережі Інтернет, проте, такі фото в більшості прикладів не мають схематичного зображення запальничок на кшталт того, яке заявлено позивачем, або містять фотокопії запальничок, декорованих логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями тощо. При цьому, з Висновку вбачається, що експерт не аналізував наведені ним же приклади - способи використання зображень запальничок іншими виробниками, що є обов`язковим при оцінці набуття заявленою формою розрізняльної здатності у зв`язку з тривалим її використанням, адже при цьому слід враховувати тривалість її попереднього використання не лише самим позивачем, а й іншими виробниками для таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку;

- на стор. 33-39 (п. 3.10) Висновку експерт досліджує Звіт соціологічного опитування № 01/19-12 «Оцінка споживачами схожості запальничок «ВІС» із запальничками інших виробників» від 02.12.2019, виконаний ЦСТ «СОЦІО ПОЛІС», Київ-2019 (т. 4, а.с. 145-201), проте такий Звіт є новим доказом у справі, який не був представлений на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи і винесенні рішення Мінекономіки та Апеляційної палати при розгляді заперечення за заявкою № m 201613429 і був складений вже після винесення рішення Мінекономікою від 04.09.2018 та рішення Апеляційною палатою від 16.05.2019;

- експерт не пояснив на якій підставі ним було звужено поняття «курильне приладдя» лише до одного виду товару «запальнички», враховуючи те, що «курильне приладдя» є збірним поняттям, що охоплює не лише один товар «запальнички». Тобто, використання об`ємного позначення для товарів 34 класу МКТП: «курильне приладдя» породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним товаром - запальнички, форму якого воно відображає. Його використання щодо товарів, які входять до узагальненого поняття «курильне приладдя» і не є запальничкою, очевидно здатне створити помилкове уявлення про такі товари та їх призначення.

Відповідно до ст. 107 Господарського процесуального кодексу України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

При цьому, застосовуючи положення ч. 1 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Європейський суду з прав людини у справах "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 зазначає, що критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Частинами 1-3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

З огляду на викладене вище, враховуючи виявлені недоліки Висновку експерта, які на переконання суду, могли вплинути на правильність та обґрунтованість такого висновку, з метою повного та всебічного дослідження обставин даної справи, а також правильного вирішення спору, суд прийшов до висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 повторну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»? Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя»?

09.09.2022 до відділу діловодства суду надійшов висновок експерта за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/12047/19 від 30.08.2022 № 240/21.

За результатами проведеного дослідження, експерт Ковальова Н.М. дійшла висновку, що позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг є таким, що мало розрізняльну здатність станом на дату її подання (17.06.2016) та набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»; позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг не є оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя».

У висновку від 30.08.2022 № 240/21, експерт зазначає, що пунктом 1.4. Правил визначено, що об`єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні, у вигляді слів або словосполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об`ємні у вигляді фігур або їх композиція у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Отже, визначено, що об`єктами правової охорони можуть бути об`ємні позначення у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах. Об`єктом торговельної марки може бути, зокрема, форма товарів або їх пакування, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак.

Поняття розрізняльної здатності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок. Як зазначав Консультативний комітет із захисту прав (ВОІВ) «Із регуляторної точки зору «дистинктивність» є сутністю юридичної природи (властивості) товарного знака». У свою чергу, термін «дистинктивність» є похідним від слова «дистинкції». Під дистинкцією розуміється «пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами свідомості (відчуттями, уявленнями тощо)».

Таким чином під «дистинктивністю» (що є більш ширшим поняттям, ніж «розрізняльна здатність» у законодавстві України) торговельних марок слід розуміти їх здатність бути ідентифікованими (розрізненими), виокремленими із маси інших знаків, призначених для використання стосовно тих самих або споріднених (однорідних) товарів (послуг) у межах визначеної території.

Дистинктивність знаку не є його незмінною властивістю та залежить від зусиль його власника або третіх осіб, які мають законні права на використання знаку (за ліцензійним договором тощо). Так, позначення, що первинно не мало розрізняльної здатності, може її набути внаслідок інтенсивного та тривалого використання. Ці ж чинники можуть сприяти підвищенню розрізняльної здатності знака. І, навпаки, знак, який використовується без відповідного контролю з боку власника, може втратити розрізняльну здатність.

Так, проаналізувавши надані матеріали, експерт дійшов, зокрема, наступних висновків:

- запальнички «ВІС» не відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності, мають розрізняльну здатність та набули такої внаслідок їх тривалого використання (більше 40 років у світі та більше 4 років в Україні станом на дату опитування);

- запальнички «ВІС» мають високий рівень відомості серед представників досліджуваної цільової аудиторії (згідно з результатами соціологічного опитування);

- форма є основною ознакою, за якою представники досліджуваної цільової аудиторії змогли зробити свій вибір на користь саме запальнички «ВІС», а отже саме форма запальнички (при відсутності маркувальних позначень), є тією головною індивідуалізуючою ознакою, що відрізняє запальнички різних виробників;

- форма запальнички «ВІС» зареєстрована в якості об`ємного знака заявлена в країні походження, зареєстрована також у вигляді об`ємного товарного знаку і в інших країнах «та захищається таким, як він є»;

- має місце значний обсяг реалізації ДП «БІК Україна» запальничок флінт J3 за період 2015-2017 в Україні (43 160 000 одиниць);

- мають місце суттєві витрати на рекламування в Україні запальничок флінт J3 на постійній основі за період 2015-2017 з тенденцію зростання вкладених коштів (315 000 тис.грн);

- відсоток ринку запальничок ВІС флінт J3 у вартісному вираженні серед брендованих запальничок за період з 2014 року по 2017 рік на території України, складав 14%, при цьому помітна тенденція до динамічного зростання цього відсотку, що в 2017 році складав 23,4% у вартісному вираження серед інших брендованих запальничок.

Викладене вище у своїй сукупності свідчить, що позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг є таким, що мало розрізняльну здатність станом на дату її подання (17.06.2016) та набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички».

При вирішенні питання стосовно оманливості позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя», експерт виходив з наступного.

Згідно з п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Так, на реєстрацію було подано об`ємне позначення «запальничка» за заявкою №m201613429 від 17.06.2016 для товарів 34 класу МКТП: «запальнички, курильне приладдя».

Курильне приладдя - предмети, які призначені, необхідні для здійснення процесу куріння. Так при пошуку в мережі Інтернет за ключовими словами «Курильне приладдя», маємо результат: «Трубки, мундштуки, кальяни, попільниці, запальнички, сірники, сірничниця, х`юмідор, портсигари, табакерки, чохли».

Експерт зазначив, що у матеріалах заявки № m 2016 13429 від 17.06.2016 на першому місці зазначено товар «запальнички», а на другому збірне узагальнююче поняття - «курильне приладдя», яке, вочевидь, не є назвою конкретного товару, та не є переліком конкретно визначених товарів.

Експертом досліджувались саме вказані товари «запальнички» та бралось до уваги збірне поняття «курильне приладдя», до складу якого входить така група товару, як запальнички.

Також слід врахувати положення п. 4 ст. 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака».

Таким чином, експерт прийшов до висновку, що об`ємне позначення (запальничка) за заявкою № m 2016 13429 на знак для товарів і послуг не є оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя».

При цьому, суд звертає увагу, що при проведенні повторної експертизи (висновок експерта № 240/21 від 30.08.2022), експерт Наталія Ковальова дійшла аналогічних висновків, що й експерт Наталія Клімова при проведенні первинної експертизи (висновок експерта № 2800/20-53 від 29.04.2021).

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідачі заперечуючи проти належності експертних висновків посилалися, зокрема, на те, що досліджувані експертом матеріали не були представлені на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи та Апеляційні палаті при розгляді заперечень заявника. Так, експертами досліджувався, у тому числі, Звіт соціологічного опитування № 01/19-12 «Оцінка споживачами схожості запальничок «ВІС» із запальничками інших виробників» від 02.12.2019, виконаний ЦСТ «СОЦІО ПОЛІС», Київ-2019, що фактично є новим доказом.

З цього приводу суд зазначає наступне.

Так, висновок про те, що позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг є таким, що мало розрізняльну здатність станом на дату її подання (17.06.2016) та набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички», зроблено за результатами аналізу сукупності документів, у тому числі і Звіту соціологічного опитування.

Відповідно до ч. 15 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

У свою чергу, методичні рекомендації не мають обов`язкового характеру, натомість вони носять рекомендаційний характер та їх застосування не є обов`язковим.

Доказами набутої позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання, можуть бути, наприклад:

- документ, що містить відомості про обсяги виробництва та реалізації товарі і/або послуг відносно яких застосовується позначення, обсяги експорту (імпорту товарів щодо яких застосовується позначення;

- документ, що містить відомості про використання або будь-яке просування позначення, як знака, зокрема відомості про види маркування товарів і/або його застосування при наданні послуг, експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, комерційне використання позначення в мереж Інтернет;

- документ, що містить відомості про тривалість використання позначення до дати подання заявки. Тривалість використання позначення може підтверджуватись відомостями про дату початку використання позначення та про безперервність його використання;

- документ, що містить відомості про географічний регіон продажу товарів з нанесеним позначенням і/або надання послуг під зазначеним позначенням документ, що містить відомості про обсяг реклами з зображенням позначення. Рекламування позначення може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет, кількість споживачів такої реклами, витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу;

- документ, що підтверджує ступінь інформованості споживачів про взаємозв`язок позначення з заявником. Таким документом можуть бути результати соціологічного опитування споживачів, включаючи підприємства роздрібної торгівлі, здійсненого атестованою в установленому порядку науковою установою чи організацією, що здійснює маркетингові та прикладні соціологічні дослідження.

Так, експертом було проаналізовано всі докази в сукупності (зокрема, відомості про обсяг реалізації ДП «БІК Україна» запальничок за період 2015-2017 років, витрати щодо рекламування в Україні запальничок, відсоткову частку запальничок ВІС у вартісному вираженні серед брендованих запальничок за період 2015-2017 років на території України та інші) з чого зроблено висновок про те, що форма запальнички ВІС стала візитною карткою таких запальничок, які мають незмінно високу якість, надійність та безпечність, а також є зручними і комфортними під час експлуатації, а її тривале використання зробило запальнички ВІС впізнаваними. Більше того, форма запальнички ВІС не є традиційною та безальтернативною для виробів такого ж призначення, а відтак, не визначається виключно або головним чином функціональністю.

Тобто, саме форма запальнички (при відсутності маркувальних позначень) є тією головною ознакою, що відрізняє запальнички різних виробників; маркувальні позначення слугують виключно підсилюючим фактором.

Такий висновок експерта, крім іншого, підтверджується також і досліджуваним Звітом соціологічного опитування, у якому вказано, що основною ознакою, за якою представники досліджуваної цільової аудиторії змогли правильно вибрати запальничку «ВІС» з-поміж інших запальничок, на яких були приховані або стерті зображення відповідних торговельних марок, була саме форма цієї запальнички (87,1%).

Зазначені обставини та відповідні докази на їх підтвердження не були належним чином проаналізовані Міністерством, що призвело до передчасних висновків про відсутність розрізняльної здатності спірного знаку для товарів 34 класу МКТП.

При цьому, суд вважає необґрунтованими висновки Апеляційної палати Міністерства про неналежність наданих заявником доказів тривалого використання заявленого знаку (через те, що такий знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо не використовується заявником при реалізації своїх товарів), оскільки, враховуючи викладене вище, можна дійти висновку, що кольорове виконання, словесні та зображувальні елементи є лише додатковими ознаками та в даному випадку фактично має місце втілення знаку за заявкою № m 2016 13429 у відповідному товарі - запальничці ВІС.

Крім того, суд звертає увагу на те, що знак за заявкою № m 2016 13429 є об`ємним, а не словесним позначенням, тому дає уявлення про конфігурацію об`ємної форми, у свою чергу, узагальнююче збірне поняття «курильне приладдя» не є назвою конкретного товару та не є переліком групи конкретно визначених товарів, а запальнички є складовою поняття «курильне приладдя», відтак, зазначення у матеріалах заявки № m 2016 13429 відповідного формулювання «запальнички; курильне приладдя» не може впливати на визначення об`єму правової охорони знаку, заявленого на реєстрацію.

У рішенні від 23.08.2016 у справі "Дж. К. та інші проти Швеції", суд наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Схожий стандарт під час оцінки доказів застосовано у рішенні Європейського суду з прав людини від 15.11.2007 у справі "Бендерський проти України", в якому Суд оцінюючи фактичні обставини справи звертаючись до балансу вірогідностей вирішуючи спір виходив з того, що факти встановлені у експертному висновку, є більш вірогідним за інші докази.

Враховуючи викладене, суд приймає до уваги наявні в матеріалах справи висновки експертів за результатами проведеної первинної та повторної експертизи та визнає їх належними та допустимими доказами у справі.

Відтак, проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, а також перевіривши вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, суд прийшов до висновку, що Міністерством та Апеляційною палатою Міністерства під час прийняття спірних рішень не було належним чином досліджено усіх обставин та документів, що мають значення для прийняття обґрунтованих та правомірних рішень.

У силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

З огляду на встановлені вище обставини, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині визнання незаконним та скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 вересня 2018 року за заявкою №m2016 13429, визнання незаконним та скасування рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 травня 2019 року за заявкою № m2016 13429 та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2019 року № 1071, яким вказане рішення було затверджене.

Щодо позовних вимог про зобов`язання Міністерства (відповідача 1) прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою, суд зазначає наступне.

Так, 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності (НОІВ)» від 16.07.2020 № 703-ІХ.

Відповідно до підпункту першого пункту 2 Закону № 703-ІХ внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме визначено наступне: у статті 1 абзаци другий і дванадцятий викласти в такій редакції: "Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях".

Доповнено Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» статтею 2-1, частини 1 та 2 якої викладені наступним чином: «Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить:

приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок;

опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.».

Згідно з п. 2 розділу ІІ Закону № 703-ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Тобто, саме на Національний орган інтелектуальної власності покладено окремі владні повноваження з реалізації державної політики, зокрема, видача охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності, внесення відомостей до державних реєстрів, опублікування офіційних відомостей.

Відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 943-р визначено, що державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Визнано такими, що втратили чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267 "Про Національний орган інтелектуальної власності"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 1129 "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 77, ст. 4859). Це розпорядження набирає чинності з 8 листопада 2022 року.

Відтак, вимога про прийняття відповідного рішення в силу змін у законодавстві України наразі має бути заявлена до відповідача 2 - Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Так, статтею 6 Конституції України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

У рішеннях Європейського суду з прав людини склалася практика, яка підтверджує, що дискреційні повноваження не повинні використовуватися свавільно, а суд повинен контролювати рішення, прийняті на підставі реалізації дискреційних повноважень, максимально ефективно (рішення у справі «Hasan and Chaush v. Bulgaria» № 30985/96).

Поняття дискреційних повноважень наведене, зокрема, у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № R (80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, відповідно до яких під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

У рішеннях по справах "Клас та інші проти Німеччини", "Фадєєва проти Росії", "Єрузалем проти Австрії" Європейський суд з прав людини зазначив, що суд не повинен підміняти думку національних органів будь-якою своєю думкою.

Частиною 2 статті 5 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулась до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто, таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17, від 11.09.2018 у справі №905/1926/16, від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц, від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17.

Таким чином, оскільки позивач довів порушення свого права зокрема стосовно обставин прийняття Міністерством та Апеляційною палатою Міністерства рішень, що порушують права позивача, суд вважає за можливе у даному випадку з метою відновлення порушеного права позивача застосувати ефективний спосіб захисту, а саме: зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» розглянути заявку №m2016 13429 з урахуванням висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у справі № 910/12047/19.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч. 4, 9 ст. 129 ГПК України, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача 1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 вересня 2018 року за заявкою №m2016 13429.

3. Визнати незаконним та скасувати рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 травня 2019 року за заявкою № m2016 13429 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2019 року № 1071, яким вказане рішення було затверджене.

4. Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 44673629) розглянути заявку №m2016 13429 з урахуванням висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 22.11.2022 у справі № 910/12047/19.

5. Стягнути з Міністерства економіки України (01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 12/2; ідентифікаційний код: 37508596) на користь Компанії Сосьєте Бік (Societe Bic) (14 рю Жанн д`Аснієр, 92611 Кліши - Франція/14 rue Jeanne d`Asnieres, 92110 Clichy - France) судовий збір за подання позову у розмірі 7 684 (сім тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн 00 коп.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 01.12.2022

Суддя Ю.В. Картавцева