ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" листопада 2022 р. Справа № 924/526/22

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., за участю секретаря судового засідання Тлустої У.О., розглянувши справу у залі судового засідання № 305

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро", м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін", м. Волочиськ Хмельницької області

про заборону використовувати словесне позначення,

Представники сторін:

позивача: Буняк Ю.І. - адвокат, представник

відповідача: Кочерга Д.О. - адвокат, представник згідно ордеру

Матковський В.М. - адвокат, представник згідно ордеру

В судовому засіданні 29.11.2022р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 08.08.2022р. відкрито провадження у справі № 924/526/22 в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання по справі

Ухвалою суду від 04.10.2022р. продовжено строк підготовчого провадження у справі № 924/526/22 на 30 днів.

25.10.2022р. представником товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" подано до суду клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, та у якому просить суд поставити на вирішення судовому експерту наступні питання:

1) чи є позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані?

2) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

3) чи застосоване позначення "АГРЕІН AGREIN AG", яке подано на реєстрацію у якості торговельної марки на імя товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

4) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

5) чи є позначення "agrain", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно послуг, для яких вказані торговельні зареєстровані?

6) чи має словесне позначення "а grain" розрізняльну здатність для товарів та/чи послуг пов'язаних із сільським господарством; добривами, пестицидами, хімікатами, фунгіцидами, гербіцидами призначеними для застосування у сільському господарстві?

7) чи має словесне позначення "grain" розрізняльну здатність для товарів та/чи послуг пов'язаних із сільським господарством; добривами, пестицидами, хімікатами, фунгіцидами, гербіцидами призначеними для застосування у сільському господарстві?

Вказану судову експертизу позивач просить доручити провести спеціалізованій експертній установі на вибір суду, яка має досвід проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Також відповідач просить первинну оплату проведення судової експертизи покласти на відповідача.

Клопотання мотивоване тим, що, відповідач вважає, що наданий позивачем експертний висновок, містить ряд методологічних помилок, а судовий експерт прийшов до помилкових висновків при здійсненні експертного дослідження, що унеможливлює застосування вказаного висновку позивача у якості належного та допустимого доказу.

Представником позивача 09.11.2022р. подано до суду заперечення проти клопотання відповідача про призначення експертизи та клопотання про врахування запропонованих позивачем питань судовому експерту. В обґрунтування своїх заперечень вказує, що відповідач пропонує поставити ті ж 5 запитань, що він вже ставив своєму експерту, при цьому додаткові 6 і 7 питання щодо розрізняльної здатності позначень "a grain" та "grаin" для товарів та послуг не входять до предмета доказування у даній справі. Також представник позивача у разі призначення експертизи пропонує поставити експерту свої питання, а саме:

1) чи грає визначальну роль смислове (семантичне) значення при визначенні схожості позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р.?

2) чи є позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах?

3) чи є застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. або позначення схоже із такими торговельними марками настільки, що ці позначення можна сплутати, у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

Суд, розглянувши клопотання про призначення експертизи, враховуючи позиції сторін щодо призначення експертизи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про судову експертизу" судовий експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач вважає, що відповідач для розповсюдження інформації про себе і свої товари/послуги використовував у своїй діяльності позначення «AGRAIN» на веб-сайті в мережі Інтернет за доменним ім'ям agrain.in.ua, на веб-сторінці у соціальній мережі Facebook за адресою facebook.com/agrain.ukraine, на платформі Youtube за адресою youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, на транспортних засобах, зокрема, автомобілі Renault Dokker, державний номер ВХ5091ЕТ, на інших рекламних матеріалах (сумках, прапорах, футболках тощо), а також в діловій документації (запрошеннях, презентаціях). При цьому, використане відповідачем позначення є схожим із зареєстрованими за позивачем торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. настільки, що їх можна сплутати. Свої доводи позивач підтверджує відповідним висновком експерта. Натомість відповідач заперечує наведені обставини, посилаючись на висновок експерта та експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведеної на замовлення відповідача, який протирічить висновку експерта, наданого позивачем.

Отже, результати експертизи щодо використовуваного відповідачем словесного позначення у рекламі, на веб-сайтах матимуть значення щодо виникнення у сторін відповідних прав та обов'язків.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України від 08.10.1998 року № 53/5, основними видами експертизи є, зокрема, експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до п. 5.5. розділу 5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України від 08.10.1998 року № 53/5, наведений орієнтовний перелік вирішуваних питань експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зокрема: чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

Тобто, саме в межах вказаної експертизи можливо встановити, що позначення, що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах, є схожим (або несхожим) настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно товарів і послуг, для яких вказані торгівельні марки зареєстровані.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 23.03.2013р. "Про судове рішення", рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі. Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: - чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; - чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; - яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

В свою чергу, статтею 98 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Європейський суд з прав людини зауважив, що компетенцією національних судів є вирішення того, чи необхідно звертатися за зовнішньою порадою (див. рішення Суду у справі Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013).

Дослідивши матеріали справи, виходячи з необхідності для всебічного, повного, об'єктивного розгляду судового спору та встановлення обставин правомірності використання відповідачем спірного словесного позначення, тобто для з'ясування обставин, що мають значення для справи, суд дійшов висновку, що для вирішення даного питання потрібні спеціальні знання, тому у справі № 924/526/22 належить призначити експертизу у сфері інтелектуальної власності.

За приписами ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

З зазначеного, проведення вказаної експертизи слід доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

За змістом п. 23 постанови № 4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому, в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме відповідач, товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін", є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи.

Пункт 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України надає право суду за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, призначення судом експертизи.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи позиції сторін стосовно призначення у справі експертизи, а також поставленні останніми експерту питання, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Керуючись ст.ст. 99, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Агреін" про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

Призначити у справі № 924/526/22 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501.

На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити наступні питання:

1) чи є позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "AGRAIN", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані?

2) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

3) чи застосоване позначення "АГРЕІН AGREIN AG", яке подано на реєстрацію у якості торговельної марки на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://facebook.com/agrain.ukraine, https://youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

4) чи застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg?

5) чи є позначення "agrain", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі, та на інтернет-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно послуг, для яких вказані торговельні зареєстровані?

6) чи грає визначальну роль смислове (семантичне) значення при визначенні схожості позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р.?

7) чи є позначення "AGRAIN", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на веб-сайтах за посиланнями https://agrain.in.ua, https://www.facebook.com/agrain.ukraine, https://www.youtube.com/channel/UCkrpv-Sx8CquJdjBRkf1xGg схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах?

8) чи є застосовані торговельні марки за свідоцтвами України № 287176 від 25.11.2020р., № 287177 від 25.11.2020р., № 287178 від 25.11.2020р. або позначення схоже із такими торговельними марками настільки, що ці позначення можна сплутати, у доменному імені agrain.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН"?

Витрати по оплаті проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності покласти на відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Агреін".

Зупинити провадження у справі № 924/526/22 на час проведення судової експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов'язати сторін надати експерту необхідні документи для проведення експертизи.

Ухвалу та матеріали справи надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом 10 днів до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 29.11.2022 р.

Суддя С.В. Заверуха

Відрук.: 2 примірн.:

1 - до справи;

2 - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

Електронні адреси:

позивача -

відповідача -

представника позивача -

представник відповідача -