ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2022 р. Справа№ 910/5815/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Гарник Л.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

представників:

позивача адвоката Болюбаш І.О., адвоката Мамуні О.С.,

відповідача-1 адвоката Сушка В.С.,

розглянувши апеляційну скаргу компанії Гугл ЛЛСі

на рішення Господарського суду міста Києва

від 01.02.2022 (повне рішення складено 05.04.2022, суддя Бондаренко-Легких Г.П.)

у справі № 910/5815/21

за позовом компанії Гугл ЛЛСі (Google LLC, Сполучені Штати Америки)

до 1. Приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці",

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про дострокове припинення дії свідоцтв України № 81675 та № 81677 на торговельні марки частково,

ВСТАНОВИВ:

Компанія Гугл ЛЛСі (Google LLC, Сполучені Штати Америки) (далі - Компанія, позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці" (далі - Товариство, відповідач-1) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент, відповідач-2) про дострокове припинення свідоцтв України №№ 81675 та 81677 в частині послуг 37, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме в частині реєстрації торговельної марки для послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устатковання; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання"; та послуг 42 класу МКТП "розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки за свідоцтвами України №№ 81675 та 81677 не використовуються Товариством протягом останніх п`яти років та перешкоджає позивачу в отриманні на території України правової охорони для торговельної марки "NEST" за заявкою № m202022676 щодо послуг 37 класу МКТП: "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устатковання; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання"; та послуг 42 класу МКТП: "розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 у справі №910/5815/21 відмовлено у позові.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 ухвалити нове рішення, яким задовольнити позов компанії Гугл ЛЛСі повністю.

Скарга мотивована тим, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для дострокового припинення дії спірних свідоцтв у зв`язку з невикористанням спірних знаків понад 5 років, оскільки відповідачем не надані докази провадження господарської діяльності шляхом надання третім особам послуг з використанням спірних торговельних марок, що відносяться до послуг 37 та 42 класів МКТП.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.04.2022 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/5815/21, розгляд справи призначено на 07.06.2022.

Укрпатент подав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 - без змін.

Товариство подало відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.06.2022 відкладено розгляд справи на 23.08.2022.

27.06.2022 засобами електронного зв`язку та 30.06.2022 засобами поштового зв`язку до суду від позивача надійшли пояснення щодо відзивів відповідачів.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.08.2022, справу № 910/5815/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Гарник Л.Л., Остапенко О.М.,

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.08.2022 відкладено розгляд справи на 20.09.2022.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.09.2022, справу № 910/5815/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.09.2022 вирішено здійснювати розгляд справи колегію суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О., яка визначена протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.09.2022, відмовлено у задоволенні заяви позивача про участь представника в судовому засіданні в режимі відео конференції 20.09.2022.

В судовому засіданні представник Товариства заявив клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване тим, що інший представник відповідача адвокат Сушко В.С. не має можливості взяти участь в судовому засіданні.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2022 задоволено клопотання відповідача та відкладено розгляд справи № 910/5815/21 на 08.11.2022.

В судовому засіданні 08.11.2022 взяли участь в режимі відеоконференції представники позивача адвокат Болюбаш І.О. та адвокат Мамуня О.С., представник відповідача-1 адвокат Сушко В.С., які підтримали доводи та вимоги апеляційної скарги, а також відзиву на неї.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство є власником наступних торговельних марок:

- за свідоцтвом України №81675 від 27.08.2007 на знак для товарів і послуг "Nest" (заявка № m200619103 від 04.12.2006), зареєстрований для послуг 35, 36, 37, 42 класів МКТП;

- за свідоцтвом № 81677 від 27.08.2007 на знак для товарів і послуг "Nest" (заявка № m200619306 від 06.12.2006, заявлені кольори: сірий; червоний), зареєстрований для послуг 35, 36, 37, 42 класів МКТП.

За свідоцтвами №81675 від 27.08.2007 та № 81677 від 27.08.2007 спірні торговельні марки "Nest" зареєстровані для наступних послуг 37 та 42 класів МКТП:

клас 37: будування; лагодження; встановлювання устатковання; асфальтування; будівельні і будівельно-монтажні роботи; будівельне наглядання; будування ярмаркових рундуків і крамниць; будування і реконструкція об`єктів житлово- цивільного і виробничого призначення; будування офісних, житлових, торговельних та спортивно-розважальних комплексів; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; вимощування доріжок і майданчиків; висотні роботи; водогінні роботи; встановлювання, монтаж та демонтаж різноманітних будівельних конструкцій і споруд; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і тєлеспостереження, контроль доступу); встановлювання, монтаж, демонтаж та лагодження вікон, дверей і воріт; встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устатковання; газопровідні роботи; дезінфікування; засклення фасадів (вітражі); зовнішнє і внутрішнє обробляння будівель; інформування щодо лагодження; каркасно- монолітне будівництво; клінінгові послуги; консультування з питань будівництва; малярні роботи; миття і чищення фасадів, вікон, скляних конструкцій; монтаж світлопрозорих дахів; монтаж несучих конструкцій; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання; наймання (прокат) будівельної техніки; облицювальні роботи; очищання будівель всередині і зовні; покрівельні роботи; прибирання вулиць; прибирання місць загального користування; проводіння капітального і поточного ремонту будівель та споруд; паркетні роботи; ремонті і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; реставрація архітектурних комплексів та ансамблів; реконструкція громадських та промислових. будівель; споруджування; фарбування будівель всередині і зовні; фасадні роботи; шпалерні роботи; штукатурні роботи;

клас 42: науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; авторське наглядання за будівництвом (послуги архітекторів та інженерів-проектувальників); архітектурний дизайн; архітектурне консультування; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; геологічне експертування; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн інтер`єру та екстер`єру; досліджування в техніці; знімання топографічне; інжиніринг; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); калібрування (вимірювання); комп`ютерна графіка; наземне знімання; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; перевіряння якості; планування розвитку міст; послуги експертів; послуги художників; послуги декораторів; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; проектні і проектно-вишукувальні роботи, в тому числі: ескіз проекту, генеральний план, схеми освітлювання, макетування, консультування спеціалістів; проектні роботи з комплексної забудови міських територій об`єктами житлово-цивільного та комунального призначення; розробляння проектно-конструкторської документації; розробляння містобудівної документації; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн; топографо-геодезичні роботи.

Як зазначає позивач, Компанія є виробником широкого асортименту пристроїв для "розумного дому" (управління кліматом, безпекою, медіа-системами тощо) та супутнього програмного забезпечення під брендом "Nest" або "Google Nest".

У листопаді 2020 року позивач подав до Укрпатенту заявку на торгівельну марку "Nest" (номер заявки m20202267, дата подання - 10.11.2020).

За заявкою № m202022676 позивач заявив правову охорону, зокрема, для наступних послуг 37 та 42 класів МКТП:

клас 37: Встановлення електронних пристроїв, комп`ютерного апаратного забезпечення та засобів безпеки, та відеоспостереження, систем вентиляції, кондиціонування та обігріву, освітлення та побутовою технікою;

клас 42: надання у тимчасове використання не завантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для надання персонального цифрового помічника з функціями управління голосом; надання у тимчасове використання не завантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для розпізнавання голосу; комп`ютерні послуги, а саме надання незавантажуваної пошукової системи, що керується голосом, для отримання даних, зображень, аудіо та відео даних через глобальну комп`ютерну мережу; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн, що використовується для надання інформації та забезпечення комунікації, що керується голосом, Електронне зберігання електронних медіа даних, а саме зображень, текстів, аудіо та відео даних; забезпечування незавантажуваним програмним забезпеченням для записування, перегляду, зберігання, поширення та аналізування онлайнових аудіо та відео даних в режимі онлайн; надання у тимчасове використання не завантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для потокової передачі та програвання аудіо, відео та мультимедійного контенту, та для контролю за телевізорами, моніторами, та для контролю за телевізорами, моніторами, ігровими системами, плеерами DVD, портативними медіа плеерами, та пристроями для потокового передавання цифрових медіаданих; надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для забезпечування надання персональних консьєрж-послуг для інших, ініційованих голосовими командами через мобільний телефон, комп`ютер, планшет, смартфон, кишеньковий комп`ютер, портативний комп`ютер, а саме, додавання та надання доступу до календарних зустрічей, будильників, таймерів, нагадувань, оформлення бронювання ресторанів, подорожей та готелів, а також призначення професійних зустрічей; надання у тимчасове використання незавантажуване програмне забезпечення в режимі онлайн для управління системами домашньої автоматизації, а саме: освітленням, побутовою технікою, системами вентиляції, кондиціонування і обігріву, термостатами, системами моніторингу та датчиками якості повітря, сигналізації та іншим обладнанням для безпеки, замками, дверними дзвінками, камерами та обладнанням для домашнього моніторингу; забезпечування незавантажуваним комп`ютерним програмним забезпеченням, що дозволяє поширювати та передавати дані та інформацію між електроними пристроями в режимі онлайн з метою сприяння моніторингу за середою, контролю та автоматизації в будинках; встановлення програмного забезпечення для охорони та спостереження; послуги сертифікації, а саме забезпечування професійного встановлення електронних пристроїв, комп`ютерного апаратного забезпечення, та охоронних пристроїв та пристроїв для спостереження, систем вентиляції, кондиціонування та обігріву, освітлення та побутової техніки, яке відповідає сертифікованим стандартам.

У лютому 2021 року Товариство надіслало до Укрпатенту мотивоване заперечення щодо реєстрації позначення "Nest" за заявкою m202022676 від 10.11.2020 у зв`язку з невідповідністю умовам надання правової охорони та просив відмовити у реєстрації вказаного позначення у якості торговельної марки стосовно всіх послуг 37 та 42 класів МКТП.

Заперечення мотивоване тим, що позначення "Nest" схоже до ступеню сплутування із торговельними марками належними Товариству, які мають більш ранню дату надання правової охорони.

Оскільки, Товариство протягом останніх п`яти років не використовує знаки для товарів та послуг "Nest" за свідоцтвами №81675 від 27.08.2007, № 81677 від 27.08.2007 для частини товарів та послуг 37, 42 класів МКТП, а їх реєстрація за відповідачем-1 перешкоджає зареєструвати таке ж позначення для таких же послуг за Компанією, що порушує її права та охоронювані законом інтереси.

У зв`язку з наведеними обставинами, та на підставі ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. с(1) ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.1991, позивач звернувся з даним позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України №81675 від 27.08.2007, № 81677 від 27.08.2007 щодо частини послуг 37 та 42 класів МКТП.

Товариство заперечує позовні вимоги, оскільки спірні торговельні марки використовується ним у господарській діяльності під час надання послуг третім особам, наводячи наступні аргументи.

(1) За 23 роки роботи на ринку нерухомості відповідач-1 і його знак "Nest" здобув репутацію надійної та стабільної компанії, а торгівельна марка в свою чергу стала відомою, що свідчить про внесок відповідача-1 у збереження і розвиток архітектурного вигляду у першу чергу міста Києва;

(2) у разі задоволення позову для відповідача-1 та в цілому для будівельного ринку України виникне катастрофічна ситуація, при якій споживачі, партнери, постачальники та інші треті особи, асоціюватимуть позначення або торгівельну марку позивача зі знаком для товарів і послуг відповідача-1, тобто зможуть їх сплутати;

(3) також у разі задоволення позову відповідач-1 фактично не зможе користуватись своїми торгівельними марками, в тому числі "Nest" взагалі у класах 37, 42 МКТП, що призведе до зупинення діяльності відповідача-1;

(4) послуги з "встановлення устаткування; встановлення і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлення, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання; розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших;розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок" у діяльності відповідача-1 є спорідненими з іншими послугами 37 та 42 класів МКТП, оскільки всі спірні вищезазначені послуги в тій чи іншій мірі є похідними, складовими, залежними від та/або до ремонтних, будівельних послуг; споруджувальних послуг; послуг зі встановлення (монтажу); маркетингових послуг; послуг по житловому обслуговуванню населення; послуг по здачі нерухомості в найм з подальшим обслуговуванням, що фактично у сукупності є основою бізнесу відповідача-1;

(5) у кожну будівлю у світі, в тому числі, але не обмежуючись тими, які побудовані під спірними знаками відповідачем-1, включено практично увесь перелік послуг визначений у 37 та 42 класах МКТП, в тому числі вищезазначені спірні послуги;

(6) купуючи та/або орендуючи об`єкти нерухомості, що побудовані відповідачем-1, особи фактично користуються спірними послугами, що вже надані відповідачем-1 до моменту купівлі та/або зняття в оренду відповідного приміщення, будівлі та надаються в процесі проживання та/або виконання договору протягом всього строку дії, адже відповідач-1 є девелоп-компанією (компанією, яка здійснює розвиток кожного об`єкту будівництва: від ідеї до продажу (здачі в оренду) проекту в цілому);

(7) будинок, офіс, квартира - це не тільки майно, а й комплекс послуг, в який вже включені відповідачем - 1 послуги щодо встановлення вентиляції, відеоспостереження, опалювання та в тому числі інших спірних послуг в 37 та 42 класах МКТП;

(8) у кожному будинку та/або будівлі, що побудовані і будуються під торгівельною маркою відповідача - 1 (зокрема, БЦ "Hillfort Business Мansion", введений в експлуатацію 20.08.2020), встановлені та встановлюється усе необхідне для повноцінного життєзабезпечення устаткування, у тому числі, але не обмежуючись: системи зв`язку, електрична проводка, ліфти та інші вироби, обладнання, тощо;

(9) на виконання попереднього договору оренди об`єкту нерухомості від 30.04.2020, договору оренди об`єкту нерухомості від 21.09.2020 відповідач-1 зобов`язаний у БЦ "Hillfort Business Мansion" встановити індивідуальну систему безпеки під потреби і з погодженням проекту орендарем;

(10) на виконання попереднього договору оренди об`єкту нерухомості від 30.04.2020, договору оренди об`єкту нерухомості від 21.09.2020 відповідач-1 зобов`язаний у БЦ "Hillfort Business Мansion" здійснити заміну вузлів опалення, встановити устаткування для управління опаленням та інші дії пов`язані з опаленням, провести адаптацію системи вентиляції та кондиціювання під проект дизайну орендаря та інші дії пов`язані з вентиляцією та кондиціюванням;

(11) відповідачем-1 (третьою особою як розробником на замовлення відповідача-1) ще з жовтня 2020 року здійснюється розробка майбутнього програмного забезпечення під назвою "Micasa by NEST", метою розробки додатку є створення платформи для поєднання людей з їх локальними спілками - сусідами, компанією з управління, локальними бізнесами та провайдерами послуг;

(12) відповідачем-1 з 2016 року для рекламування та просування кожного проекту останнього, здійснено розробку графічних елементів, дизайн проектів, візуалізацій, планувань поверхів та приміщень, креслень, 3-D моделей, частин робочої (проектної) документації та інших подібних об`єктів комп`ютерної графіки;

(13) відповідачем-1 з 2016 року створюються, розробляються, розміщуються та обслуговуються наступні веб-сторінки і веб-сайти: https://greenville-pechersk.com.ua та https://greenville-park.com.ua.

(14) будівельні послуги можуть включати в себе і послуги із встановлення устаткування та інші споріднені (однорідні) між собою послуги;

(15) усі послуги, що надаються відповідачем-1 для орендарів є обов`язковими послугами для відповідності БЦ відповідача-1 класу "А" і у разі задоволення позову, БЦ відповідача-1 фактично буде позбавлений класу "А", адже відповідач-1 втратить право надання таких послуг.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для дострокового припинення дії спірних свідоцтв України з огляду на те, що подані Товариством докази в їх сукупності свідчать про використання відповідачем-1 протягом останніх п`яти років, в тому числі, через підрядні та субпідрядні організації, на договірних засадах, торговельної марки NEST.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до частини 2 статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Частиною 3 ст. 157 ГК України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Тобто, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Разом з тим, відповідно до ст. 198 Угоди про асоціацію, Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На підтвердження факту використання торговельної марки власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Одночасно, саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака.

Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

В обґрунтування заперечень проти доводів апеляційної скарги, відповідач-1 посилається на вірне встановлення судом першої інстанції обставин справи, які свідчать про використання спірних торговельних марок щодо послуг "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання;" 37 класу МКТП та послуг "розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб- сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок;" 42 класу МКТП на підставі належних доказів, а саме:

- рекламний буклет БЦ "HILLFORT Business Mansion" та відповідний договір на розробку дизайну та виготовлення буклету;

- скріншот із сторінки на сайті Товариства https://www.nest.Ua/#hillfort;

- скріншот статті "HILLFORT Business Mansion" - новий бізнес центр класу "А" та зразок офісної нерухомості світового рівня в Києві" згідно посилання: https://tsn.ua/ru/ukravina/hillfort-business~mansion-novyv-biznes-

Mr-iL2isa-a-i-obrazec-ofisnov-nedvizhimosti-mirovogo-urovnya-v-kieve- 1489059.html;

- скріншот статті "Компанія "НЕСТ" ввела в експлуатацію бізнес-центр "HILLFORT Business Mansion" згідно посилання: https://biz.nv.ua/markets/kompaniya-nest-vvela-v-ekspluataeiyu-biznes-centr-hillfort-business-mansion-50114673.html;

- скріншот статті "HILLFORT Business Mansion" is put into operation!" згідно посилання https://eba.com.ua/en/hillfort-business-mansion-vvedeno-v-ekspluatatsiyu/;

- скріншот статті "Компанія "НЕСТ" ввела в експлуатацію бізнес-центр "HILLFORT Business Mansion" згідно посилання https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/novosti/kompaniva-nest-vvela-v-ekspluatatsiyu-biznes-tsentr-hillfort-business-mansion-4242794;

- скріншот статті " HILLFORT Business Mansion " - цитадель прогресивного бізнесу" згідно посилання https://www.dsnews.ua/novosti_kompaniу/-hillfort-business- mansion---tsitadel-progressivnogo-biznesa-0000;

- скріншот статті "НЕСТ" продовжує рух та задає тренди розвитку нерухомості" згідно посилання https://commercialpropertv.ua/interview/nest-prodoIzhaet-dvizhenie-і-zadaet-trendy-razvitiya-nedvizhimosti/?fbclid=IwAR1ksQ-J1C5FE-s-dino0u7waLD-PLP;

- копію звіту № 1 про стан реалізації проекту по договору про надання послуг № 03671-20 від 15.10.2020;

- копію звіту № 4 про стан реалізації проекту по договору про надання послуг № 03671-20 від 15.10.2020;

- копію попереднього договору оренди нерухомості від 13.04.2020;

- копію договору оренди об`єкту нерухомості від 21.09.2020;

- копію договору № 07/08-2020-Н на розробку Дизайн-проекту інтер`єру від 07.08.2020;

- копії робочої документації "Системи безпеки" ("Системи відеоспостереження", "Системи охоронної сигналізації", "Системи контролю та управління доступом");

- копії робочої документації "Система проти димного захисту", "Автоматична система водяного спринклерного пожежогасіння", "Опалення", "Вентиляція та кондиціонування";

- копію договору № 213 А/19 оренди нежитлового приміщення від 05.07.2019.

Колегія суддів, дослідивши зазначені вище докази, які містяться в матеріалах справи, зазначає, що такі докази не містять зображення спірних торговельних марок, а відтак не можуть підтверджувати їх використання Товариством в розумінні ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо оспорюваних позивачем послуг.

Тобто, відповідач-1 не надав належних та більш вірогідних доказів наявності на ринку (території) України послуг 37, 42 класу МКТП (в тій їх частині, які ос порені позивачем), що надаються із застосуванням спірних торговельних марок, для яких вони зареєстровані, або іншого використання таких позначень протягом п`яти років до дати подання позову.

Пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено обов`язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Відповідач-1 також не навів будь-яких доводів про причини невикористання торговельних марок протягом останніх п`яти років до звернення позивача з позовом до суду.

За обставин неподання відповідачем-1 доказів використання власником спірних свідоцтв або іншою особою спірних знаків, відсутності поважних причин невикористання торговельних марок для послуг 37, 42 класів МКТП протягом останніх п`яти років, колегія суддів доходить висновку про помилковість висновку суду першої інстанції про необґрунтованість та неправомірність позовних вимог. При цьому, колегія суддів зазначає, що суд першої інстанції безпідставно визнав встановленими обставини щодо використання спірних торговельних марок, які не доведені відповідачем-1, не зазначив яким саме доказом підтверджується таке використання.

Статтею 269 ГПК України встановлено, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

З огляду на викладене вище, апеляційний суд дійшов висновку, що доводи апеляційної скарги знайшли своє підтвердження при апеляційному розгляді справи, а відтак апеляційну скаргу належить задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 підлягає скасуванню, оскільки прийнято за умов недоведеності обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, належить ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Судові витрати належить покласти на відповідача-1 в сумі 22700,00 грн відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. 269, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу компанії Гугл ЛЛСі задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 01.02.2022 у справі № 910/5815/21 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов задовольнити повністю.

4.1 Достроково припинити дію свідоцтва України № 81675 від 27.08.2007 в частині послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання" та послуг 42 класу МКТП "розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

4.2 Достроково припинити дію свідоцтва України № 81677 від 27.08.2007 в частині послуг 37 класу МКТП "встановлювання устаткування; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронна сигналізація, відео- і телеспостереження, контроль доступу); встановлювання, лагодження і технічне доглядання кондиціонерів, вентиляційного і опалювального устаткування; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання'' та послуг 42 класу МКТП ''розробляння та проектування комп`ютерної техніки і програмного статку; комп`ютерна графіка; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; розміщування і підтримка комп`ютерних веб-сайтів і веб-сторінок".

4.3 Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 81675 від 27.08.2007 згідно з пункт 4.1 резолютивної частини даної постанови.

4.4 Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 81677 від 27.08.2007 згідно з пунктом 4.2 резолютивної частини даної постанови.

5. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Нерухомість столиці" (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, м. Київ, 03035) на користь компанії ГУГЛ ЛЛСі (1600 Амфісіатер Парквей, Маунтейн Вью, Каліфорнія 94043, США; Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) 22700,00 грн судового збору.

6. Видачу відповідних наказів доручити Господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 29.11.2022.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Л.Л. Гарник

В.О. Пантелієнко