ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2022 р. Справа№ 910/5028/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Гарник Л.Л.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Макухи А.О.,

представника відповідача-1 адвоката Петриченко Л.Ю.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм"

рішення Господарського суду міста Києва

від 15.02.2022 (повний текст складено 31.03.2022, суддя Картавцева Ю.В.)

та додаткове рішення

від 13.05.2022 (повний текст складено 17.05.2022, суддя Картавцева Ю.В.)

у справі № 910/5028/21

за позовом компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment, Князівство Ліхтенштейн)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм"

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсним рішення та припинення порушення прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment) (далі - позивач, Компанія) звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" (далі - відповідач, Товариство) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) про:

- визнання недійсним рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201927455 від 02.10.2019;

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff, визнаний добре відомим.

Позов мотивований тим, що у випадку реєстрації торговельної марки "MIRONOFF" за заявкою № m201927455 від 02.10.2019, будуть порушені права інтелектуальної власності Компанії, оскільки спірне позначення "MIRONOFF" не може бути зареєстроване як торговельна марка, з огляду на невідповідність умовам надання правової охорони, що передбачені абз. 5 ч. 2, абз. 2, 3 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

На переконання Компанії, позначення "MIRONOFF" є схожим із торговельними марками Компанії за свідоцтвом України № 16270 та за міжнародною реєстрацією № 739116, а також добре відомої марки згідно рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затвердженого наказом Держдепартаменту інтелектуальної власності від 14.12.2007 № 144, заявлене для реєстрації для тих самих та споріднених товарів 33 класу МКТП, його реєстрація та подальше використання призведе до порушення прав інтелектуальної власності Компанії.

Крім того, посилаючись на інформацію, розміщену на офіційній сторінці Державної фіскальної служби України у соціальній мережі Facebook та прикріплені до вказаного допису фотографії стосовно встановлення працівниками ГУ ДФС у м. Києві факту зберігання з метою збуду фальсифікованих алкогольних напоїв, які реалізовувались через мережу Інтернет, позивач вказує на те, що Товариство здійснює імітацію його торговельної марки та копіює відмітні риси етикетки продукції Компанії, відтак, розповсюдження вищевказаного товару може призвести до завдання шкоди репутації позивача.

Визнання недійсним Висновку, на переконання позивача, є захистом прав інтелектуальної власності Компанії на належні йому торговельні марки від їх порушення іншою особою. Позивач звертається до суду за захистом, вважаючи порушеними свої майнові права та інтереси інтелектуальної власності зі сторони відповідачів та з метою їх відновлення. Використання Товариством позначення "MIRONOFF" за заявкою № m201927455 від 02.10.2019 як знак не виключає змішування з діяльністю позивача, а рішення Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки "MIRONOFF" порушує цивільні права інтелектуальної власності.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2022 у справі № 910/5028/21 позов задоволено повністю.

Визнано недійсним рішення Укрпатенту від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201927455 від 02.10.2019.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff визнаний добре відомим.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" на користь компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент судовий збір у розмірі 4540,00 грн.

Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 13.05.2022 стягнуто з Товариства на користь Компанії судовий збір за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 1135,00 грн, витрати, пов`язані зі складанням експертного висновку у розмірі 28830,48 грн та витрати, пов`язані з проведенням соціологічного дослідження у розмірі 60001,92 грн.

Не погоджуючись з зазначеними судовими рішеннями, Товариство звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2022 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2022, прийняти рішення про відмову в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, судові витрати покласти на позивача.

Апеляційна скарга мотивована на тим, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, яке врегульовує процедуру реєстрації торговельних знаків, що призвело до прийняття незаконного рішення. Товариство наголошує на несхожості позначення за заявкою №m201927455 та торговельних марок Компанії, при цьому спірне позначення та торговельні марки є словесними позначеннями, їх схожість має визначатись за правилами встановлення схожості саме словесних позначень, які встановлені п. 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116. Суд першої інстанції не дослідив права інтелектуальної власності на оформлення продукції та внеску творця в розробку продукції, н врахував особливості оцінки торговельних марок, що мають походження від прізвища, не встановив, яким способом порушено права позивача та не досліджено самого факту наявності порушеного права позивача. Крім того, за твердженням скаржника, рішення суду першої інстанції базується на висновках експертів, що виконані з порушенням методики проведення експертизи, а саме Висновку експерта Ковальової Н.М. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 100/21 від 05.07.2021 та Висновку експерта Дорошенка О.Ф. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1331 від 27.10.2021. Також, скаржник посилається на порушення судом першої інстанції норм процесуального права, оскільки вжито заходи забезпечення позову, які є тотожними до рішення по суті спору, позовна заява подана з недоліками, позовні вимоги суперечать наданим доказам, а зазначені у позовній заяві дані не підтверджуються матеріалами справи. Крім того, порушено порядок оцінки наданих сторонами доказів, що встановлений ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, оскільки безпідставно відхилено Висновок судового експерта Сопової К.А. № 88-07/21, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 26.07.2021. Окремо скаржник зазначає про порушення судом першої інстанції процедури розподілу судових витрат, у зв`язку з чим вбачається неправомірним ухвалення додаткового рішення у справі за відсутності належних доказів на підтвердження судових витрат станом на дату ухвалення рішення суду по суті спору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 (з урахуванням ухвали від 02.092022 про виправлення описки) відкрито апеляційне провадження у справі № 910/5028/21, розгляд справи призначено на 18.10.2022.

12.10.2022 позивач надіслав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2022, а апеляційну скаргу залишити без задоволення.

У відзиві позивач зазначає, що аргументи скаржника зводяться до незгоди із висновком суду першої інстанції, що позначення MIRONOFF є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками позивача. Така обставина, на переконання позивача, належним чином досліджена судом першої інстанції та встановлена на підставі належних, допустимих, достовірних та вірогідних доказів, зокрема: висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.10.2021 № 1331, складеного судовим експертом Дорошенком О.Ф.; висновку № 100/21 від 05.072021, складеного судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М., на замовлення позивача. Крім того, висновком соціологічного опитування було встановлено, що у споживачів виникає асоціація із позивачем при маркуванні горілчаних виробів позначенням MIRONOFF. Апелянт помилково посилається на Керівництво з експертизи торговельних марок ЄС, оскільки воно не є джерелом права України. Скаржник зазначає, що доводи апеляційної скарги щодо порушення оскаржуваним рішенням права фізичної особи на ім`я та прав авторів об`єктів авторського права є надуманими та спрямованими на створення враження начебто неврахування судом першої інстанції фактичних обставин справи. Окрім того, позивач вказує, що оскільки спірне позначення є схожими із торговельними марками позивача, яке заявлене для реєстрації для тих самих та споріднених товарів 33 класу МКТП, його реєстрація та подальше використання призведе до порушення прав інтелектуальної власності позивача, а у випадку її реєстрації спірна торговельна марка може помилково асоціюватись із діяльністю позивача і, відповідно, вважатись невід`ємною частиною продукції позивача, що не відповідає дійсності. Висновок експерта № 1331 від 27.10.2021 складений з дотриманням вимог законодавства та не містить суперечливих висновків, а тому правомірно та обґрунтовано врахований при прийнятті рішення у справі. Позивач має право на оскарження рішення Укрпатенту, оскільки визнання недійсним висновку є способом захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг від їх порушення іншою особою. Апелянт безпідставно звинувачує суд в упередженості та не взятті до уваги поданих апелянтом доказів, втім суд першої інстанції врахував усі належні, допустимі, достовірні та вірогідні докази, подані сторонами та у відповідності до вимог ГПК України надав їм оцінку за своїм внутрішнім переконанням із мотивацією відхилення або врахування кожного доказу. Крім того, за доводами позивача, додаткове рішення є обґрунтованим та таким, що прийняте з повним дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.10.2022, у зв`язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці, справу № 910/5028/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, суддя-доповідач), Гарник Л.Л., Остапенко О.М.

18.10.2022 позивач засобами електронного зв`язку надіслав клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване тим, що через без пекову ситуацію в місті Києві внаслідок терористичної атаки росії на міста України, представник позивача не має можливості з`явитись в судове засідання 18.10.2022 та водночас виконати вимоги ст. 197 ГПК України щодо подання заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. При цьому, представник має бажання взяти участь в судовому засіданні, але така можливість відсутня.

В судовому засіданні колегія суддів ухвалила здійснити розгляд справи № 910/5028/21 по суті спочатку колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: Сотніков С.В. (головуючий), Гарник Л.Л., Остапенко О.М.

Також, в судовому засіданні суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки явка представників в судове засідання обов`язковою не визнавалась, поданий відзив на апеляційну скаргу, а неявка представника позивача в судове засідання не перешкоджає апеляційному розгляду справи за наявними матеріалами.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача-1, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон, в редакції станом на дату подання заявки №m201927455) визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.

Відповідно до ст. 7 Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Згідно з ст. 8 Закону датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 11 статті 10 цього Закону.

Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

За змістом статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

Заклад експертизи надсилає копію заперечення заявнику.

Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Результати розгляду заперечення відображаються в рішенні Установи за заявкою. Копія цього рішення надсилається подавцю заперечення.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обгрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Відповідно до ст. 13 Закону одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про свідоцтво, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (стаття 14 Закону).

Порядок оскарження рішення за заявкою встановлений статтею 15 Закону.

Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому порядку після державної реєстрації знака, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначений у пункті 1 цієї статті, заперечення вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідомлення.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню.

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

З аналізу наведених норм законодавства належить дійти висновку, що право на оскарження рішення Установи за заявкою належить лише заявнику. При цьому, будь-яка особа має право на подання до закладу експертизи (в даному випадку - Укрпатент) мотивованого заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, результати розгляду заперечення відображаються в рішенні Установи за заявкою.

Тобто, в разі прийняття заперечення - захищаються права особи, що мала таке заперечення, і виникає право у заявника на оскарження рішення (негативного) за заявкою до Апеляційної палати або до суду.

Позитивне ж рішення Установи має наслідком видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке може бути оскаржене в порядку ч. 1 статті 19 Закону, зокрема, у разі доведення невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Разом з тим, захист прав власника свідоцтва здійснюється в порядку статей 20, 21 Закону, зокрема, шляхом встановлення порушення прав власника свідоцтва та зобов`язання порушника припинити таке порушення.

В даному випадку, Компанія звернулась з позовною вимогою про визнання недійсним рішення Укрпатенту від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201927455 від 02.10.2019, що ухвалене за результатами формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи. При цьому, в процесі проведення експертизи Компанія не скористалась правом на подання відповідних заперечень проти заявки Товариства, зокрема, з підстав невідповідності спірного позначення умовам надання правової охорони.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що Компанія не має права на оскарження рішення Укрпатенту в силу Закону. При цьому, Компанія не позбавлена права на звернення до суду із вимогою про визнання недійсним свідоцтва, що в подальшому має бути видане Товариству на підставі такого оспорюваного рішення Укрпатенту.

На переконання колегії суддів, ухвалення позитивного рішення за заявкою за умов відсутності заперечень третіх осіб не може порушувати права та охоронювані законом інтереси таких осіб, оскільки не встановлює будь-яких правових наслідків для них. В той же час, відсутність порушеного права має наслідком відмову в позові.

Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги про визнання недійсним рішення Укрпатенту від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою, неправильно застосував норми матеріального права, а відтак дійшов помилкового висновку про порушення прав Компанії та необхідності їх судового захисту за відсутності правових підстав.

Таким чином, колегія суддів доходить висновку про скасування рішення суду першої інстанції в частині задоволення зазначених позовних вимог, в цій частині належить прийняти нове рішення про відмову в їх задоволенні.

Щодо позовних вимог про зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff, визнаний добре відомим, колегія суддів зазначає наступне.

В обґрунтування позову в зазначеній частині, Компанія посилається на те, що з соціальної мережі їй стало відомо, що Товариство здійснює імітацію торговельної марки та копіює відмітні риси етикетки продукції Компанії, шляхом нанесення позначення "MIRONOFF" на товар, яке є схожим до ступеня сплутування із торговельними марками Компанії за свідоцтвом України № 16270 та за міжнародною реєстрацією № 739116, які зареєстровані для тих самих товарів, а також добре відомої марки Nemiroff. Використання Товариством спірного позначення, за твердженням позивача, не виключає змішування з діяльністю позивача, а розповсюдження товару, маркованого таким позначенням може призвести до завдання шкоди репутації позивача. Тобто, Компанія як власник зареєстрованих торговельних марок має право забороняти Товариству використовувати позначення MIRONOFF, яке:

схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Колегія суддів відхиляє зазначені доводи позивача з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія є власником торговельної марки за свідоцтвом України № 16270 від 15.09.2000, зареєстрованої зокрема для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) - алкогольні напої, крім пива;

Компанія є власником міжнародної реєстрації №739116 від 07.08.2000 на торговельну марку NEMIROFF (словесне позначення), зареєстрованої, зокрема, для товарів 33 класу МКТП - алкогольні напої, крім пива з поширенням дії реєстрації на Україну;

Також, Компанія є власником добре відомої торговельної марки Nemiroff відносно товарів 33 класу МКТП: горілка станом на 01.01.2003.

Товариство подало заявку № m201927455 на реєстрацію торговельної марки MIRONOFF для товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м`ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові.

За результатами кваліфікаційної експертизи вказаної заявки Укрпатент склав висновок про відповідність позначення заявкою № m201927455 умовам надання правової охорони.

Відповідно до відомостей про стан діловодства за заявкою № m201927455, 17.12.2020 Укрпатент прийняв рішення №139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

В подальшому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2021 було вжито заходи забезпечення позову, до його подання та заборонено Укрпатенту здійснювати дії щодо реєстрації торговельної марки за заявкою № m201927455 на підставі висновку Укрпатенту від 17.12.2020 №139279/ЗМ/20, публікації відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку MIRONOFF, внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.

За твердженням Компанії, спірне позначення MIRONOFF не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

- є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії, які насправді не відповідають дійсності, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону;

- є схожим настільки, що його можна сплутати із торговими марками Компанії, які зареєстровані раніше що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону;

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком Компанії, визнаного добре відомим відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Задовольняючи позовні вимоги в цілому, суд першої інстанції з урахуванням своїх же висновків щодо схожості позначення Mironoff на етикетці продукції виробництва Товариства настільки, що його можна сплутати з торговельними марками Nemiroff за свідоцтвом України № 16270, NEMIROFF за міжнародною реєстрацією № 739116, знаком Nemiroff, визнаним добре відомим в Україні, зважаючи на аналогічність та спорідненість товарів, для яких позначення подано на реєстрацію та зареєстровано торговельні марки позивача, беручи до уваги, що за ст. 16 Закону, використанням торговельної марки визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, а за нормами ч. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, дійшов висновку, що позивач довів належними та допустимими доказами факт порушення Товариством прав інтелектуальної власності Компанії, а отже останній вправі передбаченим ч. 2 ст. 20 Закону способом вимагати припинення порушення його прав в судовому порядку.

В основу встановлення обставин схожості спірного позначення із торговими марками Компанії суд першої інстанції поклав Висновок експерта Ковальової Н.М. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 100/21 від 05.07.2021 та Висновок експерта Дорошенка О.Ф. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1331 від 27.10.2021. При цьому, відхилив Висновок судового експерта Сопової К.А. № 88-07/21, складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 26.07.2021.

Відхиляючи поданий Товариством Висновок судового експерта Сопової К.А. № 88-07/21, що має протилежні результати дослідження ніж у Висновку № 100/21 від 05.07.2021 та Висновку № 1331 від 27.10.2021, суд першої інстанції зазначив, що встановлюючи відсутність схожості позначення MIRONOFF за заявкою на торговельну марку № m201927455 та торговельних марок Nemiroff за свідоцтвом України № 16270, «NEMIROFF» за міжнародною реєстрацією № 739116, торговельної марки Nemiroff, визнаної добре відомою в Україні, за фонетичними (звуковими), семантичними (смисловими) та графічними (візуальними) ознаками, експерт Сопова К.А. не враховувала, що порівнювані позначення містять два співпадаючі звукосполучення [м і р] та [о ф:], які складають п`ять звуків з семи у позначеннях, а також мають однакову загальну кількість звуків (як і однакову кількість літер у слові), однаковий склад триголосних звуків і майже однаковий склад голосних звуків. Крім того, експертом Соповою К.А. не було проаналізовано та згадано про явище типоглікемії, що в даному випадку може мати місце (як це було зроблено експертом Дорошенко О.Ф.); експертом Соповою К.А. при дослідженні семантичної схожості не було враховано, що у порівнюваних позначень є спільний корінь «мир», та не досліджено, чи може такий спільний корінь «мир» у поєднанні з закінченням «офф» викликати у споживачів схожі або подібні асоціації. Встановлюючи, що позначення відрізняються від торговельних марок за рахунок різного графічного виконання букв, їх послідовності та виду шрифту, експерт не аналізувала вказані відмінності на предмет їх суттєвості (значності) з урахуванням того, що порівнювані позначення виконані стандартно та не оригінально.

Наведене, за висновком суду першої інстанції, свідчить про неповноту висновку, складеного судовим експертом Соповою К.А., в цій частині.

Крім того, досліджуючи питання схожості позначення «MIRONOFF», що міститься на етикетці товару - пляшка горілки, виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», до ступеню сплутування з торговельними марками позивача, експерт зазначила, що позначення збігається з торговельними марками позивача лише сполученням букв «OFF» у кінці слів, однак така частка відноситься до слабких елементів, оскільки часто використовуються іншими виробниками горілки та алкогольних напоїв. В той же час, експерт не аналізувала наведене через призму того, чи може розміщення позначення MIRONOFF на етикетці (вертикально знизу наверх) призводити до зосередження уваги споживача саме на сприйнятті тієї частини слів, які є тотожними з торговельними марками позивача, а саме на закінченні «OFF», а також експертом не взято до уваги відомість знака NEMIROFF та популярність продукції цього виробника, а також те, що словесні позначення NEMIROFF MIRONOFF та мають однакову довжину та майже однаковий склад літер.

Оскільки висновки експерта Сопової К.А. на питання 2-4 висновку в значній мірі ґрунтуються на тих дослідженнях, що проведені в межах відповіді на питання 1, то суд першої інстанції не прийняв вказаний висновок і в іншій частині та відхилив його.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 16 Закону (в редакції станом на дату подання позову) права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Пунктом 4 статті 16 встановлено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно з п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

З матеріалів справи вбачається, а сторонами не заперечується, що спірне позначення MIRONOFF використане Товариством для маркування товару горілка, що відноситься до товарів 33 МКТП.

Торговельні марки Компанії NEMIROFF використовуються для маркування аналогічного товару: горілка, що відноситься до товарів 33 МКТП.

Таким чином, визначальним є встановлення обставин, чи є позначення MIRONOFF, схоже із зареєстрованою торговельною маркою NEMIROFF, стосовно товарів 33 класу МКТП, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою. Тобто, суду необхідно встановити наявність чи відсутність підстави для заборони, що установлена абзацом четвертим пункту 5 статті 16 Закону.

Колегія суддів зазначає, що позивач не надав суду доказів на підтвердження обставин схожості спірних позначення та торгових марок, якщо внаслідок їх використання ці позначення можна сплутати. При цьому, висновки № 100/21 від 05.07.2021 та № 1331 від 27.10.2021 не дають відповіді на зазначене питання, позаяк дослідження проводились без врахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача, а відтак не можуть бути визнані належними та покладені в основу рішення суду по суті спору.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За правилами статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно зі ст. 77 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Разом з тим, відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про задоволення позову, внаслідок нез`ясування обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права щодо оцінки зібраних у справі доказів, що є підставами для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову в позові.

Згідно із частинами 1, 4, 8, 14 статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Отже, з Компанії на користь Товариства підлягає стягненню судовий збір в сумі 6810 грн за розгляд справи в апеляційному суді. Судові витрати в суді першої інстанції покладаються на позивача у зв`язку з відмовою в позові.

Оскільки додаткове рішення ухвалене судом першої інстанції за результатами задоволення позовних вимог із покладенням судових витрат на Товариство, то таке додаткове рішення підлягає скасуванню з підстав нового розподілу судових витрат за результатами апеляційного розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2022 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 13.05.2022 у справі № 910/5028/21 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. В позові відмовити повністю.

5. Стягнути з компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment) (адреса: Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Князівство Ліхтенштейн) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" (63525, Харківська обл., Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1; ідентифікаційний код 33867056) 6810 (шість тисяч вісімсот десять) грн витрат по сплаті судового збору.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 17.11.2022.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Л.Л. Гарник

О.М. Остапенко