ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2022 р. Справа№ 910/14228/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Сотнікова С.В.

Гарник Л.Л.

секретар судового засідання Нечасний О.Л.

за участю представників:

від позивача - Войков А.П. довір. б/н від 10.07.2019р.;

від ТОВ «Сігмаінжиніринг» - Зінченко О.В. ордер АІ №1256511 від 25.07.2022р.;

від ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - Поліщук Н.В. паспорт, трудовій договір від 01.09.2021р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Сігмаінжиніринг» та Державного підприємства (далі - ДП) «Український інститут інтелектуальної власності»

на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р.

(повний текст складено 05.07.2022р.)

у справі №910/14228/21 (суддя Босий В.П.)

за позовом Компанії KOMPRESSOREN SE

до 1.ТОВ «Сігмаінжиніринг»

2.ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. у справі №910/14228/21 позовні вимоги Компанії KOMPRESSOREN SE задоволено повністю; визнано недійсним частково свідоцтво України №244584 від 10.07.2018р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: «машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи»; визнано недійсним свідоцтво України №273705 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: «верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.»; визнано недійсним свідоцтво України №273706 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: «верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.»; визнано недійсним свідоцтво України №273707 від 25.03.2020р. на торговельну марку для товарів 7 класу МКТП: «верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.»; зобов`язано ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтв України на торговельні марки №244584 від 10.07.2018р., №273705 від 25.03.2020р., №273706 від 25.03.2020р. та №273707 від 25.03.2020р., про що здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність»; заборонено ТОВ «Сігмаінжиніринг» використовувати торговельну марку за свідоцтвом України №244584 для товарів «машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи» та торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 для товарів: «верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму.»; стягнуто з ТОВ «Сігмаінжиніринг» на користь Компанії KOMPRESSOREN SE судовий збір у розмірі 10215 грн.; стягнуто з ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на користь Компанії KOMPRESSOREN SE судовий збір у розмірі 10215 грн.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ «Сігмаінжиніринг» подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити повністю в задоволенні позовних вимог Компанії KOMPRESSOREN SE про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

Також, не погоджуючись з винесеним рішенням суду, 01.08.2022р. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення в частині розподілу судових витрат та прийняти нове рішення, яким стягнути судовий збір у розмірі 20430 грн. з «Сігмаінжиніринг».

У відзиві на апеляційні скарги Компанії KOMPRESSOREN SE просить відмовити ТОВ «Сігмаінжиніринг» у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. залишити без змін, а апеляційну скаргу ДП «Український інститут інтелектуальної власності» в частині скасування рішення щодо стягнення з відповідача 2 судового збору в розмірі 10215 задовольнити та ухвалити нове рішення, яким всі судові витрати покласти на ТОВ «Сігмаінжиніринг».

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 08.08.2022р. відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ «Сігмаінжиніринг» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. у справі №910/14228/21; розгляд апеляційних скарг призначено на 19.09.2022р.; об`єднано апеляційні скарги ТОВ «Сігмаінжиніринг» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. у справі №910/14228/21 в одне апеляційне провадження.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2022р. апеляційні скарги ТОВ «Сігмаінжиніринг» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. у справі №910/14228/21 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2022р. розгляд справи №910/14228/21 було відкладено на 24.10.2022р. на підставі ст. 270 ГПК.

24.10.2022р., у зв`язку з відсутністю електроенергії, розгляд справи не відбувся (акт щодо знеструмлення електромережі суду від 24.10.2022р. (т. 4 а.с. 21)).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2022р. розгляд справи №910/14228/21 призначено на 26.10.2022р.

26.10.2022р. до апеляційного суду від ТОВ «Сігмаінжиніринг» надійшла заява б/н від 25.10.2022р. в якій повідомлено суд про наміри вирішення питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу з подальшим поданням відповідних доказів.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Сігмаінжиніринг» підлягає задоволенню, а апеляційна скарга ДП «Український інститут інтелектуальної власності» підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ «Сігмаінжиніринг» та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торгівельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.09.2021р. було відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

18.10.2021 представником відповідача 2 було подано до місцевого суду відзив на позовну заяву, в якому Укрпатент проти задоволення позовних вимог заперечував з огляду на те, що, при проведенні експертизи заявок відповідача 1 №m 2016 27245, №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949 та видачі свідоцтв України на торговельні марки №244584, №273705, №273706 і №273707, Укрпатент та Мінекономіки України не порушили жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, діяли на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Представником відповідача 1 також було подано до місцевого суду відзив на позовну заяву, в якому останній заперечував проти задоволення позовних вимог, оскільки позивачем не було доведено належними доказами наявності підстав для визнання знаків відповідача 1 за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 недійсними, а висновок експерта №212 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, від 28.05.2021р. судовим експертом Жилою Б.В., який було долучено позивачем до позовної заяви, містить недоліки, які не дозволяють його використовувати в якості засобу доказування.

06.01.2022р. представником відповідача 1 було подано до місцевого суду висновок експерта №02-12/21 від 27.12.2021р. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Андрєєвою А.В.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія є власником міжнародних реєстрацій №450057, №1017804, №1216180, №1235616, №1216803, №1216804 та №1216184 торговельних марок, які зареєстровані зокрема для товарів 7 класу МКТП.

ТОВ «Сігмаінжиніринг» були подані заявки на реєстрацію наступних торговельних марок:

- заявка №m 2016 27245 від 06.12.2016р. на реєстрацію торговельної марки ; за результатами розгляду було видано свідоцтво України №244584 для товарів 7 класу МКТП «Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати»;

- заявка №m 2018 16947 від 19.07.2018р. на реєстрацію торговельної марки «Сігма Інжиніринг»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273705 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка №m 2018 16948 від 19.07.2018р. на реєстрацію торговельної марки «Сигма Инжиниринг»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273706 для товарів 7 та 42 класу МКТП;

- заявка №m 2018 16949 від 19.07.2018р. на реєстрацію торговельної марки «Sigma Engineering»; за результатами розгляду заявки було видано свідоцтво України №273707 для товарів 7 та 42 класу МКТП.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначав, що торговельні марки за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки на них поширюються підстави для відмови у реєстрації, встановлені пунктом 3 та абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зокрема, вказані торговельні марки є схожими з торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів 7 класу МКТП, а також спірні торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника.

Спір у справі виник у зв`язку з наявністю, на думку позивача, підстав для визнання недійсними свідоцтв України №244584, №273705, №273706 та №273707 для товарів 7 класу МКТП, а також зобов`язання відповідача 2 внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову. Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Як зазначав позивач, він звернувся до суду за захистом свого права як власника знаку для товарів і послуг «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 для товарів 7 класу МКТП.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України ).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на момент подання заявок №m 2016 27245, №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

З огляду на наведене, оскільки позивач зазначав, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244584, №273705, №273706 та №273707 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки можуть ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знаки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №1235616.

Зокрема, позивач вказував, що він є власником торговельної марки «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616, яка є словесним позначенням та складається з напису, виконаного латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкова є заголовною, а інші - рядковими.

Торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є комбінованим позначенням та складається з: словесного елементу у вигляді англомовного напису з розміщених одне під іншим двох слів, виконаних заголовними латинськими літерами оригінального друкованого шрифту, чорного кольору на білому тлі та, частково, білого кольору на чорному тлі; зображувального елементу у вигляді великої літери грецького алфавіту - «сігма», виконаної оригінальним шрифтом чорного кольору на білому тлі, що виконує роль обрамлення для словесного елементу.

Торговельна марка «Сігма Інжиніринг» за свідоцтвом України №273705 є словесним позначенням та складається з україномовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка «Сигма Инжиниринг» за свідоцтвом України №273706 є словесним позначенням та складається з російськомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних кириличними літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі, з яких початкові літери слів є заголовними, а інші - рядковими.

Торговельна марка «Sigma Engineering» за свідоцтвом України №273707 є словесним позначенням та складається з англомовного напису з розміщених в один рядок двох слів, виконаних латинськими літерами звичайного шрифту (стандартними символами) чорного кольору на білому тлі.

Так, позивач зазначав, що словесна частина торговельної марки за свідоцтвом України №244584 та словесні торговельні марки за свідоцтвами України №273705, №273706 та №273707 складаються з двох елементів - сильних та слабких. Зокрема, сильними елементами торговельних марок за вказаними свідоцтвами України, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, є написи «SIGMA», «Сігма», «Сигма», «Sigma», які є фонетично тотожними, графічно та семантично тотожними з торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування. При цьому, присутність схожості до ступеню сплутування між сильними елементами торговельних марок за оскаржуваними свідоцтвами та торговельною маркою позивача призводить до того, що перші асоціюються з останнім вцілому, незважаючи на наявність відмінних другорядних елементів та ознак.

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Відповідно до частини 1 статті 1 цього Закону, Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

З 14.10.2020р., відповідно до правових приписів ч.2 ст. 2-1 Закону, до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв; опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. №1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (пункт 1); це розпорядження набирає чинності одночасно із Законом України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" (пункт 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23 грудня 1993 р. № 3771-XII: відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки №m 2016 27245 на торговельну марку за свідоцтвом України № 244584 є 06.12.2016р.

Датою подання заявки №m 2018 16947 на торговельну марку за свідоцтвом України № 273705 є 19.07.2018р.

Датою подання заявки №m 2018 16948 на торговельну марку за свідоцтвом України № 273706 є 19.07.2018р.

Датою подання заявки №m 2018 16949 на торговельну марку за свідоцтвом України № 273707 є 19.07.2018р.

Станом на 06.12.2016р. та 19.07.2018р. (дати подання заявок) діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними Законом від 09.04.2015р. №317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015р.

Відповідно до статті 1 Закону, знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а саме ст. 6.

Згідно зі статтею 10 Закону, за заявкою на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи.

Експертиза складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі - Правила).

Під час проведення експертизи як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил застосовуються Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014р. № 91 (далі - Рекомендації).

Відповідно до наказу Мінекономіки України №730 від 18.05.2017р. «Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності» уповноважено ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), зокрема: виконувати функції закладу експертизи, передбачені законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та правилами, встановленими на їх основі.

Відповідно до пункту 15 статті 10 Закону, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Тобто, експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 11.1.2 Рекомендацій та пункту 4.3.2.4 Правил, під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість із знаками чи позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону закладом експертизи здійснюються наступні поетапні дії:

проводиться пошук тотожних або схожих позначень серед позначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати, а також серед знаків, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до статті 25 Закону;

визначається ступінь схожості заявленого позначення та виявлених під час пошуку позначень, для чого здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення із позначеннями, виявленими за результатами пошуку, та встановлюється тотожність або ступінь схожості позначень;

з`ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

За заявкою №m 2016 27245 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

При проведенні кваліфікаційної експертизи вказаної заявки заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, в тому числі, абзацу 5 пункту 2 та абзацу 2 пункту 3 статті б Закону: чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка її надає, чи не є воно схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Згідно з пунктом 3 статті 10 Закону, кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, що, за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m 2016 27245, закладом експертизи 23.05.2018р. було винесено Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Станом на 23.05.2018р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р. №459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2019р. № 838), було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечувало формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

В силу пп. 64-67, п. 72, п. 79 Положення Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності.

Отже, Висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони від 23.05.2018р. після затвердження Мінекономіки набуло статусу Рішення про реєстрацію знаку відносно усього переліку товарів і послуг.

Також, відповідачем 1 було подано заявки: №m 2018 16947, №m 2018 16948 і №m 2018 16949 про реєстрацію торговельної марки для товарів 7 та послуг 35, 37, 42 класів МКТП.

За зазначеними заявками були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

При проведенні кваліфікаційної експертизи вказаних заявок заявлені позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, в тому числі, абзацу 5 пункту 2 та абзацу 2 пункту З статті 6 Закону: чи не є вони такими, що можуть ввести в оману щодо послуги або особи, яка її надає, чи не є вони схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Пунктом 4.5.1 Правил передбачено, що, якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Укрпатентом були надіслані відповідачу 1 повідомлення від 02.12.2019р. вих.№ 124051/ЗМ/19, від 19.12.2019р. вих.№ 131765/ЗМ/19 і від 02.12.2019р. вих.№ 124053/3M/19 щодо можливої відмови у реєстрації знака за заявкою №m 2018 16947, №m 2018 16948 №m 2018 16949, відповідно, відносно частини товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.5.3 Правил, заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення відомства надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач 1 скористався своїм правом, наданим пунктом 4.5.3 Правил, погодився з доводами експертизи та надав уточнення до всіх зазначених заявок до заявлених переліків товарів та послуг, а саме за заявками №m 2018 16947, №m 2018 16948, №m 2018 16949; просив виключити послуги 35 та 37 класів МКТП, товари 7 класу МКТП залишити в повному обсязі, а послуги 42 класу МКТП викласти в наступному формулюванні: будівельне проектування; досліджування у техніці; досліджування у механіці; інжинірінг; контролювання якості; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; послуги наукових лабораторій; проведення досліджень технічних проектів; розробляння технічної документації; технологічне консультування; топографічне знімання.

Враховуючи відповіді Заявника, за результатами кваліфікаційної експертизи заявок №ш 2018 16947, №m 2018 16948 і № m 2018 16949, закладом експертизи 13.01.2020р. і 15.01.2020р. були винесені Висновки про відповідність позначень умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг, а саме для товарів 7 класу та послуг 42 класу МКТП, які після затвердження Мінекономіки набули статусу Рішення про реєстрацію знаків, про відповідність позначень умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг

Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з частиною 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і Зїег, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони. Тобто охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони знака за національною реєстрацією.

Відповідно до частини 3 статті 494 ЦКУ набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень є комплексною триетапною процедурою, під час проведення якої окремо досліджується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість знаків (пункт 4.3.2.6 Правил).

Відповідно до пункту 11.1.5 Рекомендацій, встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам 'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.

Відповідно до пункту 11.1.7 Рекомендацій, звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням таких ознак: наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їхнє розташування; кількість складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше. Ознаки, на підставі яких визначається звукова схожість словесних позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в сукупності.

Відповідно до п. 11.1.10 Рекомендацій, якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому. Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями.

Відповідно до пункту 11.1.12 Рекомендацій, при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції. Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил та пункту 11.1.5 Рекомендацій, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи (пункт 4.3.2.6 Правил, абз. 2 пункту 11.1.6 Рекомендацій).

Комбіновані позначення порівнюються з: комбінованими позначеннями; тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (пункт 4.3.2.8 Правил, пункт 11.1.12 Рекомендацій).

Відповідно до пункту 11.1.6 Рекомендацій, під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Важливості врахування графічного елемента знака при порівнянні знаків в цілому та його впливу на загальне зорове враження споживачів підтверджується висновками Верховного суду у постанові по справі № 910/18587/16 від 15 липня 2019 року.

Порівнюючи комбіноване та словесні позначення відповідача 1 із словесним позначенням позивача, в позначеннях відповідача 1 вбачається відмінна ідея та створює в свідомості окремий чітко визначений образ пов`язаний із проектувальними або інженерними послугами.

Правовими приписами пункту 11.1.2 Рекомендацій та пункту 4.3.2.4 Правил визначена процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень, яка є комплексною триетапною процедурою, на третьому етапі якої з`ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Також пунктом 11.2.1 Рекомендацій визначено, що під час експертизи заявленого позначення на наявність встановлених пунктом 3 статті 6 Закону підстав для відмови в наданні правової охорони, визначається спорідненість товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні і схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Позивач у позовній заяві посилався на абзац 5 частини 2 статті 6 Закону, який визначає, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону в редакції, що діяла на дату подання заявки, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.3 Правил передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Системний аналіз зазначених норм Закону, Правил та міжнародних актів дозволяє зробити висновок, що підстава стосовно оманливості або можливості введення в оману стосується лише: виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг; географічного походження товарів або послуг; виробника товарів або надавала послуг.

Така підстава, як оманливість, передбачена абзацом 5 частини 2 статті 6 Закону, відноситься до «абсолютних» підставах для відмови, що спрямовані, на відміну від «відносних» підстав, насамперед на захист публічного інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб.

Припис абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони позначення та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).

Критерій можливості введення в оману має суб`єктивний характер, оскільки омана ототожнюється з помилкою, хибною уявою, породженою недосконалістю пізнавальних здібностей людини, і даний критерій, як такий, залежить від об`єму відповідних знань конкретного споживача.

У вирішенні спору про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг необхідно шляхом експертного дослідження з`ясувати, чи є позначення за відповідним свідоцтвом таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (а при позитивній відповіді - з`ясувати фактори, які на це впливають).

Підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону щодо оманливості позначення відсутні з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони.

Законодавство не визначає поняття терміну «можуть сплутати» або що саме означає «плутанина».

Відповідно до статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною, в тому числі, якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

Згідно з практикою Суду Європейського союзу (11/11/1997, С-251/95, Сабель, ЕС:С: 1997:528), в якості європейського прецедентного права, Суд розглянув питання щодо протилежності поглядів на визначення поняття «ймовірність плутанини» і «вірогідність асоціації». Цю проблему необхідно було вирішити, оскільки стверджувалося, що ймовірність асоціації ширше, ніж ймовірність плутанини, оскільки вона може охоплювати випадки, коли пізніша торгова марка нагадує більш ранню торгову марку, але споживач не вважає, що товари та послуги мають те ж саме комерційне походження. Суд встановив, що ймовірність асоціації не є альтернативою ймовірності плутанини, а лише визначає її сферу. Суд дійшов висновків, що ймовірність плутанини охоплює ситуації, коли: споживач безпосередньо плутає саме торгові марки, тобто помилково приймає одну за іншу, або споживач встановлює зв`язок між конфліктуючими торговими марками і передбачає, що товари або послуги належать до одних і тих же або економічно пов`язаних підприємств.

Ймовірність плутанини з боку суспільства повинна оцінюватися на глобальному рівні, беручи до уваги всі фактори, які стосуються обставин справи, зокрема, взаємозалежність подібності між товарними знаками та між товарами або послугами (Т - 162/01 Laboratorios RTB v ОНІМ - GIORGIO BEVERLY HILLS).

Крім того, в глобальній оцінці ймовірності плутанини слід брати до уваги середнього споживача даної категорії товарів, який досить добре поінформований, досить спостережливий і обачний. Слід також мати на увазі, що рівень уваги середнього споживача, ймовірно, буде варіюватися в залежності від категорії зазначених товарів або послуг (Т-256/04 Mundipharma v ОНІМ - Altana Pharma (RESPICUR).

Отже, якщо більш пізня торгова марка просто нагадує більш ранню торгову марку, але споживач не передбачає того ж комерційного походження, то цей зв`язок не представляє ймовірності плутанини, незважаючи на існування подібності між знаками.

Враховуючи викладене та зміст ст. 74 ГПК України, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, апеляційний суд вважає, що така обставина, як можливість асоціації та плутанини споживачем знаків позивача та відповідача 1, мала бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його прав (соціологічними опитуваннями).

Статтею 98 Господарського процесуального кодексу України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Позивачем до матеріалів справи було надано висновок експерта №212 від 28.05.2021р. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем (а.с. 136-167 т. 1).

На розгляд експерта були поставлені наступні питання:

- чи є товари 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельними марками за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707, спорідненими з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 схожими із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати стосовно споріднених товарів?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 7 класу МКТП, можуть ввести в оману щодо особи їх виробника, враховуючи те, що Компанія є власником серії раніше зареєстрованих стосовно товарів 7 класу МКТП торговельних марок зі спільним елементом «Sigma» за міжнародними реєстраціями №№450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184?

За наслідками проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовий експерт Жила Б.В. зробив наступні висновки:

- з товарами 07 класу МКТП, стосовно яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією №1235616, є спорідненими такі товари 07 класу МКТП, наведені у свідоцтвах України №№244584, 273705, 273706, 273707 на торговельні марки, як: верстати; верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні; верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні; гайконарізувальні верстати; деревообробні верстати; довбальні верстати; друкувальні верстати; згинальні верстати; каменеобробні верстати; лезогострильні (заточувальні) верстати; лезогострильні верстати; металообробні верстати; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; свердлильні верстати; стругальні верстати; токарні верстати; фрезерувальні верстати; шліфувальні верстати; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; машини; муфти, з`єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземних транспортних засобів); зчеплення та трансімії, крім призначених для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення, призначених для наземних транспортних засобів; турбокомпресори; пневматичні трубопровідні компресори; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; вентилятори для двигунів; повітряні насоси (гаражне устатковання); пневматичні машини; повітродувні машини; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; пневматичні молоти; пневматичні насоси; пневматичні пістолети для видавлювання мастик; вакуумні насоси (машини); центральне вакуумне очищальне устаткування; домкрати пневматичні; аероконденсатори; повітряні конденсатори; конденсатори пари (частини машин); конденсувальне устатковання; компресори (машини); компресори для холодильників; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; турбіни вітрові; турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; з`єднувачі валів (машини); зубчасті механізми машин; передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; колеса машин; шківи (частини машин); колінчасті вали; коробки передач, крім призначених для наземних транспортних засобів; корпуси (частини машин); кулькові кільця для підшипників; лопаті (частини машин); крани (частини машин або двигунів); насоси (частини машин і двигунів); мастильні насоси; саморегулівні паливні насоси; мембрани для насосів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; механізми керування для машин або двигунів; мотори для човнів; муфти вільного ходу, крім призначених для наземних транспортних засобів; насоси (машини); осі для машин; очищальне устатковання для видаляння пилу; очищальне устатковання для всмоктування пилу; паси вентиляторів для двигунів; паси для генераторів постійного струму; паси для двигунів; паси для машин; паси фрикційні для шківів; пилососи; підшипники (частини машин); підшипники для трансмісійних валів; підшипники кулькові; підшипники роликові; підшипникові опори для машин; самозмащувальні підшипники; поршні (частини машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; циліндри двигунів; циліндри машин; шатуни для машин і двигунів; пристрої для знежирювання (машини); пристрої для очищання випускних газів двигунів; радіатори (охолоджувальні) для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів для машин і двигунів; регулятори тиску (частини машин); редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); розподільні вали для двигунів транспортних засобів; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; станини верстатів; столи машин; супорти верстатів (частини машин); фартухи (частини машин); теплообмінники (частини машин); стартери для двигунів; статори (частини машин); щітки (частини машин); щітки вугільні (електрика); щітки з електричним приводом (частини машин); трансмісії для машин; трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів; тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; фільтри (частини машин або двигунів); фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів; цапфи валів (частини машин); щітки для генераторів постійного струму;

- стосовно таких, наведених у свідоцтві України №244584, товарів 07 класу МКТП, як: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту), торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- стосовно таких, наведених у свідоцтвах України №№273705, 273706, 273707, товарів 07 класу МКТП, (згідно переліку вище в п. 1), торговельні марки за вказаними свідоцтвами є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати;

- торговельна марка за свідоцтвом України №244584 є такою, що може ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтві товарів 07 класу МКТП машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи (крім призначених для наземного транспорту);

- торговельні марки за свідоцтвами України №№273705, 273706, 273707 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника при використанні стосовно наведених у свідоцтвах товарів 07 класу МКТП (згідно переліку вище в п. 1).

Висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертам Жилою Богданом Володимировичем (кваліфікація судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями», 13.4 «Дослідження, пов`язані з промисловими зразками» (видане Міністерством юстиції України свідоцтво №1065 дійсне до 30.01.2022р.).

У висновку зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

В матеріалах справи наявний висновок експерта №02-12/21 від 27.12.2021р. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Андрєєвою Альоною Вікторівною, який було долучено відповідачем 1.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- чи мало позначення за свідоцтвом України №244584 розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016?

- чи є комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи?

- чи є словесна торговельна марка «Сігма Інжиніринг» за свідоцтвом України № 273705 тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка «Сигма Инжиниринг» за свідоцтвом України №273706 тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є словесна торговельна марка «Sigma Engineering» за свідоцтвом України №273707 тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП?

- чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією?

За наслідками проведення експертизи експерт дійшов наступних висновків:

- позначення за свідоцтвом України №244584 мало розрізняльну здатність на дату подання заявки 06.12.2016р.;

- комбінована торговельна марка за свідоцтвом України №244584 не є тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП, а саме: машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з`єднувачі, зчепи;

- словесна торговельна марка «Сігма Інжиніринг» за свідоцтвом України № 273705 не є тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка «Сигма Инжиниринг» за свідоцтвом України №273706 не є тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- словесна торговельна марка «Sigma Engineering» за свідоцтвом України №273707 не є тотожною або схожою із торговельною маркою «Sigma» за міжнародною реєстрацією №1235616 настільки, що їх можна сплутати для частини товарів 7 класу МКТП;

- торговельні марки за свідоцтвами України №№244584, 273705, 273706, 273707 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме із Компанією.

З матеріалів справи вбачається, що висновок №02-12/21 від 27.12.2021р. також складений кваліфікованим експертом відповідно до вимог чинного законодавства. У вказаному висновку зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно з ст.384 Кримінального кодексу України експерт обізнаний.

Чинним законодавством України про проведення судових експертиз є Закон України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25.02.1994 року та Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджена Наказом Міністерством юстиції України 3 листопада 1998 року за № 705/3145 (далі - Інструкція про призначення та проведення судових експертиз).

Відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. Відповідно до ч. 1 ст. 10 ГПК України, господарське судочинство в судах здійснюється державною мовою.

Згідно із ст. 79 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

Як вбачається з матеріалів справи до Звернення від 11.05.2021 року було надано витяги з електронної бази даних «Madrid Monitor» щодо торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 450057, 1017804, 1216180, 1235616, 1216803, 1216804, 1216184 англійською та французькими мовами без надання офіційного перекладу українською.

Відповідно до п.1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта. А в п. 2.2. зазначено, що на експерта покладається обов`язок повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані.

Вбачається, що в порушення норм матеріального права, експерт самостійно провів переклад з французької та англійської мов, враховуючи те, що, окрім іншого, витяги містять перелік товарів і послуг, що є технічно-складними термінами. Доказів витребування додаткових матеріалів експертом щодо перекладу міжнародних реєстрацій в матеріалах справи не міститься.

Відповідно до п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз вступній частині висновку експерта зазначаються, окрім іншого, нормативні акти, методики, рекомендована науково-технічна та довідкова література з Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5, інші інформаційні джерела, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань, за правилами бібліографічного опису, із зазначенням реєстраційних кодів методик проведення судових експертиз з Реєстру методик проведення судових експертиз, який ведеться відповідно до Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2008 року за № 924/15615.

В порушення приписів п.4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз експерт посилається на невідповідні джерела, або на джерела, які не перелічені у переліку використаної літератури.

Відповідно до п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз дослідницька частина повинна включати, окрім іншого, відомості про стан об`єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування.

В порушення вимог приписів п.4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз експерт експертом у Висновку № 212 не вказано стан об`єкту, а саме про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 450057 не діє на території України.

Відповідно до п. В ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі - Паризька конвенція), товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Експертом на сторінці 44 Висновку № 212 не наведено частину статті 6 Паризької конвенції, яка чітко розрізняє абсолютні підстави для відмови у наданні правової охорони та відносні, насамперед стаття стосується захисту публічних інтересів, а не приватних осіб.

Припис абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 статті Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Для встановлення невідповідності позначення умовам надання правової охорони згідно абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону необхідно встановити наступні обставини: використання торговельних марок позивачем до дати подання на реєстрацію заявок на Знаки відповідача 1; схожість торговельних марок позивача та торговельних марок відповідача 1 настільки, що їх можна сплутати; відомість торговельних марок позивача, набута в Україні до дати подання на реєстрацію заявок на знаки відповідача 1; відомість особи позивача, як виробника певних товарів; можливість введення в оману громадськість в глобальному значенні; позивач отримав право на торговельні марки до дати подачі відповідачем 1 заявок на Знаки; однорідність товарів для яких використовується торговельні марки позивача та торговельні марки відповідача 1.

Частина, де експерт у Висновку № 212 досліджує поставлене питання - є порівняльним аналізом торговельних марок на схожість й тотожність, а не встановлення можливості введення в оману.

Враховуючи, практику Європейського суду з прав людини, який у рішеннях у справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України», застосував різновид доктрини «плодів отруєного дерева», яка полягає втому, що коли визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також докази, які не були отримано, якби не було отримано перших. Таким чином, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

Ввисновок експертизи № 212 як доказ, що ґрунтується на джерелах за правилом «про плоди отруєного дерева» не може братись до уваги при ухваленні судового рішення.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 23.03.2012р. № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з`ясовувати чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Відповідно за правових приписів нормативно правових актів в сфері інтелектуальної власності під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Експерт, в свою чергу, досліджує схожість лише сильних елементів, проте взагалі не досліджує графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому.

Експерт не враховує зазначені приписи Рекомендацій, що, в свою чергу, є порушенням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. № 53/5, а саме методів дослідження.

Також експерт не враховує правові приписи Рекомендацій, а саме визначені останнім абзацом пункту 11.1.9 яким передбачено, що смислове значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смисловому значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Абзацом 5 п. 2 ст. 6 Закону передбачено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 року, в редакції, що діяла станом на дату подання Заявок Відповідача-1 - 21.05.2015 року (далі - Правила) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 10.7.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 91 від 07.04.2014 року (далі - Методичні рекомендації) узагальнюючи такі поняття, як «неправда (брехня)» , «омана» , «судження» можна визначити, що оманливі позначення (знаки) - це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом, вони не потребують доказів або пояснень.

В оскаржуваному рішенні суд першої інстанції зазначає, що припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману), мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до п. В ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (надалі - Паризька конвенція) товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Тобто така категорія, як омана, має визначатися з огляду позиції споживача. Оманливість визначається на основі комплексного аналізу, в тому числі відомості виробника. Так, щоб вводити в оману щодо виробника позивач, зокрема, повинен довести відомість виробника і асоціацію торговельних марок саме з його особою. Підтвердження тільки схожості позначень не достатньо для застосування норм саме абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону. А визначення схожості і тотожності позначень керується п. 3 ст. 6 та п. 5 ст. 16 Закону.

При вирішенні питання щодо здатності позначення до введення в оману необхідно враховувати асоціації, які позначення може викликати у пересічного споживача, та фактичну обґрунтованість таких асоціацій щодо комерційного джерела походження товару.

Тому місцевим судом помилково застосовано норми матеріального права, а саме абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки даний висновок місцевого суду не відповідає фактичним обставинам справи.

Статтею 6 quinquies Паризької конвенції передбачено: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Згідно абзацу другого ч. 2 ст. 6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Пунктом 4.3.1.4. Правил визначено, що до позначень, які не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів».

Під поняттям «кількома виробниками» у даному випадку розуміються виробники, що є незалежними один від одного, тобто такі, що не мають між собою організаційно-господарських зв`язків, в тому числі обумовлених певними угодами (договорами).

Правилами [5] також передбачено, що:

« 4.3.1.8. Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції (995 123) і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали.

В матеріалах справи наявні документально підтверджені відомості, які стосуються періоду до 06.12.2016 року про використання в розумінні вищевказаного п. 4 ст. 16 Закону позначення ТОВ «Сігмаінжиніринг» на товарах та в якості комерційного позначення в діловій документації на бланках листів, в презентації.

Розрізняльна здатність товарного знака - це важлива властивість товарного знака, що полягає в здатності ідентифікувати товари (послуги). Розрізняльна здатність товарного знака дає можливість споживачам розпізнавати товар (послугу) серед інших однорідних товарів (послуг). Розрізняльна здатність може бути притаманною товарному знаку, а також набутою шляхом використання знака.

Встановлення розрізняльної здатності дає підстави вважати, що відповідач 1, використовуючи оспорювані позначення, вже був відомий споживачам з 2012 року.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За змістом приписів статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про необхідність задоволення позову, оскільки висновки, викладені у рішенні господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. у даній справі, не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Сігмаінжиніринг» підлягає задоволенню, а апеляційна скарга ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - частковому задоволенню, рішення суду першої інстанції необхідно скасувати. У задоволенні позовних вимог Компанії KAESER KOMPRESSOREN SE необхідно відмовити в повному обсязі з наведених вище мотивів, стягнувши з позивача понесені ТОВ «Сігмаінжиніринг» судові витрати за подання апеляційної скарги на підставі ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 240, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Сігмаінжиніринг» задовольнити.

Апеляційну скаргу ДП «Український інститут інтелектуальної власності» задовольнити частково.

Рішення господарського суду м.Києва від 22.06.2022р. по справі №910/14228/21 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог Компанії KOMPRESSOREN SE до ТОВ «Сігмаінжиніринг», ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії у повному обсязі.

Стягнути з Компанії KOMPRESSOREN SE (Карл-Каесер-Страбе 26, 96450 Кобург, Німеччина) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сігмаінжиніринг» (01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, оф. 25; ідентифікаційний код 39297237) 30 645, 00 грн. понесених судових витрат за подання апеляційної скарги.

Справу №910/14228/21 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов`язати видати наказ.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 03.11.2022р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді С.В. Сотніков

Л.Л. Гарник