ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2022 р. Справа№ 910/5316/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Отрюха Б.В.

Пантелієнка В.О.

секретар судового засідання Ковган О.І.

за участю представників учасників провадження відповідно до протоколу судового засідання від 19.10.2022

розглянувши апеляційну скаргу Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021

у справі №910/5316/21

за позовом Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

до 1. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності",

2. Громадської організації "Смарт сіті хаб"

про визнання недійсним свідоцтва

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі ДП "Український інститут інтелектуальної власності"), Громадської організації "Смарт сіті хаб" (далі ГО "Смарт сіті хаб") про:

- визнання недійсним свідоцтва України №288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD», виданого ГО "Смарт сіті хаб".

- зобов`язання ДП "Український інститут промислової власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України №288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позов обґрунтовано тим, що свідоцтво України №288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD», видане із порушенням умов надання правової охорони, встановлених ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

На думку позивача, використання відповідачем вказаної торговельної марки може ввести в оману споживачів щодо особи, на замовлення якої виготовлені, розповсюджені та використовуються транспортні картки із зображенням торговельної марки «KYIV SMART CARD» в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 у справі №910/5316/21 у задоволенні позову КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" відмовлено повністю.

Рішення суду першої інстанції мотивовано недоведеністю доводів і тверджень позивача про порушення його прав на стадії проведення експертизи та видачі свідоцтва України №288203.

Дослідивши подані позивачем докази, суд дійшов висновку про те, що відповідні докази не є належними, оскільки не підтверджують факт використання позивачем спірного позначення.

КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", не погоджуючись з рішенням Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 у справі №910/5316/21, звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати оскаржуване рішення суду та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю, витрати по сплаті судового збору покласти на відповідачів.

Апеляційна скарга обґрунтована нез`ясуванням судом першої інстанції обставини, що мають значення для справи; невідповідністю висновків, викладених в оскаржуваному рішенні суду, обставинам справи; порушенням ст. 86 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України).

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що місцевим господарським судом при розгляді справи не досліджені в повному обсязі надані позивачем докази використання спірної торговельної марки «KYIV SMART CARD» та не з`ясовані належним чином обставини, з наявністю яких пов`язується можливість надання правової охорони вказаному позначенню.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.10.2021 апеляційну скаргу передано колегії суддів у складі: головуючий суддя: Доманська М.Л.; судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 з Господарського суду міста Києва витребувано матеріали справи №910/5316/21, відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 910/5316/21.

У зв`язку з відпусткою та тимчасовою непрацездатністю головуючого судді Доманської М.Л., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.11.2021, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", справу призначено до розгляду.

06.12.2021 від ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржене у справі рішення - без змін як таке, що є законним та обґрунтованим.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2021 розгляд справи № 910/5316/21 відкладено.

22.12.2021 від ГО "Смарт сіті хаб" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржене у справі рішення - без змін як таке, що є законним та обґрунтованим.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.12.2021 у розгляді справи №910/5316/21 оголошено перерву.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Полякова Б.М., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.01.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Пантелієнко В.О., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022 справу №910/5316/21 прийнято до провадження визначеною колегією суддів та призначено до розгляду.

КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" 28.02.2022 надіслано до суду клопотання про відкладення розгляду справи.

ГО «Смарт Сіті Хаб» 02.03.2022 надіслано до суду клопотання про відкладення розгляду справи.

Через військову агресію Російської Федерації проти України, згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX (із змінами, внесеними Указами Президента № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022), в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, у зв`язку з чим для запобігання загрози життю та здоров`ю суддів, працівників апарату суду та учасників судового процесу розгляд справи 02.03.2022 не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2022 справу призначено до розгляду.

06.07.2022 від КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" надійшли додаткові пояснення у справі.

06.07.2022 від ГО «Смарт сіті хаб» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтоване необізнаністю відповідача про розгляд справи 06.07.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.07.2022 розгляд справи №910/5316/21 відкладено.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Пантелієнка В.О., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Сотніков С.В.,Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.08.2022 прийнято справу до провадження у складі колегії суддів: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Сотніков С.В., Отрюх Б.В., вказано, що розгляд справи відбудеться 31.08.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2022 у справі №910/5316/21 оголошено перерву.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Сотнікова С.В., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2022, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Отрюх Б.В., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.10.2022 справу №910/5316/21 прийнято до провадження визначеною колегією суддів.

У судовому засіданні 05.10.2022 представником КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" подано заяву про відвід колегії суддів: Гарник Л.Л., Отрюха Б.В., Пантелієнка В.О. від розгляду справи №910/5316/21.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 заяву КП КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" про відвід колегії суддів: Гарник Л.Л., Отрюха Б.В., Пантелієнка В.О. від розгляду справи №910/5316/21 відхилено як необґрунтовану.

Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2022 у справі оголошено перерву до 19.10.2022.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутніх учасників справи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Причиною спору в даній справі стало питання щодо наявності або відсутності підстав для визнання недійсним свідоцтва України №288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD»; задоволення похідної позовної вимоги щодо зобов`язання відповідача внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування позову позивач посилається на приписи абзаців п`ятого, шостого пункту 2 статті 6 України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно зі статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Реалізуючи передбачене статтею 55 Конституції України, статтею 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Позивач звертаючись до суду з позовом самостійно визначає у ній, яке його право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються заявлені вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах.

Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача, про яке ним зазначається в позовній заяві, здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги (аналогічні висновки викладено у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 у справі № 924/831/17, від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18 ).

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі Закон).

Згідно пункту В ст. 6 quinquies Паризької конвенції, товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Водночас підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який, зокрема не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом четвертим статті 16 Закону (в редакції, що діяла станом на 08.11.2018) використанням знака визнається:нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,

пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до

товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням

знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для

продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стаття 21 Закону передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Як вбачається із матеріалів справи на підставі заявки №m2018 26247 від 08.11.2018 про реєстрацію знака «KYIV SMART CARD» ГО "Смарт сіті хаб" отримало свідоцтво України №288203 від 28.12.2020, відповідно до якого є власником знаку для товарів і послуг «KYIV SMART CARD», зареєстрованого для товарів 36 та 45 класу МКТП.

Раніше, за результатами проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявленого до реєстрації позначення «KYIV SMART CARD» ДП "Український інститут інтелектуальної власності" наданий висновок про відповідність знаку умовам надання правової охорони від 16.09.2020, який після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України набув статусу рішення про реєстрацію знаку (вих.№ 98934/3M/20).

Позивач заявляє про порушення з боку ГО "Смарт сіті хаб" його майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «KYIV SMART CARD», яке сталося внаслідок реєстрації вказаного знаку для товарів та послуг згідно з виданим ГО "Смарт сіті хаб" свідоцтвом України №288203,.

Обставини щодо створення та використання позивачем знаку для товарів і послуг «KYIV SMART CARD» для позначення товарів власного виробництва шляхом зображення цієї торговельної марки на безконтактних транспортних картках автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва підтверджуються наступними матеріалами справи:

- укладеним між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Підприємством "Пластик Карта" договором поставки товару від 29.10.2018 №4489, відповідно до умов якого останнє зобов`язалося поставити позивачу товар - картки безконтактні за кодом ДК 021:2015 (СРV) «Єдиний закупівельний словник» - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії, визначеним в додатку №3 до цього договору;

- додатком №3 до вказаного договору, який містить графічне зображення замовленої позивачем картки із позначенням «KYIV SMART CARD»;

- укладеним між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "КНП Компані" договором комісії від 12.12.2018 №4531, відповідно до умов якого останнє зобов`язалося за дорученням позивача вчинити від свого імені правочин з користувачами (пасажирами) щодо забезпечення реалізації транспортних карток та створення для користувачів (пасажирів) можливості в режимі реального часу отримати послугу оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва з генерації електронних квитків та/чи транспортного ресурсу;

- укладеним між позивачем та Приватним акціонерним товариством "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" договором поставки товару від 29.07.2019 №4688, відповідно до умов якого останній зобов`язався поставити позивачу електронний квиток учня закладу загальної середньої освіти за кодом ДК 021:2015 (СРV) «Єдиний закупівельний словник» - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії;

- укладеним між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Спекл" договором поставки товару від 23.09.2019 №4707, відповідно до умов якого останній зобов`язався поставити позивачу картки безконтактні ДК 021:2015 (СРV) «Єдиний закупівельний словник» - 3016000-8 Магнітні картки, згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії.

Також, матеріалами справи підтверджується, що разом з листом від 19.07.2018 №303-2338 позивач на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №706 скерував до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для узгодження стилістику транспортної картки, що буде використовуватись в автоматизованій системі оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, а саме - зображення словесного позначенням «KYIV SMART CARD», а також зображення транспортної картки в світлому та темному тлі, що містять словесне позначення «KYIV SMART CARD».

Зазначені вище договори, відповідно до умов яких позивач замовив, придбав та доручив реалізацію безконтактних транспортних карток автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, що містить графічне зображення торговельної марки «KYIV SMART CARD», укладені на підставі та на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про створення автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності» від 27.04.2018 №706 та відповідно до Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 №1887, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 24.10.2018 №221/2069.

Так, згідно із розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради «Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності» від 27.04.2018 №706 позивач є оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду та особою, уповноваженою здійснювати справляння плати за транспортні послуги, що надаються та оплачуються з використанням АСОП.

Відповідно до Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 №1887, позивач як оператор АСОП зобов`язаний забезпечити емісію транспортної картки, визначати вимоги до зовнішнього вигляду транспортної карти, організовувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.

До теперішнього часу позивач забезпечує емісію вказаних транспортних карток та їх розповсюдження, що не заперечується учасниками справи.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду на підставі встановлених обставин справи вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Верховний Суд неодноразово наголошував щодо необхідності застосування категорій стандартів доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони.

17.10.2019 набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" від 20.09.2019 № 132-IX, яким було, зокрема внесено зміни до ГПК України та змінено назву статті 79 ГПК України з Достатність доказів на нову - Вірогідність доказів та викладено її у новій редакції з фактичним впровадженням у господарський процес стандарту доказування вірогідність доказів.

Стандарт доказування вірогідність доказів, на відміну від достатності доказів, підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають сторони.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду і на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою ЄСПЛ, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) (пункт 1 статті 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі Дж. К. та Інші проти Швеції (J.K. AND OTHERS v. SWEDEN) ЄСПЛ наголошує, що у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування поза розумним сумнівом (beyond reasonable doubt).

Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням балансу вірогідностей. Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри.

Аналогічний підхід до стандарту доказування вірогідність доказів висловлено Касаційним господарським судом у постановах від 29.01.2021 у справі №922/51/20, від 31.03.2021 у справі №923/875/19, від 25.06.2020 у справі №924/233/18.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З огляду на встановлені обставини справи колегія суддів відповідно до свого внутрішнього переконання вважає доведеними обставини створення та використання позивачем спірного позначення «KYIV SMART CARD» станом на 08.11.2018 шляхом його нанесення на транспортні картки і застосування в діловій документації, у зв`язку з чим відхиляє як необґрунтовані жодними доказами у справі протилежні аргументи відповідачів.

З наведених підстав застосований судом першої інстанції підхід в оцінці доказів не відповідає приписами статті 79 ГПК України.

Також місцевий господарський суд помилково не урахував в якості належного доказу у справі висновок, складений за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.04.2021 № 049/21 з тих підстав, що останній містить в собі обставини, дослідження і встановлення яких, належить до компетенції суду, зокрема, щодо визначення часу введення в обіг спірного найменування.

Згідно з частиною першою статті 101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що за результатами проведеного на замовлення позивача комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. складено висновок експертів від 26.04.2021 №049/21, в якому зазначено, що після дослідження знаку для товарів та послуг «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 та позначення «KYIV SMART CARD», яке використовується КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві, експерти дійшли наступних висновків:

1. Торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке використовується КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві;

2. Торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр";

3. Торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке введено в обіг в місті Києві до дати подання ГО "Смарт сіті хаб" заявки на реєстрацію торговельної марки KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203.

Оцінюючи викладений висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності (в частині висновків про те, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке використовується КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві, а також про те, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр") суд апеляційної інстанції встановив, що висновок містять відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Вказаний висновок складено комісією експертів Фоя О.А. та Чабанець Т.М., які атестовані за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов?язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», мають стаж експертної роботи та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності; експерт Фоя О.А. також має юридичну освіту (спеціаліст), експерт Чабанець Т.М. - вищу технічну освіту (магістр); експерти, як зазначено у висновку, обізнані про те, що даний експертний висновок підготовлено для подання до суду, а також про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України,

Суд апеляційної інстанції, проаналізувавши вказаний експертний висновок, дійшов висновку про те, він складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, не викликає сумніву у його правильності та узгоджується із матеріалами справи та чинним законодавством України в частині висновків про те, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке використовується КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві, а також про те, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", відтак вказані висновки заслуговують на увагу господарського суду.

Щодо висновку експертів про те, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке введено в обіг в місті Києві до дати подання ГО "Смарт сіті хаб" заявки на реєстрацію торговельної марки KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, який обґрунтовано зазначив, що встановлення обставини щодо визначення часу введення в обіг спірного позначення належить до компетенції суду.

У цьому зв`язку суд апеляційної інстанції не приймає до уваги вказаний експертний висновок від 26.04.2021 №049/21 у відповідній частині, проте зазначає, що відповідна обставина, з урахуванням встановлених обставин справи, немає вирішального значення при вирішенні спору у даній справі.

До того ж, колегія суддів враховує, що висновок ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про відповідність спірного знаку умовам надання правової охорони від 16.09.2020, який після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України набув статусу рішення про реєстрацію знаку (вих.№ 98934/3M/20), складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, результати якої не можуть барися до уваги, оскільки експертне дослідження проведене без урахування встановлених у даній справі обставин. За таких обставин, незважаючи на те, що наявні у справі експертні висновки є взаємно суперечливими, суд не вбачає підстав для призначення судової експертизи при здійснененні оцінки доказів у справі.

З огляду на вищевикладене, надавши оцінку наявним у матеріалах справи доказам в сукупності із експертним висновком від 26.04.2021 №049/21, суд апеляційної інстанції приймає останній як належний та допустимий доказ в частині встановлення тих обставин, що торговельна марка «KYIV SMART CARD» за свідоцтвом України №288203 є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням «KYIV SMART CARD», яке використовується КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на транспортних картках у місті Києві, а також є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

З наведених підстав, оскільки реєстрація товарного знака «KYIV SMART CARD» та видача відповідного свідоцтва України №288203 проведена із порушенням п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України №288203 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Решта позовних вимог є похідними від вимог про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва. Враховуючи, що внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання свідоцтва недійсним відноситься до компетенції ДП "Український інститут промислової власності", позовні вимоги в частині зобов`язання останнього внести відповідні зміни до Реєстру та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" підлягають задоволенню.

Місцевий господарський суд наведеного не врахував, дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову, у зв`язку з чим рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 у справі №910/5316/21 підлягає скасуванню внаслідок порушення судом норм процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права, що призвело до прийняття неправильного судового рішення.

Доводи відповідачів, викладені у відзивах на апеляційну скаргу, з урахуванням мотивів цієї постанови, до уваги не беруться як такі, що не узгоджуються з встановленими обставинами справи та не впливають на результат розгляду справи.

Відповідно до ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Відповідно до ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Зважаючи на вищевикладені обставини справи в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, оскаржуване рішення суду - скасуванню із ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог.

КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у позовній заяві та в апеляційній скарзі зверталось з вимогою про стягнення з відповідачів судових витрат.

Відповідні вимоги підлягають задоволенню в порядку статті 129 ГПК України щляхом стягнення витрат позивача, пов`язаних з проведенням експертизи - 40 774,54 грн (підтверджуються платіжним дорученням від 31.03.2021 №10), а також сплатою судового збору за подання позову - 4 540 грн. та апеляційної скарги - 6 810 грн., з Громадської організації "Смарт сіті хаб" як сторони, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 129, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 31.08.2021 у справі №910/5316/21 скасувати.

Ухвалити нове рішення, яким позов Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" задовольнити.

Визнати недійсним свідоцтво України № 288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD», видане Громадській організації "Смарт сіті хаб".

Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут промислової власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України №288203 на торговельну марку «KYIV SMART CARD» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з Громадської організації "Смарт сіті хаб" на користь Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання позову - 4 540 грн. та витрати, пов`язані з проведенням експертизи - 40 774,54 грн.

Стягнути з Громадської організації "Смарт сіті хаб" на користь Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання апеляційної скарги - 6 810 грн.

Видачу відповідних наказів із зазначенням реквізитів сторін доручити Господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 04.11.2022.

Головуючий суддя Л.Л. Гарник

Судді Б.В. Отрюх

В.О. Пантелієнко