УХВАЛА

22.09.2022Справа № 910/20912/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик"

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «КТЛ Україна»

про визнання незаконним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Кудрицький Р.П.;

від третьої особи: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київтранслогістик» (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - відповідач), в якому просить суд:

- визнати недійсним і скасувати рішення Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 27.07.2021 за заявкою № m201918418 на торговельну марку «КТL», затверджене наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» № 196-Н/2021 від 20.09.2021;

- визнати недійсним та скасувати рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 10.02.2021 № 17180/3М/21 за заявкою № m201918418 на торговельну марку «КТL»;

- зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» повторно розглянути заявку № m201918418 на торговельну марку «КТL», подану на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтранслогістик».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтранслогістик» та додані до неї документи - повернуто.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.02.2022 ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 року у справі №910/20912/21 скасовано. Матеріали справи №910/20912/21 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію відкриття провадження.

13.06.2022 матеріали справи № 910/20912/21 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 21.07.2022.

11.07.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшла заява про залучення третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача, в якій відповідач просить суд залучити до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «КТЛ Україна».

Також, 11.07.2022 відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому зокрема зазначає, що заявлене на реєстрацію позначення «KТL» (комбіноване) за заявкою № m201918418 містить комерційне найменування іншої юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «КТЛ Україна», яке здійснює вантажеперевезення, що може призвести до введення в оману споживачів, оскільки послуги надані з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «КТЛ Україна», що насправді не відповідає дійсності.

Також, 11.07.2022 відповідачем подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме копії матеріалів заявки № m201918418 на реєстрацію торговельної марки «KТL» (комбіноване).

19.07.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про долучення доказів до матеріалів справи, а саме копію висновку експертного дослідження № 1-01/2022 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 14.01.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2022 заяву Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про залучення третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача - задоволено. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «КТЛ Україна». Підготовче засідання відкладено на 18.08.2022.

Судове засідання призначене на 18.08.2022 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці, в той же час ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2022 призначено підготовче судове засідання на 08.09.2022.

04.08.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив, в якій зокрема зазначає, що при прийнятті рішення Апеляційної палати від 27.07.2021 відповідачем не було встановлено однорідність послуг, які фактично надаються ТОВ «КТЛ Україна» з усіма заявленими у заявці № m201918418 послугами 35, 36, 37, 39 класів МКТП внаслідок чого встановлено схожість заявленого позивачем позначення із комерційними найменуванням ТОВ «КТЛ Україна». Крім того, позивач вказує, що відповідачем було взято до уваги неперевірені відомості з інтернет-джерел, які належать опоненту і на яких він самостійно розміщує інформацію.

16.08.2022 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав заперечення проти висновку експертного дослідження наданого позивачем, в яких зазначає, що висновок експерта № 1-01/2022 містить низку недоліків, які не дозволяють використати його у якості належного засобу доказування та вказують на те, що спірне позначення не було досліджено експертом в повній мірі, оскільки вказаний висновок складено з порушенням методики дослідження у сфері інтелектуальної власності. Також, відповідач вказує, що експерт, який склав висновок, не зазначив про те, що він був попереджений про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

18.08.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду третя особа подала письмові пояснення щодо позову, в яких зокрема зазначає, що реєстрація заявленого позначення «КТЛ» за заявкою № m201918418 від 10.07.2019 на ім`я ТОВ "Київтранслогістик" не тільки порушує права ТОВ «КТЛ Україна», а й буде вводити в оману споживачів, оскільки літери «КТЛ» жодним чином не вказують і не асоціюються з фактичним найменуванням юридичної особи - ТОВ "Київтранслогістик", а навпаки, вказують на комерційне (фірмове) найменування іншої юридичної особи - ТОВ «КТЛ Україна».

У судовому засіданні 08.09.2022 оголошено перерву до 22.09.2022.

22.09.2022 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на заперечення Укрпатенту проти висновку експертного дослідження, в яких зокрема зазначає, що можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, безпосередньо пов`язана з використанням різними особами позначень, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, в той час як можливість введення в оману існує виключно за умови доведення схожості позначень, яка встановлюється щодо торговельної марки.

Також, 22.09.2022 позивач подав до суду заперечення на письмові пояснення третьої особи, в яких зокрема зазначає, що при перевірці заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони відповідачем не було досліджено однорідність заявленого у заявці № m201918418 переліку послуг 35, 36, 37, 39 класів МКТП та послуг, які фактично надавало ТОВ «КТЛ Україна» станом на дату подання заявки, а саме «транспортно-експедиційних послуг».

У цьому судовому засіданні представник відповідача надав заперечення проти призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких, на думку відповідача наразі не має процесуальної необхідності у призначенні судової експертизи за ухвалою суду, проте, у випадку вирішення судом питання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідачем наведено питання, яке на його думку необхідно поставити на вирішення експертизи.

Представник позивача та третьої особи, у судове засідання не з`явилися, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, суд дійшов висновку про призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що заявлене позивачем на реєстрацію позначення за заявкою № m201918418 від 10.07.2019 не містить комерційного (фірмового) найменування ТОВ "КТЛ Україна" та не є подібним до нього настільки, що їх можна сплутати, при цьому позивач вказує на відсутність можливості введення в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки відсутні докази того, що комерційне (фірмове) найменування "КТЛ"/"КТL" - ТОВ "КТЛ Україна" було відомо споживачу до дати подання позивачем заявки № m201918418 - 10.07.2019.

Відповідно до ч.ч. 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи є комбіноване позначення "КТL", за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" № m201918418 від 10.07.2019 таким, що може ввести в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "КТЛ Україна" та чи є позначення позивача схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням "КТЛ"/"КТL" - Товариства з обмеженою відповідальністю "КТЛ Україна" настільки, що їх можна сплутати, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

В той же час, суд зазначає, що на підтвердження заявлених позовних вимог, позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експертного дослідження № 1-01/2022 від 14.01.2022, складений судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем на замовлення позивача.

За приписами ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Дослідивши висновок експертного дослідження № 1-01/2022 від 14.01.2022, суд зазначає, що в порушення приписів ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, у вказаному висновку не зазначено, що експерт (Пейкрішвілі Мамуки Шотаєвич) обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, при цьому експертом було проведено дослідження на підставі документів наданих позивачем.

Тож, з огляду на зазначене вище, суд вважає за доцільне призначити у справі саме судову експертизу з дослідженням питань можливості введення в оману та схожості комбінового позначення позивача з комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "КТЛ Україна".

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що саме за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" про визнання недійсними рішень та зобов`язання Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» повторно розглянути заявку № m201918418 на торговельну марку «КТL», подану на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «Київтранслогістик» відкрито провадження у даній справі, відповідно останнє є заінтересованою особою у проведенні судової експертизи, у зв`язку з чим витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/20912/21 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/20912/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є комбіноване позначення "КТL", за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" № m201918418 від 10.07.2019 таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка надає послугу?;

- Чи є комбіноване позначення "КТL", за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" № m201918418 від 10.07.2019 для всіх зазначених послуг 39 класу і споріднених до них послуг 35, 36, 37 класів МКТП таким, що може ввести в оману щодо послуг, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "КТЛ Україна" станом на дату подання заявки (10.07.2019)?;

- Чи є комбіноване позначення "КТL", за заявкою Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" № m201918418 від 10.07.2019 схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням "КТЛ"/"КТL" - Товариства з обмеженою відповідальністю "КТЛ Україна" настільки, що їх можна сплутати?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик".

4. Зобов`язати судового експерта направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" (вул. Верхній Вал, буд. 62, літ. В, м. Київ, 04071) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Київтранслогістик" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

7. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/20912/21 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/20912/21 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 27.09.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков