РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2022Справа № 910/2344/22
За позовом МакДональдз Корпорейшн, корпорація штату Делавер (США) (позивач 1);

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд., компанія штату Делавер (США) (позивач 2);

до Фізичної особи-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Рентма груп» (відповідач 2);

про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Рябий І.П.

Представники:

Від позивача 1: Коваль А.М., адвокат, довіреність № б/н від 26.01.2022;

Від позивача 2: Коваль А.М., адвокат, довіреність № б/н від 26.01.2022;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

МакДональдз Корпорейшн, корпорація штату Делавер (США) та МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд., компанія штату Делавер (США) звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Рентма груп", в якому просять: зобов`язати відповідача 1 та відповідача 2 припинити порушення прав інтелектуальної власності, заборонити відповідачу 1 та відповідачу 2 використовувати позначення - перевернуті «Золоті арки», зобов`язати відповідача 1 та відповідача 2 усунути вказане позначення з вивісок, упаковок товарів, інших супутніх товарів та з мережі Інтернет, зобов`язати відповідача 1 та відповідача 2 знищити усі вивіски, упаковки товарів харчування, інші супутні товари із нанесеним позначенням - перевернуті «Золоті арки».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 прийнято справу № 910/2344/22 до провадження суддею Мандриченком О.В., призначено слухання справи на 22.03.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2022 підготовче засідання призначено на 21.06.2022.

У підготовчому засіданні 21.06.2022 оголошено перерву до 12.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 закрито провадження у справі № 910/2344/22 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рентма груп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/2344/22 до судового розгляду по суті.

Під час розгляду спору по суті 13.09.2022 представник позивача 1 та позивача 2 підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представник відповідача 1 у судове засідання 13.09.2022 не з`явився, хоча про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представника відповідача 1 не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Приймаючи до уваги, що відповідач 1, який вважається належним чином повідомленим про наявність у провадженні суду справи з позовними вимогами до нього, у строк, встановлений частини 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

МакДональдз Корпорейшн, корпорація штату Делавер (США) (далі - позивач 1) є власником добре відомої торговельної марки "" (далі - позначення «Золоті арки»), зареєстрованої в Україні за свідоцтвом України № 4959 від 16.05.1994 (дата подання заявки - 21.12.1977) для товарів і послуг у 29, 30, 31, 32, 42 класах МКТП. Рішенням Господарського суду міста Києва від 15 березня 2004 року № 21/609 вказану торговельну марку було також визнано добре відомою в Україні станом на 05 грудня 1995 р.

Крім того, МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд., компанія штату Делавер (США) (далі - позивач 2) є власником більше ніж 15 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг із включенням позначення - Золоті арки у 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43 класах МКТП, зокрема: № 5779 від 21.05.1996; № 21324 від 07.08.1998, №32202 від 24.01.2001; №45508 від 03.10.2002; 55170 від 13.10.2003; № 118860 від 17.09.2008; №136578 від 11.12.2009; № 141143 від 03.03.2010; №162755 від 10.10.2011; № 204634 від 01.07.2014; №221796 від 10.09.2015; № 228332 від 27.01.2016; №228333 від 27.01.2016; №276943 від 17.07.2018; №283325 від 02.11.2018.

Як зазначають позивачі, ними було виявлено, що у мережі Інтернет у соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/ здійснюється продаж продукції швидкого харчування шляхом розміщення пропозиції щодо продажу товару «Шаурма» із використанням зображення, яке містить у своєму складі графічний елемент, подібний до позначення вказаних торговельних марок МакДональдз, а саме - «Золоті арки» у перегорнутому вигляді.

З інформації, вказаної на веб-сторінці, позивачі довідались про те, що окрім здійснення продажу через Інтернет, власник облікового запису також має і власний заклад швидкого харчування, розташований за адресою: 67654, Україна, Одеська обл., Біляєвський район, с. Маяки (в межах населеного пункту), вул. Богачова б/н, де використовується те ж саме позначення - перевернуті «Золоті арки» на вивісці ресторану, у господарській діяльності закладу, та на паперових упаковках товарів/блюд.

Позивачі вважають, що «Золоті арки» неправомірно застосовуються (імітуються) Фізичною особою-підприємцем Дікусаром Євгеном Вікторовичем (далі - відповідач 1) у перевернутому вигляді у господарській діяльності його ресторану «Шаурма», що не має жодного відношення до ресторанів «McDonald's», в чому власне і полягає порушення прав позивачів.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивачі зазначають, що схожість спірних позначень, що використовуються відповідачем 1, з вищезазначеною добре відомою торговельною маркою та з раніше зареєстрованою сім`єю (серією) торговельних марок визначається спільним елементом «Золоті арки», з єдиною несуттєвою відмінністю - у своїй господарській діяльності відповідач 1 використовує їх саме у перевернутому вигляді.

Таким чином, на переконання позивачів, використання відповідачем 1 позначення - перевернуті «Золоті арки» у діяльності закладу громадського харчування «Шаурма», а також у мережі Інтернет щонайменше шляхом їх використання у соціальній мережі Instagram, для позначення назви вказаних закладів, а також під час їх діяльності, на вивісках та на упаковках відповідних товарів, тобто, у діяльності закладу «Шаурма» грубо порушує їх права інтелектуальної власності на вищезазначену добре відому торговельну марку «Золоті арки» та сім`ю торговельних марок зі спільним елементом «Золоті арки» з огляду на те, що відповідні позначення відповідача 1 повністю включають до свого складу добре відомий знак за свідоцтвом України № 4959 у перевернутому вигляді, відтворюють істотну частину інших торговельних марок позивачів зі спільним елементом - «Золоті арки», а тому є імітаціями, що породжують загальну асоціацію із торговельними марками позивачів, можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги на ринку громадського харчування, призвести до змішування з торговельними марками позивачів та завдати шкоди діловій репутації компаніям позивачів та ресторанам «McDonald's».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст.155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 р., яка згідно Закону України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10 квітня 2008 р. № 250-VI є частиною чинного законодавства України: «Власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається».

Відповідно до ст. 195 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014, реєстрація торговельної марки надає власнику виключне право на неї. Власник має право перешкоджати третім особам, які не мають його/її дозволу, використанню в торговельній діяльності:

a) будь-якого позначення, яке є тотожним до торговельної марки стосовно товарів або послуг, які є тотожними до товарів або послуг, для яких торговельна марка зареєстрована;

b) будь-якого позначення, якщо через свою тотожність або схожість до товарів або послуг, на які поширюються торговельна марка і позначення, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 (надалі за текстом - правила) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно абз. 2 п. 4.3.2.4. правил, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За змістом статті 492 Цивільного кодексу України, торговельна марка виконує вирізняльну функцію, тобто, індивідуалізує конкретного виробника товарів і послуг з поміж інших аналогічних осіб, які виробляють такі ж самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття торговельної марки на товарах і послугах пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеню змішуваності базується на загальному враженні, що створюють торговельні марки (висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 19 серпня 2021 у справі №910/570/16).

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати».

Згідно абз. 4 п. 63 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 року №12, порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

Згідно з п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції: "Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним".

Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі за текстом - "Рекомендації ВОІВ").

Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення. При цьому, згідно положень статті 4 «Конфліктуючі знаки» Рекомендації ВОІВ вважається, що знак знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, навіть коли він не повністю, але і лише своєю суттєвою частиною становить відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку, що може викликати змішування. При цьому, знак вважається таким, що знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, якщо виконується щонайменше одна з таких умов:

(і) використання такого знаку могло би вказувати на зв`язок між товарами, для яких знак використовується, або зареєстровано та власником добре відомого знаку і, скоріш за все, може завдати шкоди інтересам власника добре відомого знаку;

(іі) використання такого знаку, скоріш за все, завдасть шкоди чи несправедливо послабить відрізняючий характер добре відомого знаку;

(ііі) використання цього знаку могло б недобросовісно використовувати переваги відрізняючого характеру добре відомого знаку.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона несе ризик настання наслідків пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Враховуючи той факт, що відповідач-1 не скористався наданими йому процесуальними правами, передбаченими ст. 42 , 46 Господарського процесуального кодексу України, ним не подано жодних доказів на спростування доводів позовної заяви, суд, на підставі наявних у матеріалах справи доказів, встановив наступні обставини справи.

Як встановлено судом, позивач 1 є власником добре відомої торговельної марки "", зареєстрованої в Україні за свідоцтвом України № 4959 від 16.05.1994 р. для товарів і послуг у 29, 30, 31, 32, 42 класах МКТП. Рішенням Господарського суду міста Києва від 15 березня 2004 року № 21/609 вказану торговельну марку було також визнано добре відомою в Україні станом на 05 грудня 1995 р.

Позивач 2 є власником наступних свідоцтв України: № 5779 від 21.05.1996; № 21324 від 07.08.1998, №32202 від 24.01.2001; №45508 від 03.10.2002; 55170 від 13.10.2003; № 118860 від 17.09.2008; №136578 від 11.12.2009; № 141143 від 03.03.2010; №162755 від 10.10.2011; № 204634 від 01.07.2014; №221796 від 10.09.2015; № 228332 від 27.01.2016; №228333 від 27.01.2016; №276943 від 17.07.2018; №283325 від 02.11.2018. Вказане підтверджується офіційною інформацією про дію свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «МакДональдз» з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», що була надана позивачами.

Добре відома торговельна марка позивача 1 та інші раніше зареєстровані торговельні марки позивача 2 зі спільним елементом - «Золоті арки» тривало, інтенсивно та безперервно використовуються на світовому та українському ринках громадського харчування для широкого переліку товарів і громадського харчування, зокрема, в 29, 30, 35, 43 класах МКТП у діяльності всесвітньо відомих ресторанів "McDonald's" з позначенням першої літери саме у вигляді «Золотих арок», що підтверджується наданими до уваги суду доказами, зокрема матеріалами з Інтернет-ресурсів, статтями та публікаціями в пресі, рекламними матеріалами та ін.

Заклад швидкого харчування «Шаурма» розташований за адресою: 67654, Україна, Одеська обл., Біляєвський район, с. Маяки, вул. Богачова б/н. У діяльності вказаного закладу використовуються наступні позначення зі спільним елементом, характерним графічним виконання першої літери: позначення «Шаурма», нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма», нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах).

Згідно з копією рішення Виконавчого комітету Маяківської сільської ради № 4/7-2019 від 21.03.2019 року «Про укладання договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) з ФОП Дікусаром Євгенієм Вікторовичем», копією договору майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття) та фото копією паспорта прив`язки, наданими Маяківською сільською радою у відповідь на адвокатський запит № 210610/13903 від 22 червня 2021 року, поданим представником позивачів, окремо індивідуально визначений елемент благоустрою за вказаною адресою був наданий у найм відповідачеві 1 для розміщення ним тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, суд приходить до висновку, що власником відповідної тимчасової споруди та, відповідно, закладу швидкого харчування, у господарській діяльності якого використовується відповідні позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням першої літери є саме фізична особа- підприємець Дікусар Євген Вікторович.

На упаковці товару із закладу «Шаурма» розміщено посилання на відповідний обліковий запис у соціальній мережі Інтернету Instagram (https://www.instagram. com/shaurmamaiaki).

Зміст цієї (https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/) та наступних веб-сторінок: https://www.instagram.eom/p/CALbFquFDud/ ; https://www.instagram.eom/p/CALZJUWHs7/ ; https://www.instagram.eom/p/CAXobhPFgQU/ було зафіксовано та досліджено у звіті за результатами фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет № 17/2022-3В від 17.01.2022, підготованого Дочірнім підприємством «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес».

Належність відповідачу 1 вказаного акаунту у соціальній мережі Instagram підтверджується обсягом та характером даних, які опубліковані на веб-сторінках, через які надається доступ до інформації про відповідний заклад, для якого був створений обліковий запис, зокрема, фотографіями, відеозаписами, даними про продукцію, номери телефонів, місце здійснення господарської діяльності та імена осіб, що працюють у вказаному закладі.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідний обліковий запис у соціальній мережі Інтернет «Instagram» (https://www.instagram.com/shaurmamaiaki) дійсно належить фізичній особі - підприємцю Дікусару Євгену Вікторовичу. На веб-сторінці вказаного облікового запису також використовується оспорюване позначення, а саме позначення «Шаурма», що має характерне графічне виконання першої літери.

Як вбачається із наданих до суду доказів, у діяльності закладу «Шаурма» використовуються такі позначення: позначення «Шаурма», нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма», використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма», нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма», нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах). Спільним елементом усіх вказаних позначень є саме характерне графічне виконання першої літери слова «Шаурма».

На замовлення позивача судовим експертом Жилою Б.В. 25.02.2022 складено висновок експерта № 230 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цій справі, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є початкова літера з характерним графічним виконанням, яку містять позначення «Шаурма» - , нанесені на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») Фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах), їх істотною частиною, яка відтворює визнану добре відомою в Україні станом на 05 грудня 1995 року для товарів і послуг в класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 МКТП торговельну марку «» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?

- Чи є позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери, а саме: позначення «Шаурма» - , нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах), схожими настільки, що внаслідок такого використання, їх можна сплутати, зокрема, асоціювати із торговельною маркою «», визнаною добре відомою в Україні для товарів і послуг 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 класів МКТП станом на 05 грудня 1995 р., торговельною маркою за свідоцтвом України № 228333 від 26.06.2017 р., торговельною маркою за свідоцтвом України № 228332 від 26.06.2017 р.?

- Враховуючи, зокрема, ту обставину, що МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) належить серія (сім`я) торговельних марок зі спільним елементом «Золоті арки» за свідоцтвами України: № 21324 від 15.10.2001 р., № 32202 від 16.06.2003 р. , № 45508 від 15.12.2004 р., № 55170 від 17.10.2005 р., № 118860 від 25.02.2010 р., № 136578 від 25.03.2011 р., № 141143 від 11.07.2011 р., № 221796 від 25.01.2017 р., № 228332 від 26.06.2017 р. № 228333 від 26.06.2017 р. - чи можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери, а саме: позначення «Шаурма» - , нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») Фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах)?

У висновку експерта № 230 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 25.02.2022 судовим експертом Жилою Б.В. встановлено наступне:

1. Початкова літера з характерним графічним виконанням, яку містять позначення «Шаурма» - , нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») Фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах), є їх істотною частиною, яка є імітацією, здатною викликати змішування з торговельною маркою , визнаною добре відомою в Україні станом на 05 грудня 1995 р. стосовно споріднених товарів і послуг.

3. Позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери, а саме: позначення «Шаурма» - , нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») Фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальної мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах) є схожими настільки, що внаслідок такого використання, їх можна сплутати, зокрема, асоціювати із торговельною маркою , визнаною добре відомою в Україні для споріднених товарів і послуг станом на 05 грудня 1995 р., торговельною маркою за свідоцтвом України № 228333 від 26.06.2017 р., торговельною маркою за свідоцтвом України № 228332 від 26.06.2017 р., які отримали правову охорону стосовно споріднених товарів і послуг.

4. Враховуючи, зокрема, ту обставину, що МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) належить серія (сім`я) торговельних марок зі спільним елементом «Золоті арки» за свідоцтвами України № 21324, № 32202, № 45508, № 55170, № 118860, № 136578, № 141143, № 221796, № 228332, № 228333, позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери, а саме: позначення «Шаурма» - , нанесене на вивіски закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») Фізичної особи підприємця Дікусара Євгена Вікторовича, позначення «Шаурма» - , використане на он-лайн сторінці (акаунті) даного закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальної мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), позначення «Шаурма» - , нанесене на паперове упакування страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», позначення «Шаурма» - , нанесене на наклейки до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах) є такими, що при їх використанні стосовно послуг закладу громадського харчування та його товарів можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, оскільки у споживачів може виникнути помилкове враження про те, що вказані позначення використовує особа, яка використовує і торговельні марки МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер, які входять до вказаної серії.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 Господарського процесуального кодексу України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експерта № 230 від 25.02.2022, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В. Відповідачем 1 не було надано жодних доказів на спростування даного висновку, а отже він не є спростованим стороною відповідача 1.

Таким чином, висновок експерта № 230 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 25.02.2022 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Судом встановлено, що відповідач 1 здійснює господарську діяльність, пов`язану із діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування, під час якої використовує оспорювані позначення. В свою чергу, торговельна марка за свідоцтвом України № 4959, яка є добре відомою в Україні, зареєстрована для послуг, що пов`язані з ресторанами та іншими закладами або установами, зайнятим у приготуванні харчових продуктів та напоїв, готових до споживання.

Таким чином, позначення «Шаурма» із характерним графічним виконанням першої літери використовуються для послуг, споріднених із тими, для яких зареєстрована та визнана добре відомою торговельна марка «Золоті арки» за свідоцтвом України № 4959 та ряд інших раніше зареєстрованих торговельних марок позивача 2 із спільним елементом, позначенням «Золоті арки». Більше того, пропонована продукція «Шаурма» є також спорідненою із продуктами харчування ресторанів «McDonald's», зокрема, із продуктами, виготовленими з м`яса - сендвічами.

Враховуючи наявні у справі докази, суд приходить до висновку про те, що початкова літера з характерним графічним виконанням, яку містять позначення «Шаурма», що використовуються у діяльності закладу «Шаурма», зокрема на вивісках, упаковках продукції даного закладу, на інших супутніх товарах закладу, а також у мережі Інтернет лише у незначній мірі відрізняється від позначення «Золоті арки», а саме - представлена у перевернутому вигляді, та, відповідно, відтворює та імітує добре відому торговельну марку позивача 1 та сім`ю торговельних марок зі спільним елементом - «Золоті арки» позивача 2.

З огляду на вищенаведене та на підставі оцінки наданих доказів, суд погоджується з доводами позивачів про те, що позначення «Шаурма», що використовуються у діяльності закладу «Шаурма» є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг позивачів.

Таким чином, спірні позначення асоціюються із добре відомою та зареєстрованою сім`єю (серією) торговельних марок з позначенням «Золотих арок» позивачів і, таким чином, можуть створювати пряму хибну асоціацію пов`язаності із позивачами та належними їм торговельними марками та/або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Отже, застосування позначень "Шаурма" із характерним графічним виконанням першої літери у вигляді перевернутих «Золотих арок» під час пропонування послуг відповідачем 1 є таким, що порушує права позивачів, а також може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 29, 30, 31, 32, 42 класу МКТП за свідоцтвом України № 4959 на знак для товарів і послуг «Золоті арки», та за свідоцтвами № 5779 від 21.05.1996; № 21324 від 07.08.1998, №32202 від 24.01.2001; №45508 від 03.10.2002; 55170 від 13.10.2003; № 118860 від 17.09.2008; №136578 від 11.12.2009; № 141143 від 03.03.2010; №162755 від 1 0.10.2011; № 204634 від 01.07.2014; №221796 від 10.09.2015; № 228332 від 27.01.2016; №228333 від 27.01.2016; №276943 від 17.07.2018; №283325 від 02.11.2018 на знаки для товарів і послуг із включенням позначення - «Золоті арки» у 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43 класах МКТП, а саме щодо МакДональдз Корпорейшн, корпорація штату Делавер (США), МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані Лтд., компанія штату Делавер (США).

Відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Таким чином, нормами чинного законодавства України передбачено договірний характер відносин між власником свідоцтва на знак для товарів і послуг та особою, яка бажає використовувати відповідний знак.

Проте, у матеріалах справи відсутній, а відповідачем-1 не надано суду доказів, які підтверджують наявність у нього відповідного дозволу позивачів, зокрема, ліцензійного договору на використання торговельної марки «Золоті арки».

Таким чином, враховуючи викладене вище, суд зазначає, що матеріалами справи підтверджено неправомірне використання відповідачем 1 знаків для товарів і послуг «Золоті арки» способом, що визначений пунктом четвертим статті 16 Закону, а саме: нанесення його на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, пропонування його для продажу, продаж; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації та в мережі Інтернет та, відповідно, порушення прав інтелектуальної власності позивачів на добре відому торговельну марку позивача 1 та сім`ю торговельних марок зі спільним елементом - «Золоті арки» позивача 2.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов`язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов`язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02).

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Згідно з п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції: "Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним".

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Виключне право забороняти неправомірне використання позначення іншими особами передбачено також і ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Враховуючи викладене, позовні вимоги в частині припинення порушення прав інтелектуальної власності та заборони фізичній особі - підприємцю Дікусару Євгену Вікторовичу використовувати позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням першої літери - перевернуті «Золоті арки» на онлайн сторінці (акаунті) закладу швидкого харчування «Шаурма» в соціальній мережі Інтернет «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/), на паперовому упакуванні страв даного закладу швидкого харчування «Шаурма», на наклейках до всіх супутніх для підприємницької діяльності даного закладу швидкого харчування «Шаурма» товарах (предметах) шляхом заборони нанесення їх на вивіски закладу харчування «Шаурма»; заборони нанесення їх на упаковки товарів закладу харчування «Шаурма»; заборони нанесення їх на усі інші супутні товари закладу харчування «Шаурма»; заборони застосування їх в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/) є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо вимог позивача про зобов`язання фізичної особи - підприємця Дікусара Євгена Вікторовича усунути та знищити усі вивіски, упаковки товарів харчування, інших супутніх товарів закладу швидкого харчування «Шаурма», на яких міститься схожі спірні позначення перевернутих «Золотих арок», суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо зобов`язання відповідача-1 усунути та знищити усі вивіски, упаковки товарів харчування, інших супутніх товарів закладу швидкого харчування «Шаурма», на яких міститься схожі спірні позначення перевернутих «Золотих арок», підлягають задоволенню, оскільки вказана позовна вимога спрямована на захист прав позивачів у даній справі, відповідає охоронюваному законом інтересу позивачів, а обраний спосіб захисту безпосередньо визначений приписами ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та є ефективним з огляду на встановлені судом факти порушення відповідачем-1 прав інтелектуальної власності позивачів, у зв`язку з чим вимоги позивачів у цій частині підлягають задоволенню.

Відповідно до положень статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з частиною 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1, 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Як вказано в статті 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України встановлено що, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

В статті 79 Господарського процесуального кодексу України вказано, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати пов`язані із проведенням експертизи та витрати пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Як встановлено ч. 4 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

На підтвердження понесених судових витрат позивачами надано до суду наступні докази:

- договір № 23-12/2021 від 23.12.2021 про надання послуг щодо дослідження об`єктів інтелектуальної власності;

- рахунок № 23-12/21 СЕ від 23.12.2021;

- платіжне доручення № 137 від 17.01.2022;

-договір про надання послуг № 9/2022 від 12.01.2022;

- рахунок на оплату № 1-2672 від 12.01.2022;

- платіжне доручення № 91 від 13.01.2022;

- акт наданих послуг № 1-9/2022 від 17.01.2022.

Враховуючи наведене вище, суд приходить до висновку про стягнення з відповідача 1 на користь позивачів судових витрати, пов`язаних з розглядом справи, а саме витрат пов`язаних з проведенням експертизи у розмірі 30 031,75 грн та витрат пов`язаних із виготовленням звіту у розмірі 3 600,00 грн.

Також суд зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2022 провадження у справі № 910/2344/22 в частині позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рентма груп" закрито у зв`язку з поданням позивачами до суду заяви про відмову від позову у частині позовних вимог, заявлених до відповідача 2.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Пактом 5 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Отже господарський суд приходить до висновку, що судовий збір у розмірі 9 924,00 грн не підлягає поверненню з Державного бюджету України на користь позивачів.

Враховуючи наведене та керуючись пунктом першим частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати позивачів зі сплати судового збору у розмірі 9 924,00 грн на відповідача 1.

Керуючись статтями 129, 231, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов`язати фізичну особу-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) припинити порушення прав інтелектуальної власності МакДональдз Корпорейшен, корпорація штату Делавер (США) (McDonald's Corporation, Corporation of Delaware state), МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) на добре відому торговельну марку «Золота арка» та торговельні марки «Золоті арки» («») та торговельні марки за свідоцтвами України № 228332 від 26.06.2017, № 228333 від 26.06.2017.

3. Заборонити фізичній особі-підприємцю Дікусару Євгену Вікторовичу ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) використовувати усі схожі спірні позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери (з елементом позначення перевернутих «Золотих арок» у діяльності закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів»), зокрема, шляхом:

- заборони нанесення їх на вивіски (використання на вивісках) закладу харчування («»);

- нанесення їх на упаковки товарів закладу харчування («»);

- заборони нанесення (використання) їх на усі інші супутні для підприємницької діяльності товари закладу харчування («»);

- заборони застосування їх в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі «Instagram» («Інстаграм» - https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/, зокрема за посиланнями https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/;https://www.instagram.com/p/CALbFquFDud/;https://www.instagram.com/p/CALZJUWHs7/;https://www.instagram.com/p/CAXobhPFgQLJ/) («»), що порушують права інтелектуальної власності МакДональдз Корпорейшен, корпорація штату Делавер (США) (McDonald's Corporation, Corporation of Delaware state) та МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) на добре відому торговельну марку «Золоту арку» та торговельні марки «Золоті арки» за свідоцтвами України № 228332 від 26.06.2017, № 228333 від 26.06.2017.

4. Зобов`язати фізичну особу-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний

код НОМЕР_1 ) усунути з вищезазначених вивісок, упаковок товарів, інших супутніх товарів закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів») та з мережі Інтернет, (зокрема, з соціальної мережі «Instagram»/«lнстаграм» за посиланнями:

https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/: https://www.instagram.com/shaurmamaiaki/;

https://www.instagram.сom/p/CALbFquFDud/;https://www.instagram.сom/p/CALZJUWHs7/;

https://www.instagram.сom/p/CAXobhPFgQU/) усі схожі спірні позначення «Шаурма» з

характерним графічним виконанням початкової літери (з елементом позначення перевернутих «Золотих арок», («», «», «», «»).

5. Зобов`язати фізичну особу-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знищити усі вивіски, упаковки товарів харчування, інші супутні товари закладу швидкого харчування «Шаурма» (найближча адреса закладу відповідно до паспорта прив`язки, реєстраційний № 13/308, виданого 11 червня 2018 року: Одеська обл., Біляївський район, село Маяки, вул. Богачова б/н (центр, біля магазину «Автотоварів»), на яких містяться схожі спірні позначення «Шаурма» з характерним графічним виконанням початкової літери (з елементом позначення перевернутих «Золотих арок», («», «», «», «»).

6. Стягнути з фізичної особи-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь МакДональдз Корпорейшн, корпорація штату Делавер (США) (110 Н. Карпентер Стріт, Чикаго, Іллінойс 60607, Сполучені Штати Америки) 15 015 (п`ятнадцять тисяч п`ятнадцять) грн 50 коп. витрат пов`язаних з проведенням експертизи, 1 800 (одну тисячу вісімсот) грн 00 коп. витрат пов`язаних з виготовленням звіту та 4 962 (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

7. Стягнути з фізичної особи-підприємця Дікусара Євгена Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) (110 Н. Карпентер Стріт, Чикаго, Іллінойс 60607, Сполучені Штати Америки) 15 015 (п`ятнадцять тисяч п`ятнадцять) грн 50 коп. витрат пов`язаних з проведенням експертизи, 1 800 (одну тисячу вісімсот) грн 00 коп. витрат пов`язаних з виготовленням звіту та 4 962 (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 03.10.2022.

Суддя О.В. Мандриченко