ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"27" вересня 2022 р. Справа№ 910/8807/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент"

на рішення Господарського суду м. Києва від 06.04.2021

у справі № 910/8807/19 (суддя О.В. Мандриченко)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент";

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";

третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.);

про визнання протиправним та скасування рішень

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 27.09.2022

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду міста Києва звернулося ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", в якому просив суд: визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 14.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 201609750; визнати протиправним та скасувати рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 09.01.2019, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 320 від 25.02.2019; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі повторно розглянути заявку ТОВ "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № m 201609750 та прийняти рішення з урахуванням обґрунтованих доводів на користь реєстрації знака для товарів та послуг "ВОРМІТЕЛ" за первісною заявкою № m 201609750 (для наступних товарів: поживні (харчові) добавки).

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що позначення "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 2016 09750 відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками: "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_4, "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_3, "ІНФОРМАЦІЯ_3" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , "ІНФОРМАЦІЯ_4" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , раніше зареєстрованими на ім`я МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД щодо споріднених товарів.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.04.2021 у задоволенні позову відмовлено.

Ключовим мотивом рішення є:

- заявлене позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m201609750 від 14.05.2018 та рішення апеляційної палати Мінекономрозвитку від 09.01.2019 узгоджуються з нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є правомірними.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд апеляційної інстанції скасувати рішення місцевого суду та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.

Ключовими аргументами скарги є:

- судом не дотримано принципу змагальності;

- судом неправильно тлумачено та застосовано норми закону, які визначають спорідненість харчової добавки та лікарського засобу.

Від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.) надійшли відзиви на апеляційну скаргу.

Ключовим аргументом відзивів є:

- рішення місцевого суду є обґрунтованим, прийнятим у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права і при повному з`ясуванні обставин справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2021 відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, справу призначено до розгляду на 14.07.2021.

Розпорядженням керівника апарату від 13.07.2021 у зв`язку з перебуванням суддів Доманської М.Л. та Пантелієнка В.О., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2021 для справи №910/8807/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пашкіна С.А., Гарник Л.Л.

29.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено частково. Призначено повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19. Проведення експертизи доручити НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ. На вирішення експертів поставлено наступні запитання: 1. - Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво № НОМЕР_4 від 11.08.2008 р.), ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво № НОМЕР_3 від 12.06.2017 р.), ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво № НОМЕР_2 від 12.06.2017р.)?; 2.- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП? Витрати на проведення повторної експертизи покладено на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент". Для проведення експертизи надіслано до НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ матеріали справи № 910/8807/19.

Від директора НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ надійшла заява щодо доручення проведення експертизи конкретним фахівцям, атестованих за спеціальністю 13.6, а саме Дорошенко О.Ф. - директор інституту, Мінченко Н.В. - науковий співробітник Центру експертних досліджень, Коваленко Т.В. - старший науковий співробітник Центру експертних досліджень.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.08.2021 поновлено провадження у справі №910/8807/19 з 04.08.2021, розгляд справи №910/8807/19 призначено на 17.08.2021, зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо доручення проведення експертизи конкретним фахівцям, атестованих за спеціальністю 13.6., але не пізніше 10.08.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.08.2021, серед іншого, проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19 було доручено експертам Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Зупинено апеляційне провадження по справі № 910/8807/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

В грудні 2021 до Північного апеляційного господарського суду від НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ надійшов висновок експертів №1332 від 08.10.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/8807/19 з 01.02.2022. Розгляд справи № 910/8807/19 призначено на 01.02.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022 частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про виклик до суду експертів. Викликано для участі у засіданні суду у даній справі експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Розгляд справи № 910/8807/19 відкладено на 01.03.2022.

01.03.2022, судове засідання у справі №910/8807/19 - не відбулось, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, та введення воєнного стану в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року (затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022).

Розпорядженнями в.о. керівника апарату від 14.04.2022 у зв`язку з перебуванням суддів Гарник Л.Л. та Пашкіної С.А., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Грек Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2022 призначено до розгляду в судовому засіданні справу №910/8807/19 на 17.05.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2022 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про виклик до суду експертів. Викликано для участі у засіданні суду у даній справі експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Визнано явку учасників апеляційного провадження обов`язковою. Розгляд справи № 910/8807/19 відкладено на 07.06.2022.

В судовому засіданні 07.06.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 28.06.2022.

В судовому засіданні 28.06.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 02.08.2022.

В судовому засіданні 02.08.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 09.08.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2022 призначено додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19. На вирішення експерта поставити наступні запитання:2.1. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 11.08.2008, «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 12.06.2017? 2.2. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, таким, що може ввести в оману щодо особи виробника-компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП? Витрати на проведення додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покладено на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент". Доручено Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертиз» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21) надати до апеляційного суду список експертів, які мають відповідну кваліфікацію та можуть провести додаткову експертизу у справі № 910/8807/19. Зобов`язано експерта/експертів надати до апеляційного суду заяву щодо погодження на проведення експертизи у справі №910/8807/19 та докази того, що експерт/експерти атестований/атестовані з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, зокрема, питаннях щодо яких проводиться додаткова експертиза. Зупинено апеляційне провадження по справі № 910/8807/19.

Від президента ТОВ «Офіс незалежних експертів» надійшла заява щодо доручення проведення експертизи у справі № 910/8807/19 конкретному фахівцю, атестованого за спеціальністю 13.3, а саме Петренку Сергію Анатолійовичу .

Розпорядженнями керівника апарату від 05.09.2022 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М., яки не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Отрюх Б.В. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2022 поновлено провадження у справі №910/8807/19 з 27.09.2022, розгляд справи №910/8807/19 призначено на 27.09.2022 року. Зобов`язано експерта Петренка С.А., до наступного судового засідання, надати до апеляційного суду заяву щодо погодження на проведення експертизи у справі №910/8807/19 та докази того, що експерт атестований з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, зокрема, питаннях щодо яких проводиться додаткова експертиза. Зобов`язано учасників справи, до наступного судового засідання, надати до апеляційного суду свої пояснення щодо доручення проведення експертизи Петренку С.А. , атестованого за спеціальністю 13.3., в яких окремо зазначити, у разі наявності, визначені ст. ст. 35, 37 ГПК України, підстави для відводу експерта.

Від Петренка С.А. на виконання ухвали від 05.09.2022 надійшла заява в якій експерт зазначав, що є атестованим судовим експертом за спеціальністю 13.6, що підтверджується свідоцтвом Мінюсту № 1231 від 04.04.2008. Також експерт повідомив суд про те, що погоджується провести додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19.

В судове засідання 27.09.2022 з`явилися представники всіх сторін та надали свої пояснення щодо запропонованої ТОВ «Офіс незалежних експертиз»кандидатури експерта.

Представник відповідача та третьої особи заперечили проти проведення додаткової експертизи Петренком С.А. , оскільки вважали, що додаткову експертизу мають проводити ті ж експерти, що проводили додаткову експертизу.

Представник позивача щодо запропонованої ТОВ «Офіс незалежних експертиз»кандидатури експерта не заперечував.

Колегія прийшла до висновку, що експерт Петренко С.А., який атестований за спеціальністю 13.6 може провести додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19.

У зв`язку з чим, колегія суддів доручає проведення додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19 експерту Петренку С.А., зважаючи на наявність ухвали від 09.08.2022, поставити на розгляд експерта наступні питання:

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 11.08.2008, «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 12.06.2017?

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, таким, що може ввести в оману щодо особи виробника-компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу - на час проведення експертизи.

Отже, у зв`язку з призначенням повторної експертизи провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи відповідно до статей 228, 229 ГПК України.

Крім того, колегія зауважує, що оскільки ухвалою від 09.08.2022 витрати на проведення додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було покладено на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент", колегія суддів не вважає за потрібне в резолютивній частині даної ухвали це ще раз дублювати.

Керуючись ст. ст. 123, 125, 127, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 235, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Проведення додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19 доручити експерту Петренку Сергію Анатолійовичу.

2. На вирішення експерту поставити наступні запитання:

2.1. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 11.08.2008, «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 12.06.2017, «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 12.06.2017?

2.2. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, таким, що може ввести в оману щодо особи виробника-компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

3. Для проведення експертизи матеріали справи № 910/8807/19 видати експерту Петренку Сергію Анатолійовичу нарочно.

4. Попередити експерта, який буде проводити додаткову експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/8807/19 до закінчення проведення повторної експертизи.

6. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертиз» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21).

7. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді В.О. Пантелієнко

Б.В. Отрюх