УХВАЛА

про призначення експертизи та

зупинення провадження у справі

м. Київ

26.09.2022справа № 910/886/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/886/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (вул. Велика Васильківська, буд. 34, м. Київ, 03022; ідентифікаційний код 43433513)

до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378)

про визнання недійсним рішення,

за участю представників:

позивача Проходи Ю.Л. (ордер від 01.09.2022 серія АІ 1274105);

відповідача не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (далі Товариство) звернулося до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі Укрпатент) з позовом про:

- визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- зобов`язання відповідача повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення «NЕОВАNK» за заявкою від 04.03.2020 №m2020 04566 та прийняти рішення за заявкою про реєстрацію в Україні позначення «NЕОВАNK» в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме «дистанційне банківське обслуговування».

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- 04.03.2020 Товариством подано до Укрпатенту заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки «NЕОВАNK» для послуг 36 класу МКТП, а саме «дистанційне банківське обслуговування»;

- Укрпатентом за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи складено висновок від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21 (Мандриченко О.В.) позов задоволено частково; визнано недійсним висновок Укрпатенту від 28.12.2020 вих. № 145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено повністю; стягнуто з Укрпатенту на користь Товариства 2 270 грн судового збору.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 (головуючий суддя Гарник Л.Л., судді Поляков Б.М. і Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Укрпатенту задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 скасовано та ухвалив нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) касаційну скаргу Товариства задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 18.05.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 у справі №910/886/21 в частині вирішення спору про визнання недійсним висновку Укрпатенту від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, скасовано, а справу у скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва; у решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021 зі справи № 910/886/21 залишено без змін.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи №910/886/21 стало те, що суди першої і апеляційної інстанцій належним чином:

- не врахували, що вимога про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака, є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав (за умови доведення такого порушення), що призведе до реального їх відновлення, з огляду на те, що правовим наслідком визнання недійсним висновку Укрпатенту є повторний розгляд відповідної заявки про реєстрацію торговельної марки уповноваженим органом у межах його компетенції (незалежно від того, чи заявлена така вимога у межах судового спору разом з вимогою про визнання недійсним висновку Укрпатенту);

- не врахували те, що безпідставним є протиставлення висновку, складеного за результатами кваліфікації експертизи, рішенню Укрпатенту про відмову в державній реєстрації, оскільки висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи після його затвердження набуває статусу рішення про відмову в реєстрації знака, і таке рішення може бути визнане недійсним у судовому порядку за наявності відповідних правових підстав;

- не врахували того, що суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо;

- не навели жодного мотивування відхилення висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту, як і доводів та заперечень останнього по суті заявлених позовних вимог, зокрема, щодо описовості позначення «NЕОВАNK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- не були позбавлені можливості вирішити питання, у тому числі, й з власної ініціативи, щодо призначення експертизи для з`ясування питань щодо обставин, які мають значення для справи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/886/21 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2022 прийнято справу №910/886/21 до свого провадження; призначено підготовче засідання на 05.09.2022.

05.09.2022 та 13.09.2022 відповідач подав суду клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1. Чи є словесне позначення «NЕОВАNК» таким, що не має розрізняльної здатності станом на 04.03.2020 - дату подання заявки №m202004566?

2. Чи є словесне позначення «NЕОВАNК» за заявкою №m202004566 таким, що складається лише з позначень чи даних, що є описовими (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг)?».

Проведення такої експертизи відповідач просить доручити атестованим експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України або атестованим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

05.09.2022 позивачем подано суду письмові пояснення про те,що:

- Товариством правильно обрано спосіб захисту порушеного права у вигляді визнання оскаржуваного висновку недійсним;

- Укрпатентом не була належним чином проведена перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом; використані джерела, що не відносяться до пункту 15 статті 10 Закону: інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- в даній справі Укрпатент дійсно посилався на вказані ним у відзиві норми закону, однак, жодного доказу, якими відповідно до частини другої статті 73 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) є письмові, речові, електронні докази, висновки експертів, показання свідків, відповідач суду не надав;

- заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення, оскільки таке позначення не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких знак; загальновживаних скорочень;

- оскаржуване рішення з огляду на його суть, є правомірним в разі описовості позначення «NEOBANK», яке заявлене позивачем до реєстрації в якості торговельної марки для послуг 36 класу МКТП, з посиланням на те, що заявлене до реєстрації позначення вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг;

- встановлення описовості позначення, як і інших критеріїв відповідності торговельної марки умовам правової охорони, потребує наявності спеціальних знань, тобто, висновку судової експертизи.

05.09.2022 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 19.09.2022 та відкладено розгляд клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності до наступного засідання.

19.09.2022 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 26.09.2022.

Позивач 23.09.2022 подав суду письмові пояснення щодо призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, в яких виклав питання, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи, а саме:

« 1. Чи відноситься позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

2. Чи складається словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг)?

3. Чи відноситься позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 до позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

4. Чи є словесне позначення «NEOBANK» таким, що не має розрізняльну здатність на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020 р.)?».

Проведення такої експертизи відповідач просить доручити судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу або атестованим судовим експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі - НДІ інтелектуальної власності НАПРН України).

У підготовче засідання 26.09.2022 з`явився представник позивача; представник відповідача не з`явився; відповідач про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином під розписку у підготовчому засіданні 19.09.2022, яка наявна у матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомив.

Суд у підготовчому засіданні 26.09.2022 розглядає клопотання відповідача про призначення у справі №910/886/21 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача у підготовчому засіданні 26.09.2022 просив суд на вирішення судової експертизи поставити питання, викладені останнім у письмових поясненнях, поданих суду 23.09.2022, а проведення судової експертизи доручити Петренку С.А. або НДІ інтелектуальної власності НАПРН України, оскільки вказаний експерт та експертна установа мають великий стаж роботи у сфері інтелектуальної власності.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до частин першої і другої статті 98 ГПК України висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з частинами першою та третьою - п`ятою статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач, зокрема, зазначає, що:

- за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з приписами статті 10 Закону, Укрпатентом складений висновок від 28.12.2020 вих. №145995/ЗМ/20 про невідповідність позначення «NЕОВАNK» умовам надання правової охорони (пункту 1 статті 5 та статті 6 Закону) на підставі того, що таке позначення не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг, який (висновок) набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою від 04.03.2020 №m202004566;

- рішення відповідача є необґрунтованим, прийнятим з порушенням вимог чинного законодавства України та таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки позначення «NЕОВАNК» відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені пунктом 2 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та враховуючи рекомендації постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.07.2022 (головуючий суддя Колос І.Б., судді Бенедисюк І.М. і Булгакова І.В.) у справі №910/886/21, у зв`язку з необхідністю з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацами першим і третім пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Підпунктом 4.3.1.3 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила), передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до підпункту 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно з підпунктом 4.3.1.7 пункту 4.3 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об`єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5 та наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5; далі Інструкція), передбачено, що основними видами (підвидами) експертизи є: експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об`єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об`єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Пунктами 5.1 і 5.2 розділу V Інструкції передбачено, що основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності слід доручити НДІ інтелектуальної власності НАПРН України; витрати за проведення судової експертизи покласти на Укрпатент.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У зв`язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/886/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03150).

2. На вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити такі питання:

- чи відноситься позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 до позначень, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- чи складається словесне позначення «NEOBANK» за заявкою на торговельну марку №m202004566 лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг)?;

- чи є словесне позначення «NEOBANK» таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку №m202004566 (04.03.2020)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/886/21 скерувати Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03150).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378). Зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

6. Зобов`язати судового експерта(ів) надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/886/21 зупинити до закінчення проведення судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набрала законної сили 26.09.2022 та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 29.09.2022.

Суддя Оксана Марченко