ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2022 р. Справа№ 911/174/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Гарник Л.Л.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

представників:

від позивача - адвоката Завірюхи М.І.,

від відповідача-1 - адвоката Падох О.І.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи"

на ухвалу Господарського суду Київської області

від 02.08.2022 (повний текст складено 08.08.2022, суддя Антонова В.М.)

у справі № 911/174/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Акм-груп"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи" звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акм-груп" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на корисну модель "Декорована огорода", захищену патентом України № 113850 від 10.02.2017, та корисну модель "Спосіб виготовлення декорованої огорожі", захищену патентом України № 138049 від 11.11.2019.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неправомірне використання відповідачами при виготовленні та реалізації продукції (зелена огорожа), кожної ознаки, які включені до незалежного пункту формули корисних моделей за патентами України №№ 138049, 113850, що є порушенням прав позивача, визначених ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", та підлягають захисту згідно ст. 34 вказаного Закону, як ліцензіата одиничної ліцензії на підставі ліцензійного договору від 01.02.2021, укладеного із Кобою Віталієм Михайловичем як ліцензіаром.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.08.2022 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" та зупинено провадження у справі № 911/174/22 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 757/15355/22-ц.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 02.08.2022, а справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції порушив норми процесуального права (п. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України), оскільки неправомірно послався на неможливість встановлення та оцінку обставин справи щодо дійсності чи недійсності правоохоронних документів, на підставі яких заявлені позовні вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності. На переконання скаржника, відповідач вправі подати суду докази, що ставлять, на його думку, під сумнів дійсність патентів України №№ 138049, 113850, а відповідно і правомірність позовних вимог.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2022 відкрито апеляційне провадження у справі №911/174/22, призначено розгляд справи в судовому засіданні на 20.09.2021.

Відповідач ТОВ "Аримком-Україна" подав відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність та необґрунтованість мотивів позивача, викладених у скарзі, а оскаржена ухвала, за його твердженням, є такою, що постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства. Просить суд залишити ухвалу Господарського суду Київської області від 02.08.2022 без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Як вбачається з матеріалів справи, у січні 2022 року позивач звернувся в господарський суд з даним позовом про захист прав інтелектуальної власності на корисні моделі, що випливають із патентів України №№ 138049, 113850.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що він є ліцензіатом корисних моделей, що захищені патентами України №№ 138049, 113850, а відповідачі неправомірно використовують їх у власній підприємницькій діяльності при виготовленні та реалізації продукції, що є порушенням прав останнього та стало підставою для звернення із даним позовом до суду.

Відповідач ТОВ "Аримком-Україна" подав клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у пов`язаній справі Печерського районного суду міста Києва № 757/15355/22-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" до ОСОБА_1 , Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фенс Технолоджи", про визнання недійсними патентів на корисні моделі № 113850 та № 138049 та зобов`язання вчинити дії.

Клопотання обґрунтоване тим, що предметом спору у справі № 757/15355/22-ц є визнання недійсними патентів, на підставі яких заявлені позовні вимоги у даній справі. При цьому, об`єктивна неможливість розгляду даної справи до вирішення справи № 757/15355/22-ц полягає в тому, що обставини дійсності патентів №№ 138049, 113850 не можуть бути встановлені самостійно судом в межах даної справи внаслідок обмеженості предметом позову. У свою чергу, заперечення проти позовних вимог ґрунтуються на тому, що корисні моделі, захищені спірними патентами, не є новими, а отже можуть бути визнані недійсними, що позбавить позивача права перешкоджати або забороняти використання спірних корисних моделей. Дослідження ж таких обставин неможливе в рамках даної справи через інший суб`єктний склад та непідвідомчість такої справи господарському суду.

Зупиняючи провадження у справі, місцевий господарський суд виходив з того, що позовні вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності, що проявляється у неправомірному використані відповідачами корисних моделей, знаходяться у безпосередньому зв`язку з позовними вимогами про визнання таких патентів недійсними.

Разом з тим, за висновком суду першої інстанції, обставини, які підтверджують факт недійсності прав на корисні моделі № 113850 та №138049 не можуть бути досліджені Господарським судом Київської області в рамках даної справи через інший суб`єктний склад та непідвідомчість такої справи господарському суду.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції та вважає його таким, що зроблений із порушенням норм процесуального права та при неправильному застосуванні норм матеріального права.

Так, підстави для зупинення провадження у справі визначені статтями 227, 228 ГПК України.

Відповідно до ст. п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Отже, для вирішення питання про зупинення провадження у справі, господарський суд у кожному випадку повинен з`ясувати, як справа, що розглядається даним судом, є пов`язаною із справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

Як було встановлено вище, звертаючись з даним позовом, позивач посилається на порушення відповідачами майнових прав на використання корисних моделей, що випливають із патентів України № 113850 та №138049.

Майнові права на вказані корисні моделі позивач отримав на підставі ліцензійного договору від 01.02.2021, укладеного із ОСОБА_1 як ліцензіаром та власником патентів.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.

Частиною 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Предметом позовних вимог у даній справі є захист прав інтелектуальної власності шляхом припинення та заборони використання відповідачами у підприємницькій діяльності корисних моделей, захищених патентами України № 113850 та №138049.

Тобто, до предмету доказування зі сторони позивача у даній справі належить встановлення обставин чинності патентів України № 113850 та №138049, належність позивачу виключних майнових прав, які випливають з них, порушення прав про захист яких заявлено позов. В свою чергу, відповідач має подати докази на підтвердження правомірного використання або невикористання корисних моделей.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, дійсність прав за патентом згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" презумується.

Предметом спору у справі № 757/15355/22-ц, провадження у якій відкрито ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.07.2022, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аримком-Україна" до ОСОБА_1 , Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) є визнання недійсними патентів на корисні моделі № 113850 та № 138049 з підстав їх невідповідності умовам патентоздатності за критерієм "новизна", зобов`язання Укрпатенту внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості щодо визнання недійсним патенту та здійснити публікацію відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Тобто, у справі № 757/15355/22-ц підлягають встановленню обставини патентоздатності корисної моделі, а в разі невідповідності спірної корисної моделі умовам надання правової охорони - патент на таку корисну модель підлягає визнанню недійсним судом.

Таким чином, обставини недійсності прав за патентами № 113850 та № 138049 не входять до предмету доказування у даній справі та не впливають на обсяг прав володільця патентів до ухвалення компетентним судом відповідного рішення про задоволення позову щодо визнання таких патентів недійсними.

Відтак, висновок суду першої інстанції про неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи є помилковим, оскільки суду достатньо встановити чинність прав (а не їх недійсність) володільця патенту станом на час вчинення порушення заявлених до захисту прав інтелектуальної власності. А такі обставини можуть, зокрема, підтверджуватись актуальними відомостями з Державного реєстру патентів України, а їх встановлення не залежить від наявності інших судових проваджень.

При цьому, фактичні обставини недійсності прав за патентом можуть мати для цієї справи ознаки нововиявлених, оскільки за ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Місцевий господарський суд неправильно застосував норми матеріального права щодо визначення обставин, які входять до предмета доказування у даній справі, а відтак порушив норми процесуального права - п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, що призвело до прийняття помилкового судового рішення про зупинення провадження у справі та визнається підставою для його скасування.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 280 ГПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права знайшли своє підтвердження, у зв`язку з чим апеляційну скаргу належить задовольнити, оскаржувану ухвалу скасувати, а справу передати до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Відповідно до статті 129 ГПК України судовий збір, сплачений позивачем за подання апеляційної скарги, підлягає стягненню з відповідача. Проте, скаржником не порушувалося питання щодо розподілу згаданих судових витрат.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 271, п. 6 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 280, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фенс технолоджи" задовольнити.

2. Скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 02.08.2022 про зупинення провадження у справі № 911/174/22.

3. Матеріали справи № 911/174/22 направити для продовження розгляду до Господарського суду Київської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 20.09.2022.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

Л.Л. Гарник