СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Харків Справа № 922/2507/18

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Радіонова О.О., суддя Бородіна Л.І. , суддя Стойка О.В.

за участю секретаря судового засідання Склярука С. І.

за участю представників сторін

від позивача - не з`явився

від відповідача - не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича (вх. № 663Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 (повний текст складено та підписано 25.03.2022 у місті Харкові суддя Пономаренко Т.О.) у справі № 922/2507/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара", м. Мелітополь, Запорізька область

до ФОП Кузнецова Дмитра Олександровича, смт. Пісочин, Харківська область

про стягнення компенсації за порушення авторських прав в розмірі 40000,00 грн, зобов`язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України в розмірі 4000,00 грн,-

ВСТАНОВИВ:

11.09.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю Тара звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича про стягнення суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000,00 грн.; зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження; про стягнення штрафу у розмірі 4000,00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, яка підлягає стягненню.

Позовні вимоги позивачем обґрунтовано порушенням Фізичною особою-підприємцем Кузнєцовим Дмитром Олександровичем виключних авторських прав Товариства з обмеженою відповідальністю Тара шляхом розповсюдження (продажу) контрафактного товару (дисків зчеплення МТЗ-80), на якому незаконно (без відповідного дозволу) розміщено зображення малюнку Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара" (на самому товарі та на упаковці).

Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.12.2018 позов задоволено повністю.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 рішення Господарського суду Харківської області від 06.12.2018 у справі № 922/2507/18 залишено без змін. Додатковою постановою Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 стягнуто з Фізичної особи-підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара" витрати на правову допомогу у розмірі 5000,00 грн.

Постановою Верховного Суду від 08.07.2019 рішення Господарського суду Харківської області від 06.12.2018, постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 у справі №922/2507/18 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

За результатами нового розгляду справи рішенням Господарського суду Харківської області від 25.01.2021 позов задоволено. Додатковим рішенням Господарського суду Харківської області від 03.02.2021 стягнуто з відповідача на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в сумі 30 000 грн.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 06.07.2021 залишено без змін рішення Господарського суду Харківської області від 25.01.2021 та додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2021.

Додатковою постановою Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2021 стягнуто з відповідача на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в сумі 7 000,00 грн.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.10.2021 рішення Господарського суду Харківської області від 25.01.2021, додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2021, постанову Східного апеляційного господарського суду від 06.07.2021 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2021 у справі №922/2507/18 скасовано. Справу №922/2507/18 передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 по справі №922/2507/18 позов Товариства з обмеженою відповідальністю Тара до Фізичної особи - підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича про стягнення компенсації за порушення авторських прав в розмірі 40000, 00 грн., зобов`язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України в розмірі 4000, 00 грн задоволено повністю.

Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Тара суму компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди, що становить 40000 (сорок тисяч) грн. 00 коп.

Зобов`язано Фізичну особу - підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича надати у письмовій формі Товариству з обмеженою відповідальністю Тара інформацію (документи) щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження.

Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича штраф у розмірі 4 000 грн до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, що підлягає стягненню на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Тара.

Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Тара витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 524 грн. (т.6, а.с.141-159).

Не погодившись з прийнятим судовим рішенням, відповідач, ФОП Кузнецов Дмитро Олександрович звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою разом із клопотанням про поновлення пропущеного процесуального строку на апеляційне оскарження на рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі №922/2507/18, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ Тара відмовити в повному обсязі. Судовий збір та витрати на правову допомогу стягнути з ТОВ Тара на користь ФОП Кузнецова Д.О. в повному розмірі.

Скаржник вважає, що рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 по справі № 922/2507/18 є незаконним, необґрунтованим, винесеним з порушенням норм матеріального та процесуального права; висновки, викладені у рішенні не відповідають фактичним обставинам справи, судом неповно з`ясовано обставини, що мають значення для справи, а висновок експерта є неналежним доказом, а саме:

- не застосовано закон та норми матеріального права, які підлягають застосуванню (абз.3 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ч. 1 ст. 494 ЦК України);

- судами встановлено обставини, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів (Акт закупівлі №02/07/18 від 27.07.2018 та відеозапис контрольної закупки контрафактної продукції у відповідача);

- відповідач не має обов`язку передбачити існування авторських прав на логотип та перевіряти їх наявність, в даному випадку судом першої інстанції незаконно покладено на відповідача обов`язок доведення своєї невинуватості, що в сукупності порушує його права, передбачені ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 63 Конституції України;

- відповідач не був стороною Договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014. Зазначений договір не містить умов щодо території, на яку поширюється передаване право відповідно до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

- в основу судової експертизи покладено неналежні докази та зроблена експертиза без врахуванням інтересів відповідача, без його запитання, без підтверджуючих доказів, що надані матеріали відповідають дійсності, на підставі яких судовим експертом складено висновок, що судом не враховано;

- при поданні позовної заяви позивачем не сплачено судовий збір за позовну вимогу немайнового характеру.

Відповідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.06.2022 року сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Радіонова О.О., судді Стойка О.В., Терещенко О.І.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 28.06.2022 поновлено Фізичній особі підприємцю Кузнецову Дмитру Олександровичу пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі №922/2507/18; відкрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи - підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича на рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі № 922/2507/18; встановлено строк позивачу у справі до 13.07.2022 року включно для подання відзиву на апеляційну скаргу з доказами його надсилання відповідачу; запропоновано учасникам справи в строк до 13.07.2022 включно надати до суду заяви, клопотання та заперечення (у разі наявності), з доказами надсилання їх копії та доданих до них документів іншим учасникам справи в порядку ч.4 ст.262 Господарського процесуального кодексу України; зупинено дію рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі № 922/2507/18; запропоновано учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати їх з використанням програми Електронний суд (за умов відповідної реєстрації) або скеровувати документи з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду: ; витребувано матеріали справи №922/2507/18 із Господарського суду Харківської області.

Супровідним листом від 07.07.2022 №922/2507/18/00384/22 Господарський суд Харківської області надіслав матеріали справи на адресу САГС у 6 томах.

Відзив на апеляційну скаргу від позивача у строк, встановлений судом до апеляційної інстанції не надходив.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 03.08.2022 призначено справу до розгляду на 05.09.2022 об 11:00 годині.

У зв`язку із відпусткою судді Терещенко О.І., згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.08.2022 у справі №922/2507/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Радіонова О.О., суддя Бородіна Л.І., суддя Стойка О.В.

На електронну адресу суду 05.09.2022 від позивача надійшло клопотання від 02.09.2022 про відкладення розгляду справи, в якому останній просить прийняти клопотання до розгляду, визнати поважними причини неявки сторони позивача у судове засідання, яке призначено на 05.09.2022 об 11.00 год; не проводити розгляд справи №922/2507/18 за відсутністю позивача; відкласти розгляд справи №922/2507/18 до закінчення військового стану.

Колегія суддів не вбачає підстав для задоволення зазначеного клопотання з наступного.

Явка сторін у судове засідання не визнавалась судом обов`язковою.

Відповідно до ч.12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах Ryabykh v.Russia від 24.07.2003 року, Svitlana Naumenko v. Ukraine від 09.11.2014 року зазначено, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване частиною 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитись у світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.

Розумність строку визначається окремо для кожної справи. Для цього враховують її складність та обсяг, поведінку учасників судового процесу, час, необхідний для проведення відповідної експертизи (наприклад, рішення Суду у справі G. B. проти Франції), тощо. Отже, поняття розумний строк є оціночним, суб`єктивним фактором, що унеможливлює визначення конкретних строків судового розгляду справи, тому потребує нормативного встановлення.

Точкою відліку часу розгляду справи протягом розумного строку умовно можна вважати момент подання позовної заяви до суду.

Роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (&51 рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 у справі "Красношапка проти України").

З огляду на викладене та зважаючи, що на думку суду, обставини справи свідчать про наявність у справі матеріалів достатніх для її розгляду та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, враховуючи, що позивач по справі належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, явка представників сторін у судове засідання не була визнана судом обов`язковою, позивач не скористався своїм правом на подання відзиву на апеляційну скаргу, судова колегія вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутністю представника позивача за наявними матеріалами.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, своїм правом на участь у судовому засіданні апеляційної інстанції не скористався.

Колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за відсутністю позивача та відповідача, враховуючи, що явка сторін не визнавалася судом обов`язковою.

Фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалось згідно вимог ч. 3 ст.222 ГПК України.

Відповідно до вимог ст. 223 ГПК України судом під час розгляду даної справи було складено протокол судового засідання.

Відповідно до ч.1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній та додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія апеляційної інстанції встановила наступне.

03.02.2014 між Фізичною особою ОСОБА_1 (автор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Тара" (правонабувач) було укладено договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір (надалі - Договір) (а.с.18-21 т.1).

Відповідно до пункту 2.1. Договору, автор передає правонабувачу на строк, встановлений цим договором, усі виключні майнові авторські права на твір, який міститься у додатку №1 до Договору (а.с.22 т.1) і є його невід`ємною частиною, а правонабувач набуває їх та сплачує автору винагороду (роялті) у порядку, розмірі та строки, передбачені договором.

В додатку №1 до Договору міститься графічне зображення логотипу "ТАРА" (малюнок).

Пункт 1.1. Договору сторони погодили, що автор передає правонабувачу виключні майнові авторські права, що встановлює право набувача на власний розсуд, на строк даного договору, на території всього світу самостійно та/або разом з третіми особами здійснювати використання твору та/або окремої його частини (у тому числі оригінальної назви), а також надавати дозвіл або забороняти використання твору іншим особам, що передбачає:

- відтворення у будь - якій матеріальній формі (у тому числі цифровій);

- публічне виконання і публічне сповіщення;

- публічну демонстрацію і публічний показ;

- переробки, адаптації, переклад та будь - які інші подібні зміни;

- подання твору до загального відома (опублікування) публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь - якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (у тому числі за допомогою мережі Інтернет та/або інших новітніх цифрових технологій);

- включення твору як складову частину до збірників, антологій, енциклопедій та/або будь - яких інших творів;

- здавання в майновий найм і/або комерційний прокат;

- використання в якості комерційного найменування та/або торговельної марки;

- експортування та/або імпорт примірників твору;

- розповсюдження твору у будь - якій формі та будь яким способом;

- передання (відчуження) виключних майнових авторських прав на твір будь - яким третім особам або іншим чином розпорядження ними;

- захист виключних майнових авторських прав на твір у судовому порядку, а також у будь - якій інший спосіб не заборонений законом;

- використання твору, дозволу або заборона використання твору іншим особам у будь - якій іншій формі та будь-яким іншим способом на те, що наведений вище перелік не є вичерпним.

Пунктом 2.2 Договору передбачено, що автор у повному обсязі передає права на твір правонабувачу на строки, визначені цим договором, що передбачає виключне право останнього використовувати твір, дозволяти або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати права на твір третім особам.

Відповідно до п.3.1 Договору, автор не зберігає за собою право використовувати твір, дозволять або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати повністю або частково права на твір третім особам протягом строку, визначеного п.9.1 договору. Одноособовим власником прав на цей період є правонабувач.

Згідно з п.4.1 Договору автор гарантує, зокрема, що твір є результатом його власної одноособової творчої праці, не містять в собі будь-які запозичення та/або інші елементи, які можуть розглядатися як порушення авторських прав третіх осіб; на момент укладання даного Договору всі виключні майнові авторські права на твір належать винятково автору, нікому не передані, не продані, не відчужені будь-яким іншим способом, не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб; права на твір не будуть передані автором третім особам протягом строку дії Договору.

Пунктом 9.1 Договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2030 включно.

Таким чином, укладений між сторонами договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 набув чинності, про що свідчить наявність підписів та печатки сторони на ньому, та є діючим.

З акту прийманняпередачі від 03.02.2014, який є невід`ємною частиною Договору, вбачається, що Фізична особа ОСОБА_1 передав, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Тара" прийняло та набуло виключні майнові авторські права на твір образотворчого мистецтва (малюнок), графічне зображення логотипу ТАРА в паперовому та електронному вигляді (а.с.23 т.1).

Як стверджує позивач, твір образотворчого мистецтва (малюнок) ТАРА був створений одноособово творчою працею ОСОБА_1 на початку 2014 року.

Згідно із Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №206807 від 25.12.2015, виданим Державною службою інтелектуальної власності України Торговельну марку ТАРА було створено та зареєстровано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2015 (а.с.26-29 т.1).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю Тара займається виробництвом підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач, і приводів (основний); машин і устаткування для сільського та лісового господарства; обробленням металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткованням; роздрібною торгівлею, що здійснюється фірмами або через мережу Інтернет.

27.07.2018 уповноваженими представниками Товариства з обмеженою відповідальністю Тара у магазині №53/55 ряд 2 авторинку Лоск, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, майдан Ю. Кононенка, 1, де здійснює свою господарську діяльність ФОП Кузнецов Д.О., було придбано диск щеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу ТАРА, в якості доказу здійснення відповідачем продажу контрафактної продукції позивачем до матеріалів справи долучено компакт-диск з відеозаписом проведення контрольної закупки даної продукції безпосередньо у відповідача.

Окрім цього, на підтвердження факту розповсюдження (продажу) відповідачем контрафактної продукції позивач надає товарний чек №384 від 27.07.2018 та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після виявлення факту використання логотипу представниками позивача був складений Акт №02/07/18 від 27.07.2018.

Процес закупки товару, отримання чеку, відповідність придбаного товару артикулу у чеку та наявність на товарі зображень логотипу ТАРА зафіксовано за допомогою відео зйомки.

Ознаки підробки (контрафактності) диску зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу ТАРА, що був придбаний у відповідача, встановлено позивачем на підставі суттєвих відмінностей зовнішнього вигляду упаковки товару оригінальному пакуванню, а також невідповідності каталожного номеру товару та елементів конструкції товару стандартам, які встановлені ТОВ Тара як заводом виробником.

Крім того, вартість контрафактного диску є значно нижчою: він коштує 550,00 грн., натомість оригінальний диск зчеплення виробництва ТОВ Тара коштує 710,00 грн.

Вказані відмінності зафіксовані позивачем в Акті закупки №02/07/18 від 27.07.2018.

З метою досудового врегулювання спору, позивач звертався до відповідача з претензією від 27.07.2018, в якій вимагав негайно припинити незаконне розповсюдження контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара, надати інформацію щодо третіх осіб задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу ТАРА та про канали їх розповсюдження.

В свою чергу, 08.08.2018 відповідач відмовився виконати вимоги позивача щодо досудового врегулювання спору з посиланням на те, що відповідач здійснює власну господарську діяльність на підставі законодавства України. Крім цього, докази, які долучені до претензії від 27.07.2018 жодним чином не посвідчують факт незаконного виробництва чи розповсюдження контрафактної продукції, у зв`язку з чим відповідач вважає, що в його діях відсутні будь-які порушення законодавства про авторське право.

Справа неодноразово розглядалась судами.

В постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.2019 по даній справі містились вказівки, що є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанції під час нового розгляду справи в силу вимог ч. 1 ст. 316 ГПК України, а саме:

« 7.8. Для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям серед іншого, слід було встановити:

- який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем і в чому саме полягало використання, якщо об`єкт авторського права (малюнок) і торговельної марка збігаються;

- з`ясувати повний перелік суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва малюнку "ТАРА" та його художню сутність;

- визначити характер порушення;

- визначити розмір компенсації за порушення авторського права як специфічного способу захисту порушення авторського права.

7.9. Розміщення малюнку як об`єкту образотворчого мистецтва безпосередньо на будь-якій поверхні не є безумовним свідченням контрафактності самого об`єкта, на якому цей малюнок розміщений, оскільки саме функцією торговельної марки є відрізнення товарів та послуг одних осіб від товарів та послуг інших.

Як установлено судами попередніх інстанцій з обставин справи, відповідачем реалізовувався товар, який сам містив певний малюнок, схожий на той, що належить позивачу, так само схожий малюнок був розміщений і на упаковці товару.

Суди мали встановити та конкретизувати, в чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці.

7.10. Суди мали встановити суттєві ознаки малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу.

7.11. За результатами порівняння слід було визначити, чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними.

7.15. Окремим питанням судового дослідження мав бути розмір компенсації за порушення авторського права як специфічного способу захисту. Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об`єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

7.21. Щодо доводів скаржника з приводу встановлення обставин у справі на підставі недопустимих доказів Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що при вирішенні спору попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, фактично не дослідили та не оцінили зміст правовідносин, не з`ясували справжню природу характеру правопорушення, не виокремили елементи, які є домінуючими і спричинили спірне правове відношення, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права».

Вказані питання (вказівки Верховного Суду) залишені без належного реагування судами попередніх інстанцій, що є недотриманням вимог частини першої статті 316 ГПК України, про що зазначено в постанові Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 21.10.2021 по даній справі.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.08.2019, на виконання рекомендацій, викладених в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.2019 по даній справі, призначено по справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса.

За результатами проведеної експертизи судовим експертом, зокрема, надано такі висновки:

1. Оскільки об`єкт авторського права (малюнок) і торгівельна марка збігаються, відповідачем міг бути використаний як твір образотворчого мистецтва - графічний малюнок "ТАРА" шляхом запозичення, так і знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №206807 шляхом нанесення на упаковку та товар схожого до ступеню змішування позначення.

2. Композиційні елементи твору образотворчого мистецтва - малюнку "ТАРА":

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви "т", що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника;

- під графічним елементом розташоване слово "ТАРА", розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: "Т", "А", "Р", "А", виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та під строкових елементів;

- малюнок виконано барвником чорного кольору.

Художньою сутністю досліджуваного графічного малюнку є передача основної ідеї за допомогою ліній, які творять контури букв та фігури, що несуть в собі основне семантичне навантаження.

3. Використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці було здійснено відповідачем шляхом його запозичення.

4. Малюнок, розміщений на упаковці товару, використаній позивачем, характеризується наступними композиційними елементами та їх взаємозв`язком:

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви "т", що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника, з загостреними внутрішніми та зовнішніми кутами;

- під графічним елементом розташоване слово "ТАРА", розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: "Т", "А", "Р", "А", виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та підстрокових елементів;

- малюнок виконано барвником зеленого кольору.

Малюнок, розміщений на диску зчеплення позивача, характеризується наступними композиційними елементами та їх взаємозв`язком:

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви "т", що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника, з загостреними внутрішніми та зовнішніми кутами;

- графічний елемент розташовано праворуч від слова "ТАРА", розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: "Т", "А", "Р", "А", виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та підстрокових елементів;

- слово має більший розмір, ніж графічний елемент;

- малюнок являє собою відтиск сірого кольору.

5. Твір образотворчого мистецтва - малюнок "ТАРА" відрізняється від малюнку, розміщеному на упаковці товару, використаній позивачем, кольоровим рішенням. Всі інші композиційні елементи, їх взаємозв`язок та розташування співпадають. Порівнювані позначення є схожими.

Твір образотворчого мистецтва - малюнок "ТАРА" відрізняється від малюнку, розміщеному на диску зчеплення відповідача композиційним розташуванням елементів, їх розміром та кольоровим рішенням. Основні композиційні елементи, що несуть семантичне навантаження, співпадають. Порівнювані малюнки є схожими.

6. Комбіноване позначення "ТАРА", нанесене на пакування та диск відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №206807".

В постанові Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 21.10.2021 по даній справі було зазначено про наступне.

«Задовольняючи позовні вимоги у частині стягнення компенсації за порушення авторських прав, судам попередніх інстанцій слід було, на підставі досліджених доказів, встановити, що предметом купівлі-продажу був саме об`єкт авторського права, а отже і порушення стосувалось саме цього об`єкта (малюнка). Разом з тим, суди попередніх інстанцій обмежились лише констатацією того, що було зафіксовано продаж іншого товару диску зчеплення, на упаковці якого було розміщено твір образотворчого мистецтва малюнок "ТАРА", який не був об`єктом купівлі-продажу.

Отже при вирішенні спору попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, фактично не дослідили та не оцінили зміст правовідносин, не з`ясували справжню природу характеру правопорушення, не виокремили елементи, які є домінуючими і спричинили спірне правове відношення, не встановили зазначене у пунктах 7.8 - 7.11, 7.15, 7.21 постанови Верховного Суду від 08.07.2019, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права, зокрема статті 316 ГПК України.

В основу оскаржуваних рішень судами покладено висновок про доведеність позивачем у частині стягнення компенсації за порушення авторських прав. При цьому суди обмежились лише констатацією того, що було зафіксовано продаж іншого товару диску зчеплення, на якому безпосередньо та на упаковці якого було розміщено твір образотворчого мистецтва малюнок "ТАРА".

Однак такі висновки судів попередніх інстанцій є передчасними, зробленими без належного з`ясування всіх обставин, що мають значення для розгляду заявлених вимог компенсації за порушення авторських прав щодо такого об`єкту авторського права як малюнок».

Суди на підставі досліджених доказів у порядку статті 86 ГПК України з точки зору належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також ураховуючи вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності мали встановити, що було предметом купівлі-продажу: чи був предметом купівлі-продажу саме об`єкт авторського права малюнок чи предметом був диск зчеплення відповідного виробника, а отже чи стосувалось порушення саме цього об`єкта (малюнка).

Суд акцентує, що усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин на підставі наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення».

Суд першої інстанції при новому розгляді справи №922/2507/18, враховуючи обов`язкові для суду першої інстанції вказівки, що містилися у постанові суду касаційної інстанції від 21.10.2021р., дійшов висновку про наступне.

Обставини справи та надані позивачем докази в їх сукупності підтверджують факт належності позивачу виключних майнових авторських прав на твір образотворчого містецтва, логотип «ТАРА» та виключні майнові права на торгівельну марку «ТАРА».

Судом на підставі досліджених доказів встановлено, що предметом купівлі-продажу був диск зчеплення невідомого виробника (виробником даного диску не є ТОВ "ТАРА"), на якому відображено саме об`єкт авторського права ТОВ "ТАРА", а отже і порушення стосувалось саме цього об`єкта (малюнка).

Таким чином, в матеріалах справи відсутні, а відповідачем, в порушення ст.73, 74 ГПК України, не надано доказів, які б свідчили про відсутність у діях останнього порушення виключних авторських прав позивача, а позивачем в свою чергу належним чином доведено факт розповсюдження (продажу) контрафактного твору без достатніх на те правових підстав.

Оскільки представниками ТОВ Тара зафіксовано 1 (один) факт порушень виключних майнових авторських прав відповідачем, який, очевидно не носить умисного характеру, суд дійшов висновку, що заявлена вимога щодо стягнення з останнього подвоєної паушальної суми у розмірі 40 000,00 грн., є законною, обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню.

Разом з цим, відповідно до ч.3. ст.52 Закону України Про авторське право і суміжні права, суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

На підставі вищевстановленого, враховуючи положення ч.3 ст.52 Закону України Про авторське право і суміжні права, суд вважає вимогу позивача про стягнення з відповідача до Державного бюджету України штрафу у розмірі 10% від суми присудженої до стягнення, що становить 4 000,00 грн., обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню.

Враховуючи визначення Законом України Про авторське право та суміжні права спеціального способу захисту порушених авторських прав, такого як зобов`язання порушника надати інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та про канали їх розповсюдження, беручи до уваги доведеність факту порушення відповідачем виключних авторських прав позивача, суд вважає таку вимогу позивача обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, а тому зобов`язує відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження.

Апеляційний господарський суд, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального та процесуального права, дійшов висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Предметом спору в даній справі є вирішення питання щодо стягнення суми компенсації за порушення авторських прав, стягнення штрафу до Державного бюджету України, що становить 10 % суми та зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження.

Спірні правовідносини регулюються нормами Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХII (далі Закон України №3792), Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. №3689- ХII (далі - Закон України № 3689).

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як стягнення компенсації за порушення авторських прав, припинення дій, що порушують права, відшкодування збитків тощо, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності.

Відповідно до ч 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів, послуг) (ч.1 ст. 420 ЦК України).

Відповідно до норм ч.1 ст. 421 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (ст.422 ЦК України).

Статтею 426 Цивільного кодексу України передбачено, що використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється виключно з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності.

Статтею 1 Закону України №3792 встановлено, що розповсюдження об`єктів авторського права і (або) суміжних прав - це будь-яка дія, за допомогою якої об`єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об`єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об`єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Відповідно п.8 ч.1 ст.8 Закону України №3792 твір образотворчого мистецтва - це самостійний об`єкт авторського права.

Твором образотворчого мистецтва, у тому числі, є малюнок (ст.1 Закону України №3792).

Відповідно до п. б ч. 1 ст. 15 Закону України №3792 до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Положенням п.8 ч.3 ст.15 Закону України №3792 визначено, що розповсюдження творів є одними із способів використання творів.

Статтею 1 Закону України №3792 визначено, що контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - це примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб`єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Контрафактними, за визначенням, наведеним у пункті 17 частини першої статті 4 Митного кодексу України, є, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Таким чином, питання щодо задоволення/незадоволення заявлених позовних вимог ставиться у залежність від чіткого встановлення спірного об`єкту контрафактності.

Так, відповідно до п.44 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 04.06.2010 Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав, розповсюдження контрафактних примірників творів порушенням авторського права дає підстави для судового захисту. Особа, яка розповсюджує об`єкти авторського права і (або) суміжних прав без дозволу суб`єкта такого права, несе відповідальність за порушення виключних прав на цей твір і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано за договорами з третіми особами.

Згідно пунктів а, б ст.50 Закону України №3792, порушеннями авторського права є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб`єктів авторського права, визначені ст.15 Закону України Про авторське право і суміжні права, а також піратство у сфері авторського права.

Статтею 1 Закону України № 3689 встановлено, що знак позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини другої та четвертої ст.5 Закону України № 3689 об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,

пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака ( п.4 ст. 16 Закону України № 3689).

Пунктом 5 статті 16 цього ж Закону передбачено:

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 86 ГПК України).

Відповідно до ст. 79 ГПК наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд неодноразово звертався до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 31.03.2021 у справі №923/875/19).

Таким чином, суд зобов`язаний надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Виходячи з п.29 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке: 1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об`єктів даних прав відповідачем. У випадках, коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов`язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначені у свідоцтві, покладається на відповідача.

Відповідач, у свою чергу, має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України Про авторське право і суміжні права при використанні ним твору, в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (ст. 1166 ЦК України).

Відповідно до п.28 цієї ж Постанови, у розгляді господарським судом справи про захист авторських прав потрібно виходити з того, що, поки не доведено інше, автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Інші докази, пов`язані з авторством твору, досліджуються лише в разі, якщо авторство даної особи на твір оспорюється або заперечується.

Поряд з цим статтею 435 ЦК України встановлено, що первинним суб`єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб`єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Як зазначив Верховний Суд у постанові від 08.07.2019 по даній справі, у разі коли один матеріальний об`єкт поєднує ознаки декількох самостійних об`єктів права інтелектуальної власності (як малюнка як об`єкта авторського права, так і знака для товарів і послуг), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення.

Судами першої та апеляційної інстанції встановлено та підтверджується матеріалами справи, що у відповідності до договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014, позивачу належать виключні майнові авторські права на твір образотворчого мистецтва (малюнок), графічне зображення логотипу ТАРА та виключні майнові права на торговельну марку ТАРА (п.3.1 договору, зокрема передбачає, що одноособовим власником прав на цей період є правонабувач (позивач у даній справі).

Зазначений договір є діючим, не визнаний у встановленому порядку недійсним.

Відповідно до п.4 ст.16 Закону Украни № 3792 зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Слід також враховувати, що державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торгівельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон пов`язує набуття відповідних прав.

Згідно ч.1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі встановлюються законом.

Згідно із Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №206807 від 25.12.2015, виданим Державною службою інтелектуальної власності України Торговельну марку ТАРА було створено та зареєстровано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2015 (а.с.26-29 т.1).

Таким чином, висновок суду першої інстанції, з яким погоджується суд апеляційної інстанції про те, що надані позивачем суду докази у своїй сукупності підтверджують факт належності позивачу виключних майнових авторських прав на твір образотворчого мистецтва, логотип ТАРА та виключні майнові права на торговельну марку ТАРА, є правомірним, обґрунтованим та документально підтвердженим, а доводи апелянта щодо відсутності Свідоцтва на знак для товарів і послуг, у зв`язку з чим договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 є нікчемним, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

Апелянт наполягає на тому, що Акт закупівлі №02/07/18 від 27.07.2018 та відеозапис контрольної закупки контрафактної продукції у відповідача є недопустимими доказами, а висновки суду зроблені саме на цих доказах.

Відповідно до частини 1, 2 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Отже, недопустимі докази - це докази, які отримані внаслідок порушення закону. Відповідно, тягар доведення недопустимості доказу лежить на особі, яка наполягає на тому, що судом використано недопустимий доказ. Близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.03.2021 у справі №922/2319/20, від 16.02.2021 у справі № 913/502/19, від 13.08.2020 у справі №916/1168/17, від 16.03.2021 у справі №905/1232/19.

При цьому відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно з частинами першою та третьою статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Верховний Суд в постанові від 21.10.2021 по даній справі зазначає, що алгоритм та порядок встановлення фактичних обставин кожної конкретної справи не є типовим та залежить, насамперед, від позиції сторін спору, а також доводів і заперечень, якими вони обґрунтовують свою позицію. Всі юридично значущі факти, які складають предмет доказування, що формується, виходячи з підстав вимог і заперечень сторін та норм матеріального права. Підстави вимог і заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доказування у справі, який може змінюватися в процесі її розгляду (така правова позиція викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.07.2019 зі справи №910/4994/18).

Верховний Суд акцентує на тому, що позивач як особа, яка вважає, що її право порушено самостійно визначає докази, які, на його думку, підтверджують заявлені вимоги. Проте, обов`язок надання правового аналізу заявлених вимог, доказів на їх підтвердження та спростування доводів учасників справи, покладений на господарський суд.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймі деяких дій з числа, зазначених у частині четвертій ст.16 Закону України №3689; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг; документи із зображенням знака товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг; документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України №3689 використанням торгівельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торгівельну марку зареєстровано, упаковку, на якій міститься товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Факт використання відповідачем вищезазначеного твору суд вважає доведеним позивачем повністю з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, відеозапису контрольної закупки, акту закупки та акту огляду, 27.07.2018 представником позивача у павільйоні №53/55 ряд 2 авторинку Лоск, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, майдан Ю. Кононенка, 1, де здійснює свою господарську діяльність ФОП Кузнецов Д.О., було придбано диск щеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу ТАРА. Водночас, як вбачається з акту огляду (порівняльного дослідження) №2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130 від 31.07.2018, підписаного директором ТОВ ТАРА, начальником відділу технічного контролю ТОВ ТАРА, головним конструктором ТОВ ТАРА та представниками ТОВ ТАРА, куплений у відповідача диск щеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу ТАРА не виготовлявся позивачем та не вводився в обіг.

Так, в матеріалах справи міститься копія товарного чеку №384 від 27.08.2018, яким підтверджується факт придбання диску зчеплення МТЗ за ціною 550,00 грн. В графі "товар відпустив" міститься підпис без зазначення прізвища та ініціалів продавця.

Факт продажу вказаного диску саме відповідачем зафіксовано засобами відеофіксації представником позивача.

Відеозапис контрольної закупки був наданий позивачем суду як доказ в порядку ст. 96 ГПК України.

Разом з тим, відповідач, стверджуючи про те, що надані позивачем докази є неналежними та недопустимими, не надав суду жодного доказу на підтвердження наявності у нього законного права на розповсюдження диску з логотипом (малюнком) "ТАРА", зокрема, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, який був розміщений на диску МТЗ, що реалізовувався відповідачем, свідоцтва на знак для товарів і послуг, договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір, який би підтверджував наявність законного права у відповідача розповсюджувати товари з твором (малюнком) "ТАРА".

Саме на відповідача покладається обов`язок доведення додержання ним вимог Цивільного кодексу України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним спірного твору.

Відповідачем не спростовано факту продажу (розповсюдження) ним означеного диску.

Таким чином, зазначені твердження апелянта спростовуються вищенаведеним та відхиляються судом апеляційної інстанції.

Згідно з частиною 1 статті 316 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень по даній справі зазначив, що суди на підставі досліджених доказів у порядку статті 86 ГПК України з точки зору належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також ураховуючи вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності мали встановити, що було предметом купівлі-продажу: чи був предметом купівлі-продажу саме об`єкт авторського права малюнок чи предметом був диск зчеплення відповідного виробника, а отже чи стосувалось порушення саме цього об`єкта (малюнка).

Судом першої інстанції було встановлено на підставі досліджених доказів, з чим погоджується суд апеляційної інстанції, що предметом купівлі-продажу був диск зчеплення невідомого виробника (виробником даного диску не є ТОВ "ТАРА"), на якому відображено саме об`єкт авторського права ТОВ "ТАРА", а отже і порушення стосувалось саме цього об`єкта (малюнка).

Таким чином, в матеріалах справи відсутні, а відповідачем, в порушення ст.73, 74 ГПК України, не надано доказів, які б свідчили про відсутність у діях останнього порушення виключних авторських прав позивача, а позивачем в свою чергу належним чином доведено факт розповсюдження (продажу) контрафактного твору без достатніх на те правових підстав.

Одним з доводів апеляційної скарги є те, що в основу судової експертизи покладено неналежні докази та зроблена експертиза без врахуванням інтересів відповідача, без його запитання, без підтверджуючих доказів, що надані матеріали відповідають дійсності на підставі яких судовим експертом складено висновок, що судом не враховано.

Суд апеляційної інстанції вважає ці доводи апелянта необґрунтованими та безпідставними з огляду на наступне.

Так, під час розгляду даної справи ухвалою господарського суду Харківської області від 21.08.2019, на виконання рекомендацій, викладених в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.2019 по даній справі,призначено по справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса.

При цьому, у п.27 постанови №12 від 17.10.2012 Пленуму Вищого господарського суду України зазначено, що господарським судам слід мати на увазі, що поняття контрафактності примірників творів та/або відеограм, фонограм є юридичним, тому питання про контрафактність не можуть ставитися перед експертом.

За результатами проведеної експертизи судовим експертом, зокрема, встановлено, що «Твір образотворчого мистецтва - малюнок "ТАРА" відрізняється від малюнку, розміщеному на упаковці товару, використаній позивачем, кольоровим рішенням. Всі інші композиційні елементи, їх взаємозв`язок та розташування співпадають. Порівнювані позначення є схожими. Комбіноване позначення "ТАРА", нанесене на пакування та диск відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №206807".

Відповідна експертиза призначалася судом першої інстанції з урахуванням рекомендацій, викладених в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.2019 по даній справі, на виконання вимог постанови та для повного та об`єктивного розгляду справи, у відповідності та на підставах визначених нормами Господарського процесуального кодексу України, і в даному випадку задля врахування інтересів відповідача, його запитань та підтверджуючих доказів, саме відповідач повинен був надати низку відповідних запитань та підтверджувальних доказів, а також обґрунтоване клопотання чи пояснення, в яких були б викладені відповідні інтереси, про які останній зазначає.

Проте, відповідач своїм процесуальним правом у строки встановлені Господарським процесуальним кодексом України не скористався і за таких обставин посилання відповідача на те, що в основу судової експертизи покладено неналежні докази та експертиза зроблена без врахування інтересів відповідача, є безпідставним та не обґрунтованим.

Апелянт вважає, що відповідач не має обов`язку передбачити існування авторських прав на логотип та перевіряти їх наявність. В даному випадку судом першої інстанції незаконно покладено на відповідача обов`язок доведення своєї невинуватості, що в сукупності порушує його права, передбачені ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 63 Конституції України.

Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб`єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

- факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об`єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

- шкоди, завданої суб`єктові права інтелектуальної власності;

-причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

- вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Водночас відсутність вини порушника не звільняє його від обов`язку припинити порушення права інтелектуальної власності і так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав.

З урахуванням викладеного, зазначені доводи апелянта судом апеляційної інстанції відхиляються.

Апелянт зауважує, що відповідач не був стороною Договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014. Зазначений договір не містить умов щодо території, на яку поширюється передаване право відповідно до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Суд апеляційної інстанції не приймає зазначені твердження апелянта з наступного.

По-перше, положення статті 204 Цивільного кодексу України закріплюють презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

По-друге, договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014р. не є предметом позову в даній справі.

Скаржник вважає, що судом не застосовано закон та норми матеріального права, які підлягають застосуванню (абз.3 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Колегія суддів з цього приводу зазначає наступне.

Абзац третій частини 5 статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що за підготовку НОІВ до державної реєстрації авторського права і договорів, що стосується права автора на твір, сплачуються збори, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти від справляння зазначених зборів зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України».

Частина 1 ст. 494 ЦК України встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови і порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Як було вже зазначено вище, норми Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також відповідні норми ЦК України регулюють спірні правовідносини та застосовані судом першої інстанції саме в частині щодо предмету спору та фактичних обставин справи.

Як було зазначено в абз.13 п. 8.3 постанови Верховного Суду від 21.10.2021 по даній справі, зокрема, суди не встановили зазначене у пунктах 7.8 - 7.11, 7.15, 7.21 постанови Верховного Суду від 08.07.2019, а саме окремим питанням судового дослідження мав бути розмір компенсації за порушення авторського права як специфічного способу захисту. Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об`єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

Пунктом г ч.2 ст.52 Закону України №3792 встановлено, що розмір компенсації визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права.

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов`язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача (ч.2 ст.52 Закону України №3792).

Згідно з ч.5 ст.15 Закону України №3792 паушальна сума назначається як одноразовий платіж за будь-яке використання об`єктів авторського права.

Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб`єкта авторського права та/або суміжних прав. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав.

Кожен окремий факт протиправного використання об`єктів авторського та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того самого об`єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації.

Відповідно до умов Додатку №2 до Договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 позивач одноразово сплачує ОСОБА_1 як автору винагороду у розмірі 20 000,00 грн.

Таким чином, за висновком суду першої інстанції, з яким погоджується апеляційна інстанція, вищезазначений розмір авторської винагороди є базовою розрахунковою величиною для визначення розміру компенсації за порушення майнових авторських прав.

Оскільки представниками ТОВ Тара зафіксовано 1 (один) факт порушень виключних майнових авторських прав відповідачем, який, очевидно не носить умисного характеру, суд дійшов правомірного висновку про те, що заявлена до стягнення з відповідача подвоєна паушальна сума у розмірі 40 000,00 грн., є законною, обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню.

Доводи апелянта про несплату позивачем судового збору за позовну вимогу немайнового характеру, суд апеляційної інстанції вважає необґрунтованими з наступного.

Так, Верховний Суд у постанові від 21.10.2021 по даній справі зазначив, що доводи касаційної скарги про те, що при поданні позовної заяви позивачем не сплачено судовий збір за позовну вимогу немайнового характеру заслуговують на увагу, однак не є вагомими та достатніми, з огляду на підстави скасування оскаржуваних судових рішень, зазначені у цій постанові.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 1 Закону України "Про судовий збір" визначено, що судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

У пункті 2 частини 1 статті 164 ГПК України закріплено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Пунктом 1 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір передбачено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.163 ГПК України, ціна позову визначається у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

Пунктом 2 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір визначено, що за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у сумі 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2018 року складав 1762,00 грн.

Дана позовна заява містить одну вимогу немайнового характеру та вимоги майнового характеру, ціна яких становить 44 000,00 грн.

Таким чином, розмір судового збору, який необхідно було сплатити позивачу при зверненні до господарського суду із даним позовом становить 3 524,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи позивачем при поданні даної позовної заяви було сплачено судовий збір у розмірі 3 524,00 грн., що підтверджується відповідним платіжним дорученням про сплату судового збору.

Таким чином, позивачем за подання даної позовної заяви в повному обсязі, як за вимоги майнового так і за вимогу немайнового характеру, було сплачено судовий збір у встановленому законом порядку та розмірі.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновок місцевого господарського суду, рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі №922/2507/18 ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому повинно бути залишено без змін, а апеляційна скарга без задоволення.

Витрати по сплаті судового збору розподіляються у відповідності до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статями 269, 270, 275, 276, 281, 283, 284 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича на рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі №922/2507/18 залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Харківської області від 16.02.2022 у справі №922/2507/18 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів через Східний апеляційний господарський суд з дня складання повного тексту постанови.

Повний текст постанови складено 05.09.2022.

Головуючий суддя О.О. Радіонова

Суддя Л.І. Бородіна

Суддя О.В. Стойка