ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"31" серпня 2022 р. Справа№ 760/27385/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Полякова Б.М.

Секретар судового засідання: Гудько А.В.

За участю представників учасників процесу:

від ОСОБА_1 : адвокат Панченко О.Є.;

від Костецької Юлії Василівни : адвокат Панченко О.Є.;

від ОСОБА_3 : адвокат Панченко О.Є.;

інші учасники справи: не з`явилися.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності

за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 (суддя Картавцева Ю.В., повний текст рішення складено та підписано 24.12.2021)

за позовом 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича

2) ОСОБА_4

до 1) ОСОБА_1

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна»

3) Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії

за зустрічним позовом ОСОБА_1

до 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича

2) ОСОБА_4

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3

про визнання права попереднього користувача

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 (суддя Картавцева Ю.В., повний текст рішення складено та підписано 24.12.2021) первісний позов ОСОБА_4 задоволено частково, окрім того:

- зобов`язано ОСОБА_1 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «VAPE HOUSE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);

- зобов`язано Фізичну особу-підприємця Костецьку Юлію Василівну припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «VAPE HOUSE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №224482 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу);

- заборонено ОСОБА_1 використовувати знак для товарів та послуг «VAPE HOUSE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені www.vape-house.com.ua;

- заборонено Фізичній особі-підприємцю Костецькій Юлії Василівні використовувати знак для товарів та послуг «VAPE HOUSE» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 224482 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені www.vape-house.com.ua.

В іншій частині первісного позову ОСОБА_4 відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 в частині часткового задоволення первісного позову ОСОБА_4 та в частині повної відмови у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_1 та прийняти нове судове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні первісного позову ОСОБА_4 та повністю задовольнити зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1 .

Також, у апеляційній скарзі скаржник просить суд, призначити по справі повторну, комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Визначити проведення експертизи в КНДІСЕ з залученням експерта Сопової К.А. та поставити перед експертами питання:

- Чи має словесний елемент «VAPE HOUSE» розрізняльну здатність для послуг з продажу електронних сигарет?

- Чи містять надані на дослідження матеріали відомості про те, що ОСОБА_1 , в Інтересах своєї діяльності, добросовісно використав торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , або здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки на торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а саме до 26.08.2016?

Вище вказану вимогу, суд апеляційної інстанції приймає за клопотання про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.01.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_1 передано для розгляду колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2022 у справі №760/27385/17 витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи № 760/27385/17 за позовом 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича; 2) ОСОБА_4 до 1) ОСОБА_1 ; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна»; 3) Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії. За зустрічним позовом ОСОБА_1 до 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича; 2) ОСОБА_4 ; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): ОСОБА_3 про визнання права попереднього користувача; відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження, повернення без розгляду апеляційної скарги або залишення апеляційної скарги без руху за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 до надходження до Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи № 760/27385/17.

31.01.2022 до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 760/27385/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022 у справі № 760/27385/17 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 залишено без руху.

14.02.2022 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшла заява про усунення недоліків на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2022 у справі № 760/27385/17 клопотання ОСОБА_1 задоволено та поновлено строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17; відкрито апеляційне провадження у даній справі; розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 призначено на 23.03.2022.

Проте, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24 лютого 2022 року, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №133/2022 від 14 березня 2022 року частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

У зв`язку з вищевикладеним, для запобігання загрози життю та здоров`ю суддів та учасників судового процесу судове засідання з розгляду справи №760/27385/17, призначене на 23.03.2022, не відбулось.

08.04.2022 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання, у відповідності до якого останній просить суд, повідомити про дату та час розгляду справи № 760/27385/17; повідомлення направити на електронну адресу.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.04.2022 у справі № 760/27385/17 розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 призначено на 01.06.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.06.2022 у справі № 760/27385/17 відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 на 06.07.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.07.2022 у справі № 760/27385/17 відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі № 760/27385/17 на 31.08.2022; запропоновано (повторно) учасникам справи, завчасно, а саме до 24.08.2022, через управління документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) надати письмові пояснення стосовно клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду № 09.1-08/2487/22 від 29.08.2022 у зв`язку з перебуванням суддів Грека Б.М. та Остапенка О.М. у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 760/27385/17.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.08.2022 для розгляду справи №760/27385/17 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2022 у справі № 760/27385/17 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 у справі №760/27385/17 прийнято до провадження колегією суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., Поляков Б.М., Сотніков С.В.

31.08.2022 у судове засідання з`явився представник ОСОБА_1 , Костецької Юлії Василівни та ОСОБА_3 .

У судове засідання 31.08.2022 не з`явилися інші учасники справи, які повідомлялися про час, місце та дату судового засідання завчасно та належним чином, про причини нез`явлення суд не повідомили.

Як зазначалось вище, у апеляційній скарзі скаржник просив суд, поміж іншого, призначити по справі повторну, комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Визначити проведення експертизи в КНДІСЕ з залученням експерта Сопової К.А. та поставити перед експертами питання:

- Чи має словесний елемент «VAPE HOUSE» розрізняльну здатність для послуг з продажу електронних сигарет?

- Чи містять надані на дослідження матеріали відомості про те, що ОСОБА_1 , в Інтересах своєї діяльності, добросовісно використав торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , або здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки на торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а саме до 26.08.2016?

Зазначену вище вимогу, суд апеляційної інстанції прийняв за клопотання про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На обговорення ставиться питання про можливість задоволення вищевказаного клопотання скаржника.

31.08.2022 у судовому засіданні представник ОСОБА_1 , Костецької Юлії Василівни та ОСОБА_3 підтримав клопотання про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності та просив його задовольнити.

При цьому, слід зазначити, що представники інших учасників справи письмових пояснень щодо клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності не надали.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду, розглянувши клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, дослідивши матеріали справи та заслухавши думку представника скаржника, після виходу з нарадчої кімнати, дійшла до висновку про відмову у його задоволенні, виходячи з наступного.

Згідно з статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

У відповідності до положень ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупністю таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

В силу ч. 2 ст. 107 ГПК України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Так, відповідно до п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Однак, суд апеляційної інстанції не вбачає необхідності у призначені повторної експертизи для вирішення спору у даній справі, оскільки висновок комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №0007062 від 01.08.2017 №1161, складений судовими експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України є обґрунтованим та таким, що відповідає поставленому питанню та складений з дотриманням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Разом з тим, питання, які зазначені у клопотанні про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №760/27385/17 не є такими, що потребують спеціальних знань.

Поміж іншого, слід зазначити, що матеріали справи № 760/27385/17 вже містять наданий третьою особою-3 висновок судового експерта Сопової К.А. №78-12/20 від 11.12.2020, яка надавала відповідь на аналогічні питання (а.с. 74, т. 4).

Крім того, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для справи (фактичних даних, що входять до предмета доказування), без яких встановити відповідні обставини неможливо, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, наявні у справі докази є взаємно суперечливими.

Враховуючи наведені приписи процесуального закону, за оцінкою суду апеляційної інстанції скаржником не доведено необхідності призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Між тим, слід зауважити, що висновок судового експерта для господарського суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється господарським судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу (ст. 104 ГПК України).

Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції (ч. 2 ст. 281 ГПК України).

Керуючись ст.ст. 99, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про призначення повторної, комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Повний текст ухвали складено та підписано - 06.09.2022.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

Б.М. Поляков