РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.09.2022справа №910/9450/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/9450/21

за позовом YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі; 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, USA)

до Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.; 220 рю де Карт Жандарм д`Увеа, З.І. Куртін, F-84000, Авіньйон, Франція) та

державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378)

про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Карлаша Ю.І. (довіреність від 22.02.2021 №б/н);

відповідачів-1,2 - не з`явилися.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) про:

- дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» щодо частини товарів 05, 06, 07, 08, 10, 11 і 21 класів, всього переліку товарів 18, 20 і 24 класів, частини послуг 37, 39, 40 класів і всього переліку послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП; відповідний перелік товарів та послуг вказано у прохальній частині позовної заяви);

- зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про часткове дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI».

Позов мотивовано тим, що:

- YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) має намір зареєструвати торговельну марку «YETI» відносно товарів та послуг 18, 20, 21, 24 та 35 класу МКТП та «YETI V SERIES» відносно товарів 21 класу МКТП, що підтверджується поданими позивачем заявками про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» від 24.10.2019: №m201928928 - для товарів 35 класу МКТП; №m201928921 - для товарів 24 класу МКТП; №m201928915 - для товарів 21 класу МКТП; №m201928911 - для товарів 20 класу МКТП; №m201928904 - для товарів 18 класу МКТП;

- наявність зареєстрованої в Україні торговельної марки «YETI» (міжнародна реєстрація від 26.12.2012 №1148915) на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) перешкоджає реєстрації позивачем торговельної марки «YETI» щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 05, 06, 07, 08,10,11,18, 20, 21, 24, 35, 37, 39, 40 класах МКТП;

- на думку позивача, дія міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» повинна бути частково достроково припинена на території України у зв`язку з тим, що відповідач-1 не використовує безперервно спірне позначення протягом останніх п`яти років; власником торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915 не вчинено юридичної значимої дії щодо використання торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією, а за умови невикористання на території України спірної торговельної марки, бездіяльність власника є перешкодою для реалізації прав позивача щодо подальшої реєстрації заявлених тотожних та схожих торговельних марок на своє ім`я;

- невикористання власником спірної торговельної марки створює штучний бар`єр для реєстрації позначень іншими особами та є порушенням прав позивача щодо набуття права власності YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) в Україні на торговельну марку «YETI» для подальшого добросовісного використання у своїй господарській діяльності.

2. Стислий виклад заперечень Укрпатенту

12.07.2021 Укрпатент подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання власником (невикористання протягом п`яти років) своїх прав на торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1148915 на території України з дати її поширення - 26.08.2012; а власник - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання протягом п`яти років від дати публікації відомостей або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років.

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.06.2021 позовну заяву YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

25.06.2021 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 15.06.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 02.08.2021, встановлено:

- позивачу строк:

для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні;

у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу;

- Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу; документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

12.07.2021 Укрпатент подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи копій матеріалів міжнародної реєстрації №1148915 на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.08.2021 підготовче засідання відкладено на 21.03.2022; зобов`язано YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на французьку мову ухвал господарського суду міста Києва: від 15.06.2021 про забезпечення позову; від 01.07.2021 про відкриття провадження у справі; від 02.08.2021 про відкладення підготовчого засідання у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках у строк до 30.08.2021; направлено вказані документи до Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau (13, Place Vendome 75042 PARIS Cedex 01); зобов`язано International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 01.07.2021 про відкриття провадження у справі.

На виконання вимог ухвали суду 27.08.2021 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на французьку мову ухвали господарського суду міста Києва від 30.06.2021 у двох примірниках.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.09.2021 провадження у справі зупинено у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau (13, Place Vendome 75042 PARIS Cedex 01) для вручення судових документів на території Франції.

У зв`язку із введенням Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на території України воєнного стану провадження у справі поновлено не було та підготовче засідання 21.03.2022 не відбулося.

Позивачем 04.04.2022 подано суду додаткові пояснення щодо судового доручення про надання правової допомоги, в яких вказано про те, що: документи, які отримав господарський суд міста Києва 28.12.2021 від Міністерства юстиції Франції містять в собі листування між Міністерством юстиції Франції, прокуратурою, та комісаріатом поліції міста Авіньйон; серед таких документів знаходяться також протокол разом з додатками, складені поліцією, про вручення 22.10.2021 документів від господарського суду міста Києва пану Дідьє Шеова, голові виконавчої ради Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.), витяг Kbis з реєстру комерсантів і товариств щодо статусу Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.), і заповнений формуляр-підтвердження від 30.11.2021 до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (certificate attestation) про вручення; на думку позивача, Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) належним чином вручено необхідні документи, а також повідомлено про розгляд даної справи і дату судового засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.05.2022 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 27.06.2022.

27.06.2022 позивач подав суду клопотання про подання додаткових доказів у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.06.2022 підготовче засідання відкладено на 18.07.2022.

13.07.2022 позивач подав суду клопотання про долучення доказів у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 05.09.2022.

Представники відповідачів у судове засідання 05.09.2022 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Представник позивача у судовому засіданні 05.09.2022 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представників позивача, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники позивача виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 05.09.2022 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) є власником міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI», зареєстрованої для товарів 01 - 34 і послуг 35 - 45 класів МКТП; діє на території України з 26.08.2012.

Позивачем було подано на реєстрацію до Міжнародного Бюро ВОІВ:

- 13.11.2019:

словесне позначення «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією №1504375 для товарів 21 класу МКТП «охолоджувальні вмістини переносні неелектричні; охолоджувальні вмістини переносні неелектричні із нержавіючої сталі;

словесне позначення «YETI» за міжнародною реєстрацією №1523709 для товарів 21 класу МКТП «термоізолюючі чохли для тримання пляшок, а саме тримачі пляшок для побутового використання; чохли для тримання пляшок, а саме тримачі пляшок для побутового використання; неопренові чохли для тримання пляшок, а саме тримачі пляшок для побутового використання; термоізолюючі чохли для тримання пляшок; чохли для пляшок термоізолюючі сумки- елінг для пляшок; сумки- елінг для пляшок; термоізолюючі сумки для носіння пляшок; сумки для носіння пляшок; термоізолюючі сумки для продуктів харчування або напоїв з чохлом для пляшок; охолоджувальні вмістини переносні неелектричні із нержавіючої сталі».

- 24.10.2019:

заявку №m201928928 про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» для товарів 35 класу МКТП «послуги роздрібних магазинів в режимі онлайн та послуги роздрібних магазинів; послуги в режимі онлайн та послуги роздрібних магазинів, що пропонують товари та обладнання для відпочинку на відкритому повітрі; послуги роздрібних магазинів в режимі онлайн та послуги роздрібних магазинів, що пропонують охолоджувальні вмістини переносні, посуд для напоїв, приладдя для охолоджувальних вмістин переносних, меблі, сумки, одяг та спорядження»;

заявку №m201928921 про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» для товарів 24 класу МКТП «ковдри; покривала; ковдри з кашеміру; ковдри для хатніх тварин; дитячі ковдри; ковдри для немовлят; флісові ковдри; дорожні пледи [покривала]; покривала; вовняні ковдри; постільна ковдра; ковдри для використання на свіжому повітрі»;

заявку №m201928915 про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» для товарів 21 класу МКТП: «охолоджувальні вмістини; охолоджувальні вмістини переносні; сумки для охолоджувальних переносних вмістин; термоізольовані сумки; теплоізольовані сумки; термоізольовані сумки для продуктів харчування або напоїв для домашнього використання; рюкзаки-холодильники; вмістинки для легких сніданків; термоізольовані вмістинки для легких сніданків; сумки для обідів; термоізольовані сумки для обідів; домашнє або кухонне начиння і вмістини; термоізольовані вмістини для їжі та напоїв; побутові вмістини для їжі та напоїв; переносні пластикові вмістини для зберігання товарів для дому та кухні; вакуумні ємності для гарячої або холодної їжі та напоїв; посуд для напоїв; чашки; склянки для пиття; тумблери [стакани для напоїв]; глечики; кухлі; глечики для пива; чашки, пляшки та кухлі, що продаються з кришками, які в той же час є чашками; кришки, які в той же час є чашками; термоізольовані кришки, які в той же час є чашками; термоізольовані чашки, пляшки та кухлі, що продаються з кришками, які в той же час є чашками; чашки для пиття для немовлят та дітей; соломинки для пиття для немовлят та дітей; чашки для пиття для немовлят та дітей та частини до них, а саме чашки для немовлят та дітей, що продаються в комплекті з клапанами та кришками; пляшки для пиття для спорту; спортивні пляшки, що продаються порожніми; соломинки для пиття; посудини, що підтримують температуру; чашки для пиття, що продаються з накривками для них; кришка для пивної кружки; кришка для пивної кружки з ручкою; кришка для пивної кружки з соломинкою для пиття; склянки для вина; склянки, що складаються одна в одну (штабельовані склянки); ручки, спеціально пристосовані для посуду для напоїв; чохли (тримачі) для напоїв із нержавіючої сталі; чохли (тримачі) для банок та пляшок із нержавіючої сталі; ізольовані вмістини для їжі та напоїв; ізольовані вмістини для банок та пляшок; ізольовані тримачі (ізоляційні муфти) для чашок; пакети охолоджуючі, які використовуються для зберігання їжі та напоїв холодними; упаковані замінники льоду, які можна повторно заморожувати, а саме пакети охолоджуючі, які використовуються для зберігання їжі та напоїв холодними; гарячі пакети, які використовуються для підігріву їжі та напоїв; припідняті неелектричні переносні охолоджувальні вмістини на колесах; охолоджувальна вмістина переносна неелектрична з вбудованим неізольованим сховищем; диспенсери для питної води; термоізольовані диспенсери для питної води; портативні диспенсери для напоїв; охолоджувальні вмістини переносні неелектричні для питної води; бардачки; миски для годування і напування домашніх тварин; коробки бенто; пристосовання для відкривання пляшок; зливні пробки; зливні стопори; насадки для наливання побутові; відра; відерця для льоду; пластикові відра; промислові відра; універсальні відра; відра, призначені для тривалого зберігання запасів (відра «рейнджерів»); рибальські відра; органайзери для відер; органайзери для відер, призначених для інструментів; внутрішні піддони для відер; герметичні кришки для відер; чохли для відер; аератори для відер; кришки; утилітарні кришки; ручки для відер; аксесуари для відер; кришки для відер; кришки герметичного відра; вакуумнощільні кришки для відер; куховарське начиння, а саме сковороди- гриль; посуд для барбекю, а саме виделки, щипці, лопатки для перевертання; вкладиші вбудовані для відер дляльоду; підставки під ножі; підставки для графинів шкіряні; підноси для їжі; підноси сервірувальні; підноси на побутові потреби; кухонний посуд, а саме горщики, тарілки, чашки, блюдця, ложки, виделки, ножі, сервірувальний посуд, миски, сервірувальні миски та підноси: тарілки та підноси для таїння; тарілки та підноси для розморожування; дошки для різання; підставки для дошок для різання; неелектричні розморожувані їжі; обробні дошки; підвісна дошка для чищення ножів»;

заявку №m201928911 про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» для товарів 20 класу МКТП: «ліжка для собак; ліжка для хатніх тварин; переносні лежаки для домашніх тварин; спальні мішки; обладнання для кемпінгу, а саме розкладні стільці та столи; промислові пластикові упаковки для наметів; деталі для наметів, а саме: абсиди у вигляді неметалевих наметових стовпів для створення абсид, дахи та кілки для наметів неметалеві; пінопластові каремати, матраци; меблі; вуличні меблі; меблі для кемпінгу; кемпінгові меблі; меблі для в улиці; меблі металеві; меблі для веранди; газонні меблі; меблі для сидіння; частини меблів; крісла; м`які крісла; металеві крісла; крісла, а саме шезлонги, портативні стільці, розкладні стільці, крісла для рибаків, не зафіксовані на рибальських човнах; пляжні шезлонги, стільці з можливістю регулювання кута нахилу спинки; подушки для стільців; подушки для сидіння; стільці; сидушки для стільців; частини меблів, а саме ніжки стільця, підлокітники для меблів, з`єднання, підпори для меблів, тканинні тримачі та тканина для стільців, що продаються разом з готовими меблями; чохли тканинні для меблів; аксесуари для стільців, а саме подушки для сидінь, підголівники, портативні підставки для спини, призначені для стільців, подушки для шиї, надувні підголівники, підставки для ніг, неметалеві ролики, ремінці для стільців, сумки для інструментів або приладдя для кріплення на стільці та подушок для стільців; неметалеві ящики для інструментів; неметалеві ящики для зберігання; неметалеві ящики для інструментів на колесах (роликах); неметалеві коробки для зберігання на колесах (роликах); пластикові ящики; чохли для стільців, деталей стільців та аксесуарів для стільців; органайзери у вигляді відра для тканин; пластикові кришки; пластикові утилітарні кришки; подушки для сидінь; неметалеві замки для кулерів; пластмасові противідкатні колодки; неметалеві засуви; частини охолоджувальних переносних вмістин, а саме пластмасові обмежувальні підпорки; неметалеві ящики для зберігання; пластикові коробки; неметалеві ящики для зберігання інструментів або приладдя; пластикові пінопластові та полімерні матеріали, що мають заздалегідь сформовані форми, із наперед передбаченими місцями для певної форми інструментів або приладдя, що використовуються для транспортування та зберігання цих товарів»;

заявку №m201928904 про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» для товарів 18 класу МКТП: «Сумки; пакети та торбини для пакування з вичиненої шкіри; валізи і дорожні сумки; мисливські сумки; саквояжі; сумки дафл; вантажні мішки; порожні торбинки (мішечки) та сумки для кріплення до портативних кулерів; сумки, а саме універсальні переносні футляри; ягдташі [мисливське споряддя]; ягдташі , а саме мисливські сумки; ягдташі, а саме рибальські сумки; рюкзаки; мішки для лов у; кишенькові гаманці; сумки- тоут (торби); речові мішки; невеликі валізи; туристичні сумки; ранці; сумки самозакривні; дорожні несесери; сумки спортивні; аксесуари до сумок; порожні торбинки (мішечки) для кріплення до рюкзаків (ранців); шнуркові сумки; поясні сумки; наплічні сумки (наплічники); киса (щільні парусинові мішечки для зберігання спорядження човнів); сумки для перевезення вантажу на даху машини; чохли; сумки для кріплення на зовнішній стороні транспортного засобу; підводні сумки, а саме підводні сумки дафл (спортивні сумки), підводні рюкзаки, туристичні сумки, ранці, сумки самозакривні, дорожні несесери, сумки спортивні, універсальні переносні футляри, невеликі валізи, порожні торбинки (мішечки) для кріплення до рюкзаків (ранців), сумки-тоут (торби), шнуркові сумки, поясні сумки, наплічні сумки (наплічники), киса (щі ль ні парусинові мішечки для зберігання спорядження човнів), сумки для перевезення вантажу на даху машини, чохли, сумки для кріплення на зовні шні й стороні транспортного засобу; водонепроникні сумки, а саме водонепроникні саквояжі, водонепроникні сумки дафл (спортив ні сумки), водонепроникні рюкзаки, туристичні сумки, ранці, сумки самозакривні, дорожні несесери, сумки спортивні, універсальні переносні футляри, невеликі валізи, порожні торбинки (мішечки) для кріплення до рюкзаків (ранців), сумки-тоут (торби), шнуркові сумки, поясні сумки, наплічні сумки (наплічники), киса (щільні парусинові мішечки для зберігання спорядження човнів), сумки для перевезення вантажу на даху машини, чохли, сумки для кріплення на зовнішній стороні транспортного засобу; мішки (чохли) для перенесення та зберігання стільців, деталей стільців та аксесуарів для стільців; чохли для пляшок з водою; деталі, фурнітура та аксесуари для вищезазначених товарів».

08.09.2020 Укрпатентом стосовно міжнародної реєстрації винесено повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки щодо всього переліку товарів і/або послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 21 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим до ступеня змішування зі словесним знаком «YETI», раніше зареєстрованим в Україні на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) стосовно споріднених товарів.

24.12.2020 Укрпатентом щодо міжнародної реєстрації №1523709 винесено повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака стосовно всього переліку товарів і/або послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 21 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним зі словесним знаком «YETI», раніше зареєстрованим в Україні на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) стосовно споріднених товарів.

Вказані міжнародні реєстрації №1504375 та №1523709 позивача та заявка позивача від 24.10.2019 №m201928915 за позначенням та переліком товарів та послуг є схожими між собою, а заявки позивача №m201928904, №m201928911, №m201928915, №m201928928 і №m201928921 були подані на реєстрацію у таких самих класах як і позначення за міжнародною реєстрацією №1148915, зареєстрованою на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.), а тому позивач очікує, що щодо його заявок від 24.10.2019 №m201928904, №m201928911, №m201928915, №m201928928 і №m201928921 Укрпатентом також буде прийнята відмова щодо реєстрації знаків за вказаними заявками.

Позовні вимоги мотивовано тим, що Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) не використовує більше 5 років спірну торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1148915, а відтак вказана міжнародна реєстрація має бути достроково припинена.

Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) не надала суду жодних доказів використання протягом останніх п`яти років належної їй торговельної марки за міжнародною реєстрацією №1148915.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) передбачено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частиною (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до статті 17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Абзацами першим і третім пункту 4 статті 18 Закону передбачено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктами 2 і 4 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною другою статті 157 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до частини другої статті 158 Угоди про асоціацію (між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

ВИСНОВКИ

Отже, враховуючи, що жодних доказів використання Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) належної їй торговельної марки за міжнародною реєстрацією №1148915 суду не подано, то позовні вимоги в частині дострокового часткового припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI», належну Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.), є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до позовної вимоги стосовно зобов`язання Укрпатенту надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI», то вона також підлягає задоволенню, оскільки є похідною від первісної вимоги.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покласти на Компанію.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі; 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, USA) до Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.; 220 рю де Карт Жандарм д`Увеа, З.І. Куртін, F-84000, Авіньйон, Франція) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити повністю.

2. Достроково припинити на території України дію міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» щодо:

- частини товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «flexible liquid or gel pouches for heating or cooling for medical use against injury and pain» - «гнучкі рідинні або гелеві пакети для нагрівання або охолодження для медичного використання проти травм і болю»;

- частини товарів 06 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «small items of metal hardware; boxes of common metal; chests of metal; packaging containers of metal; metal ice molds, stainless steel pots, vats, for the food industry» - «дрібні металовироби; ящики із звичайного металу; скрині металеві; тара металева; металеві форми для льоду, каструлі з нержавіючої сталі, чани з нержавіючої сталі, для харчової промисловості»;

- частини товарів 07 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «machines for preparing and making ices» - «машини для приготування та виготовлення льоду»;

- частини товарів 08 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «ice scrapers» - «скребки для льоду»;

- частини товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «feeding bottles; ice bags for medical purposes» - «пляшечки для годування; мішки для льоду на медичні потреби»;

- частини товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; cooling equipment for the ice industry, freezers, refrigerated display cabinets, ice boxes» - «Устаткування для освітлення, опалення, парогенерації, приготування їжі, охолодження, сушіння, вентиляції, водопостачання та санітарно-технічного призначення; охолоджувальне обладнання для виробництва льоду, морозильні камери, холодильні вітрини, ящики для льоду»;

- всього переліку товарів 18 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «parasols, beach bags» - «парасольки, пляжні сумки»;

- всього переліку товарів 20 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «packaging containers made of plastic; boxes of wood or plastic; inflatable advertising objects, tanks of plastic, containers and barrels, not of metal» - «тара пластикова; ящики з дерева або пластику; надувні рекламні об`єкти, резервуари пластикові, контейнери та бочки неметалеві»;

- частини товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «Household or kitchen utensils and containers; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); porcelain ware; earthenware; bottles; works of art made of porcelain, terracotta or glass; Statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; trash cans; glasses (receptacles); tableware, other than knives, forks and spoons; sprinklers, brush goods, buckets, ice buckets, ice cube molds, food refrigeration devices, containing heat exchange fluids, drinking straws, portable coolers, cups, isothermal bags, ices (raw materials) for containers.» - «Посуд і посуд для домашнього або кухонного призначення; сталева вата; скло необроблене або напівоброблене (крім будівельного); порцеляновий посуд; глиняний посуд; пляшки; твори мистецтва з порцеляни, теракоти або скла; Статуї або статуетки (статуетки) з порцеляни, терракоти або скла; урни для сміття; склянки (посудини); столовий посуд, крім ножів, виделок і ложок; спринклери, відра, відра для льоду, форми для кубиків льоду, холодильні пристрої для їжі, що містять теплообмінні рідини, соломинки для пиття, портативні кулери, чашки , ізотермічні мішки, лід (сировина) для тари.»;

- всього переліку товарів 24 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «Fabrics; bed blankets; fabrics for textile use; elastic woven material; velvet; bed linen; household linen; table linen, not of paper; bath linen (except clothing); bath linen (except clothing), cloth.» - «Тканини; постільні ковдри; тканини для текстильного використання; еластичний тканий матеріал; оксамит; постільна білизна; побутова білизна; столова білизна не паперова; банну білизну (крім одягу); банна білизна (крім одягу), ганчірка.»;

- всього переліку послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «Advertising; business management; commercial administration; office functions; direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); newspaper subscription services (for others); arranging subscriptions to telecommunication services for others; presentation of goods on all communication media , for retail sale; business management and organization consultancy; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online advertising on a computer network; rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations; advertising agency, rental of vending machines, rental of advertising material, import-export agency, business management of hotels, business management for athletes, market research; all these services exclusively related to manufacture, marketing and promotion of ices and other foodstuffs.» - «Реклама; керування бізнесом; комерційна адміністрація; офісні функції; пряма поштова реклама (листівки, проспекти, друкована продукція, зразки); послуги з передплати газет (для інших); організація підписки на телекомунікаційні послуги для інших; представлення товарів на всіх засобах комунікації, для роздрібного продажу; консультації з управління бізнесом та організації; облік; розмноження документів; агентства з працевлаштування; комп`ютеризоване керування файлами; організація виставок з комерційною чи рекламною метою; онлайн-реклама в комп`ютерній мережі; оренда рекламного часу на всіх засобах комунікації; публікація рекламних текстів; оренда рекламних площ; розповсюдження реклами; зв`язки з громадськістю; рекламне агентство, оренда торговельних автоматів, оренда рекламних матеріалів, імпортно-експортне агентство, бізнес-менеджмент готелів, бізнес-менеджмент для спортсменів, дослідження ринку; усі ці послуги виключно пов`язані з виробництвом, маркетингом і просуванням морозиву та інших харчових продуктів.»;

- частини послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «installation and repair of refrigeration equipment» - «монтаж та ремонт холодильного обладнання»;

- частини послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «rental of refrigerators, freezers and refrigerated display cabinets» - «оренда холодильників, морозильних камер і холодильних вітрин»;

- частини послуг 40 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме «freezing of foods» - «заморожування харчових продуктів».

3. Зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про часткове дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI».

4. Стягнути з Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.; 220 рю де Карт Жандарм д`Увеа, З.І. Куртін, F-84000, Авіньйон, Франція) на користь YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі; 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, USA) 4 540 (чотири тисячі пятсот сорок) грн судового збору, сплаченого за подання позовної заяви, та 1 135 (одну тисячу сто тридцять п`ять) грн судового збору, сплаченого за подання заяви про забезпечення позову.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 05.09.2022.

Суддя Оксана Марченко