РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022Справа № 910/3022/22
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

до Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про стягнення збитків у сумі 390 255 270,00 грн.

Представники:

від позивача: Кочін Г.І.

від відповідача: Лаврін О.В.

від третьої особи: Мартян О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» про стягнення збитків у сумі 250 000,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 від 24.05.2006 для 36 класу МКТП, з огляду на що просить суд стягнути з відповідача на користь позивача збитки у сумі 250 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2022 позовну заяву залишено без руху.

26.04.2022 та 020.05.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2022 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 07.06.2022.

06.06.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив та клопотання про відкладення розгляду справи.

07.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про приєднання доказів, а саме засвідченої копії Висновку судового експерта № 03-2022 від 24.05.2022, до матеріалів справи.

У підготовче засідання 07.06.2022 прибув представник позивача, представники відповідача в підготовче засідання не прибули.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду, судом без виходу до нарадчої кімнати було постановлено ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Розглянувши клопотання відповідача (що міститься у відзиві) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд зазначає наступне.

Обґрунтовуючи клопотання, відповідач зазначає, що наразі стосовно Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" розпочато процедуру ліквідації, відтак, саме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затверджує реєстр акцептованих кредиторських вимог та здійснює виплати відшкодування вкладникам, а отже, рішення у даній справі може вплинути на обов`язки зазначеної особи.

За змістом ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

У вирішенні відповідного питання щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, суд з`ясовує, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

З огляду на викладене, оскільки, АТ «МР Банк» перебуває в процедурі ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, суд приходить до висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Фонду, відтак, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання відповідача та задовольняє вказане клопотання.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на необхідність залучення до участі у справі третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2022 суд ухвалив: залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17); підготовче засідання відкласти на 21.06.2022.

14.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшов супровідний лист з додатками.

20.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

21.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про продовження строків та відкладення підготовчого засідання.

21.06.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 21.06.2022 прибули представники сторін та третьої особи.

Третя особа подала письмові пояснення.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 05.07.2022.

29.06.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на пояснення третьої особи.

04.07.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.

05.07.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення.

У підготовче засідання 05.07.2022 прибули представники позивача та третьої особи, представники відповідача в підготовче засідання не прибули.

Представник третьої особи подав клопотання про оголошення перерви та долучення документів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 12.07.2022.

У підготовче засідання 12.07.2022 прибули представники сторін та третьої особи.

Розглянувши заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до 390 255 270,00 грн, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 си. 46 ГПК України).

Зважаючи на волевиявлення позивача щодо збільшення розміру позовних вимог у справі № 910/3022/22 до 390 255 270,00 грн, враховуючи, що позивачем дотримані вимоги процесуального законодавства щодо строку подачі заяви, доплати суми судового збору та надання доказів направлення заяви іншим учасникам справи, суд приходить до висновку про обґрунтованість такої заяви та задовольняє її.

У підготовчому засіданні 12.07.2022 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

За наслідками підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 16.08.2022.

У судове засідання 16.08.2022 прибули представники сторін та третьої особи.

Представник позивача подав заяву щодо надання доказів витрат на правову допомогу після ухвалення рішення суду.

У судовому засіданні оголошено перерву до 30.08.2022.

У судове засідання 30.08.2022 прибули представники сторін та третьої особи.

Представник позивача підтримав позовні вимоги, представники відповідача та третьої особи проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 30.08.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

10.09.2007 позивачу було видано свідоцтво України № 82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

Поряд з цим, позивач зазначає, що ним було виявлено численні факти використання відповідачем торговельних марок, схожих настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116.

З метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку, позивач у 2016 році звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом у справі № 910/570/16, зокрема, до Акціонерного товариства «Сбербанк» про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

У межах розгляду справи № 910/570/16 судом було встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки на ім`я відповідача і видано такі свідоцтва України: № 151584 (заявка від 29.08.2011 №m201113537), № 183294 (заявка від 17.10.2013 №m201319021), № 183296 (заявка від 18.10.2013 №m201319156).

Матеріалами справи № 910/570/16 підтверджено те, що Товариство (відповідач) без згоди Банку (позивача) використовує позначення «СБЕРБАНК», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/; у діловій документації, тощо.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у № 910/570/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 та постановою Верховного Суду від 19.08.2021, позовні вимоги задоволено частково та, зокрема, визнано недійсними повністю свідоцтва України № 183294, № 183296, № 151584; заборонено публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (в подальшому - АТ «Міжнародний резервний банк») незаконно використовувати знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України», зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Разом з тим, позивач зазначає, що незважаючи на прийняті судові рішення у справі № 910/570/16 та подальшу зміну найменування відповідача з АТ «Сбербанк» на АТ «Міжнародний резервний банк» в грудні 2021 року, відповідач продовжує використовувати належну позивачеві торговельну марку. Зокрема, 03.09.2021 відповідачем подано заяву про відстрочення виконання рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 на дванадцять місяців, у якій зазначено, що виконання рішення в частині припинення використання торговельної марки передбачає реалізацію двох послідовних етапів, кожен з яких становитиме не менш ніж шість місяців без можливості одночасної їх реалізації. Із поданої заяви вбачається, що станом на дату її подання використання відповідачем належної позивачу торговельної марки виявляється в її використанні у наявному бренд буку банку, установчих документах, рекламному обладнанні (зовнішньому та внутрішньому), програмному забезпеченні та обладнанні, посвідченнях працівників, договорах, платіжних картках, штампах, печатках мережі банку та центрального офісу, оформленні офісів банку, бланках цінних паперів, конвертах, друкованій продукції, типових формах діловодства.

З огляду на викладене, позивач просить суд стягнути з відповідача збитки у формі упущеної вигоди за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 у розмірі 390 255 270,00 грн (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог).

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує та, зокрема зазначає наступне:

- відповідач здійснював банківську діяльність з використанням торговельної марки «Сбербанк» на підставі належного йому свідоцтва України № 151584, тобто, відповідач розраховував на те, що таке використання є цілком правомірним, права третіх осіб жодним чином не порушуються, відтак, період до визнання свідоцтва України № 151584 недійсним в будь-якому разі не може включатися до періоду неправомірного використання відповідачем торговельної марки;

- наразі стосовно АТ «Міжнародний резервний банк» розпочато процедуру ліквідації, яка здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Так, уповноваженою особою Фонду було відмовлено у задоволенні заяви АТ «Ощадбанк» про визнання кредиторських вимог (лист № 310 від 06.05.2022), з огляду на те, що будь-яка заборгованість перед АТ «Ощадбанк» станом на початок процедури ліквідації з боку банку була відсутня;

- сто відсотків корпоративних прав банку було вилучено (націоналізовано) в попередніх власників на користь держави, тому в разі задоволення вимог в даній справі збитків зазнає саме держава, що є неприпустимим;

- позивачем не доведено складу правопорушення, зокрема, самі по собі збитки ґрунтуються виключно на гіпотетичних припущеннях та є недоведеними;

- позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

Третя особа підтримує заперечення відповідача та зазначає, що у позові не наведено посилань та не надано належних доказів для визначення та обрахунку суми упущеної вигоди; наданий позивачем висновок експерта викликає обґрунтовані сумніви у його належності, оскільки, у період за який розраховувалися збитки у відповідача були відсутні прибутки від здійснення банківської діяльності; відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов`язань, крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, тому задоволення позовних вимог, на підставі яких виникнуть нові зобов`язання порушує приписи спеціального Закону, що регулює дані правовідносини.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, ч.2 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст. 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Вимогами п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Суд зазначає, що збитки як правова категорія включають в себе й упущену (втрачену) вигоду, яка відрізняється від реальних збитків тим, що реальні збитки характеризують зменшення наявного майна потерпілого (проведені витрати, знищення і пошкодження майна тощо), а у разі упущеної вигоди наявне майно не збільшується, хоча і могло збільшитися, якби не правопорушення. Тобто упущена вигода відображає різницю між реально можливим у майбутньому потенційно отриманим майном та вже наявним майном.

Відшкодування збитків є однією з форм або заходів цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною в силу правил статті 22 ЦК України, адже частиною першою цієї статті визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Оскільки відшкодування збитків є однією з форм цивільно-правової відповідальності, застосування цієї відповідальності можливе лише за наявності складу правопорушення.

Окрім того, при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання (частина четверта статті 623 ЦК України).

За загальними правилами розподілу обов`язку доказування кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частини перша та третя статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною другою статті 623 ЦК України визначено, що розмір збитків, завданих порушенням зобов`язання, доказується кредитором.

За змістом пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України, частини другої статті 224 ГК України, частини першої статті 225 ГК України до складу збитків у вигляді упущеної вигоди входять: 1) неотриманні стороною доходи, які вона могла б реально отримати за звичайних обставин якби її право не було порушено; 2) доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною; 3) неодержаний прибуток, на який сторона, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною.

Отже, згідно наведених норм упущеною вигодою є неодержаний (не отриманий) дохід, який кредитор міг реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено, а боржник додержувався правил здійснення господарської діяльності.

Неодержаний дохід (упущена вигода) - це розрахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, що базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб`єктом господарювання певних грошових сум, якби учасник відносин у сфері господарювання не допустив правопорушення.

Відповідно до статті 22 ЦК України у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані при належному виконанні зобов`язання.

Тому, позивач (кредитор) має довести, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки неправомірні дії відповідача (боржника) стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток (подібні за змістом висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.05.2018 у справі № 750/8676/15-ц (провадження N 14-79цс18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.06.2020 у справі № 910/12204/17, від 16.06.2021 у справі № 910/14341/18).

Тобто, вимоги про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди мають бути належним чином обґрунтовані, підтверджені конкретними підрахунками і доказами про реальну можливість отримання позивачем відповідних доходів, але не отриманих через винні дії відповідача.

Так, встановлюючи наявність складу правопорушення, зокрема протиправність поведінки та наявність/відсутність вини відповідача, суд звертає увагу на наступне.

Як встановлено судом, 10.09.2007 позивачу було видано свідоцтво України № 82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

Частиною 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Судом було встановлено, що з метою захисту порушених прав інтелектуальної власності на належну позивачу торговельну марку за свідоцтвом України № 82116, позивач у 2016 році звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом у справі № 910/570/16, зокрема, до Акціонерного товариства «Сбербанк» про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

Згідно з ч. 1 та 5 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Якщо свідоцтво визнано недійсним і судом встановлено, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб, суд може постановити рішення про відшкодування власником свідоцтва збитків особі, якій були завдані збитки діями внаслідок реєстрації торговельної марки з порушенням її прав.

Тобто, з аналізу змісту статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що відшкодування збитків власником свідоцтва, яке визнано недійсним, можливе лише у випадку встановлення судом обставин того, що заявка на видачу такого свідоцтва була подана з порушенням прав інших осіб, тобто, у випадку визнання свідоцтва недійсним на підставі саме п. «в» ч. 1 ст. 19 Закону.

Разом з тим, задовольняючи позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у справі № 910/570/16 суди вказували на те, що судовою експертизою за результатом якої судовими експертами складено висновок №219/16 від 09.02.2017, було встановлено, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП. Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116 .

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи, що рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 набрало законної сили 28.04.2021, обставини, встановлені даним рішенням є преюдиційними та повторному доведенню не підлягають.

За змістом ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З наведеного вище вбачається, що підставою для визнання недійсним, зокрема, належного відповідачу свідоцтва України № 151584 на підставі якого ним здійснювалася банківська діяльність з використанням торговельної марки «Сбербанк» є п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону: невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, відтак, посилання позивача на можливість відшкодування збитків відповідно до приписів ч. 5 ст. 19 Закону є необґрунтованим.

З огляду на встановлені вище обставини, суд погоджується з доводами відповідача про те, що наявність чинного свідоцтва, виданого на підставі заявки, що подавалася без порушення прав інших осіб, надає заявнику можливість законного очікування того, що використання ним торговельної марки, права на яку посвідчуються таким свідоцтвом, є цілком правомірним, а відтак, період до набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (до 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки.

Щодо розміру збитків, заявлених до стягнення позивачем, суд зазначає наступне.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст. 73 ГПК України).

Так, на підтвердження розміру завданих збитків позивачем до суду подано Висновок експерта № 03-2022 за результатами проведення економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.05.2022 (далі - Висновок), складений судовим експертом О.Є. Кияшко.

Згідно з ч. 1 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 1, 2 ст. 101 ГПК України).

Як вбачається з наданого позивачем Висновку, на вирішення судової експертизи було поставлено таке питання: «Який розмір збитків завдано Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (), як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007 року, внаслідок неправомірного використання зазначеної торговельної марки Акціонерним товариством «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» () за період з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року станом на 01.04.2022р.?».

У Висновку експерт зазначив, що зазвичай, при визначенні збитків внаслідок порушення прав на об`єкти інтелектуальної власності в Україні експерти та оцінювачі посилаються на п. 26 Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (далі - Національний стандарт №4), за яким: розмір збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб`єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об`єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції.

Якщо особа використовує у своїй діяльності торговельну марку, яка їй не належить та без укладання договору (ліцензійного договору) з власником торговельної марки або ліцензіаром і відповідно не здійснює оплату ліцензійних платежів, така особа отримує, таким чином, додатковий дохід через скорочення своїх витрат, пов`язаних з реалізацією товарів, на суму несплачених ліцензійних платежів.

Методика передбачає застосування оціночної процедури накопичення доходу, у вигляді розумного роялті, що не отримала особа, права якої порушено.

Таким чином, основним завданням експерта при визначенні розміру упущеної вигоди власника торговельної марки є визначення розміру ліцензійних платежів, які він би отримав на умовах ліцензійного договору.

Експерт зазначає, що йому було надано Звіт про надання консультації щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022 р. фахівцем з економіки інтелектуальної власності Єфімовою Вікторією Леонідівною, у якому оцінювач зазначає, що ставки ліцензійної винагороди (ставки роялті) за використання торговельної марки у сфері фінансових послуг, зокрема, діяльності банків знаходяться у межах наступного діапазону: нижній квартиль діапазову 5,00 % «чистого доходу», верхній квартиль діапазону 9,63% «чистого доходу».

Керуючись принципом розумної обережності оцінок, експерт для визначення розміру збитків завданих правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку обрав мінімальне значення міжквартильного діапазону, а саме: від 5%.

Експерт зазначив, що для визначення бази роялті, при визначення платежів роялті, що не отримала особа, права якої порушено, до уваги необхідно брати загальні суми чистих доходів Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», які отримані ним з використанням Торговельної марки в період з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року.

За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до висновку, що розмір збитків, який було завдано Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (), як правовласнику майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007 року, внаслідок неправомірного використання зазначеної торговельної марки Акціонерним товариством «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» () за період з 28.09.2018 року по 27.09.2021 року станом на 01.04.2022р. становить 390 255 270,00 грн (триста дев`яносто мільйонів двісті п`ятдесят п`ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 коп.).

Відповідно до приписів ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Згідно з ч. 2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Так, суд зазначає, що при визначенні розміру завданих збитків експерт використовував матеріали, що були надані йому позивачем, серед яких, зокрема, фінансові звітності відповідача за 2018-2021 роки та звіт про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складений 27.03.2022, однак, зазначені документи до суду позивачем подано не було.

Експерт у Висновку зауважує, що висновок цього дослідження є достовірними за умови, що вся інформація, надана ініціатором проведення експертизи або отримана з незалежних джерел, приймалася за правдиву без перевірки на достовірність.

У свою чергу, третя особа стверджує, що за період розрахунку збитків, у АТ «Міжнародний резервний банк» був відсутній прибуток від діяльності, що підтверджується копією звіту про прибутки та збитки за 2018-2019 роки, а також податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2021 рік.

З огляду на викладене, суд зазначає, що за відсутності первинних документів, якими керувався експерт при визначенні бази для нарахування роялті, встановити обґрунтованість визначення такої бази нарахування є неможливим, так як і встановити належність та допустимість наданого експерту звіту про надання консультацій щодо ліцензійних угод та ставок ліцензійної винагороди (ставок роялті), складеного 27.03.2022, на підставі якого експертом визначалася ставка роялті в межах проведеного експертного дослідження.

Поряд з цим, суд звертає увагу, що розмір завданих позивачу збитків було визначено за період з 28.09.2018 по 27.09.2021 станом на 01.04.2022, тоді-як судом було встановлено, що період до набрання законної сили рішенням суду у справі № 910/570/16 про визнання недійсними належних відповідачу свідоцтв України (фактично з 28.09.2018 по 28.04.2021) не може вважатися періодом неправомірного використання відповідачем спірної торговельної марки. Належних доказів, на підставі яких можливо було б визначити суму збитків за період з 28.04.2021 по 27.09.2021 позивачем суду не надано.

Суд зазначає, що одним з основних принципів господарського судочинства є принцип диспозитивності, за яким суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, у межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених випадках.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд зазначає, що для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправна поведінка, збитки, причинний зв`язок між протиправною поведінкою та збитками, вина.

Відсутність хоча б одного із вказаних елементів, що утворюють склад правопорушення, не дає підстави кваліфікувати поведінку особи як правопорушення та, відповідно, не може бути підставою для застосування відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності.

З огляду на викладене, оскільки, позивачем належними та допустимими доказами не доведено наявності всього складу правопорушення, що в свою чергу виключає можливість застосування до відповідача такого виду відповідальності, як стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні позовних вимог про стягнення збитків у сумі 390 255 270,00 грн.

Щодо клопотання відповідача про застосування строків позовної давності у даній справі, суд зазначає, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові та застосовується тільки до обґрунтованих позовних вимог. Якщо суд дійде висновку, що заявлені позовні вимоги є необґрунтованими, то повинен відмовити в задоволенні такого позову саме з цієї підстави.

Відтак, оскільки, судом було встановлено, що позовні вимоги в даній справі є необґрунтованими, позовна давність до таких вимог не застосовується.

Відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на позивача з огляду на відмову у задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 08.09.2022

Суддя Ю.В. Картавцева