УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження у справі

м. Київ

11.08.2022Справа № 910/2897/22

За позовом Приватного підприємства "Дивоцвіт"

до Антимонопольного комітету України

про визнання недійсним та скасування рішення

Суддя Котков О.В.

Представники учасників справи:

від позивача Курзін О.А. (адвокат);

від відповідача Данилов К.О. (витяг з ЄДР).

В судовому засіданні 11.08.2022 року судом було оголошено вступну та резолютивну частину ухвали та повідомлено представників позивача та відповідача, що повний текст ухвали буде складено 18.08.2022 року, проте у зв'язку із перебуванням судді у відпустці повний текст ухвали складено та підписано 23.08.2022 року.

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2022 року до Господарського суду міста Києва від Приватного підприємства "Дивоцвіт" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 04.03.2022 року до Антимонопольного комітету України (відповідач) про визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2022 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/2897/22 здійснювати у порядку загального позовного провадження та повідомлено учасників справи, що дата, час і місце підготовчого засідання у цій справі будуть визначені судом після припинення воєнного стану в Україні, про що учасники справи будуть повідомлені додатково ухвалою суду.

З огляду на те, що на території міста Києва, де здійснює свою діяльність Господарський суд міста Києва, не ведуться активні бойові дії, з метою забезпечення конституційних прав учасників справи на судовий захист, безперервного здійснення правосуддя та дотримання розумності строків розгляду справ, суд призначив справу № 910/2897/22 до розгляду у судовому засіданні на 09.06.2022 року, про що учасників справи було повідомлено ухвалою суду від 19.05.2022 року.

В підготовчих засіданнях 09.06.2022 року, 23.06.2022 року та 14.07.2022 року судом оголошувалася перерва.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що рішенням від 23.12.2021 року № 716-р «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» Антимонопольним комітетом України визнано, що Приватне підприємство «Дивоцвіт» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», без його дозволу (згоди), яке Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» раніше за Приватне підприємство «Дивоцвіт» почало використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Вініл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (п. 1 резолютивної частини рішення); зобов'язано Приватне підприємство «Дивоцвіт» у двомісячний строк із дня одержання цього рішення припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання оформлення упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», схожого на оформлення упаковок клеїв «Metуlаn Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», без його дозволу (згоди), яке Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» раніше за Приватне підприємство «Дивоцвіт» почало використовувати у своїй господарській діяльності для оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум», що може призвести до змішування з діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». За зазначене порушення на Приватне підприємство «Дивоцвіт» накладено штраф у розмірі 1 658 116,00 грн.

Як вказує позивач, підставою для прийняття оскаржуваного рішення стали докази, на підставі яких відповідачем встановлено, що оформлення упаковок клеїв «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» (виробництва Позивача) схоже на оформлення упаковок клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» (виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» (п. 122 рішення). Цей висновок було зроблено на підставі аналізу даних соціологічного опитування 302 респондентів та висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 року № 20/03-2021.

Крім того, пункт 115 рішення містить твердження про те, що Приватне підприємство «Дивоцвіт», використовуючи загальну концепцію Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» щодо оформлення упаковок, розмістив основні написи, позначення на упаковках у тих зонах, а також так само, як їх розмістив заявник. Крім того, упаковка (коробка), в яку фасується продукція ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» та ПП «Дивоцвіт», має однакову форму та розмір.

У рішенні від 23.12.2021 року № 716-р Антимонопольним комітетом України встановлено, що:

- оформлення упаковки «MetaFix флізелін Преміум» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Флізелін» в попередньому дизайні;

- оформлення упаковок «MetaFix Флізелін Преміум» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan флізелін» в новому дизайні;

- оформлення упаковки «MetaFix Вініл Індикатор» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум» в попередньому дизайні;

- оформлення упаковки «MetaFix Вініл Індикатор» схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум»;

- оформлення упаковки «MetaFix Універсал Спеціал» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум»;

- оформлення упаковки «MetaFix Універсал Спеціал» схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум» в новому дизайні.

Як вказує позивач, зі змісту оскаржуваного рішення слідує, що, на думку відповідача, схожість всіх упаковок ПП «Дивоцвіт» із упаковками ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» відбувається за рахунок загальної композиції елементів, графічного вирішення та просторового розміщення основних написів і зображень, використаних шрифтів, загального кольорового вирішення. Наведені відповідачем критерії схожості використовуються при порівнянні деяких об'єктів інтелектуальної власності, а саме промислових зразків.

Позивач зазначає, що для з'ясування питання про те, чи є схожими оформлення порівнюваних у рішенні упаковок позивача із упаковками ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», ПП «Дивоцвіт» звернулося до судового експерта Андрєєвої Альони Вікторівни для проведення дослідження, за результатами якого було складено висновок від 23 лютого 2022 року, в якому встановлено наступне:

- знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП не є схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Меtуlan», 601263 - «Меtуlan» настільки, що їх можна сплутати;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlаn Флізелін» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlan Biнiл Преміум» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» та лицьова сторона упакування товару «Меtуlаn Універсал Преміум» не є схожими, і на підставі відсутності схожості не відбувається змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з ТОВ ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

На підставі відсутності схожості у оформленні зовнішнього вигляду порівнюваних упакувань товарів ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», лицьові сторони яких наведені на фотографічних зображеннях №№ 1-6 наданих на дослідження та упакувань товарів ПП «Дивоцвіт», лицьові сторони яких наведені на фотографічних зображеннях №№ 7-9, у споживачів не виникне враження про приналежність товарів «Клей для шпалер» «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» та товарів «клей для шпалер» «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» одній особі.

На твердження позивача, вищевказаним експертним дослідженням підтверджується наступне:

- знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП не є схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Меtуlan», 601263 - «Меtуlan» настільки, що їх можна сплутати;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix флізелін Преміум» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlan флізелін» в попередньому дизайні;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix флізелін Преміум» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlan флізелін» в новому дизайні;

- зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум» в попередньому дизайні;

- зовнішнє оформлення товару «клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlan Biнiл Преміум»;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум»;

- зовнішнє оформлення товару «Клей для шпалер»: лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» не схоже з оформленням упаковки «Меtуlаn Універсал Преміум» в новому дизайні.

Крім того, у висновку № 15092 від 21.02.2022 року, складеного за результатами проведення товарознавчої експертизи, судовими експертами ТОВ «Київський експертно-дослідний центр» встановлено наступне:

- перелік технічних та якісних характеристик клеїв «MetaFix» Флізелін Преміум Клей для флізелінових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флизелин Премиум Клей для флизелиновых обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Преміум Клей для флізелінових та структурних шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Винил Indicator Клей для виниловых и рельефных обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Преміум Клей для паперових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флізелін Супер Стронг Клей для флізелінових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Індикатор Клей для вінілових і рельєфних шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Спеціал Клей для паперових та вінілових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Економ Клей для всіх видів шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Біг Борд Стайл Клей для паперової рекламної продукції, склохолста та скловолокна BRITISH TECHNOLOGY, який зазначено виробником на пакуванні, відповідає основним технічним характеристикам клеїв крохмальних на основі модифікованого крохмалю призначених для склеювання шпалер та паперової продукції;

- клеї для шпалер «MetaFix» Флізелін Преміум Клей для флізелінових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флизелин Премиум Клей для флизелиновых обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Преміум Клей для флізелінових та структурних шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Винил Indicator Клей для виниловых и рельефных обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Преміум Клей для паперових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флізелін Супер Стронг Клей для флізелінових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Індикатор Клей для вінілових і рельєфних шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Спеціал Клей для паперових та вінілових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Економ Клей для всіх видів шпалер BRITISH TECHNOLOGY мають допустиму для даного виду клеїв окрему характеристику, а саме наявність у своєму складі протигрибкового компонента;

- клеї для шпалер «MetaFix» Вініл Преміум Клей для флізелінових та структурних шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Винил Indicator Клей для виниловых и рельефных обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Індикатор Клей для вінілових і рельєфних шпалер BRITISH TECHNOLOGY мають допустиму для даного виду клеїв окрему характеристику, а саме наявність у своєму складі рожевого індикатора;

- зовнішнє оформлення упаковок клею «MetaFix» Флізелін Преміум Клей для флізелінових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флизелин Премиум Клей для флизелиновых обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Преміум Клей для флізелінових та структурних шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Винил Indicator Клей для виниловых и рельефных обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Преміум Клей для паперових шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Флізелін Супер Стронг Клей для флізелінових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Індикатор Клей для вінілових і рельєфних шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Спеціал Клей для паперових та вінілових шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Універсал Економ Клей для всіх видів шпалер BRITISH TECHNOLOGY, «MetaFix» Біг Борд Стайл Клей для паперової рекламної продукції, склохолста та скловолокна BRITISH TECHNOLOGY виконує функцію етикетки, яка є невід'ємною частиною упаковки, на якій розміщено обов'язкову, передбачену чинним законодавством України, та рекламну інформацію про товар. Обсяг інформації про товар, зазначений на оглянутих упаковках клею для шпалер, є достатнім для інформування споживача про якість та споживчі характеристики товару, та відповідає вимогам ТУ У 20.5-20267969 Клеї для всіх видів шпалер, ДСТУ OIML R79:2017 Требования к маркировке фасованных товаров, та Закону України «Про захист прав споживачів»;

- елементи зовнішнього оформлення упаковок товарів «MetaFix» Вініл Преміум Клей для флізелінових та структурних шпалер GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Винил Indicator Клей для виниловых и рельефных обоев GERMAN TECHNOLOGY, «MetaFix» Вініл Індикатор Клей для вінілових і рельєфних шпалер BRITISH TECHNOLOGY, зокрема, колір упаковки, потенційно може містити інформацію про окремі технічні характеристики клею, такої як індикація, яка фактично знаходить свій вияв у кольоровому (рожевому) забарвленні місць, на яких нанесено клейовий розчин, через активний колір упаковки товару з метою фокусування уваги покупця, вказана ознака може бути типовою для упаковок продукції такого виду.

За доводами позивача, експертними дослідженнями підтверджується несхожість зовнішнього оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metуlаn», тому змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» не відбувається, а деяка схожість у розміщенні елементів на упаковках клею для шпалер «MetaFix» та «Меtуlan» пояснюється вимогами до оформлення цих товарів, та їх призначенням.

На переконання позивача, твердження відповідача про схожість оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» із оформленням упаковок «Metуlan» не відповідають обставинам справи.

При цьому, у позовній заяві ПП «Дивоцвіт» вказує, що є власником прав інтелектуальної власності на промислові зразки: «Етикетка» за свідоцтвом України № 34891 на промисловий зразок, «Етикетка» за свідоцтвом України № 42870 на промисловий зразок та «Етикетка» за свідоцтвом України № 43437 на промисловий зразок. Вказаними свідоцтвами на промислові зразки охороняються зовнішній вигляд лицевої сторони упаковки клеїв «MetaFix» виробництва ПП «Дивоцвіт».

На думку позивача, порівнювані упаковки позивача із упаковками ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» не є схожими; розміщення на порівнюваних упаковках позивача із упаковками ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» основних написів, позначень на порівнюваних упаковках у однакових зонах, форми упаковок, їх розмір та кольори обумовлено вимогами законодавства та якісними характеристиками товарів; ПП «Дивоцвіт» законний власник прав інтелектуальної власності на промислові зразки, які є новими та мають індивідуальний характер.

За наведених вище обставин, позивач вважає, що рішення від 23.12.2021 року № 716-р прийняте відповідачем з неповним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи; в рішенні недоведені обставини, які мають значення для справи і які відповідачем визнано встановленими; висновки, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи, отже рішення Антимонопольного комітету України від 23 грудня 2021 року № 716-р є незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

Відповідач у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечив. Заперечення відповідача мотивовані тим, що переважна кількість елементів на упаковках «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» та клеїв «Metуlan флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» виробництва ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» розміщується ідентично на площині упаковок. Отже, позивач використовує загальний підхід ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» та сукупність позначень в оформленні упаковок ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». Зокрема, позивач розмістив основні написи на упаковках у тих зонах, а також так, як їх розмістило ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». Позивач використовує такі ж самі елементи, як і ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». Саме сукупність таких дій ПП «Дивоцвіт» щодо використання оформлення упаковок для власної продукції призводить до того, що споживач може сплутати продукцію ПП «Дивоцвіт» з продукцією ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», які розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в одних і тих же магазинах і мають майже однакову вартість. Сукупність позначень в оформленні упаковок, які використовує позивач для оформлення упаковок клеїв «MetaFix Універсал Спеціал» та «Меtуlаn Універсал Преміум», і сукупність позначень в оформленні упаковок, які використовує для оформлення упаковок клеїв «Metуlаn Флізелін», «Меtуlan Biнiл Преміум», «Меtуlаn Універсал Преміум» ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», схожа настільки, що їх можна сплутати між собою, за сукупністю домінуючих ознак упаковок. Отже, оформлення упаковки клею «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «ДИВОЦВІТ» схоже на оформлення упаковки клею для шпалер «Metуlаn Універсал Преміум» настільки, що їх можна сплутати, за рахунок загальної композиції елементів, графічного вирішення та просторового розміщення основних написів і зображень, використаних шрифтів, загального кольорового вирішення. Дослідженням сукупності композиційного розміщення та графічного вирішення елементів упаковок продукції ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)» та ПП «Дивоцвіт», які впливають на формування їх зовнішнього вигляду, встановлено, що такі елементи схожі між собою та мають ідентичне просторове розташування й кольорове забарвлення на площині та схожість упаковок.

Отже, враховуючи доводи позивача та заперечення відповідача, суд дійшов висновку, що відповідач вказує про схожість словесних елементів «METYLAN» та «METAFIX» та схожість оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix» та упаковок клею для шпалер «Metуlаn».

Відтак, для вирішення питання щодо правомірності рішення Антимонопольного комітету України № 716-р від 23.12.2021 року необхідно встановити не тільки наявність або відсутність факту неправомірності використання позивачем оформлення упаковки «MetaFix флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», а і настання (або можливість настання) у зв`язку із цими діями таких наслідків неправомірної поведінки як змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» з діяльністю ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», тобто можливістю сплутати відповідну продукцію.

Отже, з метою вирішення спору у справі в частині, що стосується в тому числі законності та обґрунтованості рішення Антимонопольного комітету України № 716-р від 23.12.2021 року необхідно визначити, встановити та перевірити обставини схожості або несхожості оформлення упаковки клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» та упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум» з метою надання оцінки спірному рішенню Антимонопольного комітету України на предмет у тому числі повноти встановлення обставин справи та відповідності висновків обставинам справи.

Як вбачається з матеріалів справи, висновки Антимонопольного комітету України, викладені у спірному рішенні № 716-р від 23.12.2021 року, грунтуються на висновку комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.03.2021 року № 20/03-2021 та на проведеному Антимонопольним комітетом України опитуванні щодо сприйняття споживачами схожості оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал» виробництва ПП «Дивоцвіт» та упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум» виробництва ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)». З урахуванням зазначеного опитування, Антимонопольний комітет України дійшов висновку про можливість змішування діяльності цих підприємств.

Таким чином, результати опитування, проведеного Антимонопольним комітетом України, висновок № 20/03-2021 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений 22.03.2021 року судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., та висновок експерта № 04-01/2022 від 23.02.2022 року за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Андрєєвою А.В., та висновок експерта № 15092 товарознавчої експертизи від 21.02.2022 року, складений ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», містять протилежні висновки.

Обставини схожості оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», які використовує позивач, з оформленням упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум», які, за визначенням Антимонопольного комітету України, представлені на території України ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», стосуються об`єктів інтелектуальної власності та можуть бути встановлені виключно за допомогою спеціальних знань, якими суд не володіє.

Заслухавши представників учасників справи, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду даної справи, з огляду на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також на те, що наявні у матеріалах справи результати опитування, проведеного Антимонопольним комітетом України, та висновки за результатами експертних досліджень об`єктів інтелектуальної власності, містять протилежні висновки та є неоднозначними, суд дійшов висновку про наявність сукупності підстав, передбачених ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, для призначення судової експертизи у даній справі.

Згідно з п.п. 5.1, 5.2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) зазначається, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 Господарського процесуального кодексу України) та надає експерту матеріали, необхідні для проведення експертизи (ст. 102 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі) (ч. 3 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 2. Постанови Пленуму ВГС України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 року судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі. Тому не можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони. За необхідності з'ясування зазначених у таких документах обставин судом може бути призначена експертиза, яка буде вважатись первинною.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Отже, оскільки для повного та вичерпного з'ясування обставин, що мають істотне значення для справи, зокрема, щодо встановлення обставин схожості оформлення упаковок клею для шпалер «MetaFix Флізелін Преміум», «MetaFix Вініл Індикатор», «MetaFix Універсал Спеціал», які використовує позивач, з оформленням упаковок клею для шпалер «Metylan Флізелін», «Metylan Вініл Преміум», «Metylan Універсал Преміум», які, за визначенням Антимонопольного комітету України, представлені на території України ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, якими суд не володіє, з огляду на наявність у матеріалах справи висновків судових експертів, які є взаємо суперечливими, суд дійшов висновку про наявність обставин щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Витрати по оплаті судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покладаються на позивача, як ініціатора судового процесу та особу, якою заявлено клопотання про призначення експертизи.

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст.ст. 99, 100, 182, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/2897/22 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «MetaFix» за свідоцтвом України № 307410, що зареєстрований для товарів 01 класу МКТП схожим із міжнародними реєстраціями №№ 1245176 - «METYLAN», 720359 - «Metylan», 601263 - «Metylan» настільки, що їх можна сплутати?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 1 на стор. 4 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Флізелін Преміум» (фотокопія № 7 на стор. 15 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Флізелін» (фотокопія № 2 на стор. 5 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 3 на стор. 6 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Вініл Індикатор» (фотокопія № 8 на стор. 16 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Вініл Преміум» (фотокопія № 4 на стор. 7 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 5 на стор. 9 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

- Чи схожа лицьова сторона упакування товару «MetaFix Універсал Спеціал» (фотокопія № 9 на стор. 18 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) з лицьовою стороною упакування товару «Metylan Універсал Преміум» (фотокопія № 6 на стор. 10 рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 року № 716-р) настільки, що зазначене може призвести до змішування діяльності ПП «Дивоцвіт» та «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)»?

3. Ухвалу та матеріали справи № 910/2897/22 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов'язати учасників судового процесу надати на вимогу експерта всі необхідні для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності документи.

6. Оплату витрат по проведенню судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на позивача - Приватне підприємство «Дивоцвіт» (52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Виробнича, 10), відповідно до рахунку, виставленого Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Провадження у справі № 910/2897/22 зупинити на час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набирає законної сили 11 серпня 2022 року.

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст.ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 23 серпня 2022 року.

Суддя О.В. Котков