ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2022 р. Справа№ 910/15749/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Гарник Л.Л.

Полякова Б.М.

за участю секретаря судового засідання Кудько О.О.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 13.07.2022,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ"

на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019

у справі № 910/15749/18 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ"

2. Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (ДП «Укрпатент»)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Натур +" (надалі - позивач-1, ТОВ "Натур +") та Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" (надалі - позивач-2, ТОВ "Натуропрепарат") звернулися до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" (надалі - відповідач-1, ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ") та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (правонаступник - ДП «Укрпатент») (надалі - відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України від 25.11.2015 №206050 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є відповідач-1 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад.

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є відповідач-1 відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням господарського суду м. Києва від 11.12.2019 у справі № 910/15749/18 позов задоволено; визнано недійсним повністю свідоцтво України від 25.11.2015 № 206050 на знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність".

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд повністю скасувати рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі № 910/15749/18 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає, що саме слово «ГЕМАТОГЕН», як єдиний елемент належного Позивачам словесного знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України від 15.10.2001 №21352 та визнаного відповідно рішення Солом`янського районного суду міста Києва добре відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу МКТП - фактично є загальновживаним словом, яке позначає конкретний товар, є терміном, що вказує на склад, властивості і цінність товару. На думку скаржника, позивачі в свою чергу створили ситуацію присвоєння загальновживаного слова, терміну. Скаржник також не погоджується із експертними висновками №10-1/18, №167 та зазначає, що кожен висновок має різні за змістом відповіді на питання, наявні суперечності, у зв`язку з чим, скаржник посилається на неналежність, недопустимість взятих до уваги судом доказів, що вплинуло на висновки суду, які не відповідають фактичним обставинам справи. Скаржник зазначає, що дослідження, за результатом якого складено висновок Висновок №10-1/18, проведено патентним повіреним Ситцевим Г.В., який не є працівником державної спеціалізованої установи, не має кваліфікації судового експерта, не працює у державних експертних установах, крім того є заінтересованою особою. Дослідження, за результатом якого складено Висновок №167 проведено експертом Жилою. Б.В., щодо якого є сумнів у його об`єктивності. У цей же час, на думку скаржника, суд першої інстанції неправомірно, помилково не прийняв до уваги належний, допустимий, достовірний і об`єктивний доказ - Висновок №102/19.

05.03.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Натур+" та ТОВ "Натуропрепарат" надійшов відзив на апеляційну скаргу, який мотивований тим, що позивачі мають законні права на використання знаку «Гематоген» вже протягом більше як 20 років. ТОВ «Натуропрепарат» є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» (комбіновані та словесні) за свідоцтвами від 15.10.2001 №21352, (комбінований) від 11.08.2008 №95300 та від 10.08.2017 №229798. Зазначено, що позивач-1 та позивач-2 є спільними власниками ряду знаків для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН», які охороняються свідоцтвами України від 25.10.2016 № 217883, від 25.10.2016 №217884, від 25.05.2018 №242246, від 25.05.2018 №242247 та свідоцтвом від 25.05.2018 №242248 на знаки для товарів і послуг «Гематоген». Позивач звертає увагу, що рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 31.08.2016, яке набрало законної сили, визнано, що станом на 01.06.2006 словесне позначення знаку для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» стало добре відомим в України знаком Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур+» відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: біогенні стимулятори; препарати для корекції метаболічних процесів; препарати стимулюючі кровотворення; дієтичні добавки на основі альбуміну чорного харчового. Твердження Відповідача-1, що «Гематоген» це загальновживаний термін, є помилковим. Позивач зазначає, що твердження скаржника щодо «незаконності одноособового використання Позивачами загальновживаного терміну - «ГЕМАТОГЕН» не може братись до уваги, оскільки це не є предметом розгляду даної справи, як зазначив сам Відповідач-1, в рамках даної справи розглядаються позовні вимоги на предмет відповідності свідоцтва України №206050 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг Гемаготен НАРРУкіds, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ'' умовам надання правової охорони. Крім того, твердження скаржника щодо невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи з тих підстав, що на думку Відповідача-1 кожен з трьох висновків експертів мають різні за змістом відповіді на питання, позивач вважає необґрунтованим з огляду на те, що відповідач-1 не навів, які саме відповіді на питання у висновках на його думку є різними. Згідно з Висновками № 167 та № 10-1/18 експерти дійшли однакових висновків, що знак для товарів і послуг Гемаготен НАРРУkid за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН", що станом на 01.06.2006 визнано добре відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Також, з Висновків експертів № 167 та № 10-1/18 також слідує, що знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУkid" за спірним свідоцтвом станом на 13.08.2014 - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію, - був таким, що міг ввести в оману щодо особи виробника "ГЕМАТОГЕН" - позивача-1 та позивача-2. Як слідує з наданих до матеріалів справи чеків аптек та магазинів сітки «Еко-лавка», знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУкіd" вже вводить в оману споживачів, так як товар під назвою " Гемаготен НАРРУkid " реалізується під назвою «Гематоген». Позивач також звертає увагу, що на наявних у справі упаковках товарів, маркованих позначенням "Гемаготен НАРРУkid", частина цього позначення зображена великими буквами та є домінуючою на площині, в той час як слово «гемаготен» у свідоцтві №206050 зображено маленькими буквами поряд з словом «НАРРУkid». Отже, на думку позивача, аргументи апеляційної скарги стосовно наявності в матеріалах справи трьох різних за змістом висновків експертів не підтверджені фактичними обставинами справи.

10.03.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" надійшли клопотання про виклик експертів для надання пояснень та про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зокрема знаків для товарів та послуг.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.06.2020, крім іншого, викликано у судове засідання 01.07.2020 експертів: Ситцевого Г.В. ( АДРЕСА_1 ), Жилу Б.В. ( АДРЕСА_2 ), Чабанець Т.М. , Фоя О.А. (Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, б-р Л. Українки, 26, м. Київ, 01133) для дачі пояснень щодо Висновків від 16.11.2018 № 10-1/18, від 19.09.2019 № 102/19, від 27.08.2019 № 167 відповідно; розгляд апеляційної скарги відкладено на 01.07.2020.

19.06.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Натур+" надійшли питання для експертів.

23.06.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" надійшла заява про постановку питань експертам, які викликані для надання пояснень.

30.06.2020 на електронну адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли відповіді судових експертів Чабанець Т.М. та Фої О.А. на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 17.06.2020.

01.07.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист, в якому експертами зазначено, що вони не зможуть бути присутніми під час розгляду справи 01.07.2020 у зв`язку з перебуванням у щорічних чергових відпустках.

01.07.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ОСОБА_5 надійшли відповіді на питання по суті Висновку від 16.11.2018 №10-1/18.

В судовому засіданні, заслухано пояснення ОСОБА_5 , та ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2020 відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" про призначення додаткової експертизи інтелектуальної власності, зокрема знаків для товарів та послуг у справі №910/15749/18, оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі № 910/15749/18.

06.07.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від судових експертів Фої О. А. та Чабанець Т.М. надійшли відповіді на питання.

У судовому засіданні 05.08.2020 від судового експерта Жили Б.В. надійшли письмові пояснення щодо висновку експерта № 167 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27.08.2019.

В судове засідання 16.09.2020 з`явились судові експерти Фоя О.А., Чабанець Т.М. та надали відповіді на поставлені ним питання щодо судового висновку комісійної судової експертизи від 19.09.2019 №102/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" про призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності задоволено частково. Призначено у справі №910/15749/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а. Попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України). На вирішення експертів поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаком для товарів та послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та знаком для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014 року, - дату подання заявки № m201411540?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме: осіб позивачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", станом на 13.08.2014, - дату подання заявки №m201411540 на його реєстрацію?

- Чи є однорідними товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 та знак для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 і знак для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Гематоген", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності?

- Чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, маркований знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", станом на 13.08.2014, - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію? Матеріали справи №910/15749/18 направлено Харківському НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат. Зупинено апеляційне провадження у справі №910/15749/18 до повернення матеріалів справи з Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

05.05.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса" надійшли матеріали справи у чотирьох томах, висновок експерта від 16.04.2021 № 16485/7987-8005 за результатами проведення повторної судової еспертизи у сфері інтелектуальної власності та акт здачі-приймання висновку в 3-х примірниках.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/15749/18.

14.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" надійшли письмові пояснення з приводу висновку експерта від 16.04.2021 №16485/7987-8005.

14.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" надійшла заява про виклик експерта в судове засідання для дачі пояснень щодо висновку.

14.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" надійшло клопотання про заміну Відповідача-2 його правонаступником.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021, крім іншого, замінено Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України його процесуальним правонаступником Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" ().

30.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Позивача-2 надійшло клопотання про долучення нових доказів.

30.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Позивача-1 надійшло клопотання про долучення доказу.

30.06.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Позивача-1 надійшло клопотання про долучення доказу та призначення додаткової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" про виклик експерта залишено без задоволення, розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 відкладено на 19.07.2021.

12.07.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Позивача-1 надійшло клопотання про долучення доказів направлення клопотання про долучення доказу від 30.06.2021 з додатком Відповідачу-2.

15.07.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Відповідача-2 надійшов відзив на апеляційну скаргу.

15.07.2021 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про залучення доказів.

16.07.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Позивача-2 надійшли письмові пояснення.

26.07.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-2 надійшло клопотання про долучення документів по справі.

31.08.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача-2 надійшли письмові пояснення.

31.08.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача-2 надійшло клопотання про виклик експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" про долучення доказу та призначення додаткової експертизи від 30.06.2021 за вх. №09.1-11/4292/21 залишено без розгляду. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" про долучення доказів від 30.06.2021 за вх. №09.1-13/17880/21 залишено без розгляду. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" про долучення доказів від 30.06.2021 за вх. №09.1-13/17891/21 залишено без розгляду. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" про виклик експерта від 31.08.2021 за вх. № 09.1-13/23072/21 задоволено, поновлено пропущений процесуальний строк, встановлений судом, визнано причини його пропуску поважними. Викликано в судове засідання судового експерта Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Копитько А.П., надіслано експерту копію клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" про виклик експерта від 31.08.2021 за вх. № 09.1-13/23072/21, в якому викладені питання до експерта. Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 відкладено на 22.09.2021.

В судове засідання 22.09.2021 з`явились представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" та судовий експерт Копитько А.П.

В судовому засіданні 22.09.2021 судовий експерт Копитько А.П. надала на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021 письмові та усні пояснення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18, до 18.10.2021 о 17 год 00 хв.

18.10.2021 розгляд справи не відбувся у зв`язку з перебуванням головуючого судді Доманської М.Л. на лікарняному до 16.11.2021 включно.

У зв`язку зі звільненням у відставку судді Верховця А.А, відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2021 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Гарник Л.Л., у зв`язку з чим ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 призначено на 28.12.2021.

22.12.2021 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

28.12.2021 розгляд справи не відбувся у зв`язку з перебуванням у відпустці судді Гарник Л.Л.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.12.2021 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.12.2021 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 призначено на 09.02.2022.

09.02.2022 судове засідання не відбулось у зв`язку з перебуванням головуючого судді Доманської М.Л. на лікарняному з 31.01.2022 по 14.02.2022 включно.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2022 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 призначено на 23.03.2022.

Судове засідання 23.03.2022 не відбулось задля запобігання загрози життю та здоров`ю суддів, працівників апарату суду та учасників судового процесу у період воєнного стану, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2022 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 призначено на 13.07.2022.

08.07.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" надійшло клопотання про здійснення подальшого розгляду апеляційної скарги за наявними матеріалами та за відсутності представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ", що задовольняється судом.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2022, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі №910/15749/18 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Гарник Л.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.07.2022 апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду.

У судове засідання 13.07.2022 з`явились представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат". Решта сторін у судове засіданні не з`явились, ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" подано клопотання про розгляд апеляційної скарги без його участі, ДП «Укрпатент» про причини неявки суд не повідомило, хоча про час та місце розгляду справи повідомлено у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні ставилось на обговорення питання щодо можливості здійснення розгляду апеляційної скарги за відсутності представників учасників справи, які не з`явились в судове засідання, щодо чого представники ТОВ "Натур+" та ТОВ "Натуропрепарат" не заперечували.

Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд апеляційної скарги за відсутності представників сторін, які не прибули у судове засідання та задоволення клопотання ТОВ "ВЛВ ІМПОРТ" про розгляд апеляційної скарги без його участі,з огляду на наступне.

За положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі представників сторін, які не з`явилась у судове засідання, їх неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Суд апеляційної інстанції переглядає оскаржуване рішення в межах доводів апеляційної скарги.

Проаналізувавши матеріали справи в частині доводів апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку: апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - залишити без змін, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат", що є правонаступником Дочірнього підприємства "Натуропрепарат", є власником свідоцтва України від 15.10.2001 № 21352 (дата подання заявки - 17.08.1998) на знак для товарів і послуг, що являє собою словесне позначення "ГЕМАТОГЕН" щодо фармацевтичних препаратів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі також - Свідоцтво №21352), а також свідоцтва України від 11.08.2008 № 95300 (дата подання заявки - 28.12.2007) на знак для товарів і послуг, що являє собою комбіноване позначення, яке складається із прямокутника, на лівій частині якого міститься малюнок із зображенням дівчинки та у верхній частині, горизонтально вздовж прямокутника містяться намальовані літери, послідовність яких складає слово "ГЕМАТОГЕН", щодо фармацевтичних препаратів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме - гематогенів (надалі також - Свідоцтво № 95300).

Окрім того, в матеріалах справи містяться копії ліцензійного договору №3/2013 про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України від 11.11.2013, ліцензійного договору №0401/2016 про передачу права на використання знаків для товарів і послуг на території України від 04.01.2016, додаткової угоди №2 до ліцензійного договору №0401/2016 від 04.01.2016 про передачу права на використання знаків для товарів і послуг на території України від 29.12.2017 та ліцензійного договору №0207/2018 про передачу права на використання знаків для товарів і послуг на території України від 02.07.2018, зі змісту яких вбачається, що позивач-2 надав позивачеві-1 виключну ліцензію на використання знаків за Свідоцтвом № 21352 та Свідоцтвом № 95300.

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц визнано, що станом на 01.06.2006 словесне позначення знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" стало добре відомим в України знаком Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: біогенні стимулятори; препарати для корекції метаболічних процесів; препарати стимулюючі кровотворення; дієтичні добавки на основі альбуміну чорного харчового.

Відповідач-1 є власником свідоцтва України від 25.11.2015 № 206050 (дата подання заявки - 13.08.2014), що становить собою комбіноване позначення, яке складається із позначення "Гемаготен", словосполучення англійською мовою "HAPPY kid" та зображення стилізованої коми, яка по відношенню до слова "HAPPY" розташована горизонтально від літери "А" (тонкою стороною) до літери "Y" (товстою стороною) у цьому слові, щодо наступних товарів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг:

- клас 5: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби;

- клас 30: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад.

Звертаючись до суду, позивачі мотивують свої позовні вимоги тим, що вищеописане спірне свідоцтво відповідача - 1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки та повинно бути визнане недійсним з огляду на наступні обставини:

- знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008, власником яких є позивач-2 (надалі також - свідоцтва позивача-2);

- знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо позивача-1, який з 2006 року та станом на дату подання цієї позовної заяви здійснює виробництво та реалізацію товару з нанесенням на його упаковки торговельної марки "Гематоген";

- знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН", що станом на 01.06.2006 визнано добре відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг відповідно до рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц, яке набрало законної сили.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції прийняв до уваги дослідження експертів та вказав, що з огляду на тривалий час виробництва та реалізацію позивачами торговельної марки "ГЕМАТОГЕН" (з 2006 року - позивачем-1 та з 1996 року - позивачем-2 відповідно), а також визнання словесного позначення знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" станом на 01.06.2006 добре відомим в України знаком позивачів та спорідненість товарів 5 класу МКТП за спірними позначеннями "ГЕМАТОГЕН" і Гемаготен HAPPYkid, з урахуванням доводів викладених у Висновку експерта № 167 щодо того, що на дату подання заявки на реєстрацію знаку Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом (13.08.2014), даний знак міг ввести в оману щодо особи виробника наведених у свідоцтві товарів 5 та 30 класів МКТП, а саме - викликати у споживачів помилкові асоціації про походження товарів 5 класу МКТП добре відомого в Україні знака "ГЕМАТОГЕН" та викликати у споживачів помилкові асоціації про наявність тісних ділових зав`язків між виробником товарів 30 класу МКТП та власниками добре відомого в Україні знака "ГЕМАТОГЕН" - позивача-1 та позивача-2.

Колегія суддів, переглядаючи оскаржуване рішення, погоджується з висновками суду першої інстанції, з огляду на наступне.

У розгляді даного спору слід застосувати Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції, чинній на час подання заявки № m 2014 11540 відповідачем-1 за оскаржуваним свідоцтвом України № 206050, тобто станом на 13.08.2014.

Так, відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

При цьому положеннями ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Поряд із тим, ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також визначає, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Зокрема, відповідно до ч. ч .1, 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відтак, правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

У свою чергу, власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Поряд із тим, у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

За приписами ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Поряд із тим ч. 1 ст. 101 ГПК України встановлює, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Так, в матеріалах справи містяться наступні висновки, що складені за результатом проведення експертиз, які були здійснені як на замовлення позивачів, так і за результатом проведення експертиз, призначених судом:

1. Висновок № 10-1/18 за результатом проведення спеціального дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складений 16.11.2018 (надалі - Висновок експерта № 10-1/18), який був наданий на замовлення позивача-1 представником України у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) Ситцевим Геннадієм Юрійовичем, що діяв на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 362 та має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності та досвіт роботи у сфері інтелектуальної власності з 2003 року. У даному висновку зазначено, що патентний повірений обізнаний про кримінальну відповідальність відповідно до ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Згідно Висновку експерта № 10-1/18 за результатом проведення досліджень патентний повірений прийшов до наступних висновків:

- усі товари 5, 30 класів МКТП, відносно яких зареєстроване свідоцтво України № 206050 від 25.11.2015, на знак Гемаготен HAPPYkid є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвом України №21352 від 15.10.2001 та знак ля товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008;

- знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 206050 від 25.11.2015 Гемаготен HAPPYkid для товарів 5, 30 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 для товарів 05 класу МКТП, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю "Натур+" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" як торговельні марки, здійснюючи свою господарську діяльність;

- знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 206050 від 25.11.2015 Гемаготен HAPPYkid є таким, що може вводити в оману споживачів щодо осіб, які з 2006 виробляють в Україні товари 5 класу МКТП.

2. Висновок експерта № 102/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.09.2019 (надалі - Висновок експерта № 102/19), що була призначена відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2019.

Згідно з Висновком експерта № 102/19 за результатом проведення досліджень експерти прийшли до наступних висновків:

- товари 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУ kid" за свідоцтвом України № 206050 є такими самими (а саме гематоген) або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвами України №№ 21352, 95300; товари 30 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУkid" за свідоцтвом України № 206050 не є такими самими або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвами України №№ 21352, 95300;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУkid" за Свідоцтвом України №206050 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів та послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та знаком для товарів і послуг "Гематоген" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014 року, на дату подання заявки № m201411540;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України №206050 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме: осіб позивачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+", станом на 13.08.2014 - дату подання заявки № m201411540;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України №206050 не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Гематоген", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 "Гематоген" для товарів 05 класу МКТП не має розрізняльну здатність;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України №206050 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, маркований знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" станом на 13.08.2014 - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію.

3. Висновок експерта № 167 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по справі 910/15749/18 (надалі - Висновок експерта № 167), складений 27.08.2019 судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, що діяв згідно із свідоцтвом № 1065 від 26.02.2010, що видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України. У даному висновку зазначено, що патентний повірений обізнаний про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Згідно з Висновком експерта № 167 за результатом проведення досліджень експерт прийшов до наступних висновків:

- знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 21352 від 12/10/2001 "ГЕМАТОГЕН" має розрізняльну здатність для товарів 05 класу МКТП;

- всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України № 206050 від 25.11.2015, є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001;

- всі товари 5 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України № 206050 від 25.11.2015, є або такими ж самими або спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України №206050 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів та послуг "ГЕМАТОГЕН" за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та знаком для товарів та послуг "ГЕМАТОГЕН" за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014 року, дату подання заявки № m201411540;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України № 206050 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "ГЕМАТОГЕН", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України № 206050 станом на 13.08.2014 - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію, був таким, що міг ввести в оману щодо особи виробника наведених у свідоцтві товарів 5 та 30 класів МКТП, а саме - викликати у споживачів помилкові асоціації про походження товарів 05 класу МКТП від власників знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 21352, 95300 та добре відомого в Україні знака "ГЕМАТОГЕН" - Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур" та викликати у споживачів помилкові асоціації про наявність тісних ділових зав`язків між виробником товарів 30 класу МКТП та власниками добре відомого в Україні знака "ГЕМАТОГЕН" - Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +".

4. Висновок експерта № 16485/7987-8005 за результатами проведення повторної судової еспертизи у сфері інтелектуальної власності (надалі - Висновок експерта № 16485/7987-8005), складений 16.04.2021, складений судовим експертом Копитько А.П.

Згідно Висновку експерта № № 16485/7987-8005 за результатом проведення досліджень експерт прийшов до наступних висновків:

- товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 206050, та товари, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвами України № 21352, є спорідненими;

товари 30 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 206050, та товари, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом № 21352 не є однорідними або спорідненими;

товар 05 класу МКТП «гематоген», щодо якого надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом України № 206050 та товари, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвами України №№ 95300, є тими самими;

товари 05 класу МКТП, окрім «гематогену», щодо яких надано правову охорону торговельній марці за свідоцтвом України № 206050, та товари, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвами України №№ 95300, є спорідненими,

-знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за Свідоцтвом України № 206050 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаком для товарів та послуг «ГЕМАТОГЕН» за Свідоцтвом України № 21352 від 15.10.2001 та знаком для товарів і послуг «гематоген» за Свідоцтвом України № 95300 від 11.08.2008 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014 року, - дату подання заявки № m201411540,

-знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за свідоцтвом України № 206050 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме: осіб позивачів Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур+», станом на 13.08.2014, - дату подання заявки №т201411540 на його реєстрацію;

знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за свідоцтвом України № 206050 не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, маркований знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Натур+», станом на 13.08.2014, - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію,

-знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за свідоцтвом України № 206050 не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «ГЕМАТОГЕН», визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з збмеженою відповідальністю «Натур+» відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Призначаючи повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, суд апеляційної інстанції виходив з того, що експертні висновки у справі є такими, що мають розходження та суперечать один одному у певній частині, що є самостійною підставою для призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Суд апеляційної інстанції не бере до уваги Висновок експерта № 10-1/18 за результатом проведення спеціального дослідження об`єктів інтелектуальної власності, складений 16.11.2018, який був наданий на замовлення позивача-1 представником України у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) Ситцевим Геннадієм Юрійовичем, що діяв на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 362.

Відповідний висновок експерта викликає у колегії суддів сумніви щодо його об`єктивності та безсторонності у зв`язку з цим, що представник позивача -2 Ситцевий В.В. та патентний повірений Ситцевий Г.В. не заперечували в суді апеляційної інстанції, що патентний повірений Ситцевий Г.В. є близьким родичем - сином Ситцевого В.В., який є офіційним представником ТОВ «Натуропрепарат», представляє інтереси ТОВ «Натуропрепарат» у цій справі як адвокат.

Судом апеляційної інстанції враховано, що матеріали справи містять письмові пояснення судових експертів щодо відповідних експертних досліджень, у судові засідання викликались експерти, заслуховувались їх пояснення.

Оцінивши з урахуванням всіх обставин справи та доказів, що містяться в матеріалах справи у їх сукупності, вищевказані експертні дослідження , суд апеляційної інстанції бере до уваги такі Висновки експертів: № 167 в цілому, № 102/19 та 16485/7987-8005 у відповідних частинах із врахуванням зазначеного нижче.

При оцінці вказаних вище Висновків експертів № № 102/19, 167 та 16485/7987-8005 суд враховує, що згідно з ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Як вбачається з матеріалів справи, судові експерти у дослідженнях за № № 102/19 та 16485/7987-8005 досліджували тотожність (однорідність) і спорідненість товарів зі спірним свідоцтвом відповідача - 1 та за свідоцтвами позивачів.

Експертами у вказаних висновках встановлено, що товари 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУ kid" за свідоцтвом України № 206050 є такими самими (а саме гематоген) або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвами України №№ 21352, 95300; товари 30 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Гемаготен НАРРУkid" за свідоцтвом України № 206050 не є такими самими або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "Гематоген" за свідоцтвами України №№ 21352, 95300.

Як вбачається з Висновків експертів № 102/19, № 167 та № 16485/7987-8005, експертами встановлено, що знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за спірним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів та послуг "ГЕМАТОГЕН" за Свідоцтвом № 21352 та за Свідоцтвом № 95300 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, станом на 13.08.2014, дату подання заявки № m201411540.

Таким чином суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що доводи позивачів по те, що знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" за свідоцтвами України № 21352 від 15.10.2001 та № 95300 від 11.08.2008 є недоведеними, а відтак, не приймаються судом, як підстава визнання спірного свідоцтва відповідача - 1 недійсним. Ця підстава позову не доведена у суді.

З приводу доводів позивача відносно того, що знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPYkid» за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН", що станом на 01.06.2006 визнано добре відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також, що знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за Свідоцтвом України №206050 станом на 13.08.2014 був таким, що міг ввести в оману щодо особи виробника наведених у свідоцтві товарів 5 та 30 класів МКТП, суд першої інстанції вірно встановив наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Зокрема, статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Так, відповідно до рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат", Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_6 , треті особи: Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання знаку добре відомим, зобов`язання вчинити дії, що набуло законної сили, позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат", Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_6 , треті особи: Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання знаку добре відомим, зобов`язання вчинити дії задоволено.

Зокрема, вказаним рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц визнано, що станом на 01.06.2006 словесне позначення знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" стало добре відомим в України знаком Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: біогенні стимулятори; препарати для корекції метаболічних процесів; препарати стимулюючі кровотворення; дієтичні добавки на основі альбуміну чорного харчового.

Доводи відповідачів стосовно того, що станом на дату подання відповідачем-1 заявки (13.08.2014) щодо отримання спірного свідоцтва рішення суду від 31.08.2016 у справі № 760/22537/15-ц не було прийняте не беруться до уваги, оскільки специфіка ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності визначає можливість, зокрема, визнання судом обставин щодо відомості позначення станом на відповідну дату, щодо якої зацікавлена особа надала відповідні докази (у даному випадку - позивачі, які довели у судовому порядку той факт, що станом на 01.06.2006 словесне позначення знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН" стало добре відомим щодо позивачів). Вказаний знак Позивачів отримує правову охорону саме з дати, на яку цей знак визнано добре відомим - з 01.06.2006, у зв`язку з чим, оцінка відповідності зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони має здійснюватись із врахуванням вказаного.

Вищевказані експерти досліджував питання: чи є знак для товарів і послуг Гемаготен HAPPYkid за Свідоцтвом України № 206050 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Гематоген", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Експерт Жила Б.В. дійшов висновку, що всі наведені у свідоцтві України № 206050 товари 5 класу МКТП, є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, відносно яких знак «ГЕМАТОГЕН» визнано добре відомим в Україні.

Щодо співставлення позначень (знаків) експертом у висновку № 167 встановлено наступне.

При проведенні порівняльного дослідження за участю добре відомого знака з метою встановлення схожості до ступеню сплутування між ним та протиставленим позначенням, слід враховувати положення п.(1) ст.6 Паризької конвенції про охорону промислової власності

Згідно з вказаною нормою: країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком. що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

В свою чергу, як встановлено експертом у дослідженні, знак за свідоцтвом України № 206050 складається з двох самостійних, непов`язаних між собою ні логічно, ні графічно елементів «Гемаготен» та «HAPPY kid», кожен з яких справляє приблизно однаковий вплив на відмітність знака та не є домінуючим в порівнянні з іншим, знак за свідоцтвом України № 206050 містить в своєму складі два повних словесних елементи, кожен з яких складає його істотну частину.

Як наслідок, експерт зазначив, що для обґрунтованого вирішення розглядуваного питання в даній частині необхідно та достатньо виявити наявність схожості до ступеню сплутування між будь-яким з двох основних елементів досліджуваного знака - « Гемаготен », « HAPPY kid » та добре відомим в Україні знаком «ГЕМАТОГЕН».

З урахуванням того, що з двох основних елементів знака за свідоцтвом України № 206050 «HAPPY kid» та «Гемаготен» останній має спільні з добре відомим в Україні знаком «ГЕМАТОГЕН» алфавіт та мову написання, експерт обґрунтовано зазначив, що саме його доцільно обрати в якості об`єкту порівняння.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.».

У п.п. 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.2, 5.2.2.2.3 Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, наводяться наступні ознаки схожості словесних позначень:

- звукова (фонетична) схожість визначається на підставі наступних ознак довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків; близькість звуків, що складають позначення; розташування одних близьких звуків і звукосполучень щодо інших; наявність співпадаючих складів та їх розташування; спiвпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; кількість складів у позначеннях; входження одного позначення в інше; наголос тощо,

- графічна (візуальна) схожість визначається на підставі наступних ознак загальне зорове враження, вид і розмір шрифту, графічне написання з урахуванням характеру літер, розташування лiтер одна відносно одної,а лфавіт, лiтерами якого написане слово, колір чи поєднання кольорів,

- смислова (семантична) схожість визначається на підставі наступних ознак - подібність закладених у позначеннях понять (ідей), протилежність закладених у позначеннях понять (ідей), збіг одного з елементів позначення, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Щодо аналізу звукової (фонетичної) схожості експертом встановлено:

Слово «Гемаготен» в складі знака за свідоцтвом України № 206050 транскрипційно записується як [гемагот ен]

Слово «ГЕМАТОГЕН», з якого складається добре відомий в Україні знак, транскрипційно записується як [гематог ен].

Співставлювані об`єкти характеризуються дуже високим ступенем фонетичної схожості, яка обумовлюється застосуванням у них однакової кількості тотожних звуків, переважна більшість з яких (сім з дев`яти) розміщені на ідентичних позиціях. Фактично, звучання елементів не співпадає лише за рахунок протилежної заміни звуків на п`ятій та сьомій позиціях - відповідно до звуків [т] та [г] - у складі слова «гематоген», на [г] та [т] - у складі слова «гемаготен».

Щодо аналізу графічної (візуальної) схожості експертом співставлено позначення добре відомого знаку в Україні ГЕМАТОГЕН з елементом знака за свідоцтвом України № 206050 «Гемаготен» та встановлено, що елемент знака за свідоцтвом України № 206050 «Гемаготен» є графічно схожим з добре відомим знаком в Україні «ГЕМАТОГЕН».

Щодо аналізу семантичної (смислової) схожості, експертом зазначено, що серед наданих для проведення дослідження матеріалів справи містяться фотокопії упаковок дієтичних добавок під назвами «ГЕМАГОТЕН супер», «ГЕМАГОТЕН Льон», «ГЕМАГОТЕН ЙОД» тощо, на яких виробником вказано ВАТ «Екзон» (Республіка Білорусь), а імпортером в Україну ТОВ «ВЛВ Імпорт», який є власником знака «Гемаготен HAPPY kid» за свідоцтвом України № 206050. Одним з інгредієнтів дієтичноп добавки на упаковці товару зазначено альбумін харчовий, іншими є цукор білий, патока крохмальна карамельна, молоко незбиране згущене з цукром, ванілін тощо.

Отже, слово «гемаготен» використовується в якості оригінальної назви товару - дієтичної добавки з альбуміном харчовим у складі.

Однак, експерт визначив, що є найбільш вірогідним, що точний смисловий зміст слова «гемаготен» для пересічного споживача із середньою увагою та знаннями є невідомим, внаслідок чого воно має розглядатись як семантично невизначене.

В Висновку експерта № 167 зазначено, що в наданих для проведення дослідження матеріалах справи, серед іншого, були присутні копії таких документів, як: видане на ім`я ТОВ «Натур+», яке використовує знаки «ГЕМАТОГЕН» / «гематоген» за свідоцтвами України №№ 21352, 95300 на підставі ліцензійних договорів , реєстраційне посвідчення на лікарський засіб UA/3794/01/01 від 10.11.2005 на лікарський засіб «ГЕМАТОГЕН» у формі плиток по 50 г. з доданими до нього інформацією про лікарський засіб та висновками про якісний та кількісний склад лікарського засобу; Інструкція для медичного препарату «ГЕМАТОГЕН», затверджена наказом МОЗ України №839 від 18.12.2007

В обох документах активною речовиною препарату «ГЕМАТОГЕН» вказується альбумін харчовий чорний вищого ґатунку, а в якості допоміжних речовин - молоко цільне згущене з цукром, патока крохмальна, цукор-пісок, ванілін.

Експерт зазначив, що з наведеного випливає, що слово «ГЕМАТОГЕН» використовується в якості оригінальної (торгової) назви препарату, який складається з альбуміну харчового чорного у вигляді активної речовини та допоміжних речовин.

Водночас, як і в попередньому випадку, точний смисловий зміст слова «гематоген» для пересічного споживача із середньою увагою та знаннями, найбільш вірогідно, є невідомим, внаслідок чого воно має розглядатись як семантично невизначене.

Отже, експерт вказав, що порівнювані елементи мають розглядатись як семантично невизначені.

Таким чином, в результаті проведення порівняльного дослідження було встановлено, що між словесним елементом «Гемаготен» знака за свідоцтвом України № 206050 та добре відомим в Україні знаком «ГЕМАТОГЕН» присутня звукова й графічна схожість.

В зв`язку з цим слід враховувати, що методичні джерела вказують наявність фонетичної схожості як основного фактору наявності між словесними позначеннями схожості до ступеню сплутування.

Зокрема, згідно з п.5.3.2.2.1 Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації: «Для словесних позначень вирішальне значення має їхнє звучання (звукова ознака). Знаки, які записані по різному, можуть вимовлятися однаково, що відіграє вирішальну роль при усних сповіщеннях».

Зважаючи на приведені методичні положення, експерт Жила Б.В. заначив, що встановленої фонетичної та графічної схожості достатньо для обґрунтованого висновку про те, що елемент «Гемаготен», який складає суттєву частину знака за свідоцтвом України № 206050, є схожим з добре відомим в Україні знаком «ГЕМАТОГЕН» настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, експерт дійшов обґрунтованого висновку, що знак для товарів і послуг "Гемаготен HAPPYkid" за Свідоцтвом України № 206050 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "ГЕМАТОГЕН", визнаним добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур+" відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

На це ж питання експерти у експертних висновках № № 102/19 та 16485/7987-8005 надали протилежну відповідь.

При цьому у цих експертних дослідженнях експерти порівнювали знаки в цілому, визначивши, що частина спірного знаку Відповідача-1 «Гемоготен» не виконує ідентифікуючу фукцію, проте, домінуючим словесним елементом цього знаку визначили слово «Нарру» без достатнього обґрунтування вказаного. При цьому, судові експерти не взяли до уваги, що знак за Свідоцтвом України № 206050 містить у своєму складі два повних словесних елементи, кожен з яких складає його істотну частину. Як наслідок, для обґрунтованого вирішення розглядуваного питання в даній частині необхідно та достатньо виявити наявність схожості до ступеню сплутування між будь-яким з двох основних елементів досліджуваного знака - «Гемаготен», « HAPPY kid » та добре відомим в Україні знаком «ГЕМАТОГЕН», що враховано у експертному висновку № 167.

Крім того, судом першої інстанції вірно визначено визначальною сукупність фонетичної та графічної схожості елементу "Гемаготен" знака «Гемаготен HAPPYkid» за спірним свідоцтвом та позначенням "ГЕМАТОГЕН" при визначенні ступеню схожості за вказаними позначеннями, а також спосіб розміщення вказаних позначень на упаковках товарів, стосовно яких проведені експертні дослідження.

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов вірного висновку, що доводи позивачів про те, що знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPYkid» за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням знаку для товарів і послуг "ГЕМАТОГЕН", що станом на 01.06.2006 визнано добре відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, є обґрунтованими, що є самостійною підставою для визнання спірного Свідоцтва України № 206050 недійсним.

З приводу доводів позивачів щодо того, що знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPYkid» за спірним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо позивача-1, який з 2006 року та станом на дату подання цієї позовної заяви здійснює виробництво та реалізацію товару з нанесенням на його упаковки торговельної марки "Гематоген", суд зазначає наступне.

Як вказувалося вище, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Отже, під асоціацією розуміється встановлення усталеного зв`язку між двома елементами, внаслідок чого при появі одного члена асоціативної пари забезпечується обов`язкова актуалізація іншого.

Небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли позначення може ввести в оману щодо особи виробника товару внаслідок того, що воно асоціюється з позначенням (позначеннями), які до дати подання заявки на реєстрацію досліджуваного знака вже були пов`язані з іншою особою знаками для товарів і послуг. Такі обставини, серед іншого, призводять до змішування у свідомості споживачів діяльності різних виробників.

Отже, один з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг та позначень, що порівнюються. Поряд із тим, іншою умовою можливості введення споживачів в оману, є відомість знака, розпізнавання та виділення його споживачем серед інших схожих знаків.

На підтвердження здійснення виробництва товару, маркованого торговельною маркою "ГЕМАТОГЕН", починаючи з 1996 року позивачем-2, а з 2006 року - також і позивачем-1, позивачами надано суду довідки про обсяги реалізації продукції по препарату "ГЕМАТОГЕН" (лікарських засобів та дієтичних добавок), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/3794/01/01 "ГЕМАТОГЕН", видане 10.11.2015, витяги з аналітично-нормативної документації та методів контролю якості лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН", витяги з Технічних умов на виробництво дієтичної добавки "ГЕМАТОГЕН -НАТУР+", а також договори на поставку товару, маркованого торговельною маркою "ГЕМАТОГЕН" та відповідні видаткові накладні, що засвідчують поставку товару за даними договорами.

Окрім того, суд приймає до уваги, що під час розгляду Солом`янським районним судом м. Києва справи № 760/22537/15-ц, за результатами якого винесено рішення від 31.08.2016, що набуло законної сили та про яке йшлося вище, судом були встановлені наступні обставини:

- ТОВ "Натур+" є єдиним українським виробником лікарського засобу, маркованого позначенням "ГЕМАТОГЕН", і його господарська діяльність спрямована виключно на виробництво єдиного лікарського засобу - "ГЕМАТОГЕН";

- на підтвердження використання знака "ГЕМАТОГЕН" на товарі 05 класу МКТП позивачі посилають на: зразки упаковок лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН", у які в 1996 -2015 роках фасувався цей лікарський засіб; роздруківку з інтернет-сайту http://www.naturplus.com.ua/, на якій зображено упаковка лікарського засобу з нанесенням торговельної марки "ГЕМАТОГЕН"; наявність плиток лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН";

- за період з 1996 року по другий квартал 2006 року ДП "Натуропрепарат" виготовило та реалізувало через ЗАТ НВЦ "БХФЗ" 45655700 штук плиток лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН", а ТОВ "Натур+" в період з січня 2006 року по вересень 2015 року виготовило та реалізувало 137255792 штук плиток лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН";

- ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на умовах поставки здійснило експорт у інші країни вироблений позивачами лікарський засіб "ГЕМАТОГЕН" в упаковках, маркованих цією торговельною маркою у загальній кількості 2304548 штук;

- ТОВ "Натур +" рекламувало зазначений лікарський засіб "ГЕМАТОГЕН" та приймало участь у спонсорських та інших заходах з використанням вказаного знака, здійснювало рекламування як на телебаченні, так і в друкованих засобах масової інформації, що підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договорами, згідно з якими була проведена реклама в довіднику "Жовті Сторінки України" за різні періоди; рекламні акції по телебаченню, зокрема ТРК "5 канал", що підтверджується відповідними актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); публікації рекламного характеру в мережі Інтернет, присвячені лікарському засобу з зображенням торговельної марки "ГЕМАТОГЕН", а також численні відгуки про лікарський засіб маркований торговельною маркою "ГЕМАТОГЕН" виробництва позивачів;

- ТОВ "Натур +" відповідно до умов ліцензійного договору з ТОВ "Натуропрепарат" надає допомогу (плитками лікарського засобу "ГЕМАТОГЕН") благодійним організаціям, установам та іншим громадським організаціям, приймає участь у виставках-ярмарках та у публічних заходах, де представляє цей лікарський засіб та безкоштовно надає його учасникам заходів.

В силу ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

З урахуванням зазначеного, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що починаючи з 1996 року - позивач-2, а з 2006 року позивач-1 здійснюють виробництво товару, а саме - лікарських засобів та дієтичних добавок, маркованих торговельною маркою "ГЕМАТОГЕН".

Як вбачається із Висновку експерта № 167, під час проведення дослідження експертом встановлено, що при фактичному використанні для наведених у спірному свідоцтві товарів 5 класу МКТП знака з елементом "Гемаготен" за спірним свідоцтвом, неможливо виключити виникнення у споживачів помилкового враження про пов`язаність таких товарів з діяльністю позивача-1 або позивача-2 та при цьому, з урахуванням відомості знака "ГЕМАТОГЕН", неможливо виключити ту обставину, що при використанні знака за спірним свідоцтвом з елементом "Гемаготен" стосовно товарів 30 класу МКТП, у споживачів цих товарів може виникнути помилкове враження про пов`язаність особи, від якої вони походять, особою, яка сприймається в якості комерційного джерела походження товарів зі знаком "ГЕМАТОГЕН", зокрема про наявність тісних ділових зв`язків між обома особами. Вказаний висновок експерта є обгрунтованим та береться судом до уваги у сукупності із іншими доказами у справі.

Так, у Висновках експертів №№ 167, 102/19, 16485/7987-8005 вірно зазначено, що згідно з п. 10.7.1 методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної Служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9), затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91: «Позначення вважається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів».

При цьому експерти у висновках № № 102/19 та 16485/7987-8005 не надали оцінки тому, чи може ввести в оману хоча б один з елементів спірного знаку відповідача - 1 та дійшли необґрунтованого висновку, що знак відповідача - 1 не може ввести в оману, порівнявши знаки в цілому та врахувавши свої дослідження , за якими порівнювані знаки визнані експертами несхожими вцілому. Суд враховує, що експерти посилались на вказані методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної Служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, та процитували п. 10.7.1 цих рекомендацій, проте при дослідженні в порушення цих методичних рекомендацій, не дослідили чи може ввести в оману хоча б один з елементів знаку відповідача - 1.

Судом апеляційної інстанції враховано, що судовим експертом Жилою Б.М. у висновку № 167 вірно застосовано вищезазначені методичні рекомендації.

Експертом Жилою Б.М. встановлено, що згідно з вищевказаними методичними рекомендаціями: «Позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер» .

Відмінність між помилковими і здатними ввести в оману позначеннями полягає в тому, що перші звичайно створюються з метою отримання невиправданих переваг на ринку певних товарів, тобто фактично такі позначення створюються для умисного обману (наприклад, використання позначення «натуральний» стосовно товарів, виготовлених із замінників). Позначення, здатні ввести у оману звичайно не містять інформації, яка з очевидністю є неправильною, можливість введення споживачів у оману виникає внаслідок виникнення у споживачів певних асоціацій, які не відповідають дійсності.

Тобто, позначеннями, здатними ввести в оману стосовно особи виробника товарів, є такі, що не містять прямих недостовірних вказівок на характеристики певного виробника, однак, в силу певних обставин, здатні породжувати асоціації з конкретним виробником, які не відповідають дійсності.

У Висновку експерта № 167 зазначено, що слід мати на увазі, що згідно з п.10.7.1. методичних рекомендацій: «Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів». Аналогічне положення міститься і в методиці судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) «...позначення визначається оманливим або таким, що вводить в оману якщо оманливим або таким, що вводить в оману, є хоча б один із його елементів, які породжують у споживача уявлення про дані через асоціації», а також у п.5.3.3. методики проведення експертних досліджень , пов`язаних із засобами індивідуалізації.

При цьому, як встановлено експертом раніше, елемент «Гемаготен», який складає суттєву частину знака за свідоцтвом України № 206050, є схожим з добре відомим в Україні станом на 01.06.2006 знаком «ГЕМАТОГЕН» настільки, що їх можна сплутати.

Як зазначено експертом, надані для проведення дослідження матеріали справи містять відомості про те, що споріднений з наведеними в свідоцтві України № 206050 товарами 05 класу МКТП, маркований позначенням «ГЕМАТОГЕН» споріднений товар виробництва ТОВ «Натур+» поставлявся на ринок у промисловому масштабі до 13.08.2014 - дати подання заявки № m 201411540, за якою було видано спірне Свідоцтво України № 206050.

Та обставина, що позначення «ГЕМАТОГЕН» було визнано добре відомим в Україні знаком ТОВ «Натуропрепарат» та ТОВ «Натур+» відносно товарів 05 класу МКТП на 01.06.2006 безпосередньо означає, що станом на вказану дату, яка більше ніж на вісім років передує даті подання заявки № m 201411540, позначення «ГЕМАТОГЕН» внаслідок інтенсивного використання на українському ринку вже асоціювалось у споживачів з діяльністю згаданих суб`єктів господарювання.

За таких умов, при фактичному використанні для наведених у свідоцтві України №206050 товарів 05 класу МКТП знака з елементом «Гемаготен» за вказаним свідоцтвом відповідача-1, неможливо виключити виникнення у споживачів помилкового враження про пов`язаність таких товарів з діяльністю ТОВ «Натур+» або ТОВ «Натуропрепарат».

Разом з тим необхідно враховувати, що в якості окремих випадків можливості введення знаком в оману споживачів щодо особи виробника можна навести приклади змішування - виникнення помилкового враження про наявність тісних ділових зв`язків між особами, що використовують знаки, наявність спонсорських відносин між ними тощо.

Експерт зазначає, що в цьому контексті та обставина, що знак «ГЕМАТОГЕН» є добре відомим в Україні знаком конкретних осіб - ТОВ «Натуропрепарат» та ТОВ «Натур+» має важливе значення і тому, що чим більша розрізняльна здатність позначення, чим вище репутація та більше масштаби діяльності його власника - тим більш вірогідною слід вважати можливість введення споживачів в оману щодо особи виробника у випадку використання іншими виробниками позначень, які асоціюються з діяльністю власника добре відомого знака, навіть у не властивих останньому сферах.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно буде завдано шкоди таким використанням.

У висновку експерта № 167 встановлено, що з урахуванням відомості знака «ГЕМАТОГЕН», неможливо виключити ту обставину, що при використанні спірного знака за свідоцтвом України № 206050 з елементом «Гемаготен» стосовно товарів 30 класу МКТП, у споживачів цих товарів може виникнути помилкове враження про пов`язаність особи, від якої вони походять, з особою, яка сприймається в якості комерційного джерела походження товарів під знаком «ГЕМАТОГЕН», зокрема, про наявність тісних ділових зв`язків між обома особами.

Тобто, при використанні знака за свідоцтвом України № 206050 стосовно наведених у свідоцтві товарів 30 класу МКТП, - навіть не споріднених з товарами, відносно яких знак «ГЕМАТОГЕН» визнаний добре відомим в Україні, споживачі можуть бути введені в оману щодо особи їх виробника, оскільки при цьому не виключено виникнення у споживачів помилкового враження про пов`язаність особи, яка використовує знак з елементом «Гемаготен», з ТОВ «Натуропрепарат» та /або ТОВ «Натур+», як власниками добре відомого в Україні знака «ГЕМАТОГЕН».

Таке враження здатне викликати у споживачів необгрунтовану довіру до особи, від якої походять названі вище товари 30 класу МКТП під спірним знаком, як до такої, якість товарів якої є співрозмірною з якістю товарів, що виготовляються під добре відомим знаком «ГЕМАТОГЕН». Водночас, у випадку, якщо якість товарів 30 класу МКТП під спірним знаком не задовольнятиме споживачів, може постраждати й репутація власників добре відомого знака «ГЕМАТОГЕН».

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману

споживача.

Експерт дійшов обґрунтованого висновку, що знак для товарів і послуг «Гемаготен HAPPY kid» за Свідоцтвом України №206050 станом на 13.08.2014 - дату подання заявки № m201411540 на його реєстрацію, був таким, що міг ввести в оману щодо особи виробника наведених у свідоцтві товарів 5 та 30 класів МКТП, а саме: викликати у споживачів помилкові асоціації про походження товарів 05 ласу МКТП від власників знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 21352, 95300 та добре відомого в Україні знака «ГЕМАТОГЕН» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з бмеженою відповідальністю «Натур+» та викликати у споживачів помилкові асоціації про наявність тісних ділових зв`язків між виробником товарів 30 класу МКТП та власниками добре відомого в Україні знака «ГЕМАТОГЕН» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуропрепарат» та Товариства з обмеженою дповідальністю «Натур+».

Суд оцінив висновки експертів із врахуванням всіх доказів, що містяться в матеріалах справи, у їх сукупності.

Так, суд першої інстанції вірно взяв до уваги, що в матеріалах справи містяться, зокрема, наступні копії фіскальних чеків, що підтверджують факти продажу товару та свідчать про можливість введення споживачів в оману щодо особи виробника товарів:

- фіскальний чек від 22.09.2016 виданий ФОП Сирота С.В. ("Домашня аптека №1"), що засвідчує продаж товару "Гематоген витамины плюс Heppy KID" за адресою: АДРЕСА_3 ;

- фіскальний чек від 22.03.2017 виданий ТОВ "ФИРМА ХОРОШАЯ", що засвідчує продаж товарів "ГЕМАТОГЕН ВИТАМИНЫ ПЛЮС HAPPY KID" та "ГЕМАТОГЕН КЛАС. HAPPY KID" за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкіна, 45/А;

- фіскальний чек від 29.03.2017 виданий ТОВ "ФАЛБІ ЛЬВІВ" ("аптечний пункт №1"), що засвідчує продаж товару "ГЕМАТОГЕН "HAPPY KID" за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Л. Українки, 21;

- фіскальний чек від 20.03.2017 виданий ТОВ "ЦИТРУС ФАРМ", що засвідчує продаж товару "Гематоген Хеппи Кид" за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Д;

- фіскальний чек від 24.03.2017 виданий ТОВ "аптека низьких цін" ("аптека №4"), що засвідчує продаж товару "СУПЕРГЕМАТОГЕН ХЕППИ" за адресою: м. Львів, вул. Низинна, 2;

- фіскальний чек від 31.05.2017 виданий ПФ "АСТРОН" ("АПТЕКА №2"), що засвідчує продаж товару "ГЕМАТОГЕН ХЕППИ КИД" за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 9;

- фіскальний чек від 02.01.2019 "ЕКО ЛАВКА", що засвідчує продаж товару "Супергематоген Happy K" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 37/1;

- фіскальний чек від 25.01.2019 "ЕКО ЛАВКА", що засвідчує продаж товару "Супергематоген Happy K" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 37/1;

- фіскальний чек від 29.08.2019 "ЕКО ЛАВКА", що засвідчує продаж товару "Супергематоген Happy K" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 37/1;

- фіскальний чек від 17.09.2019 "ЕКО ЛАВКА", що засвідчує продаж товару "Супергематоген Happy K" за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 13/14.

Як встановлено судом першої інстанції, при відкритті сайту за вказаним посиланням http//hemagoten.com.ua. з`являється інтерфейс вкладки "Про нас", у якому міститься, зокрема, інформація наступного характеру: "Гемаготен Happy kid. Виготовлений за класичною рецептурою, містить тільки натуральні інгредієнти, включаючи згущене молоко, аскорбінову кислоту і комплекс вітамінів. Насичує організм залізом. Той самий original receipt зі смаком дитинства - гематоген білоруського виробництва. Ми прагнемо ділитися з українським споживачем власними "Happy" відкриттями і нести щастя в будинок кожній людині. Саме тому наша команда активно працює над пошуком таких продуктів, які б відповідали найвимогливішим запитам найвибагливішого споживача. Ми пропонуємо вам спробувати "Гемаготен "Happy kid", оскільки впевнені в його магічній властивості приносити щастя і пробуджувати далекий смак дитинства. Цей солодкий шматочок щастя зроблений і привезений саме для тебе, друже. "

Суд першої інстанції зазначає, що в подальшому, при відкритті вкладки "Магія Гемаготен "Happy kid"" за посиланням http://hemagoten.com.ua/#magic, на екрані з`являється інформація наступного характеру: "Магія Гемаготен "Happy kid"

1 Можливо Ви не помітили що справжня назва нашої дієтичної добавки "ГемаГоТен", замість звичного "ГемаТоГен";

2 Ця "помилка" допущена навмисно

Емоційний ефект від виявлення "помилки" тим сильніший, чим довше споживач, який куштує дієтичну добавку не помічав "помилки";

3 Роз`яснення "помилки"

міститься на упаковці у вигляді напису:

"Важливо! Згіндо досілджень, ми чиатємо цліе солво і не зважєамо на розмщеніня ліетр в ньмоу. Як і не помічєамо корсиність гемаготену. Зверінть уаагу! Сманчого. "

4 Що відкриває причину "помилки"

і змушує споживача замислитись над складом та корисністю гематогену.

Смачного".

Вказаний сайт досліджено судом першої інстанції у судовому засіданні.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що з наведеного дослідження сайту відповідача-1, скрінкопії з якого долучено до матеріалів справи, вбачається, що останній, пропонуючи до продажу товари із застосуванням знаку Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом, свідомо вказує на схожість між елементом "Гемаготен" знаку Гемаготен HAPPYkid за спірним свідоцтвом та позначенням "ГЕМАТОГЕН", що додатково свідчить про можливість введення знаком за спірним свідоцтвом відповідача-1 в оману споживачів щодо особи виробника товару - позивача-1 та позивача-2, які, як вже зазначалося вище, здійснювали використання позначення "ГЕМАТОГЕН" до моменту подачі відповідачем-1 заявки на реєстрацію спірного свідоцтва, та виробляли відповідний товар із нанесенням цього позначення.

Стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Суд зобов`язаній надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відтак, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку, що з урахуванням приписів ст. 77, 78, 79 ГПК України, а також встановленої відповідно до Висновку експерта № 167 схожості (фонетичної та графічної) елементу "Гемаготен" знаку «Гемаготен HAPPYkid» за спірним свідоцтвом та знаку "ГЕМАТОГЕН", визнаного добре відомим в Україні відносно позивачів, перелічені вище фіскальні чеки та вищевказане дослідження сайту відповідача - 1 є вірогідними доказами, що свідчать про можливість введення споживачів в оману щодо особи виробника товару.

Ці докази слід враховувати для дотримання стандарту доказування «вірогідності доказів». Так, суд вважає доведенною наявність обставини можливості введення знаком за спірним свідоцтвом відповідача-1 в оману споживачів щодо особи виробника товару - позивача-1 та позивача-2, які здійснювали використання позначення "ГЕМАТОГЕН" до моменту подачі відповідачем-1 заявки на реєстрацію спірного свідоцтва, та виробляли відповідний товар із нанесенням цього позначення, оскільки докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Вказане є підставою для визнання недійсним повністю свідоцтва України від 25.11.2015 №206050 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є відповідач-1 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад.

За таких обставин, суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо обґрунтованості вимог позивача в частині визнання недійсним повністю свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є відповідач-1 відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад. У зв`язку із цим позов у зазначеній частині вимог підлягає задоволенню.

Щодо вимог позивачів про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (правонаступник - ДП «Укрпатент») внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд першої інстанції вірно встановив, що ці вимоги є похідними від вимоги про визнання недійсним свідоцтва України від 25.11.2015 №206050 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid та підлягають задоволенню відповідно до норм чинного законодавства.

За приписом ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Оскільки свідоцтво України від 25.11.2015 № 206050 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid підлягає визнанню недійсними щодо товарів 5 та 30 класу МКТП, заявлені позивачами до відповідача - 2 вимоги про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (правонаступник - ДП «Укпатент») внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 206050 від 25.11.2015 на знак для товарів та послуг Гемаготен HAPPYkid, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: гемоглобін; гематоген; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби та товарів 30 класу МКТП, а саме: арахісові кондитерські вироби; батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; вафлі; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; глюкоза на кулінарні потреби; заварний крем; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодові кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; кава; кавові напої; какао; какаові напої; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; локричні кондитерські вироби; льодяники (смоктунці); мальтоза; мед; шоколад; та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими, та позов у зазначеній частині вимог також підлягає задоволенню, про що суд першої інстанції дійшов вірного висновку.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 замінено Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його процессуального правонаступника - Державе підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" ().

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Підсумовуючи вищевикладене, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур +" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Натуропрепарат" підлягають задоволенню у повному обсязі.

Суд першої інстанції щодо відповідних доводів відповідача-1 вірно відзначив, що дослідження наявності, або відсутності розрізняльної здатності знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 21352 від 12/10/2001 "ГЕМАТОГЕН" щодо товарів 5 класу МКТП не входить до предмету доказування у даній справі, оскільки у даній справі не заявлено відповідної вимоги щодо неправомірності надання правової охорони Свідоцтва № 21352 з підстав відсутності розрізняльної здатності знаку за даним свідоцтвом.

Інших доводів скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного судового рішення та впливали на його правильність в апеляційній скарзі не наведено.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржуване рішення суду першої інстанції у даній справі - без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги та судові витрати за проведення судової експертизи, призначеної судом апеляційної інстанції відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на скаржника.

У зв`язку з тим, що суддя Поляков Б.М., що входить до складу колегії суддів, у провадженні якої знаходилась дана апеляційна скарга, перебував у відпустці з 18.07.2022 по 31.07.2022, повний текст даної постанови складено 01.08.2022.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЛВ ІМПОРТ" залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2019 у справі №910/15749/18 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/15749/18 направити до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 01.08.2022

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Л.Л. Гарник

Б.М. Поляков