ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2022 р. Справа№ 910/6411/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Гарник Л.Л.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання Кудько О.О.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 27.07.2022,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc.

на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019

у справі №910/6411/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Xiaomi Inc.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (правонаступник - Державна митна служба України в особі Київської митниці як відокремленого підрозділу Дермитслужби)

про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару

ВСТАНОВИВ:

Xiaomi Inc. звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» (далі - Товариство) про:

- заборону Товариству здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.;

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Xiaomi Inc. є правовласником торговельних марок «Xiaomi» (міжнародна реєстрація №1177611), «RedMi» (міжнародна реєстрація №1213534) та «Mi» (міжнародна реєстрація №1173649), що зареєстровані та діють на території України;

- на адресу представника правовласника вказаних торговельних марок надійшов лист Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця) від 22.04.2019 №4014/10/26-70-18-03 про призупинення митного оформлення товару;

- 22.04.2019 Митницею було здійснено призупинення митного оформлення товарів - телефонних апаратів для сотових мереж зв`язку Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black, смартфон - 20 шт., одержувачем якого є Товариство; до Митниці було подано митну декларацію від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 на вказаний товар, відповідно до якої імпортером смартфонів зазначено Товариство;

- Митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення спірних товарів, що мають ознаки зображувальної торговельної марки, занесеної до митного реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності з 23.02.2017 за №3360, №3361 та №3362, строком на 10 днів у відповідності до статті 399 Митного кодексу України;

- Товариство не є дистриб`ютором правовласника торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi»;

- позивач не надавав відповідачу жодних дозволів на ввезення такого товару, не укладав з Товариством будь-яких договорів щодо можливості імпорту товарів на територію України;

- отже, ввезення на територію України продукції за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 є порушенням прав інтелектуальної власності правовласника торговельних марок «Xiaomi», «RedMi» та «Mi», а продукція за вказаною митною декларацією є контрафактною.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 у задоволенні позову Xiaomi Inc. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України) про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару відмовлено. Судові витрати покладено на Xiaomi Inc.

Рішення мотивовано безпідставністю та необґрунтованістю позовних вимог.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду, Компанія Xiaomi Inc. звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Компанії Xiaomi Inc. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" задовольнити.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії Xiaomi Inc. на рішення Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 та призначено до розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 (судді: Остапенко О.М., Сотніков Б.В., Отрюх Б.М.) апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 задоволено. Рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. мельникова, буд. 12, 0) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. Судом вказано про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме, смартфони: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" на користь Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. за подання позовної заяви та 5 763 (п`ять тисяч сімсот шістдесят три) грн. 00 коп. за подання апеляційної скарги. Доручено господарському суду міста Києва видати накази.

Постанову мотивовано правомірністю вимог позивача.

Постановою Верховного Суду від 13.10.2020 у справі №910/6411/19 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 у справі №910/6411/19 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Судом касаційної інстанції вказано, що суд апеляційної інстанції не розглянув і, відповідно, не вирішив питання щодо наявності/відсутності визначених процесуальним законом (стаття 99 ГПК України) умов (підстав) для призначення судової експертизи з метою з`ясування відповідних питань (пункти 20-22 цієї постанови). Визначення тотожності або схожості позначення з охоронюваною в Україні Торгівельною маркою до ступеню сплутування стосовно одного й того самого виду товарів потребує спеціальних знань у сфері, іншій, ніж право, та може здійснюватися лише особою, яка має такі знання, тобто експертом. Для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи є схожими Торгівельні марки настільки, що їх можна сплутати, тощо) господарському суду необхідно вирішувати питання про призначення судової експертизи, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Згідно з витягом з протоколу передачі судової справи від 21.10.2020 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2020 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 до свого провадження, розгляд апеляційної скарги призначено на 02.12.2020.

01.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли Пояснення з урахуванням вказівок Верховного Суду, зазначених у постанові від 13.10.2020.

02.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2020, крім іншого, розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 відкладено на 17.12.2020.

16.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли пропозиції до клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

16.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли пояснення щодо введення спірного товару в цивільний обіг та нормативно-технічної документації, яка регламентує нанесення маркування та проведення пакування товару.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшли пояснення до судового засідання.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшло клопотання про виклик експерта для надання роз`яснень висновку експерта від 06.06.2019 № 10559.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшли заперечення проти задоволення клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

17.12.2020 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/6411/19 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Копитова О.С.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 21.01.2021, визнано обов`язковою явку у судове засідання 21.01.2021 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, та зазначено, що Київській міській митниці Державної фіскальної служби України слід подати до Північного апеляційного господарського суду пояснення щодо наявності зразків товару за митною декларацією № UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а сааме, смарфону Xiaomi Redmi 6A 2+ Gb EU Gold та смартфону Xiaomi RedMi GO 1+ 8 Gb EU Black.

18.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли заперечення проти клопотання про виклик експерта.

19.01.2021 на електронну адресу Північного апеляційного господарського суду від Київської митниці Держмитслужби надійшли додаткові пояснення із клопотанням про заміну сторони, у якому Державна митна служби України просить суд приєднати додаткові пояснення до матеріалів справи та замінити Київську міську митницю Державної фіскальної служби на правонаступника Київську митницю Держмитслужби.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшли пояснення до судового засідання.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес"надійшли заперечення проти задоволення клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшло клопотання про виклик експерта для надання роз`яснень висновку експерта від 06.06.2019 № 10559.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшли додаткові пояснення до судового засідання 21.01.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2021 розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 відкладено на 24.02.2021 о 10 год. 30хв. , витребувано у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України товари, що пересилалися за митною декларацієюї №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме: мобільні телефони Xiaomi Redmi 6A Gold в кількості 20 шт. та Xiaomi Black в кількості 20 шт.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у творчій відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 23.02.2021, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/6411/19 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2021, крім іншого, прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до 03.03.2021.

02.03.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Київської митниці Держмитслужби надійшли пояснення за результатами судового засідання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 відкладено на 24.03.2021.

15.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи: зразку товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold та зразку товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black. Вказані докази приєднані до матеріалів справи.

23.03.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариство з обмеженою відповідалльністю "Ен-Ай-Ес" надійшли додаткові пояснення.

24.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Київської митниці Держмитслужби надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії акту про відбір проб зразків товарів від 04.03.2021 та надано для огляду в судовому засіданні 24.03.2021 оригінал цього акту. Копію акту долучено до матеріалів справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021, крім іншого, клопотання Компанії Xiaomi Inc. про призначення комплексної судової експертизи у справі №910/6411/19 - задоволено, призначено у справі №910/6411/19 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та товарів, проведення судової експертизи доручено атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" та 12.1 "Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів" судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)), матеріали справи №910/6411/19 направлено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)), зупинено апеляційне провадження у справі №910/6411/19 до повернення матеріалів справи з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

02.12.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшли матеріали справи №910/6411/19 та висновок експерта від 09.11.21 №КСЕ-19-21/11891.

У зв`язку зі звільненням у відставку судді Верховця А.А, відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.12.2021 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду, поновлено апеляційне провадження у справі №910/6411/19, розгляд апеляційної скарги призначено на 12.01.2022, зобов`язано учасників сторін подати свої доводи (пояснення) з приводу висновку експерта від 09.11.21 №КСЕ-19-21/11891 у строк до 05.01.2022 із доказами направлення копії пояснень іншим учасникам провадження у даній справі.

05.01.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариство з обмеженою відповідалльністю "Ен-Ай-Ес" надійшли пояснення до судового засідання з урахуванням висновку експерта 9.11.21 №КСЕ-19-21/11891.

05.01.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшли пояснення до судового засідання з урахуванням висновку експерта від 09.11.21 №КСЕ-19-21/11891.

12.01.2022 розгляд справи не відбувся у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.01.2022 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Гарник Л.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 23.02.2022.

22.02.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідалльністю "Ен-Ай-Ес" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Ухвалою Північного апеляційного господарьского суду від 23.02.2022 розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 відкладено на 06.04.2022, вказано сторонам справи надати пояснення щодо клопотання Київської митниці Держмитслужби про заміну Київської міської митниці Держаної фіскальної служби на правонаступника Київську митницю Держмитслужби ().

04.04.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про участь у судовому засідання 06.04.2022 в режимі відеоконференції.

06.04.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про заміну Київської митниці Державної фіскальної сліжби України її правонаступником - Київською митницею () та письмові пояснення щодо цього із посиланням на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.11.2021 у справі №640/1726/20, в клопотання скаржник просить поновити строк на подання цього клопотання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2022 розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 призначено на 29.06.2022 о 10 год 00 хв, вказано сторонам у справі, 3-й особі у справі надати пояснення щодо клопотання Компанії Xiaomi Inc. про заміну Київської міської митниці Державної фіскальної служби на правонаступника Київську митницю ().

06.06.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про надання інформації по справі.

06.06.2022 на електронну пошту Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про проведення судового засідання 29.06.2022 у режимі відеоконференції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2022 відмовлено Компанії Xiaomi Inc. в задоволенні клопотання про проведення судового засідання 29.06.2022 у режимі відеоконференції у справі №910/6411/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2022, крім іншого, клопотання Компанії Хiaomi Inc. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено, вказано, що розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 призначене на 29.06.2022 о 10 год 00 хв., буде проводитись в режимі відеоконференції в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (зал судового засідання №13), представник Компанії Хiaomi Inc. Дрюк Н.О. братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.06.2022 замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справі №910/6411/19 - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України на її процесуального правонаступника - Державну митну службу України в особі Київської митниці як відокремленого підрозділу Дермитслужби (код ЄДРПОУ ВП 43997555), зобов`язано Компанію Xiaomi Inc. направити Державній митній службі України в особі Київської митниці як відокремленого підрозділу Дермитслужби (код ЄДРПОУ ВП 43997555) копію апеляційної скарги з додатками, копії позову та оскаржуваного судового рішення у даній справі, докази чого подати до суду, відкладено розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 на 27.07.2022 о 12 год 45 хв, запропоновано Державній митній службі України в особі Київської митниці як відокремленого підрозділу Дермитслужби (код ЄДРПОУ ВП 43997555) у строк до 20.07.2022 надати письмові пояснення на апеляційну скаргу, відзив на неї (за наявності), пояснення щодо експертного висновку від 09.11.2021 №КСЕ-19-21/11891.

11.07.2022 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду, на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 29.06.2022, від Компанії Xiaomi Inc. Надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів направлення Державній митній службі України в особі Київської митниці як відокремленого підрозділу Дермитслужби копію позову, оскаржуваного судового рішення та апеляційної скарги з додатками.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 12.07.2022, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі №910/6411/19 у наступному складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Гарник Л.Л., Грек Б.М.,

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.07.2022 апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду. Відмовлено Компанії Xiaomi Inc. в задоволенні клопотання про проведення судового засідання у справі № 910/6411/19, призначеному на 27.07.2022, в режимі відеоконференції.

В судове засідання 27.07.2022 з`явились два представника скаржника. Представники решти учасників справи у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні судом ставилось на обговорення питання щодо можливості здійснення розгляду апеляційної скарги за відсутності представників учасників справи, які не з`явились в судове засідання, щодо чого представники скаржника не заперечували.

Колегія суддів вирішила за можливе здійснювати розгляд справи за відсутності учасників справи, що не прибули у судове засідання, з огляду на наступне.

За положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

В даному випадку апеляційна скарга може бути розглянута у судовому засіданні без участі представників учасників справи, які не з`явились у судове засідання, їх неявка не перешкоджає вирішенню апеляційної скарги у даному судовому засіданні.

У судовому засіданні ставилось на обговорення клопотання про долучення до матеріалів справи Протоколу огляду вебсторінки від 04.01.2022. Скаржники відповідне клопотання підтримали.

Колегія суддів проаналізувала вищевказане клопотання, заслухала доводи скаржників та прийшла до висновку про долучення цього доказу, з огляду на наступне.

Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

У вирішенні питань щодо прийняття додаткових доказів суд апеляційної інстанції повинен повно і всебічно з`ясовувати причини їх неподання до суду першої інстанції з урахуванням конкретних обставин справи і об`єктивно оцінити поважність цих причин.

За приписами частини 3 статті 269 ГПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом апеляційної інстанції лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Обґрунтовуючи неможливість подання вищевказаного нового доказу до суду першої інстанції, скаржник посилається на те, що вказаний документ з`явився вже після винесення оскаржуваного рішення.

Як зазначає скаржник, в ході проведення судової експертизи у даній справі було встановлено серійний номер (S/N) Спірного товару 1 у меню (прошивці) Спірного товару-1 - bb9896707d2b та серійний номер (S/N) Спірного товару 2 у меню (прошивці) Спірного товару-2 - 107cd4877d85, що дало змогу здійснити перевірку чи був введений Спірний товар правовласником у господарський обіг.

Враховуючи викладене, адвокатом Подоляк Аліною В`ячеславівною було здійснено перевірку серійних номерів (S/N) Спірних товарів на офіційному вебсайті правовласника у спеціальному загальнодоступному розділі, що відображено в Протоколі огляду вебсторінки від 04.01.2022

Таким чином, цей доказ не міг бути поданий до суду першої інстанції з огляду на те, що раніше не було відомо, які саме індивідуальні ознаки, в тому числі серійні (заводські) номери мають Спірні товари, та лише судовою експертизою такі індивідуальні ознаки було встановлено.

Таким чином, суд приймає до уваги посилання скаржника на те, що він отримав цей документ вже після прийняття оскаржуваного рішення, дійсно, вказаний протокол огляду вебсторінки не існував під час прийняття рішення судом першої інстанції, при цьому, цей документ є необхідними для повного і всебічного з`ясування обставин справи.

У судовому засіданні ставилось на обговорення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" про виклик експерта для надання роз`яснень щодо висновку експерта від 06.06.2019 № 10559. Скаржники щодо задоволення відповідного клопотання заперечували.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи та заслухавши думку представників скаржника, ухвалила: відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" про виклик експерта для надання роз`яснень щодо висновку експерта від 06.06.2019 № 10559, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 98 ГПК України у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Зі змісту цього висновку не вбачається, що експерт був обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ч. 7 ст. 98 ГПК України.

Враховуючи, що відповідний висновок експерта не є належним та допустимим доказом у розумінні ч. 7 ст. 98 ГПК України, підстави для виклику експерта для надання роз`яснень щодо цього висновку відсутні.

Представники скаржника у судовому засіданні апеляційну скаргу підтримали.

Згідно зі ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши докази у справі, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм чинного законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, оскаржуване рішення суду першої інстанції слід скасувати, прийнявши нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити: заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт; вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме смартфони: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК Україн відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Суб`єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Статтею 492 ЦК України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно із статтею 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Водночас частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000 передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, Компанія Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Вказані торговельні марки зареєстровані для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534, зокрема, для мобільних телефонів та планшетних комп`ютерів.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах справи листами ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.03.2019 №495/3, №494/3 та №493/3, власником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" є Xiaomi Inc., іменована до 30.07.2013 як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.

Листом від 27.02.2017 №2779/Г/99-99-18-03-02-14 Державна фіскальна служба України повідомила позивача про те, що на виконання пункту 2.5 Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяв Xiaomi Inc. про сприяння захисту майнових прав на об`єкти права інтелектуальної власності 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включені на строк 1 рік: за №3360 - знак для товарів і послуг "Xiaomi" (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 №1177611); за №3361 - комбінований знак для товарів і послуг "Mi" (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 №1173649); за №3362 - знак для товарів і послуг "RedMi" (міжнародна реєстрація від 23.04.2014 №1213534); крім того, оскільки правова охорона на вказані знаки розповсюджується на певні товари 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 і №1213534, до митного реєстру внесена інформація щодо товарів з кодами згідно з УКТЗЕД, що наведені у додатку заяв, а саме , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; інформація митного реєстру щодо знака за міжнародною реєстрацією №1213534 містить також коди товарів відповідно до УКТЗЕД - , , , , , .

Судом також встановлено, що листом від 22.04.2019 №4014/10/26-70-18-03 Митниця повідомила позивача про те, що 22.04.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: Xiaomi RedMi 6A 2+16 G EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8G EU Black, смартфон - 20 шт., торгова марка: Xiaomi, виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd, країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, одержувач - Товариство, на строк до 10 робочих днів з 22.04.2019 до 08.05.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003360 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "Xiaomi", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1177611, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Листом від 10.05.2019 № 4555/10/26-70-18-03 Митниця повідомила позивача про прийняття останньою рішення про продовження призупинення митного оформлення зазначеного товару до 22.05.2019.

В подальшому, ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2019 у справі № 910/6048/19 за заявою Компанії Xiaomi Inc. вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Київській міській митниці здійснювати митне оформлення за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року на товар смартфони: Xiaomi Redmi 6А 2+16G EU Gold - 20 шт., Xiaomi Redmi GO 1+8G EU Black - 20 шт.

Таким чином, станом на дату розгляду справи митне оформлення вищевказаного товару призупинено і товар знаходиться на складі митниці, крім телефонів, долучених до матеріалів справи для проведення судової експертизи.

Згідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Імпорт (ввезення) товару із застосуванням зареєстрованого знаку є самостійним видом використання об`єкта права інтелектуальної власності. При цьому, не вчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку).

Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов`язок інших осіб утримуватись від їх порушення.

Отже, судом апеляційної інстанції встановлено, що Компанії Xiaomi Inc., як правовласнику відповідних торгівельних марок, належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг.

При цьому, як зазначає позивач, товари, які відображені у вказаній вище митній декларації, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно до пункту 17 статті 4 МК України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 МК України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.

На підтвердження власних доводів позивачем подано суду та до матеріалів справи долучено:

- лист-заяву представника Xiaomi Inc. від 01.07.2019, в якому представник повідомив про те, що Xiaomi Inc. як правовласник ніколи не надавав свого дозволу на використання торговельних марок "Xiaomi", "Mi", "МІНОМЕ" та "RedMi" будь-яким способом, зокрема, Товариству;

- лист Хiaomi H.K. Limited від 22.07.2019, в якому Хiaomi H.K. Limited підтверджує, що не здійснювала продаж товару, передбаченого для ринку України, а саме, смартфонів Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited; крім того, в даному листі зазначено, що товар, який Hong Kong Hung AU Development Company Limited купує у Хiaomi H.K. Limited, передбачений для продажу лише в Індонезії.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначає, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Як зазначає відповідач, зазначений у митній декларації від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 товар було придбано Товариством у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 01.10.2016 №10-16. В свою чергу, Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 03.04.2019 №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором "Xiaomi" згідно з дистриб`юторською угодою від 13.01.2017, укладеною Хiaomi H.K. Limited та Hong Kong Hung AU Development Company Limited. Відповідач є добросовісним набувачем спірного товару і позивач не має права заперечувати проти використання такого товару без його згоди.

За змістом ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Суд зазначає, що приписи ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.10.2016 між ТОВ "Ен-Ай-Ес", як покупцем, та Concord Trade Inc., як продавцем, укладено контракт №10-16, відповідно до якого продавець зобов`язується продати, а покупець - придбати комп`ютерну техніку у кількості, асортименті та по цінах згідно Специфікацій (Додаток №1) до вказаного контракту, які є невід`ємною його частиною.

Згідно із Специфікацією від 03.04.2019 №38 предметом вказаного контракту виступають смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Відповідно до інвойсу від 03.04.2019 №38, вартість товару: смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., придбаного ТОВ "Ен-Ай-Ес" у Concord Trade Inc., складає 2 500 дол. США, а з урахуванням вартості доставки - 2 775 дол. США.

При цьому, в матеріалах справи наявний інвойс компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited №HW032-102183 від 03.04.2019 компанії Concord Trade Inc. на поставку товару: смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Наведеним підтверджуються доводи відповідача, що зазначений у митній декларації від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно із контрактом від 01.10.2016 №10-16, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 03.04.2019 №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

Що стосується доводів відповідача про те, що позивач не вправі заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу на території України товару - смартфонів Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. через те, що такий товар було введено у цивільний оборот під цим знаком для товарів і послуг власником торговельної марки (або іншою уповноваженою особою), суд зазначає наступне.

З матеріалів справи вбачається та судом встановлено, що 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited як дистриб`ютором та Xiaomi H.K. Limited укладено дистриб`юторську угоду, відповідно до якої дистриб`ютор може розміщувати замовлення для придбання обладнання марковане, зокрема, товарними знаками "Xiaomi", "Мі" "Мі Note", "RedMi", "Redmi Note".

Разом з тим, судова колегія зазначає, що надану відповідачем дистриб`юторську угоду було укладено між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited, в той час як правовласником знаку для товарів і послуг "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, який використано у товарі за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, є позивач - компанія Xiaomi Inc., тобто відповідну ліцензійну угоду укладено з іншою, аніж позивачем (правовласником), особою.

При цьому будь-яких доказів на підтвердження передання саме правовласником торгової марки "Xiaomi" (позивачем) права її використання компанії Xiaomi H.K. Limited суду не надано та матеріали даної справи не містять, у зв`язку з чим відсутні підстави вважати доведеними твердження відповідача про введення спірного товару за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 в цивільний обіг власником торгової марки "Xiaomi" чи іншою уповноваженою особою.

Більш того, судом апеляційної інстанції також встановлено, що відповідно до п. 14.1 вищевказаної Дистриб`юторської угоди від 13.01.2017, вона діє до 30.06.2018, тобто її дія закінчилась майже за рік до дати спірної поставки товару.

Отже, надані відповідачем докази на підтвердження законності придбання товару в офіційного дистриб`ютора не доводять правомірність використання відповідачем заявлених до ввезення в Україну смартфонів торгівельних марок "Xiaomi" та "RedMi", у тому числі з підстави припинення дії Дистриб`юторської угоди від 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited на момент ввезення спірного товару.

Таким чином, на переконання судової колегії, суду не доведено, що правовласником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" - Компанією Xiaomi Inc. спірний товар було введено в цивільний обіг ані за міжнародним принципом, ані за національним принципом вичерпання прав.

Місцевий господарський суд, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, вказаних вище обставин не врахував, чим дійшов помилкового висновку про вичерпання у позивача прав у зв`язку із введенням ним спірного товару у цивільний обіг з огляду на придбання вказаного товару в офіційного дистриб`ютора.

У Постанові Верховного Суду від 13.10.2020 у справі №910/6411/19 вказано, що задоволення заявлених позовних вимог ставилося у залежність від встановлення контрафактності спірного товару, і що суд апеляційної інстанції не розглянув і, відповідно, не вирішив питання щодо наявності/відсутності визначених процесуальним законом (стаття 99 ГПК України) умов (підстав) для призначення судової експертизи з метою з`ясування відповідних питань (пункти 20-22 цієї постанови). Визначення тотожності або схожості позначення з охоронюваною в Україні Торгівельною маркою до ступеню сплутування стосовно одного й того самого виду товарів потребує спеціальних знань у сфері, іншій, ніж право, та може здійснюватися лише особою, яка має такі знання, тобто експертом. Для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи є схожими Торгівельні марки настільки, що їх можна сплутати, тощо) господарському суду необхідно вирішувати питання про призначення судової експертизи, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021 призначено у справі №910/6411/19 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та товарів, проведення судової експертизи доручено атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" та 12.1 "Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів" судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)). Попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

На вирішення експертів поставлено наступні питання:

- Чи є позначення, нанесені на товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608, та на їх пакування, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1173649, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1213534, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1177611?

- Яке найменування та призначення товарів - Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608?

- Чи відповідають маркувальні дані товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 та його пакування дійсним товарним характеристикам товару?

- Чи правильно виконані маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?

- Чи відповідає маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608, наданим зразкам Xiaomi RedMi 6 А 2+16 Black (SN:19840/38ХТ10868, IMEI 1:01022, IMEI 2:01030) та "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black" (SN:22325/39NT03889, IMEI 1:20184, IMEI 2:20192), та вимогам нормативно-технічної документації?

- Яким підприємством і коли виготовлено товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?

- Якими є індивідуальні характеристики наданих на дослідження товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 (заводський номер тощо)?

У матеріалах справи наявний висновок судової експертизи від 09.11.21 №КСЕ-19-21/11891 (далі - Висновок судової експертизи).

При оцінці вказаного вище висновку, суд враховує, що згідно з ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Як вбачається з висновку судової експертизи, на запитання: чи є позначення, нанесені на товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608, та на їх пакування, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1173649, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1213534, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1177611? cудовий експерт дійшов наступного висновку: позначення, нанесені на товари Хіаоmі RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608, та на їх пакування, є тотожними з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1177611 для однорідних товарів (telephone apparatus; video telephones; portable telephones: - "телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони") та споріднених послуг ("telephone answering for unavailable subscribers; commercial information and advice for consumers; advertising;" - "приймання дзвінків для недоступних абонентів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); рекламування;") та схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1173649 для однорідних товарів (telephone apparatus; video telephones; portable telephones: - "телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони") та споріднених послуг (commercial information and advice for consumers - комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); telephone services; communication by telephone; cellular telephone communication - "телефонні послуги; телефонний зв`язок; стільниковий телефонний зв`язок") та торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1213534 для однорідних товарів (portable telephones: - "портативні телефони") та споріднених послуг ("cellular telephone communication" -" стільниковий телефонний зв`язок"), з огляду на наступне.

Експертами досліджено копію листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)» від 18.03.2019 стосовно надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № 1173649 (а.с. 21-24, т. 1):

При аналізі досліджуваного знака встановлено, що він є словесним, складається із двох літер латинської абетки «МІ», що мають оригінальне графічне виконання. Напрям основи рядка - по горизонталі.

Досліджено копію листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)» від 18.03.2019 стосовно надання офіційної інформації щодо міжнародної реєстрації № 1213534 (а.с. 25-27, т. 1):

При аналізі досліджуваного знака встановлено, що він є словесним, складається із літер латинської абетки «Redmi», що мають оригінальне графічне виконання. Перша літера у позначенні - заголовна. Напрям основи рядка - по горизонталі.

Оглядом наданих зразків: Хіаоmі RedMi 6А (MT № 3) та Xiaomi RedMi GO (MT № 4) встановлено, що на зворотній стороні мобільних телефонів, нанесено словесне позначення «МІ» у варіантах кольорового виконання (літерами темно-золотавого кольору на світло золотавому фоні, літерами сірого кольору на чорному фоні.

Позначення, нанесені на товар Хіаоmі RedMi 6А (MT № 3) за митною декларацією № UA100230/2019/066608, його упаковку та комплектуючі (для зручності позначені, як об`єкти 3.1-3.9, зображення 39-54).

Позначення, нанесені на товар Xiaomi RedMi GO (MT № 4) за митною декларацією № UA100230/2019/066608, його упаковку та комплектуючі (для зручності позначені, як об`єкти 4.1-4.10, зображення 55-72).

Також, на коробках, захисних плівках екрану, настановах користувача до МТ № 3 та МТ № 4 тощо, нанесено комбіноване позначення (об`єкти дослідження 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 4.9, 4.10), що складається із словесної частини «МІ», яка виконана заголовними латинськими літерами, та зображувальної частини у вигляді квадрата із заокругленими кутами. Відповідні позначення виконані у варіантах кольорового поєднання (літерами помаранчевого кольору у білому квадраті, літерами білого кольору у чорному, поранчевому або сірому квадраті ).

Об`єктами дослідження 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8 (зображення 41, 44, 47, 54, 57, 59, 63, 68) є словесне позначення «Redmi», нанесене на картонні коробки, захисні плівкі екранів мобільних телефонів, настанови користувача тощо. Відповідне позначення складається із латинських літер «Redmi» у оригінальному графічному виконанні та варіантах кольорового виконання (літерами білого кольору на помаранчевому фоні, літерами білого кольору на чорному фоні тощо).

Об`єкт дослідження 3.7 (зображення 50) - словесне позначення, що складається із латинських літер «ХІАОМІ» у оригінальному графічному виконанні, що нанесено на блок зарядного пристрою МТ № 3 та виконано літерами чорного кольору на білому фоні.

Загальний підхід до визначення тотожності (схожості) позначень наведено в Правилах складання та подання заяви на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, в яких указано:

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

« 4.3.2.6. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи <...>

4.3.2.8. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.»

Також, відповідно до п. 4.3.2.4 зазначених вище Правил при перевірці на тотожність і схожість необхідно, зокрема, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки

Для визначення спорідненості товарів і послуг наведено окремі визначення.

«Ті самі» - це товари (послуги), що відносяться до одного виду, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

Спорідненими вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії (деякі з цих ознак можуть відрізнятися); і у зв`язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

До основних ознак спорідненості товарів відносять: рід (вид) товарів, призначення товарів та матеріал, з якого виготовлені товари.

Інші ознаки є допоміжними. Серед них: умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло споживачів), аксесуари до товарів тощо.

В Акті № 11 про відбір проб (зразків) товарів від 08.03.2021 за митною декларацією від 19.04.2019 № UA 100230/2019/066608 зразки товару, позначення на яких досліджуються, вказані як «Телефонний апарат для сотових мереж зв`язку».

Відповідно до Словника української мови: «ТЕЛЕФОН, у, чол. 1.Вид електрозв`язку, що дає змогу передати та приймати мовлення на великій відстані по дротах. 2. Апарат із сигнальним дзвінком і трубкою для розмов за допомогою такого виду зв`язку.3. розм. Номер телефонного апарата.»

Відповідно до ресурсу [11]: «Мобільний телефон, стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв`язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв`язку на території зони покриття мережі.

Стільниковий зв`язок - один із видів мобільного радіозв`язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Особливість стільникового зв`язку полягає в тому, що зона покриття ділиться на «чарунки стільника», що визначається зонами покриття окремих базових станцій (див. BSS). Чарунки частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиного стільника).»

Судовим експертом проведено аналіз товарів і послуг, щодо яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 1173649, № 1213534, № 1177611 та встановлено наступне.

Серед товарів і послуг, щодо яких зареєстровано торговельну марку XIAOMI, (міжнародна реєстрація 1177611), наявні такі однорідні товари 9 класу МКТП, як «telephone apparatus; video telephones; portable telephones;», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони;».

Серед послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку XIAOMI, наявні такі споріднені послуги: «telephone answering for unavailable subscribers; commercial information and advice for advertising;», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «приймання дзвінків для недоступних абонентів; комерційне інформування та поради для споживачів ; рекламування.

Серед послуг 38 класу МКТП, щодо яких зареєстровану торговельну марку XIAOMI, наявні такі споріднені послуги: «communications by telephone; rental telephone apparatus; rental of message sending apparatus;», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «телефонний зв`язок; оренда телефонних апаратів; прокат апаратури для пересилання повідомлень;».

Серед товарів і послуг, щодо яких зареєстровано торговельну марку MI (міжнародна реєстрація № 1173649), наявні такі однорідні товари 9 класу МКТП, як «telephone apparatus; video telephones; portable telephones», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони;».

Серед послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку MI, наявні такі споріднені послуги: «commercial information and advice for consumers», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів);»

Серед послуг 38 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку MI, наявні такі споріднені послуги: «telephone services; communications by telephone; cellular telephone communications», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «телефоні послуги; телефонний зв`язкок; стільниковий телефонний зв`язок».

Серед товарів і послуг, щодо яких зареєстровано торговельну марку Redmi (міжнародна реєстрація №1213534), наявні такі однорідні товари 9 класу МКТП, як «portable telephones», що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «портативні телефони;».

Серед послуг 38 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку Redmi, наявні такі споріднені послуги: «cellular telephone communications », що відповідно до ресурсу [12] з англійської на українську мову може бути перекладено, як «стільниковий телефонний зв`язок».

Крім того, аналізуючи рід (вид) товарів, їх призначення та матеріал (сировину), з якого виготовлені товари, встановлено, що ті самі (однорідні) товари є товарами одного роду - обладнанням зв`язку, товарами одного виду - мобільними телефони (смартфони). Використання знаків для споріднених послуг: «послуги стільникового зв`язку» «телефонні послуги», «комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів) тощо, може викликати у споживачів думку про належність їх спільному комерційному джерелу походження.

Аналізуючи допоміжні ознаки спорідненості: умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло споживачів), необхідно вказати, що ті самі товари належать до групи товарів широкого вжитку, реалізуються через спеціалізовану роздрібну торговельну мережу та продаж через Інтернет, не мають законодавчих обмежень щодо їх реалізації.

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що серед товарів і послуг, щодо яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 1173649, 1213534, 1177611 наявні ті самі товари та споріднені послуги у порівнянні із товарами Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608.

Враховуючи, що об`єкти дослідження 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 4.9, 4.10 (зображення 40, 46, 53, 56, 62, 67, 70, 72) є комбінованими, а саме, складаються з словесного позначення та зображувального елемента, порівняння їх із знаком для товарів і послуг проводиться за правилами порівняння комбінованих позначень. При аналізі комбінованих позначень враховується фактор візуального домінування одного або кількох елементів позначення. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення).

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, тому що він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення» [8].

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, у якій мірі елемент сприяє здійсненню позначення його основної функції - відрізняти товари і послуги одних виробників від товарів і послуг інших виробників

Оскільки, знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649, № 1177611, № 1213534 є словесними, позначення/домінуючі елементи позначень «МІ», які нанесено на упаковання, настанову користувача, та зарядний пристрій до нього є словесними, до них будуть застосовуватись критерії порівняння відносно словесних позначень, а саме: звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Визначення фонетичної схожості:

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [6]: наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше; наголос.

Фонетична (звукова) схожість визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово), або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух.

Для порівняння фонетичних ознак знака для товарів і послуг та досліджуваних позначень, їх необхідно записати відповідно до правил фонетичної/практичної транскрипції.

У зв`язку із тим, що досліджувані знаки та позначення, що нанесено на зразки товарів складаються із літер іноземного походження, для порівняння фонетичних ознак їх необхідно записати відповідно до правил практичної транскрипції, тобто передати їх звуковий склад засобами національної абетки.

Практична транскрипція знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649 - [м`і].

Практична транскрипція позначень/домінуючих словесних елементів позначень «МІ» (об`єкти дослідження 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 - див. зображення 40, 46, 49, 53, 56, 62, 65, 67, 70, 72 - [м`і].

З наведеної практичної транскрипції видно, що знак за міжнародною реєстрацією № 1173649 та позначення/домінуючі словесні елементи позначень позначень «МІ» (об`єкти дослідження 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 - див. зображення 40, 46, 49, 53, 56, 62, 65, 67, 70, 72) повністю співпадають, а отже, є тотожними за фонетичними ознаками.

Практична транскрипція знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1213534 - [ре`дм`і].

Практична транскрипція позначень «REDMI» (об`єкти дослідження 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8 - див. зображення 41, 44, 47, 54, 57, 59, 63, 68) - [ре`дм`і].

З наведеної практичної транскрипції видно, що знак за міжнародною реєстрацією № 1213534 та позначення «REDMI» (об`єкти дослідження 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8 - див. зображення 41, 44, 47, 54, 57, 59, 63, 68) повністю співпадають, а отже, є тотожними за фонетичними ознаками.

Практична транскрипція знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1177611 - [с`ао`мqqqі].

Практична транскрипція позначення «ХІАОМІ» (об`єкт дослідження 3.7 - див. зображення 51) - [с`ао`мqqqі].

З наведеної практичної транскрипції видно, що знак за міжнародною реєстрацією № 1177611 та позначення «ХІАОМІ» (об`єкт дослідження 3.7 - див. зображення 51) повністю співпадають, а отже, є тотожними за фонетичними ознаками.

Визначення графічної схожості:

Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі наступних ознак: загальне зорове враження; вид і розмір шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо); розташування букв по відношенню одна до іншої; алфавіт, буквами якого написане слово; колір або поєднання кольорів [6].

Визначення графічної схожості знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649 та позначень, що нанесені на об`єкти дослідження:

За результататами порівняння знака для товарів і послуг та позначень, які нанесені на об`єкти дослідження встановлено, що вони: схожі за загальним зоровим враженням, схожі за видом шрифту, схожі за графічним написанням з урахуванням характеру букв, схожі за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, схожі за алфавітом, буквами якого написані слова (латиниця), не схожі за кольорами.

Відповідно до результатів порівняння, що наведені у Таблиці 1, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649 та позначення, що нанесені на МТ № 3 та МТ № 4, є в основному схожими за графічними ознаками (за рахунок використання одного алфавіту (латиниця), графічного написання букв та виду шрифту), не дивлячись на окрему різницю елементів (кольорове виконання). Таким чином, досліджувані об`єкти є схожими за графічними ознаками.

Визначення графічної схожості знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649 та позначень, що нанесені на об`єкти дослідження:

За результататами порівняння знака для товарів і послуг та позначень, які нанесені на об`єкти дослідження встановлено, що вони: схожі за загальним зоровим враженням, схожі за видом шрифту, схожі за графічним написанням з урахуванням характеру букв, схожі за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, схожі за алфавітом, буквами якого написані слова (латиниця), не схожі за кольорами.

Відповідно до результатів порівняння, що наведено у Таблиці 2, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1213534 та позначення, що нанесені на МТ № 3 та МТ № 4, в цілому є схожими за графічними ознаками (за рахунок використання одного алфавіту (латиниця), графічного написання букв та виду шрифту) не зважуючи на різницю в кольорах. Таким чином, досліджувані об`єкти є схожими за графічними ознаками.

Визначення графічної схожості знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1177611 та позначення, що нанесене на об`єкт дослідження:

За результататами порівняння знака для товарів і послуг та позначень, які нанесені на об`єкти дослідження встановлено, що вони: схожі за загальним зоровим враженням, схожі за видом шрифту, схожі за графічним написання з урахуванням характеру букв, схожі за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, схожі за алфавітом, буквами якого написані слова (латиниця), схожі за кольорами.

Відповідно до результатів порівняння, що наведені у Таблиці 3, знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1177611 та позначення, що нанесене на об`єкт дослідження (МТ № 3), є схожими за графічними ознаками (за рахунок використання одного алфавіту (латиниця), графічного написання букв та виду шрифту та кольору). Таким чином, досліджувані об`єкти є схожими за графічними ознаками.

Визначення семантичної схожості: смислова схожість визначається на підставі наступних ознак: подібність закладених в позначеннях понять, ідей; збіг смислового значення позначень в різних мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Відповідно до ресурсу «Google translate» [12] порівнювані словесний знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649 та позначення «МІ» (об`єкти дослідження 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10), які нанесені на товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold (MT № 3) та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black (MT № 4), за митною декларацією № UA100230/2019/066608 та їх упаковку з іспанської мови на українську може бути перекладено як «Я».

У даному випадку варто зазначити наступне. Оскільки, порівнювані знак та позначення є буквосполученням, що виконано літерами латинської абетки, тому пересічний споживач, який не завжди обізнаний в іноземних мовах (як то іспанська, англійська тощо) може сприймати об`єкти дослідження як фантазійні.

Вказані знак та позначення виконано літерами однієї абетки та повністю співпадають за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, а як вже було вказано вище, семантична та фонетична схожість тісно пов`язані між собою. Саме це можна побачити й у даному випадку, де семантичному сприйняттю позначень та знака буде сприяти фонетична тотожність та графічна схожість. А, отже, саме через фонетичну тотожність та графічну схожість вказаних об`єктів дослідження споживач буде усвідомлювати їх семантичну схожість (за рахунок їх схожості у написанні та вимові).

Відповідно до ресурсу «Google translate» [12] порівнювані словесний знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1213534 та позначення «REDMI» (об`єкти дослідження 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8), які нанесені на товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold (MT № 3) та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black (MT № 4), за митною декларацією № UA100230/2019/066608 та їх упаковку на українську мову перекладається як «РЕДМІ».

Згідно з Вікіпедією (https://uk.wikipedia.org/wiki/Redmi) «Redmi (укр. Редмі, буквально «Червоний рис») - суббренд, що належить китайській компанії Xiaomi. Вперше він був оголошений у липні 2013 року як лінійка бюджетних смартфонів і став окремим суб-брендом Xiaomi в 2019 році з пристроями початкового та середнього класу, в той час як сама Xiaomi виробляє телефони високого діапазону та флагмани Мі. Телефони Redmi використовують оболонку Xiaomi MIUI поверх ОС Android. Моделі можна розділити на серії Redmi (початковий клас), Redmi Note (середній клас), Redmi А (ультрабюджетний клас), і також Redmi X (середній клас) та Redmi К (середній/високий клас). Найбільш істотна відмінність від інших смартфонів Xiaomi полягає в тому, що вони використовують менш дорогі компоненти і, таким чином, мають нижчі ціни з вищими характеристиками, ніж у конкурентів.

Вказані знак та позначення виконано літерами однієї абетки та повністю співпадають за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, а як вже було вказано вище, семантична та фонетична схожість тісно пов`язані між собою. Саме це можна побачити й у даному випадку, де семантичному сприйняттю позначень та знака буде сприяти фонетична тотожність та графічна схожість. А, отже, саме через фонетичну тотожність та графічну схожість вказаних об`єктів дослідження споживач буде усвідомлювати їх семантичну схожість (за рахунок їх схожості у написанні та вимові).

Щодо семантичного значення словесного знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1177611 та позначення «ХІАОМІ» (об`єкт дослідження 3.7), яке нанесене на товар Хіаоmі RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold (MT № 3), за митною декларацією № UA100230/2019/066608 слід зазначити наступне.

Згідно з Вікіпедією (https://uk.wikipedia.org/wiki/Xiaomi) «Хіаоті (англ. Хіаоmі Corporation, [cjau.mi], англ, вимова: [ejau.mi], буквально «чумиза») - китайська компанія, заснована Лей Цзюнем у 2010 році. Спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших «розумних пристроїв». У 3-му кварталі 2014 року Хіаоmі, за даними дослідника ринку IHS iSuppli, вперше у своїй історії вийшла на третє місце в світі з продажу смартфонів (після Samsung і Apple). [6]

Вказані знак та позначення виконано літерами однієї абетки та повністю співпадають за розташуванням букв по відношенню одна до іншої, а як вже було вказано вище, семантична та фонетична схожість тісно пов`язані між собою. Саме це можна побачити й у даному випадку, де семантичному сприйняттю позначень та знака буде сприяти фонетична тотожність та графічна схожість. А, отже, саме через фонетичну тотожність та графічну схожість вказаних об`єктів дослідження споживач буде усвідомлювати їх семантичну схожість (за рахунок їх схожості у написанні та вимові).

На запитання: яке найменування та призначення товарів - Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608?, судові експерти дійшли висновку, що мобільний телефон (смартфон) торговельної марки Хіаоmі моделі Хіаоmі RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold (МТ №3), який призначений для здійснення дзвінків, надсилання SMS та MMS, фотографування та відеозйомки, перегляду текстових, аудіо- та відеофайлів, доступу до мережі Інтернет, тощо та має розвинену операційну систему, яка дозволяє встановлювати програми сторонніх розробників. Основним призначенням стільникових мобільних телефонів є здійснення телефонного зв`язку між абонентами на території зони покриття стільникової мережі.

Мобільний телефон (смартфон) торговельної марки Хіаоmі моделі RedMi GO l+8Gb EU Black (MT №4), який призначений для здійснення дзвінків, надсилання SMS та MMS, фотографування та відеозйомки, перегляду текстових, аудіо- та відеофайлів, доступу до мережі Інтернет, тощо та має розвинену операційну систему, яка дозволяє встановлювати програми сторонніх розробників. Основним призначенням стільникових мобільних телефонів є здійснення телефонного зв`язку між абонентами на території зони покриття стільникової мережі.

На запитання: чи відповідають маркувальні дані товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 та його пакування дійсним товарним характеристикам товару?, судові експерти дійшли висновку, що індивідуальні характеристики мобільних телефонів марки "Xiaomi" моделі " RedMi 6А" та моделі "RedMi GO", а саме: марка виробника, найменування та номер моделі, об`єм оперативної та загальної пам`яті, коди ІМЕІ, відповідають даним, зазначеним на наліпках на коробках, у яких їх було надано на дослідження. Інформація щодо серійного номеру, виявлена безпосередньо у меню вказаних мобільних телефонів не відповідає даним, зазначеним на коробках. Провести перевірку відповідності інших характеристик неможливо, з причин, які вказані у дослідницькій частині висновку.

Як вбачається, експертами проводилось порівняльне дослідження індивідуальних характеристик МТ №3 та МТ №4 (виробник, найменування та номер моделі, серійний номер, коди ІМЕІ та ін.), виявлених з використанням комплексу «Cellebrite UFED Touch 2» з виявленими безпосередньо у меню телефонів та наявних на наліпках на корпусі телефонів та відповідних коробках. В результаті встановлено їх відповідність, окрім серійного номеру:-

у меню МТ №3 - bb9896707d2b, на коробці - 18988/39QS13861;

у меню МТ №4 - 107cd4877d85, на коробці - 21900/39PD02136.

В подальшому з використанням форми перевірки аутентичності продукції марки «Хіаоmі» на офіційному веб-сайті компанії за посиланням у мережі Інтернет «https://www.mi.com/global/verify/#/ru/tab/imei» здійснювалась перевірка встановлених кодів ІМЕІ наданих на дослідження МТ № 3 та МТ № 4.

За результатами перевірки встановлено наявність кодів ІМЕІ МТ № 3та № 4 у базі даних компанії Xiaomi та відповідність їх встановленим моделям досліджуваних мобільних телефонів (зображення 83, 84).

На запитання чи правильно виконані маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?, судові експерти дійшли висновку, що Маркування товару Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України (перелік невідповідностей наведено у дослідницькій частині висновку). Пакування товару Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконує свої функції.

Маркування товару Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України (перелік невідповідностей наведено у дослідницькій частині висновку). Пакування товару Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконує свої функції.

Так, з дослідницької частини висновку вбачається, що маркування товару Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України: на упакованні товару МТ №3 та на самому товарі МТ №3 знак відповідності технічному регламенту відсутній; на упакованні товарів інформація викладена без дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 №2704-VIII.

Маркування товару Хiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України: на упакованні товару МТ №4 та на самому товарі МТ №4 знак відповідності технічному регламенту відсутній; на упакованні товарів інформація викладена без дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 №2704-VIII.

Маркування товару Хiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black за митною декларацією №UA100230/2019/066608 виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України: на упакованні товару МТ №4 та на самому товарі МТ №4 знак відповідності технічному регламенту відсутній; на упакованні товарів інформація викладена без дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 №2704-VIII.

На запитання: чи відповідає маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608, наданим зразками Xiaomi RedMi 6А2+16Black (SN:19840/38ХТ10868, IMEI 1:01022, IMEI 2:01030) та "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black" (SN:22325/39NT03889, IMEI 1:20184, IMEI 2:20192), та вимогам нормативно-технічної документації?, експерти дійшли висновку, що маркування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608, виконано не у відповідності до вимог нормативно- технічної документації - Технічних регламентів.

Оскільки окремих вимог до упакування мобільних телефонів чинним законодавством не передбачено, встановити його відповідність вимогам нормативно-технічної документації не вбачається за можливе.

На запитання: яким підприємством і коли виготовлено товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?, експерти зробили висновок, що на упакуванні товару Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold за митною декларацією №UA100230/2019/066608 зазначено, що виробником є Xiaomi Communication Co., Ltd., країна виробник Китай, дата виробництва березень 2019 року. На інформаційних наліпках, які містяться на об`єкті дослідження та безпосередньо на задній нижній частині корпусу зазначено, зокрема, наступне: виготовлено в Китаї, виробник - Xiaomi Communication Co., Ltd., поштова адреса виробника: The Rainbow City of China Resources, №68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China.

На упакуванні товару Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608 зазначено, що виробником є Xiaomi Communication Co., Ltd., країна виробник Китай, поштова адреса виробника: The Rainbow City of China Resources, №68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085; дата виробництва лютий 2019 року. На інформаційних наліпках, які містяться на об`єкті дослідження та безпосередньо на задній нижній частині корпусу зазначено зокрема наступне: виготовлено в Китаї, виробник - Xiaomi Communication Co., Ltd., поштова адреса виробника: The Rainbow City of China Resources, №68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China.

На запитання: якими є індивідуальні характеристики наданих на дослідження товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 (заводський номер тощо)?, експерти дійшли висновку, що Індивідуальні характеристики наданих на дослідження товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608 (заводський номер, назва товару, модель, діагональ екрану, тип процесора, об`єм батареї, роздільна здатність камери, ІМЕН, ІМЕІ2, серійний номер, штрих-код товару (на упакуванні), країна виробництва, дата виготовлення, колір) наведено у дослідницькій частині висновку.

Як вбачається, судові експерит встановили наступні індивідуальні характеристики спірного товару - Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold за митною декларацією № UA100230/2019/066608 :

Назва товару: Мобільний телефон (смартфон);

Модель (на об`єкті дослідження та упакуванні): REDMI 6А; Ml 804C3CG;

Діагональ екрану: 5.45 18:9 Full screen display;

Тип процесора: Quad-core processor 12nm technology;

Об`єм батареї: 3000mAh (typ) Hight-capacity battery;

Камера: 13MP rear camera PDAF (камера 13MP з автофокусом);

ІМЕІ 1 (на наліпці на об`єкті дослідження та на упакуванні): 32968;

ІМЕІ2 (на наліпці на об`єкті дослідження та на упакуванні):32976;

Серійний номер S/N: 18988/39QS13861

Штрих-код товару (на упакуванні): 6 67.

Країна виробництва - Китай;

Дата виготовлення 03.2019;

Колір - рожево-золотавий

Судові експерти встановили наступні індивідуальні характеристики спірного товару - Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608:

Назва товару: Мобільний телефон (смартфон);

Модель (на об`єкті дослідження та упакуванні): Redmi GO; M1903C3GG;

Діагональ екрану: 5.0 5"HD display 720р hight resolution;

Тип процесора: Qualcomm® Snapdragon™ Processor Quad-core, up to 1,4 GHz;

Об`єм батареї: ЗОООшАЬ (typ) Durable battery life;

Камера: 8MP rear camera with 5MP front camera Rear LED flash (задня камера 8MP з LED спалахом; 5MP фронтальна камера);

ІМЕІ1 (на наліпці на об`єкті дослідження та на упакуванні): 62349;

ІМЕІ2 (на наліпці на об`єкті дослідження та на упакуванні):62356;

Серійний номер S/N: 21900/39PD0213 6

Штрих-код товару (на упакуванні): 6 33.

Оцінюючи вказаний висновок експертів, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Голова І.Г., Ковальчук С.А. та Онищук А.І.

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Відтак, вказаний висновок судової експертизи визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Проаналізувавши відповідний висновок судової експертизи, суд апеляційної інстанції погоджується з доводами скаржника, що відповідний висновок підтверджує контрафактність товару.

Контрафактними, за визначенням, наведеним у пункті 17 частини першої статті 4 Митного кодексу України, є, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Верховним Судом сформовано правову позицію, згідно якої контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки. А для ідентифікації товару, тобто для визначення його індивідуальних ознак, беруться до уваги такі обов`язкові реквізити, як заводський номер товару, якісні характеристики тощо (Постанова Верховного Суду від 17.03.2020 у справі №911/2674/17).

Відповідно до Висновку судової експертизи від 09.11.2021 "... позначення, нанесені на [Спірні товари], та на їх пакування, є тотожними з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №1177611 для однорідних товарів (telephone apparatus; video telephones; portable telephones: - "телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони") та споріднених послуг ("telephone answering for unavailable subscribers; commercial information and advice for consumers; advertising;" - "приймання дзвінків для недоступних абонентів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); рекламування;") та схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1173649 для однорідних товарів (telephone apparatus; video telephones; portable telephones: - "телефонний апарат; відеотелефони; портативні телефони") та споріднених послуг (commercial information and advice for consumers - комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); telephone services; communication by telephone; cellular telephone communication; - "телефонні послуги; телефонний зв`язок; стільниковий телефонний зв`язок") та торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1213534 для однорідних товарів (portable telephones: - "портативні телефони") та споріднених послуг ("cellular telephone communication;" - " стільниковий телефонний зв`язок ") "

Суд апеляційної інстанції звертає особливу увагу, що судовою експертизою встановлено невідповідність індивідуальних характеристик товару на пакуванні та в меню Спірних товарів, що свідчить про контрафактність (підробку) таких товарів.

Індивідуальні характеристики Спірних товарів, зокрема невідповідність таких індивідуальних характеристик, як серійний/заводський номер на упакуванні Спірних товарів та у їх меню (прошивці телефонів), підтверджує, що Спірні товари не були введеними правовласником у господарський обіг та є контрафактними (підробленими). Зазначене підтверджено також шляхом перевірки встановлених серійних номерів Спірних товарів, що відображено у вищезазначеному Протоколі огляду вебсторінки, що долучений судом до матеріалів даної справи.

Судовим експертом також встановлено відсутність інформації про продукцію українською мовою, відсутність знаку відповідності Технічному регламенту радіообладнання, невідповідність вимогам технічної-документацїї на спірних товарах, що свідчить про порушення вимог законодавства України і є вагомою підставою для заборони введення такого товару в обіг.

Суд відхиляє доводи відповідача, що судовими експертами у дослідницькій частині висновку безспірно було встановлено наявність кодів IMEI MT №3 та МТ №4 у базі компанії «Xiaomi» та відповідність їх встановленим моделям досліджуваних мобільних телефонів, що слугує до висновку про їх оригінальність (автентичність), з огляду на наступне.

Код IMEI - серійний номер мобільного пристрою, який встановлюється заводом-виробником та є унікальним для кожного мобільного телефону. Цей номер встановлюється заводом-виробником при виготовленні апарату та служить для точної і повної ідентифікації телефону. Коди IMEI є лише одним із способів і засобів ідентифікації товару, поряд з іншим маркуванням, зокрема, серійним номером. Для того, щоб встановити оригінальність товару, необхідно, щоб співпадали всі дані. Коди IMEI можна знайти, скопіювати і додати з іншими одиницями обладнання. При цьому, якщо інші характеристики із всіх характеристик не співпадають, то не можна зробити висновок, що цей товар введено правовласником в обіг.

За наведених обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що у позивача наявне право забороняти відповідачу використання торговельної марки "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, "Mi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649 та "RedMi" за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534 при ввезенні товару, маркованого вказаними торговельними марками, за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, оскільки положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо обмеження виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак (ч. 6 ст. 16 закону) не поширюються на спірні правовідносини з огляду на не доведення відповідачем обставин щодо введення спірного товару власником чи його уповноваженою особою у цивільний обіг.

Крім іншого, суд враховує дати виготовлення спірних товарів, зазначені у висновку судової експертизи, лютий, березень 2019, тоді як Дистриб`ютерська угода від 13.01.2017, на яку посилається відповідач на підтвердження введення спірних товарів у цивільний обіг правовласником, діяла до 30.06.2018, та її дія закінчилась майже за рік до спірної поставки товару та до дати виготовлення спірних товарів.

Враховуючи викладене, оскільки відповідачем не надано суду доказів щодо наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1173649) та "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534), права на які належать позивачу, відповідач не є дистриб`ютором правовласника вказаних торгівельних марок та не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, оскільки доказів зворотнього матеріали справи не містять, судова колегія дійшла висновку, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., є обґрунтованими, а обраний позивачем спосіб захисту відповідає його порушеному праву та нормам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим позов в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того, як на підтвердження правомірності своїх тверджень щодо відсутності підстав для задоволення позову, відповідач посилається на позицію Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.03.2020 у справі № 911/2674/17 за позовом Компанії Xiaomi H.K. Limited до ТОВ "Ен-Ай-Ес", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київська митниця Державної фіскальної служби України про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Вказаною постановою було залишено без змін постанову суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог Компанії Xiaomi H.K. Limited з тих підстав, що позивач належним чином не довів, що у нього наявні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за ліцензійною угодою, оскільки не було подано офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" та "Про договори", а також з підстав скасування рішення про призупинення митного оформлення товару, як наслідок, випуск вказаного товару у вільний обіг, що в свою чергу унеможливило визнання товару контрафактним за його фактичної відсутності.

Разом з тим, наведена справа №911/2674/17 за своєю природою та суб`єктним складом не є тотожною зі справою №910/6411/19 та рішення у цій справі було прийняте за інших фактичних обставин, оскільки, по-перше, позивачем у даній справі №910/6411/19 є саме правовласник торговельних марок Компанія Xiaomi Inc., відтак, питання чинності ліцензійної угоди в даному випадку не є предметом дослідження, по-друге, митне оформлення спірного товару наразі призупинено згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2019 у справі №910/6048/19 про вжиття заходів забезпечення позову і товар був ідентифікований, встановлено його контрафактність згідно з дослідженнями, проведеними під час судової експертизи.

За вказаних обставин, колегія суддів не бере до уваги вказані доводи відповідача, оскільки вони не спростовують вищевказаних обставин справи, встановлених судом.

Щодо вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Позовна вимога щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару є правомірною, оскільки ґрунтується на наведеному приписі п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Водночас, застосування згаданого положення статті 432 ЦК України не ставиться у залежність від вчинення Митницею призупинення митного оформлення спірного товару.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26.03.2019 у справі №910/507/18.

З огляду на викладене, оскільки обраний спосіб захисту є ефективним та правомірним, позов в частині вимог про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. підлягає задоволенню.

При цьому, з приводу доводів відповідача про те, що товар, ввезений за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608, не є контрафактним, суд зазначає, що контрафактні товари - об`єкти інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Оскільки ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 призводить до порушення прав позивача як власника знаків для товарів і послуг "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, "Mi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649 та "RedMi" за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, то вказаний у зазначеній митній декларації товар є контрафактним у розумінні зазначених норм законодавства, як наслідок, підлягає вилученню з цивільного обороту та знищенню.

Враховуючи викладене, рішення суду першої інстанції про недоведеність та необґрунтованість позовних вимог і, як наслідок, їх відхилення прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, щодо порушення судом норм матеріального права знайшли своє підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції з прийняттям нового судового рішення про задоволення позовних вимог.

Таким чином, з`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, враховуючи наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити; оскаржуване рішення суду першої інстанції у даній справі скасувати, прийняти нове рішення про задоволення позову.

З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного рішення та прийняття нового судового рішення про задоволення заявлених позовних вимог, судовий збір у розмірі 3 842,00 грн за подання позовної заяви та 5 763,00 грн за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача шляхом їх стягнення на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 129 , 269 , 270 , 275 , 277, 282 , 283 ГПК України , Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі № 910/6411/19 скасувати.

Прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, ) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме, смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме, смартфони: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, ) на користь Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн 00 коп за подання позовної заяви та 5 763 (п`ять тисяч сімсот шістдесят три) грн 00 коп за подання апеляційної скарги.

Доручити господарському суду міста Києва видати накази.

Справу №910/6411/19 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст. ст. 288-291 ГПК України .

Повний текст складено 05.08.2022.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Л.Л. Гарник

Б.М. Грек