ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"09" серпня 2022 р. Справа№ 910/8807/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Грека Б.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент"

на рішення Господарського суду м. Києва від 06.04.2021

у справі № 910/8807/19 (суддя О.В. Мандриченко)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент";

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";

третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача

Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.);

про визнання протиправним та скасування рішень

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 09.08.2022

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду міста Києва звернулося ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", в якому просив суд: визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 14.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 201609750; визнати протиправним та скасувати рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 09.01.2019, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 320 від 25.02.2019; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі повторно розглянути заявку ТОВ "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № m 201609750 та прийняти рішення з урахуванням обґрунтованих доводів на користь реєстрації знака для товарів та послуг "ВОРМІТЕЛ" за первісною заявкою № m 201609750 (для наступних товарів: поживні (харчові) добавки).

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що позначення "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 2016 09750 відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками: "ВОРМІЛ" за свідоцтвом України № 95313, "ВОРМІЛ-ФІТО" за свідоцтвом України № 227297, "ВОРМІЛ ФІТО" за свідоцтвом України № 227298, "vormil-fito" за свідоцтвом України № 227300, раніше зареєстрованими на ім`я МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД щодо споріднених товарів.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.04.2021 у задоволенні позову відмовлено.

Ключовим мотивом рішення є:

- заявлене позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m201609750 від 14.05.2018 та рішення апеляційної палати Мінекономрозвитку від 09.01.2019 узгоджуються з нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є правомірними.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд апеляційної інстанції скасувати рішення місцевого суду та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.

Ключовими аргументами скарги є:

- судом не дотримано принципу змагальності;

- судом неправильно тлумачено та застосовано норми закону, які визначають спорідненість харчової добавки та лікарського засобу.

Від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.) надійшли відзиви на апеляційну скаргу.

Ключовим аргументом відзивів є:

- рішення місцевого суду є обґрунтованим, прийнятим у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права і при повному з`ясуванні обставин справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2021 відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, справу призначено до розгляду на 14.07.2021.

Розпорядженням керівника апарату від 13.07.2021 у зв`язку з перебуванням суддів Доманської М.Л. та Пантелієнка В.О., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2021 для справи №910/8807/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пашкіна С.А., Гарник Л.Л.

29.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено частково. Призначено повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19. Проведення експертизи доручити НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ. На вирішення експертів поставлено наступні запитання: 1. - Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р.)?; 2.- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП? Витрати на проведення повторної експертизи покладено на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент". Для проведення експертизи надіслано до НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ матеріали справи № 910/8807/19.

Від директора НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ надійшла заява щодо доручення проведення експертизи конкретним фахівцям, атестованих за спеціальністю 13.6, а саме Дорошенко О.Ф. - директор інституту, Мінченко Н.В. - науковий співробітник Центру експертних досліджень, Коваленко Т.В. - старший науковий співробітник Центру експертних досліджень.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.08.2021 поновлено провадження у справі №910/8807/19 з 04.08.2021, розгляд справи №910/8807/19 призначено на 17.08.2021, зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо доручення проведення експертизи конкретним фахівцям, атестованих за спеціальністю 13.6., але не пізніше 10.08.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.08.2021, серед іншого, проведення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19 було доручено експертам Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Зупинено апеляційне провадження по справі № 910/8807/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

В грудні 2021 до Північного апеляційного господарського суду від НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ надійшов висновок експертів №1332 від 08.10.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2021 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/8807/19 з 01.02.2022. Розгляд справи № 910/8807/19 призначено на 01.02.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2022 частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про виклик до суду експертів. Викликано для участі у засіданні суду у даній справі експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Розгляд справи № 910/8807/19 відкладено на 01.03.2022.

01.03.2022, судове засідання у справі №910/8807/19 - не відбулось, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, та введення воєнного стану в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року (затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2022 призначено до розгляду в судовому засіданні справу №910/8807/19 на 17.05.2022.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2022 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про виклик до суду експертів. Викликано для участі у засіданні суду у даній справі експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В. Визнано явку учасників апеляційного провадження обов`язковою. Розгляд справи № 910/8807/19 відкладено на 07.06.2022.

В судовому засіданні 07.06.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 28.06.2022.

В судовому засіданні 28.06.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 02.08.2022.

В судовому засіданні 02.08.2022 колегія суддів оголосила перерву у розгляді справи до 09.08.2022.

Перед судовим засіданням від позивача надійшло клопотання про призначення додаткової експертизи у справі № 910/8807/19.

Колегія суддів у судовому засідання 09.08.2022 дослідила зазначене клопотання та прийшла до висновку, що у справі слід призначити додаткову експертизу з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст. 99 Кодексу учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Так, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 року у cправі було призначено повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення експертизи ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.08.2021 було доручено експертам Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В., Коваленко Т.В., які працюють в НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

08.12.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшов висновок згаданих експертів №1332 від 8 жовтня 2021 року (далі «Висновок 1332») за результатами проведення судової експертизи у Справі.

28.01.2022 Позивач отримав від Прохорова-Лукіна Г.В. рецензію на Висновок №1332 (копія додається), з якого зокрема слідує, що (далі цитата з резолютивної частики рецензії): «Експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експерта № 1332 від 8 жовтня 2021 р., проведена неповно та необ`єктивно, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими та викликають сумніви у правильності, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу».

У клопотанні про призначення додаткової експертизи позивач посилається на те, що висновок №1332 від 08.10.2021 експерта Дорошенко О.Ф. за результатами судової експертизи не містить окремого аналізу спорідненості «поживних (харчових) добавок» із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки Третьої особи. Відсутність такого аналізу є помилкою експертів, та, відповідно, підставою для відхилення судом Висновку.

Колегія суддів погоджується з позивачем, що Висновок не містить дослідження спорідненості товарів, а таке дослідження є необхідним для перевірки позначень на тотожність і схожість за методиками, якими користувалися експерти, то Висновок підготовлено із порушенням наступних нормативних актів:

· ст.6 пункт 3 абзац 2 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»;

· п. 4.3.2.1. літера а) Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Держпатенту №116 від 28.07.95;

· п. 11.1.2 підпункт 3) та п. 11.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04ю2014 №91;

· розділу Встановлення спорідненості товарів Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, В.Л. Федоренко, 2017.

Враховуючи, що висновок експерта Дорошенко О.Ф. не містить відповідей на питання чи є товари, для яких Позивач (апелянт) заявляв на реєстрацію позначення «Вормітел» спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торговельні марки Третьої особи, колегія суддів прийшла до висновку, що у справі слід призначити додаткову експертизу та на вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ВОРМІЛ» за свідоцтвом України № 95313 від 11.08.2008, «ВОРМІЛ-ФІТО» за свідоцтвом України № 227297 від 12.06.2017, «ВОРМІЛ ФІТО» за свідоцтвом України № 227298 від 12.06.2017, «vormil- fito» за свідоцтвом України № 227300 від 12.06.2017?

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, таким, що може ввести в оману щодо особи виробника- компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

Також, колегія суддів, враховуючи положення ст. 99 ГПК України, де визначено, що суд має право визначити експерта, зобов`язує Товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертиз» надати до апеляційного суду список експертів, які можуть провести додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19, для уникнення підстав для відводів залученим до проведення експертизи судовим експертам.

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Колегія суддів вважає за необхідне, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 123, 125, 127, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 235, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Призначити додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19.

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

2.1. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ВОРМІЛ» за свідоцтвом України № 95313 від 11.08.2008, «ВОРМІЛ-ФІТО» за свідоцтвом України № 227297 від 12.06.2017, «ВОРМІЛ ФІТО» за свідоцтвом України № 227298 від 12.06.2017, «vormil- fito» за свідоцтвом України № 227300 від 12.06.2017?

2.2. Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 для наступних товарів: поживні (харчові) добавки, таким, що може ввести в оману щодо особи виробника-компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

3. Витрати на проведення додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент".

4. Доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертиз» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21) надати до апеляційного суду список експертів, які мають відповідну кваліфікацію та можуть провести додаткову експертизу у справі № 910/8807/19.

5. Зобов`язати експерта/експертів надати до апеляційного суду заяву щодо погодження на проведення експертизи у справі №910/8807/19 та докази того, що експерт/експерти атестований/атестовані з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, зокрема, питаннях щодо яких проводиться додаткова експертиза.

6. Попередити експерта/експертів, які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/8807/19.

8. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертиз» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21).

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді Б.М. Грек

В.О. Пантелієнко