ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

"22" червня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/1629/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

Секретар судового засідання Арнаутова А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT)

до відповідача 1: Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" (68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, будинок 7)

до відповідача 2: Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" (Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, іc kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Одеської митниці Держмитслужби (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, буд. 21 А, )

про заборону вчиняти певні дії та вилучення з цивільного обороту та знищення товару

за участю представників сторін:

від позивача: Бажанов В.О. ордер №823610 від 19.08.2021

від відповідача 1: Нечепуренко І.О. ордер 449604 від 01.07.2021

від відповідача 2: не з`явився;

від третьої особи: Андрусенко В.А. самопредставництво

Історія справи.

1. Короткий зміст позовних вимог Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.).

07.06.2021 Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) звернулося до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс", в якій просить суд:

- заборонити ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А., та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом №617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема шляхом нанесення торговельної марки та такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товари: товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа"; товар №21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа", заявлені до митного оформлення ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892.

22.10.2021 позивач звернувся до суду з уточненою позовною заявою, в якій відповідачами зазначив Приватне акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс" та компанію "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI", та просив суд:

- заборонити ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А., та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема шляхом нанесення торговельної марки та такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборонити Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А., та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема шляхом нанесення торговельної марки та такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товари: товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа"; товар №21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа", заявлені до митного оформлення ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892.

2. Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.06.2021 позовну заяву Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) за вх.№1689/21 від 07.06.2021 на підставі ч.1 ст.174 ГПК України залишено без руху.

Вказаною ухвалою позивачу встановлено десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду доказів направлення ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" позовної заяви з додатками на належну адресу та зазначенням належної адреси ПрАТ "Іллічівськзовніштранс".

На виконання ухвали суду від 14.06.2021 до канцелярії суду 18.06.2021 від Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) надійшла заява про усунення недоліків з додатком, згідно якої позивач такі недоліки усунув.

Ухвалою суду від 23.06.2021 відкрито провадження у справі № 916/1629/21, прийнято справу до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 09.07.2021 о 14:30. Крім того вказаною ухвалою до участі у справі в якості третьої особи було залучено Одеську митницю Держмитслужби.

08.07.2021 до суду від ПП "Іллічівськзовніштранс" надійшов відзив на позовну заяву (т.1 а.с.92-94).

Враховуючи необхідність ознайомлення із відзивом на позовну заяву, судом було відкладено підготовче засідання на 11.08.2021 об 11:00, про що було оголошено протокольну ухвалу. Судом також було встановлено строки для подання відповіді на відзив до 23.07.2021, для подання заперечень до 04.08.2021. Про відкладення підготовчого засідання третю особу було повідомлено ухвалою суду в порядку ст. 120 ГПК України.

23.07.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування у ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" доказів (т.1 а.с.123-126), клопотання про долучення до матеріалів справи копії висновку експертного дослідження (т.2 а.с.128-129) та відповідь на відзив (т.1 а.с.156-159).

03.08.2021 до суду від Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" надійшли заперечення на відповідь на відзив (т.1 а.с.168-170).

Протокольною ухвалою від 11.08.2021 судом було відмовлено у задоволенні клопотання про витребування доказів з огляду на те, що позивачем, в порушення вимог ст. 81 ГПК України, не зазначено, які заходи було вжито для отримання цих доказів самостійно.

Враховуючи необхідність отримання від сторін додаткових пояснень та вчинення інших процесуальних дій у підготовчому засіданні, протокольною ухвалою судом було продовжено строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та оголошено перерву у підготовчому засіданні до 01.09.2021 о 16:00. Про відкладення підготовчого засідання третю особу було повідомлено ухвалою суду в порядку ст. 120 ГПК України.

25.08.2021 від відповідача надійшло клопотання про залучення документів (т.2 а.с.8-22).

31.08.2021 до суду від позивача надійшло клопотання, згідно якого останній просив суд витребувати в Одеської митниці Держмитслужби договір чи інший документ, що передбачає здійснення Відповідачем дій з реекспорту таких товарів: товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Piana"; товар № 21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Piana", заявлених до митного оформлення Відповідачем згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року №UA500080/2021/005892 (далі - "Товари") в інтересах іншої особи; інвойс до контракту №СЕА-379354 від 23 квітня 2021 року між ОСОБА_1 та South Organizasyon Turizm Limited Sirketi на Товари; митну декларацію на поміщення Товарів в режим реекспорту; заперечення власника Товарів проти призупинення їх митного оформлення у зв`язку з можливим порушенням прав інтелектуальної власності Позивача; будь які інші документи стосовно належності Товарів певній особі на час їх митного оформлення для поміщення в митний режим реекспорту.

Ухвалою суду від 01.09.2021 клопотання Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) про витребування доказів задоволено, зобов`язано Одеську митницю Держмитслужби надати до суду у строк до 13.09.2021р. наступні документи: договір чи інший документ, що передбачає здійснення Приватним акціонерним товариства "Іллічівськзовніштранс" дій з реекспорту таких товарів: товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Piana"; товар № 21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Piana", заявлених до митного оформлення Приватним акціонерним товариством "Іллічівськзовніштранс" згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року №UA500080/2021/005892 (далі - "Товари") в інтересах іншої особи; інвойс до контракту №СЕА-379354 від 23 квітня 2021 року між ОСОБА_1 та South Organizasyon Turizm Limited Sirketi на Товари; митну декларацію на поміщення Товарів в режим реекспорту; заперечення власника Товарів проти призупинення їх митного оформлення у зв`язку з можливим порушенням прав інтелектуальної власності Позивача; будь-які інші документи стосовно належності Товарів певній особі на час їх митного оформлення для поміщення в митний режим реекспорту. Крім того вказаною ухвалою відкладено підготовче засідання у справі №916/1629/21 на 20.09.2021 о 17:00.

Оскільки станом на 20.09.2021 до суду не надійшли витребувані документи, сторони зазначили про необхідність відкладання підготовчого засідання, з огляду на що судом було оголошено протокольну ухвалу про перерву у підготовчому засіданні до 11.10.2021 о 17:00. Про оголошення перерви у підготовчому засіданні третю особу було повідомлено ухвалою суду в порядку ст. 120 ГПК України.

27.09.2021 від Одеської митниці Держмитслужби на виконання ухвали суду від 01.09.2021 надійшли копії матеріалів справи №2021/02/Д01 (т.2 а.с.60-114).

11.10.2021 до суду від позивача надійшло клопотання, згідно якого останній просив суд залучити до участі у справі №916/1629/21 компанію "SOUTH ORGANIZASYON TURIZM LIMITED SIRKETI" (САУС ОРГАНІЗАСЙОН ТУРІЗМ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ), (Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, ic kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey) в якості співвідповідача.

З метою вирішення питання щодо долучення до участі у справі іноземної компанії в якості співвідповідача, з огляду на необхідність перевірки інформації щодо належного повідомлення зазначеної компанії, судом було оголошено перерву у підготовчому засіданні до 25.10.2021 об 11:15. Про оголошення перерви у підготовчому засіданні третю особу було повідомлено ухвалою суду в порядку ст. 120 ГПК України.

22.10.2021 позивач звернувся до суду з уточненою позовною заявою (т.2 а.с.134-141).

У судовому засіданні 25.10.2021 представник позивача клопотання про залучення співвідповідача підтримав, просив суд залучити до участі у справі в якості співвідповідача Компанію "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI".

Ухвалою суду від 25.10.2021 клопотання Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) про залучення співвідповідача задоволено, залучено Компанію "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" (Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, іc kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey) до участі у справі №916/1629/21 в якості співвідповідача, відкладено підготовче засідання у справі №916/1629/21 на 18.04.2022 о 14:00. У випадку, якщо повідомлення про місце та час розгляду справи не буде вручено відповідачу своєчасно, суд зазначив, що наступне підготовче засідання буде проведено 30.05.2022 о 14:00. За відсутності підстав для подальшого відкладення підготовчого засідання, суд здійснить розгляд справи по суті в день судового засідання 22.06.2022 о 12:30.

Крім того, ухвалою суду від 25.10.2021 враховуючи, що місцезнаходженням відповідача 2 - Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" є Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, іc kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey, з метою повідомлення останнього про розгляд справи, провадження у справі було зупинено.

01.12.2021 позивачем до канцелярії суду подано клопотання про залучення доказів направлення до компетентного органу прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів разом із копіями позовної заяви та ухвали суду від 25.10.2021.

Ухвалою суду від 18.04.2022 поновлено провадження по справі № 916/1629/21.

Враховуючи відсутність відомостей про належне повідомлення відповідача-2 про місце та час розгляду справи, а також ненадходження відповіді від компетентного органу іноземної держави, протокольною ухвалою від 18.04.2022 відкладено судове засідання на раніше визначену дату 30.05.2022 о 14:00.

У судовому засіданні 30.05.2022 судом протокольною ухвалою закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на раніше визначені дату та час, а саме - 22.06.2022 о 12:30.

У судовому засіданні 22.06.2022 представник позивача позовні вимоги у редакції уточнено позовної заяви підтримав, просив суд задовольнити позов.

Представник відповідача -1 проти позову заперечував, просив суд відмовити у його задоволенні.

Представник третьої особи позовні вимоги підтримав.

Відповідач-2 про розгляд справи повідомлявся належним чином у повній відповідності з положеннями Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої Наказ Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України 27.06.2008 № 1092/5/54.

Суд враховує роз`яснення президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 №04-5/608 "Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій" із змісту яких вбачається, що якщо судом виконано усі умови повідомлення сторони, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, та не було отримано будь-якого підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави, суд може постановити рішення.

3. Позиція учасників справи.

3.1. Доводи Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.).

Позивач є всесвітньо відомим виробником тканин, одягу та взуття преміального сегменту, а також власником міжнародної реєстрації комбінованої торговельної марки " " (свідоцтво № 617890 від 19 липня 1994 року), дію якої поширено на територію України (далі "ТМ"). Зазначену реєстрацію внесено до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під № 97. Правова охорона за свідоцтвом на ТМ поширюється, зокрема, на предмети одягу.

05.05.2021 на адресу електронної пошти представника позивача надійшов лист Одеської митниці Держмитслужби від 05 травня 2021 року № 2021/023/П01 про призупинення митного оформлення наступних товарів, що належать до предметів одягу: товар № 16 Куртки шкіряні 2 шт., торговельна марка "Loro Piana"; товар № 21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни 8 шт., торговельна марка "Loro Piana", заявлених до митного оформлення приватним акціонерним товариством "Іллічівськзовніштранс" згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892. Отже згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892, експортером товару є відповідач-1.

У зв`язку із встановленням вищезазначених обставин, позивач вважає, що, внаслідок вчинення відповідачем-1 дій, спрямованих на здійснення реекспорту товарів, відбулося порушення його прав як власника ТМ.

23.04.2021 між ОСОБА_1 та Компанією "SOUTH ORGANIZASYON TURIZM LIMITED SIRKETI" було укладено Контракт № СЕА-379354, предметом якого є придбання товарів, що порушують права інтелектуальної власності позивача. Проте, з положень вказаного документу неможливо встановити момент переходу права власності на вказані товари від продавця до покупця.

Разом з тим, 07.05.2021 на запит Одеської митниці Держмитслужби Компанією "SOUTH ORGANIZASYON TURIZM LIMITED SIRKETI" було надано заперечення щодо знищення товарів, що порушують права інтелектуальної власності позивача.

З урахуванням положень ст. 401 Митного Кодексу України, за висновком позивача, саме Компанія "SOUTH ORGANIZASYON TURIZM LIMITED SIRKETI" є власником товарів, які порушують права інтелектуальної власності позивача.

Позивач не надавав ні відповідачу-1, ні відповідачу-2 права на використання ТМ та позначень, схожих на ТМ настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. шляхом нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано ТМ, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із нанесенням ТМ з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Враховуючи викладене вище, позивач звертає увагу суду, що відповідач-1 та відповідач-2 вчинили незаконні дії, спрямовані на порушення прав позивача, зокрема, нанесення ТМ на товар, для якого зареєстровано ТМ, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із нанесенням ТМ з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Вимоги ґрунтуються на положеннях ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 492, 495 ЦК України.

3.2. Доводи Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс".

Початковим отримувачем вантажу від South Organizasyon Turizm Limited Sirketi в Україні було TOB "Флекс Актив". Між ТОВ "Флекс Актив" та ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" був укладений договір доручення №21-85 від 29.03.2021, відповідно до якого ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" виконало митне декларування вантажу та розміщення його на своєму митному ліцензійному складі.

ТОВ "Флекс Актив" відмовилося від частини вантажу (лист №2-ИМ від 26.04.2021) та повідомило, що розпорядником цієї частини вантажу є South Organizasyon Turizm Limited Sirketi (лист №1-ИМ від 26.04.2021р.). Саме до цієї «відмовної» частини і належать куртки, що заявлені в позовній заяві.

Після відмови ТОВ "Флекс Актив" від частини вантажу, на нашу адресу надійшов лист №11/1 від 26.04.2021 від компанії South Organizasyon Turizm Limited Sirketi, який повідомляв, що кінцевим отримувачем «відмовної» частини вантажу є ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ). Також був наданий контракт №СЕА-379354 від 23.04.2021р. між South Organizasyon Turizm Limited Sirketi та ОСОБА_1 .

ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" виступило декларантом «відмовної» частини вантажу, та подало митну декларацію №UA500080/2021/005892 від 28.04.2021, в якій і були зазначені: «товар №16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка «Loro Ріаnа» та «товар №21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка «Loro Ріаnа».

ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" є тільки декларантом вантажу, а не його власником.

4. Фактичні обставини, встановлені судом.

У підтвердження належності компанії Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) права інтелектуальної власності на торгівельну марку - , з міжнародною реєстрацією №617890, позивачем надано до суду лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" №672 від 02.10.2020 з копією міжнародної реєстрації №617890 (т.1 а.с.16-17). Згідно означеного листа міжнародна реєстрація №617890 від 23.03.1994 діє на території України у повному обсязі з 23.03.1994.

Повідомленням відповідно до ст. 399 Митного кодексу України від 05.05.2021 №2021/023/П01 (т.1 а.с.18) Одеською митницею Держмитслужби було повідомлено представника Лоро Піана С.п.А. про виявлення під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та призупинення на строк десять робочих днів митного оформлення товарів, що підозрюються у порушення прав інтелектуальної власності, а саме:

- товар № 16 Куртки шкіряні 2 шт., торговельна марка "Loro Piana";

- товар № 21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни 8 шт., торговельна марка "Loro Piana".

Згідно додатку до такого повідомлення декларантом об`єкту права інтелектуальної власності вказано ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", власником SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI, одержувачем ОСОБА_1 (Молдова), митна декларація типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892. У графах 9, 11-12 "Напрямок переміщення" зазначено реекспорт, "країна відправлення" Україна, "країна походження" Туреччина.

Інформація, зазначена у означеному судом додатку, повністю відповідає змісту декларації UA500080/2021/005892, яка наявна у матеріалах справи (т.2 а.с.65-81).

У відповідь на повідомлення про наміри позивача щодо знищення товарів відповідно до ст. 401 Митного кодексу, Одеською митницею Держмитслужби листом від 21.05.2021 було повідомлено Лоро Піана С.п.А., що призупинення митного оформлення товарів продовжено з 20.05.2020 на строк 10 робочих днів.

Крім того Одеською митницею Держмитслужби також було направлено повідомлення на адресу ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" (т.2 а.с.61), в якому зазначено, що згідно з вимогами ч.3 ст.401 Митного кодексу України у разі, якщо до 19.05.2021 включно декларант у письмовому вигляді не надасть митному органу, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх призупинення, митний орган вправі вважати, що тим самим надано згоду власника товарів на їх знищення.

На означене повідомлення SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI було надіслано Одеській митниці Держмитслужби лист із запереченнями та відмовою від знищення вантажу (т.2 а.с.64).

26.05.2021 Одеською митницею Держмитслужби було відібрано зразки з метою передачі останніх представнику правовласника для проведення експертного дослідження, про що складено акт взяття проб (зразків) товарів (т.1 а.с.30).

В подальшому представник компанії Лоро Піана С.п.А. звернувся до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби МВС України із заявою про проведення експертного дослідження (т.1 а.с.44-45).

За результатами такого дослідження Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром було складено висновок експертного дослідження від 09.07.2021 №ЕД-19-21/17864 ІВ (т.1 а.с.130-154), яким визначено, що позначення, нанесені на товари, які заявлені до митного оформлення згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28.04.2021 № UA500080/2021/005892, є схожими настільки, що їх можна сплутати із комбінованою маркою , яка має правову охорону на території України за міжнародною реєстрацією (свідоцтво №617890 від 19.07.1994), дію якої поширено на території України.

Експертне дослідження проведено головним судовим експертом сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ МВС Онищук А.І., яка має вищу юридичну освіту, вищу технічну освіту, вищу економічну освіту, вищу спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, в тому числі за експертною спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" (свідоцтво ЕКК МВС України від 11.07.2016 №14668, підтверджено 27.03.2018), загальний стаж експертної роботи з 2012.

З наданих ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" доказів судом встановлена обставина укладання між відповідачем-1 (ІЗТ) та ТОВ "Флекс Актив" (Замовник) договору доручення №21-85 від 29.03.2021 (т.1 а.с.110-112), за умовами якого замовник доручає, а ІЗТ бере на себе обов`язок від імені та за рахунок замовника здійснювати, зокрема, декларування одержуваних вантажів або вантажів, що відправляються. За умовами п.2.2.3. означеного договору ІЗТ має право еревіряти повноваження замовника щодо приналежності йому товарів і чинність документів, необхідних для митного оформлення, переданих ним. Відповідно до п. 6.2.1. означеного договору замовник несе матеріальну відповідальність у розмірі фактично доведених збитків у випадках надання документів, які містять неправдиві дані або отримані незаконним шляхом для митного оформлення товарів.

Листом від 26.04.2021 №1-ИМ (т.1 а.с.95) ТОВ "Флекс Актив" повідомило, що розпорядником частини вантажу (тнп/одяг/взуття), нетто 3894,9 кг, брутто 4185 кг, що прибув у а/м НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , інвойс 379354/2 від 22.03.2021, контракт FLS-2021 від 11.01.2021, розміщеного на ТЛС ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" в адресу ТОВ "Флекс Актив", є компанія SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI.

Листом від 26.04.2021 №2-ИМ (т.1 а.с.96) ТОВ "Флекс Актив" повідомило про відмову від частини вантажу (тнп/одяг/взуття), нетто 3894,9 кг, брутто 4185 кг, що прибув у а/м НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , інвойс 379354/2 від 22.03.2021, контракт FLS-2021 від 11.01.2021.

Листом від 26.04.2021 №11/1 ТОВ "Флекс Актив" повідомило, що кінцевим отримувачем частини вантажу (тнп/одяг/взуття), нетто 3894,9 кг, брутто 4185 кг, що прибув у а/м НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , інвойс 379354/2 від 22.03.2021, контракт FLS-2021 від 11.01.2021 на адресу ТОВ "Флекс Актив", є Солтис Є.А.

26.04.2021 між відповідачами було укладено договір консигнації №21-184, згідно якого консигнант (SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI) доручає, а консигнатор (ПрАТ "Іллічівськзовніштранс") приймає на себе зобов`язання від імені та за рахунок консигнатора приймати товар згідно з інвойсами, а також розміщувати товар на митному складі, розташованому за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 5, згідно договору зберігання, здійснювати необхідні митні процедури, видачу та транспортування товарів покупцям консигнанта. Відповідно до п. 1.4. названого договору консигнант залишається власником товару на протязі всього строку його знаходження у консигнатора, при цьому консигнатор несе ризик випадкової втрати товару та несе повну матеріальну відповідальність за збереження товару консигнанта.

Також між відповідачами було укладено договір зберігання вантажів та митному складі №21-185 від 26.04.2021 (т.2 а.с.12-14), за умовами якого замовник (SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI) уповноважує, а виконавець (ПрАТ "Іллічівськзовніштранс") приймає на себе зобов`язання по прийманню та зберіганню на митному складі виконавця вантажу замовника, а також видачі його за вказівкою замовника.

Так судом встановлено, що 23.04.2021 між відповідачем-2 та Солтис Є.А. було укладено контракт СЕА-379354 (т.2 а.с.93-96), предметом якого є купівля-продаж товарів.

В матеріалах справи також наявна заявка SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI від 11/2 від 26.04.2021, адресована ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", щодо проведення митної процедури та направлення автомобілем товару відповідача-2, що зберігається на складі відповідача-1.

5. Позиція суду.

В силу ст.124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Відповідно до ч. 1 та ч.2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

За змістом положень вказаних норм, правом на пред`явлення позову до господарського суду наділені, зокрема, юридичні особи, а суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист осіб, права і охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються.

Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" є забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорювання і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

При цьому, розпорядження своїм правом на захист є диспозитивною нормою цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Так, предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обґрунтування необхідності його захисту.

Як встановлено судом, позовні вимоги Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) направлені на заборону відповідачам здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А., та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема шляхом нанесення торговельної марки та такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет та знищення відповідного контрафактного товару.

Підставою позову слугувало порушення, за думкою позивача, відповідачами прав інтелектуальної власності Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) на об`єкт інтелектуальної власності комбіновану торгівельну марку за міжнародною реєстрацією №617890, спричинене ввезенням на територію України, зберіганням реекспортом товарів, на яких без дозволу позивача нанесено позначення, яке настільки схоже, що його можна сплутати з комбінованою маркою , право на яке належить Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.).

За приписами ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Надані позивачем документи, а саме міжнародна реєстрація №617890, в повній мірі підтверджують наявність у позивача права інтелектуальної власності на вищевказану комбіновану торговельну марку, що свідчить про наявність у компанії Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) права захищати свої права, зокрема, шляхом звернення до суду з відповідним позовом.

Щодо факту використання вищевказаного позначення SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI та додержання ним вимог Цивільного кодексу України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд вказує наступне.

Відповідно до абзацу 4 ч.1 ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Використанням торговельної марки, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до ст.ст. 424, 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності в тому числі на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 ЦК України визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактними товарами визнаються товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

Наявні в матеріалах справи докази, в тому числі і висновок експерта, який судом прийнятий в якості належного та допустимого доказу у даній справі, в сукупності свідчать про використання SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI торгівельної марки, в тому числі, пропонування для продажу товарів, на яких зображено позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із комбінованою торговельною маркою, яка має правову охорону на території України за міжнародною реєстрацією (свідоцтво №617890 від 19.07.1994), дію якої поширено на території України.

Викладене свідчите про те, що відповідач-2, без дозволу позивача, намагався як розпорядник/власник здійснити поставку/продаж спірного контрафактного товару іншій особі.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до норм статті 432 Цивільного кодексу України, статей 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та беручи до уваги передбачені статтею 16 Цивільного кодексу України способи захисту порушених цивільних прав, захист порушених відповідачем прав інтелектуальної власності позивача може бути здійснений судом, зокрема, у такі способи: заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Оскільки позначення, що містяться на контрафактному товарі (товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа"; товар №21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа"), розпорядником/власником якого згідно наявних в матеріалах справи доказів є SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI, є схожими настільки, що їх можна сплутати із комбінованою маркою , яка має правову охорону на території України за міжнародною реєстрацією (свідоцтво №617890 від 19.07.1994), дію якої поширено на території України, права на яку належать позивачу, позовні вимоги останнього до SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо вимог позивача до ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", суд вказує таке.

Як було встановлено судом, дії відповідача-1 із зберігання контрафактного товару та його реекспорту були наслідком наявності договірних відносин з відповідачем-2.

В той же час, оскільки жодних інших доказів порушення ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" права інтелектуальної власності позивача на торгівельну марку, окрім фактично зберігання та реекспорту контрафактного товару позивачем не надано, а неправомірність дій відповідача-1 судом не встановлена, суд вважає, що вимоги позивача, заявлені до відповідача-1 підлягають частковому задоволенню в частині заборони ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А., та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема шляхом зберігання продукції із нанесеним позначенням, та її реекспорту.

Стосовно питання розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч.ч.1,3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи; до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч.9 ст. 129 ГПК України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Приймаючи до уваги встановлення судом обставини виникнення спору внаслідок неправильних дій відповідача 2, судові витрати позивача у вигляді сплати судового збору, з урахуванням заяви про забезпечення позову (загальна сума 5 675 грн), покладаються на SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI.

Керуючись ст.ст.129,232,233,236-238,240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT) до Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" задовольнити частково.

2. Заборонити ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" (68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, будинок 7, ) здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT), та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема, шляхом зберігання продукції із нанесеним позначенням, та її реекспорту.

3. В решті позову до Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" відмовити.

4. Позов Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT) до Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" задовольнити.

5. Заборонити Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" (Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, іc kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey, tax number: besiktas vd ) здійснювати використання торговельної марки (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), що належить Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT), та позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою (міжнародна реєстрація за свідоцтвом № 617890 від 19 липня 1994 року, дію якої поширено на територію України), зокрема, шляхом нанесення торговельної марки та такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

6. Вилучити з цивільного обороту та знищити товари: товар № 16 Куртки шкіряні - 2 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа"; товар №21 Куртки текстильні для чоловіків, з бавовни - 8 шт., торговельна марка "Loro Ріаnа", заявлені до митного оформлення ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" згідно митної декларації типу ЕК11АА від 28 квітня 2021 року № UA500080/2021/005892.

7. Стягнути з Компанії "SOUTH ORGANIZASYОN TURIZM LIMITED SIRKETI" (Nisbetiye, mah. Gazi Gucnar sok. Uygur apt.no 4, іc kapi 7, Besiktas, Istanbul, Turkey, tax number: besiktas vd ) на користь Лоро Піана С.п.А. (Loro Piana S.p.A.) (Корсо Роланді, 10, І-13017 Кварона (VC), Італія (IT) судовий збір у сумі 5 675 /п`ять тисяч шістсот сімдесят п`ять/ грн.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 04 липня 2022 р.

Суддя Ю.М. Щавинська