РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.06.2022Справа № 910/11790/21
за позовом Компанії Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S)

до: 1. Компанії Гуандун Ціві Анімейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qiwi Animation Co. LTD)

2. Компанії Гуандун Кьюман Калче Комм`юнікейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qman Culture Communication Co. LTD)

3. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Токарєва К.К.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Компанії Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S) до Компанії Гуандун Ціві Анімейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qiwi Animation Co. LTD), Компанії Гуандун Кьюман Калче Комм`юнікейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qman Culture Communication Co. LTD) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним патенту України №39209 від 20.05.2019 на промисловий зразок "Фігурка іграшкова" та зобов`язання опублікувати відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" та в Державному реєстрі України промислових зразків про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 18.08.2021.

07.08.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 18.08.2021 відкладено підготовче засідання на 26.01.2022 та з метою повідомлення відповідачів про розгляд даної справи направлено до компетентного органу КНР прохання про вручення відповідачам судових документів у справі.

Ухвалою суду від 14.01.2022 призначено підготовче засідання на 23.02.2022.

Протокольною ухвалою суду від 23.02.2022 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 23.03.2022

Підготовче засідання, призначене на 23.03.2022, не відбулося з об`єктивних причин, які не залежали від суду.

Ухвалою суду від 07.04.2022 призначено підготовче засідання на 25.05.2022.

Протокольною ухвалою суду від 25.05.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 29.06.2022.

У судовому засіданні 29.06.2022 суд заслухав вступне слово представника позивача, який підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представники відповідачів у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про місце, дату та час судового засідання були належним чином повідомлені. Відповідач 1 та відповідач 2 відзив на позовну заяву не подали.

Суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представника позивача як щодо досліджених доказів, так і по суті позовних вимог.

У судовому засіданні 29.06.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S) є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг №234940 від 11.12.2017, яким надано правову охорону на мініфігурку LEGO як на торговельну марку, в тому числі, для 28-го класу МКТП, до яких належать "ігри, іграшки". Торговельна марка є зображувальною, оскільки складається з зображувальних елементів і не містить словесних елементів.

Компанія Гуандун Ціві Анімейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qiwi Animation Co. LTD) та Компанія Гуандун Кьюман Калче Комм`юнікейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qman Culture Communication Co. LTD) є власниками патенту України на промисловий зразок "фігурка іграшкова" за №39209 від 10.05.2019.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що патент України на промисловий зразок "фігурка іграшкова" №39209 від 10.05.2019 підлягає визнанню недійсним з огляду на його видачу з порушенням прав позивача на торговельну марку.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся, полягає у тому, що промисловий зразок за патентом України №39209 від 10.05.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою зареєстрованою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №234940 від 11.12.2017 стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг 28 класу МКТП (ігри та іграшки).

Порушені права позивача полягають в тому, що наявність зареєстрованого патенту позбавляє його виключних прав забороняти використовувати його об`єкти інтелектуальної власності. Використовуючи патент, відповідач-1 та відповідач 2 буде здійснювати використання і торговельної марки, адже в промисловому зразку, який захищено спірним патентом, зображено позначення, які є схожим на стільки, що його можна сплутати із торговельною маркою; окрім того, позначення захищене патентом та позначення за торговельною маркою використовуються для споріднених товарів.

Відповідно до п. 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст. 462 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Як зазначає позивач, спірний патент було видано із порушенням прав позивача, що є підставою для визнання недійсним такого патенту. Окрім того, спірний патент є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою, зареєстрованою на ім`я позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно ч. 1, 2 ст. 6 зазначеного закону, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Частиною 8 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що під час проведення експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 18 зазначеного закону, патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

З матеріалів справи вбачається що видача спірного патенту була здійснена за ознаками формальної експертизи, та відповідно, Укрпатент не перевіряв чи відповідає промисловий зразок умовам надання правової охорони.

До матеріалів справи долучено копію висновку експерта №1-08/2021 від 06.08.2021, у якому судовий експерт дійшов висновку, що промисловий зразок "фігурка іграшкова" за патентом України №39209 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) за свідоцтвом України №234940 стосовно товарів 28 класу МКТП, а саме "ігри та іграшки".

Оцінюючи висновок експерта, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповідь на порушене питання, яка є обґрунтованою та такою, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом, який попереджений про кримінальну відповідальність.

Таким чином, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Окрім того, до матеріалів справи долучено копію результатів соціологічного дослідження "Оцінка споживачами ступеню схожості деяких іграшкових фігурок". За результатами соціологічного опитування складені наступні висновки: 1) згідно з результатами опитування, переважна більшість представників досліджуваної цільової аудиторії - мешканців великих міст України віком від 18 до 65 років, які протягом шести місяців перед датою опитування купували дитячі іграшки, вважають, що іграшкові фігурки, схематичні зображення яких були їм продемонстровані (зображення за спірним патентом та свідоцтво на торговельну марку позивача), виробляються одним виробником (76,2% респондентів); 2) згідно з результатами опитування, переважна більшість (79%) представників досліджуваної цільової аудиторії вважають, що іграшкова фігурка, зображення якої їм продемонстровано (зображення за спірним патентом), виробляється компанією LEGO.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що відповідач 1 та відповідач 2, подавши заявку на видачу патенту на промисловий зразок та отримавши відповідний правовстановлюючий документ, порушили права позивача на використання та заборону використання належної позивачу торговельної марки.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За змістом приписів статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За таких обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині визнання недійсним патенту є доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак підлягають задоволенню.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №12167-р "Про національний орган інтелектуальної власності" визначено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Враховуючи висновки про недійсність спірного патенту, суд вважає за необхідне задовольнити вимоги про зобов`язання відповідача 3 опублікувати відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" та в Державному реєстрі України промислових зразків про визнання недійсним патенту України №39209 від 10.05.2019 на промисловий зразок "фігурка іграшкова".

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача 1 та відповідача 2.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S) - задовольнити.

2. Визнати недійсним патент України №39209 від 10.05.2019 на промисловий зразок "фігурка іграшкова".

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 31032378) опублікувати відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" та в Державному реєстрі України промислових зразків про визнання недійсним патенту України №39209 від 10.05.2019 на промисловий зразок "фігурка іграшкова".

4. Стягнути з Компанії Гуандун Ціві Анімейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qiwi Animation Co. LTD) (Рум 2402-04 Сентрал Тауер, №5 Сяньцунь Роуд, Чжуцзянь Нью Таун, Тяньхе Дістрікт, Гуанчжоу, Гуандун, 510623, КНР / Room 2402-04 Central Tower, No. 5 Xiancun Road, Zhujiang New Town, Tiahne District, Guangzhou, Guangdong 510623, China) на користь Компанії Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S) (Колдінгвей 2, ДК-7190 Біллунд, Данія / Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark) 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн - витрат по сплаті судового збору.

5. Стягнути з Компанії Гуандун Кьюман Калче Комм`юнікейшн Ко., ЛТД (Guangdong Qman Culture Communication Co. LTD) (№6, Лейн 1, Ловер Зоун оф Наньмень Вхарт, Фенсян Лаймер Роуд, Ченхай Дістрікт, Шаньтоу, Гуандун 515899, КНР / No. 6 Lane 1, Lower Zone, of Nanmen Wharf, Fengxiang Laimei Road, Chenghai District, Shantou, Guangdong 515899, China) на користь Компанії Лего Джуріс А/С (LEGO Juris A/S) (Колдінгвей 2, ДК-7190 Біллунд, Данія / Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark) 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 11.07.2022.

Суддя Н.І. Зеленіна