УХВАЛА

06.07.2022Справа № 910/4522/22
Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши заяву БАСФ СЕ ( BASF SE) про забезпечення позову у справі № 910/4522/22

за позовом БАСФ СЕ ( BASF SE)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "РАНГОЛІ"

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)

3) Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання недійсним свідоцтва та скасування державної реєстрації

ВСТАНОВИВ:

Басф СЕ (Basf SE) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ранголі», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку та скасування державної реєстрації.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач зареєстрував на своє ім`я торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України №228065, яка є схожою настільки що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «BASAGRAN» за свідоцтвом України №3531, з огляду на що позивач просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 228065 від 26.06.2017 на знак для товарів і послуг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ»;

- зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 228065 від 26.06.2017 та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність";

- скасувати державну реєстрацію гербіциду «Базоран, РК» з діючою речовиною бентазон, 480 г/л, зареєстровано 28.02.2017 за N0 10460 серія А 05995;

- скасувати державну реєстрацію гербіциду Вультур, РК з діючою речовиною бентазон, 480 г/л (додаткова торгова назва гербіциду Базоран, РК), зареєстровано 01.10.2021 за N0 14262 серія В 00118., щодо додаткової торгової назви «Базоран, РК»;

- зобов`язати Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України внести до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні відомості про скасування державної реєстрації гербіциду «Базоран, РК» з діючою речовиною бентазон, 480 г/л, зареєстровано 28.02.2017 за N0 10460 серія А 05995 про скасування державної реєстрації гербіциду Вультур, РК з діючою речовиною бентазон, 480 г/л (додаткова торгова назва гербіциду Базоран, РК), зареєстровано 01.10.2021 за N0 14262 серія В 00118., щодо додаткової торгової назви «Базоран, РК».

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» припинити порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку «BASAGRAN» за свідоцтвом України № 3531, а саме заборонити використовувати позначення «БАЗОРАН» щодо товару - гербіцид «БАЗОРАН», в тому числі, під час пропонування для продажу товару - гербіцид «БАЗОРАН», застосовування в інформаційній мережі Інтернет, в тому числі на сайті: http://www.rangoli.ua/gerbitsidi/bazoran, застосування в діловій документації, пов`язаній з продажем гербіциду «БАЗОРАН».

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2022 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 19.07.2022.

04.07.2022 через відділ діловодства суду від Басф СЕ (Basf SE) надійшла заява про забезпечення позову, у якій заявник просить суд:

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» (вул. Центральна, 21, с. Гора, Бориспільський р-н, Київська обл., 08324; Код ) передавати у будь-який спосіб повністю або частково іншим особам права інтелектуальної власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р., відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково та видавати ліцензії/субліцензїї, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії) та/або будь-які інші договори, предметом яких є права на зазначену торговельну марку;

- заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (ідентифікаційний код: 31032378; адреса місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, 1) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно передання Товариством з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» права власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р. третім особам, реєстрації ліцензійних/субліцензійних договорів щодо зазначеного свідоцтва України та відмови Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» від свідоцтва України № 228065 від 26 червня 2017 р. на торговельну марку «Базоран».

За змістом ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з пунктом 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

В обґрунтування необхідності вжиття заявлених заходів до забезпечення позову заявник зазначає, що навіть у випадку можливого задоволення позову, відповідач 1 з моменту отримання копії позовної заяви та доданих до неї документів і у будь-який час до винесення судом рішення, має повне право у відповідності до ст. ст. 16, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

1) передати право власності на оскаржуване свідоцтво України № 228065 від 26 червня 2017 р. на знак для товарів і послуг будь-якій іншій особі (особам), в тому числі, фізичним особам або іноземним особам (нерезидентам);

2) надавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання спірної торговельної марки;

3) відмовитись від оскаржуваного свідоцтва України № 228065 від 26 червня 2017 р. на знак для товарів і послуг.

Скориставшись такими правами, Товариство з обмеженою відповідальністю "РАНГОЛІ" створить ситуацію, при якій буде неможливо виконати рішення суду (у випадку задоволення позову), утрудниться вирішення справи по суті, а також розгляд даної справи суттєво затягнеться. Це може призвести до того, що необхідно буде залучати до участі у справі нових учасників процесу, а також це призведе до порушення розумних строків розгляду справи, утруднення здійснення ефективного захисту прав позивача, може зумовити зміну судової юрисдикції у випадку передання права власності на оскаржувані свідоцтва України фізичній особі або особам.

Розглянувши заяву Басф СЕ (Basf SE) про забезпечення позову та викладені в ній доводи, дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступних висновків.

За змістом статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

При цьому, відповідно до приписів статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Положеннями статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про національний орган інтелектуальної власності" від 13 жовтня 2020 року № 1267-р на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

За змістом пунктів 2.2, 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352, Реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва.

Суд зазначає, що запропоновані заявником заходи до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу 1 передавати іншим особам право власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р., відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково; а також заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно передання відповідачем 1 права власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р. третім особам, та відмови відповідача 1 від зазначеного свідоцтва, - відповідають позовним вимогам, на забезпечення яких позивач просить вжити ці заходи. При цьому судом враховано співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та наслідків заборони Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" вчиняти певні дії.

Суд також зазначає, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача 1, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України від 18.01.2017 у справі № 6-2552цс16.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Таким чином, заходи забезпечення позову спрямовані на забезпечення виконання судового рішення як такого правового стану, за якого позивачу гарантується отримання повного та ефективного відновлення порушених прав та відсутність необхідності повторного звернення до суду з метою захисту прав, порушення яких потенційно може мати місце протягом судового розгляду та до моменту виконання рішення суду та тим чи іншим чином спричиняти неможливість забезпечення судом повноти реалізації судового захисту як кінцевої мети звернення до суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що заходи до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу 1 передавати іншим особам право власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р., відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково; заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно передання відповідачем 1 права власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р. третім особам, та відмови відповідача 1 від зазначеного свідоцтва, є адекватним і здатним забезпечити виконання рішення суду та ефективний захист прав (інтересів) у разі задоволення позовних вимог заявника, а, отже, заява Басф СЕ (Basf SE) про забезпечення позову у справі № 910/4522/22 в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, заявник також просить суд вжити заходи до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу 1 видавати ліцензії/субліцензїї, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії) та/або будь-які інші договори, предметом яких є права на зазначену торговельну марку, а також заборони Укрпатенту вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно реєстрації ліцензійних/субліцензійних договорів щодо спірного свідоцтва.

Так, згідно зі статтями 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову, однак, заявником у даній справі не вказано та не доведено, яким чином невжиття заходів забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу 1 видавати ліцензії/субліцензїї, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії) та/або будь-які інші договори, предметом яких є майнові права на спірну торговельну марку (крім права власності) вплине на ефективність захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, враховуючи предмет спору в даній справі.

Відтак, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника, суд дійшов висновку, що заява про забезпечення позову в частині заборони відповідачу 1 видавати ліцензії/субліцензїї, укладати договори франчайзингу (комерційної концесії) та/або будь-які інші договори, предметом яких є права на зазначену торговельну марку, а також заборони Укрпатенту вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно реєстрації ліцензійних/субліцензійних договорів щодо спірного свідоцтва, - не містить обґрунтованих мотивів, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності забезпечення позову у визначений заявником спосіб, відтак, суд відмовляє у задоволенні заяви Басф СЕ (Basf SE) про забезпечення позову в цій частині.

Разом з тим, з огляду на те, що заходи забезпечення позову, щодо яких суд прийшов до висновку про необхідність та доцільність їх вжиття, носять виключно немайновий характер, жодним чином не втручаються у господарську діяльність відповідачів, не забороняють здійснювати використання спірних знаків для товарів і послуг у своїй діяльності, а мають на меті лише запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення у даній справі, суд приходить до висновку, що підстави для вжиття заходів зустрічного забезпечення у справі № 910/4522/22 відсутні.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає, зокрема, вид забезпечення позову і підстави його обрання.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Басф СЕ (Basf SE) про забезпечення позову у справі № 910/4522/22 задовольнити частково та вжити заходи до забезпечення позову.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» (08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 21; ідентифікаційний код: 35866777) передавати у будь-який спосіб повністю або частково іншим особам право власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р., або відмовлятися від зазначеного свідоцтва України повністю або частково.

3. Заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно передання Товариством з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» права власності на торговельну марку «Базоран» за свідоцтвом України № 228065 від 26 червня 2017 р. третім особам або відмови Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» від свідоцтва України № 228065 від 26 червня 2017 р. на торговельну марку «Базоран».

4. В іншій частині заяви відмовити.

5. Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 06.07.2025.

6. Стягувачем за даною ухвалою є Басф СЕ (Basf SE) (Карл-Бош-Штрассе 38, Людвігсхафен ам Рейн, Німеччина/Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany).

7. Боржником за п. 2 резолютивної частини даної ухвали є Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНГОЛІ» (08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 21; ідентифікаційний код: 35866777).

8. Боржником за п. 3 резолютивної частини даної ухвали є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378).

9.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева