УХВАЛА

07.07.2022Справа № 910/4310/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., розглянувши клопотання Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) про забезпечення позову у справі

за позовом Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.)

до 1) Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ",

2) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії

Представники: без виклику сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ" (далі-відповідач 1) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні;

- зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ані відповідачем-1, ані будь-якими третіми особами з його дозволу не використовується на території України міжнародна реєстрація № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" безперервно протягом п`яти років від дати публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. Крім того, позивач зазначає, що дія такої міжнародної реєстрації № 1204041 порушує його права та інтереси на рєстрацію і використання ТМ позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.07.2022.

05.07.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) надійшло клопотання про забезпечення позову, в якому позивач просить:

- заборонити Закритому акціонерному товариству "ЄТІМ" повністю або частково відчужувати права щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014, а також надавати ліцензії на використання згаданої торговельної марки будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на згадану торговельну марку повністю або частково;

- заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з наданням ліцензій на використання згаданої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014 року.

Заява обгрунтована тим, що відповідач-1 може передати (відчужити) права інтелектуальної власності на міжнародну реєстрацію № 1204041 від 07.03.2014 на торговельну марку "R1" іншій особі (іншим особам) або надати іншій особі (іншим особам) ліцензію на використання міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 або відмовитися від неї, що утруднить вирішення справи по суті і зробить неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Розглянувши клопотання Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) про забезпечення позову, проаналізувавши норми господарського процесуального законодавства України, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

За змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Доданими до матеріалів справи документами підтверджується, що на момент звернення до суду відповідач-1 є власником спірної міжнародної реєстрації, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеною такою міжнародною реєстрацією торговельною маркою в тому числі можливість її передачі у власність іншим особам чи надання дозволу на її використання на підставі ліцензійного договору (щодо всіх товарів чи їх частини).

Згідно ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Частиною 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

Статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Отже, у разі відчуження відповідачем-1 міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 на торговельну марку "R1" щодо товарів і послуг 7, 11 класів МКТП з наступним поданням до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заяви про реєстрацію відповідних змін, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

У такому разі, у випадку визнання міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 на торговельну марку "R1" достроково частково припиненою, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» об`єктивно не матиме можливості виконати рішення суду, оскільки у Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів та послуг будуть відомості про особу, якій передано право власності на міжнародну реєстрацію, а не відомості про відповідача-1, або взагалі будуть відсутні відомості про торговельну марку.

Крім того, у випадку відмови відповідача-1 від торговельної марки "R1" за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014 ніхто інший, в тому числі і позивач, не матиме змоги протягом 2-х років здійснити повторну реєстрацію торговельної марки після дострокового припинення дії міжнародної реєстрації.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

У зв`язку з тим, що власник міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 може у будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на міжнародну реєстрацію повністю, суд приходить до висновку, що позивач обґрунтовано припускає, що права на торговельну маркуи, які є предметом спору на момент прийняття рішення можуть перейти до іншої (інших) особи (осіб).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

При цьому, господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Враховуючи наведене вище, подане клопотання про забезпечення позову визнається судом обґрунтованим щодо вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом заборони Закритому акціонерному товариству "ЄТІМ" до набрання рішенням законної сили повністю або частково відчужувати права щодо торговельної марки "R1" за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014, надавати ліцензії на використання торговельної марки "R1" будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на торговельну марку "R1" повністю або частково та заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» до набрання рішенням законної сили здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з наданням ліцензій на використання торговельної марки "R1" за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014 року.

При цьому, обраний спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв`язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

У зв`язку з наведеним, подане клопотання щодо вжиття заходів до забезпечення позову визнається судом обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 138-140 та ст. 234 Господарського процесуального кодексу України України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) про забезпечення позову - задовольнити.

2. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/4310/22 вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

1) заборонити Закритому акціонерному товариству "ЄТІМ" повністю або частково відчужувати права щодо торговельної марки "R1" за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014, надавати ліцензії на використання торговельної марки "R1" будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на торговельну марку "R1" повністю або частково;

2) заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з наданням ліцензій на використання торговельної марки "R1" за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014 року.

Стягувач: Компанія ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) (128, Йой-деро, Йунтунпо-ку, 07336 Сеул, Республіка Корея, ідентифікаційний код - 0236098-2)

Боржник-1: Закрите акціонерне товариство "ЄТІМ" (вул. Полозова, 7 літера А, пом. 1 Н, RU-197136, санкт-петербург, російська федерація, ідентифікаційний код - 851)

Боржник-2: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, ідентифікаційний код - 31032378).

Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили з 07.07.2022 та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 07.07.2025.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Щербаков С.О.