РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.06.2022Справа № 910/13251/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (вул. Володимирська, буд. 92, м. Васильків, Київська область, 08600)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" (бул. Лесі Українки, буд. 21, м. Київ 133, 01133)

2) Національного органу інтелектуальної власності - Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601)

Про визнання прав на промислові зразки недійсними та зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко-Легких Г.П.

Секретар с/з Гиренко А.В.

Представники сторін:

від позивача: Падох О. І., адвокат, ордер серії АІ №1156252 від 27.09.21;

від відповідача-1: Гаврищук Н. Є., адвокат, ордер серії АІ №1156416 від 28.09.21 ;

від відповідача-2: не прибув;

вільний слухач Бойко М. Р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (далі за текстом - позивач або Фабрика) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" (далі за текстом - відповідач - 1 або Товариство) та Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі за текстом - відповідач - 2 або Укрпатент) про визнання прав на промислові зразки недійсними та забов`язання вчинити дії.

Звертаючись до суду із даним позовом, позивач зазначає, що відповідачу-1 належать майнові права інтелектуальної власності на промислові зразки, що засвідчуються Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги для харчових продуктів "Круглий", Свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги подвійний для харчових продуктів", Свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги для харчових продуктів "Прямокутний" (далі по тексту - Оскаржувані Свідоцтва, оскаржувані промзразки).

Позивач вважає, що зазначені вище промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони, а саме таким критеріям охороноздатності як "новизна" та "індивідуальний характер", визначені у ст. 6 Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

В зв`язку з цим позивач просить:

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФАЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України №43312 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України №43313 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на реєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України №43314 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність".

Також позивач просить суд судові витрати по справі покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології".

Разом з позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову.

26.08.2021 Господарський суд міста Києва, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив відповідну ухвалу та встановив позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви п`ять днів з дня вручення ухвали від 28.06.2021. Також 26.08.2021 Суд постановив ухвалу про повернення заяви про забезпечення позову, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятого процесуального рішення.

31.08.2021 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви та долучення до матеріалів справи заяви про забезпечення позову. До зазначеної заяви позивачем додані заява про забезпечення позову та заява про об`єднання позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 06.09.2021 у справі №910/13251/21 порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 28.09.2021.

За результатами розгляду заяви про забезпечення позову, Суд дійшов висновку про її часткове задоволення та постановив 06.09.2021 відповідну ухвалу, в якій вжив наступні заходи забезпечення позову по справі №910/13251/21 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили:

- заборонив Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" передавати повністю чи частково права власності на промислові зразки "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 іншим особам, відмовлятися від зазначених свідоцтв України на промислові зразки повністю чи частково;

- заборонив Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) вносити будь - які зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо промислових зразків "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020, в тому числі щодо відмови від зазначених свідоцтв України на промислові зразки.

08.09.2021 через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про поновлення процесуального строку та про долучення оригіналів доказів до матеріалів справи.

17.09.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" ().

В судове засідання 28.09.2021 прибула представник позивача, представники відповідачів в судове засідання не прибули, про причини неявки суду не повідомили.

В судовому засіданні 28.09.2021 суд розглянувши клопотання та заяву позивача, що надійшли до суду 08.09.2021 та 17.09.2021 дійшов висновку про задоволення клопотання про поновлення строку позивачу на подання доказів, у зв`язку з цим, залучив подані разом з клопотанням докази до матеріалів справи та відмову у задоволенні заяви про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача, ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" (), про що постановив протокольну ухвалу, яка була занесена до протоколу судового засідання від 28.09.2021, з огляду на таке:

Відповідно до частин 3-5 статті 119 ГПК України якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Так, ч. 2 ст. 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Подаючи клопотання про поновлення процесуального строку позивач просить поновити процесуальний строк на подання доказів та долучити оригінали виписок із Державного реєстру України промислових зразків щодо дії свідоцтв України на промислові зразки №№43312, 43313 та 43314 що додані до клопотання. Зокрема, в позовній заяві позивач зазначив про неможливість подання означених доказів разом з позовною заявою, та в клопотання про поновлення процесуального строку вказує на те, що ним були отримані такі докази вже після подання позовної заяви.

За таких обставин, з огляду на те, що позивачем дотримано вимоги статті 119 ГПК України та обґрунтовано неможливість подання таких доказів разом з позовною заявою, суд вважає причини пропуску процесуального строку на подання доказів поважними, а відтак задовольняє клопотання позивача та долучає до матеріалів справи оригінали виписок із Державного реєстру України промислових зразків щодо дії свідоцтв України на промислові зразки №№43312, 43313 та 43314.

При цьому, суд вважає заяву позивача про залучення третьої особи такою, що не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до частин 1, 2 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін.

Позивач просить залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" (), оскільки, рішення у справі може вплинути на права та обов`язки відповідача, так як між позивачем та ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" наявні договірні господарсько-правові відносини щодо виробів позивача, що стосуються об`єктів спірних промислових зразків.

Втім, суд вважає, що рішення у справі №910/13251/21 не може вплинути на права та обов`язки ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", оскільки, права та відповідні обов`язки виникнуть в ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" в силу договірних зобов`язань та закону, а отже підстав, передбачених статтею 50 ГПК України для залучення третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - суд не вбачає. Протокольною ухвалою від 28.09.21 року розгляд справи було відкладено в підготовчому судовому засіданні на 02.1.2021 року.

27.09.2021 року до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Укрпатенту (відповідача-2) на позовну заяву, відповідно до якого стверджує, що експертизи заявок на промислові зразки, за якими були видані відповідні свідоцтва України №№ 43312, 43313, 43314 проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства, у зв`язку з чим відповідач-2 заперечує проти пред`явлених позовних вимог.

20.10.2021 року до Господарського суду міста Києва надійшов відзив відповідача-1 (Товариства), відповідно до якого останній заперечує проти задоволення заявлених позовних вимог з огляду на те, що позивачем не доведено, що оскаржувані свідоцтва на промислові зразки, не є новими та не є такими, що мають індивідуальний характер.

02.11.2021 року від позивача у справі надійшли:

1) відповідь на відзив відповідача;

2) клопотання про долучення доказів, про намір подати які позивач зазначив в позовній заяві, а саме висновку експерта № 113-10/21 від 28.10.2021 року, проведеного на замовлення позивача для подання до суду експертом К.А. Соповою.

Судом прийнято відповідні нові докази, в зв`язку з чим оголошено перерву в підготовчому засіданні до 16.11.2021 року для надання можливості відповідачам ознайомитись з новим доказом та подати щодо нього відповідні пояснення.

Телефонограмами від 12.11.2021 року представників сторін було повідомлено, що підготовче судове засідання, призначене на 16.11.2021 року переноситься на 23.11.2021 року через відрядження судді на навчання до Національної школи суддів України.

17.11.2021 року електронною поштою від Товариства (відповідача-1) надійшли заперечення щодо висновку судової експертизи № 113-10/21 від 28.10.2021 року, проведеного експертом К.А. Соповою, та заперечення Товариства щодо поданої відповідачем відповіді на відзив. 22. 11.2021 року вказані документи аналогічного змісту надійшли на адресу суду засобами поштового зв`язку, в яких відповідач-1 зазначає щодо недоліків проведеної експертизи та заперечує проти задоволення позовних вимог.

23.11.2021 року від позивача надійшли письмові пояснення на заперечення відповідача-1 щодо оцінки висновку експерта як належного доказу, зазначено, що такий висновок повністю відповідає нормам законодавства та відповідає на питання, що входять до предмету доказування.

В судовому засіданні 23.11.2021 року судом було закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду на 14.12.2021 року до розгляду по суті.

В судовому засіданні 14.12.2021 року було заслухано вступне слово представника позивача та оголошено перерву в судовому засіданні по суті на 11.01.2022 року. В судовому засіданні 11.01.2022 року було заслухано вступні слова представника позивача та представника відповідача-1 та оголошено перерву в судовому засіданні на 25.01.2022 року.

В судове засідання 25.01.2022 року жоден представник сторони не прибув та сторони подали клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. Ухвалою-викликом від 26.01.22 року розгляд справи по суті було відкладено на 24.02.2022 року.

Судове засідання, призначене на 24.02.2022, не відбулось, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України та введенням указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX зі змінами, внесеними Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом Президента України №259/2022 від 18 квітня 2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 № 2212-IX в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та відсутністю можливості забезпечити розгляд справи у відкритому судовому засіданні із забезпеченням безпеки працівників суду та відвідувачів суду.

Ухвалою суду від 12.05.2022 року всіх сторін у справі було повідомлено про призначення нової дати судового засіданні по суті на 07.06.2022 року, про що було направлено сторонам ухвалу як засобами електронного листування, так і засобами поштового зв`язку.

В судове засідання, призначене на 07.06.2022 року з`явились представники позивача та відповідача-1, представник відповідача-2 про причини неявки в судове засідання не повідомив, хоча ухвалу суду про призначення судового засіданні до розгляду отримав 19.05.2022 року (повідомлення про вручення поштового відправлення).

З огляду на положення статті 202 ГПК України, а також те, що явка представників сторін в судове засідання не визнавалась обов`язковою, суд в судовому засіданні 07.06.2022 року дослідив докази у справі, заслухав виступи в судових дебатах представника позивача, який просив позов задовольнити у повному обсязі, та представника відповідача-1, який просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

В судовому засіданні 07.06.2022 року було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, а також заперечення відповідачів у справі, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

I. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

Товариству з обмеженою відповідальністю «Студіопак Технології» (відповідач-1 або Товариство) належать майнові права інтелектуальної власності на наступні промислові зразки:

1) «Контейнер з фольги для харчових продуктів «Круглий» за свідоцтвом № 43312 від 24.02.2021 року в чотирьох варіантах (дата подання заявки 11.09.2020);

2) «Контейнер з фольги подвійний для харчових продуктів» за свідоцтвом № 43313 від 24.02.2021 в одному варіанті (дата подання заявки 11.09.2020);

3) «Контейнер з фольги для харчових продуктів «Прямокутний» за свідоцтвом № 43314 від 24.02.2021 року в десяти варіантах (дата подання заявки 11.09.2020).

Вказане підтверджується наявними в матеріалах справи роздруківками з Інтерактивної Бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» та виписками Державного реєстру промислових зразків, наданих Укрпатентом за зверненням позивача у справі.

Позивач є суб`єктом господарювання, який здійснює виготовлення та продаж товарів господарського та побутового призначення, в тому числі й контейнерів із алюмінієвої фольги для їжі.

13 травня 2021 року Товариство (відповідач-1) звернувся до контрагента Позивача - ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» із вимогою про припинення порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки, що охороняються а свідоцтвами №№ 43312 та 43314 (лист. Вих. № 82 від 13.05.2021, арк. 131-133 т. 1 матеріалів справи).

За твердженням позивача, 16 липня 2021 року Товариство (відповідач-1) звернулося з вимогою про порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки, що охороняються а свідоцтвами №№ 43312 та 43314 безпосередньо до Позивача, проте такого листа не було додано до матеріалів справи.

Позивач вважає, що оскільки оскаржувані промислові зразки, майнові права інтелектуальної власності на які належать відповідачу-1, не відповідають таким умовам охороноздатності як новизна та індивідуальний характер, визначеним статтею 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції від 21.07.2020 року), то вони мають бути визнані недійсними, а відповідач-2 (Укрпатент) зобов`язаний внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстровані промислові зразки за свідоцтвами №№43312, 43313, 43314.

При цьому, позивач вважає, що існуванням таких прав на промислові зразки, зареєстрованими за відпоідачем-1, порушується його право на здійснення підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, оскільки це не дозволяє позивачеві здійснювати використання ідентичних промислових зразків у господарській діяльності, зокрема, здійснювати виготовлення та збут ідентичних промислових зразків, а саме контейнерів із фольги для їжі.

II. Предмет позову.

Позовними вимогами до відповідача-1 є:

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФАЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України №43312 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України №43313 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

Позовними вимогами до відповідача-2 є:

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на реєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України №43314 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність".

Також позивач просить суд судові витрати по справі покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології".

При цьому, вимоги до Відповідача-2 є похідними від вимог про визнання недійсними прав відповідача-1 за свідоцтвами на промислові зразки №№43312, 43313, 43314.

III. Доводи позивача у справі.

1) Відповідач власником промислових зразків, що охороняються за свідоцтвами №43312, №43313, № 43314 від 24.02.2021 року;

2) Вказані промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони - «новизна»;

3) Вказані промислові зразки не відповідають умові надання правової охорони, а саме «індивідуальний характер»;

4) Не відповідність умові новизна та індивідуальний характер оскаржуваних свідоцтв підтверджується поданими позивачем о матеріалів справи електронними доказами, поданими в паперовій копії, а саме додатками 8-19 (арк. 151-203 том 1 матеріалів справи), а саме роздруківками з мережі Інтернет, на яких містять зображення промислових зразків, що стали загальнодоступними до дати подачі заявок, за оскаржуваними свідоцтвами, а саме 11.09.2020;

5) При цьому, не зважаючи на розкриття новизни на англомовних веб-сайтах, позивач вважає, що наведені промислові зразки були загальновідомими серед кіл, які спеціалізуються у відповідній галузі саме на території України, оскільки спримається зовнішній вигляд промислового зразка, а мова не може бути перешкодою для його сприйняття.

6) Як слідує з поданих позивачем доказів, а саме 8-19 (арк. 151-203 том 1 матеріалів справи) оскаржувані свідоцтва на промислові зразки не відповідають і умові охороноздатності індивідуальний характер, оскільки не справляють на поінформованого користувача інше загальне враження, ніж ті промислові зразки, які стали загальнодоступними до дати подання заявок на оскаржувані свідоцтва, а сааме 11.09.2020;

7) Вказані доводи позивача підтверджуються також висновком судової експертизи №113-10/21 від 28.10.2021, який складений судовим експертом К.А. Соповою на замовлення представника позивача.

IV. Заперечення відповідача - 1 у справі.

1) промисловий зразок для того, щоб він відповідав визначенню поняття «промисловий зразок», даному Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції від 21.07.2020) має бути втілений у вигляді виробу або його частини та внесений до Державного реєстру України промислових разків (зареєстрований промисловий зразок) або такий промисловий зразок, хоч і не зареєстровано на території України, однак зовнішній вигляд виробу доведено до загального відома в порядку, передбаченому Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (незареєстрований промисловий зразок);

2) відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»

- Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

- Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об`єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Не вважається доведеним до загального відома промисловий зразок, розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

3) Відповідач-1 вважає, що для визнання оскаржуваних промислових зразків, права на які належать відповідачу-1, такими, що не мають індивідуального характеру, є необхідним доведення позивачем станом на 11.09.2020 (дата подання заявок) існування зареєстрованих або незареєстрованих промислових зразків, а також доведення таких промислових зразків до загального відома. Питання визначення кола інформованих користувачів та ступеня свободи автора не має значення без доведення вказаних двох фактів;

4) На підставі доданих до позовної заяви позивачем доказів не можливо встановити факт існування (наявності) промислових зразків, які протиставляються, промисловим зразкам, що охороняються за свідоцтвами №№ 43312, 43313,43314. Зокрема, відповідач-1 заперечує, що зображення з інтернету дають змогу встановити факт наявності промислового зразка та доведення його до загального відома в конкретному виробі та доведення такого виробу у визначений законом спосіб до загального відома.

5) Відповідач-1 також вказує, що з електронного листування позивача з представником ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» не вбачається, що вироби, зображення яких міститься в листуванні були втілені в об`єктивній реальності та доведені до загального відома в порядку, встановленому ч. 4 ст.6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», і в листі йдеться лише про зацікавленість придбанні певних виробів;

6) Щодо комерційних пропозицій, надісланих позивачем його контрагентам в електронному листуванні, без доказів поставки виробів, також не доводить факт доведення незареєстрованого промислового зразка до загального відома та містить ознаки розкриття промислового зразку за явної умови збереження конфеденційності.

7) Відповідач-1 зазначає, що оскільки поданими позивачем доказами встановити зазначені факти не можливо, то і твердження позивача про те, що оскаржувані промислові зразки не відповідають критеріям «новизна» та «індивідуальний характер»;

V. Заперечення відповідача - 2 у справі.

1) відповідач-2 на законних підставах здійснив реєстрацію прав відповідача-1 на промислові зразки та видав свідоцтва №№ 43312, 43313, 43314, про що здійснено публікацію 24.02.2021 у межах повноважень та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного орган інтелектуальної власності» від 16.07.2020 (набрав чинності 14.10.2020) та відповідно до Розпорядження КМУ від 13.10.2020 року «Про Національний орган інтелектуальної власності»;

2) заявки щодо реєстрації оскаржуваних промислових зразків були подані відповідачем-1 11.09.2020 року, а отже відповідність об`єктів інтелектуальної власності умовам набуття правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки, отже Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 21.07.2020 (набрала чинності 16.08.2020);

3) відповідно до діючої в Україні процедури реєстрації промислових зразків, під час проведення експертизи промислові зразки не перевіряються Укрпатентом на критерії обороноздатності , визначені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» , а саме «новизна» та «наявність індивідуального характеру». Натомість відповідач-2 при проведенні експертизи перевіряє відповідність заявленого промислового зразка вимогам статті 5 Закону та проводиться перевірка заяви на відповідність формальним вимогам;

4) за таких обставин, свідоцтва №№ 43312, 43313, 43314 на промислові зразки було видано відповідачем-2 у повній відповідності з порядком, встановленим про охорону прав на промислові зразки в Україні;

5) тільки у разі визнання прав на промисловий зразок недійсним повністю або частково, НОІВ публікує відповідне повідомлення в Бюлетені.

VI. Оцінка судом доказів та висновки суду

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті зокрема, необхідно надати відповіді на наступні питання, що мають значення для вирішення спору:

- чи відповідають промислові зразки, які зареєстровані за свідоцтвами №№ 43312, 43313, 43314 критеріям охороноздатності як новизна та наявність індивідуального характеру?

- для цього суду належить оцінити подані позивачем докази, які за його твердженням свідчать про відсутність у всіх варіантах, в яких зареєстровані оскаржувані промислові зразки, таких ознак як новизна та індивідуальний характер?

- оцінити заперечення відповідача-1 щодо необхідності протиставлення оскаржуваного промислового зразку не тільки зображенню промислового зразка, а саме промисловому зразку зареєстрованому/незареєстрованому, втіленому у певному виробі та доведеному до загального відома.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, а у позові належить відмовити, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об`єктами прав інтелектуальної власності є, зокрема, промислові зразки.

Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) за загальновизнаним принципом права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час якого вони настали або мали місце. Проте надання зворотної сили в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

З огляду на зазначене, судом застосуються положення законодавства, які були чинні на момент виникнення спірних правовідносин, а саме станом на момент подання заявок про реєстрацію прав на промислові зразки, а саме 11.09.2020, зокрема і Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 21.07.2020 (набрала чинності 16.08.2020) - далі Закон про промзразки.

Як встановлено статтею 1 Закону про промзразки, промисловий зразок - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Зареєстрований промисловий зразок - промисловий зразок, відомості про який занесено до Реєстру і на який видано свідоцтво.

Відповідно до ч. 2 ст. 461 ЦК України, промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням. (Аналогічні положення містяться в ч. 2 статті 5 Закону про промзразки).

Згідно з ч. 2 ст. 462 ЦК України, обсяг правової охорони визначається зображенням промислового зразка. Відповідно до ч. 7 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру.

Як встановлено ч.ч. 4, 5 статті 5 Закону Про промзразки, промисловий зразок може одержати правову охорону як:

1) зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом, або якщо йому надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України;

2) незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому цим Законом.

Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

Набуття права на промисловий зразок, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України).

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", Права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі: невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

Критерії охороноздатності промислового зразка встановлені в статті 6 Закону про промзразки.

Так, промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер.

Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи.

У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету, у тому числі зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, крім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або щодо них Установою прийнято рішення про відмову в державній реєстрації промислового зразка і вичерпано можливості оскарження таких рішень.

Не вважаються загальнодоступними відомості, що розкриті третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об`єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Не вважається доведеним до загального відома промисловий зразок, розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

Отже, виходячи з системного сприйняття положень норм Закон про промислові зразки, протиставлятися для визначення за критерієм новизна та індивідуальний характер мають саме два промислові зразки.

При цьому, суд зазначає, що промислові зразки охороняються в межах конкретної території, тобто охороняються за принципом територіальності. З огляду на це, правова охорона зареєстрованого в Україні промислового зразка визначається зображенням внесеним до реєстру, а незареєстрованого промислового зразка, тими ознаками, які втілені у конкретному виробі, який доведений до загального відома таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи (доведення до відома) з об`єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Оскільки позивачем для порівняння з оскаржуваними зразками були наведені зображення промислових зразків, які не зареєстровані в Україні, принаймні доказів такої реєстрації до матеріалів справи не подано, то в даному випадку позивач на його думку протиставляє зареєстрованим промисловим зразкам, права на які належать відповідачеві-1 за свідоцтвами №№ 44312, 44313, 44314, незареєстровані промислові зразки, зображення яких міститься в мережі Інтернет, зокрема на "YouTube", веб-сайтах, а також скріншотах бази даних патентів на промислові зразки росії, тобто ресурсах які не є україномовними.

При цьому, позивачем не надано доказів, що такі дані з мережі Інтернет були відомі та використовуються суб`єктами підприємництва та споживачами продукції (виробів), в яких втілені промислові зразки, а саме контейнери для їжі з фольги та такі вироби доведені до загального відома таким чином, щоб під час провадження звичайної господарської діяльності такі заходи могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі в Україні.

За таких обставин, суд погоджується з запереченнями відповідача-1, що наведені позивачем в додатках 7-18 до позовної заяви зображення не можна вважати ні зареєстрованими, ні незареєстрованими промисловими зразками. Отже, протиставляння ознак зображень, які не можна вважати промисловим зразком, тим промисловим зразкам, які зареєстровані в Україні та втілені у конкретних виробах, не дає підстав стверджувати, що оскаржувані права на промислові зразки, які зареєстровані за свідоцтвами №№ 44312, 44313, 44314, е відповідають критеріям охороноздатності, визначеним у статті 6 Закону про промзразки.

За таких обставин, суд вважає, що не мають значення для вирішення справи по суті і висновки судової експертизи № 113-10/21 від 28.10.2021, проведеної на замовлення позивача, оскільки експертом при проведенні дослідження приймався як доведений факт того, що подані позивачем зображення відповідають критерію поняття «промисловий зразок», і вважав доведеним факт, що ці зображенні втілені у виробах, які доведені до загального відома так, щоб бути відомі у спеціалізованих колах, що проводять свою діяльність на території України станом на 11.09.2021.

Проте, даний факт суд вважає не доведеним матеріалами справи, а тому не бере до уваги висновки експертизи як такої, що побудований на хибному факті того, що подані позивачем зображення з мережі Інтернет є промисловими зразками.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " Виробнича фабрика «Сімі» не є доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи, а відтак, не підлягають задоволенню.

Суд зазначає, що ухвалою суду від 06.09.2021 року було частково задоволено заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову та вжито визначені ухвалою заходи до забезпечення позову.

Згідно з ч.ч. 9, 10 статті 145 ГПК України, у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову. В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, при відмові від позову судовий збір покладається позивача.

При цьому, про намір подати докази щодо відшкодування інших видів судових витрат, зокрема витрат на професійну правничу допомогу, сторонами було заявлено до закінчення судових дебатів.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову відмовити.

2. Судові витрати по сплаті судового збору покласти на позивача.

3. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2021 у даній справі, після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 04.07.2022.

Суддя Г.П. Бондаренко-Легких