РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.06.2022Справа № 910/1138/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., за участі секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши матеріали справи

За позовом Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)

до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг»

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада»

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

за участі представників:

від позивача - не з`явився;

від відповідача 1 - не з`явився;

від відповідача 2 - Лоленко О.А. (уповноважений представник);

від третьої особи 1 - не з`явився;

від третьої особи 2 - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

У січні 2019 року компанія Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) до звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовувались невідповідністю оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача для таких самих та споріднених товарів. Також позивач зазначає про те, що зареєстровані на ім`я ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами України є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

В ході розгляду справи позивачем уточнено позовні вимоги, зокрема позивач просив розглядати в рамках даної справи наступні позовні вимоги:

1. Визнати недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг №187563 від 25.06.2014, №187564 від 25.06.2014, №187565 від 25.06.2014, №187566 від 25.06.2014, №187567 від 25.06.2014, №187568 від 25.06.2014, №188096 від 10.07.2014, №188097 від 10.07.2014, №188998 від 25.07.2014, №188999 від 25.07.2014, №210409 від 11.04.2016, №190704 від 10.09.2014, №190705 від 10.09.2014, №190706 від 10.09.2014, №190707 від 10.09.2014, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг";

2. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю Свідоцтв України №187563 від 25.06.2014, №187564 від 25.06.2014, №187565 від 25.06.2014, №187566 від 25.06.2014, №187567 від 25.06.2014, №187568 від 25.06.2014, №188096 від 10.07.2014, №188097 від 10.007.2014, №188998 від 25.07.2014, №188999 від 25.07.2014, №210409 від 11.04.2016, №190704 від 10.09.2014, №190705 від 10.09.2014, №190706 від 10.09.2014, №190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" () використовувати позначення "МЪРНАЯ", "МІРНА ПЛАТИНА, МЕРНАЯ ПЛАТИНА", "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА", "МІРНА.ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА","МІРНА.ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА.МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА", "ВОДКА МЕРНАЯ", "ГОРІЛКА МІРНА", "РУССКАЯ АРКТИКА", "СИБИРСКАЯ АРКТИКА", "НАША МАРКА КАЛИНОВА", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА", а також інші позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком Зафорпо Венчурс Лімітед за свідоцтвом України №14590, №37247, №47015, №47029 та №141763 відносно всіх товарів і послуг, для яких він зареєстрований, в тому числі шляхом нанесення їх на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідачі проти позову заперечували, вказуючи, що всі заявки були подані, а оспорювані свідоцтва відповідача 2 на знаки для товарів і послуг були отримані з дозволу на те ТОВ «Домані групп», яке на момент їх подання/отримання було власником свідоцтв №14590, №194282, №174968, №174967, №37247, №47015, №47029 та №141763. Так, відповідач 2 вказує, що при поданні заявок/отриманні Відповідачем 2 свідоцтв, вимоги закону були дотримані, знаки відповідали умовам надання правовї охорони, свідоцтва були отримані з дозволу власника, тому підстави для визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг відповідача 2 відсутні. Окрім того, відповідач 2 вказував на сплив строку позовної давності, оскільки знаки для товарів і послуг відповідача 2, які оспорюються Позивачем, були зареєстровані 25.06.2014, 10.07.2014, 25.07.2014 та 10.09.2014, про що було опубліковано відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» у відповідні дати.

Справа розглядалася судами неодноразово.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2020, зміненим у його мотивувальній частині та викладеним у редакції постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 позов задоволено.

Постановою Верховного Суду від 22.04.2021 рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 у справі № 910/1138/19 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2021 справу прийнято до провадження та призначено судове засідання.

В ході розгляду справи судом було залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада».

Під час нового розгляду позивачем подано до суду пояснення урахуванням постанови Верховного Суду, у яких він вказав, що на дату реєстрації оскаржуваних свідоцтв, власником торговельних марок, права на які оспорюються в дані справі, було ТОВ «Домані групп». Окрім того, позивач зазначає, що наявність угод від 31.03.2014 та від 01.04.2014 може вказувати на те, що ТОВ «Домані групп», як власник Торговельних марок на момент реєстрації оскаржуваних свідоцтв, знав або міг дізнатися про їх реєстрацію з моменту публікації інформації про них у 2014 році.

Окрім того, позивачем було заявлено клопотання про визнання поважними причини пропуску позовної давності, у якому позивач зазначає, що строк позовної давності на звернення із позовом про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв пропущений попередніми власниками торговельних марок.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Крім того, ТОВ «Ексада» було надано письмові пояснення з урахуванням постанови Верховного Суду від 22.04.2021, у яких ТОВ «Ескада» просило суд відмовити у задоволені позовної заяви в повному обсязі, зазначаючи про те, що ТОВ «Домані Групп» як володілець знаків №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 знало, не заперечувало та надало дозвіл/право на реєстрацію ТОВ «Кримська водочна компанія» та відповідачем 2 схожих і похідних знаків зі знаками № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 (до моменту їх відчуження). На момент виникнення у ТОВ «Кримська водочна компанія» і ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» прав на знаки № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 у сторін не існувало порушення прав на знаки №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634, які належали ТОВ «Домані Групп». Окрім того, третя особа 2 вказує на те, що станом на день набуття відповідачем 2 прав за спірними свідоцтвами на знаки на ринку не існувало конфлікту в тому числі з первинним власником ТОВ «Домані Групп», разом з тим у матеріалах справи відсутні будь-які докази про те, що позивач здійснює використання власних свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Крім того, третя особа 2 зазначає про те, що позивач знав та міг дізнатися про те, що права за спірними свідоцтвами виникли у відповідача 2 в 2013-2014 роках, а тому строк позовної давності має обчислюватись від дати виникнення/реєстрації прав за вказаними свідоцтвами за відповідачем 2, а саме з 2014 року, що свідчить про пропуск позивачем строку позовної давності.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримував, просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судовому засіданні представник відповідача 2 проти позову заперечував та просив суд відмовити в повному обсязі.

Відповідач 1, третя особа 1 та третя особа 2 уповноважених представників в судове засідання не направили, хоча були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, наявні в матеріалах справи, суд прийшов до висновку, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Компанія Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтва № 14590 від 29.12.1999 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА» (заявка від 09.03.1998), зареєстрований для товарів і послуг 32, 33, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);

- свідоцтва № 174967 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА» (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 174968 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКАЯ» (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 194282 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА» (заявка від 24.10.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 141763 від 25.07.2011 на знак для товарів і послуг «АРКТИКА» (заявка від 04.03.2010), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 215324 від 11.08.2016 на знак для товарів і послуг «ARCTICA» (заявка від 11.02.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 220966 від 26.12.2016 на знак для товарів і послуг «ARCTICA POLAR» (заявка від 08.08.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47015 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «МІРНА» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47016 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «MERNAYA» (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47029 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг «Мірна. Медова з перцем» (заявка від 08.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 54611 від 17.10.2005 на знак для товарів і послуг «Мърная. На молоке» (заявка від 25.07.2003), зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 154733 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «MERNAYA» (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 191190 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА» (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг «МЪРНАЯ» (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.

Права на знаки за вказаними свідоцтвами Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед" набула з 26.12.2018 на підставі рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №24345 від 07.12.2018.

При цьому, до набуття Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед" прав за вказаними знаками для товарів і послуг в 2013 - 2016 роках володіло ТОВ «Домані Групп» (правонаступником якого є третя особа 2 - ТОВ "Екскада"), а з 12.09.2016 Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України №20359 від 22.08.2016 та наявними у матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.

Також судом встановлено, що ТОВ «Домані Групп» було укладено з ТОВ «Кримська водочна компанія» низку угод, зокрема від 01.09.20211, від 01.10.2013, 31.03.2014 відповідно до умов яких ТОВ «Домані Групп», яке є власником знаків для товарів та послуг, зокрема «МІРНА», «МЕРНАЯ», «НАША МАРКА», «АРКТИКА» та інших уповноважило ТОВ «Кримська водочна компанія» здійснювати реєстрацію знаків схожих, а також похідних від зазначених вище на території України.

Крім того, судом встановлено, що між ТОВ «Кримська водочна компанія» (Правовласник) та ТОВ «Істерн беверідж трейдінг» (Правонаступник) укладено ряд договорів від 31.03.2014 за умовами яких Правовласник передає, а правонаступник приймає та зобов`язується оплатити виключні майнові права на заявки на знаки для товарів та послуг, що були подані на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності, зокрема і спірні.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема матеріалів заявок, роздруківок з Спеціальної інформаційної системи Украпатенту (СІС) та виписок з державної реєстру свідоцтву країни на торгівельні марки, в процесі розгляду цих заявок було змінено особу заявника ТОВ «Кримська водочна компанія» на відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг", на якого і здійснено реєстрацію знаків.

Таким чином Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (відповідач - 2) є власником наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтва № 210409 від 11.04.2016 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КАЛИНОВА» (заявка від 10.10.2014), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190704 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190705 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190706 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190707 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг «НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188998 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг «РУССКАЯ АРКТИКА» (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188999 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг «СИБИРСКАЯ АРКТИКА» (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187563 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА)» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187564 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187567 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187565 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187566 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187568 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг «МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА» (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188096 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Водка Мерная» (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188097 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг «Горілка Мірна» (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.

З матеріалів справи вбачається, що оскаржувані свідоцтва зареєстровані в період з червня 2014 року по квітень 2016 року, а отже, станом на дату реєстрацїї оскаржуваних свідоцтв, власником Торговельних марок, права на які захищаються в даній справі, було ТОВ «Домані Групп».

Більше того, реєстрація оскаржуваних свідоцтв за відповідачем 2 здійснювалась на підставі укладених між ТОВ «Кримська водочна компанія» та відповідчем 2 угод, про що ТОВ «Домані Групп» було обізнане та не заперечувало, що підтверджується наявними в матеріалах справи поясненнями третьої особи 2, а також угодами від 01.04.2014 між ТОВ «Домані Групп» та ТОВ «Істерн беверідж трейдінг», якими ТОВ «Домані Групп» уповноважило відповідача 2 здійснювати реєстрацію знаків, схожих, а також похідних від належних ТОВ «Домані Групп» знаків, в тому числі «МІРНА», «НАША МАРКА» та інших.

Отже, ТОВ «Домані Групп», як первинний власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг: №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 (до моменту їх відчуження) знав про факт реєстрації спірних знаків для товарів і послуг та про особу, яка їх зареєструвала. Крім того вказана реєстрація здійснювалась з відома та дозволу первинного власника вказаних свідоцтв.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 No 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно із статтєю 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Стаття 154 Господарського кодексу України (далі-ГК України) вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

Пунктом 1 статті 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки" (далі-Закон) встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Пункт 1 статті 157 ГК України також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частина 4 статті 5 Закону встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з ч. 2 ст. 157 ГК України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Згідно із ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст.ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Відповідно до висновку експертів від 23.09.2019 № 160/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складений судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. та Фоя О.А. щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг позивача та відповідача-2, експертами встановлено:

- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками МЕРНАЯ, МІРНА, Мірна. Медова з перцем за свідоцтвами України № 37247, № 47015, № 47029 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА за свідоцтвами України № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою НАША МАРКА за свідоцтвом України № 14590 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 188998 та № 188999 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою АРКТИКА за свідоцтвом України № 141763 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна, НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА, РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707, № 188998 та № 188999 можуть вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП, а саме, щодо власника раніше зареєстрованих торговельних марок МЕРНАЯ, МЬІРНАЯ, МІРНА, MERNAYA, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ, МЪРНАЯ. НА МОЛОКЕ, МЕРНАЯ, MERNAYA, НАША МАРКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ, АРКТИКА за свідоцтвами України № 37247, № 37250, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 14590, № 174967, № 174968, № 141763.

Разом з тим, враховуючи, що спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг було зареєстровано за згодою первинного власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що захищаються, як похідні, у суду відсутні підстави вважати, що відповідачі, шляхом реєстрації спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг порушили права ТОВ «Домані Групп».

Крім того, як вбачається з матеріалів справи та пояснень представників сторін, виробництвом, дистрибуцією, маркетингом та іншими супутніми діями, спрямованими на реалізацію товарів під торговими марками, свідоцтва на які оспорюються здійснював відповідач 2. Докази того, що позивачем (чи на його замовлення) вироблявся та випускався обіг на ринку України товар, маркований знаками належними позивачу в матеріалах справи також відсутні.

Отже, за відсутності доказів використання позивачем належних йому знаків відсутні підстави вважати доведеним факт введення в оману споживачів щодо особи виробника всіх вказаних у свідоцтвах відповідача 2 товарів 33 класу МКТП внаслідок того, що воно може асоціюватись саме з іншими виробниками тотожного чи спорідненого товару та може справити помилкове враження про те, що споріднені товари насправді різних виробників походять від одного виробника, що могло б призвести до порушення певних прав інтелектуальної власності позивача чи попередніх власників прав на знаки за відповідними свідоцтвами позивача.

З матеріалів справи вбачається, що станом на день набуття відповідачем 2 прав на знаки №187563 від 25.06.2014, №187564 від 25.06.2014, №187565 від 25.06.2014, №187566 від 25.06.2014, №187567 від 25.06.2014, №187568 від 25.06.2014, №188096 від 10.07.2014, №188097 від 10.07.2014, №188998 від 25.07.2014, №188999 від 25.07.2014, №210409 від 11.04.2016, №190704 від 10.09.2014, №190705 від 10.09.2014, №190706 від 10.09.2014, №190707 від 10.09.2014 не існувало конфлікту в тому числі з ТОВ «Домані Групп», як первинного власника прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634.

Попри це в матеріалах справи відсутні будь-які докази про те, що позивач здійснював використання знаків №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 на ринку алкогольної продукції, що також свідчить про відсутність конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень.

Отже, враховуючи, що реєстрація схожих та похідних спірних знаків відбулася у відповідності до вимог норм чинного законодавства, з відома та за наявності згоди власника знаків, які захищаються, за відсутності доказів наявності конфлікту на ринку між позивачем та відповідачем, пов`язаних з використанням спірних знаків для товарів та послуг, суд приходить до висновку про відсутність порушеного права пов`язаного з реєстрацією спірних свідоцтв як у первинного власника свідоцтв №№ 14590 , 37247 , 47015 , 47029 та 141763 , так і у позивача, який набув права власності на вказані знаки у грудні 2018 року, що є підставою для відмови у задоволенні позову про визнання недійсними свідоцтв.

У зв`язку з відсутністю підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв, відсутні також підстави для задоволення похідних позовних вимог про зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та заборону ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» використовувати позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками Зафорпо Венчурс Лімітед.

Також, оскільки судом не встановлено наявності порушеного права позивача, за захистом якого він звернувся до суду, судом не вирішується питання застосування позовної давності у даному спорі.

Всі інші доводи і заперечення сторін судом було розглянуто, проте відхилено, оскільки вони не впливають на результат вирішення спору.

Згідно із ч.2-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі викладеного, враховуючи положення ст.129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст.13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, ст.ст.232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено: 22.06.2022

Суддя Я.В. Маринченко