ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2022 р. Справа №914/2380/21

Західний апеляційний господарський суд, в складі колегії:

Головуючого (судді-доповідача) Якімець Г.Г.,

Суддів: Бойко С.М., Бонк Т.Б.,

за участю секретаря судового засідання Кришталь М.Б.,

та представників сторін:

від позивача - Фоменко Ю.О.

від відповідача-1 (скаржника) - Мацей М.М. (в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи EasyCon)

від відповідача-2 - не з`явився

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій", вих.№107 від 21 березня 2022 року

на рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року (підписане 11.03.2022 року), суддя Манюк П.Т.

у справі №914/2380/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу", с. Нижнє Гусне, Львівська область

до відповідача-1 Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій", м. Червоноград, Львівська область

до відповідача-2 Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", м. Київ

про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії

в с т а н о в и в :

04 серпня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до відповідачів: Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання відповідача-1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua; а відповідача-2 - внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 позов задоволено в повному обсязі. Суд визнав недійсним повністю свідоцтво України №270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554). Поряд з тим, суд зобов`язав Товариство з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій» належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua. Зобов`язав Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішення суду мотивоване тим, що знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом №270187, отриманий відповідачем-1, є схожий настільки, що його можна сплутати, із комерційним найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019 року). При цьому, оцінюючи висновок експерта від 28.05.2021 №76-01, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд дійшов висновку, що зазначений висновок відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів, що в подальшому були долучені до матеріалів судової справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи; у висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду. Суд у рішенні зазначив, що матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України №270187 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів. Із інформації, наданої позивачем, судом також встановлено що відповідачу-1 було відомо про комерційне найменування ZRN позивача, оскільки позивач та відповідач-1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також вступали у господарські правовідносини між собою (договір від 11.10.2019 №89).

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду, відповідач-1 - Товариство з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій» звернулося до Західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити у повному обсязі. Зокрема, зазначає, що позивачем не доведено, що його фірмове найменування є добре відомим в Україні, належних доказів протилежного позивач суду не надав, натомість, відповідачем-1 доведено використання спірного знаку для товарів і послуг ще задовго до утворення юридичної особи позивача. Апелянт наголошує, що з 2003 року виготовляє, постачає та здійснює монтаж зварного решіткового настилу ZRN по цілому світі на мільярди гривень. Також вважає помилковими посилання суду на висновок експерта, як доказ у справі, оскільки такий зроблено не на замовлення сторони у справі та в такому міститься ряд неточностей, що не дає підстави вважати такий належним доказом. Поряд з тим, в апеляційній скарзі апелянт просить апеляційний суд витребувати від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» копію висновку за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки №m201912554 від 28 травня 2019 року на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN. Також скаржник заперечує покладення на нього витрат щодо проведення експертизи в розмірі 20 000 грн., оскільки така експертиза була проведена до звернення позивача з цим позовом.

Відзив позивача на апеляційну скаргу залишено без розгляду ухвалою суду від 12 травня 2022 року, у зв`язку з поданням такого після закінчення строку, встановленого судом.

22 травня 2022 року до суду надійшов відзив на апеляційну скаргу від відповідача-2, однак, судом встановлено, що ухвала суду від 28 березня 2022 року про відкриття провадження у справі надсилалась 30 березня 2022 року на електронну адресу відповідача-2 (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" - ), що підтверджується списком розсилки поштової кореспонденції у цій справі, відтак, вказаний відзив суд залишає без розгляду, у зв`язку з його поданням після закінчення строку, встановленого судом.

02 червня 2022 року від скаржника до суду надійшли додаткові письмові обґрунтування апеляційної скарги та клопотання щодо повторного витребування від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» копію висновку за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки №m201912554 від 28 травня 2019 року на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN та визнати обов`язковою явку представника Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в судове засідання.

Щодо вказаних клопотань скаржника, колегія суддів не вбачає підстав для їх задоволення, зокрема, скаржником не обґрунтовано підстав для визнання обов`язкової явки представника відповідача-2 у судове засідання. Щодо клопотання про витребування доказів, колегія суддів звертає увагу, що апелянтом не обґрунтовано підстав неможливості подання такого клопотання під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Судові засідання з розгляду справи в суді апеляційної інстанції за клопотанням відповідача-1 проводилися в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи EasyCon, на підставі відповідних ухвал суду.

Представник відповідача-1 (скаржника) в судовому засіданні підтримав вимоги апеляційної скарги, просив такі задоволити в повному обсязі: скасувати рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити у повному обсязі, з підстав, наведених у апеляційній скарзі та додаткових письмових обґрунтуваннях.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог апеляційної скарги заперечив, просив оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник відповідача-2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Західний апеляційний господарський суд, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1 (скаржника), розглянувши доводи апеляційної скарги та дослідивши наявні докази по справі, вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Як встановлено місцевим господарським судом та вбачається з матеріалів справи, починаючи з 2017 року, позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» здійснює виробництво решіткового настилу, його проектування та монтаж, та як допоміжний вид діяльності, здійснює виготовлення та монтаж арматурної сітки із використанням комерційного найменування ZRN.

У відповідності до умов договору на надання комп`ютерних послуг №0207 від 02 липня 2017 року для позивача розроблено логотип та посібник з використання фірмового стилю, до складу яких входить комерційне найменування ZRN. У зазначеному посібнику наведено приклади використання комерційного найменування ZRN на візитках, фірмових бланках, конвертах, сувенірній продукції (чашка, прапорець, блокнот, ручка).

За договором №5431 від 12 жовтня 2017 року позивач отримав від ТзОВ «Компанія Еней» сувенірну продукцію із нанесеним на неї комерційним найменуванням (ділові щоденники, записники).

Відповідно до довідки ТОВ «Хостінг Україна» від 03 грудня 2020 року, позивач є реєстрантом доменного імені «zrn.com.ua», до складу якого входить комерційне найменування ZRN.

Комерційне найменування ZRN використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» при здійсненні господарської діяльності, зокрема при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

15 лютого 2019 року набрали чинності Технічні умови ТУ У 25.1-1:2019 Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS ZRN, підготовані позивачем та затверджені у передбачений законодавством спосіб. Надалі, позивач у комерційній діяльності при реалізації продукції використовував маркування на підставі Техумов із зазначенням комерційного найменування позивача.

У лютому 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу» виявило використання відповідачем-1 доменного імені «zrn.ua», оскільки при переході за посиланням по доменному імені відбувалася переадресація на веб-сайт http://chzmk.ua/uk. Згідно інформації, отриманої з веб-сайту https://hostmaster.ua (розпорядник - ТзОВ «ХОСТМАЙСТЕР» веде реєстр доменів), доменне ім`я «zrn.ua» було створене 2020-01-14, реєстрант не зазначений. Надалі, представниками позивача подано запит в офіційну базу даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» за допомогою спеціальної інформаційної системи ДП «Український інститут інтелектуальної власності», яка розміщена в мережі інтернет та з`ясовано, що 10 січня 2020 року за cвідоцтвом України №270187 відповідачем-1 зареєстровано знак ZRN для товарів і послуг (торговельну марку).

У серпні 2021 року ТзОВ «Завод решіткового настилу» звернулось до суду з цим позовом до відповідачів: ТзДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання відповідача-1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua; а відповідача-2 - внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст.154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним (ст.418 ЦК України).

Згідно з ч.2 ст.489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Частиною 1 ст.420 ЦК України передбачено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом (ч.1 ст.494 ЦК України та ч.3 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на торгівельні марки»).

Відповідно до ч.2 ст.494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Поряд з тим, частиною 4 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на торгівельні марки» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ч.2 ст.157 ГК України).

Відповідно до ст.499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст.ст.494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво, відтак позивачем правильно обрано спосіб захисту порушених прав.

Згідно з ч.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У відповідності до ст.6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній станом на час подання відповідачем-1 заявки №m201912554 - 28.05.2019 року), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз.4 ч.6 ст.6): не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абз.3 ч.3 ст.6).

Згідно з п.4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 вказаних вище Правил передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У разі необхідності роз`яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза.

Так, у матеріалах справи міститься висновок експерта №76-01 від 28 травня 2021 року, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Петренком С.А. на замовлення позивача у даній справі.

Актом виконаних робіт з надання послуг від 28 травня 2021 року, підписаним ФОП Петренком Сергієм Анатолієвичем та директором ТзОВ «Завод решіткового настилу» Ільницьким В.В., підтверджується виконання експертом послуг з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності та оплата замовником наданих послуг на суму 20 000 грн.

Колегія суддів відхиляє твердження скаржника, що вказана експертиза була проведена не на замовлення сторони у справі - ТзОВ «Завод решіткового настилу», наведене спростовується самим висновком, в якому вказано, що замовлення на проведення експертизи подано представником ТзОВ «Завод решіткового настилу» - Фоменко Ю.О., а також актом виконаних робіт, підписаним директором ТзОВ «Завод решіткового настилу» Ільницьким В.В.

За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом встановлено, що знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом №270187, отриманим ТзДВ «Червоноградський завод металоконструкцій», є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN ТзОВ «Завод решіткового настилу», яке використовувалось ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019 року).

У висновку також зазначено, що торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються, використовуються для маркування товарів 06 класу МКТП, які належать до однакових видових груп, товарів виробничо-технічного призначення довготривалого користування - звичайні метали та їхні сплави, руди, металеві матеріали, конструкції металеві, троси і дроти із звичайних металів, дрібні металеві вироби; товари виготовлені з однакових матеріалів - металу, мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо, мають однакові канали збуту товарів - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту тощо.

При цьому, торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються використовуються для маркування послуг 40 класу МКТП, які належать до однакових видових груп - матеріальних послуг професійного характеру; мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо; мають однакові канали надання послуг - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту товарів 06 класу, допомога спеціалістів з металоконструкцій, будівельників тощо.

Таким чином, за висновком експерта, торговельна марка ZRN за свідоцтвом України №270187 та комерційне найменування призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, позивач був зареєстрований 16.05.2017 року.

При проведенні дослідження експертом встановлено, що виходячи з інформації, що міститься у наданих експерту документах, до 28.05.2019 року (дати подання заявки №m201912554 на торговельну марку за свідоцтвом України №270187), позивач використовував у своїй діяльності комерційне найменування ZRN, у зв`язку з чим, комерційне найменуванням ZRN позивача по відношенню до торговельної марки за свідоцтвом України №270187 є старшим.

За висновками експерта знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом №270187, отриманим відповідачем-1, є схожий настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019 року). Торговельна марка та комерційне найменування є тотожними за фонетичними (звуковими) та смисловими (семантичними) ознаками, а також є схожими за візуальними (графічними) ознаками; такі призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП; до дати подання заявки №m201912554 від 28.05.2019, позивач здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN, комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено) і його використання пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності ТзОВ «Завод решіткового настилу».

Так, згідно з ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст.101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст.104 ГПК України).

Разом з тим, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що висновок експерта №76-01 від 28 травня 2021 року, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідає вищенаведеним вимогам Господарського процесуального кодексу України і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів, що в подальшому були долучені до матеріалів судової справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи. У висновку зазначено, що такий підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України.

Поряд з тим, відповідач-1 не подав суду висновку експерта, складеного за результатами дослідження за його замовленням, а також не звертався до суду з клопотанням про призначення судової експертизи з вказаних питань.

Посилання відповідача-1 на постанови Пленуму Вищого господарського суду України правомірно відхилено місцевим господарським судом, оскільки з 15 грудня 2017 року набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України, в тому числі і положення щодо висновку експерта (розділ 6).

Колегія суддів погоджується з судом першої інстанції про те, що висновок експерта №76-01 від 28.05.2021, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, є належним та допустимим доказом у справі.

Відтак, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України №270187 не відповідає умовам надання правової охорони, станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів.

Також місцевий господарський суд правильно спростував твердження відповідача-1 про недоведеність позивачем відомості його комерційного найменування, оскільки у матеріалах справи містяться докази що підтверджують реалізацію позивачем за період з моменту його створення до моменту подання відповідачем-1 заявки №m201912554 (28.05.2019 року), своїм контрагентам в різних регіонах України товарів та надання послуг на суму понад 200 млн. грн, а також здійснення продажу товарів в режимі експорту на ринки США, Франції, Іспанії, Польщі, Білорусі, Росії. Судом також встановлено, що позивач та відповідач-1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також такі вступали у господарські правовідносини між собою (договір від 11.10.2019 №89), що підтверджує факт того, що відповідачу-1 було відомо про комерційне найменування позивача (ZRN).

Відтак, реєстрація відповідачем-1 знаку для товарів і послуг ZRN здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом №270187, отриманий Товариством з додатковою відповідальністю «Червоноградський завод металоконструкцій», є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод решіткового настилу», яке використовувалося ним на дату подання заявки №m201912554 (28.05.2019). Використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом №270187 вводить споживачів в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

Статтею 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно з ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1 ст.86 ГПК України).

У зв`язку з наведеним вище, позовна вимога про визнання свідоцтва України №270187 від 10.01.2020 недійсним повністю, є підставною, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Поряд з тим, колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції про задоволення і похідних вимог про: зобов`язання відповідача-1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua та зобов`язання відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», оскільки реєстрація за відповідачем-1 доменного імені zrn.ua вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, та порушує права позивача, а у відповідності до розпорядження КМУ №1267-р від 13.10.2020 «Про Національний орган інтелектуальної власності» функції Національного органу інтелектуальної власності виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», відтак, останнє уповноважене здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Щодо стягнення з відповідача-1 витрат на проведення експертизи в сумі 20 000 грн, колегія суддів зазначає наступне:

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно з ч.4 ст.129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції про покладення витрат на проведення експертизи на відповідача-1.

При цьому, колегія суддів не бере до уваги посилання скаржника на постанову КАС ВС від 16 грудня 2020 року у справі №824/647/19-а, оскільки згідно з ч.4 ст.236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. У цьому випадку колегія суддів керується нормами Господарського процесуального кодексу України, в той час як у вказаній постанові Касаційний адміністративний суд керувався нормами Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи все наведене вище, колегія суддів погоджується з висновками місцевого господарського суду про задоволення позову в повному обсязі та стягнення з ТзДВ «Червоноградський завод металоконструкцій» на користь позивача судових витрат.

За наведених вище обставин, колегія суддів не вбачає підстав для скасування рішення місцевого господарського суду.

Відповідно до ст.236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Статтею 276 ГПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Доводи скаржника про скасування рішення суду першої інстанції є безпідставними.

З огляду на наведене, колегія суддів дійшла висновку про залишення рішення місцевого господарського суду без змін, а апеляційної скарги - без задоволення.

Судовий збір за подання апеляційної скарги, у відповідності до ст.129 ГПК України, покладається на скаржника.

Керуючись ст.ст.236, 270, 275, 276, 281, 282 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд,

постановив:

Рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку у відповідності до вимог ст.ст.286-291 ГПК України.

Матеріали справи №914/2380/21 повернути до Господарського суду Львівської області.

Повну постанову складено 27 червня 2022 року

Головуючий (суддя-доповідач) Якімець Г.Г.

Суддя Бойко С.М.

Суддя Бонк Т.Б.