УХВАЛА

16.06.2022Справа № 910/6552/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄПК Україна»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості»,

2) Міністерства економіки України,

3) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

про визнання патенту України на винахід недійсним.

Представники:

від позивача: Черкашин І.І.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

від відповідача-3: Козелецька Н.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості» (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач-2), в якому просить суд:

- визнати недійсним патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське конструкторсько - технологічне бюро підшипникової промисловості», повністю;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ", та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані невідповідністю винаходу за патентом України № UA 95509С2 за всіма пунктами формули такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень.

У судовому засіданні 27.10.2020 суд ухвалив залучити Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" в якості співвідповідача у даній справі.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 (суддя Бондаренко-Легких Г.П.) у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 у справі №910/6552/20 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.01.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/6552/20 скасовано. Справу № 910/6552/20 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

27.01.2022 матеріали справи № 910/6552/20 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно автоматизованої системи документообігу передані на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 прийнято справу № 910/6552/20 до свого провадження. Розгляд справи № 910/6552/20 здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.03.2022.

Крім того, судом встановлено, що постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2021 №504 «Про перейменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України» перейменовано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Тож, судом змінено найменування відповідача-2 з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

17.02.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства економіки України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2, зокрема зазначає, що видача патенту України № 95509 на винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ" була здійснена у повній відповідності до умов та порядку, встановленого законодавством України в сфері правової охорони винаходів. Крім того, відповідач-2 зазначає, що з 14.10.2020 Міністерство економіки України не наділено повноваженнями щодо опублікування офіційних відомостей про винаходи і у разі задоволення позову в частині позовних вимог, пов`язаних з веденням державних реєстрів охоронних документів на об`єкти права інтелектуальної власності та здійсненням публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» виконати рішення суду може лише Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

25.03.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав додаткові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що з метою остаточного усунення протиріч між двома висновками експертиз, які наявні в матеріалах справи, позивач вважає, що у даній справі необхідно призначити судову експертизу. Крім того, позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи, в якому він просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Судове засідання призначене на 03.03.2022 не відбулося у зв`язку із запровадженням Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану з 5:30 год. 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2022 призначено підготовче судове засідання на 26.05.2022.

20.05.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄПК Україна» надійшло клопотання про долучення до позову засвідчених перекладів доказів.

Також, 20.05.2022 до суду надійшло клопотання позивача про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, в якому він просить суд забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 26.05.2022 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового сервісу, а саме - сервіс «Easycon» - .

У судовому засіданні 26.05.2022 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 16.06.2022.

09.06.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, що призначене на 16.06.2022 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового сервісу, а саме - сервіс «Easycon» - .

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-3 не заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, однак про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Отже, розглянувши клопотання представника позивача про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що державна реєстрація патенту відповідача-1 №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ" була здійснена з порушенням законодавства України, оскільки зазначений патент не відповідає такій умові патентоздатності як винахідницький рівень.

Як вбачається з матеріалів справи, на підтвердження невідповідності спірного патенту на корисну модель умовам патентоздатності, позивачем було надано суду висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 2 складений 17.04.2020 судовими експертами Дорошенко О. Ф. та Жихаревим О.С. на замовлення позивача.

На вирішення експертів було поставлено питання: «Чи відповідає винахід за патентом №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів, наданих на дослідження?».

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 2 складеного 17.04.2020, винахід за патентом №UA95509C2 від 10.08.2011 не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів, наданих на дослідження.

В свою чергу, відповідачем-1 на спростування невідповідності спірного винаходу умовам патентоздатності було надано суду висновок експерта № 008-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.10.2020, складений судовим експертом Стародубовим І. В., на замовлення відповідача-1. На вирішення експерта відповідачем - 1 було поставлене наступне питання: «Чи відповідав винахід за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів наданих на дослідження станом на 26.08.2009 - дату подання заявки № а200908894?».

Відповідно до висновку експерта № 008-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.10.2020 винахід «Буксовий підшипниковий вузол» за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Тож, станом на дату винесення даної ухвали в матеріалах справи наявні два протилежні висновки експертів щодо відповідності/невідповідності винаходу відповідача-1 "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 такій умові патентоздатності, як «винахідницький рівень».

При цьому, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, скасовуючи рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 910/6552/20 та передаючи справу № 910/6552/20 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва у своїй постанові від 13.01.2022 зазначив, що місцевий господарський суд залишив поза увагою те, що відповідна експертиза, з огляду на предмет спору, необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, може бути призначена судом і з власної ініціативи для з`ясування обставин, що мають значення для справи (стаття 99 ГПК України), зокрема, коли висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, в матеріалах справи наявні два протилежні висновки експертів, складені на замовлення позивача та відповідача-1, приймаючи до уваги, що для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи відповідає винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності «винахідницький рівень», суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна".

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/6552/20 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" про призначення експертизи - задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/6552/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

3. На вирішення експерта винести наступне питання:

- Чи відповідає винахід "БУКСОВИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ВУЗОЛ" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року умові патентоздатності «винахідницький рівень», відповідно до матеріалів даної справи?.

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" .

5. Зобов`язати судового експерта направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" (69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 52) оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" надати експертній установі докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

8. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/6552/20 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/6552/20 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 21.06.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков