ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2022 р. Справа№ 910/7287/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Макухи О.А.,

від відповідача-1 - Сімчука І.А.,

від відповідача-2 - Дєди О.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мінетек"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 21.12.2021 (повний текст складено 30.12.2021, суддя Мандриченко О.В.)

у справі №910/7287/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мінетек"

до 1. Акціонерного товариства "Українська залізниця",

2. Приватного підприємства "РІМ-центр"

про порушення прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Мінетек" звернулось із позовом до Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та Приватного підприємства "РІМ-центр" про:

поновлення порушених прав інтелектуальної власності та припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності на винахід, захищений патентом № 75010 "Фасонна фреза для відновлення профілю обода колеса залізничного рухомого складу", та створюють загрозу їх порушення з боку Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та Приватного підприємства "РІМ-центр";

заборону відповідачам вчиняти подібні дії в майбутньому;

визнання договору №ПЗ/ТЧ 7-1818 ПЗ/Т-181016/НЮ недійсним (нікчемним);

відновлення становища, яке існувало до порушення прав ТОВ "Мінетек".

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що при проведенні тендерної процедури, що розпочалась 10.05.2018 у системі Prozorro, відповідач-1 порушив права інтелектуальної власності ТОВ "Мінетек" на винахід за патентом № 29538, на винахід за патентом № 75010, на торговельну марку "Мінетек" за свідоцтвом України № 27094 на знак для товарів і послуг, а також на науковий твір "Методика расчета профиля обода железнодорожного колеса" за свідоцтвом про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 3025. За твердженням позивача, ремонт фрез для обробки колісних пар на верстатах КЖ-20, який є предметом закупівлі за тендерною процедурою, неможливий без використання винаходів, що належать позивачу, а відтак це є використанням винаходів. Не зважаючи на заперечення позивача, відповідач-1 провів тендер, визначив його переможцем відповідача-2 та уклав із ним договір№ ПЗ/ТЧ7-1818 ПЗ/Т-181016/НЮ від 22.06.2018 на ремонт фрез для обробки колісних пар. Оскільки вказаний договір не містить обов`язкової умови - профіль фрези, то такий договір, за твердженням позивача, є нікчемним і незаконним. Позивач зазначає, що торговельна марка "Мінетек" зареєстрована для товарів - фрези та для послуг з їх ремонту.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 у справі 910/7287/21 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Відмовляючи в позові, суд першої інстанції дійшов висновку, що позивачем не доведено порушення відповідачами прав власника патенту України № 75010 на винахід "ФАСОННА ФРЕЗА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ОБОДА КОЛЕСА ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ", а його вимоги про поновлення порушених прав інтелектуальної власності, про припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності та створюють загрозу їх порушення з боку відповідачів, про заборону відповідачам вчиняти подібні дії в майбутньому, про відновлення становища, яке існувало до порушення прав не спрямовані на захист порушеного права позивача та не забезпечать відновлення порушеного права позивача, а відтак є неефективним способом захисту порушеного права. Також суд першої інстанції вказав, що позивач не довів суперечність договору вимогам чинного законодавства та порушення таким договором прав та охоронюваних законом інтересів позивача, у зв`язку з чим відсутні підстави для визнання такого договору недійсним.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Мінетек" звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 повністю і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги позивача повністю, стягнути з відповідачів суму сплаченого судового збору.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції не з`ясував дійсні обставини справи, не дослідив та не надав оцінку поданим позивачем доказам, а саме ліцензійний договір № 10 від 10.06.2017 про передачу виключних майнових прав на винахід на користь ТОВ "Мінетек", патент на винахід № 29538, відповідь відповідача-1 щодо питання по тендерній процедурі, висновок № 1663 за результатами проведення експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 17.10.2017, Інструкція ВНД 32.0.07.001-2001,затверджена наказом УЗ № 023-ЦЗ від 03.02.2011.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2022 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/7287/21, розгляд справи призначено на 15.03.2022.

15.03.2022 судове засідання не відбулось.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.04.2022 призначено розгляд справи в судовому засіданні на 17.05.2022.

Відповідач-2 подав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2021, а апеляційну скаргу без задоволення, з огляду на те, що суд першої інстанції дослідив всі обставини справи та відмовив в позові у зв`язку з відсутністю у позивача будь-яких доказів на порушення відповідачами його прав чи охоронюваних законом інтересів.

Відповідач-1 подав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив залишити рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

В судовому засіданні відповідачі підтримали свої вимоги та заперечення, які викладені у відзиві на апеляційну скаргу.

Позивач в судове засідання не з`явився, про дату та місце засідання суду був повідомлений засобами електронного зв`язку, шляхом направлення електронної копії ухвали Північного апеляційного господарського суду від 06.04.2022 на адресу електронної пошти, що вказана позивачем у апеляційній скарзі.

Враховуючи, що явка представників сторін в судове засідання апеляційним судом обов`язковою не визнавалась, подані відзиви на апеляційну скаргу, колегія суддів дійшла висновку про можливість апеляційного розгляду даної справи без участі позивача.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників відповідачів, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи позивач є володільцем патенту на винахід № 29538 "ОБІД ЗАЛІЗНИЧНОГО КОЛЕСА" та патенту на винахід № 75010 "ФАСОННА ФРЕЗА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ОБОДА КОЛЕСА ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ" на підставі ліцензійного договору № 10 від 10.06.2017, укладений із Колотом О.В.

Також позивач є власником торговельної марки за свідоцтвом України № 27094 на знак для товарів і послуг.

22.06.2018 між відповідачем-1 (Замовник) та відповідачем-2 (Виконавець) був укладений Договір № ПЗ/Т-18116/НЮ, за умовами якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надати послуги з ремонту фрез КЖ-20 (7-ми комплектів фасонних фрез для обробки профілю бандажів колісних пар на верстаті моделі КЖ-20 відповідно до вимог "Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць ураїни колії 1520 мм ВНД 32.0.07.001-2001" (нова редакція), затверджена наказом Укрзалізниці № 023-ЦЗ від 03.02.2011.

Вказаний договір був укладений за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII, оголошення № UA-2018-05-10-001174-а.

Стаття 43 Закону України "Про публічні закупівлі" визначені підстави, що свідчать про нікчемність договору про закупівлю.

Так, договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;

3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п`ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв`язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Позивач не подав будь-які докази на підтвердження існування підстав, які б свідчили про нікчемність договору від 22.06.2018, що укладений відповідачами за результатами проведення процедури закупівлі, що на переконання колегії суддів, є підставою для відмови в позові в цій частині.

Разом з тим, колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, що позивач не подав доказів на підтвердження того, що оспорюваний договір, стороною якого він не є, порушує його права або охоронюваний законом інтерес.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і володілець патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права володільця патенту.

Колегія суддів дослідивши подані позивачем докази, зокрема, тендерну документацію, укладений за результатами тендеру договір, встановила відсутність фактичних обставин використання відповідачами винаходів, що захищені патентами №№ 29538, 75010. При цьому, колегія зазначає, що ремонт продукту (фасонної фрези), при виготовленні якого був використаний винахід, права на які належать позивачу, не є використанням такого продукту в розумінні ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

А будь-які докази на підтвердження саме використання винаходів відповідачами, права на які належать позивачу, суду не представлені.

Також, належить погодитись з висновком суду першої інстанції про те, що заявлені позовні вимоги про поновлення порушених прав інтелектуальної власності, про припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності та створюють загрозу їх порушення з боку відповідачів, про заборону відповідачам вчиняти подібні дії в майбутньому, про відновлення становища, яке існувало до порушення прав не спрямовані на захист порушеного права позивача та не забезпечать відновлення порушеного права позивача, а відтак є неефективним способом захисту порушеного права.

Щодо торговельної марки, права на які засвідчені свідоцтвом № 27094, то колегія суддів зазначає про відсутність у матеріалах справи будь-яких фактичних даних про використання вказаного позначення у діяльності відповідачів.

При цьому, зазначення назви позивача ЗАТ "Менатек" на сторінках 78-79 Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць країни колії 1520 мм ВНД 32.0.07.001-2001 (нова редакція), затверджена наказом Укрзалізниці № 023-ЦЗ від 03.02.2011, не може вважатись використанням саме торговельної марки, права на які засвідчуються свідоцтвом № 27094.

За таких обставин суд першої інстанцій дійшов обґрунтованого висновку про відмову в позові в цій частині з огляду на недоведеність та невідповідність змісту порушеного права обраному способу його захисту.

Позивач не навів будь-яких беззаперечних доводів в обґрунтування вимог апеляційної скарги, у зв`язку з чим скаргу належить залишити без задоволення.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 у даній справі не вбачається.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мінетек" у зв`язку з відхиленням апеляційної скарги.

Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Мінетек" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 у справі № 910/7287/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 08.06.2022.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

О.М. Остапенко