ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2022 Справа № 914/2380/21

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу, с. Нижнє Гусне, Львівська область

до відповідача-1: Товариства з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій, м. Червоноград, Львівська область

до відповідача-2: Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності, м. Київ

про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії

Суддя Манюк П.Т.

За участю секретаря Дзюби М.Р.

Представники:

від позивача: Фоменко Ю.О. представник;

від відповідача 1: Мацей М.М. представник;

від відповідача 2: не з`явився

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу до Товариства з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій та до Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 06.08.2021 відкрито провадження у справі № 914/2380/21 за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 30.08.2021.

Ухвалою суду від 30.08.2021 підготовче судове засідання відкладено на 13.09.2021 та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу про забезпечення позову задоволено. До набрання законної сили рішенням Господарського суду Львівської області у даній справі, заборонено Товариству з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 270187 від 10.01.2020 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 повністю або частково та заборонено Державному підприємству Український інститут інтелектуальної власності вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) щодо власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 270187 від 10.01.2020, в тому числі зміни, пов`язані з відмовою від зазначеного свідоцтва України та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність. Застосовано заходи зустрічного забезпечення шляхом внесення в десятиденний термін з моменту проголошення ухвали позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області суми коштів в розмірі 15 000, 00 грн.

Ухвалою суду від 13.09.2021 підготовче засідання відкладено на 28.09.2021. Ухвалою суду від 28.09.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 18.10.2021.

Подальший хід розгляду справи описано у відповідних ухвалах суду, зокрема ухвалою від 24.01.2022 розгляд справи відкладено на 21.02.2022.

В судове засідання, яке відбулося 21.02.2022 представник позивача з`явився, позовні вимоги підтримав, просив їх задоволити з підстав викладених у позовній заяві, додаткових письмових та усних поясненнях.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні, яке відбулося 21.02.2022 позовні вимоги заперечив з підстав викладених у відзиві на позовну заяву, додаткових письмових та усних поясненнях.

Представник відповідача 2 в судові засідання не з`явився, у надісланому на адресу суду відзиві на позовну заяву позовні вимоги заперечив, просив відмовити у їх задоволенні.

Враховуючи, що зібраних в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення, в судовому засіданні 21.02.2022 завершено розгляд справи по суті, проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Позиція позивача.

Товариство з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу (надалі позивач) звернулося в Господарський суд Львівської області з позовом до Товариства з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій (надалі відповідач 1) та до Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності (надалі відповідач 2, Укрпатент) про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 270187 від 10.01.2021 недійсним повністю, зобов`язання видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua, зобов`язання внести відомості про визнання недійсним повністю вищевказаного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні Промислова власність.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що 16.05.2017 було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу. З моменту реєстрації товариство здійснює господарську діяльність та починаючи з 2017 відкрито використовує комерційне найменування ZRN щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності товариства. Протягом тривалого періоду своєї діяльності позивач здійснює виробництво решіткового настилу, його проектування та монтаж та як допоміжний вид діяльності здійснює виготовлення та монтаж арматурної сітки із використанням комерційного найменування ZRN. Позивачем підготовлені Технічні умови ТУ У 25.1-1:2019 Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS ZRN, що затверджені у передбачений законодавством спосіб в лютому 2019 року.

Комерційне найменування ZRN використовується позивачем при здійсненні господарської діяльності, зокрема, при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, що мають загальні назви, зокрема: клас 06 - звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; троси і дроти із звичайних металів неелектричні; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевезення; сейфи; клас 40 - обробляння матеріалів; переробляння відходів і сміття; очищення повітря та обробляння води; друкарські послуги; консервування харчових продуктів та напоїв.

Як зазначає позивач, ним здійснено значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN; комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено); використання комерційного найменування ZRN пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності позивача.

У лютому 2021, внаслідок численних звернень клієнтів, позивачем було встановлено використання відповідачем 1 доменного імені zrn.ua, оскільки при переході за посиланням по доменному імені відбувається переадресація на веб-сайт відповідача 1: http://chzmk.ua/uk. Згідно інформації, отриманої з веб-сайту http://hostmaster.ua/, доменне ім`я zrn.ua було створене 14.01.2020, реєстрант не зазначений. Надалі, представниками позивача було здійснено запит у офіційній базі даних Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг за допомогою спеціальної інформаційної системи ДП Український інститут інтелектуальної власності, яка розміщена в мережі Інтернет та з`ясовано, що відповідачем 1 було зареєстровано знак для товарів і послуг ZRN (торговельну марку) за свідоцтвом України № 270187 від 10.01.2020, в якому власником зазначено відповідача 1.

Реєстрація знаку для товарів і послуг ZRN відповідачем 1 була здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки: знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187, отриманий відповідачем, є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання відповідачем 1 заявки № m201912554 (28.05.2019 року), що підтверджено висновком експерта; значення лексичної одиниці ZRN відоме українському споживачу лише у відношенні до позивача, а її походження - це транслітерація літерами латинської абетки заголовних літер назви Завод Решіткового Настилу, а тому використання відповідачем 1 знаку для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187 вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, що порушує права позивача.

При цьому, позивач вказує на необгрунтованість доводів відповідача 2, щодо відсутності у нього відомостей щодо комерційного найменування ZRN позивача при перевірці заявки відповідача 1 з мотивів, що позивач відкрито використовує комерційне позначення з 2017 року, а для перевірки цього факту представникам Укрпатенту достатньо було ввести пошуковий запит ZRN на будь-яких інтернет ресурсах, що однозначно виявило б тривале використання позивачем комерційного найменування,

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду з цим позовом.

Позиція відповідача 1.

Заперечуючи позовні вимоги представник відповідача 1 посилається на те, що покликання позивача на укладені договори з іншими контрагентами про розроблення логотипу та посібника по використанню фірмового стилю до складу якого входить комерційне найменування ZRN, то таке зображення зовсім інше, а саме буква R має інше написання, як і розроблений логотип позивача, відтак не відповідають дійсності мотиви наведені в позові.

Позивачем не доведено належними та допустимими доказами, що останній здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN, як і доведення до загального відома, як відкриту інформацію (публічно оголошено).

Відповідачем 1 була подана 28 травня 2019 року заявка № m201912554 на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN, і у випадку існування на той період обставин про які вказує позивач у позові (про доведення до загального відома, як відкриту інформацію, публічно оголошену), відповідач 2, в жодному разі не зареєстрував би знак для товарів і послуг за заявкою відповідача 1, однак здійснивши відповідну перевірку (експертизу) протягом більше як шість місяців, 10.01.2020 року було опубліковано відомості про його реєстрацію в бюлетені від 10.01.2020 № 1 Промислова власність та видано свідоцтво № 270187. Як зазначає відповідач 1, доводи позивача що він є реєстрантом доменного імені zrn.com.ua до складу якого входить комерційне найменування ZRN не можуть вважатися належними та допустимими доказами для вирішення цього спору, оскільки не містять об`єктивних даних для встановлення правовідносин сторін, які мають бути підтверджені певними засобами. При чому буква R абсолютно має інший правопис, як і саме фірмове найменування з відповідним логотипом та написом під англійськими буквами ZRN українською мовою Завод решіткового настилу.

Позивачем не спростовано право інтелектуальної власності Товариства з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій на торговельну марку згідно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 270187 від 10.01.2020 та правомірність його використання у сфері господарювання.

Щодо висновку експерта, наданого позивачем для обгрунтування своїх позовних вимог, то такий висновок не відповідає приписам господарського процесуального законодавства, є суперечливий, не грунтується на об`єктивних даних, сформований експертом лише однобічно на тих документах, які були подані лише позивачем, відтак не може братися до уваги судом взагалі.

Позиція відповідача 2.

Заперечуючи позовні вимоги представник відповідача 2 посилається на те, що у відповідності до ст. 10 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (редакція від 21.05.2015) по заявці на отримання свідоцтв України на знак для товарів і послуг здійснюється експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи та проводиться відповідним закладом Укрпатентом, який відповідно до ст. 1 цього Закону є уповноваженим державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок. За результатами експертизи заявки № m201912554 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг ZRN, проведеної відповідачем 2, було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони що встановлені ст. 5 вказаного Закону і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 Закону.

Разом з тим, порядок реєстрації комерційних (фірмових) найменувань чинним законодавством до сьогоднішнього дня залишається невизначеним, що унеможливлює виявлення, встановлення та співставлення фірмових найменувань з поданими на реєстрацію знаками. У зв`язку з цим перевірка заявленого позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановленої абзацом 4 частини 3 статті 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг не проводиться до створення відповідних реєстрів, передбачених частиною 3 статті 489 ЦК України та частиною 2 ст. 159 ГК України. Виключенням є лише випадки, якщо з цієї підстави подано заперечення проти заявки у порядку встановленому частиною 8 статті 10 цього Закону, а саме: будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. У разі подання такого заперечення, зазначені в ньому джерела інформації беруться до уваги під час його розгляду, якщо вони є офіційними.

Цивільний та Господарський кодекси не містять положень щодо визначення та порядку визнання комерційного найменування відомим в Україні. Також в Україні не існує спеціального закону, що регулює відносини щодо комерційного (фірмового) найменування та уповноваженого органу, що встановлює відомість комерційного найменування, а також нормативно-правового акту, яким визначається процедура, критерії та перелік документів для встановлення відомості комерційного найменування.

На момент подання заявки відповідачем 1, Укрпатент не мав ніякої інформації щодо фірмового найменування позивача, а також його товарів або послуг.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги слід задовольнити виходячи із таких мотивів.

Відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Стаття 154 ГК України вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Судом встановлено, що починаючи з 2017 року, позивач здійснює виробництво решіткового настилу, його проектування та монтаж, та як допоміжний вид діяльності здійснює виготовлення та монтаж арматурної сітки із використанням комерційного найменування ZRN.

Згідно ч. 2 ст. 489 ЦК України, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Відповідно до умов договору на надання комп`ютерних послуг № 0207 від 02.07.2017, для позивача розроблено логотип та посібник з використання фірмового стилю до складу яких входить комерційне найменування ZRN. У зазначеному посібнику наведено приклади використання комерційного найменування ZRN на візитках, фірмових бланках, конвертах, сувенірній продукції (чашка, прапорець, блокнот, ручка).

На підставі договору від 12.10.2017 № 5431, у 2017 році позивач отримав від ТзОВ Компанія Еней сувенірну продукцію із нанесеним на неї комерційним найменуванням (ділові щоденники, записники).

Відповідно до довідки ТОВ Хостінг Україна від 03.12.2020 року, позивач є реєстрантом доменного імені zrn.com.ua, до складу якого входить комерційне найменування ZRN.

Комерційне найменування ZRN використовується позивачем при здійсненні господарської діяльності, зокрема при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

15 лютого 2019 року набрали чинності Технічні умови ТУ У 25.1-1:2019 Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS ZRN, підготовані позивачем та затверджені у передбачений законодавством спосіб. Надалі, позивач у комерційній діяльності при реалізації продукції використовував маркування на підставі Техумов із зазначенням комерційного найменування позивача.

У лютому 2021 року позивачем було встановлено використання відповідачем 1 доменного імені zrn.ua, оскільки при переході за посиланням по доменному імені відбувалася переадресація на веб-сайт http://chzmk.ua/uk. Згідно інформації, отриманої з веб-сайту https://hostmaster.ua (розпорядник - ТзОВ ХОСТМАЙСТЕР веде реєстр доменів), доменне ім`я zrn.ua було створене 2020-01-14, реєстрант не зазначений. Надалі, представниками позивача було подано запит в офіційну базу даних Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг за допомогою спеціальної інформаційної системи ДП Український інститут інтелектуальної власності, яка розміщена в мережі інтернет та з`ясовано, що 10.01.2020 за cвідоцтвом України № 270187 відповідачем 1 було зареєстровано знак ZRN для товарів і послуг (торговельну марку).

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України Про охорону прав на торгівельні марки встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Частина 1 ст. 157 ГК України також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Частина 4 ст. 5 Закону України Про охорону прав на торгівельні марки встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво, відтак позивачем правильно обрано спосіб захисту порушених прав.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, в редакції на дату подання відповідачем 1 заявки № m201912554 (28.05.2019 року), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз. 4 ч. 6 ст. 6): не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абз. 3 ч. 3 ст. 6).

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72), надалі Правила).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно з абзацом 5 п. 78 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності у разі необхідності роз`яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи та від 23.03.2012 № 5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності.

До матеріалів справи позивачем долучений висновок експерта від 28.05.2021 № 76-01, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Петренком С.А. на замовлення позивача у даній справі (надалі висновок).

За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом було встановлено наступне: знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187, отриманим ТзДВ Червоноградський завод металоконструкцій, є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN ТзОВ Завод решіткового настилу, яке використовувалось ним на дату подання заявки № m201912554 (28.05.2019 року).

Крім того, у вказаному висновку експертом зазначено, що торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються, використовуються для маркування товарів 06 класу МКТП, які належать до однакових видових груп, товарів виробничо-технічного призначення довготривалого користування - звичайні метали та їхні сплави, руди, металеві матеріали, конструкції металеві, троси і дроти із звичайних металів, дрібні металеві вироби; товари виготовлені з однакових матеріалів - металу, мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо, мають однакові канали збуту товарів - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту тощо.

Торговельна марка та комерційне найменування, що порівнюються використовуються для маркування послуг 40 класу МКТП, які належать до

однакових видових груп - матеріальних послуг професійного характеру; мають однакове призначення - задоволення потреб споживачів; однакове коло споживачів - будівельники, монтажники, слюсарі, спеціалісти з металоконструкцій тощо; мають однакові канали надання послуг - оптова та роздрібна торгівля (безпосередньо або он-лайн), спеціалізовані центри збуту товарів 06 класу, допомога спеціалістів з металоконструкцій, будівельників тощо.

Таким чином, за висновком експерта, торговельна марка ZRN за свідоцтвом України № 270187 та комерційне найменуванням призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, позивач був зареєстрований 16.05.2017 року.

Як було встановлено при проведенні дослідження, виходячи з інформації, що міститься у наданих експерту документах, до 28.05.2019 року (дати подання заявки № m201912554 на торговельну марку за свідоцтвом України № 270187), позивач використовував у своїй діяльності комерційне найменування ZRN.

Отже, на думку експерта, комерційне найменуванням ZRN позивача по відношенню до торговельної марки за свідоцтвом України № 270187 є старшим.

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що:

- торговельна марка ZRN за свідоцтвом України № 270187 є тотожною із комерційним найменуванням ZRN за фонетичними (звуковими) та смисловими (семантичними) ознаками;

- торговельна марка ZRN за свідоцтвом України № 270187 є схожою із комерційним найменуванням ZRN за візуальними (графічними) ознаками;

- торговельна марка ZRN за свідоцтвом України № 270187 та комерційне найменування ZRN призначені для маркування однорідних товарів 06 класу та послуг 40 класу МКТП;

- до дати подання заявки № m201912554 від 28.05.2019, позивач здійснив значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN, комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено) і його використання пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності ТзОВ «Завод решіткового настилу».

Таким чином, знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187, отриманий відповідачем 1, є схожий настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN позивача, яке використовувалося ним на дату подання заявки № m201912554 (28.05.2019 року).

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експерта від 28.05.2021 № 76-01, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд вважає, що зазначений висновок відповідає вищенаведеним вимогам Господарського процесуального кодексу України, і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів, що в подальшому були долучені до матеріалів судової справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи. У висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду.

В той же час, відповідачем 1 зі своєї сторони не було надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом у вищезазначеному дослідженні, а також не подано клопотання про призначення судової експертизи з вказаних питань.

При цьому суд не погоджується з доводами представника відповідача 1 про невідповідність висновку експерта вимогам господарського процесуального законодавства та постановам Пленуму Вищого господарського суду України з питань проведення експертизи, в тому числі об`єктів права інтелектуальної власності з мотивів, що вказані доводи обгрунтовані приписами господарського процесуального законодавства, що діяло до набрання чинності з 15.12.2017 нормами Господарського процесуального кодексу України в новій редакції.

За таких обставин висновок експерта від 28.05.2021 № 76-01, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі.

Отже, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстрований на ім`я відповідача 1 знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України № 270187 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням позивача для таких самих товарів.

Щодо зауважень представника відповідача 1 про відсутність належних доказів відомості позивача, то згідно з інформацією, наданою позивачем за період з моменту його створення та до моменту подання відповідачем заявки № m 201912554 (28.05.2019 року), позивачем було реалізовано своїм контрагентам в різних регіонах України товарів та надано послуг на суму понад 200 млн. грн, а також було здійснено продаж товарів в режимі експорту на ринки США, Франції, Іспанії, Польщі, Білорусі, Росії.

Із інформації, наданої позивачем, судом встановлено що відповідачу 1 було відомо про комерційне найменування ZRN позивача, оскільки позивач та відповідач 1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також вступали у господарські правовідносини між собою (договір від 11.10.2019 № 89).

Як визначено частиною 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (рішення у справі"Руїс Торіха проти Іспанії від 09.12.1994"). Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.03.2018 № 910/13407/17.

За таких обставин, судом встановлено, що реєстрація відповідачем 1 знаку для товарів і послуг ZRN була здійснена з порушенням прав позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187, отриманий Товариством з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій, є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу, яке використовувалося ним на дату подання заявки № m201912554 (28.05.2019).

Значення лексичної одиниці ZRN відоме українському споживачеві лише у відношенні до Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу, а її походження це транслітерація літерами латинської абетки заголовних літер назви Завод решіткового настилу, а тому використання відповідачем 1 знаку для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № 270187 вводить споживачів в оману щодо особи, що виробляє товар або надає послугу.

Виходячи із викладеного вище, суд прийшов до висновку що вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 недійсним повністю, є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Щодо додаткової позовної вимоги позивача про зобов`язання відповідача 1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua, то позовні вимоги в цій частині також підлягають до задоволення, оскільки реєстрація за відповідачем 1 доменного імені zrn.ua вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу та порушує права позивача.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою до ДП Український інститут інтелектуальної власності внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетeні Промислова власність.

Кабінетом Mіністрів України прийняте розпорядження від 13.10.2020 № 1267-р Про Національний орган інтелектуальної власності, згідно якого визначено, що на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності, державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Відповідно, відповідач 2 є органом, що уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені Промислова власність.

Враховуючи наведене вище, вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність», є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати зі сплати судового збору (6 810, 00 грн), при подачі заяви про забезпечення позову (1 135, 00 грн), та оплати витрат на проведення експертизи (20 000, 00 грн) покладається на відповідача 1, як власника спірного свідоцтва, у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 13, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 236-241, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554).

3. Зобов`язати Товариство з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій (80100, м. Червоноград Львівської області, вул. Львівська, 53, ) належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua.

4. Зобов`язати Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні Промислова власність.

5. Стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю Червоноградський завод металоконструкцій (80100, м. Червоноград Львівської області, вул. Львівська, 53, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Завод решіткового настилу (82564, с. Нижнє Гусне Львівської області, вул. Центральна, 3, ) 27 945, 00 грн судових витрат.

6. Накази видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 241 ГПК України, та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення, з урахуванням запровадженого в Україні воєнного стану, складено 11 березня 2022 року.

Суддя Манюк П.Т.