РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

14.02.2022справа №910/18008/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/18008/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ЮА.НЕТ» (просп. Шевченка, буд. 2-Г, офіс 422, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300; ідентифікаційний код 41515410)

до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378)

про визнання незаконним та скасування рішення від 07.09.2021 №109631/3М/21 і зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Пальчика В.Л. (довіреність від 29.10.2021 №б/н);

відповідача - Запорожець Л.Г. (трудовий договір від 01.09.2021 №б/н).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА.НЕТ» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) про:

- визнання незаконним та скасування рішення Укрпатенту від 07.09.2021 №109631/ЗМ/21 (далі - рішення №109631/3М/21), оформленого повідомленням, в якому вказано, що заявка № m202106156 вважається відкликаною;

- зобов`язання Укрпатенту встановити дату подання заявки №m202106156.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 17.03.2021 Товариство подало до Укрпатенту заявку про державну реєстрацію торговельної марки;

- заявці було присвоєно №m202106156, що підтверджується розпискою про одержання заявки на знак для товарів і послуг, виданою Укрпатентом 18.03.2021 №33572/ЗМ/21;

- позивачем відповідно до вимог пункту 8 статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) сплачено збір за подання заявки, що підтверджується платіжним дорученням від 22.03.2021 №362 у сумі 5 000 грн;

- відповідач листом від 31.03.2021 №40172/ЗМ/21 надіслав Товариству повідомлення, в якому зазначено, що виходячи з приписів Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1716 (далі - Порядок), позивачу за подання заявки №m202106156 потрібно доплатити 24 000 грн, тому що до заявленого знака включене позначення, що відображає назву держави «Україна»;

- Укрпатент на заперечення Товариства від 29.04.2021 надав відповідь від 16.06.2021 №77026/ЗМ/21, в якій зазначено, що вимога про сплату додаткового збору є правомірною;

- 07.09.2021 відповідач прийняв рішення №109631/3М/21, в якому вказано, що заявка №m202106156 вважається відкликаною відповідно до пункту 13 статті 10 Закону, оскільки порушені вимоги пункту 8 статті 7 Закону; у результаті вказаного рішення припиняється діловодство у справі, що унеможливлює подальшу реєстрацію торговельної марки;

- із рішенням №109631/3М/21 позивач не погоджується, вважає, що у ньому відсутня аргументація та не вказані конкретні причини його винесення, а саме відповідач не обґрунтував причини відмови у реалізації Товариством права на реєстрацію торговельної марки.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Укрпатент 06.12.2021 і 09.12.2021 подав суду відзив на позовну заяву та просив суд поновити строк на подання відзиву на позов, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог у повному обсязі з огляду на те, що:

- позивачем не було здійснено доплату додаткового збору у сумі 24 000 грн, а тому у зв`язку з невиконанням заявником вимог пункту 8 статті 7 Закону Укрпатент правомірно надіслав Товариству рішення №109631/3M/21 про те, що відповідно до пункту 13 статті 10 Закону його заявка №m202106156 вважається відкликаною;

- пунктом 5.4 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91, передбачено, що оскільки використання міжнародного коду «UA» вважається використанням офіційної назви держави «Україна», то і імітація коду «UA» вважається імітацією офіційної назви держави «Україна»;

- Товариство ігнорує інші значення слова «імітувати», що визначене спеціальними словниками;

- спеціалізована література вказує на те, що під терміном «імітація», який застосовується в Законі, розуміється в тому числі і виникнення у споживачів враження про наявність зв`язку між відповідною державою, організацією та позначенням;

- позначення вважається таким, що імітує зазначені в пункті 1 статті 6 Закону офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв`язку між відповідною державою та цим позначенням.

- формою такої імітації може бути, в тому числі, відтворення офіційної назви держави чи її міжнародного коду з порушенням установленого написання або їх стилізоване виконання;

- елемент «ЮА» у складі позначення за заявкою №m202106156 асоціюється з міжнародним кодом України «UA», викликає у споживачів враження про наявність зв`язку з державою Україна, очевидно є імітацією міжнародного коду України «UA», виконаного літерами української абетки, а тому повідомлення Укрпатенту від 31.03.2021 №40172/ЗМ/21 стосовно необхідності сплати додаткового збору за включення до торговельної марки позначення, що відображує назву держави «Україна», за заявкою №m202106156, є правомірним;

- рішення №109631/3М/21 не може вважатися письмовим індивідуально-правовим актом державного органу в розумінні чинного законодавства України, оскільки підписане провідним експертом, який не має права діяти від імені Укрпатенту без довіреності, а саме повідомлення не має належної форми та структури акту (наказу, розпорядження і т.п.), тому позивач обрав невірний спосіб захисту, який є необґрунтованим та таким, що не відповідає чинному законодавству України.

Суд поновив пропущений процесуальний строк на подання відзиву на позов та долучив його до матеріалів справи.

3. Стислий виклад відповіді позивача на відзив

23.12.2021 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій фактично виклав доводи позовної заяви.

4. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 06.12.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.12.2021 підготовче засідання відкладено на 10.01.2022.

Позивач 10.01.2022 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, а саме підтвердження правил фонетичної транскрипції англійської літери «U», засвідчений дипломованим перекладачем Катериною Шевчук, та копія диплому магістра Катерини Шевчук.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.01.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 14.02.2022.

Позивач 09.02.2022 подав суду клопотання про не врахування відзиву на позов у прийнятті рішення у даній справі, мотивоване тим, що Укрпатентом не подано суду доказів надіслання відзиву Товариству.

Разом з тим, Товариством у першому абзаці арк. 1 відповіді на відзив вказано про те, що представником позивача відзив отримано 16.12.2021.

Відтак таке клопотання позивача є безпідставним та задоволенню не підлягає.

Позивач 14.02.2022 подав суду пояснення.

Представник позивача у судовому засіданні 14.02.2022 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача оголосив вступне слово та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 14.02.2022 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

17.03.2021 Товариством подано Укрпатенту заявку №m202106156 на реєстрацію комбінованого позначення «» для послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Повідомленням Укрпатенту від 31.03.2021 №40172/ЗМ/21 повідомлено Товариство про таке:

- згідно з Порядком сума збору за подання заявки, яку необхідно сплатити, становить 29 000 грн, оскільки заявка: подана одним заявником; містить зазначення номера 1 класу МКТП; містить кольорове зображення знака; містить включене до знака позначення, що відображає назву держави «Україна»;

- сплачена сума збору 5 000 грн, тому необхідно доплатити 24 000 грн.

Позивачем було надано Украпатенту відповідь на вказане повідомлення, в якій Товариство зазначило, що у заявці №m202106156 не містяться ні звуки, які повністю передають міжнародний код України «UA», ні його написання (імітація), ані імітація офіційної назви держави; просило Укрпатент повідомити про дату подання заявки №m202106156 та вважати її поданою у відповідності до вимог пункту 8 статті 7 Закону і визнати, що збір за подання заяви сплачений повному обсязі.

На лист Товариства щодо правомірності запиту стосовно сплати додаткового збору за подання заявки за включення до торговельної марки позначення, що відображує назву держави «Україна» за заявкою №m202106156, Укрпатент листом від 16.06.2021 №77026/ЗМ/21 повідомив позивача про таке:

- позначення за заявкою №m202106156 являє собою кольорове комбіноване позначення, яке складається з таких елементів: стилізований зображувальний елемент у вигляді земної кулі темно-синього кольору, справа від нього напис великими літерами кирилицею «ЮА.НЕТ» чорного кольору, під цим написом розміщено напис маленькими літерами «інтернет це нескладно» чорного кольору; всі елементи позначення розташовані на тлі жовто-зеленого кольору;

- елемент «ЮА» у складі позначення за заявкою №m202106156 асоціюється з міжнародним кодом України «UA» та є його імітацією, написаною літерами українського алфавіту;

- також слід зазначити, що вебсайт заявника має адресу https://uanet.kiev.ua; у даному доменному імені третього рівня використовується міжнародний літерний код України у складі словосполучення «uanet»; даний факт свідчить про те, що заявник має намір використовувати у складі торговельної марки позначення, що містить міжнародний код України «UA»;

- враховуючи викладене, повідомлення Укрпатенту від 31.03.2021 №40172/ЗМ/21 стосовно необхідності сплати додаткового збору за включення до торговельної марки позначення, що відображує назву держави «Україна», за заявкою №m202106156, є правомірним.

Повідомленням від 07.09.2021 №109631/ЗМ/21 Укрпатент повідомив Товариство про те, що відповідно до пункту 13 статті 10 Закону заявка вважається відкликаною, оскільки порушені вимоги пункту 8 статті 7 Закону.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Згідно з частинами першою і другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та визначив способи здійснення захисту цивільних права та інтересів судом.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов`язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Статтею 1 Закону визначено, що торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з пунктом 1, абзацами першим і другим пункту 3 та пунктом 9 статті 10 Закону експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ.

На підставі такого висновку за заявкою НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику.

Під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

сплачений збір за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Пунктом 8 статті 7 Закону передбачено, що за подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збір сплачується до дня спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Відповідно до речення першого абзацу першого пункту 10, пункту 13 та абзаців першого і третього пункту 14 статті 10 Закону у разі відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки та здійснюється публікація в Бюлетені визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відомостей про заявку протягом п`яти робочих днів з дати надіслання такого повідомлення.

У разі порушення вимог пункту 8 статті 7 цього Закону заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, чи сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків.

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться у строк та в порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів.

Згідно з абзацом третім пункту 6 статті 10 Закону додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подає додаткові матеріали в установлений строк, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Розділом 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила №116), передбачено, що експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів:

- встановлення дати подання заявки;

- експертиза заявки за формальними ознаками;

- експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Відповідно до підпункту 4.1.2 пункту 4.1 Правил №116 для встановлення дати подання заявки, матеріали, що одержані Відомством, повинні містити:

- клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;

- відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

- зображення знака, що заявляється на реєстрацію;

- перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак.

Згідно з абзацами першим і тертім підпункту 4.1.3 пункту 4.1 Правил №116 при наявності матеріалів, зазначених у пункті 4.1.2 Правил №116, Відомство приймає рішення про встановлення дати подання заявки.

Зазначене рішення надсилається заявнику протягом місяця від дати надходження заявки до Відомства при наявності документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформленого відповідно до Положення про порядок сплати зборів і за умови, що розмір збору не менший, ніж встановлений за подання заявки і експертизу для 1-3-х класів МКТП.

Підпунктами 4.1.6 і 4.1.7 пункту 4.1 Правил №116 передбачено, що якщо вимоги, викладені в пункті 4.1.2 Правил №116 дотримані, але розмір збору менший, ніж встановлений за подання заявки, в тому числі за експертизу для 1-3-х класів МКТП, то приймається рішення про встановлення дати подання заявки, а заявнику протягом двох тижнів від дати надходження матеріалів заявки надсилається повідомлення про необхідність сплатити збір до встановленого розміру.

Якщо сплата збору до встановленого розміру здійснена у строк, зазначений у пункті 8 статті 7 Закону, то заявнику протягом місяця від дати надходження до Відомства документа про сплату збору надсилається рішення про встановлення дати подання заявки.

Якщо документ про сплату встановленого збору не надійшов до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки, як це передбачено пунктом 8 статті 7 Закону, то заявка вважається відкликаною відповідно до пункту 3 статті 8 Закону, про що заявнику надсилається повідомлення.

Відповідно до Порядку збори за дії, пов`язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак) встановлені у такому розмірі:

- за подання заявки на знак одним заявником - 4 000 грн;

- додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці - 4 000 грн;

- додатково за подання в заявці кольорового зображення знака - 1 000 грн;

- додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні Національного органу інтелектуальної власності, понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці - 5 000 грн;

- додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна» - 24 000 грн.

Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав.

Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений НОІВ.

ВИСНОВКИ

Відповідач, заперечуючи проти позову, зазначив про те, що позивачем обрано невірний спосіб захисту, який є необгрунтованим та таким, що не відповідає чинному законодавству; повідомлення Укрпатенту від 07.09.2021 №109631/ЗП/21 не може вважатися письмовим індивідуально-правовим актом державного органу в розумінні чинного законодавства, оскільки підписаний провідним експертом, який не права діяти від імені Укрпатенту (НОІВ) без довіреності, повідомлення не має належної форми та структури акта (наказу, розпорядження і т.п.).

Разом з тим, хоч з аналізу норм Закону і вбачається, що повідомлення стосовно відкликання заяви не є рішенням Укрпатенту, проте в межах предмету даного спору Укрпатентом фактично вирішено по суті питання щодо торговельної марки, яку позивач має намір зареєструвати, а тому суд розцінює таке повідомлення як рішення Укрпатенту.

Пунктом 1.4 Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 №790 (далі - Правила №790), передбачено, що використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить:

офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки;

міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3;

імітацію офіційної назви держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки.

В свою чергу, відповідно до пункту 5.4 Рекомендацій, оскільки використанням міжнародного коду «UA» вважається використанням офіційної назви держави «Україна», то і імітація коду «UA» вважається імітацією офіційної назви держави «Україна».

Позивач посилається на семантичне значення дієслова «імітувати», що визначене Тлумачним словником української мови та українським ресурсом Словотвір (https://slovotvir.org.ua/wprds/imitatsiia), та стверджує, що імітацію потрібно розуміти як «точне наслідування кого-небудь; відтворення чого-небудь». Разом з тим, позивач не враховує інші значення слова «імітувати», що визначене спеціальними словниками.

Так, визначення терміну «імітувати» дано в спеціалізованому виданні з питань інтелектуальної власності, яке рекомендоване Вченою радою Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України: Енциклопедія інтелектуальної власності/за ред. проф. П.П. Крайнева. - К.: Старт-98, 2012. 660 с.: позначення вважається таким, що імітує назву держави та її символ, якщо воно безсумнівно викликає у споживачів враження про наявність зв`язку з відповідною державою або створює у споживача враження про можливий зв`язок між даною державою та цим позначенням.

Крім того, у пункті 9.1 Рекомендацій зазначено: «враховуючи тлумачення термінів «імітація» та «імітувати», наведених у Новому тлумачному словнику української мови за ред. В. Яременко, О. Сліпушко / Київ, 1998. для цілей застосування пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення вважається таким, що імітує зазначені у пункті 1 статті 6 Закону позначення, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв`язку між відповідною державою, організацією та цим позначенням.».

Отже, оскільки спеціалізована література вказує на те, що під терміном «імітація», який застосовується в Законі, розуміється в тому числі і виникнення у споживачів враження про наявність зв`язку між відповідною державою, організацією та позначенням, то твердження позивача про те, що імітацію потрібно розуміти як «точне наслідування кого-небудь; відтворення чого-небудь» є необґрунтованим.

Правова норма, зазначена у абзаці третьому пункту 1 статті 6 Закону, а сама заборона надання правової охорони позначенню, що зображує або імітує офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав, діє з 16.08.2020, тобто з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 №815-ІХ, яким були внесені відповідні зміни до абзацу третього пункту 1 статті 6 Закону.

Важливо зазначити, що до внесення вказаних змін абзац третій пункту 1 статті 6 Закону визначав заборону надання правової охорони щодо позначення, що зображувало або імітувало офіційну назву держави. Це не означає, що до внесення змін, заборона надання правової охорони не поширювалася на позначення, що зображувало або імітувало міжнародний літерний код держав, даними змінами більш чітко підкреслено та закцентовано увагу, що зображені або зімітовані можуть бути не лише офіційні назви держав, а також їх скорочені назви та їх міжнародні літерні коди.

Правилами №790 не передбачена імітація міжнародного літерного коду України як різновид використання офіційної назви держави «Україна» у складі торговельної марки.

Проте згідно з пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 № 815-ІХ, що набрав чинності 16.08.2020, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Тому, до приведення Правил №790 у відповідність до зазначеного закону, питання щодо правомірності запиту стосовно сплати додаткового збору за подання заявки №m202106156 слід розглядати безпосередньо виходячи з вимог пункту 1 статті 6 Закону.

Таким чином, позначення вважається таким, що імітує вказані у пункті 1 статті 6 Закону офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв`язку між відповідною державою та цим позначенням.

Формою такої імітації може бути, в тому числі, відтворення офіційної назви держави чи її міжнародного коду з порушенням установленого написання або їх стилізоване виконання.

Позначення за заявкою №m202106156 представляє собою кольорове комбіноване позначення, яке складається з таких елементів: стилізований зображувальний елемент у вигляді земної кулі темно-синього кольору, справа від нього напис великими літерами кирилицею «ЮА.НЕТ» чорного кольору, під цим написом розміщено напис маленькими літерами «інтернет це нескладно» чорного кольору. Всі елементи позначення розташовані на тлі жовто-зеленого кольору.

Міжнародний код України «UA», визначений згідно із Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3, візуально сприймається та фонетично вимовляється саме як «юа».

Також слід зазначити, що вебсайт позивача має таку адресу: https://uanet.kiev.ua. У даному доменному імені третього рівня використовується міжнародний літерний код України у складі словосполучення «uanet». Цей факт свідчить про те, що заявник має намір використовувати у складі торговельної марки позначення, що містить міжнародний код України «UA».

Таким чином, елемент «ЮА» у складі позначення за заявкою №m202106156 асоціюється з міжнародним кодом України «UA», викликає у споживачів враження про наявність зв`язку з державою Україна, очевидно є імітацією міжнародного коду України «UA», виконаного літерами української абетки.

Слід зазначити, що на запитання суду, яке саме значення було закладено позивачем у позначення «» представник позивача у судовому засіданні 14.02.2022 вказав про те, що йому достеменно не відомо, що хотів вкласти у таке позначення позивач.

Враховуючи викладене, повідомлення Укрпатенту від 31.03.2021 №40172/ЗМ/21 стосовно необхідності сплати додаткового збору за включення до торговельної марки позначення, що відображує назву держави «Україна», за заявкою №m202106156, є правомірним.

З огляду на викладене позовні вимоги Товариства є безпідставними та необґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «ЮА.НЕТ» (просп. Шевченка, буд. 2-Г, офіс 422, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300; ідентифікаційний код 41515410) до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) про визнання незаконним та скасування рішення від 07.09.2021 №109631/3М/21 і зобов`язання вчинити дії.

2. Витрати зі сплати судового збору покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА.НЕТ» (просп. Шевченка, буд. 2-Г, офіс 422, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300; ідентифікаційний код 41515410).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 18.02.2022.

Суддя Оксана Марченко