ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2022 р. Справа№ 910/16653/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Гарник Л.Л.

Іоннікової І.А.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Жухевич О.В. - ордер серії КС № 432643 від 02.12.2021

від позивача: Коваленко О.Ю. - довіреність б/н від 04.04.2017

від відповідача-1: Картушин Д.М. - довіреність № б/н від 14.01.2020

від відповідача-2: не з`явились

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року

у справі №910/16653/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта",

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2019 року Компанія Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) (далі - позивач, Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Агронта" (далі - відповідач-1, Товариство) про:

- визнання недійсними належних Товариству свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, зареєстровані для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2, Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначає, що:

- Компанія є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг "Басфоліар", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "добривні хімікати для ґрунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)" та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг "BASFOLIAR", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП "хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) задоволено, визнано недійсними належні ТОВ "Агронта" свідоцтва України: №219491 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №222864 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №249242 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків, зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Здійснено розподіл судових витрат.

Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та № 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для ґрунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Агронта" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 року клопотання ТОВ "Агронта" задоволено, призначено судову експертизу та зупинено провадження у справі №910/16653/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.03.2021 року поновлено апеляційне провадження у справі №910/16653/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2021 року замінено відповідача - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент).

За наслідками розгляду заявлених в апеляційній скарзі вимог, постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 скасовано, у задоволенні позову компанії Компо Експерт ГмбХ відмовлено.

В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (в тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.11.2021 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 року у справі №910/16653/19 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За висновками касаційного господарського суду, зазначаючи, що внаслідок використання оскаржуваних позначень після отримання відповідних свідоцтв вони набули додаткової розрізняльної здатності, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Тобто, перш за все, суд мав дослідити, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України, розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака.

Окрім того, суд апеляційної інстанції, зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам ст. 269 ГПК України, не надав власної оцінки висновкам експертів від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19 та від 14.02.2020 №1293, обмежившись лише посиланням на те, що висновок від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 був покладений в основу рішення, зокрема, встановлення обставин невідповідності спірних торговельних позначень, а висновок від 14.02.2020 року №1293 не прийнятий місцевим господарським судом.

При цьому судом апеляційної інстанції надано оцінку лише складеному висновку експертів від 17.02.2021 року №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який і був покладений в основу постанови суду, відповідно судом не було надано оцінку іншим доказам, наявним у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2021 року справу №910/16653/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Копитова О.С., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 15.11.2021 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/16653/19 за апеляційною скаргою ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду пояснення по суті спору з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 02.11.2021 року по справі №910/16653/19, та призначено справу до розгляду на 02.12.2021 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

02.12.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представників позивача та відповідача-1 надійшли пояснення по справі.

У судовому засіданні 02.12.2021 року представник позивача подав заяву про відвід суддів Остапенка О.М. та Копитової О.С. від розгляду справи, а також клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

За наслідками розгляду в судовому засіданні заяви ТОВ "Агронта" про відвід суддів Остапенка О.М. та Копитової О.С. від розгляду справи №910/16653/19 ухвалою суду від 02.12.2021 року вказану заяву визнано необґрунтованою та відмовлено у її задоволенні.

Іншою ухвалою суду від 02.12.2021 року відкладено розгляд справи на 20.01.2022 року на підставі положено ст. 216 ГПК України.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.01.2022 року для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Копитова О.С.,Гарник Л.Л.

Ухвалою суду від 18.01.2022 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/16653/19 за апеляційною скаргою ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року.

До дня судового засідання через відділ документального забезпечення суду від відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про призначення повторної судової експертизи, а від позивача - письмові пояснення стосовно позиції ТОВ "Агронта" щодо постанови Верховного Суду від 02.11.2021 року та пояснення на заперечення на клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи

Судове засідання, призначене на 20.01.2022 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.01.2022 для розгляду справи №910/16653/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гарник Л.Л., Іоннікова І.А.

Ухвалою суду від 20.01.2022 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/16653/19 за апеляційною скаргою ТОВ "Агронта" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року та призначено її до розгляду на 10.02.2022 року за участю повноважних представників сторін.

В судовому засіданні 10.02.2022 року розглядалось клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, яке мотивовано тим, що Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року є необґрунтованим, оскільки містить численні помилки у дослідженнях (як у дослідницькій, так і резолютивній частинах), експертами були допущені грубі порушення методик проведення досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, експерти не здійснили дослідження усіх матеріалів справи. Крім того, Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року суперечить іншим матеріалами справи, в тому числі Висновку №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року, а отже зроблені експертами Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності висновки за результатами проведеного дослідження є такими, що викликають сумніви у їх правильності.

Представники позивача вищевказане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник відповідача-1 проти задоволення заявленого клопотання скаржника заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

За наслідками розгляду клопотання позивача про призначення у справі №910/16653/19 повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності ухвалою суду від 10.02.2022 року відмовлено у його задоволенні як безпідставного та необґрунтованого.

Представник відповідача-1 вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Представники позивача проти вимог відповідача-1, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач-2 повідомлений належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляв.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

10.02.2022 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у даній справі - скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія є власником торгової марки , яка захищена свідоцтвом України №86737 від 10.01.2008 (заявка m200618814 від 29.11.2006) та зареєстрована для товарів 01 класу МКТП, а саме: добривні хімікати для ґрунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива).

Також, Компанія є власником торгової марки BASFOLIAR, яка захищена міжнародною реєстрацією № 394701 від 15.11.1972, що діє на території України з 22.06.2008 та зареєстрована для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючі засоби та розчинники для добрив та засоби для захисту рослин, засоби для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні).

25.11.2016 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 219491 на знак для товарів і послуг (заявка m201514923 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів).

27.02.2017 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 222864 на знак для товарів і послуг (заявка m201514924 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів).

25.10.2018 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 249242 на знак для товарів і послуг (заявка m201703100 від 16.02.2017; знак зареєстровано для послуг 35 класу МКТП, а саме: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу).

Звертаючись до суду з відповідним позовом, позивач зазначає, що спірні торгівельні марки за свідоцтвами України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, які належать Товариству, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки:

- є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії, оскільки можуть породити у свідомості споживачів асоціації, пов`язані із Компанією, які насправді не відповідають дійсності, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон);

- є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговими марками Компанії, які зареєстровані раніше що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послугм;

- товари, для яких зареєстровані спірні торгові марки, є такими самими та/або спорідненими із товарами, для яких зареєстровані торгові марки Компанії.

Отже, причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №219491, №222864 та №249242, які зареєстровані на ім`я Товариства, зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Так, судом встановлено, що при зверненні до суду з даним позовом на підтвердження власної правової позиції та викладених у позові обставин позивачем надано висновок експертного дослідження від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Черненко Л.А., за результатами якого експерт дійшов таких висновків:

- торговельна марка за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка за свідоцтвом України № 222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою "BASFOLIAR" (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою "БАСФОЛІАР" (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864;

- торговельна марка за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка за свідоцтвом України № 222864 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що відповідно до вказаного представником правовласника - Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою "BASFOLIAR" (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою "БАСФОЛІАР" (свідоцтво України №86737), що присутні на ринку України щонайменше протягом останніх 5 років;

- торговельна марка "БІФОЛІАР" за свідоцтвом України №249242 та торговельна марка "BASFOLIAR" (міжнародна реєстрація №394701) і торговельна марка "БАСФОЛІАР" (свідоцтво України №86737) є схожими настільки, що її можна сплутати у відношенні послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №249242;

- торговельна марка "БІФОЛІАР" за свідоцтвом України №249242, правовласником якої є Товариство, є такою, що може ввести в оману щодо особи, а саме Компанії, яка виробляє товари під торговельними марками (знаками для товарів і послуг) "BASFOLIAR" (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою "БАСФОЛІАР" (свідоцтво України №86737) станом на 16.02.2017.

В свою чергу, відповідачем-1 подано до суду власний висновок експерта від 14.02.2020 року №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Т.В. який, серед інших, містив протилежні висновки.

Приймаючи судове рішення про задоволення позовних вимог місцевий господарський суд дійшов висновку, що зареєстровані на ім`я відповідача торгові марки за свідоцтвами №№219491, 222864, 249242 не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для ґрунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії, що відповідно до ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання вказаних свідоцтв недійсними.

В основу оскаржуваного рішення щодо невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони судом першої інстанції покладено висновок експертного дослідження від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Черненко Л.А.

Відхиляючи поданий відповідачем висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Т.В., що має протилежні результати дослідження, ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, суд першої інстанції зазначив, що експертом Коваленко Т.В. не було в повній мірі порівняно знаки за фонетичними, семантичними та графічними елементами схожості, а зроблено лише поверхневий аналіз такої подібності, що призвело до помилкового висновку експерта про відсутність схожості оспорюваних знаків із знаками Компанії. Крім того, суд першої інстанції вказав, що експертом було обмежено коло споживачів відповідних товарів до фахівців підприємства із закупівлі товарів виробничо-технічного призначення, при цьому не взято до уваги, що споживачами також можуть бути і підприємці і окремі фізичні особи.

Звертаючись до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, відповідач-1 посилається на не з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, з огляду на відмову в задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи, оскільки сторонами подані висновки експертів, які суперечать один одному.

При цьому, відмовляючи в клопотанні про призначення експертизи, суд першої інстанції порушив норми процесуального права, оскільки неправомірно закрив підготовче провадження, незважаючи на відсутність в підготовчому засіданні представників відповідача, чим позбавив останнього своєчасно заявити відповідне клопотання про судову експертизу.

Такі процесуальні порушення призвели до ухвалення неправильного рішення. При цьому, необґрунтовано надано перевагу одному доказу над іншим, за допомогою яких мають бути встановлені дійсні обставини справи.

За правилами ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Колегія суддів зазначає, що для з`ясування дійсних обставин даної справи щодо відповідності/невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони необхідні спеціальні знання, тобто такі обставини можуть бути підтверджені висновком експерта.

Разом з тим, відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Як було зазначено вище, на підтвердження обставин справи щодо невідповідності спірних торгових марок умовам надання правової охорони, позивач подав висновок експертного дослідження від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Черненко Л.А., який був покладений в основу оскаржуваного рішення зі спору.

Одночасно, на спростування доводів позивача, відповідач-1 подав суду першої інстанції висновок експерта від 14.02.2020 року № 1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Т.В., що має протилежні результати дослідження ніж у висновку від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19.

Отже, у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними. При цьому, суд першої інстанції в порушення ст.104 ГПК України відхилив поданий відповідачем висновок експерта без належного обґрунтування, лише зазначивши про порівняння спірних торгових марок не в повній мірі та з поверхневим аналізом такої подібності, що на думку суду, призвело до помилкового висновку експерта щодо відсутності схожості спірних торгових марок.

Колегія суддів зазначає, що відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні, однак відхиливши поданий доказ суд першої інстанції відповідне мотивування не навів, обмежившись лише загальними твердженнями про поверховість аналізу подібності торгових марок.

Окрім наведеного, колегія суддів вважає, що в даному випадку, суд першої інстанції мав право призначити у справі судову експертизу в підготовчому засіданні з огляду на подання сторонами взаємовиключних доказів, враховуючи заявлення такого клопотання відповідачем-1, що відповідає вимогам ст. 99 ГПК України.

Враховуючи, що у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними, а саме: висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, який був покладений в основу рішення місцевого господарського суду, та висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, що має протилежні результати дослідження ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, а також усуваючи допущені судом першої інстанції процесуальні порушення, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 року, яка в установленому законом порядку не оскаржувалась та є чинною, задоволено клопотання скаржника та призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було поставлені наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

2) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

3) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

4) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

5) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

6) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

7) Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

8) Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

9) Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

Так, задовольняючи клопотання відповідача-1, апеляційний суд виходив з того, що судова експертиза в справі не призначалась, експерти про кримінальну відповідальність не попереджались, документи обох сторін експертом при наданні висновку №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року не оглядались.

Більш того, призначаючи комплексу судову експертизу, судом було враховано наявність в матеріалах справи взаємовиключних висновків експертиз, наданих позивачем та відповідачем.

Отже, досліджуючи матеріали справи апеляційний суд дійшов висновку про необхідність призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/16653/19.

Окрім наведеного, судом було враховано, що призначення у справі судової експертизи є відповідним правом суду у разі необхідності з`ясування питань, що виникли у вирішенні спору і потребують спеціальних знань, а також наявності певних сумнівів у наявних у справі висновках експертизи або їх суперечливість.

За результатами судової експертизи був складений висновок експертів №184/20 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021, в якому експерти дійшли наступних висновків:

1) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

2) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

3) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів.

4) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).

5) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).

6) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ).

7) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".

8) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".

9) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта".

Таким чином, судова колегія в даному випадку під час нового розгляду справи не вбачає підстав для неврахування висновків проведеної експертизи як доказу по справі.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні три висновки експертів від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19, від 14.02.2020 року №1293 та №184/20 від 17.02.2021 року, які, з урахуванням вказівок Верховного Суду, підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Щодо висновку експертного дослідження від 22.11.2019 року №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Черненко Л.А., який був покладений в основу оскаржуваного рішення зі спору, судова колегія зазначає, що під час складення даного висновку в розпорядження експерту Черненко Л.А. не були надані всі наявні в матеріалах справи документи, тобто експертизу було проведено виключно за матеріалами, наданими позивачем.

Крім того, висновок не містить відомостей про те, хто був присутній при проведенні експертизи, а також про те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Відповідні відомості згідно положень ст. 98 ГПК України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз є обов`язковими елементами будь-якого висновку, який надається суду на замовлення сторони у справі.

В свою чергу, відсутність у висновку експерта таких відомостей є суттєвим порушенням вимог, які ставляться до висновку експерта, що свідчить про наявність сумнівів у його правильності.

Крім того, під час наданні відповідей на питання №№1-4, експертом залишено поза увагою низку положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що призвело до необґрунтованих та помилкових висновків щодо питань №№1-4 експертизи.

Вказані вище обставини про те, що експерт не попереджався про кримінальну відповідальність, а документи обох сторін експертом при наданні висновку №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року не оглядались, було також встановлено в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 року у даній справі та були підставою для призначення саме судової експертизи.

Таким чином, за висновками суду апеляційної інстанції, висновок експерта №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року складений з процесуальними порушеннями, є неповним та необґрунтованим, а також суперечить іншим наявним у справі висновкам експертизи, як наслідок не може бути взятий за основу при прийнятті рішення по суті позовних вимог у справі №910/16653/19.

Щодо висновку від 14.02.2020 року №1293, судова колегія зазначає, що вказаний висновок складено кваліфікований за спеціальністю 13.6. судовим експертом Коваленко Т.В., яку було попереджено про кримінальну відповідальність згідно статей 384 КК України.

У висновку зазначено, що його підготовлено на замовлення ТОВ "Агронта" для подання до суду, а при її проведенні був присутній лише судовий експерт Коваленко Т.В.

Викладені у даному експертному дослідженні відповіді на 6 поставлених питань є повними, обґрунтованими та зробленими на підставі застосування всіх необхідних правил та методичних рекомендацій.

Висновки наведеної експертизи узгоджуються з частиною висновків, зроблених у Висновку експертів №184/20 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021 року, однак дане експертне дослідження не містить відповідей на питання стосовно того, чи набули знаки для товарів та послуг за спірними свідоцтвами України додаткової розрізняльної здатності в процесі їх використання відповідачем-1, з огляду на те, що на дату складення такого висновку у експерта не були наявні всі матеріали даної справи, що в свою чергу частково свідчить про неможливість використання його висновків у повному обсязі з метою мотивування рішення суду.

Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено судовими експертами Федоренко В.Л. та Чабанець Т.М., які є кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями" та яких було попереджено про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на обґрунтованість висновку, судом не встановлено.

Вказаний висновок судових експертів містить докладний опис проведеного дослідження, є повним, вичерпним та обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених судом запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано.

Крім того, під час розгляду справи позивачем не було заявлено відвід судовим експертам, що свідчить про відсутність сумнівів у кваліфікації вказаних експертів та їх заінтересованість в результатах судової експертизи.

Судом також встановлено, що з метою надання додаткових роз`яснень щодо поданого Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності ухвалою суду від 20.04.2021 року викликано в судове засідання судових експертів Федоренко В.Л. та Чабанець Т.М.

В судовому засіданні апеляційного господарського суду 25.05.2021 року представниками сторін було поставлено судовим експертам ряд питань, на які експертами було надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема з Висновком експерта №1293 від 14.02.2019 року, за виключенням питань №7-9 щодо набуття додаткової розрізняльної здатності знаків за оскаржуваними свідоцтвами, оскільки вказані питання не ставились на розгляд експертам у висновку №1293 від 14.02.2019.

Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

Зворотнього позивачем в установленому законом порядку не доведено.

За вказаних вище обставин Висновок експертів №184/20 від 17.02.2021 року відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані позивачем більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

В силу п. 4.3.2.4. Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватись на комплексному, всебічному аналізі порівнювальних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту другого статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту другого статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка визначає виключні права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

Таким чином, за допомогою спеціальних знань, зокрема висновком судової експертизи за питаннями 1-6 були встановлені обставини, які спростовують доводи Компанії про невідповідність спірних торгових марок умовам надання правової охорони, що передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6, абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не є схожими до ступеню сплутування із троговими марками Компанії та не можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії.

Щодо вказівок Верховного Суду стосовно того, що перш за все, суд мав дослідити, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України, розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака, судова колегія зазначає наступне.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Разом з тим, в обґрунтування позовної заяви позивач вказував, що оскаржувані у справі свідоцтва підлягають визнанню недійсними саме з підстав того, що позначення є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абз.2 п.3 ст.6 Закону), а також є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз.5 п.2 ст.6 Закону).

Тобто розрізняльна здатність торгівельних марок за спірними свідоцтвами (абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону) не оскаржується позивачем та не є підставою позову у даній справі, а тому не підлягає доказуванню.

Таким чином, на підставі висновку експертів №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.02.2021 року судом апеляційної інстанції встановлено відсутність ознак (критеріїв) для відмови в наданні правової охорони торгових марок за свідоцтвами України №219491, №222864, №249242, передбачені абз.5 п.2 ст.6 та абз.2 п.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Отже, більш вірогідними доказами (в тому числі і висновком судової експертизи) підтверджено відсутність обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу-1, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону).

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити.

Отже, з огляду на наведене, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, виконавши обов`язкові до виконання вказівки Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, наведені у постанові від 02.11.2021 року у даній справі, та врахувавши висновок судової експертизи, який визнано апеляційним судом належним доказом у справі, судова колегія дійшла висновку, що позовні вимоги про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії задоволенню не підлягають.

Таким чином, оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в його апеляційній скарзі з урахуванням пояснень по справі, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи апеляційним господарським судом, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Згідно із частинами 1, 4, 8 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

В силу ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних із розглядом справи, зокрема витрат на проведення експертизи.

З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного рішення суду першої інстанції та прийняття нового про відмову у задоволенні позовних вимог, 28 634,39 грн. витрат на проведення судової експертизи та 17 289,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на позивача шляхом їх стягнення на користь відповідача-1.

Керуючись статтями 129, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі № 910/16653/19 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) відмовити.

4. Стягнути з компанії Компо Експерт ГмбХ (адреса: Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Федеративна Республіка Німеччини; Compo Expert GmbH, Krogerweg 10, 48155 Munster, Germany) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) 28 634 (двадцять вісім тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 39 коп. витрат на проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та 17 289 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Доручити господарському суду міста Києва видати наказ.

6. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

7. Справу № 910/16653/19 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 15.02.2022 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Л.Л. Гарник

І.А. Іоннікова