ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року

м. Київ

cправа № 910/10935/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В. П.,

за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,

представників учасників справи:

позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «Волді» (далі - ТОВ «Волді») - Картушина Д. М.,

відповідачів: державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Інститут) - не з`явився,

товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» (далі - ТОВ ««ВІВА») - Матвіїва В. М., Нечипорук І. С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ «ВІВА»

на рішення господарського суду міста Києва від 15.04.2021 (суддя Щербаков С. О.),

постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2021 [колегія суддів: Гарник Л. Л. (головуючий), Доманська М. Л., Пантелієнко В. О.]

та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 [колегія суддів: Гарник Л. Л. (головуючий), Доманська М. Л., Пантелієнко В. О.]

зі справи № 910/10935/20

за позовом ТОВ «Волді»

до Інституту та ТОВ «ВІВА»,

про дострокове припинення дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. ТОВ «Волді» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосовно товарів та послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також просило зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (правонаступником якого є Інститут) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовні вимоги з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 20, 494, 495, 497, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 1, 10, 16-18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689) та статей 197, 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), мотивовано невикористанням ТОВ «ВІВА» спірних позначень за названими свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 без поважних причин протягом п`яти років до дати подання даного позову.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 15.04.2021, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021, позовні вимоги задоволено повністю.

2.2. Рішення попередніх судових інстанцій з посиланням на приписи статей 10, 11, 418, 420, 426, 492, 494, 495 ЦК України, статей 1, 21, 5, 16- 18, Закону № 3689 та статей 158, 198 Угоди про асоціацію, статті 9 Конституції України та статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» мотивовано тим, що ТОВ «ВІВА» не подано доказів на підтвердження фактичного використання на території України спірних знаків «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комбінований) для товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів 30 класу МКТП, для яких вони зареєстровані, та не наведено поважних причин їх невикористання стосовно відповідних товарів і послуг протягом останніх п`яти років до звернення ТОВ «Волді» з даним позовом до суду.

2.3. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 заяву ТОВ «Волді» щодо стягнення 54 600 грн. витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково: стягнуто з ТОВ «ВІВА» на користь ТОВ «Волді» 44 600 грн. витрат на професійну правничу допомогу; в іншій частині відмовлено.

2.4. Ухвалене судове рішення мотивоване тим, що понесені ТОВ «Волді» зазначені витрати в суді апеляційної інстанції документально підтверджені, а їх розмір є справедливим та співрозмірним у визначеній судом сумі.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

ТОВ «ВІВА», посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції названі судові рішення зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду; у стягненні з ТОВ «ВІВА» витрат на професійну правничу допомогу відмовити повністю.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи ТОВ «ВІВА»

4.1.1. ТОВ «ВІВА» з посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 та пункт 4 частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) стверджує, що суди першої та апеляційної інстанцій встановили обставини, що мають суттєве значення для справи, на підставі недопустимих доказів, які було подано представником позивача Картушиним Дмитром Михайловичем (далі - Картушин Д. М.), який не має статусу адвоката та не може здійснювати представництво інтересів ТОВ «Волді».

4.1.2. Попередніми судовими інстанціями не надано належної оцінки доказам того, що Картушин Д. М. не є адвокатом і відповідно до частини другої статті 16, частин першої та другої статті 58 ГПК України не може представляти інтереси ТОВ «Волді» у судах у справах з питань інтелектуальної власності. Судами не враховано сукупності вимог до особи, яка може бути адвокатом, визначених у частині першій статті 6 та у статтях 9- 12 Закону України від 05.07.2012 № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон № 5076).

4.1.3. ТОВ «ВІВА» з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України стверджує, що суд апеляційної інстанції застосував норми права без урахування висновків щодо їх застосування у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 22.03.2018 у справі № 910/9111/17, від 14.01.2019 у справі № 927/26/18, від 04.03.2020 у справі № 759/17921/17, від 20.11.2018 у справі № 910/23210/17 та від 06.03.2019 у справі № 922/1163/18, а тому помилково визнав встановленими суттєві обставини справи на підставі недопустимих доказів.

4.1.4. ТОВ «Волді» не зробило заяви про подання доказів на підтвердження понесених ним витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення, а тому докази, на підставі яких апеляційним судом ухвалено додаткову постанову від 12.10.2021, подані з порушенням приписів частини восьмої статті 129 ГПК України та є недопустимими відповідно до частини другої статті 77 ГПК України.

4.1.5. Судом апеляційної інстанції не враховано, що представник позивача - Картушин Д. М. не є адвокатом, а, відповідно, й договір про надання юридичних послуг від 09.07.2020 № 090720 (далі - Договір), укладений ТОВ «Волді» і фізичною особою - підприємцем Картушиним Д. М. (далі - ФОП Картушин Д. М.), не є договором про надання правничої допомоги, який передбачений частиною першою статті 26 Закону № 5076.

4.1.6. Апеляційний суд не взяв до уваги, що умовами Договору не передбачено ціни послуг, що надаються ФОП Картушиним Д. М., а також порядку формування (визначення) вартості таких послуг.

4.2. Доводи інших учасників справи

4.2.1. ТОВ «Волді» подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначені рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

4.2.2. Відзив на касаційну скаргу від Інституту не надходив.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

як зазначає позивач, починаючи з 2016 року ТОВ «Волді» здійснює виробництво солодощів, а саме: тортуфелів - вафельних сендвічів з потовщеним шаром начинки, шоколадних цукерок з різноманітними типами начинок, вафельних цукерок та вафель з різноманітними смаками;

товари ТОВ «Волді» з використанням позначень «CHOCOBOOM» та «TORTUFEL» реалізуються у різних торговельних мережах по всій території України;

позивачем з метою забезпечення захисту своїх прав на позначення «CHOCOBOOM» і «TORTUFEL» до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» були подані заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг «CHOCOBOOM» (комбіноване позначення) для товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та «TORTUFEL» (комбіноване позначення) для товарів 30 класу МКТП;

ТОВ «ВІВА» за свідоцтвом України від 15.11.2005 № НОМЕР_1 (дата подання заявки 13.11.2003) є власником знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комбіноване позначення) щодо:

- товарів 30 класу МКТП: солодощі; сіль для консервування харчових продуктів; какаові продукти; цукерки; печиво;

- послуг 35 класу МКТП: реклама; керування справами; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, солодощів, какаових продуктів, печива, цукерок, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у пунктах оптової та роздрібної торгівлі; демонстрування товарів; сприяння продажеві;

- послуг 39 класу МКТП: посередництво у перевозінні; пакування товарів;

ТОВ «ВІВА» за свідоцтвом України від 26.12.2017 № НОМЕР_2 (дата подання заявки 26.12.2007) є власником знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо товарів 30 класу МКТП: арахісові кондитерські вироби; борошно харчове; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки здобні; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; галетне печиво; желе фруктові (кондитерські вироби); заварний крем; замінники кави; кавові напої; кавові напої з молоком; какао; какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); марципани; мигдальне тісто; мигдальні кондитерські вироби; напої на основі чаю; напої шоколадні; палички локричні (кондитерські вироби); печиво; пироги; пироги (кондитерські вироби); пластівці (зернові продукти); помадки (кондитерські вироби); праліне; харчові прикраси для тортів, тістечок; рослинні замінники кави; тістечка; тісто на торти, тістечка; тонке сухе печиво (крекер); торти; торти, пироги з фруктами; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; пудра на торти, тістечка; торти, тістечка рисові; халва; цукерки; цукрові кондитерські вироби; шоколад; шоколадні напої з молоком;

позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначив, що наявність реєстрації торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТОВ «ВІВА» за оспорюваними свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 створює ТОВ «Волді» перешкоди в реєстрації та використанні позначень «CHOCOBOOM» і «TORTUFEL» (через їх схожість до ступеня сплутування із відповідними спірними торговельними марками стосовно тих самих товарів і послуг); позаяк ТОВ «ВІВА», не використовуючи зареєстрованих знаків більше п`яти років, порушує охоронюваний законом комерційний інтерес позивача;

надана відповідачем етикетка та фотомакет товару - десерту екстра-чорного «Екстаза», на яких використано позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «chocoboom», містять відомості про дату виробництва вказаного товару - 03.08.2020, в той час як позивач звернувся до суду з даним позовом - 27.07.2020; при цьому позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на цьому товарі - десерті екстра-чорного «Екстаза» - використано не у формі зареєстрованого позначення;

реалізація відповідачем на ринку України десерту екстра-чорного «Екстаза» виробництва ТОВ «ВІВА» (маркованого спірними позначеннями) з посиланням на видаткові накладні за період 2017- 2020 роки спростовується фотографіями відповідних товарів, де спірні позначення відсутні (з датами виробництва - 17.01.2020, 20.02.2020, 05.03.2020), придбання яких у різних магазинах підтверджено копіями фіскальних чеків від 15.10.2020 № , від 15.10.2020 № , від 15.10.2020 № , від 15.10.2020 № , від 05.10.2020 № , № та від 24.09.2020 № 37215164;

ТОВ «ВІВА» не подано доказів виробництва продукції, маркованої спірними позначеннями, протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, а також доказів реалізації такої продукції. Надані відповідачем видаткові накладні підтверджують факт реалізації десерту екстра-чорного «Екстаза» chocolada», але не містять інформації щодо використання в оформленні цієї продукції спірних знаків для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

на вебсайті ТОВ «ВІВА» (http://chocolada.com.ua/) розміщено інформацію про асортимент десертів «Екстаза». На етикетках цих товарів відсутні зображення позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «chocoboom»;

наданий ТОВ «ВІВА» фотомакет товару - десерту екстра-чорного «Екстаза» з нанесенням позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «chocoboom» містить на упаковці дату виробництва - 03.08.2020, що не відповідає періоду «до подання позову»; при цьому на сайті відповідача цей товар позиціонується як «шоколадна паста»;

відповідно до виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» не зареєстровані для такого товару, як «шоколадна паста»;

надсилання відповідачем позивачу 07.04.2020 вимоги про припинення незаконного використання знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 не є доказом використання та реалізації ТОВ «ВІВА» продукції з нанесенням спірних позначень протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду;

згідно з листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.05.2020 № 3433-03/33142-07 у Реєстрі державної системи сертифікації відсутня інформація про сертифікати відповідності на продукцію виробництва ТОВ «ВІВА» під торговельними марками «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

згідно з листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.05.2020 № 2312-07/33629-07 інформація про надання дозволу (видачі ліцензії) на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 третім особам відсутня;

наявність у провадженні господарського суду Львівської області справи № 914/1179/20 за позовом ТОВ «ВІВА» до ТОВ «Волді», ОСОБА_1 про визнання недійсним рішення учасника ТОВ «Волді» від 12.08.2019 № 1208/19-2, акта приймання-передачі обладнання від 12.08.2019 № 1, витребування з чужого незаконного володіння обладнання для виробництва цукерок, за відсутності рішення суду, що набрало законної сили, не свідчить про наявність поважних причин невикористання спірних торговельних марок;

у ТОВ «ВІВА» відсутні перешкоди щодо використання торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами;

ТОВ «ВІВА» не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню спірних торговельних марок, незалежно від волі власника свідоцтв, як і не надано доказів можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання згаданих позначень позивачем, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтв.

5.2. Судом апеляційної інстанції при ухваленні додаткової постанови встановлено, що:

01.07.2021 від ТОВ «Волді» до апеляційного господарського суду надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач надав розрахунок витрат на правову допомогу, зазначив розмір відповідних витрат, які можуть бути понесені ним у зв`язку з розглядом справи в суді апеляційної інстанції - 54 600 грн., з них 21 500 грн. за представництво інтересів замовника в суді, 20 581 грн. за підготовку відзиву на апеляційну скаргу, 12 519 грн. за підготовку інших процесуальних документів у справі;

витрати ТОВ «ВОЛДІ» на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції підтверджуються:

- укладеним ТОВ «Волді» (замовник) і ФОП Картушиним Д. М. Договором про надання юридичних послуг від 09.07.2020 № 090720, за умовами якого виконавець за завданням замовника зобов`язався надати юридичні послуги та юридичні консультації у сфері інтелектуальної власності; замовник зобов`язався прийняти зазначені послуги та оплатити їх виконавцеві;

- складеним сторонами Договору замовленням від 22.06.2021 № 3 передбачено перелік та вартість замовлених за цим договором послуг, а саме: представництво інтересів замовника в Північному апеляційному господарському суді - 21 500 грн., підготовка відзиву на апеляційну скаргу, подану на рішення господарського суду міста Києва від 15.04.2021 у справі № 910/10935/20, - 20 581 грн., підготовка інших процесуальних документів у справі - 12 519 грн.; загальна вартість послуг - 54 600 грн.;

- рахунком ФОП Картушина Д. М. від 22.06.2021 № 2206 на оплату послуг за Договором з підготовки відзиву на апеляційну скаргу, подану на рішення господарського суду міста Києва від 15.04.2021 зі справи № 910/10935/20 в сумі 20 581 грн. та платіжним дорученням ТОВ «Волді» від 30.06.2021 № 7008 про сплату цієї суми;

- рахунком ФОП Картушина Д. М. від 29.06.2021 № 2906 на оплату послуг за Договором з представництва інтересів замовника в Північному апеляційному господарському суді у справі № 910/10935/20 в сумі 21 500 грн. та платіжним дорученням ТОВ «Волді» від 28.09.2021 № 7550 про сплату цієї суми;

- рахунком ФОП Картушина Д. М. від 06.07.2021 № 0607 на оплату послуг за Договором з підготовки процесуальних документів у справі № 910/10935/20 в сумі 12 519 грн. та платіжним дорученням ТОВ «Волді» від 28.09.2021 № 7551 про сплату цієї суми;

- участю адвоката Картушина Д. М. в суді апеляційної інстанції на підставі виданої ТОВ «ВОЛДІ» довіреності від 09.07.2020, дійсної до 09.07.2022.

З огляду на фактичний обсяг наданих юридичних послуг, співмірність суми витрат із складністю справи, відповідність суми понесених витрат критеріям реальності і розумності апеляційним судом відшкодовано позивачу понесені ним витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 44 600 грн.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

6. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

6.1. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для дострокового припинення дії спірних свідоцтв України № НОМЕР_1 (частково) та № НОМЕР_2 (повністю).

6.2. Відповідно до статті 1 Закону № 3689 (у редакції, станом на час виникнення спірних правовідносин) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно зі статтею 17 Закону № 3689 (у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 (у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону (у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

6.3. Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону № 3689, дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

6.4. Відповідно до частини першої статті 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

6.5. Відповідно до приписів статей 1 та 19 Закону України «Про міжнародні договори України» цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону; чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

6.6. Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 та статтями 197, 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше п`яти років; наявність поважних причин такого невикористання.

6.7. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

6.8. На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону № 3689. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

6.9. Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

6.10. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду.

6.11. Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

6.12. З огляду на наведене попередні судові інстанції, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, встановивши належність ТОВ «ВІВА» спірних торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, дослідивши обставини, пов`язані з їх використанням, за відсутності доказів фактичної наявності на ринку України відповідних товарів і послуг (маркованих спірними позначеннями), дійшли обґрунтованих висновків про невикористання ТОВ «ВІВА» та/або будь-якою іншою особою під його контролем цих торговельних марок в Україні протягом останніх п`яти років (до подання даної позовної заяви 27.07.2020) без поважних причин такого невикористання, а тому й правомірно задовольнили позов ТОВ «Волді».

6.13. Посилання скаржника в касаційній скарзі на відсутність у представника позивача Картушина Д. М. статусу адвоката та відсутність у нього права здійснювати представництво інтересів ТОВ «Волді» спростовуються обставинами, що встановлені попередніми судовими інстанціями. Зокрема, місцевим господарським судом долучено до матеріалів даної справи копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю КВ № 6064, виданого 22.03.2018 адвокату України Картушину Д. М., оригінал якого разом із посвідченням адвоката України були досліджені місцевим судом у судовому засіданні. Доказів же позбавлення чи припинення права Картушина Д. М. на зайняття адвокатською діяльністю в порядку, передбаченому законом, матеріали справи не містять.

6.14. ТОВ «ВІВА» касаційну скаргу також мотивувало застосуванням судом апеляційної інстанції норм права без урахування висновків щодо їх застосування у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду:

- від 22.03.2018 зі справи № 910/9111/17 [відшкодування витрат на правничу допомогу здійснюється за наявності відповідної заяви (клопотання) сторони, яку вона зробила до закінчення судових дебатів];

- від 14.01.2019 зі справи № 927/26/18 (відшкодування судових витрат, у тому числі на професійну правничу допомогу, здійснюється у разі наявності відповідної заяви сторони, яку вона зробила до закінчення судових дебатів, а відповідні докази надані цією стороною або до закінчення судових дебатів або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. При цьому перевірка цих доказів та надання їм оцінки здійснюється судом у разі дотримання цього порядку, оскільки за інших обставин розподіл судових витрат, пов`язаних із розглядом справи, не може бути здійснений);

- від 04.03.2020 зі справи № 759/17921/17 (Цивільний процесуальний кодекс України під час розгляду справ певних категорій не забороняє стороні користуватися в суді послугами представника, який не є адвокатом, однак передбачає відшкодування витрат саме на професійну правничу допомогу адвоката);

- від 20.11.2018 зі справи № 910/23210/17 (види робіт або послуг адвоката, витрати про відшкодування яких у справі заявлено вимогу, мають відповідати умовам договору про надання правової допомоги, положенням Закону № 5076);

- від 06.03.2019 зі справи № 922/1163/18 [відсутність у договорі про надання правової допомоги розміру та/або порядку обчислення адвокатського гонорару (як погодинної оплати або фіксованого розміру) не дає як суду, так і іншій стороні спору, можливості пересвідчитись у дійсній домовленості сторін щодо розміру адвокатського гонорару],

та вважало встановленими суттєві обставини справи на підставі недопустимих доказів.

6.15. Водночас статтею 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин першої та другої статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорар адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (частина восьма статті 129 ГПК України).

Згідно з частиною третьою статті 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Критерії оцінки поданих заявником доказів суд встановлює самостійно у кожній конкретній справі, виходячи з принципів верховенства права та пропорційності, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, що суди застосовують як джерело права згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

6.16. При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності і необхідності) та критерію розумності їхнього розміру, з урахуванням конкретних обставин справи та доводів сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, у рішеннях від 12.10.2006 у справі «Двойних проти України» (пункт 80), від 10.12.2009 у справі «Гімайдуліна і інших проти України» (пункти 34-36), від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited проти України», від 26.02.2015 у справі «Баришевський проти України» (пункт 95) зазначається, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими (необхідними), а їхній розмір - обґрунтованим.

6.17. Розглядаючи названу заяву сторони судового процесу про компенсацію понесених нею витрат на професійну правничу допомогу, суд має дослідити та оцінити додані заявником до заяви документи на предмет належності, допустимості та достовірності відображеної у них інформації. Зокрема, чи відповідають зазначені у документах дані щодо характеру та обсягу правничої допомоги, наданої адвокатом, документам, наявним у судовій справі. Чи не вчиняв адвокат під час розгляду справи дій, які призвели до затягування розгляду справи, зокрема, але не виключно, чи не подавав явно необґрунтованих заяв і клопотань. Чи не внесено в документи інформації щодо витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, які не підтверджені належними доказами, та, навпаки, якими доказами підтверджується заявлена до відшкодування сума, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги.

6.18. При цьому згідно з частиною першою статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За приписами статті 74 ГПК України сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Подані на підтвердження таких витрат докази мають окремо та у сукупності відповідати вимогам статей 76- 79 ГПК України.

6.19. Відповідно до статті 1 Закону № 5076 договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

За приписами частини першої статті 19 цього Закону видами адвокатської діяльності є, зокрема, надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру.

Відповідно до частини першої статті 26 Закону № 5076 документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути, зокрема, договір про надання правової допомоги та довіреність.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 цього Закону).

6.20. Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю. Суд не має права його змінювати і втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

Водночас для включення всієї суми гонорару у відшкодування за рахунок позивача має бути встановлено, що його позов не підлягає задоволенню, а у разі наявності заперечень позивача щодо співрозмірності заявленої суми компенсації також має бути встановлено, що за цих обставин справи такі витрати відповідача були необхідними, а їх розмір є розумний та виправданий. Тобто суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою.

За наявності заперечень іншої сторони суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

6.21. За таких обставин суд апеляційної інстанції, встановивши, що адвокат Картушин Д. М. був представником позивача в апеляційному суді та діяв на підставі виданої позивачем довіреності, на виконання умов Договору і замовлення від 22.06.2021 № 3 до Договору; ТОВ «Волді» на підставі рахунків ФОП Картушина Д. М. оплатило вартість правничої допомоги в сумі 54 600 грн. та вирішуючи питання про розподіл витрат позивача, пов`язаних із наданням правничої допомоги адвокатом на час розгляду справи, обґрунтовано взяв до уваги розмір гонорару, визначений за погодженням адвоката з клієнтом, перелік, обсяг, зміст та реальність наданих адвокатом послуг, що пов`язані з розглядом даної справи, дійшов обґрунтованих висновків щодо пов`язаності даних витрат із розглядом справи, їх розумності та реальності, співмірності сум витрат із складністю справи, а тому й дійшов правильного висновку щодо необхідності відшкодування понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу у визначеній судом сумі.

6.22. Посилання заявника, що умовами Договору не передбачено ціни послуг, а також порядку формування (визначення) вартості таких послуг, не можуть бути підставами для задоволення вимог скаржника, оскільки у замовленні від 22.06.2021 № 3, яке відповідно до пункту 12.4 Договору є його невід`ємною частиною, сторони погодили як вид робіт, так і їх ціну.

Укладення Договору Картушиним Д. М. як фізичною особою - підприємцем не позбавляє його статусу адвоката, а тому в розумінні наведених приписів процесуального закону і не впливає на правильність розподілу судових витрат у справі.

6.23. Посилання скаржника на відсутність заяви про подання доказів на підтвердження понесених ТОВ «Волді» витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення спростовуються наявністю таких заяв і доказів у матеріалах справи, зокрема, відзивом на апеляційну скаргу, в якому було зазначено про очікувані витрати та подані разом з ним докази вже понесених витрат (т. 5, а. с. 28- 43), а також відповідною заявою про ухвалення додаткового рішення, якою позивач просив вирішити розподіл судових витрат та подав разом з нею необхідні докази (т. 6, а. с. 34- 42) 28.09.2021, тобто протягом п`яти днів після ухвалення судом апеляційної інстанції постанови від 23.09.2021 зі справи.

6.24. З огляду на викладене посилання скаржника на неврахування апеляційним судом правових позицій, викладених у постановах Верховного Суду від 22.03.2018 зі справи № 910/9111/17, від 14.01.2019 зі справи № 927/26/18, від 04.03.2020 зі справи № 759/17921/17, від 20.11.2018 зі справи № 910/23210/17 та від 06.03.2019 зі справи № 922/1163/18, є безпідставним.

7. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Оскільки викладені у касаційній скарзі доводи про порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права не отримали підтвердження, Верховний Суд переглянувши рішення, постанову і додаткову постанову судів попередніх інстанцій зі справи, вважає, що вони ухвалені з додержанням норм процесуального та матеріального права, а тому підстави для їх зміни чи скасування відсутні.

8. Судові витрати

8.1. З огляду на те, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, витрати зі сплати судового збору згідно зі статтею 129 ГПК України покладаються на скаржника.

8.2. ТОВ «Волді» у відзиві на касаційну скаргу зі справи просило відшкодувати витрати на професійну правничу допомогу у суді касаційної інстанції. 31.01.2022 позивач звернувся до Верховного Суду із клопотанням про приєднання доказів до матеріалів справи (копія замовлення від 11.01.2022 № 4 до Договору; копія рахунку на оплату від 11.01.2022 № 1101 на суму 29 639 грн.; копія платіжного доручення від 27.01.2022 № 8340 на суму 29 639 грн.) та просив стягнути з ТОВ «ВІВА» понесені ним витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 29 639 грн.

У справі, що переглядається, Суд під час вирішення питання про розподіл судових витрат, керуючись такими критеріями як обґрунтованість, пропорційність, розумність, виходячи з обставин даної справи, дійшов висновку щодо доцільності та справедливості часткової компенсації ТОВ «ВІВА» названих витрат позивача - в сумі 15 000 грн.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду міста Києва від 15.04.2021, постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2021 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 зі справи № 910/10935/20 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» - без задоволення.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «Волді» 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу. В решті стягнення відмовити.

Доручити господарському суду міста Києва видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Б. Львов

Суддя І. Булгакова

Суддя В. Селіваненко