ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/2664/21
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Овчар А.С.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Широкобород С.М., Кирієнко Н.Д.,

від відповідача: Мартін А.М., Єгоров С.Г.,

від третьої особи: не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Приватного акціонерного товариства ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ до Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Торговий дім Одеського кабельного заводу ,,ОДЕСКАБЕЛЬ, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Одеська митниця Держмитслужби, про зобов`язання припинити порушення прав власника патенту на винахід, вилучення з цивільного обороту та знищення товару.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.09.2021 р. за заявою Приватного акціонерного товариства ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ (далі ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ) забезпечено позов та:

- заборонено Одеській митниці Держмитслужби України або будь-якому іншому митному органу здійснювати митне оформлення товару, а саме напівфабрикату NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ, призначеного для вироблення кабельно-провідникової продукції, та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м, на напругу 10 кВ, призначеного для вироблення кабельно-провідникової продукції, які ввезені до митної території України Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Торговий дім Одеського кабельного заводу ,,ОДЕСКАБЕЛЬ (далі ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ) по митній декларації МД типу IM40ДЕ від 27.08.2021 р. № UA500130/2021/206962;

- заборонено Одеській митниці Держмитслужби України або будь-якому іншому митному органу пропускати через митний кордон України товар, а саме напівфабрикат NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, та напівфабрикат 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м, на напругу 10 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, які ввезені до митної території України ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ по митній декларації МД типу IM40ДЕ від 27.08.2021 р. № UA500130/2021/206962.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.09.2021 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/2664/21, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 05.10.2021 р., залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Одеську митницю Держмитслужби (далі Митниця).

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.10.2021 р. оголошено перерву в підготовчому засіданні до 26.10.2021 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.10.2021 р. за клопотанням ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ про застосування зустрічного забезпечення зобов`язано ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ протягом десяти днів з дня постановлення цієї ухвали внести на депозитний рахунок Господарського суду Одеської області грошові кошти у розмірі 2166586,78 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.10.2021 р. за клопотанням ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ здійснено зустрічне забезпечення можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову по справі № 916/2664/21, також шляхом надання банківської гарантії на суму 2166586,78 грн протягом трьох днів з дня постановлення цієї ухвали.

21.10.2021 р. ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ на виконання ухвали Господарського суду Одеської області від 18.10.2021 р. надано банківську гарантію від 20.10.2021 р. № ХГ2021-0133, відповідно до якої Публічне акціонерне товариство ,,БАНК ВОСТОК безвідклично зобов`язується сплатити на рахунок Господарського суду Одеської області 2166586,78 грн протягом 10 робочих днів після одержання письмової вимоги суду, в тексті якої буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв`язку з настанням подій у справі № 916/2664/21, а саме: залишення позову без розгляду або закриття провадження з інших підстав, ніж зазначені в ч.1 ст.142 ГПК України, або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову, та у разі подання відповідачем відповідного позову про відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову, протягом двадцяти днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням, зазначеним вище.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.10.2021 р. оголошено перерву в підготовчому засіданні до 04.11.2021 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.11.2021 р. за клопотанням позивача продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 08.12.2021 р., оголошено перерву у підготовчому засіданні до 16.11.2021 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.11.2021 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 07.12.2021 р.

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 07.12.2021 р. оголошено перерву в судовому засіданні до 21.12.2021 р., а від 21.12.2021 р. до 04.01.2022 р.

Третя особа повідомлена про дати, час та місце проведення судових засідань, в т.ч. того, в якому ухвалено рішення, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень, телефонограмами Митниці, роздруківкою з електронної пошти суду. Свої міркування з приводу спірних правовідносин Митниця не повідомила, правом на участь в засіданнях суду з невідомих причин не скористалась.

Згідно із приписами ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 04.01.2022 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою, в якій просить:

- зобов`язати ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ припинити порушення прав власника патенту № 60285 ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ на винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ шляхом заборони юридичній особі імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати напівфабрикат NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, та напівфабрикат 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, які ввезені до митної території України ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ по митній декларації МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 р. № UA500130/2021/206962;

- вилучити з цивільного обороту та знищити напівфабрикат NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, та напівфабрикат 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції, які ввезені до митної території України ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ по митній декларації МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 р. № UA500130/2021/206962.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ посилається на положення ст.ст.16,418,431,432,462,464 ЦК України, ст.399 МК України, ст.ст.1,28,34,35 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, ст.28 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, зміст повідомлення Митниці від 28.08.2021 р. № 2021/048/П01, патенту на винахід № 60285 тощо та вказує на порушення ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ майнових прав інтелектуальної власності позивача шляхом ввезення на митну територію України товару, який фактично є виробом (кабелем без оболонки), в якому використані при його виготовленні суттєві ознаки формули винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за належним позивачу патентом на винахід № 60285, без отримання на це дозволу ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ.

Позивач зазначає, що суттєвими ознаками винаходу за патентом № 60285 є одночасне нанесення на струмопровідну жилу трьох шарів полімерної ізоляції, а саме внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого полімеру, зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, внаслідок чого досягається висока надійність силового кабелю та високі ізоляційні його властивості.

До митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включено відомості про наявність названого вище патенту. 28.08.2021 р. Митницею оформлено повідомлення про призупинення на підставі ст.399 МК України митного оформлення товарів (напівфабрикатів, призначених для вироблення кабельно-провідникової продукції), які імпортуються ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ.

Позивач вважає, що відповідачем організовано діяльність щодо ввезення, подальшого виготовлення та продажу об`єкта його права інтелектуальної власності. При цьому відповідач, щоб уникнути отримання дозволу правовласника патенту № 60285, видає контрафактний товар за ,,напівфабрикат, хоча фактично він є виробом (кабелем без оболонки), в якому використані при його виготовлені суттєві ознаки формули винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом на винахід № 60285.

ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ стверджує, що товар, який намагається ввести на митну територію України ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ, після нанесення на нього зовнішньої оболонки може бути використаний виключно як силовий кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену, що, в свою чергу, призведе до порушення прав інтелектуальної власності за патентом на винахід № 60285, оскільки правовласник не надавав згоди на імпорт вказаної продукції, її перероблення та подальший продаж.

Відповідач у відзиві на позовну заяву просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, т.я. посилання позивача на порушення ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ майнових прав інтелектуальної власності ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ є безпідставними, незаконними та необґрунтованими з огляду на те, що:

- за змістом абз.8 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй, а, отже, відкидання хоча б однієї з ознак призводить до неправомірного збільшення обсягу прав винаходу і, як наслідок, того, що неправомірно більше число продуктів потраплятимуть під дію патенту;

- згідно з реєстром Укрпатенту (https://base.uipv.org/searchINV/) незалежний пункт формули патенту позивача (незмінний та остаточний) включає, зокрема, полімерну оболонку, у зв`язку з чим товар, що імпортується відповідачем, не може вважатись виготовленим із застосування винаходу за патентом № 60285, адже не містить такий елемент, зазначений в незалежному пункті формули патенту, як полімерна оболонка. Останню не замінено іншим подібним по функціям шаром, тому напівфабрикати не виконують функції кабелю силового та його завдання, вказане в описі до патенту;

- при виготовленні напівфабрикату не використано ознаку формули щодо одночасного нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу.

Окремо відповідач зауважує, що: ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ повідомив митним органам України метод ідентифікації об`єктів права інтелектуальної власності, який послугував безпідставному зупиненню вантажу; з метою доведення власних доводів та спростування позиції позивача ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ замовило у Львівського НДІСЕ проведення експертизи.

ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ долучено до матеріалів справи висновок експертів № 1333 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений 30.09.2021 р. на замовлення позивача. На вирішення експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. та Жихарева О.С. поставлено наступні питання:

- чи використане в наданих на дослідження зразках напівфабрикату-кабелю NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20 кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10 кВ кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом № 60285 України, або ознаку, еквівалентну їй;

- для виготовлення якої продукції може бути використано напівфабрикат-кабель NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20 кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10 кВ, зокрема шляхом накладення зовнішньої оболонки.

У висновку експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. та Жихарева О.С. зазначено, що: в наданих на дослідження зразках напівфабрикату-кабелю використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом № 60285 України, або ознаку, еквівалентну їй, крім ознаки ,,полімерна оболонка, виготовлена, наприклад, з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення, яка міститься у кабельно-провідниковій продукції, для виготовлення якої призначено надані на дослідження зразки напівфабрикату-кабелю NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 на напругу 20 кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 0 2100 м на напругу 10 кВ; досліджені напівфабрикати-кабелі призначені для виготовлення такої продукції як силовий кабель з полімерною оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення.

Відповідачем долучено до матеріалів справи:

- скаргу ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ на дії митних органів від 15.09.2021 р. № 464, в якій просить Державну митну службу України провести перевірку реєстрації заявки ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ про реєстрацію об`єкта ПІВ (винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ, зареєстрований у митному реєстрі об`єктів прав інтелектуальної власності за № 94) у митному реєстрі на предмет невідповідності інформації, що внесена до митного реєстру на підставі інформації, повідомленої заявником у заяві про реєстрацію об`єкта ПІВ у митному реєстрі, доданим до неї документам;

- відповідь Державної митної служби України від 19.10.2021 р. № 16-1/16-02/13/413 на скаргу ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ, в якій вказано, що в процесі розгляду скарги направлено запит до Міністерства економіки України про надання роз`яснень щодо ідентифікації винаходу за патентом України № 60285, зокрема, щодо невідповідності опису методу ідентифікації винаходу за патентом України № 60285 незалежному пункту формули винаходу, враховуючи яке (роз`яснення Міністерства економіки України) винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України від 10.12.2008 р. № 60285 виключено 18.10.2021 р. з митного реєстру;

- лист виробника кабельної продукції ,,STP Global Cable від 04.10.2021 р. № 105-IRIM-X, в якому повідомлено, що при виготовленні силового кабелю не здійснюється одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу;

- висновок експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2021 р. № 4385/4386, на вирішення яких відповідачем поставлено наступні питання: чи використано у напівфабрикаті NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикаті 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, виробник ,,STP Global Cable, Азербайджан, кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули патенту України на винахід № 60285; чи використано ознаку ,,одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу при виготовленні напівфабрикату NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, виробник ,,STP Global Cable, Азербайджан; чи було використано винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ (патент України на винахід № 60285) у напівфабрикаті NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикаті 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, які ввезено на митну територію України в автомобілі АВ077ВН/ НОМЕР_1 .

У висновку судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Дем`янчука Р.М. та Т.М. Лушнікової Т.М. зазначено, що:

1. Металізована стрічка світло-сірого кольору, яка є складовою частиною кабелів, позначених як №№ 1-4, та дріт світло-сірого кольору, який є складовою частиною кабелів позначених як №№ 1, 2, виготовлені із сплавів на основі алюмінію. Металізована стрічка червонувато-жовтого кольору та дріт червонувато-жовтого кольору, які є складовою частиною кабелів позначених як №№ 3, 4, виготовлені із сплавів на основі міді. Стрічковий нетканий матеріал, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№ 1-4, виготовлений на основі поліефірних волокон. Полімерний матеріал чорного кольору, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№ 1-4, виготовлений на основі вулканізованого поліетилену. Полімерний матеріал сірого кольору, який є складовою частиною кабелів, позначених як №№ 1-4, виготовлений на основі поліетилену;

2. В наданих на дослідження зразках напівфабрикатів NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикатів 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, виробник ,,STP Global Cable, Азербайджан, не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули патенту України на винахід № 60285 ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ, або ознаку еквівалентну їй;

3. При виготовленні напівфабрикату NA2XSA(FL)1х150/70-12/20kV(TAA) mm2 та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2, виробник ,,STP Global Cable, Азербайджан, не використано ознаку ,,одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу за причин, викладених в дослідницькій частині висновку.

Сторони заперечили проти правильності висновків експертів, наданих на замовлення їх процесуальних опонентів. При цьому позивачем заявлено письмове клопотання, в якому просить викликати у судове засідання всіх судових експертів, які проводили та складали наявні у матеріалах справи висновки, для відповіді на поставлені їм запитання. Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.12.2021 р. назване клопотання задоволено, викликано експертів у судове засідання 21.12.2021 р. для роз`яснення свого висновку, надання відповідей на питання суду та учасників справи. В судовому засіданні 21.12.2021 р. викликані експерти прийняли участь в режимі відеоконференції. Через неякісний зв`язок суд дозволив експертам письмово надати відповіді на поставлені сторонами питання. 28.12.2021 р. судом отримано письмові відповіді експертів на питання сторін.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову, виходячи з такого.

Як вбачається матеріалів справи, ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ є власником зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008 р. патенту на винахід № 60285 ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ.

За змістом патенту № 60285 винахід має таку формулу:

1. Кабель силовий, що складається з металевої струмопровідної жили та ізоляції, який відрізняється тим, що ізоляція виготовлена у вигляді одночасно нанесених на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, поверх ізоляції методом обмотки, нанесені шар неметалевого електропровідного полотна або шар електропровідної водонабухаючої плівки та полімерна оболонка, виготовлена, наприклад, з полівінілхлоридного пластикату, поліетилену чи полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості або низького димовиділення, причому струмопровідна жила виготовлена ущільненою.

2. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням мідних дротин, обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою, та нанесений методом обмотки шар полімерної плівки.

3. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить поверх електропровідного полотна або шару електропровідної водонабухаючої плівки екран з нанесених навиванням та обмотаних разом принаймні однією мідною стрічкою мідних дротин, нанесений методом обмотки шар неметалевого полотна або полімерної плівки та шар алюмополімерної плівки.

4. Кабель силовий за п.1, який відрізняється тим, що додатково містить послідовно нанесені поверх неметалевого електропровідного полотна або електропровідної водонабухаючої плівки екран з мідних дротин і/або принаймні однієї, накладеної методом обмотки, мідної стрічки, а також екструдований шланг з полімерного матеріалу та броню з твердих алюмінієвих дротин.

Винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України від 10.12.2008 р. № 60285 зареєстровано в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за № 94. 18.10.2021 р. за результатами розгляду скарги ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ цей винахід з митного реєстру виключено, про що свідчить лист Державної митної служби України від 19.10.2021 р. № 16-1/16-02/13/413.

ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ на виконання контракту від 07.06.2021 р. № 07/06SE придбало у виробника ,,STP Global Cable, Азербайджан, напівфабрикати NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ та 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ, які заявлено до ввезення на митну територію України в режимі імпорт по митній декларації МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 р № UA500130/2021/206962.

Згідно повідомлення від 28.08.2021 р. № 2021/048/П01, оформленого Митницею, коли запис про об`єкт права інтелектуальної власності позивача ще був включений до митного реєстру, на підставі ст.399 МК України призупинено митне оформлення товару, що імпортується ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ по митній декларації МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 р. № UА500130/2021/206962, а саме напівфабрикату NA2XSA(FL)1x150/70-12/20kV(TAA) mm2 10500 м на напругу 20 кВ та напівфабрикату 6/10 kV N(F) 2xS(FL)1x120/35 mm2 2100 м на напругу 10 кВ, призначених для вироблення кабельно-провідникової продукції. Підставою для зупинення стала підозра митного органу у порушенні прав інтелектуальної власності ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ як власника винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України № 60285.

За правилами ст.431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в т.ч. невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

В ч.ч.1 та 2 ст.432 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього Кодексу; суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів...

Відповідно до ст.1 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

В ч.1 ст.462 ЦК України зазначено, що: право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України; набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок свідоцтвом.

Частина 2 ст.462 ЦК України передбачає, що обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, зображенням промислового зразка. Аналогічний припис міститься в ч.5 ст.6 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, де вказано, що обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі; тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.

Згідно ст.463 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Стаття 464 ЦК України містить перелік майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, яким є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту (свідоцтва), якщо інше не встановлено договором чи законом.

В ч.1, абз.1 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) закріплено, що права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі)…; володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.

Згідно ч.2 ст.6 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб)…

Відповідно до абз.4-6 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в т.ч. через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Згідно абз.8 та 9 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй; процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

В ч.5 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (із змінами) вказано, що патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у т.ч. забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Як зазначено в тексті позову, товар, який заявлено до ввезення відповідачем як напівфабрикат, є заготівлею кабелю, має жилу, трирівневу ізоляцію, водоблокуючу стрічку і алюмінієвий екран, проте не містить зовнішню оболонку. Такий напівфабрикат після нанесення на нього зовнішньої оболонки може бути використаний виключно як силовий кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену, що призведе до порушення прав інтелектуальної власності за патентом на винахід № 60285, у зв`язку з чим ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ звернулось до суду з позовом у рамках провадження у даній справі.

Під час судового розгляду, відповідаючи на питання суду, представники позивача повідомили, що, виходячи зі змісту ч.2 ст.6 та абз.4-6 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, подання позову спричинено необхідністю захисту об`єктів винаходу за патентом № 60285, якими є як продукт (силовий кабель з певною формулою), так і процес (спосіб) його виготовлення, який, зокрема, відрізняється тим, що ізоляція виготовлена у вигляді одночасно нанесених на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу.

Перевіряючи доводи позивача в частині посилань на порушення його прав інтелектуальної власності, які виникли в зв`язку з винаходом продукту (силового кабелю), господарський суд встановив, що до формули винаходу з назвою ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України № 60285 входить ознака полімерна оболонка, яка відсутня на товарі, який заявлено до ввезення відповідачем. Факт відсутності цієї ознаки або ознаки, еквівалентної їй, не заперечується сторонами та підтверджується наявними у справі доказами, в т.ч. експертними висновками.

Враховуючи викладене, те, що законодавець в ч.2 ст.462 ЦК України, ч.5 ст.6, абз.8 ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі прямо закріплює, що обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, а продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, господарський суд доходить висновку про відсутність правових передумов для визнання ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ таким, що порушило права ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ, які виникли в зв`язку реєстрацією силового кабелю як продукту, названого в патенті на винахід № 60285.

Відносно тверджень позивача в частині того, що при виробництві ввезених відповідачем товарів використано процес (спосіб виготовлення), який запатентовано ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ, потрібно зазначити, що наявними у матеріалах справи доказами не підтверджується одночасне нанесення декількох шарів матеріалів, про які йдеться в формулі винаходу за патентом № 60285.

Такий висновок суду випливає зі змісту представлених ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ доказів (листа виробника кабельної продукції ,,STP Global Cable від 04.10.2021 р. № 105-IRIM-X та висновку експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 01.10.2021 р. № 4385/4386).

Наданий ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ з метою доведення зворотного висновок експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 30.09.2021 р. № 1333 господарський суд відхиляє за правилами ст.104 ГПК України.

Так, письмово відповідаючи на питання ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ щодо способу визначення одночасного накладення трьох шарів, експерти Дорошенко О.Ф. та ОСОБА_1 повідомили, що їх твердження про одночасність накладання трьох шарів ізоляції зроблено на підставі ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а одночасним, на думку експертів, слід вважати нанесення трьох шарів не одномоментно, що взагалі технічно неможливо, а з мінімальним інтервалом у часі, але обов`язково за одну протяжку.

Господарський суд вказує, що наведене експертами обґрунтування власного висновку з посиланням на приписи ч.2 ст.28 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі не може бути прийняте судом до уваги, оскільки тлумачення норм законодавства в контексті обставин справи відноситься до компетенції суду, а не експертів, які згідно ч.2 ст.98 ГПК України не можуть досліджувати питання права.

Крім того, у формулі винаходу за патентом № 60285 йдеться саме про одночасне нанесення трьох шарів як ознаку процесу, яка відрізняє виробництво запатентованого ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ кабелю силового від інших подібних продуктів. При цьому у формулі винаходу та описі до деклараційного патенту на винахід нічого не зазначено про те, що вжитий у них вислів ,,одночасно нанесених не означає нанесення трьох шарів одномоментно, що взагалі технічно неможливо, а означає, що шари наносяться не одночасно, а з мінімальним інтервалом у часі, але обов`язково за одну протяжку. Відтак, здійснене експертами тлумачення формули винаходу прямо суперечить приписам ч.5 ст.6 Закону України ,,Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, де вказано, що тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу.

З огляду на наведене, те, що інших доказів одночасного нанесення шарів на жилу, окрім висновку експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 30.09.2021 р. № 1333, який судом відхилено з викладених раніше мотивів, ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ в обґрунтування своїх вимог не представлено, господарський суд вважає, що позивачем не доведено під час розгляду справи порушення відповідачем процесу виробництва кабелю силового, передбаченого патентом на винахід № 60285.

За таких обставин, виявивши, що продукт або процес його виробництва як об`єкти захисту за належним позивачу патентом відповідачем у своїй діяльності не використано, суд у задоволенні позову відмовляє.

Не приймаються до уваги твердження ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ про те, що Митницею оформлено повідомлення від 28.08.2021 р. № 2021/048/П01 про призупинення митного оформлення товару, що імпортується ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ по митній декларації МД типу ІМ40ДЕ від 27.08.2021 р. № UА500130/2021/206962, через підозру митного органу у порушенні прав інтелектуальної власності ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ як власника винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України № 60285, т.я., по-перше, таке повідомлення Митницею складається без дослідження по суті питання стосовно вчинення декларантом порушень у сфері інтелектуальної власності, а, по-друге, як вже зазначено вище, винахід ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом України від 10.12.2008 р. № 60285 виключено 18.10.2021 р. з митного реєстру за результатами розгляду скарги ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ, яка обґрунтовувалась поданням позивачем до митного органу невірного методу ідентифікації об`єктів ПІВ.

Окремо потрібно надати оцінку доводам ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ відносно того, що ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ організовано діяльність по ввезенню, виготовленню та продажу об`єкта його права інтелектуальної власності. При цьому, на думку позивача, відповідач, щоб уникнути отримання дозволу правовласника патенту № 60285, видає контрафактний товар за ,,напівфабрикат, хоча фактично він є виробом (кабелем без оболонки), в якому використані при його виготовлені суттєві ознаки формули винаходу ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ за патентом на винахід № 60285.

З цього приводу суд зазначає, що продукт під назвою ,,КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ, запатентований ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ, у формулі винаходу має таку ознаку як полімерна оболонка, яка у ввезеній ТОВ ,,ТД ОДЕСКАБЕЛЬ продукції відсутня. Без названої ознаки товар відповідача не є силовим кабелем ні фізично, ні функціонально. Здійснене позивачем відкидання при зіставленні ознак формули винаходу з ознаками товару, придбаного відповідачем, однієї з ознак призводить до неправомірного збільшення обсягу прав на винахід, про що вірно вказано відповідачем у відзиві на позовну заяву.

Решта доводів сторін на остаточний результат розгляду справи або мотиви, з яких суд відмовляє у позові, ніяким чином не впливають, тому залишаються без правової оцінки.

За правилами ч.9 ст.145 ГПК України у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки судом відмовлено у позові, слід: скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.09.2021 р.; судові витрати, понесені ПрАТ ,,ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ, покласти на нього.

Керуючись ст.ст.129,145,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

У позові відмовити.

Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.09.2021 р. № 916/2664/21.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного його тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

На підставі ч.10 ст.145 ГПК України скасовані заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили цим рішенням суду.

Повне рішення складено 14 січня 2022 р.

Суддя Л.В. Лічман