РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2021Справа № 760/27385/17
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича

2) ОСОБА_1

до 1) ОСОБА_2

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна"

3) Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) - ОСОБА_3

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії.

за зустрічним позовом ОСОБА_2

до 1) Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича

2) ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) - ОСОБА_3

про визнання права попереднього користувача

Представники:

від позивача 1 за первісним позовом (відповідача 1 за зустр. позовом): Колесніков Є.В.

від позивача 2 за первісним позовом (відповідача 2 за зустр. позовом): Андросов С.М.

від відповідача 1 за первісним позовом (позивача 1 за зустр. позовом): Панченко О.Є.

від відповідача 2 за первісним позовом: не з`явився

від відповідача 3 за первісним позовом: Панченко О.Є.

від третьої особи: Панченко О.Є.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2017 року ФОП Колесніков Є.В. , ОСОБА_1 звернулись до суду з позовом до ОСОБА_2 , ТОВ «Хостінг Україна», ФОП Костецької Ю.В. про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.

ОСОБА_2 подано зустрічний позов.

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року первісний позов ФОП Колеснікова Є.В. та ОСОБА_1 задоволено.

Зобов`язано ОСОБА_2 , ФОП Костецьку Ю.В., ОСОБА_3 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27 березня 2017 року № НОМЕР_1 .

Заборонено ОСОБА_2 , ФОП Костецькій Ю.В., ОСОБА_3 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 27 березня 2017 року № НОМЕР_1, включаючи його використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4.

Зобов`язано ТОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування домену ІНФОРМАЦІЯ_4. від ОСОБА_2 до ОСОБА_1 .

У задоволенні зустрічного позову ОСОБА_2 до Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича, ОСОБА_1 про визнання права попереднього користувача, відмовлено.

Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Постановою Київського апеляційного суду від 24 лютого 2020 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року змінено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 07 квітня 2021 року у справі № 760/27385/17 (провадження № 61-5912св20) касаційну скаргу представника ОСОБА_2 , до якої приєднався ОСОБА_3 , задоволено частково: рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 08 липня 2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 24 лютого 2020 року скасовано, провадження у справі № 760/27385/17 закрито. Повідомлено позивачів за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом, що розгляд справи за їх позовами віднесено до юрисдикції господарського суду.

У квітні 2021 року до Верховного Суду надійшла заява представника позивача у справі ОСОБА_1 про направлення справи за встановленою юрисдикцією, а саме - до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 26.05.2021 справу № 760/27385/17 передано до Господарського суду міста Києва.

14.06.2021 справа № 760/27385/17 надійшла до Господарського суду міста Києва.

За наслідками проведеного автоматизованого розподілу справу № 760/27385/17 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2021 суд ухвалив: прийняти справу № 760/27385/17 до розгляду; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; призначити підготовче засідання на 20.07.2021.

У підготовче засідання 20.07.2021 представники учасників судового процесу не з`явились.

У підготовчому засіданні 20.07.2021 судом оголошено перерву до 03.08.2021.

02.08.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 3 за первісним позовом надійшов відзив на первісну позовну заяву із запереченнями проти позову з підстав того, що відповідач 1 за первісним позовом та ОСОБА_3 добросовісно використовували торговельну марку за свідоцтвом № НОМЕР_1 задовго до подання заявки позивачем 2 за первісним позовом.

02.08.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 (позивач 1 за зустрічним позовом; відповідач 1 за первісним позовом) та ОСОБА_3 надійшов зустрічний позов про визнання права попереднього користувача.

У підготовче засідання 03.08.2021 прибули представник позивача 2 та відповідача 3 за первісним позовом.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У підготовчому засіданні 03.08.2021 суд без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 21.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2021 суд ухвалив: зустрічну позовну заяву ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та додані до неї документи повернути заявникам.

20.09.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшла заява про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

У підготовче засідання 21.09.2021 прибув представник позивача 2 за первісним позовом та представник відповідача 1 та відповідача 3 за первісним позовом, представники інших учасників судового процесу не прибули.

У підготовчому засіданні 21.09.2021 оголошено перерву до 28.09.2021.

У підготовче засідання 28.09.2021 прибув представник відповідача 1 та відповідача 3 за первісним позовом, представники інших учасників судового процесу не прибули.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 1 за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) - ОСОБА_3 ; підготовче засідання відкладено на 19.10.2021.

18.10.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 2 за первісним позовом надійшло клопотання про заміну неналежного відповідача.

Підготовче засідання, призначене на 19.10.2021, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному.

Ухвалою суду від 25.10.2021 підготовче засідання призначено на 09.11.2021.

У підготовче засідання 09.11.2021 представники учасників судової справи не прибули.

За наслідками розгляду заяви відповідача 2 за первісним позовом про заміну неналежного відповідача судом відмовлено в її задоволенні з огляду на таке.

Вказана заява обгрунтована тим, що після набрання рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/27385/17 відповідач 2 був зобов`язаний здійснити переделегування домену «ІНФОРМАЦІЯ_4» від ОСОБА_3 до ОСОБА_1 . Після завершення ОСОБА_1 процедури трансферу відповідач 2 за первісним позовом перестав надавати йому або будь-якій іншій особі послугу реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4», тобто відповідач 2 не має будь-якого відношення до вказаного доменного імені і технічно не здатний вчинити з ним будь-які дії, зокрема розделегування, переделегування, продовження строку делегування, зміну особи-реєстранта тощо. Отже, оскільки відповідач 2 за первісним позовом перестав мати відношення до предмету спору, а з відомостей з загальнодоступного сервісу з отримання інформації про доменні імена та Інтернет-адреси (сервіс Whois ) вбачається, що компанією-реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4» є реєстратор «Marcaria.com LLC», відповідач 2 за первісним позовом просить суд вирішити питання про заміну неналежного відповідача, замінивши ТОВ «Хостінг Україна» на належного відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 48 ГПК України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

В той же час, оскільки право заявляти відповідне клопотання про заміну неналежного відповідача в силу імперативних норм процесуального закону належить виключно позивачеві, клопотання відповідача 2 за первісним позовом не підлягає задоволенню. За наведених обставин, в задоволенні вказаного клопотання судом відмовлено.

У підготовчому засіданні 09.11.2021 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 30.11.2021.

У судове засідання 30.11.2021 з`явився представник відповідачів 1, 3 за первісним позовом та третьої особи. Інші учасники в судове засідання не прибули.

У судовому засіданні 30.11.2021 оголошено перерву до 14.12.2021.

У судове засідання 14.12.2021 з`явились представники позивачів за первісним позовом, відповідачів 1 та 3 за первісним позовом, а також третьої особи. Представник відповідача 2 за первісним позовом у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 14.12.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Як зазначають позивачі за первісним позовом, з 28.10.2015 на ім`я ОСОБА_1 (позивач 2 за первісним позовом, відповідач 2 за зустрічним позовом) делегується доменне ім`я «vapehouse.com.ua», за адресою якого, як зазначають позивачі за первісним позовом, функціонує інтернет-магазин.

08.01.2016 між ОСОБА_1 (позивач 2 за первісним позовом, відповідач 2 за зустрічним позовом) та Колесніковим Євгеном Володимировичем (позивач 1 за первісним позовом, відповідач 1 за зустрічним позовом) укладено договір про співробітництво (партнерство) №08-01/16, згідно з яким вони підтверджують, що інтересам сторін відповідає спільне узгоджене співробітництво у сфері роздрібної, оптової та інтернет торгівлі, а також у популяризації бренду ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Судом встановлено, що 26.08.2016 позивачем 2 за первісним позовом була подана заявка №m201618653 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для послуг 35 класу МКТП.

Судом встановлено, що 27.03.2017 на ім`я ОСОБА_1 (позивач 2 за первісним позовом, відповідач 2 за зустрічним позовом) видано свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 35 класу МКТП: Демонстрування товарів 34 класу; написання рекламних текстів щодо товарів 34 класу; оновлювання рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби з метою популяризації товарів 34 класу; представляння товарів 34 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 34 класу; рекламування зовнішнє товарів 34 класу; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн товарів 34 класу; розповсюджування рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; розміщування в мережі інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів 34 класу та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги.

Судом встановлено, що з 03.02.2016 на ім`я ОСОБА_2 (відповідач 1 за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом) делегується доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_4», за адресою якого функціонує інтернет-магазин.

Судом встановлено, що на вказаному веб-сайті здійснюється реалізація товарів Фізичною особою-підприємцем Костецькою Юлією Василівною (відповідач 3 за первісним позовом), що підтверджується видатковими накладними №1489 від 10.10.2017 на купівлю TFV8 V8-Q4 heads та №574 від 22.05.2017 на купівлю батарейного мод. Triade DNA 250 та TFV8 Cloud Beast Tank - атомайзер від Smok (покупець - Колесніков Євген ). Вказаний факт не заперечувався учасниками судового процесу.

Позивачі за первісним позовом, звертаючись з даним позовом до суду, зазначили, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке є схожим до ступеня змішування із знаком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , власником якого є позивач 2 за первісним позовом, та останнім не надавалось відповідачам за первісним позовом дозволу на використання зазначеного знаку для товарів і послуг.

За наведених обставин позивачі за первісним позовом просять суд:

припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_1 ;

заборонити ОСОБА_2 та Фізичній особі-підприємцю Костецькій Юлії Василівні використовувати позначення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " схоже настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_1 , в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4, діловій документації, повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах;

заборонити ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 та видалити з реєстру доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4;

зобов`язати ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4;

зобов`язати ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 .

Позивач за зустрічним позовом, звертаючись з зустрічним позовом до суду, зазначив, що він задовго до подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 почав використовувати у своїй господарській діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме 25 грудня 2015 року між ним та ОСОБА_3 укладено Договір про спільну діяльність №25/12, пов`язаний із діяльністю інтернет-магазина ІНФОРМАЦІЯ_3. В подальшому у 2016 році було укладено низку договорів з приводу розробки програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_4, створення логотипу, а також здійснено створення інтернет-сторінок у соціальних мережах, де містяться публікації із використанням торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_3.

З огляду на викладене, позивач за зустрічним позовом просить суд визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року за 35 класом МКТП.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача 1 за первісним позовом не підлягають задоволенню, вимоги позивача за 2 за первісним позовом підлягають частковому задоволенню, та вимоги позивача за зустрічним позовом не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Стосовно вимог за первісним позовом.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Таким чином, позивачі, які звертаються з позовом, спрямованим на захист прав на знак для товарів і послуг, повинні довести порушення прав чи охоронюваних законом інтересів кожного з них.

Стосовно вимог позивача 2 за первісним позовом в частині заборони відповідачам 1 та 3 вчиняти дії та в частині припинення порушення прав на знак, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

За змістом ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції на дату звернення до суду з позовом) передбачено, що використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Оскільки питання використання відповідного знаку для товарів і послуг потребує спеціальних знань, позивачами за первісним позовом подано висновок комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №0007062 від 01 серпня 2017 року №1161, що складений судовими експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, відповідно до якого:

позначення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використане в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4 та в листуванні, яке відправляється з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5, є схожим із знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП, власником якого є ОСОБА_1 , настільки, що їх можна сплутати;

використання доменного імені house.com.ua може вказувати на зв`язок із сайтом за доменним іменем vapehouse.com.ua та із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та завдати йому шкоди, як власнику знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП демонстрування товарів 34 класу;

використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 може ввести в оману щодо особи, яка пропонує до продажу товари по класу 35 МКТП та породжувати асоціації із сайтом за доменним іменем vapehouse.com.ua та із особою/фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

За таких обставин поданий позивачами за первісним позовом висновок приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у відповідній редакції) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 6 цієї статті унормовано, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

некомерційне використання знака;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

За змістом частини 1 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно частини 2 цієї статті на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що факт використання у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстрантом якого є відповідач 1 за первісним позовом, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також пропонування та продаж товару із використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» (відповідач 3 за первісним позовом), є формами використання позначення, що є схожим із зареєстрованим знаком для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року настільки, що їх можна сплутати, та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Частиною 2 статті 5 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулась до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто, таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі №338/180/17, від 11.09.2018 у справі №905/1926/16, від 30.01.2019 у справі №569/17272/15-ц, від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17.

З огляду на викладене, оскільки в силу Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва на знак для товарів і послуг вправі забороняти іншим особам використовувати без його згоди зокрема позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати, а також позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати, то зважаючи на встановлені обставини справи, позовні вимоги позивача 2 за первісним позовом в частині заборони відповідачам 1 та 3 за первісним позовом вчиняти дії підлягають частковому задоволенню, а саме шляхом застосування ефективного способу захисту шляхом заборони використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4.

Стосовно іншої частини вказаних вимог до відповідачів 1 та 3 за первісним позовом, зокрема, стосовно заборони використання позначення в повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, судом відмовлено в цій частині з підстав того, що вказані вимоги частково охоплюються вимогами про заборону використання знаку в діловій документації та мережі Інтернет, при цьому, вимога про заборону використання знаку в назві товариства, пред`явлена до фізичної особи та фізичної особи-підприємця, є необґрунтованою та не підтвердженою будь-якими доказами.

Стосовно вимог позивача 2 за первісним позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_1 , суд зазначає, що позивачем 2 у прохальній частині позову сформульовано вказану вимогу таким чином, що не визначено коло осіб, до яких спрямована вказана вимога, однак, враховуючи зміст позовної заяви, з якої вбачається сутність порушення, про яке йде мова у прохальній частині позову, беручи до уваги встановлені судом обставини щодо наявності порушеного права позивача 2 за первісним позовом відповідачами 1 та 3 щодо використання ними позначення, схожого на знак, належний позивачу 2 за первісним позовом, таке порушене право останнього підлягає захисту у спосіб, визначений судом як ефективний, а саме шляхом зобов`язання відповідачів 1 та 3 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу).

Стосовно вимог позивача 1 за первісним позовом в частині заборони відповідачам 1 та 3 вчиняти дії та в частині припинення порушення прав на знак, суд зазначає, що позивачем 1 не надано будь-якого обґрунтування порушення його прав на знак для товарів і послуг з свідоцтвом № НОМЕР_1 .

Так, позивач 1 не є власником вказаного знака, не є особою, якій за ліцензійним договором чи будь-яким іншим надано відповідні права на цей знак, в тому числі право здійснювати захист такого знаку, тоді-як Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пов`язує саме з особою-власником свідоцтва на знак для товарів і послуг можливість забороняти використання знаку та вимагати припинення порушення прав на торговельну марку.

При цьому, умови Договору про співробітництво (партнерство) №08-01/16 від 08.01.2016 не містять жодних умов стосовно будь-яких прав позивача 1 за первісним позовом на торговельну марку за свідоцтвом України НОМЕР_1, що належить позивачу 2 за первісним позовом.

За наведених обставин, позивач 1 за первісним позовом не довів належними та допустимими доказами наявність порушеного права чи саме законного інтересу щодо предмету спору у даній справі, у зв`язку з чим первісний позов позивача 1 в частині вимог про заборону вчинення дій та про припинення порушення прав на знак не підлягає задоволенню.

Стосовно вимог позивача 1 та позивача 2 до ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА", зокрема, про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування "ІНФОРМАЦІЯ_2" шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 та видалити з реєстру доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4; зобов`язання ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4; зобов`язання ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 , суд зазначає таке.

Так, позивачі, заявляючи вимоги про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування, фактично в межах даної справи захищають і комерційне найменування "ІНФОРМАЦІЯ_2".

В той же час, суд зазначає таке.

До об`єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування.

Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Так, суд зазначає, що суд вправі захищати права на комерційне (фірмове) найменування у разі доведення заінтересованою стороною наявності у неї такого, з урахуванням вимог ЦК України та ГК України до комерційного найменування та умов чинності тощо.

За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

З огляду на приписи вищезазначеного законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:

- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;

- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті.

При цьому, суд зазначає, що частиною 1 ст. 159 ГК України передбачено, що суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.

Таким чином, норми законодавства України встановлюють можливість мати відповідне комерційне найменування лише суб`єкту господарювання - юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю. Наведене однозначно свідчить про відсутність правових підстав для дослідження питання щодо наявності у позивача 2 за первісним позовом як фізичної особі будь-якого комерційного найменування.

Стосовно питання щодо встановлення наявності у позивача 1 за первісним позовом як фізичної особи-підприємця відповідного комерційного найменування та наявності відповідно підстав для його захисту, суд зазначає, що матеріали позовної заяви не містять будь-якого обґрунтування стосовно наявності у позивача 1 саме комерційного найменування (оскільки позовна заява фактично обґрунтована порушенням прав на знак для товарів і послуг), зокрема, в позові не зазначено про те, яке саме комерційне найменування у позивача 1, чи дає воно можливість вирізнити одну особу з-поміж інших; чи не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої особи, чи використане таке комерційне найменування у господарському обороті та власне з якої дати таке комерційне найменування є чинним (не вказано момент першого використання цього найменування).

З огляду на викладене, оскільки позивач 1 за первісним позовом не визначив та не обґрунтував зазначені обставини, які є суттєвими для встановлення факту наявності у відповідної особи певного комерційного найменування, суд не вправі самостійно досліджувати та встановлювати вказані обставини, у зв`язку з чим відсутні підстави для того, що вважати порушеними права позивача 1 за первісним позовом на комерційне найменування через недоведеність наявності останнього.

Більше того, суд зазначає таке.

За змістом статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»:

веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об`єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов`язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;

веб-сторінка - складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об`єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо;

власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу;

власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.

Відповідно до положень статті 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

У статті 1 Закону України «Про телекомунікації» наведено наступні визначення термінів:

адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені.UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

При цьому, відповідач 2 за первісним позовом надає послуги реєстрації доменних імен та хостингу, які регулюються публічним договором в формі публічної оферти, розміщеної на веб-сайті товариства.

Так, відповідно до Публічної оферти, розміщеної на веб-сайті відповідача 2 за первісним позовом, в межах замовлених і оплачених Абонентом послуг, Виконавець (ТОВ "Хостінг Україна") надає Абоненту (особа, якій надаються Послуги, згідно з умовами Договору. Всі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто, за своїм вільним волевиявленням):

1.1.1. Послугу з реєстрації, продовження реєстрації за Абонентом Доменних імен та підтримки їх на DNS сервері Виконавця.

1.1.2. Можливість створення поштових скриньок для отримання та надсилання листів електронної пошти.

1.1.3. консультації, необхідні для користування Послугами;

1.1.4. Послугу оренди віртуального виділеного сервера;

1.1.5. Послугу оренди виділеного сервера;

1.1.6. Послугу віртуального хостингу.

Виконавець здійснює реєстрацію Доменного імені відповідно до договорів, укладених із Операторами реєстрів та іншими реєстраторами. При наданні послуг з реєстрації Доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки реєстрації і можливі затримки в реєстрації, пов`язані з технічними особливостями процесу реєстрації і правилами, встановленими Оператором реєстру відповідної доменної зони. Також Виконавець не відповідає за відмову в реєстрації Домену з будь-яких інших технічних причин. Нове Доменне ім`я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема: в заявці вказана повна, точна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації. Відповідальність за повноту, правильність та достовірність інформації і даних, викладених у заявці, несе Абонент. дотримані правила реєстрації Доменних імен відповідної доменної зони.

Права на Доменне ім`я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього терміну передаються Абоненту за умови внесення ним відповідної плати, згідно з Розділом 4 цього Договору.

У разі, якщо зареєстрований Домен за будь-яких причин неможливо оформити на Абонента, і це не суперечить вимогам Реєстру, Виконавець має право оформити такий Домен, вказавши у відомостях про Регистранта Доменного імені свою контактну інформацію. В цьому випадку Виконавець не набуває права на такі доменні імена, не претендує на них і не несе замість Абонента відповідальності за законність реєстрації, за зміст та за використання таких Доменних імен.

Абонент підтверджує, що на момент укладення Договору і протягом усього терміну його дії, ані реєстрація Доменного імені, ані порядок його використання, ані інформація, розміщена на сайті Абонента, не порушують та не порушуватимуть прямо або непрямо (опосередковано) права третіх осіб. Абонент зобов`язаний реагувати на надіслані йому звернення (повідомлення) про порушення законодавства, порушення прав чи інших законних інтересів третіх осіб, та за наявності підстав - самостійно усувати відповідні порушення. За порушення вимог законодавства, прав інтелектуальної власності чи інших прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб або Виконавця, Абонент несе відповідальність перед цими третіми особами і перед Виконавцем відповідно до законодавства.

Так, відповідач 2 за первісним позовом станом на момент звернення до суду з позовом був реєстратором спірного доменного імені, проте суд зазначає, що надаючи послуги з реєстрації доменних імен, товариство виконує виключно технічні функції та не набуває жодних прав на вказане доменне ім`я чи веб-сайт, а тому не може вважатись таким, що порушує права інтелектуальної власності.

Отже, вказана вимога про заборону порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування є необгрунтованою.

Окрім того, суд зазначає таке.

Як вказав відповідач 2 за первісним позовом та як вбачається з матеріалів справи, після набрання рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/27385/17 відповідач 2 був зобов`язаний здійснити переделегування домену «ІНФОРМАЦІЯ_4» від ОСОБА_3 до ОСОБА_1 , що ним фактично було зроблено, після чого за заявкою абонента (позивача 2) йому було видано код трансферу, що передбачає ініціювання ОСОБА_1 процедури зміни компанії-реєстратора доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Як вбачається з відомостей з сервісу Whois, що були надані відповідачем 2, компанією-реєстратором вказаного домену було визначено Marcaria.con LLC.

Так, як вказав відповідач 2 за первісним позовом, після завершення ОСОБА_1 процедури трансферу, відповідач 2 перестав надавати йому або будь-якій іншій особі послугу реєстрації доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4», вказані обставини не були спростовані іншими учасниками справи, тобто відповідач 2 не має будь-якого відношення до вказаного доменного імені і технічно не здатний вчинити з ним будь-які дії, зокрема розделегування, переделегування, продовження строку делегування, зміну особи-реєстранта тощо.

Оскільки відповідач 2 перестав мати відношення до предмету спору, а з відомостей з загальнодоступного сервісу з отримання інформації про доменні імена та Інтернет-адреси (сервіс Whois ) вбачається, що компанією-реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_4» є реєстратор «Marcaria.com LLC», відповідач 2 просив суд вирішити питання про заміну неналежного відповідача, замінивши ТОВ «Хостінг Україна» на належного відповідача.

Проте, з огляду на те, що в силу ст. 48 ГПК України заявляти відповідне клопотання про заміну неналежного відповідача вправі лише позивач, в задоволенні клопотання відповідача 2 судом було відмовлено.

При цьому, оскільки позивачами не було заявлено відповідного клопотання про заміну неналежного відповідача, з огляду на встановлені обставини щодо зміни особи-реєстратора спірного домену, суд доходить висновку про те, що первісний позов в частині вимог до ТОВ «Хостінг Україна » пред`явлений до неналежного відповідача, з огляду на що вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

Більше того, вказані вимоги фактично є такими, що також спрямовані на захист прав на торговельну марку позивача 2 за первісним позовом, з огляду на що, враховуючи відсутність будь-яких доказів наявності порушеного права чи законного інтересу позивача 1 за первісним позовом щодо вказаної торговельної марки, а також беручи до уваги, що вимога про здійснення переделегування доменного імені на користь позивача 2 за первісним позовом є такою, що заявлена в тому числі позивачем 1 за первісним позовом не в своїх інтересах, а в інтересах позивача 2, що також свідчить про відсутність охоронюваного законом інтересу позивача 1 щодо предмету спору в цій частині, наведене є додатковою підставою для відмови в первісному позові позивача 1 в цій частині.

Щодо вимог за зустрічним позовом.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької конвенції в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно статті 4 Паризької конвенції права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу по охороні промислової власності, який утворений Країнами, до яких застосовується ця Конвенція.

Статтею 500 ЦК України визначається, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Тобто для підтвердження права попереднього користувача необхідним відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановити, чи мало місце:

нанесення знаку на будь-який товар, для якого його зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

застосування у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Також відповідно до статті 500 ЦК України необхідно установити, що особа, яка заявляє про право попереднього користувача, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала знак для товарів і послуг (торговельну марку).

Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об`єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.

Обов`язок доказування наявності обставин, з якими пов`язується виникнення в особи право попереднього користувача, покладається на цю особу. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку.

За обставинами цієї справи установлено, що заявка власником свідоцтва на знак для товарів і послуг подана 26 серпня 2016 року, відповідне свідоцтво на знак для товарів і послуг видано 27 березня 2017 року.

При цьому, в підтвердження наявності у позивача за зустрічним позовом права попереднього користувача, позивач за зустрічним позовом посилається на: факт укладення Договору про спільну діяльність №25/12 від 25 грудня 2015 року між ним та ОСОБА_3 (третя особа); реєстрацію 03 лютого 2016 року доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4; роздруковану інформацію за період з лютого 2016 року з free-lance.ru щодо розробки логотипа для сайту ІНФОРМАЦІЯ_4; факт укладення Договору №1 на виконання робіт по розробці програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 лютого 2016 року (замовник ФОП ОСОБА_3 ).

Разом з тим, суд зазначає, що вказані докази самі по собі не свідчать про використання знаку ОСОБА_2 у своїй діяльності, для якої його було створено. Не дають підстав вказані обставини і для висновку про відповідні приготування до використання, оскільки виникнення права попереднього користувача згідно вимог закону пов`язано із здійсненням організованого і цілеспрямованого комплексу дій, проте наведене не дає підстави для висновку про здійснення особою, яка заявляє про таке право (а саме ОСОБА_2 ), значної та серйозної підготовки.

Надані позивачем за зустрічним позовом на підтвердження вимог за зустрічним позовом інформація сторінок з соціальних мереж VK та Facebook в період з березня 2016 року по квітень 2017 року; інформація про публікації в період з 29 червня 2016 року та за липень 2016 року; скрін-шоти з Яндекс таза період з травня 2016 року, Договір оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року (орендар ФОП ОСОБА_3) щодо оренди приміщення, також не дають підстав для висновку про те, що ОСОБА_2 здійснювалось таке фактичне використання знаку, з яким законодавство пов`язує виникнення права попереднього користувача.

Інші надані позивачем за зустрічним позовом докази, зокрема статистичні дані вебмастера за відповідні періоди (починаючи з червня 2016 року); перелік URL-адрес; Договір №СЛМ000878 купівлі-продажу від 17 серпня 2016 року (покупець ОСОБА_3 ) не є належними доказами в розумінні норм ГПК України, тобто підтверджують використання знаку, оскільки не містить даних щодо предмету доказування.

При цьому, третьою особою було подано висновок експерта №78-12/20, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, від 11.12.2020, що складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною, згідно з яким словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_2» відноситься до слабких елементів та має низьку розрізняльну здатність для послуг з продажу електронних сигарет; надані на дослідження матеріали містять відомості про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в інтересах своєї діяльності було добросовісно використано торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 до дати подання заявки на неї, а саме до 26.08.2016.

Так, як вбачається зі змісту вказаного висновку, експертом були встановлені всі умови, наявність яких є необхідним для виникнення права попереднього користувача.

Разом з тим, суд зазначає, що питання оцінки доказів на предмет наявності чи відсутності підстав вважати доведеним факт існування всіх умов, які є необхідними для виникнення права попереднього користувача, є виключно завданням суду, а не експерта. Більше того, останнім у висновку зазначено, що використання позначень ОСОБА_2 здійснювалось добросовісно, в інтересах власної господарської діяльності.

Разом з тим, за висновками суду, добросовісність чи недобросовісність використання відповідних позначень може бути предметом дослідження суду, а не експерта при проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Так, відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції, експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з`ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами.

Відтак, зважаючи на викладене вище, суд не приймає як належний та допустимий доказ у справі - висновок експерта №78-12/20, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, від 11.12.2020, що складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про недоведеність позивачем за зустрічним позовом обставин, з якими пов`язується виникнення права попереднього користувача, а саме добросовісне використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, у зв`язку з чим зустрічний позов ОСОБА_2 не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

При цьому, суд зазначає таке.

Судом встановлено, що позивач 2 при зверненні з даним первісним позовом до Солом`янського районного суду міста Києва сплатив судовий збір у розмірі 8000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.909755731.1 від 06.12.2017.

В той же час, у первісній позовній заяві фактично заявлено 8 вимог немайнового характеру, у зв`язку з чим, зважаючи на підвідомчість вказаної справи господарському суду, судовий збір за подання у 2017 році позову із заявленими 8 вимогами немайнового характеру складав 12800,00 грн. (по 1600,00 грн. за кожну вимогу немайнового характеру).

При цьому, відповідно до ст. 6 Закону України «Про судовий збір» у разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

За наведених обставин, сума судового збору, яка підлягала сплаті за подання даного первісного позову обома позивачами, складала по 12800 грн. з кожного позивача, відтак, з огляду на викладене, сума недоплати судового збору позивачем 2 за первісним позовом складає 4800,00 грн., а з огляду на відсутність доказів сплати судового збору позивачем 1 за подання первісного позову, сума недоплати судового збору позивачем 1 за первісним позовом складає 12800,00 грн.

За наведених обставин, з огляду на несплату судового збору позивачем 1 при зверненні з даним первісним позовом до суду, враховуючи відмову в задоволенні первісного позову позивача 1, несплачений ним судовий збір у розмірі 12800,00 грн. підлягає стягненню з нього в дохід Державного бюджету України.

При цьому, недоплачений позивачем 2 судовий збір за подання первісного позову у розмірі 4800,00 грн. підлягає стягненню з позивача 2 за первісним позовом в дохід Державного бюджету України, враховуючи при цьому часткову відмову в первісному позові позивача 2, за якої відсутні підстави для покладення витрат в цій частині на відповідачів за первісним позовом.

Сплачений позивачем 2 судовий збір за подання первісного позову з огляду на приписи ст. 129 ГПК України покладається на відповідачів 1 та 3 за первісним позовом по 3200,00 грн. з кожного з огляду на задоволення вимог в частині зобов`язання відповідачів 1 та 3 припинити порушення та в частині заборони вчиняти дії; решта сплаченого позивачем 2 за первісним позовом судового збору покладається на позивача 2 за первісним позовом з огляду на часткову відмову в позові; судові витрати позивача за зустрічним позовом покладаються на позивача за зустрічним позовом з огляду на відмову в зустрічному позові.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Первісний позов ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Зобов`язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 15.06.2010) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу).

3. Зобов`язати Фізичну особу-підприємця Костецьку Юлію Василівну ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017 стосовно послуг 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу).

4. Заборонити ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 15.06.2010) використовувати знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4.

5. Заборонити Фізичній особі-підприємцю Костецькій Юлії Василівні ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) використовувати знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27.03.2017, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг шляхом застосування їх в діловій документації, в мережі Інтернет, в тому числі, в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4.

6. В іншій частині первісного позову ОСОБА_1 відмовити.

7. Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 15.06.2010) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ; паспорт серія НОМЕР_6 , виданий 25.09.2003) судовий збір у розмірі 3200 (три тисячі двісті) грн 00 коп.

8. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Костецької Юлії Василівни ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) на користь ОСОБА_1 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ; паспорт серія НОМЕР_6 , виданий 25.09.2003) судовий збір у розмірі 3200 (три тисячі двісті) грн 00 коп.

9. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ; паспорт серія НОМЕР_6 , виданий 25.09.2003) в дохід Державного бюджету України судовий збір у розмірі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) грн 00 коп.

10. У задоволенні первісного позову Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича відмовити повністю.

11. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Колеснікова Євгена Володимировича ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ) в дохід Державного бюджету України судовий збір у розмірі 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) грн. 00 коп.

12. У задоволенні зустрічного позову відмовити повністю.

13. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 24.12.2021

Суддя Ю.В. Картавцева