ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2021 р. Справа№ 910/886/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Полякова Б.М.

Пантелієнка В.О.

секретар судового засідання Ковган О.І.

за участю представників учасників справи відповідно до протоколу судового засідання від 02.12.2021

розглянувши апеляційну скаргу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

на рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2021

у справі №910/886/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про»

до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

про визнання рішення недійсним та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

В січні 2021 року до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про» (ТОВ «Нео.Про») до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 145995/ЗМ/20 від 28.12.2020, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m202004566 від 04.03.2020, а також про зобов`язання Укрпатенту повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення "NЕОВАNK" за заявкою № m202004566 від 04.03.2020 та прийняти рішення про реєстрацію в Україні позначення "NЕОВАNK" за заявкою № m202004566 від 04.03.2020 в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП), а саме: "дистанційне банківське обслуговування".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21:

- позов ТОВ «НЕО.ПРО» задоволено частково;

- визнано недійсним висновок Укрпатенту про невідповідність позначення "NEOBANK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 145995/ЗМ/20 від 28.12.2020, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m202004566 від 04.03.2020;

- у задоволенні іншої частини позову відмовлено;

- стягнуто з Укрпатенту на користь ТОВ «Нео.Про» 2 270 грн. судового збору.

Рішення суду мотивовано тим, що встановлені судом обставини справи в сукупності підтверджують необґрунтованість та незаконність оскаржуваного висновку Укрпатенту про невідповідність позначення «NEOBANK» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №145995/ЗМ/20 від 28.12.2020, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m202004566 від 04.03.2020.

Укрпатент звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі №910/886/21, в якій просить скасувати оскаржуване рішення суду повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ТОВ «Нео.Про» у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Апеляційна скарга обґрунтована нез`ясуванням та недоведеністю місцевим господарським судом обставин, що мають значення для справи, порушенням норм процесуального права, неправильним застосуванням норм матеріального права.

Заперечуючи обґрунтованість висновку суду першої інстанції про те, що позначення «NEOBANK» не є описовим та має розрізняльну здатність станом на дату подання заявки на торговельну марку № m202004566 від 04.03.2020, скаржник зазначає, що судом не враховано доводів та доказів відповідача на користь зворотного.

Посилаючись на положення пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 №3689-XII (далі - Закон №3689-XII), Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, а також Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, скаржник заперечує те, що висновком експерта від 17.02.2021 підтверджуються обставини щодо набуття розрізняльної здатності спірним позначенням, оскільки покладений в основу вказаного висновку звіт за результатами опитування свідчить про те, що спірне позначення не набуло розрізняльної здатності відносно певної особи - позивача.

12.07.2021 до Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Нео.Про» надійшли заперечення проти відкриття апеляційного провадження.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2021 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Буравльов С.І., Яковлєв М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2021 відкладено вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Укрпатенту, повернення даної апеляційної скарги або залишення її без руху до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду; витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Буравльова С.І., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.09.2021, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Пантелієнко В.О., Яковлєв М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2021 Укрпатенту поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження, справу призначено до розгляду.

05.10.2021 від ТОВ «Нео.Про» надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

08.10.2021 від ТОВ «Нео.Про» надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно з яким позивач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду - без змін як таке, що є законним та обґрунтованим.

12.10.2021 Укрпатентом подано клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 у розгляді справи оголошено перерву.

02.11.2021 від ТОВ «Нео.Про» надійшли письмові заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Яковлєва М.Л., відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.11.2021, апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2021 справу прийнято до провадження визначеною колегією суддів.

У судовому засіданні 04.11.2021 колегією суддів з`ясовано, що представниками Укрпатену не отримано письмові пояснення ТОВ «Нео.Про» щодо клопотання про призначення судової експертизи, оскільки їх було направлено на адресу скаржника засобами поштового зв`язку 02.11.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2021 розгляд справи відкладено.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення присутніх учасників справи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Статтею 15 ЦК України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Реалізуючи передбачене статтею 55 Конституції України, статтею 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Позивач, звертаючись до суду з позовом самостійно визначає у ній, яке його право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються заявлені вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах.

Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача, про яке ним зазначається в позовній заяві, здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги (аналогічні висновки викладено у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 у справі № 924/831/17, від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18).

Предметом судового розгляду у цій справі є питання наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. №145995/ЗМ/20 від 28.12.2020, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m202004566 від 04.03.2020, а також зобов`язання Укрпатенту повторно провести кваліфікаційну експертизу позначення "NЕОВАNK" за заявкою № m202004566 від 04.03.2020 та прийняти рішення про реєстрацію в Україні позначення "NЕОВАNK" за заявкою № m202004566 від 04.03.2020 в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: "дистанційне банківське обслуговування".

Позов обґрунтовано порушенням оскаржуваним рішенням передбаченого частиною п`ятою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права позивача на одержання свідоцтва на торговельну марку, знаки та невідповідністю оскарженого рішення вимогами чинного законодавства, що полягає в невірному застосуванні до спірного позначення "NЕОВАNK" таких підстав для відмови у наданні правової охорони як відсутність у вказаному позначенні розрізняльної здатності та описовий характер позначення.

З урахуванням пункту 4.3.1.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, пункту 10.1.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, позивач заперечує наявність встановлених абзацами 2, 4 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» скаржник заперечує наявність підстав для відмови в наданні спірному позначенню правової охорони, а також обґрунтованість віднесення відповідачем спірного позначення до описових позначень, що не мають розрізняльної здатності.

У позовній заяві йдеться про те, що позивачем вжито низку заходів з метою підготовки до запуску на ринку України послуг дистанційного банківського обслуговування під торговельною маркою "NEOBANK" та замовлено проведення соціологічного дослідження у листопаді 2020 року, за результатами якого складено звіт, згідно з яким станом на дату подання заявки на реєстрацію спірного позначення 0,9% українських користувачів банківських послуг асоціювали дане позначення із цифровим віртуальним банком; послуги дистанційного банківського обслуговування під торговельною маркою "NЕОВАNK" можуть бути надані лише за допомогою комп`ютерної програми, власником виключних майнових прав на яку є позивач; позначення "NEOBANK" для послуг 36 класу МКТП зареєстровані у Франції та Японії; з метою з`ясування обставин справи позивач звернувся до атестованого судового експерта із запитом на проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Матеріалами справи підтверджується, що ТОВ «Нео.Про» 04.03.2020 подало до Укрпатента заявку №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки "NЕОВАNК" для послуг 36 класу МКТП, а саме: "дистанційне банківське обслуговування".

Відповідно до повідомлення Укрпатенту від 18.09.2020 №100374/3М/20 представника ТОВ «НЕО.ПРО» повідомлено про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг за заявкою від 04.03.2020 №m202004566 з тих підстав, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг; заявнику повідомлено, що у випадку незгоди з наведеними підставами він має протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

30.11.2021 ТОВ «Нео.Про» надало мотивовану відповідь на вказане повідомлення Укрпатенту разом з додатками.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі ст. 10 Закону, Укрпатент склав висновок (вих. № 145995/ЗМ/20 від 28.12.2020) про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони.

Висновок складений начальником відділу Савченко В.Б. та затверджений генеральним директором Укрпатенту Кудіним А.В.

Вказаний висновок експертизи мотивний тим, що заявлене словесне позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), оскільки не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг.

Під час розгляду даної справи в суді першої інстанції позивач надав висновок від 17.02.2021 № 84-02/21, складений експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого:

- словесне позначення "NEOBANK" за заявкою на торговельну марку № m202004566 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці послуг або у зв`язку з ними (вказують на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг);

- словесне позначення "NEOBANK" не є таким, що не має розрізняльної здатності на дату подання заявки на торговельну марку № m202004566 (04.03.2020).

З урахуванням встановлених обставин справи колегія суддів керується наступним.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 ГК України та частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до положень Закону №3689-XII (в редакції, чинній станом на дату подачі заявки) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (стаття 1).

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (частина перша статті 5)

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Об`єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (частина друга статті 5).

Згідно з пунктом 2 статті 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку (частина перша статті 7).

Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (пункт 1 статті 10).

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ

На підставі такого висновку за заявкою НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику (пункт 3 статті 10).

Згідно з пунктом 4.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (із змінами і доповненнями), задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1,2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3,4 статті 6 Закону.

Відповідно до пункту 9 статті 10 Закону № 3689-ХІІ, під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

сплачений збір за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання НОІВ виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення (пункт 11 статті 10 Закону № 3689-ХІІ).

У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, чи сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків (пункт 14 статті 10 Закону № 3689-ХІІ).

Під час кваліфікаційної експертизи здійснюються перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, та розгляд заперечень, поданих відповідно до пункту 8 цієї статті (пункт 15 статті 10 Закону № 3689-ХІІ).

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то НОІВ надсилає заявнику про це обгрунтований попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково, такий попередній висновок може надсилатися лише один раз з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки.

Відповідь заявника надається у строк та в порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою (пункт 16 статті 10 Закону № 3689-ХІІ).

Заявник може оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону (пункт 1 статті 15 Закону № 3689-ХІІ).

Як встановлено, за результатами проведення експертизи заявки позивача на спірний знак відповідачем складено висновок про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони, мотивний тим, що заявлене словесне позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5, ст. 6 Закону № 3689-ХІІ), оскільки не має розрізняльної здатності; є описовим, вказує на невизначену особу, яка надає послуги та/або властивості послуг.

На підставі вказаного висновку відповідачем прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки, про що свідчить відповідний напис на першому аркуші висновку та підпис генерального директору Укрпатенту Кудіна А.В.

Перевіряючи правомірність дій або рішень Укрпатенту, суд, не втручаючись у дискрецію останнього, з`ясовує і визначає наявність чи відсутність підтав для визнання недійсним оскаржуваних дій або рішень з огляду на відповідність реалізації дискреції закону та на узгодженість дій/рішень, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, процедурними нормами, обставинами справи тощо.

Спеціально-дозвільний принцип, встановлений у статті 19 Конституції України, передбачає зобов`язання органу державної влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією або ж законами України. Норми Конституції не містять прямої безпосередньої вказівки на можливість багатоваріантної поведінки при здійсненні органами державної влади своїх повноважень. Водночас реалізація окремих повноважень може залежати від оцінки відповідної потреби їх застосування з метою належної реалізації вимог закону. Свобода розсуду є необхідною для здійснення цілого ряду завдань, які мають бути виконані при здійсненні державної влади. Проте однією з вимог до здійснення дискреційних повноважень є вимога до суб`єкта владних повноважень використовувати дискреційні повноваження з метою, з якою воно було надано, зокрема, згідно з відповідним законом.

У цій справі позивач звернувся до Укрпатенту із заявкою №m202004566 про реєстрацію в Україні торговельної марки "NЕОВАNК" для послуг 36 класу МКТП, а саме: "дистанційне банківське обслуговування".

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, регулює Закон № 3689-ХІІ.

Відповідно до статті 2-1 Закону № 3689-ХІІ до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них.

У розгляді даної справи колегія суддів виходить з тої позиції, що господарський суд у розгляді справ про визнання недійсними рішень органів державної влади не повинен перебирати на себе не притаманні суду функції, але при цьому зобов`язаний перевіряти правильність застосування державними органами відповідних правових норм.

Враховуючи вищевикладені приписи Закону № 3689-ХІІ, зокрема визначення підстав для відмови у наданні правової охорони торговельній марці за результатами розгляду у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака, колегія суддів доходить висновку про те, що при прийнятті рішення про відмову в державній реєстрації спірної торговельної марки, враховуючи негативний висновок кваліфікаційної експертизи (вих. № 145995/ЗМ/20 від 28.12.2020) про невідповідність спірного позначення умовам надання правової охорони, Укрпатент діяв на підставі, в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений Законом.

Як вбачається зі змісту позовних вимог ТОВ «НЕО.ПРО», предметом позову у цій справі по суті є оскарження висновку кваліфікаційної експертизи (вих. № 145995/ЗМ/20 від 28.12.2020) про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони, а також вимоги про та зобов`язання Укрпатенту повторно провести кваліфікаційну експертизу спірного позначення та прийняти рішення про його реєстрацію в якості торговельної марки для заявленого переліку послуг.

Доводи позовної заяви зволяться до незгоди відповідача із вказаним висновком кваліфікаційної експертизи Укрпатенту.

Надаючи оцінку належності та ефективності обраного позивачем способу захисту, колегія суддів виходить з того, що пунктом 1 статті 15 Закону № 3689-ХІІ встановлено право заявника оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати, втім вказаний висновок кваліфікаційної експертизи не є правовим актом індивідуальної дії, що виданий органом державної влади і може бути визнаний незаконним та скасований в судовому порядку згідно з частиною першою статті 21 Цивільного кодексу України.

Місцевий господарський суд, задовольнивши згідно оскарженого рішення від 18.05.2021 позовні вимоги про визнання недійсним висновку Укрпатенту про невідповідність позначення "NЕОВАNK" умовам надання правової охорони, наведеного не врахував, так само як і те, що задоволення позовних вимог в цій частині не призведе до відновлення прав та інтересів позивача, пов`язаних із державною реєстрацією спірної торговельної марки, оскільки згідно з ст. 2 Закону № 3689-ХІІ прийняття рішення щодо державної реєстрації спірної торговельної марки віднесено до дискреційних повноважень Укрпатенту, який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р.

З наведених підстав, враховуючи вищевикладені положення чинного законодавства та приймаючи до уваги встановлені обставини справи, колегія суддів дійшла висновку, що позовні вимоги ТОВ «Нео.Про» задоволенню не підлягають.

З урахуванням мотивів цієї постанови, під час розгляду даної справи не здійснюється перевірка доводів сторін щодо відповідності спірного позначення умовам надання правової охорони, а також надані на підтвердження цих доводів докази, в тому числі складений експертом Соповою К.А. висновок від 17.02.2021 № 84-02/21 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Також, з урахуванням встановлених обставин щодо предмету судового розгляду у цій справі, колегія суддів відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Відповідно до ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Зважаючи на вищевикладені обставини справи в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 підлягає скасуванню (внаслідок порушення судом норм процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права, що призвело до прийняття неправильного судового рішення) із ухваленням нового рішення про відмову у позові повністю.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2021 у справі № 910/886/21 скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Нео.Про».

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 13.01.2022.

Головуючий суддя Л.Л. Гарник

Судді Б.М. Поляков

В.О. Пантелієнко