РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2021Справа № 910/2059/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М. та помічника судді Усамової А.Р., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед"

до 1) Компанії "Olicon AB",

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсним патенту

Представники:

від позивача: Кузнєцов М.А., Тюлєнєва А.В.;

від відповідача-1: Гутнік І.В., ;

від відповідача-2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "Olicon AB" (далі - відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2), в якому просить суд:

- визнати патент України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що винахід за патентом України № 80128 не відповідає умовам патентоздатності, за критерієм "винахідницький рівень", у зв`язку з чим підлягає визнанню недійсним згідно ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" строк для усунення недоліків позовної заяви.

28.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.09.2020. Зокрема, зобов`язано позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на шведську мову ухвали суду від 02.03.2020 про відкриття провадження у справі № 910/2059/20 та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 30.03.2020.

23.03.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що патент України № 80128 на винахід був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи. Крім того, відповідач-2 зазначає, що видача патенту на винахід є наслідком проведення кваліфікаційної експертизи, тобто патентоздатність оспорюваного патенту вже підтверджена експертним висновком в момент його видачі.

27.03.2020 позивач на виконання вимог ухвали суду від 03.03.2020 подав до суду нотаріально завірені копії перекладу на шведську мову ухвали суду від 02.03.2020 про відкриття провадження у справі № 910/2059/20 та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

11.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав заяву про продовження строку на подання відзиву та доказів, в якому просить суд продовжити Компанії "Olicon AB" строк на подання до суду відзиву у даній справі до 22.07.2020 та встановити відповідачу-1 додатковий строк до 22.07.2020 для подання до суду висновку експерта Жихарева О.С.

24.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії "Olicon AB" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1, зокрема зазначає, що патент № 80128 та патент № 15220 надають їх власникам різний обсяг правової охорони. Крім того, відповідач-1 зазначає, що позивачем не надано доказів належності йому будь-якого винаходу чи порушення його прав на використання певної технології чи процесу, як і не надано доказів порушення його прав оспорюваним патентом № 80128.

У вказаному відзиві на позовну заяву відповідач-1 просить суд встановити додатковий строк до 11.08.2020 для подання до суду висновку судового експерта Жихарева О.С. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також зобов`язати позивача надати відповіді у формі заяви свідка відповідно до ст.ст. 80, 90 ГПК України разом з доказами, що підтверджують відповідні обставини, на наступні запитання: З якого часу позивач здійснює господарську діяльність на території України?; Яким чином позивач представлений на території України: чи має представництво чи дочірнє підприємство?; Якими є основні види діяльності позивача на території України?; Яким чином позивач реалізує свої статутні цілі на території України?; Які саме права позивача порушено патентом № 80128?.

28.07.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд продовжити Камініон Холдінгз Лімітед строк на надання відповіді на відзив Компанії "Olicon AB" до 27.08.2020.

14.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії "Olicon AB" надійшло клопотання, в якому відповідач-1 просить суд, зокрема приєднати до матеріалів справи висновок судового експерта Жихарева О.С. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 3 від 11.08.2020.

27.08.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзив, в якій зазначає, що патент України № 80128 виданий на непатентоспроможний винахід, створює перешкоди для господарської діяльності ліцензіата позивача - ТОВ «Сканрок», що в умовах конкуренції забезпечує перевагу відповідача-1 перед іншими суб`єктами господарювання на ринку, а тому, на думку позивача, порушує охоронюваний законом інтерес позивача, який полягає у вільному користуванні та розпорядженні патентом України № 15220.

28.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву свідка, в якій зазначає, що запитання 1-4 поставлені у відзиві на позовну заяву не стосуються обставин, що мають значення для справи. Стосовно запитання 5 позивач повідомив, що з огляду на його зміст, вказане запитання стосується питань права, а директор позивача не є фахівцем у вказаній галузі.

01.09.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити фахівцям Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи».

02.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому зазначає, що керівник позивача не може бути присутнім у судовому засіданні через заборону в`їзду на територію України, а представник позивача не може бути присутнім за станом здоров`я, у зв`язку з чим просить суд розгляд справи відкласти на іншу дату.

03.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання, в якому просить суд продовжити Компанії "Olicon AB" строк на подання заперечення на відповідь на відзив та заперечення на клопотання про призначення судової експертизи до 14.09.2020 року (включно).

Також, 03.09.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання, в якому просить суд зобов`язати позивача внести на депозитний рахунок суду 45 000,00 грн в якості попередньої оплати (авансом) витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, а також внести на депозитний рахунок суду 266 703, 30 грн для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат Компанії "Olicon AB" на професійну правничу допомогу та інших витрат.

Крім того, 03.09.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання про зобов`язання надати відповіді на запитання, в якому просить суд визнати підстави для відмови у наданні позивачем відповідей на запитання 1-5 поставлені у розділі 2 відзиву відповідача-1, відсутніми та зобов`язати позивача надати вичерпні відповіді разом з підтверджуючими документами на запитання відповідача-1.

У судовому засіданні 03.09.2020, розглянувши клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд зазначив, що викладені у клопотанні обставини не є підставою для його задоволення, тому відмовив у задоволенні зазначеного клопотання (мотиви викладені в ухвалі суду від 03.09.2020).

Крім того, розглянувши клопотання відповідача-1 про продовження строку на подання заперечень на відповідь на відзив та клопотання про призначення експертизи, враховуючи складність справи та обсяг документів, суд дійшов до висновку про необхідність продовження Компанії "Olicon AB" строку на подання заперечень на відповідь на відзив та на клопотання про призначення судової експертизи до наступного судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2020, зокрема, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" у строк до 07.10.2020 надати суду відповіді на запитання Компанії Olicon AB", а також надати докази, що підтверджують викладені у відповіді обставини.

У судовому засіданні 03.09.2020, розглянувши клопотання відповідача-1 про зобов`язання позивача забезпечити судові витрати відповідача-1, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 08.10.2020).

Також, у судовому засіданні 03.09.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 08.10.2020.

23.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи, в яких, зокрема зазначає, що позивачем не було подано до суду висновок експерта складений на його замовлення у встановлений судом строк, а також посилається на те, що у матеріалах справи вже наявний висновок експерта, поданий відповідачем-1, а тому в розумінні норм ст. 99 ГПК України відсутні підстави для призначення судової експертизи.

Крім того, 23.09.2020 відповідач-1 подав до суду заперечення, в яких, зокрема зазначає, що позивачем не надано доказів непатентоздатності патенту № 80128.

07.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач на виконання ухвали суду від 03.09.2020 подав відповіді на питання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2020, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" про призначення експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/2059/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Стародубову Ігорю Вадимовичу. Провадження у справі № 910/2059/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/2059/20 надіслано судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Стародубову Ігорю Вадимовичу.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 здійснено процесуальне правонаступництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України шляхом заміни співвідповідача у справі №910/2059/20 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" надіслати на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" копію позовної заяви та копію ухвали Господарського суду міста Києва від 08.10.2020.

09.06.2021 матеріали справи № 910/2059/20 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 010-СІВ/20 від 09.06.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2021 поновлено провадження у справі № 910/2059/20. Підготовче засідання у справі № 910/2059/20 призначено на 29.07.2021.

09.07.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду Компанія "Olicon AB" подала заяву про відвід експерта, в якій просить суд відвести від участі у справі № 910/2059/20 судового експерта Стародубова І.В., яким складено висновок експерта № 010-СІВ/20 від 09.06.2021.

28.07.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення щодо висновку експерта, в яких, зокрема зазначає, що висновок судового експерта Стародубова І.В. містить докладний опис проведених експертом досліджень, є повним, обгрунтованим та не викликає сумнівів щодо його правильності.

28.07.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду Компанія "Olicon AB" подала клопотання щодо заміни відповідача-2 на його процесуального правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", в якому просить суд вжити заходів щодо залучення до участі у даній справі Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", як процесуального правонаступника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Також, 28.07.2021 відповідач-1 подав до суду заяву про виклик експерта, в якій просить суд викликати у судове засідання судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича та Жихарева Олександра Сергійовича для надання пояснень на запитання щодо висновків експертів, які наявні у матеріалах справи, а також наводить перелік питань.

Крім того, 28.07.2021 відповідач-1 подав до суду клопотання про призначення повторної комплексної судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі повторну комплексну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (винаходів і корисних моделей), проведення якої просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертих Міністерства юстиції України.

29.07.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заперечення на заяву про відвід експерта Стародубова І.В., в яких, зокрема зазначає про пропуск відповідачем-1 строку для пред`явлення заяви про відвід експерта, а також вказує що висновок експерта складений атестованим судовим експертом в межах спеціальних знань експерта, з дотриманням вимог законодавства до висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2021, зокрема викликано для участі в судовому засіданні судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича щодо розгляду заяви про відвід експерта, продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/2059/20 на 30 днів. Підготовче засідання відкладено на 19.08.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2021 за ініціативою суду виправлено описку, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 22.06.2021 у справі № 910/2059/20.

16.08.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду від Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи» надійшло клопотання, в якому повідомлено, що експерт Стародубов І.В. перебуває у відпустці з 16.08.2021 по 30.08.2021, у зв`язку з чим не зможе бути присутнім під час розгляду заяви про відвід експерта призначеної до розгляду на 19.08.2021.

17.08.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що існування спірного патенту № 80128 жодним чином не порушує права чи інтереси позивача та не перешкоджає реалізації позивачем своїх прав на промисловий зразок № 15220.

18.08.2021 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав заперечення проти заяви про виклик експертів, в яких зазначає, що висновок судового експерта Стародубова І.В. містить докладний опис проведених експертом досліджень, є повним та обгрунтованим.

Також, 18.08.2021 позивач подав до суду заперечення проти клопотання про призначення повторної комплексної судової експертизи, в яких, зокрема зазначає, що в матеріалах справи наявний звіт про проведення інженерно-технічного металознавчого дослідження на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 та висновок судового експерта Стародубова І.В. , яким встановлено відсутність винахідницького рівня у спірному патенті, а тому, на думку позивача, відсутні підстави для призначення повторної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2021 у задоволенні заяви Компанії "Olicon AB" про відвід судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубова Ігоря Вадимовича у справі № 910/2059/20 - відмовлено.

08.09.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив відповідача-2, в якій, зокрема зазначає, що висновок експерта № 010-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.06.2021 в повній мірі відповідає вимогам, встановленим законом та повністю підтверджує обставини, які свідчать про те, що винахід за патентом № 80128 від 27.08.2007 не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

15.09.2021 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про колегіальний розгляд, в якому просить суд розгляд даної справи здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Також, 15.09.2021 відповідач-1 подав додаткові пояснення щодо клопотання про призначення повторної комплексної судової експертизи, в яких зокрема зазначає про неналежність та недопустимість висновку експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 від 09.06.2021. Крім того, відповідач-1 просить суд встановити Компанії "Olicon AB" додатковий строк - до 11.10.2021 для подання до Господарського суду міста Києва рецензії на висновок експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 від 09.06.2021; залишити без розгляду подані адвокатом Тюленєвою А.В. заперечення проти клопотання Компанії "Olicon AB" про призначення повторної комплексної експертизи, оскільки вони підписані особою, яка не має на це повноважень, а також просить суд продовжити строк розгляду справи та відкласти розгляд справи.

У судовому засіданні 16.09.2021, розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про колегіальний розгляд справи, суд визнав подане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню (мотиви викладені в ухвалі суду від 25.10.2021).

Також, у судовому засіданні 16.09.2021, розглянувши заявлене відповідачем-1 у додаткових поясненнях клопотання про залишення без розгляду поданих адвокатом Тюленєвою А.В. заперечень проти клопотання Компанії "Olicon AB" про призначення повторної комплексної експертизи, з тих підстав, що вони підписані особою, яка не має на це повноважень, суд відмовив у його задоволенні, оскільки в матеріалах справи на підтвердження повноважень Тюленєвої А.В. наявний ордер № 831700 від 06.07.2021, відповідно до якого адвокат Тюленєва А.В. має право представляти інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" в Господарському суді міста Києва, без процесуальних обмежень.

Крім того, у судовому засіданні 16.09.2021 судом задоволено клопотання відповідача-1 заявлене у додаткових поясненнях та встановлено відповідачу-1 додатковий строк на подання рецензії на висновок експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 від 09.06.2021 до 11.10.2021.

У судовому засіданні 16.09.2021 оголошено перерву до 21.10.2021.

13.10.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання, в якому просить суд приєднати до матеріалів справи рецензію від 11.10.2021 на висновок експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 від 09.06.2021 та призначити у даній справі повторну комплексну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (винаходів і корисних моделей), проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Судове засідання призначене на 21.10.2021 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 призначено підготовче судове засідання на 11.11.2021.

У судовому засіданні 11.11.2021 розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про призначення повторної комплексної судової експертизи, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 11.11.2021).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/2059/20 призначено на 02.12.2021.

У судовому засіданні 02.12.2021 оголошено перерву до 09.12.2021.

У цьому судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується відстеженням пересилання поштового відправлення на сайті АТ «Укрпошта» за штрихкодовим ідентифікатором: 559.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-2 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 09.12.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником патенту України № 15220 на промисловий зразок «Комплект профілів для вентильованих фасадів «Сканрок», зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступником якого є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) на підставі заявки № s200700163 від 31.01.2007, про що 25.10.2007 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 17/2007 здійснено відповідну публікацію.

В свою чергу, Компанія "Olicon AB" є власником патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", зареєстрований на підставі заявки № 8 від 03.06.2003, про що 27.08.2007 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13/2007 здійснено відповідну публікацію.

Позивач зазначає, що відповідач-1 посилаючись на патент України № 80128 створює перешкоди для реалізації позивачем своїх прав на патент України № 15220, зокрема шляхом ініціювання судових процесів (справа № 910/21658/17 та № 910/21726/17), а відтак порушує охоронюваний законом інтерес позивача на використання свого патенту.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що патент України 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" не відповідає умові патентоздатності - «винахідницький рівень», у зв`язку з чим просить суд визнати повністю недійсним патент України на винахід № 80128.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Відповідно до ст. 459 Цивільного кодексу України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до частини 1-2 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, Компанія "Olicon AB" є власником патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", зареєстрований на підставі заявки № 8 від 03.06.2003, про що 27.08.2007 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13/2007 здійснено відповідну публікацію.

Частино 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); - процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. (ч.ч. 5-6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Як зазначає позивач, патент України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" не відповідає умові патентоздатності - «винахідницький рівень», у зв`язку з чим підлягає визнанню недійсним.

Частиною першою статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експерта № 3 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.08.2020, складений експертом Жихаревим О.С. на замовлення відповідача-1.

За результатами проведеного експертного дослідження експертом у висновку № 3 від 11.08.2020 було встановлено, що винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007 року відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до наданих документів.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін;

За приписами ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

З висновку експерта № 3 від 11.08.2020 наданого відповідачем-1, вбачається, що експертом проведено дослідження на підставі документів наданих відповідачем-1, в той час як у даному випадку доцільне проведення судової експертизи з дослідженням питання наявності у патенту України № 80128 критерію патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів даної справи.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи відповідає винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 критерію патентоздатності "винахідницький рівень", ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу.

На вирішення експерта винесено наступне питання:

- Чи відповідає винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007 критерію патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи?.

За результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної судовим експертом Стародубовим І.В., складено висновок експерта №010-СІВ/20 від 09.06.2021, в якому встановлено, що винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007 не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається винаходу, визначається формулою винаходу.

Згідно з пунктом 7.1.2. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі - Правила складання і подання заявки) формула винаходу - це ясне та стисле вираження суті винаходу.

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, - у наступній, відмінній (відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній - суттєві ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від прототипу.

Відповідно до п.п. 7.2.1. - 7.2.3. Правил складання і подання заявки, формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.

Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і (або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Згідно пункту 7.3.5. Правил складання і подання заявки, до залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання».

До незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають загальні суттєві ознаки винаходу (корисної моделі), кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання чи використання винаходу (корисної моделі), а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони.

Відповідно до п. 6.6.1.Правил складання і подання заявки, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із зазначеним результатом.

Так, у висновку №010-СІВ/20 від 09.06.2021 експерт Стародубов І.В. зазначив, що об`єктом винаходу за патентом України № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» є Пристрій що характеризується незалежним пунктом 1 формули винаходу та залежними пунктами 2-5.

Заявлений в описі винаходу «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття», за патентом України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. технічний результат полягає в удосконаленні профільованого роздільника, для забезпечення потрібної несучої здатності без використання товстого листового металу, шляхом використання профільованого роздільника, який має зменшену висоту елементів жорсткості, а разом з ними і внутрішнього виступу, та відповідно збільшення простору для заповнення ізоляційним матеріалом над профільованим роздільником.

До незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають загальні суттєві ознаки винаходу (корисної моделі), кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання чи використання винаходу (корисної моделі), а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони.

Зважаючи на викладене, якщо винахід визнано не новим за незалежним пунктом, то не новим буде і сукупність ознак наведених з урахуванням залежних пунктів формули, оскільки кожне окреме виконання винаходу, визначене залежним пунктом, охоплюється узагальненим виконанням винаходу, визначеним у незалежному пункті.

Опис патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» містить відомості щодо вдосконалення профільованого роздільника із кронштейнами, для забезпечення потрібної несучої здатності без використання товстого листового металу, шляхом використання профільованого роздільника, який має структурні особливості, викладені в описовій частині п. 1 формули винаходу.

У Таблиці № 1 висновку експерта №010-СІВ/20 від 09.06.2021 наведено перелік ознак незалежного пункту формули винаходу, що визначає обсяг правової охорони патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття».

Винахідницький рівень - критерій, за допомогою якого патентоздатний винахід виділяється з-поміж звичайних інженерних розробок, до яких не ставиться подібна вимога.

Відповідність заявленого винаходу умові «винахідницький рівень» означає, що даний винахід є творчим втіленням ідеї і становить перехід на новий технологічний рівень.

Експертом у висновку №010-СІВ/20 від 09.06.2021 зазначено, що відповідно до інформації під кодом (22), що міститься в описі до патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» встановлено, що 03.06.2003 року є датою подачі заявки № 8 на винахід.

Проте, відповідно до інформації під кодом (32) - Дата подання попередньої заявки (код (31) - номер попередньої заявки), що міститься в описі до патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття», встановлено що 04.06.2002 є датою подачі попередньої заявки № 0201672-3 на винахід у країні Швеція.

Таким чином, для відповіді на поставлене питання, «винахідницький рівень» патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» експертом встановлюється на 04.06.2002 року.

Відповідно до п. 6.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2002 за № 364/6652 (далі - Правила розгляду заявки), при перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Згідно п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки, винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Суд зазначає, що перелік наданих на дослідження документів з описом технічних рішень, які можуть бути протиставлені патенту України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» наведено у Таблиці № 2 висновку експерта №010-СІВ/20 від 09.06.2021.

Відповідно до п. 6.5.3.1. Правил розгляду заявки, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об`єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. При перевірці винахідницького рівня зміст поданих до Державної служби заявок ураховують з дати публікації відомостей про них у бюлетені.

Згідно п. 6.5.3.2. Правил розгляду заявки, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Пунктом 6.5.3.3. Правил розгляду заявки визначено, що умові винахідницького рівня відповідають зокрема:

- індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні селективний винахід);

- композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не випливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

- способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою;

- способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать нова для цього класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції.

Відповідно до п. 6.5.3.5. Правил розгляду заявки, заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

- збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

- виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

- створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв`язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв`язків між ними;

- застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

- зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв`язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв`язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Якщо заявлений винахід відповідає умові винахідницького рівня відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то подальшу перевірку відповідних залежних пунктів формули не проводять (п. 6.5.3.8. Правил розгляду заявки).

У висновку №010-СІВ/20 від 09.06.2021 експерта Стародубова І.В зазначено, в результаті проведеного аналізу було встановлено, що ознака «основа (16) має прорізи» відома з наступних джерел рівня техніки D7 (АТ 407765 В), D8 (ЕР 1072733А2): профільований роздільник містить основу - поверхня (12) в D7 або поверхня (22) в D8. Основа має прорізи (отвори (23) в D7 або отвори (40) в D8 (Опис до D7: стор. 4, рядок 19-23, стор. 4, рядок 41-44, стор. 5, рядок 21-27, фіг. 1-3; Опис до 08: стор. 4, абз. [45], стор. 4, абз. [45], [48], [52], фіг. 1-3, 5, 7, 9).

Ознака «з довжиною, близькою до ширини основи» відома з наступних джерел рівня техніки D7 (АТ 407765 В), D8 (ЕР 1072733А2): прорізи (23) в D7 або (40) в D8 виконані з довжиною, близькою до ширини основи (12) в D7 або (22) в D8. (D7: фіг. 1-3, 08: фіг. 1-3, 5, 7, 9).

Ознака «орієнтовані поперечно відносно профільованого роздільника (14)», відома з наступних джерел рівня техніки D7 (АТ 407765 В), 08 (ЕР 1072733А2): прорізи (23) в D7 або (40) в D8 орієнтовані поперечно відносно профільованого роздільника (4) D7 або (18) D8. (07: фіг. 1-3, 08: фіг. 1-3, 5, 7, 9).

Ознака «і ділянки основи по обидва боки від прорізу відігнуті від площини основи й утворюють елементи жорсткості (20, 21)», відома з наступних джерел рівня техніки D7 (АТ 407765 В), D8 (ЕР 1072733А2): ділянки основи (12) в D7 або (22) в D8 по обидва боки від прорізу (23) в D7 або (40) в D8 відігнуті від площини основи. Відігнуті частини, позначені як стінки (24) у D7 або як стінки (41) в D8, утворюють елементи жорсткості. Про те, що зазначені стінки виконують роль елементів жорсткості, зазначено у описі до патенту D7 стор. 5, фіг. 21-27 або в D8, стор. 7, абз. [52], фіг. 1-3, 5, 7, 9.

Відповідно до опису до патенту України № 80128 від 27.08.2007 р. «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» винахід, згідно незалежного пункту 1 формули відрізняється від прототипу тим, що додатково містить прорізи, розташовані поперечно довжині профільованого роздільника, з відігнутими під кутом краями, і ці відігнуті краї і утворюють ребра жорсткості, які відрізняються від прототипу.

Заявлений в описі винаходу «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття», за патентом України на винахід № 80128 від 27.08.2007 р. технічний результат полягає в удосконалені профільованого роздільника, для забезпечення потрібної несучої здатності без використання товстого листового металу, шляхом використання профільованого роздільника, який має зменшену висоту елементів жорсткості, а разом з ними і внутрішнього виступу, та відповідно збільшення простору для заповнення ізоляційним матеріалом над профільованим роздільником.

Тож, у висновку №010-СІВ/20 від 09.06.2021 зазначено, що виходячи з результатів порівняльного аналізу 1-го незалежного пункту формули винаходу патенту України №80128 від 27.08.2007 «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» із відомостями що містяться в матеріалах справи та наведені у наданих джерелах інформації (Таблиця №2), у відповідності до Методики проведення судової експертизи, експерт дійшов висновку, що має місце доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень, а отже винахід «Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття» за патентом України № 80128 від 27.08.2007 р. не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень».

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Оцінюючи висновок експерта №010-СІВ/20 від 09.06.2021, суд вважає, що зазначений висновок містить відповідь на порушене питання, яке є обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем, який має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та має вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 1798 від 24.06.2016, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 09.08.2022 року). Стаж експертної роботи з 04.04.2006. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

При цьому, враховуючи те, що об`єктом дослідження судової експертизи, призначеної ухвалою суду від 08.10.2020 у даній справі є об`єкт права інтелектуальної власності, а саме: винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007, відповідно, суд зазначає, що кваліфікуючою ознакою достатності рівня знань судового експерта є його атестація за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями».

Крім того, у висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Таким чином, висновок експерта № 010-СІВ/20 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 09.06.2021 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

В свою чергу, відповідачем-1 було долучено до матеріалів справи рецензію від 11.10.2021 на висновок експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.06.2021, складену патентним повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В. на замовлення відповідача-1.

Проте, суд зазначає, що процесуальним законодавством не передбачено подання до суду рецензій на висновки судових експертів, а також прийняття на їх основі рішень про призначення експертизи.

Так, інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості та обґрунтованості висновків, що подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта. Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі - Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів згідно з пунктом 2 Порядку є "вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків". Отже, процедура рецензування висновків експертів не має за мету вплинути на його оцінку в судовому процесі. Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу.

Рецензія не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковою для суду, оскільки містить суб`єктивну думку особи щодо оцінки доказу - висновку експерта; рецензент не має у своєму розпорядженні матеріали справи, не досліджує їх, не попереджається судом про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій.

З огляду на викладене вище, суд не приймає до розгляду рецензію від 11.10.2021 на висновок експерта Стародубова І.В. № 010-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.06.2021, складену патентним повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В. на замовлення відповідача-1.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про невідповідність винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007 умові патентоздатності "винахідницький рівень", що свідчить про його невідповідність умовам патентоспроможності, встановленим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За змістом приписів п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

З огляду на те, що винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 від 27.08.2007 не відповідає критерію патентоздатності «винахідницький рівень» , суд приходить до висновку про наявність підстав для визнання такого патенту недійсним, а тому позовні вимоги в частині визнання патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 недійсним повністю підлягають задоволенню.

В той же час, враховуючи що Компанією "Olicon AB" заявлено про застосування строку позовної давності у даній справі, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 256 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

В обгрунтування пропуску позивачем строку позовної давності на звернення до суду з вказаним позовом, відповідач-1 посилається на ту обставину, що позивач з 01.07.2009 входить до складу засновників ТОВ «Сканрок», що є ліцензіатом позивача відповідно до ліцензійного договору про використання промислового зразка від 11.08.2017, а саме патенту № 15220.

Відповідач-1 зазначає, що окрім позивача до складу засновників ТОВ «Сканрок» входить ОСОБА_1 , який в свою чергу є засновником ТОВ "СКАНДІ ЛТД".

Так, Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами формальної експертизи заявки № s200700163, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видав Товариству з обмеженою відповідальністю "СКАНДІ ЛТД" (в особі ОСОБА_1) патент України № 15220 на промисловий зразок "Комплект профілів для вентильованих фасадів "СКАНРОК" .

В свою чергу, право власності на патент України № 15220 набуте позивачем на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29 травня 2017 року, укладеного з попереднім власником значеного патенту - ОСОБА_1 , про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10.08.2017.

Власником патенту України № 15220 на промисловий зразок "Комплект профілів для вентильованих фасадів "СКАНРОК" станом на час звернення позивача з позовом до суду та на час розгляду даної справи по суті є Камініон Холдінгз Лімітед, яке в свою чергу надало його у використання ТОВ «Сканрок» на підставі ліцензійного договору про використання промислового зразка від 11.08.2017.

Суд зазначає, що право на судовий захист виникає у особи лише після порушення її прав та охоронюваних законом інтересів зі сторони третіх осіб, у зв`язку з чим початок перебігу строку позовної давності належить відраховувати не від дати видачі патенту на винахід чи від дати видачі ліцензії, а від дати коли особа дізналась про порушення свого права третьою особою.

Тож, у даному випадку, суд вважає безпідставними посилання відповідача-1 на ту обставину, що позивач з 01.07.2009 входить до складу засновників ТОВ «Сканрок» та що саме з цієї дати необхідно відраховувати строк позовної давності, оскільки у даному випадку корпоративні правовідносини позивача з ТОВ «Сканрок» не стосуються предмету позову та не можуть бути підставою для відліку строку позовної давності, при цьому, право власності на патент України № 15220 набуто позивачем лише 29.05.2017 на підставі договору про передачу права власності на промисловий зразок № 15220.

Крім того, суд зазначає, що підставою для звернення до суду з даним позовом, як вказано позивачем, було ініціювання відповідачем-1 судового процесу, пов`язаного з визнанням недійсним патенту позивача № 15220, а саме у грудні 2017 Компанія Олікон АБ/Olicon AB звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до позивача та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з позовними вимогами, зокрема про визнання патенту України № 15220 на промисловий зразок "Комплект профілів для вентильованих фасадів "СКАНРОК" недійсним повністю (справа № 910/21658/17), який в подальшому залишений судом без розгляду.

Тобто, у даному випадку враховуючи що позивач лише 29.05.2017 набув право власності на патент № 15220, дійсність якого в подальшому оскаржувалася відповідачем-1, на переконання суду, строк позовної даності на момент подачі позову не сплив, а відтак, вимоги відповідача-1 про застосування наслідків спливу позовної давності задоволенню не підлягають.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Так, відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженого Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 291, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відмови від патенту (деклараційного патенту) повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, ч. 2. ст. 3-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі; визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом; опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі; здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства; здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням позовної вимоги про визнання недійсним патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", внаслідок невідповідності критерію патентоздатності «винахідницький рівень», позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" про зобов`язання Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" - задовольнити.

2. Визнати патент України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 недійсним повністю.

3. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код - 31032378) внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" від 27.08.2007 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Компанії "Olicon AB" (P.O.Box 274, S-731 26 Koping, Sweden) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" (113, Георгіоу Гріва Дігені, Астромерітіс, П.С., 2722, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 213356) 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 21.12.2021

Суддя С. О. Щербаков