РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.12.2021справа №910/2559/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/2559/21

за позовом ЕВС Eastern Beverage Company Limited (І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед) (Посейдонос, 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр) та Zaforpo Ventures Limited (Зафорпо Венчурс Лімітед) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (вул. Полковника Шутова, буд. 9А, офіс 520А, м. Київ, 03113; ідентифікаційний код 38679874)

про заборону використання ліцензійного договору від 01.01.2018 №01/01-18 та зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності,

за участю представників:

позивачів - Нікулеска Д.С. (довіреність від 10.05.2021 №б/н);

відповідача - Андрощука С.В. (ордер від 22.07.2021 серія КС №501100);

Гребенюк К.А. (ордер від 26.11.2021 серія КС №740024).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

ЕВС Eastern Beverage Company Limited (І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед; далі - Компанія-1) та Zaforpo Ventures Limited (Зафорпо Венчурс Лімітед; далі - Компанія-2) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (далі - Товариство) про:

- заборону Товариству використовувати укладений Компанією-1 і Товариством ліцензійний договір від 01.01.20218 №01/01-18 (далі - Ліцензійний договір) як правовстановлюючий документ на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №154731, №154730, №162488, №163639, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190, №191634, №200189 та №200191 в зв`язку з тим, що він не був укладений Компнією-1 і Товариством;

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії-1 на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 200189 та №200191;

- зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії-2 на торговельні марки за свідоцтвами України №215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №154731, №154730, №162488, №163639, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190 та №191634.

Позов мотивовано тим, що:

- позивачам стало відомо про намагання відповідача привласнити собі виключні права інтелектуальної власності на торговельні марки, які належать позивачам; привласнення прав на цілий ряд торговельних марок позивачів Товариство намагається здійснити на підставі Ліцензійного договору, який в дійсності не укладався;

- використання Товариством Ліцензійного договору як правовстановлюючого документу на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №154731, №154730, №162488, №163639, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190, №191634, №200189 та №200191 є порушенням прав позивачів, оскільки є посяганням на виключні майнові права останніх на вказані об`єкти.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

26.03.2021 відповідач подав суду відзив на позов, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог, оскільки:

- перелік способів захисту цивільних прав та інтересів зазначено в статті 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і такого способу захисту як «заборона використання договору» вказана норма не містить; позивачами заявлено до суду вимогу, яка взагалі не може розглядатися в порядку господарського судочинства, так як «заборона використання договору» виходить за межі способів захисту цивільного права і взагалі - здорового глузду;

- що ж до «зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності», то позивачами не наведено які саме права інтелектуальної власності порушено і яким чином;

- крім того, господарським судом Київської області розглядається справа №911/3658/20 за позовом Товариства до Компанії-2, Компанії-1, товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» (далі - ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані») та товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» (далі - Підприємство), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача-3 - товариство з обмеженою відповідальністю «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (далі - Завод) та товариство з обмеженою відповідальністю «Перший український горілчаний стандарт» (далі - ТОВ «Перший український горілчаний стандарт»), про захист права інтелектуальної власності; предметом позову у вказаній справі є захист прав інтелектуальної власності Товариства (виключної ліцензії), що ґрунтуються на умовах Ліцензійного договору;

- позовні вимоги у даній справі в частині заборони Товариству використовувати Ліцензійний договір та користуватися правами виключної ліцензії фактично є запереченням позивачів на позов Товариства у справі №911/3658/20, а тому такі вимоги мають розглядатися в межах справи №911/3658/20; крім того, позивачами не наведено, які права інтелектуальної власності порушено та яким способом, тобто відсутній предмет спору;

- таким чином, позовна заява Компанії-1 і Компанії-2 не може розглядатися господарським судом, а провадження у справі №910/2559/21 підлягає закриттю відповідно до вимог статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.02.2021 позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачам п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

01.03.2021 позивачами подано суду документи на виконання ухвали суду від 22.02.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.03.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 19.04.2021.

19.04.2021 відповідач подав суду висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 13.04.2021 №13/21 (далі - висновок №13/21) та заяву, в якій зазначив, що відповідно до результатів висновку №13/21 підпис від імені ОСОБА_3 на Ліцензійному договорі виконано ОСОБА_3, а підпис від імені ОСОБА_1. виконано саме ОСОБА_1 ; таким чином, вказаний висновок підтверджує факт підписання Ліцензійного договору саме особами, що вказані керівниками сторін Ліцензійного договору.

Разом з тим, у вказаній заяві відповідач просив суд поновити пропущений процесуальний строк на подання висновку №13/21.

Суд поновив пропущений процесуальний строк на подання Товариством висновку №13/21 у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.04.2021 продовжено строк підготовчого провадження; оголошено перерву у підготовчому засіданні до 17.05.2021; зобов`язано Товариство подати суду оригінал Ліцензійного договору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2021 зобов`язано:

- Товариство подати суду:

Ч оригінал Ліцензійного договору;

Ч в строк до 07.06.2021 письмові пояснення щодо висновку №13/21, з урахуванням листа Міністерства юстиції України від 26.04.2021 №380/14836-33-21/6.3 стосовно повноважень Панчошнік І.З. на проведення почеркознавчих експертиз;

- адвокатське об`єднання «Прайм» подати суду в строк до 07.06.2021 письмові пояснення щодо місця знаходження ліцензійного договору від 01.01.20218 №01/01-18;

- повідомлено Товариство та адвокатське об`єднання «Прайм» про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

10.06.2021 Компанія-2 подала суду заяву про забезпечення доказів шляхом витребування у Товариства оригіналу Ліцензійного договору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2021 вказану заяву задоволено; зобов`язано Товариство подати суду оригінал Ліцензійного договору.

22.06.2021 відповідач подав суду заяву про скасування заходів забезпечення доказів, застосованих ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2021.

Протокольною ухвалою у підготовчому засіданні 22.06.2021 суд відмовив у задоволенні заяви відповідача про скасування заходів забезпечення доказів та відмовив у задоволенні усного клопотання представника позивача про накладення штрафу на відповідача.

У підготовчому засіданні 22.06.2021 оголошено перерву до 12.07.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2021 у задоволенні заяви Товариства про роз`яснення ухвали господарського суду міста Києва від 14.06.2021 у справі №910/2559/21 відмовлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2021 заяву Компанії-2 про накладення штрафу та визнання дій зловживанням процесуальними правами задоволено частково; стягнуто з Товариства в дохід Державного бюджету України 11 350 грн. штрафу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 02.08.2021.

06.07.2021 Товариством подано суду скаргу на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Ярмоленка Є.П., в якій відповідач просить визнати протиправними дії приватного виконавця щодо відкриття виконавчого провадження №6585315 та скасувати постанову від 18.06.2021 про відкриття ВП №6585315, постанову від 18.06.2021 про розмір мінімальних витрат ВП №6585315 і постанову від 18.06.2021 про стягнення з боржника основної винагороди у сумі 18 160 грн. за ВП №6585315.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.07.2021 відмовлено у задоволенні скарги Товариства на дії приватного виконавця.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.08.2021 відкладено розгляд справи по суті на 10.08.2021.

У судовому засіданні 10.08.2021 оголошено перерву до 20.09.2021.

Відповідач подав суду витяги з експертного дослідження від 25.08.2021 №КЕД-19-21/19369, проведеного Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства юстиції України, та письмові пояснення, в яких зазначив, що:

- Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства юстиції України був сформований висновок експертного дослідження від 25.08.2021 №КЕД-19-21/19369 і повернуті надані для дослідження документи, в тому числі Ліцензійний договір;

- відповідач даними поясненнями підтримує відзив на позов від 24.03.2021 та доводи, викладені в ньому;

- станом на 20.09.2021 (дата підпису письмових пояснень) доказів про те, що Ліцензійний договір не був укладений/підписаний з боку позивача - 1 - немає;

- позивачі-1,2 обрали неналежний спосіб судового захисту;

- ОСОБА_3 23.12.2020 висловила власну позицію щодо Ліцензійного договору, оформлену у аффідевіті від 23.12.2020; в абзаці 1 пункту 2 аффідевіту вказується, що «The Company has neither executed nor has the said 2018 License Agreement in its files and/or records.», що в перекладі на українську мову означає «Компанія не виконувала та не має [в розпорядженні] вказану Ліцензійну угоду 2018 року у своїх файлах та/або документах.»; англійське слово «executed» має переклад як «оформити, виконати, реалізувати»; в абзаці 4 пункту 2 аффідевіту також використовується слово «executed», що має наведене тут значення; ті самі формулюванні використовуються і у листі позивача-1 до позивача-2 від 17.12.2020;

- відповідач подав суду власний переклад аффідевіту від 23.12.2020, оскільки вважає переклад позивачів-1,2 некоректним, а тому він не може вважатися доказом в розумінні ГПК України;

- відповідачем було подано суду докази на підтвердження своєї правової позиції, а саме: оригінал Ліцензійного договору; висновок від 14.04.2021 №13/21 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, проведений товариством з обмеженою відповідальністю «Центр судових експертиз «Норма»; звіт про витрати на рекламу, маркетинг, просування продажів та популяризацію за період з 01.01.2014 по 31.12.2020, договір поставки від 01.04.2014 №04/14С, договір купівлі-продажу від 16.04.2014 №УКР/2014/014, ліцензію від 11.12.2015 серії АЕ №2297458, ліцензію від 14.12.2015 серії АІ №000802, ліцензію від 14.12.2015 серії ЕА №001246 і лист-згоду-дозвіл про використання торговельних марок, де позивачем-1 вказано, що відповідач має «виключне право використовувати вказані Знаки та на власний розсуд видавати ліцензїї/субліцензії на території України іншим особам»; довідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щерби Л.О. про вчинення нотаріальній дій від 26.07.2021 № 10/01-16.

Представник відповідача у судовому засіданні 20.09.2021 подав суду для огляду оригінал Ліцензійного договору.

Суд оглянув оригінал Ліцензійного договору та повернув його представнику відповідача.

У судовому засіданні 20.09.2021:

- представник відповідача просив суд повернутися на стадію підготовчого засідання для вирішення питання про долучення до матеріалів справи письмових пояснень та доказів, поданих суду 17.09.2021 і 20.09.2021, та заперечив проти задоволення клопотання позивачів про витребування доказів;

- суд заслухавши доводи сторін, повернувся до стадії підготовчого провадження для вирішення питань про долучення до матеріалів справи письмових пояснень, доказів та вирішення клопотання про витребування доказів;

- суд долучив до матеріалів справи письмові пояснення та заяву про долучення доказів, подані позивачем 17.09.2021 і 20.09.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2021 підготовче засідання відкладено на 18.10.2021.

У підготовчому засіданні 18.10.2021 оголошено перерву до 15.11.2021.

Позивачі 19.10.2021 подали суду письмові пояснення, в яких зазначили що: твердження відповідача, що ОСОБА_3 в аффідевіті від 23.12.2020 зазначила, що ніколи не повідомляла про те, що вона не підписувала Ліцензійний договір є абсолютно хибними та не відповідають дійсним обставинам справи; 05.10.2021 ОСОБА_3 детальніше висловила позицію щодо Ліцензійного договору, оформлену у аффідевіті від 05.10.2021; вказаний аффідевіт є належним та допустимим доказом в даній справі, який підтверджує позицію позивачів про те, що Ліцензійний договір ніколи не укладався позивачем-2 та відповідачем.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.11.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 20.12.2021.

Представник позивача у судовому засіданні 20.12.2021 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представники відповідача оголосили вступне слово та заперечили проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 ГПК України докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 20.12.2021 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

22.08.2016 Державною службою інтелектуальної власності України прийнято рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу товариством з обмеженою відповідальністю «Домані гупп» (общество з ограниченной ответственностью «Домани групп») Компанії-2 права власності на знаки для товарів і послуг у класах 16, 21, 32, 33, 35, 42, 43, за якими зареєстровано знаки за свідоцтвами України №14590, №37247, №37250, №38717А, №47015, №47016, №47029, №47268, №49406, №54611, №56162, №70774, №70776, №709874, №71016, №80902, №90620, №105725, №112893, №120772, №120773, №141763, №154730, №154731, №154732, №154733, №158368, №162488, №163639, №174967, №174968, №191190, №191634, №194247, №194282.

07.12.2018 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України прийнято рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу Компанією-1 Компанії -2 прав власності на знаки для товарів і послугу класах 16, 21, 32, 33, 35, 42, 43, за якими зареєстровано знаки за свідоцтвами України №14590, №37247, №38717А, №47015, №47016, №47029, №47268, №49406, №54611, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №141763, №154730, №154731, №154732, №154733, №158368, №162488, №163639, №174967, №174968, №191190, №191634, №194247, №194282, №215324, №220965, №220966, №224028, №237859, №238994, №238995, №238996, №240813, №249593.

Компанія-1 є власником таких свідоцтв України:

- №200189 на торговельну марку «Lord Byron», зареєстровану для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- №200191 на торговельну марку «Лорд Байрон», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП.

Компанія-2 є власником таких свідоцтв України:

- №215324 на торговельну марку «ARCTICA», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №141763 на торговельну марку «АРКТИКА», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №223361 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №14590 на торговельну марку «НАША МАРКА», зареєстровану для товарів 32 і 33 та послуг 42 класів МКТП;

- №194282 на торговельну марку «НАША МАРКА», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №174967 на торговельну марку «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №174968 на торговельну марку «НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №154731 на торговельну марку «МЕДОФФ», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №154730 на торговельну марку «MEDOFF», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №162488 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №163639 на торговельну марку «ДІАМАНТ ВІД МЕДОФФ», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №194247 на торговельну марку «DIAMANT BY MEDOFF», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №56162 на торговельну марку «МЕДКОФФ», зареєстровану для товарів 32 і 33 та послуг 42 класів МКТП;

- №70974 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №71016 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 32 і 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №80902 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №105725 на торговельну марку «MEDOFF PLATINUM», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №112893 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №120772 на торговельну марку «М`ЯКА, ТОМУ ЩО MEDOFF», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №120773 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №47015 на торговельну марку «МІРНА», зареєстровану для товарів 16, 21, 32 і 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №47016 на торговельну марку «MERNAYA», зареєстровану для товарів 16, 21, 32 і 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №37247 на торговельну марку «МЕРНАЯ», зареєстровану для товарів 16, 21, 32 і 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №47029 на торговельну марку «», зареєстровану для товарів 16, 21, 32 і 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №54611 на торговельну марку «Мърная. На молоке», зареєстровану для товарів 33 та послуг 35 і 43 класів МКТП;

- №154732 на торговельну марку «МЕРНАЯ», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №154733 на торговельну марку «MERNAYA», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №191190 на торговельну марку «МІРНА», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №191634 на торговельну марку «МЪРНАЯ», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП;

- №38717А на торговельну марку «ХУТОРОК», зареєстровану для товарів 33 класу МКТП.

Судом встановлено, що у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа №911/3658/20 за позовом Товариства до Компанії-2, Компанії-1, ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» та Підприємства, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача-3 - Завод та ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», про захист права інтелектуальної власності.

Так, у своєму позові Товариство просить:

- зобов`язати Компанію-2, Підприємство, Компанію-1 та ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» усунути перешкоди щодо використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №38717А, №154731, №154730, №162488, №163639, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190, №191634, №187571, №187570, №187573, №187574, №188094, №188095 і №187569;

- визнати за Товариством право виключної ліцензії, передбачене Ліцензійним договором, на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №38717А, №154731, №154730, №162488, №163639, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190, №191634.

Позовні вимоги у справі №911/3658/20 Товариство мотивує наявністю укладеного з Компанією-2 Ліцензійного договору, на підставі якого Товариство отримало виключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг за наведеними у Ліцензійному договорі свідоцтвами України.

Позивачі дізналися про існування Ліцензійного договору після відкриття господарським судом Київської області провадження у справі №911/3658/20.

Так, за умовами Ліцензійного договору:

- Ліцензійним договором регулюються правовідношення в сфері інтелектуальної власності, що виникають з приводу надання ліцензіаром (Компанія-1) дозволу ліцензіату (Товариство) на використання знаків для товарів і послуг в порядку та на умовах, визначених Ліцензійним договором (пункт 1.1 Ліцензійного договору);

- ліцензіар, який володіє правом власності на знаки для товарів і послуг, що засвідчені свідоцтвами України №215324, №141763, №223361, №14590, №194282, №174967, №174968, №38717А, №200189, №200191, №154731, №154730, №162488, №163939, №194247, №56162, №70974, №71016, №80902, №105725, №112893, №120772, №120773, №47015, №47016, №37247, №47029, №54611, №154732, №154733, №191190, №191634 за плату надає ліцензіату дозвіл на використання знаків (ліцензію) для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експерт (вивезення); застосування їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для яких знаки зареєстровано; застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет (пункт 1.2 Ліцензійного договору);

- вид ліцензій - виключна; територія дії ліцензії - вся територія України (пункт 1.3 Ліцензійного договору);

- ліцензіар не має права використовувати знаки самостійно та видавати ліцензії на використання знаків іншим особам протягом дії Ліцензійного договору та ліцензії (пункт 2.2 Ліцензійного договору);

- ліцензіат має право: використовувати знаки в своїй діяльності шляхом його нанесення на будь-який товар, для якого знаки зареєстровані (далі - товар), упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку або інший доданий до товару ярлик чи/або предмет; пропонувати товар з нанесеним знаків для продажу, імпорту, експерту, зберігання та перевезення товарів; використовувати знаки на власний розсуд як окремо, так і спільно зі своїми знаками; використовувати знаки в рекламі, здійснювати спонсорські проекти з використанням знаків з метою популяризації знаків або продукції, виготовленої з використанням знаків; застосовувати їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для яких знаки зареєстровано; застосувати знаки в діловій документації, листуванні, в доменних іменах тощо; передавати право використання (субліцензію) знаки будь-яким третім особам на власний розсуд та у відповідності до самостійно визначеними умовами, без необхідності буд-якої згоди з ліцензіаром; забороняти іншим особам використовувати знаки без погодження з ліцензіаром; вимагати поновлення порушених прав на знаки (пункт 3.1 Ліцензійного договору);

- ліцензіат має право подавати заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг чи інших об`єктів інтелектуальної власності, які схожі із знаками, або містять знаки чи схожі з ними до ступеня змішування (пункт 3.2 Ліцензійного договору);

- сторони домовилися про те, що ліцензіат має повне необмежене, безвідкличне, абсолютне переважне право придбання знаків; це переважне право передбачає обов`язок ліцензіара до пропонування третім особам (або, залежно від обставин, акцептування пропозиції від третіх осіб) придбання знаків ліцензіара, попередньо запропоновувати ліцензіату придбати знаки ліцензіара на таких саме умовах; ліцензіат може придбати знаки ліцензіара як повністю, так і частково; про своє рішення ліцензіат має повідомити ліцензіара протягом 30 календарних днів, починаючи з дня отримання повідомлення з запропонованими умовами продажу; якщо ліцензіат вирішить придбати знаки на запропонованих умовах: ліцензіар має відмовити відповідним третім особам у продажі знаків; ліцензіар має продати ліцензіату знаки на запропонованих умовах; будь-який продаж знаків у порушення переважного права ліцензіата є нікчемними (пункт 3.6 Ліцензійного договору);

- якщо сторони не дійдуть угоди про зворотне, у якості ліцензійного платежу сплачується 50 000 доларів США банківським переказом протягом 60 календарних днів після дня спливу строку дії Ліцензійного договору та ліцензії (пункт 4.1 Ліцензійного договору);

- Ліцензійний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і скріплення його тексту печатками сторін та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до спливу чинності відповідних майнових прав на останній зі знаків (залежно від того, яка з подій станеться раніше); якщо будь-який знак для товарів і послуг, що входить у визначення «Знаки», припиняє бути чинним, Ліцензійний договір та ліцензія припиняють діяти стосовно такого знаку і продовжують діяти стосовно інших знаків для товарів і послуг, які входять у визначення «Знаки»; при поновленні захисту знаку, який раніше припинив бути чинним, дія Ліцензійного договору та ліцензії автоматично поновлюється стосовно такого знаку; при цьому, узгоджений розмір ліцензійного платежу не буде залежати від зміни кількості знаків для товарів і послуг, які входять у визначення «Знак» (пункт 8.1 Ліцензійного договору);

- в разі якщо сторони не заявлять про свій намір розірвати Ліцензійний договір за 90 днів до закінчення строку його дії, Ліцензійний договір буде вважатися подовженим на кожні наступні три календарних роки на тих самих умовах (пункт 8.2 Ліцензійного договору);

- жодна зміна правонаступника будь-якого знаку для товарів і послуг, який входить у визначення «Знаки» не матиме наслідків щодо дійсності або чинності ліцензії, передбаченої Ліцензійним договором; при зміні правовласників знаків умови Ліцензійного договору залишаються незмінними так, якби така зміна не сталася (пункт 8.6 Ліцензійного договору);

- після набрання чинності Ліцензійним договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосуються Ліцензійного договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов Ліцензійного договору (пункт 10.2 Ліцензійного договору);

- сторони підтверджують, що з укладенням Ліцензійного договору вони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких умов, які на думку будь-якої з сторін можуть бути істотними та необхідними за змістом Ліцензійного договору (пункт 10.3 Ліцензійного договору).

Звертаючись до суду з даним позовом Компанія-1 зазначає, що Ліцензійний договір ніколи не підписувався Компанією-1, остання сторінка Ліцензійного договору є сторінкою з іншого ліцензійного договору, укладеного 10.12.2015 Компанією-1 і Товариством за №10/12-15, за яким Компанія-1, яка є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №194282, №174967 і №174968, за плату надала Товариству дозвіл на використання знаків (ліцензію) для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

На підтвердження наведеного позивачами подано суду письмові свідчення ОСОБА_3 під присягою, згідно з якими:

- « Компанія не підписувала і не зберігає вказаний Ліцензійний договір 2018 року в своїх документах та/або справах.

Схоже, що сторінка з підписами Ліцензійного договору 2018 року є копією сторінки з підписами Ліцензійного договору № 10/12-15, укладеного і належним чином оформленого між Компанією та ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» 10 грудня 2015 року.

Це очевидно з того факту, що підпис і печатка на Ліцензійному договорі № 10 / 12-15 ідентичні тим, що знаходяться на сторінці з підписами Ліцензійного договору 2018.

Я однозначно підтверджую, що ані Компанія, ані я як директор не підписували Ліцензійний договір 2018 року, а, отже, будь-яка така дія, тобто використання сторінки з підписами Ліцензійного договору № 10/12-15 в якості сторінки з підписами в Ліцензійному договорі 2018, є шахрайською і недійсною.»;

- «… з метою уникнення будь-яких непорозумінь в зв`язку із перекладом мого афідевіту від 23.12.2020 р., наданого Товариством з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдинг», заявляю:

- я ніколи не підписувала Ліцензійний договір № 01/01-2018 від 01.01.2018 від імені І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед;

- до мене ніколи не звертався ніхто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдинг» щодо укладання Ліцензійного договору № 01/01-2018 від 01.01.2018 на тих умовах, які викладені в ньому, ні на будь-яких інших умовах;

- я ніколи не погоджувала умов, викладених в Ліцензійному договорі № 01/01-2018 від 01.01.2018 ні в усному, ні в письмовому порядку.

- Вперше я побачила Ліцензійний договір № 01/01-2018 від 01.01.2018 лише в грудні 2020 року. Я ніколи не бачила тексту Ліцензійного договору № 01/01-2018 від 01.01.2018 до грудня 2020 року.

- остання сторінка Ліцензійного договору № 01/01-2018 від 01.01.2018 ймовірно містить мій підпис, проте інші 5 сторінок даного договору я ніколи не бачила і ніколи не погоджувала.

- враховуючи, що між І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед та Товариством з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдинг» до 2018 року укладалося декілька різних угод з різними змістами, я впевнена, що в Ліцензійному договорі № 01/01-2018 від 01.01.2018 була використана (підкладена) остання сторінка з іншого договору. таким чином шоста сторінка договору № 01/01-2018 від 01.01.2018 була підписана раніше 01.01.2018 року.

- я ніколи не підписувала жодного договору, в якому б частина тексту була виконана виключно українською мовою, оскільки не розумію її. А тому зазначення в Ліцензійному договорі № 01/01-2018 від 01.01.2018 на першій сторінці переліку торговельних марок виключно українською мовою, також вказує на неможливість укладання мною даної угоди.

- мені ніколи не направляли проект Ліцензійного договору № 01/01-2018 від 01.01.2018 ні в електронному вигляді, ні в роздрукованому вигляді.

- враховуючи, що я проживаю за межами території України і є громадянкою Кіпру, звертаю увагу, що я не могла фізично підписати 01 січня 2018 року ліцензійний договір № 01/01-2018 в м. Києві, оскільки не перебувала в цей час Україні.».

В свою чергу Товариство, вказує про те, що ніколи не підписувало з Компанією-1 ліцензійний договір від 10.12.2015 №10/12-15, що підтверджується відсутністю у такому договорі підпису директора відповідача ОСОБА_1.

Наведені доводи відповідача позивач-1 жодним чином не спростовує та не надає пояснень щодо відсутності у такому договору підпису директора Товариства і печатки юридичної особи.

Так, за доводами ОСОБА_3 оскільки вона не знає української мови, то не могла підписати Ліцензійний договір в якому частина тексту виконана виключно українською мовою.

Проте з тексту Ліцензійного договору вбачається, що виключно українською мовою викладено лише назви торговельних марок зазначені в лапках, які не підлягають перекладу на іншу мову.

Крім того, не перебування ОСОБА_3 01.01.2018 на території України не виключає підписання Ліцензійного договору іншою датою, а також не виключає надіслання відповідачем примірника такого договору засобами поштового зв`язку.

Слід зазначити, що Товариством подано суду висновок експерта від 13.04.2021 №13/21 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, за заявою адвоката Ткачука С.В. від 01.04.2021, на вирішення якої поставлено такі питання:

« 1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_3 (ОСОБА_3), що міститься у графі: «Директор/Director», нижче реквізитів ліцензіара І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ у примірнику Ліцензійного договору № 01/01-18, укладеного між І-БІ-СІ БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД, в особі директора ОСОБА_3 (даний переклад прізвища зазначено у тексті) та ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», в особі генерального директора ОСОБА_1. від 01.01.2018 року - ОСОБА_3 (ОСОБА_3) або іншою особою?

2. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься у графі: «Генеральний директор/General Director», нижче реквізитів ліцензіата ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» у примірнику Ліцензійного договору № 01/01-18, укладеного між І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД, в особі директора ОСОБА_3 (даний переклад прізвища зазначено у тексті) та ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», в особі генерального директора ОСОБА_1. від 01.01.2018 року - ОСОБА_1 або іншою особою?».

Проведення почеркознавчої експертизи доручено експерту у галузі почеркознавчих досліджень Панчошнік Ірині Зіновіївні.

За результатами проведеної експертизи Панчошнік І.З. дійшла таких висновків:

« 1. Підпис від імені ОСОБА_3 (ОСОБА_3), що міститься у графі: «Директор/Director», нижче реквізитів ліцензіара І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ у примірнику Ліцензійного договору № 01/01-18, укладеного між І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД, в особі директора ОСОБА_3 (даний переклад прізвища зазначено у тексті) та ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», в особі генерального директора ОСОБА_1 від 01.01.2018 року, виконано самим ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ).

2. Підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься у графі: «Генеральний директор/General Director», нижче реквізитів ліцензіата ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» у примірнику Ліцензійного договору № 01/01-18, укладеного між І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД, в особі директора ОСОБА_3 (даний переклад прізвища зазначено у тексті) та ТОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», в особі генерального директора ОСОБА_1. від 01.01.2018 року, виконано самою ОСОБА_1 ».

У відповідь на запит адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Ілляшев та партнери» Міністерство юстиції України листом від 26.04.2021 №380/14836-33-21/6.3 повідомило об`єднанню таке:

- за даними державного Реєстру атестованих судових експертів свідоцтво судового експерта Панчошнік І.З №25-11, видане на підставі рішення Експертно-кваліфікаційної комісії (далі - ЕКК) Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ), і яке надавало Панчошнік І.З. право на проведення почеркознавчих експертиз, недійсне з 01.02.2018 у зв`язку із звільненням останньої з КНДІСЕ (наказ від 19.01.2018 №09-к), та рішенням ЕКК КНДІСЕ від 02.02.2018 №2(1) вказане свідоцтво анульовано;

- відповідно до пункту 4 розділу VІ Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 №301/5, свідоцтво, видане працівнику науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України, дійсне за наявності посвідчення співробітника відповідної установи;

- крім того, слід зазначити, що згідно з підпунктом 1.2.1 пункту 1.2 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, почеркознавча експертиза належить до криміналістичних видів експертиз;

- частиною третьою статті 7 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних експертиз, здійснюється виключно державними спеціалізованими установами.

Враховуючи, що доказів наявності у Панчошнік І.З. відповідного свідоцтва щодо права проведення почеркознавчих експертиз немає, то наданий Товариством висновок до уваги судом не береться.

Що ж до поданого відповідачем листа без номера і дати, згідно з яким Компанія-1, що є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №154732, №191634, №191190, №154733, №154731, №154730, №105725, №194247, №162488, №163639, №194282, №174957, №174968, №184368, надає Товариству виключне право використовувати вказані знаки та на власний розсуд видавати ліцензії/субліцензії на території України іншим особам, то наведений лист не містить жодного переліку способів використання торговельних марок, а тому не може вважати належним доказом отримання Товариством будь-яких прав на вказані знаки.

Також матеріали справи містять висновок експертного дослідження від 25.08.2021 №КЕД-19-21/19369, складений ДНДЕКЦ МВС на замовлення Товариства, щодо проведення комплексного експертного почеркознавчого дослідження, експертного технічного дослідження документів та дослідження матеріалів документів у справі №910/2559/21, на вирішення судових експертів було поставлено такі питання:

« 1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_3 на Договорі № 01/01-18 від 1 січня 2018 року тією особою, від імені якої він зазначений?

2. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на Договорі № 01/01-18 від 1 січня 2018 року тією особою, від імені якої він зазначений?

3. Чи нанесений відтиск печатки І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед (ЕВС Eastern Beverage Company Limited) на сторінці 6 Договору № 01/01-18 від 1 січня 2018 року у той час, яким датований цей документ?

4. У який період було виконано рукописний текст (підписи представників сторін договору) на сторінці 6 Договору № 01/01-18 від 01 січня 2018 року?

5. У якому ймовірному проміжку часу відбувся друк тексту на аркушах Договору № 01/01-18 від 01 січня 2018 року?

6. Чи нанесений текст на сторінках 1-5 Договору № 01/01-18 від 01 січня 2018 року в той самий проміжок часу, коли і сторінка 6 даного договору?

7. Чи надруковано Ліцензійний договір № 01/01-18 від 01 січня 2018 року на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях, тощо)?

8. Чи є Ліцензійний договір № 01/01-18 від 01 січня 2018 року таким, що роздрукований на папері однакових технічних характеристик і чи всі сторінки роздруковані на папері, який належить до однієї партії випуску?».

За результатами проведення вказаних досліджень судові експерти дійшли таких висновків:

« 1. Підпис від імені ОСОБА_3 в ліцензійному договору № 01/01-18 від 01.01.2018 між «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» та ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», виконаний, ОСОБА_3 .

2. Підпис від імені ОСОБА_1 в ліцензійному договору № 01/01-18 від 01.01.2018 між «І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед» та ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг», виконаний, ОСОБА_1 .

3. Відбиток печатки «ЕВС EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED *» на сторінці 6 Договору № 01 /01 -18 від 01 січня 2018 року, ймовірно нанесено не в той час, яким датовано документ.

Відбиток печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «Істерн Беверідж Трейдінг» Ідентифікаційний код 38679874» на сторінці 6 Договору №01/01 -18 від 01 січня 2018 року, ймовірно нанесено не в той час, яким датовано документ.

4 - 6. Питання: «У який період було виконано рукописний текст (підписи представників сторін договору) на сторінці 6 ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018?», «У якому ймовірному проміжку часу відбувся друк тексту на аркушах ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018?», «Чи нанесений текст на сторінках 1-5 ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018 в той самий проміжок часу, коли і сторінки 6 даного договору?», не вирішувались у зв`язку з тим, що на даний час у Експертній службі МВС відсутня методика за напрямом визначення абсолютної давності виготовлення документів за їх реквізитами (виконаними за допомогою знакодрукувальних апаратів та фарбовими матеріалами кулькових ручок).

7. Друкований текст, який розташований на 1 - 5 аркушах ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018 виконано за допомогою одного знакодрукувального пристрою, за типом лазерного принтера; друкований текст, який розташований на 6 аркуші ліцензійного договору № 01/01-18, виконано за допомогою іншого знакодрукувального пристрою, за типом лазерного принтера.

8. Питання «Чи є Ліцензійний договір № 01/01-18 від 01 січня 2018 року таким, що роздрукований на папері однакових технічних характеристик і чи всі сторінки роздруковані на папері, який належить до однієї партії випуску?» не вирішувалось, оскільки ініціатором не було надано згоди на проведення досліджень «внаслідок яких договір №01/01-18 від 01.01.2018 може бути знищено чи пошкоджено, в тому числі частково».».

Відповідачем 23.10.2021 було подано суду рецензію від 17.09.2021 на висновок експертного дослідження від 25.08.2021 №КЕД-19-21/19369 згідно з якою «рецензент констатує, що висновок експертного дослідження № КЕД-19-21/19369 від 25.08.2021 в частині технічного дослідження документів, складений експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Малівською В.С., Симоненко В.С., Задорожньою І.В. виконаний з порушенням методики дослідження відтисків печаток та штампів виготовлених за новими технологіями з метою встановлення періоду їх нанесення, Харківський НДІСЕ Міністерства юстиції України, 2016. (Реєстр методик проведення судових експертиз 2.3.50) і є необгрунтованим.».

Разом з тим, пунктами 1 - 3 Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 №775/5 (який діяв на момент складання рецензії на Висновок №204), встановлено, шо цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень (далі - висновки експертів), складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ) і судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків.

Підставами для рецензування висновків експертів є:

1) План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

2) Графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;

3) Договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

4) Доручення Міністерства юстиції України.

При цьому, рецензування висновків, складених судовими експертами НДУСЕ, проводиться за ініціативою керівника НДУСЕ під час здійснення ним організаційно-контрольних функцій.

Відповідно, «рецензії на висновки судових експертів», складені на замовлення сторін судового процесу (позивач, відповідач, представники позивача чи відповідача, треті особи), або за власної ініціативи «рецензента», є безпідставними і не мають юридичного значення.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

За змістом статті 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема договори та інші правочини, інші юридичні факти.

Відповідно до частини першої статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін (частина четверта цієї ж статті).

Згідно з законодавчим визначенням правочином є перш за все вольова дія суб`єктів цивільного права, що характеризує внутрішнє суб`єктивне бажання особи досягти певних цивільно-правових результатів - набути, змінити або припинити цивільні права та обов`язки.

Здійснення правочину законодавством може пов`язуватися з проведенням певних підготовчих дій учасниками правочину (виготовленням документації, оцінкою майна, інвентаризацією), однак сутністю правочину є його спрямованість, наявність вольової дії, що полягає в згоді сторін взяти на себе певні обов`язки (на відміну, наприклад, від юридичних вчинків, правові наслідки яких наступають у силу закону незалежно від волі його суб`єктів).

У двосторонньому правочині волевиявлення повинно бути взаємним, двостороннім і спрямованим на досягнення певної мети; породжуючи правовий наслідок, правочин - це завжди дії незалежних та рівноправних суб`єктів цивільного права.

Частиною третьою статті 203 ЦК України передбачено, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Порушення вимог законодавства щодо волевиявлення учасника правочину є підставою для визнання його недійсним у силу припису частини першої статті 215 ЦК України, а також із застосуванням спеціальних правил про правочини, вчинені з дефектом волевиявлення - під впливом помилки, обману, насильства, зловмисної домовленості, тяжкої обставини.

Як у частині першій статті 215 ЦК України, так і у статтях 229-233 ЦК України, йдеться про недійсність вчинених правочинів, тобто у випадках, коли існує зовнішній прояв волевиявлення учасника правочину, вчинений ним у належній формі (зокрема, шляхом вчинення підпису на паперовому носії), що, однак, не відповідає фактичній внутрішній волі цього учасника правочину.

У тому ж випадку, коли сторона не виявляла свою волю до вчинення правочину, до набуття обумовлених ним цивільних прав та обов`язків правочин є таким, що не вчинений, права та обов`язки за таким правочином особою не набуті, а правовідносини за ним - не виникли.

За частиною першою статті 205 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 207 ЦК України встановлює загальні вимоги до письмової форми правочину. Так, на підставі частини першої цієї статті правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Частиною ж другою наведеної статті визначено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Отже, підпис є невід`ємним елементом, реквізитом письмової форми договору, а наявність підписів має підтверджувати наміри та волевиявлення учасників правочину, а також забезпечувати їх ідентифікацію.

Відповідно до частини першої статті 627 ЦК України та статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (частина перша статті 638 ЦК України).

Правочин, який не вчинено (договір, який не укладено), не може бути визнаний недійсним. Наслідки недійсності правочину також не застосовуються до правочину, який не вчинено.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Частинами першою - третьою статті 1108 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Згідно з частиною першою статті 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Пунктами 8 і 9 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про:

встановлення власника свідоцтва;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

порушення прав власника свідоцтва.

Пунктами 4 і 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

ВИСНОВКИ

Звертаючись до суду з даним позовом, позивачі просять заборонити Товариству використовувати укладений Компанією-1 і Товариством Ліцензійний договір як правовстановлюючий документ на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України, що перелічені у ньому.

Як похідні вимоги від вказаної Позивачі визначили зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки, які зазначені у Ліцензійному договорі.

Проте чинне законодавство України не містить такого способу захисту прав як заборона використовувати договір. Крім того, вибраний спосіб не можна назвати ефективним.

Разом з тим, право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачам, тоді як перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню та меті судового розгляду є обов`язком суду.

Так, в межах даного спору позивачі фактично хочуть заборонити відповідачу використовувати торговельні марки, проте жодних доказів використання Товариством визначених у Ліцензійному договорі торговельних марок позивачами суду не подано.

Окрім того, Компанія-1 в силу приписів статей 651 і 652 ЦК України не позбавлена права звернутися до відповідача з листом про розірвання Ліцензійного договору, а у разі недосягнення сторонами згоди - звернутися до суду з відповідним позовом.

З огляду на наведене вказана вимога не підлягає задоволенню.

Що ж до вимог стосовно зобов`язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії-1 і Компанії-2 на належні їм торговельні марки, то такі вимоги також не підлягають задоволенню, оскільки при зверненні до суду з відповідними вимогами позивачі мають визначити конкретні види порушення прав - способи використання знаків і подати на підтвердження наведеного відповідні докази.

Подібні висновки викладено у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.02.2020 зі справи №911/896/19.

За приписами статті 129 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивачів.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні позовних вимог ЕВС Eastern Beverage Company Limited (І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед) (Посейдонос, 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр) та Zaforpo Ventures Limited (Зафорпо Венчурс Лімітед) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр) до товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (вул. Полковника Шутова, буд. 9А, офіс 520А, м. Київ, 03113; ідентифікаційний код 38679874) про заборону використання ліцензійного договору від 01.01.2018 №01/01-18 та зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності.

2. Витрати зі сплати судового збору та послуг адвоката позивачів покласти на ЕВС Eastern Beverage Company Limited (І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед) (Посейдонос, 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр) та Zaforpo Ventures Limited (Зафорпо Венчурс Лімітед) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 28.12.2021.

Суддя Оксана Марченко