РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.12.2021Справа № 910/4786/21

Господарський суд міста Києва у складі:

судді Бондаренко Легких Г. П.,

за участю секретаря Гиренко А. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." (Іпарі парк ут 6, Сада, Ейч-2111, Угорщина)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" (вул. Івана Франка, буд. 108, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300)

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, буд. 1, Мсп 601, Центральна Частина Києва, м. Київ, 01601)

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 та зобов`язання вчинити певні дії

За участі представників сторін:

Від позивача: Лемещук Н. В., адвокат, ордер серії ОД № 353860 від19.03.2021;

Від відповідача 1: не прибув;

Від відповідача 2: не прибув.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." (далі за текстом позивач) з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" (далі по тексту відповідач - 1) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі по тексту відповідач - 2) про визнання недійсним свідоцтва України № 255874 на знак для товарів і послуг, яке належить відповідачеві-1, та зобов`язання відповідача-2 вчинити певні дії, пов`язані з недійсністю такого свідоцтва.

Разом з позовною заявою позивачем подана заява про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних позовних вимог.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача реєстрацією знаку Perlux за відповідачем та невідповідністю такої реєстрації умовам правової охорони.

30.03.2021 Господарський суд міста Києва, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив відповідну ухвалу та встановив позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

07.04.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про усунення недоліків, а також клопотання про долучення до справи матеріалів іншої господарської справи.

Дослідивши зміст поданої заяви про усунення недоліків та долучених до неї документів, суд дійшов висновку, що позивачем усунуто недоліки позовної заяви, встановлені ухвалою суду від 30.03.2021.

Крім того, суд встановив, що позивач до подання позовної заяви у справі №910/4786/21 подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 у справі №910/3860/21 (суддя Щербаков С.О.) вжито заходи забезпечення позову , а саме суд вирішив:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Перлюкс Україна передавати у будь-який спосіб повністю або частково майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 або відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 255874 повністю або частково.

- заборонити Державному підприємству Український інститут інтелектуальної власності вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) стосовно власника торговельної марки за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019, в тому числі зміни, пов`язані з відмовою від зазначеного свідоцтва України та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

Оскільки, позивач подав позовну заяву у строк (23.03.2021), встановлений ч. 3 ст. 138 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку, що підстав для скасування вжитих судом до подання позовної заяви заходів забезпечення позову на стадії відкриття провадження у справі №910/4786/21 не має.

12.04.2021 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначив підготовче засідання у справі на 18.05.2021, відмовив позивачу в задоволенні клопотань про залучення до участі у справі третьої особи та про долучення до справи матеріалів господарської справи № 910/3860/21, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

21.04.2021 від позивача надійшло клопотання про залучення оригіналу ордеру адвоката до матеріалів справи та клопотання про проведення засідання суду в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів, яке було судом задоволено.

07.05.2021 від відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому він заперечував проти задоволення позовних вимог.

12.05.2021 від відповідача 1 надійшов відзив на позовну заяву про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії, в якому він заперечував проти задоволення позовних вимог.

17.05.2021 від позивача надійшли:

1) - заява про зміну підстави позову про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії, в якій позивач також вказав підставами позову ті обставини, що спірне позначення є оманливим або може ввести в оману споживачів, оскільки породжує або може породити у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з певним товаром або виробником, які насправді не відповідають дійсності;

2) - клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить суд витребувати докази по справі у Державної митної служби України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

3) - клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, в якому позивач просить суд поновити позивачу строк для подачі доказів у справі № 910/4786/21 та залучити в якості доказів до господарської справи № 910/4786/21 лист згоду італійської компанії МІЛ МІЛ76 С.п.А. на реєстрацію та використання позначень в якості торговельних марок від 21.12.2020;

4) - клопотання про огляд даних в мережі Інтернет, в якому відповідач просив суд провести огляд веб сторінок, розміщених в мережі Інтернет за посиланням зазначеним в клопотанні, які містять дані у вигляді рекламних відеороликів про рекламування та пропонування до продажу товарів під торгівельною маркою Perlux в Україні від 03.11.2016, залучити спеціаліста суду для надання технічної допомоги при проведенні огляду веб сторінок та здійснити відео фіксацію огляду веб - сторінок за допомогою технічних засобів;

5) - клопотання про огляд речового доказу, в якому позивач просить суд оглянути в судовому засіданні речовий доказ пляшку з Гелем для прання Універсальний об`ємом 5 л під торговельною маркою Perlux, та документи, що підтверджують придбання цього речового доказу через Інтернет магазин побутової хімії;

6) - клопотання про призначення судової експертизи, в якому позивач просить суд призначити у справі судову експертизу в сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити експерту Соповій Катерині Андріївні та поставити на вирішення експертизи питання, зазначені в клопотанні позивача;

7) - електронний лист про надання у вкладеннях доказів відправлення заяв та клопотань позивача на поштові та електронні адреси відповідачів - 1, 2.

18.05.2021 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить суд витребувати у Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності належним чином засвідчені копії всіх документів, що містяться в матеріалах, поданих на реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201709791 від 03.05.2017.

18.05.2021 від відповідача 1 надійшло клопотання, в якому відповідач 1 просив суд відкласти підготовче судове засідання та надати відповідачу 1 час для підготовки відзиву на змінені позовні вимоги та строк для його подачі, а також зазначав про необґрунтованість клопотань позивача про витребування доказів, залучення додаткових доказів та про огляд речового доказу.

В судовому засіданні 18.05.2021, в якому представник позивача приймала участь в режимі відеоконференції, Суд задовольнив заяву Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." про зміну підстав позову та прийняв її до розгляду, ухвалив в подальшому здійснювати розгляд справи з врахуванням заяви від 17.05.2021, частково задовольнив клопотання Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." про витребування доказів та витребував у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформацію про проведення Товариством з обмеженою відповідальністю ПЕРЛЮКС Україна декларування про відповідність технічному регламенту продукції під торговельною маркою "Perlux", задовольнив клопотання Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." про залучення доказів до матеріалів справи та залучив до матеріалів справи № 910/4786/21 лист згоду італійської компанії МІЛ МІЛ76 С.п.А. на реєстрацію та використання позначень в якості торговельних марок від 21.12.2020, відмовив Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." в задоволенні клопотання про огляд даних в мережі Інтернет за місцем їх місцезнаходження на стадії підготовчого провадження у справі, відмовив Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." в задоволенні клопотання про огляд речового доказу за місцем його місцезнаходження, відклав розгляд клопотання Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." про призначення судової експертизи до наступного судового засідання та відклав підготовче судове засідання на 22.06.2021, про що постановив відповідну ухвалу.

25.05.2021 від позивача надійшла заява до суду, в якій позивач просив направити копію відзиву відповідача 1 на адресу електронної пошти, зазначену в заяві з усіма наданими до неї додатками.

31.05.2021 від відповідача 2 надійшли доповнення до відзиву Укрпатенту на позовну заяву у справі № 910/4786/21 (з урахуванням заяви позивача від 14.04.2021 про зміну підстави позову та позовної заяви в новій редакції від 14.05.2021).

08.06.2021 від відповідача 1 надійшли доповнення до відзиву на позовну заяву про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії (після зміни підстав позову) та клопотання про приєднання додаткових доказів.

10.06.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

18.06.2021 від позивача засобами електронного поштового зв`язку надійшла відповідь на відзив ДП Український інститут інтелектуальної власності (№ вих.-9947/2021 від 27.04.2021) з доданими до нього документами. При реєстрації зазначеного документу відповідальним працівником суду було помилково прикріплено протокол створення та перевірки кваліфікаційного та удосконаленого електронного підпису, підписантом якого є Єгоров Станілав Георгіович, замість протоколу створення та перевірки електронного підпису, підписувачем якого є Леміщук Наталія Вадимівна, про що було складено відповідний акт від 18.06.2021.

22.06.2021 від позивача через відділ канцелярії суду надійшли:

1) - клопотання про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи речового доказу та його огляд у судовому засіданні;

2) - відповідь на відзив ДП Український інститут інтелектуальної власності (№ вих. 9947/2021 від 27.04.2021);

3) - клопотання про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи електронних доказів та їх огляд;

4) - відповідь на відзив ТОВ Перлюкс Україна від 06.05.2021 з урахуванням доповнень до відзиву від 03.06.2021;

5) - клопотання про поновлення процесуальних строків та залучення доказів до матеріалів справи;

6) - клопотання про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи речового доказу та його огляд у судовому засіданні;

7) - клопотання про поновлення процесуальних строків та залучення доказів до матеріалів справи;

8) - клопотання про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи електронних доказів та їх огляд;

22.06.2021 від позивача засобами електронного поштового зв`язку надійшла відповідь на відзив ТОВ Перлюкс Україна від 06.05.2021 з урахуванням доповнень до відзиву від 03.06.2021 з доданими документами.

22.06.2021 від відповідача 1 надійшло клопотання щодо відкладення підготовчого судового засіданні на строк не менше 10 календарних днів та продовження строку підготовчого засідання у справі.

22.06.2021 суд відмовив Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." в задоволенні клопотання про витребування доказів від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", залишив без розгляду клопотання Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." про призначення судової експертизи, відклав розгляд клопотань Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ.", поданих до суду 22.06.2021 до наступного судового засідання, продовжив за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів та відклав підготовче судове засідання на 13.07.2021, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

06.07.2021 від позивача засобами електронної пошти надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

08.07.2021 від позивача через відділ канцелярії суду надійшло клопотання про поновлення процесуальних строків та залучення доказів до матеріалів справи.

13.07.2021 від відповідача 1 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

13.07.2021 від позивача надійшла заява про проведення судового засідання без участі позивача та його представника.

В судове засідання 13.07.2021 учасники справи не прибули, позивач подав заяву в якій зазначив причини своєї неявки в судове засідання, просив провести судове засідання за відсутності представника позивача, повідомив суд, що підтримує подані ним клопотання та заяви та зазначив про відсутність його заперечень проти закриття провадження у справі. Відповідачі 1 в поданих ним до суду 13.07.2021 запереченнях просив провести підготовче судове засідання без участі його представника, відповідач - 2 про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.

У відповіді на відзив ДП Український інститут інтелектуальної власності (№ вих.-9947/2021 від 27.04.2021) позивач просив суд поновити пропущений процесуальний строк позивачеві для надання відповіді на відзив та приєднати вказану відповідь на відзив до матеріалів справи.

У відповіді на відзив ТОВ Перлюкс Україна від 06.05.2021 позивач просив суд поновити пропущений процесуальний строк позивачеві для надання відповідної відповіді на відзив та приєднати відповідну відповідь на відзив до матеріалів справи.

У клопотанні про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи електронних доказів та їх огляд (вх. № 01-37/46729/21, вх. № 01-37/46751/21) позивач просить суд задовольнити клопотання про поновлення процесуальних строків та залучити доданий до клопотання протокол огляду веб сторінок (від 19.05.2021) з усіма додатками та оглянути електронні докази, якими є відеозаписи відтворення рекламних роликів, що знаходяться на вказаних веб сторінках.

У клопотанні про поновлення процесуальних строків, залучення до матеріалів справи речового доказу та його огляду у судовому засіданні (вх. № 910/4786/21/Р/ч/21, вх. № 01-37/46700/21) позивач просить суд задовольнити клопотання про поновлення процесуальних строків та залучити до матеріалів справи та оглянути в судовому засіданні речовий доказ пляшку для Геля для прання Універсальний об`ємом 5 л під торговельною маркою Perlux та документи, що підтверджують придбання цього речового доказу через Інтернет магазин побутової хімії.

У клопотанні про поновлення процесуальних строків та залучення доказів до матеріалів справи (вх. № 01-37/46746/21, вх. № 01-37/46701/21) позивач просить суд задовольнити клопотання про поновлення процесуальних строків та залучити висновок експерта № 102-06/21 від 18.06.2021, наданий судовим експертом з питань інтелектуальної власності Соповою Катериною Андріївною на замовлення позивача, до матеріалів справи.

У клопотанні про поновлення процесуальних строків та залучення доказів до матеріалів справи (вх. № 01-37/51294/21 від 08.07.2021) позивач просить суд задовольнити клопотання про поновлення процесуальних строків та залучити, засвідчені ДП Український інститут інтелектуальної власності копії матеріалів заявки № m201709791 від 03.05.2017 на торговельну марку Perlux до матеріалів справи.

Відповідач 1 до поданих ним до суду 13.07.2021 заперечень додав також заперечення щодо клопотань про приєднання додаткових доказів та клопотання про приєднання додаткових доказів, в якому просив суд поновити процесуальний строк на подачу доказів та приєднати до матеріалів справи додаткові докази: відомості глобальної бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності про реєстрацію захисту на торгову марку Perlux згідно всіх наявних записів з перекладом на українську мову, відомості глобальної бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності про реєстрацію захисту на торгову марку Perlux за виробником з Польщі, LAKMA STREFA Sp.z.o.o. з перекладом на українську мову, протокол огляду веб сторінок в мережі Інтернет від 07.07.2021 та додатки до протоколу на 28 аркушах.

У судовому засіданні 13.07.2021 суд задовольнив заяви та клопотання Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ.", які надійшли до суду 22.06.2021, про поновлення пропущених процесуальних строків, поновив пропущені процесуальні строки та залучив до матеріалів справи відповідні докази, задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА", заявлене в запереченнях, поданих до суду 13.07.2021, про поновлення пропущеного процесуального строку, поновив пропущений процесуальний строк на подання доказів та залучив до матеріалів справи відповідні докази, закрив підготовче провадження та призначив справу № 910/4786/21 до судового розгляду по суті на 10.08.2021, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

30.07.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

10.08.2021 від відповідача 2 надійшли клопотання Укрпатенту у справі № 910/4786/21 про долучення до матеріалів справи доказів та клопотання Укрпатенту про розгляд справи № 910/4786/21 без його участі.

Також 10.08.2021 від відповідача 1 надійшли заява про надання доказів на підтвердження витрат на правничу допомогу та заява про розгляд справи без його участі, в якій, в тому числі, викладені доводи відповідача 1, які він просить суд врахувати при вирішенні справи.

У судовому засіданні 10.08.2021 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті справи на 14.09.2021 та розпочати наступне судове засідання зі вступного слова відповідача та дослідження доказів.

17.08.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

09.09.2021 від позивача надійшла заява про повернення до стадії підготовчого провадження, залучення письмових пояснень та доказів до матеріалів справи, до якої, в тому числі, додана заява про вирішення питання про судові витрати.

13.09.2021 від відповідача 1 надійшла заява про розгляд справи без участі його представника.

У судовому засіданні 14.09.2021 суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні заяви позивача, з огляду на відсутність підстав для прийняття нових доказів по справі та повернення до стадії підготовчого провадження, перейшов до дослідження доказів, а згодом на місці ухвалив відкласти судове засідання на 12.10.2021, розпочати дослідження доказів з 3- го тому матеріалів справи.

06.10.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

12.10.2021 від відповідача 1 надійшла заява про розгляд справи за відсутності його представника, в якій, в тому числі, викладені доводи відповідача 1 щодо доводів позивача.

У судовому засіданні 12.10.2021 суд на місці ухвалив зобов`язати відповідача 1 направити до суду та іншим учасникам справи докази понесення судових витрат, заслухав представника позивача та на місці ухвали відкласти розгляд справи по суті на 09.11.2021, наступне судове засідання розпочати з дослідження електронних доказів, розміщених на технічних носіях.

01.11.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

25.10.2021 від позивача надійшло клопотання про приєднання документів до заяви про вирішення питання про судові витрати.

08.11.2021 від відповідача 1 надійшла заява про вирішення питання про розподіл судових витрат.

09.11.2021 від відповідача 1 надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника, в якому відповідач 1 також просив суд відмовити у задоволенні позову.

У судове засідання 09.11.2021 учасники справи не прибули, суд у судовому засіданні дослідив вміст технічного носія, що був доданий до позовної заяви, та відклав розгляд справи по суті на 07.12.2021.

02.12.2021 від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні у режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

06.12.2021 від відповідача 1 надійшла заява про розгляд справи без участі відповідача 1.

07.12.2021 від позивача надійшла промова представника позивача на судових дебатах та заява про вирішення питання про судові витрати.

В судове засідання 07.12.2021відповідачі 1, 2 не прибули.

Позивач у судове засідання 07.12.2021 прибув та надав суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Розглянувши подані позивачем та відповідачами пояснення та докази, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення на нього, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

I. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

1.1. Компанія "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ.", зареєстрована за законодавством Угорщини, є власником міжнародної реєстрації № 1025334 від 03.11.2009 на торговельну марку «Perlux» (словесну) для товарів 3 - го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, дія якої однак не поширюється на територію України.

31.08.2018 позивачем було подано електронну заяву про територіальне поширення міжнародної реєстрації на 15 країн-учасниць Мадридської системи, включаючи Україну.

20.06.2019 позивач отримав попередню, а 01.04.2020 й остаточну відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1025334 на території України відносно усіх заявлених товарів та послуг на підставі того, що торговельна марка за цією реєстрацією є такою, що її можна сплутати, зокрема, з комбінованою торговельною маркою Perlux, зареєстрованою в Україні за свідоцтвом № 255874.

1.2. Власником комбінованої торговельної марки Perlux за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 (за заявкою № m201709731 від 03.05.2017) для товарів 3 - го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛЮКС УКРАЇНА».

1.3. Позивач вважає, що зареєстрована за відповідачем-1 торговельна марка Perlux не відповідає умовам надання правової охорони та порушує права позивача, оскільки: (1) заявка на реєстрацію знаку була подана агентом/представником (відповідачем-1) без дозволу власника позивача, що суперечить приписам ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності; (2) позначення є оманливим або може ввести в оману споживачів, оскільки породжує або може породити у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з певним товаром, або виробником, які насправді не відповідають дійсності.

II. Предмет позову.

Предметом позову у справі є вимоги позивача до відповідача 1 про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 з підстав його видачі з порушенням прав позивача та з підстав оманливості такого знака, та до відповідача 2 про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснення про це публікацій в офіційному бюлетені.

III. Доводи позивача у справі.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачем - 1 майнових прав позивача на знак для товарів і послуг «Perlux». Так, згідно з доводами позивача викладеними в позовній заяві:

(1) відповідач 1 з 2014 року є агентом (представником) позивача на території України, який зареєстрував знак для товарів і послуг «Perlux» на території України за відсутності згоди позивача, як власника знаку;

(2) реєстрація відповідачем 1 знаку без згоди позивача надає позивачу, згідно приписів ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, право вимагати її скасування;

(3) Паризька конвенція про охорону промислової власності набула чинності для України 25.12.1991 та діяла на дату подання відповідачем 1 заявки на реєстрацію знаку «Perlux» № m201709731 від 03.05.2017;

(4) позначення «Perlux» за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або послугу.

ІV. Заперечення відповідача 1 у справі.

Відповідач 1 заперечує проти задоволення позовних вимог та щодо доводів позивача зазначає, що:

(1) відповідач 1 фактично ніколи не був офіційним торговим агентом позивача та не вступав у жодні правовідносини з позивачем, не купував та не продавав продукцію, вироблену позивачем;

(2) знак для товарів і послуг, зареєстрований відповідачем 1 без порушень норм чинного законодавства;

(3) позивачем не доведено порушення його прав та інтересів щодо предмету спору з заявлених у позові підстав;

(4) на ринку України взагалі відсутні будь які товари та послуги, які асоціюються з позивачем чи компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ.

V. Заперечення відповідача 2 у справі.

Відповідач 2 заперечує проти задоволення позовних вимог та щодо доводів позивача зазначає, що:

(1) під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки (як станом на дату її подання у 2017 році, так і станом на дату прийняття рішення про видачу знаку) заклад експертизи не володів будь якою інформацією стосовно того, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Перлюкс Україна» є або ймовірно може бути агентом/представником іншої особи у розумінні ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності;

(2) свідоцтво України № 255874 від 25.03.2019 на торговельну марку було видано на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законом України, з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), безсторонньо (неупереджено), добросовісно та розсудливо;

(3) позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження факту наявності агентських відносин (чи відносин представництва) між позивачем та відповідачем 1, які виникли до дати заявки на реєстрацію знака;

(4) позивачем не доведено наявність підстав для застосування положень ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, та не доведено факту невідповідності оскаржуваного знаку умовам правової охорони із визначених позивачем підстав;

(5) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату заявки, відповідно посилання позивача на положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції 21.07.2020 суперечить відповідним приписам;

(6) позивачем не доведено: факту обізнаності споживачів про виробника товару маркованого позначенням «Perlux»; обставин впізнання споживачами на території України до дати подання заявки відповідача 1; факт сплутування споживачами товарів, маркованих оскаржуваним знаком, із товарами позивача на ринку при введенні їх у господарський оборот, що призвело до порушення прав позивача.

VІ. Оцінка судом доказів та висновки суду.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019.

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті суду необхідно надати відповіді на наступні питання, що мають значення для вирішення спору:

- чи були наявні між позивачем та відповідачем 1 агентські відносини до дати подання заявки на реєстрацію спірного позначення, що може стати підставою для застосування норм міжнародного договору?;

- чи є спірне позначення оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або послугу?

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 494, 495 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України Про введення в дію Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Як вбачається із матеріалів справи заявка відповідачем 1 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «Perlux» № m201709731 було подано 03.05.2017.

На дату подання заявки № m201709731 від 03.05.2017 чинною була редакція Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 09.04.2015.

Відповідно до ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг в редакції від 09.04.2015, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Статтею 3 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким міжнародним договором України в розумінні ст. 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року.

Статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності внормовано, що (1) умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством; (2) проте знак, заявлений громадянином країни Союзу в будь-якій іншій країні Союзу, не може бути відхилений чи визнаний недійсним на підставі того, що він не був заявлений, зареєстрований чи відновлений в країні походження; (3) знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

В силу ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності:

(1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

(2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

(3) Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті.

У п. 77 постанови від 17.10.2012 N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» Пленум Вищого господарського суду України роз`яснив судам, що зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

В обґрунтування наявності між позивачем та відповідачем 1 агентських (представницьких) відносин позивач наводить доводи щодо постачання компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., одноосібним власником якої є позивач, відповідачу 1 продукції маркованої позначенням «Perlux» на територію України до дати подання заявки відповідачем 1 на реєстрацію відповідного позначення. На підтвердження відповідних доводів позивач надав до матеріалів справи докази, із яких вбачається.

Позивач є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Угорщини.

Позивач є власником прав інтелектуальної власності на торговельну марку «Perlux» (словесну), зареєстровану в Угорщині 17.02.2009, номер реєстрації 196732, відносно товарів класу 3 Міжнародної класифікації товарів і послуг, на торговельну марку «Perlux+» зображення (комбіновану), зареєстровану в Угорщині 02.03.2011, номер реєстрації 202598, відносно товарів класів 3, 5, 21 Міжнародної класифікації товарів і послуг. Також, позивач є власником прав інтелектуальної власності на міжнародну торговельну марку «Perlux» (словесну), зареєстровану відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до угоди, дата міжнародної реєстрації 03.11.2009, номер міжнародної реєстрації 1025334, якій надано правову охорону у Данії, Болгарії, Іспанії, Естонії, Албанії, Хорватії, Словенії та інших країнах.

Водночас, позивач є одноосібним власником компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., зареєстрованої за законодавством Угорщини, що підтверджується установчим документом відповідної компанії, належним чином засвідчена копія якого наявна у матеріалах справи.

Згідно установчого документу компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. та виписки з реєстру компаній, зазначена компанія займається діяльністю з виробництва мила, миючих засобів, засобів для чищення та полірування, оптової торгівлі миючими засобами, парфумерією та косметикою, неспеціалізованої оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюном.

Відповідно до п. 10.1, 10.2. установчого документу компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. повноваження вищого органу управління належать учаснику товариства, по питанням, які відносяться до компетенції загальних зборів, рішення у письмовому вигляді приймає учасник товариства, про які він повідомляє керуючого справами.

Між позивачем та компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. 01.08.2013 укладений договір про використання торговельних марок, відповідно до якого позивач, як власник торгівельних марок, надав згоду компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., як користувачу, на використання торгівельних марок та знаків без територіальних обмежень (п.2 договору про використання торговельних марок).

В п. 3 договору про використання торговельних марок його сторони погодили, що на підставі згоди власника, вказаної у п. 2, користувач має право: використовувати знаки в будь якій формі; з попереднього письмового дозволу власника торговельних марок може використовувати їх у співтоваристві, а також поза територією Угорщини міжнародні та угорські торговельні марки.

В п. 8 договору про використання торговельних марок його сторони погодили, що власник торговельних марок з підписанням цієї угоди зобов`язується вжити всіх необхідних заходів для підтримки захисту торгівельних марок.

За договором про використання торговельних марок позивач, в тому числі, передав компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. у невиключне використання торговельні марки: «Perlux+» (комбіновану), зареєстровану в Угорщині, № реєстрації 202598; «Perlux» (словесну), зареєстровану в Угорщині, № реєстрації 196732; «Perlux», міжнародна реєстрація, № реєстрації 1025334.

16.10.2014 між компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., як продавцем, та відповідачем-1, як покупцем було укладено контракт № 20140911/0001, відповідно до якого компанія САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. зобов`язується передати у власність відповідача-1, а відповідач-1 зобов`язується прийняти та оплатити товар в асортименті, кількості та по цінам, вказаним в рахунках фактурах (п.1.1 контракту).

В п. 1.2. контракту № 20140911/0001 його сторони визначили, що покупець (тобто відповідач-1) є офіційним імпортером на території України з реалізації продукції власного виробництва продавця.

Продавець зобов`язується формувати поставки товару власного виробництва відповідно до замовлення покупця при кожній окремій поставці (п. 1.3 контракту № 20140911/0001).

Загальна сума контракту № 20140911/0001становить 1 000 000, 00 ЄВРО (п.3.3 контракту № 20140911/0001).

Строк дії контракту № 20140911/0001 - з моменту його підписання і до 31.12.2015 та може бути продовжений у відповідності до спільного рішення сторін, шляхом підписання додаткової угоди (п. 9.5. контракту № 20140911/0001).

На виконання контракту № 20140911/0001 компанія САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. протягом 2014 - 2015 років поставляла відповідачу-1 товари, в тому числі, під торговельною маркою «Perlux», що підтверджується, наявними у матеріалах справи копіями рахунками фактурами, міжнародними товарно-транспортними накладними (CMR) та довідками про вивіз.

Із наявних у матеріалах справи копій рахунків фактур, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) та довідок про вивіз вбачається, що компанія САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. поставляла відповідачу-1 товари, в тому числі, під торговельною маркою «Perlux» і впродовж 2016 2019 років.

Також, позивачем надані у матеріали справи копії контрактів укладених між компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., як продавцем, та відповідачем 1, як покупцем, щодо поставки товарів виробництва компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ, маркованих іншими позначеннями, переданими компанії САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. у використання позивачем за договором про використання торговельних марок, які також містять умову що покупець являється офіційним імпортером на території України з реалізації продукції власного виробництва продавця.

Відповідач 1, заперечуючи обставини існування між ним і позивачем агентських відносин, визнає наявність договірних відносин з компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. та обставини здійснення останньою поставок відповідачу 1 товарів, власного виробництва, маркованих позначенням «Perlux».

Угорщина, резидентом якої є позивач, є учасником Паризької конвенції про охорону промислової власності з 01.01.1909, згідно відомостей розміщених на https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=2.

Відповідно Паризька конвенції про охорону промислової власності є міжнародним договором, який врегульовує правовідносини сторін у даній справі.

Паризька конвенції про охорону промислової власності не дає відповіді на запитання, кого саме вбачати під агентом чи представником у розмінні ст. 6 septies. Зі змісту ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, з урахуванням наданих судам роз`яснень, випливає, що у тлумаченні термінів «агент» і «представник» суду слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних відносинах.

З огляду на широке розуміння визначень «агент» та «представник», надані позивачем докази здійснення поставок компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ., одноосібним власником якої є позивач, товарів маркованих позначенням «Perlux», право використання якого позивачем було надано відповідній компаній на підставі договору, відповідачу -1 до моменту подання останнім заявки на реєстрацію такого позначення в Україні за ним, та встановлення відповідачу 1 у договорі з компанією САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. статусу офіційного імпортера відповідних товарів, на переконання суду підтверджує наявність між позивачем та відповідачем 1 опосередкованих агентських або представницьких відносин щодо продажу товарів «Perlux» виробництва компанії, яка була повністю підконтрольна та управлялася позивачем, як єдиним учасником такої компанії. За таких обставин, суд робить висновок, що між позивачем, який діяв через свою дочірню компанію, та відповідачем-1 існували агентські відносини щодо розповсюдження на території України, продукції, виробленої під контролем позивача, та з використанням торгівельного знаку "Perlux", на які позивач мав права, зокрема, і на території Угорщині, проте, які не були зареєстровані на території України.

Ні позивач, ні компанія САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. дозволу на реєстрацію відповідачу 1 на території України позначення «Perlux» не надавали, і доказів іншого матеріали справи не містять. Отже, відповідач 1 маючи агентські або представницькі відносини із позивачем через компанію САНТЕ МАДЯРОРСАҐ КФТ. здійснив реєстрацію позначення «Perlux» на території України за собою без дозволу позивача чи його дочірньої компанії.

Статтею 13 Цивільного кодексу України внормовано, що цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Зазначена норма закріплює правило про те, що при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від своїх дій, які б могли порушити права інших осіб.

Цивільні суб`єктивні права, будучи мірою можливої поведінки уповноваженої особи, мають певні межі за змістом і за характером здійснення. Межі є невід`ємною рисою будь-якого суб`єктивного права.

З огляду на фактичну наявність між позивачем та відповідачем 1 агентських/представницьких відносин подання, без дозволу позивача власника знаку «Perlux» на території Угорщини, заявки на реєстрацію цього знаку від власного імені відповідача 1 на території України є діями, які вчинені відповідачем 1 з порушенням прав позивача.

Відповідно, у даному випадку позивач, як власник позначення «Perlux», на підставі ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності наділений правом вимагати скасування реєстрації знаку «Perlux» на території України за відповідачем 1.

В свою чергу, згідно положень ч. 1 ст. 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, обставини видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача є підставою для визнання недійсним відповідного свідоцтва повністю.

Позивачем доведено наявність підстав для застосування положень ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності до правовідносин сторін та підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019. За сказаних обставин вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 з підстав його видачі з порушенням прав позивача є обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно вимог позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 «Perlux» з підстав оманливості такого знака щодо товару або виробника відповідного товару, суд зазначає таке.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарі та послуг" за N 3689 та в абзаці третьому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Як вже зазначено судом вище, суд вважає доведеними обставини невідповідності оскаржуваного у даній справі свідоцтва абзацу 3 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (редакція від 09.04.2015 року).

Правовими підставами своїх вимог щодо визнання спірного позначення недійсним з підстав його оманливості позивач визначає підпункт (g) п. 2 ст.193 Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами членами та положення абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла на дату подання заявки на оспорювань торговельну марку).

Згідно підпункту (g) п. 2 ст.193 Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами членами (ратифікована Україною 16.09.2014) сторони встановлять підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки, зокрема, торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними.

Абзацом 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внормовано, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 10.7. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 N 91:

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів (п.10.7.1.);

Узагальнюючи такі поняття, як «неправда (брехня)», «омана», «судження» можна визначити, що оманливі позначення (знаки) це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом, вони не потребують доказів або пояснень. Наприклад, вважаються оманливими позначення: з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або з зазначенням - Natural для виробів із синтетичних волокон; з вказівкою MADE IN U.S.A. на етикетках для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США; комбінованого позначення (етикетки), до складу якого включено словесний елемент назва товару, призначеної для маркування конкретного товару, заявлене відносно інших товарів, (наприклад, етикетка для товару мило, заявлена відносно всіх інших миючих засобів, вказаних у переліку товарів); які побічно вказують на вид конкретного матеріалу, з якого може бути виготовлено товар, а заявлені відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів (наприклад, вигадане словесне позначення «PLASTICOL» для паперових виробів, яке, через наявність у ньому частини PLASTIC пластмаса, побічно вказує на те, що товар виготовлено з пластмасового матеріалу) тощо. Проте, в деяких випадках позначення можуть містити фактично неправдиві відомості про походження товару або про товар або послугу, але через нереальність асоціацій не можуть бути визнані оманливими. До такої категорії відносяться знаки, які не сприймаються пересічним споживачем як такі, що вказують на зв`язок між товаром і певним географічним місцем, або сприймаються як фантазійні відносно певного товару або послуги. Наприклад, не визнаються оманливими через нереальність асоціацій позначення (знаки): «САХАРА» для послуг соляріїв; «БАЛЕТ» для товару - пудра косметична; «APPLE» для комп`ютерів тощо (п. 10.7.2.);

Позначення, що може ввести в оману споживача це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер. До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (наприклад, використання зображення географічної карти або відомого місця, архітектурних об`єктів або зображення людини у національному костюмі певної країни тощо). Можливість введення в оману споживача можуть мати як словесні, так і зображувальні позначення (знаки), а також комбіновані позначення (знаки) (п. 10.7.3);

Для того, щоб визначити, чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, доцільно проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення. Зокрема, під час проведення експертизи необхідно поставити наступні питання: чи є позначення або його елементи описовими відносно властивостей або інших якісних характеристик товару або характеру послуги; чи оманливо описує позначення або його елементи властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги; чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що позначення або його елементи є такими, що описують товар або послугу оманливо; чи може позначення або його елементи викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги і чи є таке уявлення правдоподібним; чи є зв`язок між позначенням або його елементами (географічною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними об`єктами або зображенням людини у національному костюмі певної країни) та місцезнаходженням виробника товарів ти надавачом послуг (п. 10.7.4.).

Якщо встановлено, що заявлене позначення або його елементи містять відомості або дані, що є описовими, і ці відомості або дані однозначно і буквально сприймаються як неправдиві, то таке позначення вважається оманливим (п. 10.7.5.).

Якщо елементи позначення можна віднести до оманливих або таких, що можуть ввести в оману, але при цьому вони є неправдоподібним, позначення недоцільно визнавати оманливим або здатним ввести в оману. Наприклад, позначенню, що включає елемент «СІК», який однозначно сприймається як назва певного товару відносно товару «вода мінеральна», неможна надавати правову охорону, так як таке позначення є оманливим. Позначення ж «НЕКТАР ЖИТТЯ» сприймається як фантазійне. І навпаки, якщо здатні ввести в оману елементи сприймаються як правдоподібні, достовірні свідчення про вид і характер товару, відомості про виробника тощо, вони можуть бути визнані оманливими або здатними ввести в оману (п. 10.7.6).

На підтвердження обставин оманливості позначення «Perlux» позивач надав до суду висновок експерта № 102-06/21 складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності 18.06.2021 судовим експертом Соповою Катериною Андрієвою.

Відповідно до висновку експерта № 102-06/21 від 18.06.2021:

1. Торговельна марка «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «Perlux», зареєстрованою в Угорщині за № реєстрації 196732 від 17.02.2009;

2. Торговельна марка «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «Perlux» (комбінованою), зареєстрованою в Угорщині за № реєстрації 202598 від 02.03.2011;

3. При використанні торговельної марки «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019 та торговельної марки «Perlux», зареєстрованої в Угорщині за номером реєстрації 196732 від 17.02.2009, щодо товарів, відносно яких ці торговельні марки зареєстровані, зокрема, відносно відбілюючих засобів та речовин для прання, можна сплутати вказані торговельні марки;

4. При використанні торговельної марки «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019 та торговельної марки «Perlux», зареєстрованої в Угорщині за номером реєстрації 202598 від 02.03.2011, щодо товарів, відносно яких ці торговельні марки зареєстровані, зокрема, відносно відбілюючих засобів та речовин для прання, можна сплутати вказані торговельні марки;

5. Торговельна марка «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019, станом на дату подання заявки, є такою, що може ввести в оману щодо товарів, які виробляються за торговельною маркою «Perlux» та щодо особи, яка виробляє товари за торговельною маркою «Perlux», зареєстрованою в Угорщині за № реєстрації 196732 від 17.02.2009;

6. Торговельна марка «Perlux» за свідоцтвом України № 255874 від 25.03.2019, станом на дату подання заявки, є такою, що може ввести в оману щодо товарів, які виробляються за торговельною маркою «Perlux» та щодо особи, яка виробляє товари за торговельною маркою «Perlux», зареєстрованою в Угорщині за № реєстрації 202598 від 02.03.2011.

Питання 1, 2, 3, 4 поставлені на дослідження експерту позивачем та відповідно висновки надані на відповідні питання не стосуються оманливості знаку «Perlux», відтак, такі висновки експерта суд оцінює щодо обставини, чи є знаки позивача та відповдіача-1 схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні, та вони повністю узгоджуються з висновком суду щодо реєстрації відповідачем-1 торгової марки з порушенням прав інших осіб, зокрема позивача, який в подальшому не зміг поширити на території України озхорону належної йому торгівельної марки "Perlux".

Щодо висновків, наданих експертом на запитання 5 та 6, то такі висновки суд відхиляє, з тих підстав, що такі висновки не відповідають правовій природі оманливості позначення та правовій природі позначення, яке здатне вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Аналіз позначення, охорона якого оспорюється, з точки зору здатності такого позначення вводити в оману споживачів відносно товару чи виробника товару здійснюється без співставлення з правами третіх осіб, зокрема, з іншими товарними знаками, що мають праву охорону чи з географією походження товару.

Відповідно, при проведенні експерт повинен визначати здатність позначення вводити в оману споживача за формальними критеріями, на основі аналізу його елементів щодо товарів чи по відношенню до особи, яка виробляє товар без порівняння з об`єктами права які належать третім особам.

Позначення «Perlux» не містить відомостей, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомостей, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. До складу позначення «Perlux» входить один елемент слово «Perlux», який не є описовими відносно властивостей або інших якісних характеристик товару. Не містить позначення «Perlux» і даних щодо виробника товарів маркованих відповідним позначенням та інших даних, що можуть побічно вказувати на виробника товару.

Із мотивувальної частини висновку експерта № 102-06/21 від 18.06.2021 вбачається, що при здійсненні аналізу позначення «Perlux» відповідача 1 експерт здійснював порівняння відповідного позначення з об`єктами права які належать третім особам, а не за формальними критеріями, на основі аналізу його елементів. Таким чином, суд відхиляє висновки експерта надані на питання 5, 6 щодо оманливості позначення «Perlux», оскільки у висновку експерта № 102-06/21 від 18.06.2021 не вірно застосовано методику оманливості щодо товарів або виробника товарів.

Суд також зазначає, що в українського споживача позначення "Perlux" не могло асоціюватися з країною походження товару, зокрема і Угорщиною, оскільки таке позначення не вказує ні на країну походження, ні є географічним місцем походження товару. Крім того, українському споживачеві, позивач не був відомий як виробник товару, оскільки виробництво, як зазначає сам позивач, здійснювала інша юридична особа, хоч і повністю підконтрольна позивачеві, однак про такий зв`язок український споживач не знав та не міг знати.

Оманливість або можливість введення в оману є властивістю самого позначення, що безпосередньо пов`язана із невідповідністю всередині обсягу правової охорони між знаком (його сутністю) та товарами і/або послугами, для яких заявлена охорона відносно особи-заявника (виробника) та не залежить від існування подібних знаків, тобто є "абсолютним критерієм", у зв`язку з цим висновки експерта в частині визнання знаку оманливим суд визнає необґрунтованими.

Наведені висновки суду узгоджуються з судовою практикою щодо визначення оманливості позначення, викладених, зокрема, у Постанові Верховного суду від 16.12.2020 у справі №760/19169/15-ц та у Постанові Верховного суду від 12.11.2020 у справі № 760/21314/16-ц .

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 «Perlux» з підстав оманливості такого знака щодо виробника відповідного товару є не доведеними та не обґрунтованими, та відповідно такими, що не підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог позивача до відповідача 2 про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд зазначає таке.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Водночас 14.10.2020 набув чинності Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності визначити, що Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене позовні вимоги про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України щодо визнання недійсними спірних свідоцтв та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені, безпосередньо стосуються Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності. Отже, в даному випадку наявні підстави для задоволення вимог до Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

При цьому, згідно ч. 4 зазначеної норми кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В силу приписів ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Суд зазначає, що судом відхиляються електронні докази, подані позивачем в електронній копії, зокрема відеороліки, а також інші електронні докази (веб-сторінки), які викладені не українською мовою та не містять перекладу на українську мову, через їх не відповідність вимогам статей 10, 76,77 ГПК України, відповідно такі докази не оцінюються судом.

Пунктом 8 Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджених наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 N 814, визначено, що у діловодстві суду можуть використовуватися вхідні документи, викладені іноземною мовою, забезпечені перекладом відповідно до вимог чинного законодавства.

Статтями 34, 38 Закону України «Про нотаріат» внормовано, що нотаріуси України та консульські установи України засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу. Отже, докази, паперові або електронні, які не супроводжуються перекладом на українську мову не оцінюються судом як належні та допустимі докази у справі.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими і доведеними та відповідно такими, що підлягають задоволенню в частині визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019 з підстав його видачі з порушенням прав позивача та в частині зобов`язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

При розгляді даної справи суд досліджував та здійснював оцінку доведеності тих обставин справи, які входять у предмет доказування у даній справі.

З метою забезпечення позову у даній справі Господарським судом міста Києва були вжиті заходи забезпечення позову до подачі позову по справі № 910/3860/21 (ухвала від 15.03.2021).

Частинами 7, 8 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження - вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.

З огляду на вказані положення процесуального закону та приймаючи до уваги, що суд при розгляді справи дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, вжиті у справі № 910/3860/21 заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України за результатами розгляду справи судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви в частині вимог заявлених до відповідачів 1, 2 покладаються на відповідача 1, як власника оскаржуваного знаку, який за висновком суду, визнаний недійсним.

Розподіл інших судових витрат буде здійснений судом у порядку ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, оскільки позивачем було зроблено заяву про подання відповідної заяви про розподіл інших судових витрат.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

2. Визнати недійсними повністю свідоцтво України на знаки для товарів і послуг № 255874 від 25.03.2019, яке зареєстроване на Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" (вул. Івана Франка, буд. 108, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300, ідентифікаційний код 39308820) з підстав його видачі з порушенням прав інших осіб.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, буд. 1, Мсп 601, Центральна Частина Києва, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 255874 від 25.03.2019, зареєстроване на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" (вул. Івана Франка, буд. 108, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300, ідентифікаційний код 39308820) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність.

4. У задоволенні вимог Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" у частині визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг з підстав оманливості такого знака щодо товару або виробника відповідного товару - відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЛЮКС УКРАЇНА" (вул. Івана Франка, буд. 108, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300, ідентифікаційний код 39308820) на користь компанії Компанії "АЙРОН ЕНД СМІТ КФТ." (Іпарі парк ут 6, Сада, Ейч-2111, Угорщина) 4 540 (чотири тисячі п`ятсот сорок) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 24.12.2021.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких