ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2021 р. Справа№ 910/13908/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Доманської М.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги акціонерного товариства «Фармак»

на ухвалу господарського суду міста Києва від 14.05.2020 року

у справі № 910/13908/17 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом акціонерного товариства «Фармак»

до 1) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

2) приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 21.12.2021

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - позивач, ТОВ "Фармак") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - відповідач, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця") про визнання недійсним свідоцтва України № 49087 на знак для товарів та послуг.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 (суддя Підченко Ю.О.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.12.2018 та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.03.2019 у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсним свідоцтва України №49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" відмовлено повністю.

Ключовим мотивом судових рішень є:

- відсутність порушеного права позивача у зв`язку з визнанням недійсним у судовому порядку рішення Апеляційної палати Міністерства про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказу Міністерства про затвердження вказаного рішення Апеляційної палати Міністерства (справа № 910/17792/17).

23.07.2019 від Акціонерного товариства "Фармак" надійшла заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, в якій заявник просив суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 та ухвалити нове рішення, яким повністю задовольнити позов Акціонерного товариства "Фармак" до Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним та зобов`язання вчинити дії.

Заявник, як на нововиявлену обставину, послався на скасування касаційною інстанцією 25.06.2019 постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі № 910/17792/17, яка стала підставою для ухвалення судового рішення у даній справі про відмову у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Фармак».

Також у поданій заяві на підтвердження того, що торговельна марка Корвалол-Дарниця не відповідає умовам надання правової охорони та є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою Корвалол Corvalolum, яка раніше отримала охорону як для споріднених товарів та послуг, так і для неспоріднених товарів і послуг на ім`я позивача, і використання знака Корвалол-Дарниця іншою особою стосовно таких неспоріднених товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ним та власником відомого знака, позивач посилається на висновки експертів за результатами проведення експертного дослідження № 006/18 від 26.02.2018 та № 1-12/17 від 23.01.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Фармак" про перегляд рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами - відмовлено. Рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі №910/13908/17 залишено без змін.

Ключовими мотивами судового рішення є:

- скасування постановою Верховного Суду від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17 постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі № 910/17792/17 є новою обставиною;

- при розгляді справи по суті судами надано оцінку доказам (висновкам експертів), на які посилається позивач на підтвердження своїх вимог, та за результатами такої оцінки висновки експертів відхилені, а суд не може повторно надавати оцінку таким доказам.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду міста Києва від 14.05.2020, акціонерне товариство "Фармак" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Ключовими аргументами скарги є:

- скасування судового рішення - постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі №910/17792/17, яке стало підставою для ухвалення судового рішення - рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17, є підставою для перегляду рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами;

- Господарський суд міста Києва помилково вважав, що обставина схожості торговельної марки «Корвалол-Дарниця» та добре відомого знаку «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» є встановленою Північним апеляційним господарським судом у постанові від 26.12.2018 у справі №910/13908/17.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою 09.12.2020 замінив Державну службу інтелектуальної власності України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України їх правонаступником - Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності".

Північний апеляційний господарський суд постановою від 24.05.2021 апеляційну скаргу акціонерного товариства "Фармак" задовольнив частково. Ухвалу господарського суду міста Києва від 14.05.2020 у справі № 910/13908/17 скасував. Справу направив до Господарського суду міста Києва для вирішення питання про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 за нововиявленими обставинами.

Ключовими мотивами судового рішення є:

- суд першої інстанції, встановивши, що заявлені вимоги є новою обставиною, не здійснив правової оцінки щодо даних нововиявлених обставин по суті.

Верховний Суд постановою від 13.08.2021 касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задовольнив частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2021 у справі № 910/13908/17 скасував, справу передав на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Ключовим мотивом судового рішення є:

- суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права та помилково скасував ухвалу суду першої інстанції та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції, не здійснивши перегляд обставин, викладених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 по суті.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційну скаргу акціонерного товариства «Фармак» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 року у справі №910/13908/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Поляков Б.М., суддів: Доманська М.Л., Верховець А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.09.2021 прийнято апеляційну скаргу акціонерного товариства «Фармак» на ухвалу господарського суду міста Києва від 14.05.2020 у справі № 910/13908/17 до провадження складі колегії суддів: головуючий суддя - Поляков Б.М. - головуючий, судді Доманська М.Л., Верховець А.А. Зобов`язано учасників справи надати свої пояснення щодо висловлених позицій Верховним Судом у постанові від 13.08.2021 в письмовій формі протягом десяти днів з дня вручення ухвали, але не пізніше 22.09.2021. Розгляд апеляційної скарги призначено на 13.10.2021.

В судовому засіданні 13.10.2021 колегія оголосила перерву у розгляді справи до 10.11.2021.

Розпорядженням керівника апарату від 08.11.2021 у зв`язку прийняттям рішення Вищої ради правосуддя від 26.10.2021 про звільнення ВерховцяА.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку та перебуванням судді Доманської М.Л., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.11.2021 для розгляду справи №910/13908/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

В судовому засіданні 10.11.2021 колегія суддів оголосила перерву в судовому засіданні на 07.12.2021.

В судовому засіданні 07.12.2021 колегія суддів оголосила перерву в судовому засіданні на 14.12.2021.

Розпорядженням керівника апарату від 14.12.2021 у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.12.2021 для розгляду справи №910/13908/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пантелієнко В.О., Доманська М.Л. Вказана колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Перед судовим засіданням від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з перебуванням представників підприємства на самоізоляції у зв`язку з тим, що протягом всього останнього тижня постійно контактували з особою, в якої виявлено інфекцію СOVID-19.

Розглянувши вказане клопотання у судовому засіданні, колегія суддів після нарадчої кімнати, дійшла висновку про відмову в його задоволенні, оскільки клопотання не підтверджене жодним доказом, крім того колегія суддів зауважила, що повторний розгляд апеляційної скарги триває вже більше чотирьох місяців.

В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлених місцевим господарським судом обставин, спір у даній справі виник у зв`язку з тим, що відповідно до рішення Апеляційної палати Мнінстерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1037 від 19.07.2017, торговельна марка Корвалол Corvalolum була визнана добре відомою в Україні відносно ПАТ "Фармак" станом на 01.12.2002.

15.04.2005 було зареєстровано торговельну марку (знак для товарів та послуг) Корвалол-Дарниця, свідоцтво № 49087 на ім`я ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Згідно з бібліографічними даними свідоцтва № 49087 заявку про реєстрацію торговельної марки Корвалол-Дарниця була подана 07.07.2003.

Отже, добре відома торговельна марка Корвалол Corvalolum отримала охорону з 01.12.2002, а торговельна марка Корвалол-Дарниця отримала правову охорону з 07.08.2003, тобто, згідно доводів позивача, його права у даній справі були порушені реєстрацією торговельної марки «Корвалол-Дарниця» - ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у даній справі, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.12.2018 та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.03.2019, у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсним свідоцтва України №49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" відмовлено повністю.

В той же час, у провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа №910/17792/17 за позовом ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним рішення апеляційної палати Міністерства від 20.06.2017 про визнання добре відомим в Україні знаку «Корвалол Corvalolum» на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002 та наказу міністерства від 19.07.2017р. № 1037 "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні", а також зобов`язання Міністерства виключити знак "«Корвалол Corvalolum» із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 по справі №910/17792/17 у задоволенні позову Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовлено повністю.

Проте, постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2017 у справі № 910/17792/17 рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017р. по справі №910/17792/17 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позов ПАТ «ФФ «Дарниця» задоволено повністю. Визнано недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017р. про визнання знака " Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002р. та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017р. № 1037. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виключити знак " Корвалол Corvalolum" із Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Тобто, підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсним свідоцтва України №49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" у даній справі стало те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2017 у справі № 910/17792/17 визнано недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 № 1037.

При цьому, суд, ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог у даній справі, застосував приписи ст. 75 Господарського процесуального кодексу України та зазначив, що судове рішення у справі № 910/17792/17 (Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018), яке набрало законної сили, не може бути поставлене під сумнів, а інші рішення, в тому числі і у даній справі, не можуть йому суперечити, а тому встановлено факт того, що рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017р. про визнання знака " Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002р. та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017р. № 1037 є недійсним.

Надалі, Постановою Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 у справі № 910/17792/17 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства «Фармак» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 червня 2018 року та рішення Господарського суду міста Києва від 6 грудня 2017 року у справі № 910/17792/17 скасовано. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Щодо строків для подання заяви за нововиявленими обставинами.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 321 Господарського процесуального кодексу України заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 320 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили.

Як вбачається з матеріалів справи, АТ "Фармак" звернулося до суду з заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами 23.07.2019. Заявник, як на нововиявлену обставину, послався на скасування касаційною інстанцією 25.06.2019 (а.с. 91-97 Т11) постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі № 910/17792/17, яка стала підставою для ухвалення судового рішення у даній справі про відмову у задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак».

Отже, заявником дотримано передбачений процесуальним законом тридцятиденний строк для подання заяви за нововиявленими обставинами.

Щодо наявності підстав для перегляду рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.

Скасування судового рішення може бути визнано нововиявленою обставиною лише в тому випадку, коли суд обґрунтував ухвалене судове рішення скасованим (воно було підставою для ухвалення такого судового рішення) або виходив із нього, хоча прямо й не посилався на нього на підтвердження наявності вказаних обставин, а також якщо наслідком скасування судового рішення є інше за змістом вирішення спору.

Вирішуючи питання про скасування судового рішення із зазначених підстав, суди мають виходити з преюдиційного зв`язку судових рішень, зокрема, із того, що між рішеннями має існувати матеріально-правовий зв`язок, а факти, встановлені в одній із справ - повинні мати значення для іншої справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.06.2019 у справі №711/2178/17.

Як вбачається з мотивувальної частини постанови Верховного Суду від 26.03.2019 єдиною та достатньою підставою для відмови судами нижчих інстанцій у задоволенні позову ПАТ "Фармак", було те, що рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 5 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 № 1037 визнано недійсним постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 зі справи № 910/17792/17.

З зазначеного слідує, що Господарський суд міста Києва обґрунтовував ухвалене рішення скасованим (постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі № 910/17792/17), встановивши преюдиційний зв`язок вказаних судових рішень - матеріального-правовий зв`язок: факти, встановленні у справі № 910/17792/17 мали значення для справи № 910/13908/17.

Отже, скасування судового рішення - постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 у справі № 910/17792/17, яке стало підставою для ухвалення судового рішення - рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17, є підставою для перегляду рішення Господарського суду міста Києва 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами.

Щодо розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 2. ч. 3 ст. 325 Господарського процесуального кодексу України за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення.

Колегія наголошує, що підставою для відмови у задоволенні позову була відсутність порушеного права позивача у зв`язку з визнанням недійсним у судовому порядку рішення Апеляційної палати Міністерства про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказу Міністерства про затвердження вказаного рішення Апеляційної палати Міністерства.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Колегія зауважує, що наявні у матеріалах справи докази оцінювалися судом через призму відсутності права позивача на оспорюваний знак.

Проте, на момент подання заяви за нововиявленими обставинами рішення Апеляційної палати Міністерства про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу МКТП станом на 01.12.2002 та наказу Міністерства про затвердження вказаного рішення Апеляційної палати Міністерства було чинним, тому колегія суддів, оцінюючи наявні у справі докази, враховує цю нововиявлену обставину.

Зокрема, суд першої інстанції у рішенні, що переглядається, вказав «Зважаючи на те, що рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку від 20.06.2017 про визнання знака Корвалол Corvalolum добре відомим в Україні та наказ Мінекономрозвитку від 19.07.2017 № 1037 визнані недійсними в судовому порядку, а рішення в справі набрало законної сипи, відсутні підстави для визнання недійсним повністю свідоцтва України №49087 на знак для товарів і послуг «Корвалол- Дарниця».»

Зазначений висновок суду першої інстанції цілком було підтримано судами апеляційної та касаційної інстанцій, які залишили вказане рішення без змін. Верховний Суд у своїй постанові від 26.03.2019 у справі № 910/13908/17 підкреслив, що «Викладене було єдиною та достатньою підставою для відмови у задоволенні позову ПАТ "Фармак", безвідносно до інших обставин, що досліджені судами попередніх інстанцій у справі № 910/13908/17».

Враховуючи викладене, у суду першої інстанції на час винесення рішення не було підстав встановлювати схожість спірних позначень, оскільки правовий статус одного з них - добре відомого знаку «Корвалол Corvalolum» - не було підтверджено на момент винесення рішення.

Проте, оскільки станом на момент звернення із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, позначення «Корвалол Corvalolum» є знаком, визнаним добре відомим в Україні (тобто є об`єктом для порівняння зі знаком Корвалол-Дарниця), то обставина схожості або відсутності схожості спірних позначень мала бути встановлена судом першої інстанції під час розгляду заяви про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 року у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами.

Зважаючи, що суд першої інстанції даної обставини не встановлював, то відповідно до вказівок Верховного Суду щодо перегляду справи за наявними у ній доказами, під час апеляційного перегляду потрібно дослідити наявні у справі докази, включаючи докази, що підтверджують схожість спірних позначень.

Відповідно до приписів частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з приписами частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

У відповідності до пунктів 1 та 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час подачі заявки від 07.08.2003 № , далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону (у наведеній редакції) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Водночас підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У відповідності до приписів статті 25 Закону (в редакції, чинній станом на час прийняття рішення Апеляційною палатою Міністерства від 20.06.2017) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Відповідно до частин першої, четвертої статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017, яке затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2017 № 1037, знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим в Україні на ім`я ПАТ "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002.

При прийнятті рішення Апеляційна палата Міністерства виходила, зокрема, з такого: знак "Корвалол Corvalolum" використовується на території України з 1991 року шляхом нанесення на упаковку препарату, під час продажу та пропонування товару до продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах, у діловій документації; активне використання знака "Корвалол Corvalolum" в Україні та за її межами почалося з 1996 року. Так, у цьому році було поставлено 14,455 млн. флаконів препарату до аптек та фармацевтичних фірм України, Естонії, Вірменії, Латвії, Молдови та Литви, про що свідчить надана інформаційна довідка заявника; зокрема, у період з 2000 по 2002 рік в Україні було продано 71,683 млн. флаконів, а усього за період з 2000 по 2017 рік - 239,189 млн. флаконів, що підтверджується наданою заявником довідкою та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку "Фармексплорер", що є аналітичним продуктом на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів України. Результати такого аудиту, проведеного товариством з обмеженою відповідальністю "Проксіма рісерч", свідчать про те, що: препарат "Корвалол Corvalolum" у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах; так само активно знак "Корвалол Corvalolum" використовується заявником і за кордоном; відповідно до довідки заявника від 19 червня 2017 року № 17/6126 у 1996 році препарат під знаком "Корвалол Corvalolum" експортувався до Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, а у 1999-2001 роках було розпочато його експорт до Туркменістану, Таджикистану та Узбекистану; обсяги реалізації продукції, маркованої знаком "Корвалол Corvalolum", свідчать про високу популярність цього препарату серед споживачів як в Україні, так і за її межами; популярність препарату "Корвалол" і відомість знака "Корвалол Corvalolum" серед медичних фахівців підтверджуються відомостями про його замовлення Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості "Держкоммедбіопром" для Головного військово-медичного управління генерального штабу Збройних сил України; у 1996 році було замовлено поставку на 1997 рік препарату "Корвалол Corvalolum", виробництва АТ "Фармак", у кількості 96 тис. упаковок; обізнаності споживачів щодо лікарського засобу, маркованого знаком "Корвалол Corvalolum", сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках, таких як: "Коротка медична енциклопедія" (видавництво "Радянська енциклопедія" Москва, 1990 рік), довідник Відаль "Лікарські препарати в Росії" (1997 рік), "Лікарські засоби. Посібник для лікарів" (видавництво "Торсинг", Харків,1997 рік) тощо.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" є власником свідоцтва України № 49087 від 15.04.2005 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" (заявка від 07.08.2003 № ). Торговельну марку "Корвалол-Дарниця" зареєстровано для товарів і послуг 5, 16, 35 класів МКТП;

Таким чином, права на добре відому торговельну марку "Корвалол Corvalolum" діють з 01.12.2002, а права, що випливають із свідоцтва України № 49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця", діють від дати подання заявки, а саме з 07.08.2003.

На думку колегії суддів, наявні в матеріалах справи докази свідчать про те, що торговельна марка «Корвалол-Дарниця» не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим п. 1 ст. 5 та п. З ст. 6. п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою Корвалол Corvalolum, яка раніше отримала охорону як для споріднених товарів та послуг, так і для неспоріднених товарів та послуг на ім`я позивача, і використання знака Корвалол- Дарниця іншою особою стосовно таких неспоріднених, товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням, і тому на підставі пп.а) п.1 ст. 19 Закону реєстрація торговельної марки Корвалол-Дарниця повинна бути визнана недійсною.

Вищенаведені обставини, зокрема, підтверджуються наявними у матеріалах справи висновками експертів, зокрема, наданий за результатами експертизи, призначеної ухвалою суду, Висновок № 1-12/17 від 23.01.2018 судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності, складений атестованим судовим експертом Соловою К.А (т. 5, а.с. 7-38), відповідно до якого:- знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 зареєстрований для таких саме товарів 5 класу МКТП, для яких знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим в Україні;- знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 зареєстрований для товарів 16 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, щодо яких знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим в Україні;- знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Корвалол Corvalolum", визнаним добре відомим в Україні для наступних товарів і послуг, для яких зареєстрований знак "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087: товарів 5 класу МКТП, товарів 16 класу МКТП, послуг 35 класу МКТП;- використання знака "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 вказуватиме на зв`язок з власником добре відомого в Україні знака " Корвалол Corvalolum " і його інтересам може бути завдано шкоди таким використанням для товарів та послуг, що вказані у свідоцтві України № 49087 та не пов`язані з фармацевтичними препаратами як супутні їм, а саме: товари 16 класу МКТП.

Також свідчать про те, що знак Корвалол-Дарниця є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою Корвалол Corvalolum наданий до матеріалів справи позивачем Висновок експерта № 40-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13908/17 від 09.08.2019, складений атестованим судовим експертом Петренком С.А. та наданий до матеріалів справи позивачем Висновок експерта №006/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.02.2018, складений атестованим судовим експертом Чабанець Т.М. (т. 5, а.с. 95-131).

Колегія суддів зауважує, що наданні відповідачем висновки експертів № 57/10 від 23.02.2011 р., складений судовим експертом Ковальовою Н.М.;. № ООЗ-ТТМ/18 від 09.02.2018, складений судовим експертом Ткачук Т.М.; № 01-10/17 від 12.10.2017, складений Андреевою А.В. ; № 007/18 від 28.02.2018 р., складений судовим експертом Ковальовою Н.М. не є належними та допустимими доказами у цій справі, з огляду на наступне:

1) щодо Висновку № 57/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 12/430 від 23.02.2011 р., складеного судовим експертом Ковальовою Н.М.

Як вбачається з даного висновку, його підготовлено на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 18.08.2010 у справі № 12/430.

Для дослідження експерту надавалися матеріали справи № 12/430 в двох томах.

Об`єктами дослідження є: знак для Товарів і послуг за свідоцтвом України №7321; знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 49087, добре відомий знак «КОРВАЛОЛ» за рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 29.12.2004 р.

Таким чином, Висновок № 57/10 від 23.02.2011 р., підготовлений у іншій господарській справі (№ 12/430), на підставі матеріалів зазначеної іншої господарської справи (а не справи № 910/13908/17), та за результатами дослідження інших об`єктів інтелектуальної власності. Зокрема, знак "Корвалол Corvalolum", визнаний добре відомим Рішенням Апеляційної палати від 20.06.2017 р., взагалі не був об`єктом вказаного експертного дослідження.

Враховуючи викладене, даний висновок не стосується предмету доказування і тому не є належним доказом у справі № 910/13908/17.

2) щодо Висновку експерта № ООЗ-ТТМ/18 у сфері інтелектуальної власності від 09.02.2018 р., складений судовим експертом Ткачук Т.М.

Як вбачається із зазначеного висновку, його підготовлено на підставі листа представника ПрАТ «фф «Дарниця» від 21.12.2017 з проханням провести експертизу у сфері інтелектуальної власності та надати висновок експерта.

У висновку зазначено перелік матеріалів, які було додано до вищезазначеного листа від 21.12.2017 р., а також надано додатково листом від 25.01.2018 р.

Як вбачається з висновку, перелік наданих експерту матеріалів сформовано замовником експертизи самостійно, як з матеріалів, наявних у справі №910/13908/17, так і з матеріалів, не наданих станом на грудень 2017 до цієї справи (наприклад, матеріали Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 528 арк.).

Таким чином, при підготовці даного висновку експерт аналізував не матеріали справи № 910/13908/17, а матеріали, сформовані замовником експертизи на власний розсуд.

Та обставина, що висновок експерта не враховував матеріалів справи № 910/13908/17, також підтверджується і тим, що висновок підготовлено «для подання до суду на замовлення учасника справи № 910/3908/17, що перебуває у провадженні Господарського суду міста Києва, згідно з Договором від 19.01.2018 № Е/05/18» (аркуш 4 висновку № ООЗ-ТТМ/18, третій абз.), тобто у справі, номер якої є відмінним від даної справи № 910/13908/17.

З огляду на викладене, даний висновок не ґрунтується на дослідженні матеріалів справи № 910/13908/17, і тому не є належним доказом у справі № 910/13908/17.

3) щодо Висновку № 007/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 28.02.2018 р., складений судовим експертом Ковальовою Н.М.

Як вбачається із зазначеного висновку, його підготовлено на підставі поданого 17.01.2018 представником ПрАТ «ФФ «Дарниця» листа від 34/4-1/18 р. про проведення експертного дослідження пов`язаного з охороною права на об`єкти інтелектуальної власності.

У висновку зазначено перелік матеріалів, які було надано на дослідження разом із вищезазначеним листом, а саме матеріали в двох томах:1 том від 17.01.2018 року на 45 аркушах; 2-й том від 25.01.2018 року на 96 аркушах.

Які саме матеріали було надано на дослідження у вищевказаних томах загалом на 14 аркуші - у висновку не деталізовано.

Втім, зазначений перелік матеріалів явно не узгоджується із матеріалами, наявними у справі № 910/13908/17 станом на час подання замовлення про проведення експертизи.

Так, станом на січень 2018 року матеріали справи № 910/13908/17 налічували щонайменше три сформовані томи: 1-й том на 192 аркушах; 2-й том на 346 аркушах; 3-й том на 243 аркушах, та розпочалося формування 4-го тому (2 аркуші).

Отже, загальна кількість аркушів справи № 910/13908/17, станом на січень 2018, становила щонайменше 783 аркуші. Тому обсяг наданих на експертне дослідження матеріалів (141 аркуш), є явно неспівмірним із наявними у справі матеріалами, що в сукупності з відсутністю у змісті висновку деталізації наданих матеріалів унеможливлює підтвердження того, що експертом було взято до уваги і враховано усіх обставини, які мають значення для проведення повного і об`єктивного дослідження.

Крім того, в порушення вимог частини 5 статті 101 ГПК України у висновку не зазначено, що його підготовлено для подання до суду (зазначено лише, що «Замовник повідомив про те, що висновок буде доданий до матеріалів судової справи № 910/13908/17, що знаходить в провадженні Господарського суду міста Києва», що є повідомленням, яке походить від замовника експертизи, а не від експерта), а також не зазначено, про відповідальність за яке саме кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом України (за якою саме статтею), експерт обізнаний.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що даний висновок не ґрунтується на дослідження матеріалів справи № 910/13908/17, підготовлений без належного попередження експерта про кримінальну відповідальність за ст.384 КК України, та без зазначення того, що його підготовлено для подання до суду, Висновку № 007/18 від 28.02.2018 р. не є належним доказом у справі № 910/13908/17.

4) Що стосується Висновку за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 12.10.2017 № 01-10/17, підготовленого Андреевою А.В., зауважуємо, що даний висновок підготовлено 12.10.2017, тобто до набрання чинності Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017, не на підставі ухвали суду, не для подання до суду та без попередження його автора при кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України.

Таким чином, вказаний висновок може оцінюватися судом як висновок судової експертизи, оскільки він не є висновком експерта у розумінні статті 98 ГПК України. Перелік наданих на дослідження матеріалів не відтворює усіх матеріалів, які станом на жовтень 2017 року були надані до справи № 910/13908/17, тому висновок не ґрунтується на дослідженні матеріалів справи № 910/13908/17, і тому не є належним доказом у справі № 910/13908/17.

Крім іншого, колегія зауважує, що рішенням Господарського суду м. Києва від 01.12.2009 року, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2010 та Постановою Вищого господарського суду України від 14 липня 2010 р. у справі №21/92-12/413, було встановлено, що позначення «Корвалол» не втрачало розрізняльної здатності та відповідно не може бути визнано загальновживаним, що стало підставою для відмови ПрАТ «ФФ «Дарниця» у задоволені позову у вказаній справі.

Так, Господарський суд м. Києва встановив «Позивач вважає, що лікарський засіб «Корвалол» задовго до подання заявки про реєстрацію товарного знаку «Корвалол» втратило ознаки дистинктивності і стало загальновживаним, у зв`язку з чим йому не могла бути надана правова охорона в силу положень ст. б Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також п. 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту 28.07.1995 р. N° 116.

Щодо загальновживаності, то згідно п. 4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того а/с товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Позначення «Корвалол» («Corvalolum») за Свідоцтвом № 7321 використовується протягом тривалого часу для одного товару - медичного препарату під назвою «корвалол», що випускається ВАТ «Фармак».

Згідно вказаного визначення загальновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв`язку з конкретним виробником. Проте, в даному випадку така ситуація виключена, оскільки згідно наданих суду матеріалів позначення станом на дату подачі заявки на його реєстрацію використовувалося одним виробником, і використовується станом на день прийняття рішення по справі в Україні виключно одним виробником -ВАТ«Фармак».

Відповідно, позначення не могло стати видовим або родовим, оскільки було і зачитається виключно назвою лікарського засобу. Корвалол відноситься до роду снодійних та седативних препаратів, виду комбінованих препаратів барбітуратів. Поряд з корвалолом існують інші заспокійливі лікарські засоби, що виробляються в Україні та імпортуються на територію України, проте жодних підстав для того, щоб сприймати їх не в якості окремих препаратів, а в якості роду чи виду, щодо яких корвалол є родовим чи видовим поняттям, немає. Такого виду чи роду препаратів як «корвалоля» не існує.

В наданих суду довідкових виданнях слово «корвалоля вживається цілком очевидно як назва конкретного лікарського засобу, а не узагальнююче поняття, що стосується невизначеної групи ліків певного виду чи роду.

Той факт, що лікарський засіб «корвалоля за роки свого використання набув великої популярності серед споживачів, не може свідчити про те, що він сприймається споживачами не як конкретний лікарський засіб, а як загальновживана лексична одиниця.

Окремо суд відзначає, що обставини, пов`язані з широкою популярністю лікарського засобу «корвалол», досліджувалися Державним департаментом інтелектуальної власності при розгляді заяви ВАТ «Фармак» про визнання знаку «КОРВАЛОЛ» добре відомим. Згідно рішення Апеляційної палати від 29.12.2004 р. визнано, що знак «КОРВАЛОЛ» став добре відомим в Україні відносно Відкритого акціонерного товариства «Фармак» щодо товарів 5 класу МКТП «снодійні, седативні лікарські засобия станом на 1 січня 1993 р.

Обставини, встановлені у вказаному рішенні, суд приймає до уваги під час прийняття рішення по справі.».

Таким чином, висновки експертів, подані відповідачем, прямо суперечать фактам встановленим рішенням Господарського суду м. Києва від 01.12.2009, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.02.2010 та Постановою Вищого господарського суду України від 14.07.2010 у справі № 21/92-12/413. У даній справі брали участь ті самі особи.

Враховуючи наведе, колегія суддів прийшла до висновку, що позначення Корвалол-Дарниця та Корвалол Corvalolum фонетично, візуально та семантично схожі, асоціюються в цілому, а отже - торговельна марка Корвалол-Дарниця є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою Корвалол Corvalolum, яка раніше отримала охорону як для споріднених товарів та послуг, так і для неспоріднених товарів та послуг.

За таких обставин судова колегія прийшла до висновку, що ухвала Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 року у справі № 910/13908/17 підлягає скасуванню, як така, що ухвалена при неправильному застосуванні норм матеріального та процесуального права, а апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 253-255, 269, 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу акціонерного товариства «Фармак» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 року у справі № 910/13908/17 задовольнити.

2. Ухвалу господарського суду міста Києва від 14.05.2020 року у справі № 910/13908/17 скасувати та ухвалити нове рішення.

3. Задовольнити заяву акціонерного товариства «Фармак» про перегляд рішення господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 за нововиявленими обставинами.

4. Скасувати рішення господарського суду міста Києва від 11.07.2018 у справі № 910/13908/17 та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

5. Визнати недійсним свідоцтва України № 49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

Зобов`язати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 49087 на знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Справу №910/13908/17 повернути до Господарського суду міста Києва.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді М.Л. Доманська

В.О. Пантелієнко

Повний текст складено 28.12.2021