УХВАЛА

15.12.2021Справа № 910/20475/21

Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши заяву Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) про забезпечення позову у справі № 910/20475/21

за позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation)

до 1) Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України"

2) ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спірітс Груп»

про визнання торговельної марки добре відомою, визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки

ВСТАНОВИВ:

Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спірітс Груп» про визнання марки «Jack» добре відомою в Україні відносно Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (США) (Jack Daniel's Properties. Inc., a corporation of the Delaware State (USA)) для товару 33 класу МКТП «віскі» станом на 20 серпня 2015 року; визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 220099 від 12 грудня 2016 року, № 222300 від 10 лютого 2017 року, № 222301 від 10 лютого 2017 року, № 222921 від 27 лютого 2017 року, № 246806 від 10 вересня 2018 року та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка «JACK» є добре відомою в Україні станом на 20.08.2015 щодо товару «віскі» стосовно позивача, а державна реєстрація торговельних марок «CRAZY JACK» за свідоцтвом України № 220099 , «КРЕЙЗИ ДЖЕК» за свідоцтвом України № 222300 , «КРЕЙЗІ ДЖЕК» за свідоцтвом України № 222301 , «ШАЛЕНИЙ ДЖЕК» за свідоцтвом України № 222921 , «БОЖЕВІЛЬНИЙ ДЖЕК» за свідоцтвом України № 246806 та їх використання порушують права та законні інтереси позивача на добре відомі торговельні марки «Jack» та «Jack Daniel`s» та інші раніше зареєстровані торговельні марки «Jack Daniel`s», відому серію (сім`ю) раніше зареєстрованих торговельних марок зі спільним словесним елементом «Jack/Джек».

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 15.03.2022.

Разом з тим, 14.12.2021 через відділ діловодства суду від Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) надійшла заява про забезпечення позову, у якій заявник просить суд:

- заборонити ГСХ Трейдмаркс Лімітед передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 220099 від 12 грудня 2016 року, № 222300 від 10 лютого 2017 року, № 222301 від 10 лютого 2017 року, № 222921 від 27 лютого 2017 року, № 246806 від 10 вересня 2018 року або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг;

- заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 220099 від 12 грудня 2016 року, № 222300 від 10 лютого 2017 року, № 222301 від 10 лютого 2017 року, № 222921 від 27 лютого 2017 року, № 246806 від 10 вересня 2018 року або ж відмови від зазначених свідоцтв України.

За змістом ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з пунктом 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

В обґрунтування необхідності вжиття заявлених заходів до забезпечення позову заявник зазначає, що навіть у випадку можливого задоволення позову ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited), з моменту отримання копії позовної заяви та доданих до неї документів і у будь-який час до винесення судом рішення, має повне право у відповідності до ст. ст. 16, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

1) передати право власності на оскаржувані свідоцтва України № 220099 від 12 грудня 2016 р., № 222300 від 10 лютого 2017 р., № 222301 від 10 лютого 2017 р., № 222921 від 27 лютого 2017 р., № 246806 від 10 вересня 2018 р. на знаки для товарів і послуг будь-якій іншій особі (особам), в тому числі, фізичним особам або іноземним особам (нерезидентам);

2) відмовитись від оскаржуваних свідоцтв України № 220099 від 12 грудня 2016 р., № 222300 від 10 лютого 2017 р., № 222301 від 10 лютого 2017 р., № 222921 від 27 лютого 2017 р., № 246806 від 10 вересня 2018 р. на знаки для товарів і послуг.

Скориставшись такими правами, ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) створить ситуацію, при якій буде неможливо виконати рішення суду (у випадку задоволення позову), утрудниться вирішення справи по суті, а також розгляд даної справи суттєво затягнеться. Це може призвести до того, що необхідно буде залучати до участі у справі нових учасників процесу, що призведе до порушення розумних строків розгляду справи, утруднення здійснення ефективного захисту прав позивача, а також може зумовити зміну судової юрисдикції у випадку передання права власності на оскаржувані свідоцтва України фізичній особі або особам.

Розглянувши заяву Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) про забезпечення позову та викладені в ній доводи, дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступних висновків.

За змістом статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом; власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору; власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

При цьому, відповідно до приписів статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Положеннями статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про національний орган інтелектуальної власності" від 13 жовтня 2020 року № 1267-р на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

За змістом пунктів 2.2, 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352, Реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва.

Пунктом 88 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" передбачено, що у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Суд зазначає, що запропоновані заявником заходи до забезпечення позову відповідають позовним вимогам, на забезпечення яких позивач просить вжити ці заходи. При цьому судом враховано співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та наслідків заборони Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" вчиняти певні дії.

Суд також зазначає, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України від 18.01.2017 у справі № 6-2552цс16.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Таким чином, заходи забезпечення позову спрямовані на забезпечення виконання судового рішення як такого правового стану, за якого позивачу гарантується отримання повного та ефективного відновлення порушених прав та відсутність необхідності повторного звернення до суду з метою захисту прав, порушення яких потенційно може мати місце протягом судового розгляду та до моменту виконання рішення суду та тим чи іншим чином спричиняти неможливість забезпечення судом повноти реалізації судового захисту як кінцевої мети звернення до суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що такий захід забезпечення позову як заборона ГСХ Трейдмаркс Лімітед передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за спірними свідоцтвами або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України, а також заборона Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами України або ж відмови від зазначених свідоцтв України, є адекватним і здатним забезпечити виконання рішення суду та ефективний захист прав (інтересів) у разі задоволення позовних вимог заявника, а, отже, заява Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі підлягає задоволенню в повному обсязі.

Разом з тим, з огляду на те, що вказані заходи забезпечення позову носять виключно немайновий характер, жодним чином не втручаються у господарську діяльність відповідачів, не забороняють їм здійснювати використання спірних знаків для товарів і послуг у своїй діяльності, а мають на меті лише запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення у даній справі, суд приходить до висновку, що підстави для вжиття заходів зустрічного забезпечення у справі № 910/20475/21 відсутні.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає, зокрема, вид забезпечення позову і підстави його обрання.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі задовольнити та вжити заходи до забезпечення позову.

2. Заборонити ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр / Afroditis, 25, 2 floor, office 204, Nicosia, Cyprus) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 220099 від 12 грудня 2016 року, № 222300 від 10 лютого 2017 року, № 222301 від 10 лютого 2017 року, № 222921 від 27 лютого 2017 року, № 246806 від 10 вересня 2018 року або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

3. Заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 220099 від 12 грудня 2016 року, № 222300 від 10 лютого 2017 року, № 222301 від 10 лютого 2017 року, № 222921 від 27 лютого 2017 року, № 246806 від 10 вересня 2018 року або ж відмови від зазначених свідоцтв України.

4. Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 15.12.2024.

5. Стягувачем за даною ухвалою є Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel`s Properties, Inc., Delaware corporation) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США / 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, USA).

6. Боржником за п. 2 резолютивної частини даної ухвали є ГСХ Трейдмаркс Лімітед (GSH Trademarks Limited) (Афродітіс, 25, 2нд флор, офіс 204, Нікосія, Кіпр / Afroditis, 25, 2 floor, office 204, Nicosia, Cyprus).

7. Боржником за п. 3 резолютивної частини даної ухвали є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378).

8.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева