УХВАЛА

про поновлення провадження у справі,

про забезпечення позову та

про зупинення провадження у справі

м. Київ

22.11.2021Справа № 910/17918/21

За позовомКомпанії «Дзе Кока-Кола Компані» (The Coca-Cola Company)
до1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Напої з Чорноголовки-Аквалайф» (Общество с ограниченной ответственностью «Напитки из Черноголовки-Аквалайф») 2. Держаного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
провизнання недійсною міжнародної реєстрації на торговельну марку
Суддя Босий В.П.

Представників учасників справи:

не викликались

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Дзе Кока-Кола Компані» (The Coca-Cola Company) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Напої з Чорноголовки-Аквалайф» (Общество с ограниченной ответственностью «Напитки из Черноголовки-Аквалайф») та Держаного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про:

- зобов`язання відповідача 1 припинити порушення прав позивача на торговельну марку за свідоцтвом України №535 та знак «FANTA», визнаний добре відомим;

- визнання недійсною повністю на території України належної відповідачу 1 міжнародної реєстрації №1549319 на торговельну марку «FANTOLA»;

- зобов`язання Держаного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю та території України міжнародної реєстрації №1549319 на торговельну марку «FANTOLA».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 здійснена із порушенням законодавства України, оскільки не відповідає умовам надання правової охорони, а також проведена з порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2021 відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено у справі підготовче засідання на 09.03.2022, вирішено повідомити відповідача-1 про розгляд даної справи в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, зупинено провадження у справі №910/14430/21 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

16.11.2021 представником позивача до канцелярії суду подано заяву про забезпечення позову, в якій заявник просить суд:

- заборонити відповідачу 1 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі;

- зобов`язати відповідача 2 повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про тимчасову заборону відповідачу 1 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

В той же час, частиною 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 15 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

З урахуванням викладеного, враховуючи зазначені принципи господарського судочинства, а також строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне поновити провадження у даній справі для розгляду заяви позивача про забезпечення позову.

Розглянувши заяву Компанії «Дзе Кока-Кола Компані» (The Coca-Cola Company) про забезпечення позову, проаналізувавши норми господарського процесуального законодавства України, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

За приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Позивач вказує, що до моменту вирішення спору у даній справі, відповідач 1 у будь-який час може передати право власності на оскаржувану торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1549319 будь-якій іншій особі та/або відмовитися від вказаної міжнародної реєстрації.

Суд відзначає, що у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Міністерству приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність». У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Аналогічні висновки містяться у постанові Верховного Суду від 03.11.2020 у справі №910/7716/20.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

При цьому, господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Враховуючи наведене вище, подана заява визнається судом обґрунтованою щодо вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачу 1 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

Заходи забезпечення позову шляхом зобов`язання відповідача 2 повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про вжиті заходи забезпечення позову по відношенню до міжнародної реєстрації №1549319, позивач мотивує тим, що саме до його повноважень належить здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Частиною 2 ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначити, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З огляду на зміни в чинному законодавстві, суд зазначає, що здійснення державної реєстрації торговельних марок, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей належить до повноважень Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Враховуючи наведене, подана заява також визнається судом обґрунтованою в частині зобов`язання відповідача 2 повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про тимчасову заборону відповідачу 1 здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319.

У зв`язку з наведеним, подана заява щодо вжиття заходів до забезпечення позову визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Відповідно до статті 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову.

З приводу зустрічного забезпечення, суд зазначає, що застосування означених заходів у відповідності до ч. 1 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України є правом, а не обов`язком суду для реалізації якого, у даному випадку, у господарського суду достатні підстави відсутні.

Крім того, суд зазначає, що відповідач чи інша зацікавлена особа не позбавлені права та можливості звернутись до суду з окремим клопотанням про застосування заходів зустрічного забезпечення у відповідності до ст. 141 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 136, 137, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/17918/21.

2. Заяву Компанії «Дзе Кока-Кола Компані» (The Coca-Cola Company) про забезпечення позову задовольнити повністю.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Напої з Чорноголовки-Аквалайф» (Общество с ограниченной ответственностью «Напитки из Черноголовки-Аквалайф») здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

4. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про тимчасову заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Напої з Чорноголовки-Аквалайф» (Общество с ограниченной ответственностью «Напитки из Черноголовки-Аквалайф») здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 та відмовлятись повністю або частково від охорони в Україні торговельної марки «FANTOLA» за міжнародною реєстрацією №1549319 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

5. Стягувачем за даною ухвалою є Компанія «Дзе Кока-Кола Компані» (The Coca-Cola Company) (1 Coca Cola P1 SE, Atlanta, GA 30313).

6. Боржником за пунктом 3 резолютивної частини даної ухвали є Товариство з обмеженою відповідальністю «Напої з Чорноголовки-Аквалайф» (Общество с ограниченной ответственностью «Напитки из Черноголовки-Аквалайф») (ідентифікаційний код суб`єкта господарювання 866, юридична адреса: 142432, Російська Федерація, Московська обл., м. Черноголовка, вул. Соєдінітельная, 2, прим. 34).

7. Боржником за пунктом 4 резолютивної частини даної ухвали є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378).

8. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили з 22.11.2021, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 22.11.2024.

9. Зупинити провадження у справі №910/17918/21.

10. Дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена.

Суддя В.П. Босий