ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2021 р. Справа№ 910/11418/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Остапенка О.М.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання: Гуньки О.В.

у присутності представників сторін згідно протоколу судового засідання

від 10.11.2021 року

розглянувши матеріали апеляційної скарги Міністерства економіки України (попередня назва Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України)

на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року

(повний текст складено 07.04.2021 року)

у справі №910/11418/19 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Компанії Монстр Енерджі Компані (Monstr Energy Company)

до Міністерства економіки України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

про визнання незаконними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 21.08.2019 року позивач звернувся до господарського суду міста Києва позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі по тексту - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») про визнання незаконним та скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 за заявкою № m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH»; визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою № m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH», затверджене наказом Першого віце-прем`єр-міністра України С.І. Кубіва від 24.01.2018 року №87; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України провести повторну кваліфікаційну експертизу позначення «PIPELINE PUNCH» за заявкою № m2015 21017 у якості знаку для товарів і послуг для заявленого переліку товарів 32 класу МКТП.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що спірні рішення про оманливість заявленого позначення «PIPELINE PUNCH» для частини заявлених товарів 32 класу МКТП таких як: «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові соки та фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік» не відповідають вимогам чинного законодавства і є такими, що зроблені внаслідок неналежного та неповного з`ясування всіх обставин, що мають значення для справи.

Рішенням господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 позовні вимоги Компанії Монстр Енерджі Компані (Monstr Energy Company), Корпорація штату Делавер задоволено частково. Визнано незаконним і скасовано рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH». Визнано незаконним і скасовано рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг "PIPELINE PUNCH", затверджене Наказом №87 від 24.01.2018. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повторно розглянути заявку Монстр Енерджі Компані, Корпорації штату Делавер, №m2015 21017 на знак для товарів і послуг "PIPELINE PUNCH", з урахуванням висновків викладених господарським судом міста Києва у даному рішенні від 24.03.2021 року у справі №910/11418/19.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (надалі по тексту - апелянт) подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19, в якій просить суд скасувати оскаржуване рішення суду першої інстанції повністю та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Обґрунтовуючи подану апеляційну скаргу, апелянт зазначає, що вважає оскаржуване рішення незаконним та необґрунтованим, прийнятим внаслідок неправильного застосування норм матеріального та порушенням норм процесуального права.

На думку апелянта, суд першої інстанції визнав незаконними та скасував рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH» та рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH» без дослідження обставин їх прийняття.

Апелянт вважає, що рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH» та рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою №m2015 21017 були прийняті з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Апелянт зазначає, що категорично заперечує проти висновку експерта №130 як доказу у справі, вважає його неналежним та недопустимим доказом, оскільки експертом не було здійснено аналіз матеріалів заявки та не з`ясовано як заявник визначає поняття заявленого позначення.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 06.05.2021 року апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передано колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Пашкіна С.А., Ткаченка Б.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.05.2021 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19. Розгляд апеляційної скарги Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України призначено на 14.06.2021 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2021 року, у зв`язку з виходом судді Пашкіної С.А., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустку з 14.06.2021 року, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.06.2021 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Ткаченка Б.О.

11.06.2021 року через відділ документообігу суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому позивач просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення - залишити без змін.

Обґрунтовуючи поданий відзив позивач зазначає, що заявлене позначення «PIPELINE PUNCH» отримало правову охорону для переліку товарів 32 класу МКТП, в тому числі енергетичних напоїв, спортивних напоїв, фруктових сокових напоїв, прохолодних напоїв та газованих прохолодних напоїв, у країні походження позивача - Сполучених Штатах Америки, де англійська мова є мовою зрозумілою споживачам без додаткових пояснень та суджень. Тобто, відповідне відомство Сполучених Штатів Америки не віднесло позначення «PIPELINE PUNCH» та/або його елемент «punch» до оманливих для заявленого переліку товарів.

Натомість, при винесенні оскаржуваних рішень оцінка була надана лише словесному елементу «punch» у значенні назви товару «пунш» без врахування його омонімічності та іншомовного походження.

Таким чином, позивач вважає, рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року законним та обґрунтованим та таким, що прийняте на підставі повного та всебічного з`ясування обставин, що мають значення для вирішення справи.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2021 року, у зв`язку з перебуванням судді Ткаченка Б.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.06.2021 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 до свого провадження та призначено справу до розгляду на 11.08.2021 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2021 року, у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М. на лікарняному з 09.08.2021 року та судді Сотнікова С.В. у відпустці 11.08.2021 року, які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.08.2021 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Полякова Б.М., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.08.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 до свого провадження та призначено справу до розгляду на 15.09.2021 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 14.09.2021 року, у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці 15.09.2021 року, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями та протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.09.2021 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Грека Б.М., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.09.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 до свого провадження та призначено справу до розгляду на 27.10.2021 року.

У судовому засіданні 27.10.2021 року оголошено перерву по справі до 10 листопада 2021 року.

29.10.2021 року через відділ документообігу суду від Міністерства економіки України надійшло повідомлення, в якому зазначено, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 року №504 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України перейменовано на Міністерство економіки України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №547 було внесено відповідні зміни щодо перейменування до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року №459, якою затверджено Положення про Міністерство економіки України, яка набрала чинності 03.06.2021 року. Код ЄДРПОУ залишився без змін - 37508596.

Колегія суддів апеляційної інстанції враховує подане повідомлення щодо перейменування Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2021 року, у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.11.2021 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 до свого провадження та призначено справу до розгляду на 10.11.2021 року.

10.11.2021 року представник апелянта та представник позивача надали усні пояснення по справі.

10.11.2021 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Згідно із ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, в суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Як вбачається з матеріалів справи та зазначено місцевим судом, 20.11.2015 року позивач звернувся до ДП «Державний інститут інтелектуальної власності» із заявою про реєстрацію словесного позначення «PIPELINE PUNCH» у якості знака для товарів і послуг. Заявці Позивача був присвоєний номер № m2015 21017. Позначення було заявлене для товарів 32 класу МКТП, таких як: «безалкогольні напої».

За заявкою №m2015 21017 була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

За результатами кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене позначення відносно частини товарів і/або послуг не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене позначення є оманливим для товарів 32 класу МКТП, які не відповідають певному виду товару «пунш», зазначення щодо якого («PUNCH») наявне у складі позначення позивача («PIPELINE PUNCH»), про що заявнику було надіслано повідомлення від 10.03.2017 року про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення відносно частини товарів 32 класу МКТП.

Заявник (позивач) після отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака надав у встановлений законом строк відповідь з доводами на користь реєстрації. Проте, така відповідь не була визнана обґрунтованою.

На підставі висновку закладу експертизи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прийнято рішення від 06.06.2017 року про реєстрацію знака «PIPELINE PUNCH» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m2015 21017, оскільки заявлене словесне позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг на підставі - «Заявлене словесне позначення є оманливим для товарів 32 класу, які не відповідають певному виду товару «Пунш», зазначення щодо якого неявне у складі позначення».

У порядку та строки, визначені чинним законодавством, заявник (позивач) оскаржив рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою № m2015 21017 на знак для товарів і послуг "PIPELINE PUNCH" до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року, яке затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №87 від 24.01.2018 року, вирішено відмовити Компанії Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер, США, у задоволенні заперечення, рішення Мінекономіки від 06.06.2017 року про реєстрацію знака "PIPELINE PUNCH" відносно частини товарів і послуг за заявкою № m2015 21017 залишено чинним.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями, вважаючи їх протиправними та незаконними, позивач звернувся до місцевого суду із позовом за захистом своїх прав та законних інтересів.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що спірні рішення про оманливість заявленого позначення «PIPELINE PUNCH» для частини заявлених товарів 32 класу МКТП таких як: «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові соки та фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік» не відповідають вимогам чинного законодавства і є такими, що зроблені внаслідок неналежного та неповного з`ясування всіх обставин, що мають значення для справи.

За наслідками розгляду вищевказаної позовної заяви, рішенням господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19, зокрема, позовні вимоги Компанії Монстр Енерджі Компані (Monstr Energy Company), Корпорація штату Делавер задоволено частково. Визнано незаконним і скасовано рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH». Визнано незаконним і скасовано рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH», затверджене Наказом №87 від 24.01.2018 року та зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повторно розглянути заявку Монстр Енерджі Компані, Корпорації штату Делавер, №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH», з урахуванням висновків викладених господарським судом міста Києва у даному рішенні від 24.03.2021 року у справі №910/11418/19.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги Міністерства економіки України слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» (у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Частиною 2 статті 6 зазначеного закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 зазначеного закону, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до установи заявку.

Відповідно до ч. 1, 3, 6, 7, 9, 15, 16 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з`ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг. Під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Як вбачається з матеріалів справи та зазначено місцевим судом, за вказаною заявкою була проведена формальна та кваліфікаційна експертизи, під час яких заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом.

Із висновку формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг за вих. №6931/ЗМ/16 від 03.02.2016, заявка № m2015 21017 від 20.11.2015 року відповідає вимогам ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».

Згідно висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за вих. №54786/ЗМ/17 від 06.06.2017 року, який затверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m2015 21017 від 20.11.2015 року встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг на підставі: «Заявлене словесне позначення є оманливим для товарів 32 класу, які не відповідають певному виду товару «Пунш», зазначення щодо якого наявне у складі позначення. «Пунш - зігрівальний напій, що має приємний смак. Він належить до мішаних напоїв, переважно алкогольних, які готуються з вина, рому або коньяку. Проте пунш буває і безалкогольним, до складу якого входять фрукти, сік, мед, чай та прянощі».»

Відповідно до пп. 4.3.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року №116 (далі-Правила), при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. (п. 4.3.1.9 Правил).

Позивач не погоджуючись з рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року звернувся із запереченнями до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі України приймаючи рішення зазначила, що відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови: «Пунш - міцний спиртний напій з рому, коньяку, вина тощо з цукром, водою, лимонним соком і т. ін., який подають до столу підігрітим».

Згідно з інформацією, розміщеною у вільній енциклопедії Вікіпедія: «Пунш, як і коктейлі, належить до мішаних напоїв, передусім алкогольних, зазвичай містить фрукти або фруктовий сік. Це - зігрівальний напій, що має приємний смак. Звичайно його готують з вина, рому або коньяку, цукру, води або чаю й прянощів - кориці чи гвоздики. Пунші п`ють переважно гарячими. Вироби зниженої міцності (15-17% об.) з умістом цукру 33-40 г/100 мл, виготовляються на спиртованих соках і морсах із додаванням інгредієнтів і настоїв водно-спиртової рідини з ефіроолійною сировиною. Подається традиційно на вечірках у великих широких шальках, з плаваючими в них шматочками фруктів. Напій був завезений з Індії в Англію на початку XVII століття і поширився в Європі".

Колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлене позначення містить слово «punch» (пунш), яке прямо вказує на товар, оскільки є його назвою.

Згідно з інформацією, розміщеною у вільній енциклопедії Вікіпедія: «Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) - безалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їхню здатність стимулювати центральну нервову систему людини та/або підвищувати працездатність, а також на те, що вони не дають людині заснути. Напої містять тонізуючі речовини, найчастіше кофеїн (у деяких випадках замість кофеїну в складі виробниками заявляються екстракти гуарани, чаю чи мате, що містять кофеїн, або ж кофеїн під іншими назвами: матеїн, теїн) та інші стимулятори: теобромін і теофіллін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни, як легкозасвоювальне джерело енергії - вуглеводи (глюкозу, сахарозу), адаптогени тощо. Останнім часом додається таурін. Енергетик - сильно-газований напій, який містить велику кількість вугільної кислоти (H2CO3) - тому що це сприяє більш швидкому засвоєнню компонентів і швидкому прояву ефекту.»

Спеціалізовані джерела вказують на те, що «Спортивні напої повинні містити близько 6% вуглеводів, завдяки чому легше засвоюються у травному каналі людини, і мати оптимальне співвідношення натрію, калію, магнію й фосфору. Рекомендується також введення лимонної, яблучної, аспарагінової й аскорбінової кислот. Актуальним стало включення в рецептуру спортивних напоїв таких біологічно активних добавок, як антиоксиданти й адаптогени: рослинні продукти з високим вмістом ?-токоферолу. Напоям для спортсменів властивий сильний тонізуючий ефект. Вони компенсують дефіцит води й солі, втрату поживних речовин, сприяють відновленню сил після фізичних навантажень, стимулюють роботу мозку і загальний фізичний стан. У їх складі міститься значна кількість кофеїну, а також амінокислоти і фосфоліпіди. До стимулюючих добавок у настоянках для спортсменів відносять і ліпотропний комплекс, до якого входить L-карнітин, що бере участь в обміні жирних кислот, та мікроелемент хром, який регулює обмін жирних кислот і холестерину».

Щодо прохолодних напоїв, то зі змісту спеціалізованої літератури вбачається, що до них відносяться фруктові та овочеві напої, напої на основі молока, кави, чаю тощо. «Готують прохолодні напої з плодів шипшини, лікарських трав, лимонів, ревеню, журавлини, варення, сиропів, соків тощо».

Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вважає, що для таких товарів, як «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік», що не відповідають такому виду товару, як «пунш», заявлене позначення буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, а тому воно є оманливим.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було додано до матеріалів справи висновок експерта №130 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 26.03.2018 року.

За результатами експертного дослідження, проведеного за заявою адвоката Горбань О.В., судовим експертом встановлено, що позначення «PIPELINE PUNCH» за заявкою № m2015 21017 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік».

Небезпека введення споживача в оману щодо товарів, існує у випадку, коли позначення є оманливим, якщо воно містить у своєму складі прямі вказівки на якість або географічне походження товару, які не відповідають дійсності; або позначення може ввести в оману, якщо воно не містить у своєму складі прямих неправдивих вказівок на певні якості чи властивості товарів (послуг), однак здатне викликати у споживача асоціативне уявлення про властивості товару (послуги), які на справді для нього нехарактерні, або асоціюється з позначенням, які до дати подання заявки на реєстрацію досліджуваного знака вже були тісно пов`язані з іншим товаром або послугою.

Тобто, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Оманливість позначень встановлюється з урахуванням смислового змісту і його співвідношення з переліком товарів та/або послуг, наведених у заявці або свідоцтві.

Судовим експертом у своєму висновку зазначено, що словосполучення «PIPELINE PUNCH», яке є об`єктом досліджуваного позначення, в перекладі на українську мову найбільш вірогідно означає «енергія (сила) Пайплайн(у), де «Пайплайн» є назвою однією з найбільш відомих у світі хвиль, що використовуються для серфінгу.

Проте, як вбачається із спірного рішення Апеляційної палати, колегія проаналізувала смислове значення елементів, що входять до складу заявленого позначення, з урахуванням заявлених товарів, однак оцінка надана лише елементу «PUNCH», зазначивши, що зазначене слово прямо вказує на товар, оскільки є його назвою. При цьому, колегія Апеляційної палати не врахувала те, що зазначений елемент «PUNCH» є словом англійської мови та є багатозначним.

Також судовим експертом встановлено, що підстави стверджувати про те, що елемент позначення є таким, що може вводити в оману стосовно місця походження товару - відсутні. Елемент «PUNCH» досліджуваного позначення, і зі сторони сприйняття його як назви напою «Пунш», не може розглядати оманливим стосовно товарів 32 класу МКТП, оскільки в назві цих товарів присутня безпосередня вказівка на наявність у їх складі пуншу або його основного компоненту - соку.

Судовим експертом у висновку зазначено, що за результати розгляду поставленого перед експертом позначення, слід зробити висновок про те, що позначення «PIPELINE PUNCH» не є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно товарів 32 класу МКТП «безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік».

Апелянт заперечуючи проти зазначеного висновку експерта, посилається на його неналежність, недопустимість та недостовірність; та зазначає, що досліджувані експертом матеріали не були представлені на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи та Апеляційні палаті при розгляді заперечень заявника, заявлене позначення є оманливим, експерт не здійснив аналіз матеріалів заявки та не з`ясував як заявник визначає поняття заявленого позначення, та експерт навмисно спотворив смислове значення позначення.

Апеляційний суд зазначає, що відповідно до ч. 15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» (у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Методичні рекомендації не мають обов`язкового характеру, натомість вони носять рекомендаційний характер та їх застосування не є обов`язковим.

Матеріалами справи підтверджено, що судовий експерт у межах розгляду даної справи двічі надав відповіді у судовому засіданні місцевого суду та надавав письмові відповіді на поставлені запитання.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 року скасовано ухвалу господарського суду міста Києва від 18.12.2019 року про призначення експертизи у даній справі.

Скасовуючи зазначену ухвалу місцевого суду, апеляційний суд у своїй постанові зазначив, що в матеріалах даної справи вже міститься висновок експерта від 26.03.2018 року №130 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. В даному випадку, на думку колегії суддів, призначення експертизи є необґрунтованим за наявності висновку експерта Жили Б.В.

У рішенні від 23.08.2016 у справі "Дж. К. та інші проти Швеції", Суд наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Схожий стандарт під час оцінки доказів застосовано у рішенні Європейського суду з прав людини від 15.11.2007 у справі "Бендерський проти України", в якому Суд оцінюючи фактичні обставини справи звертаючись до балансу вірогідностей вирішуючи спір виходив з того, що факти встановлені у експертному висновку, є більш вірогідним за інші докази.

Колегія суддів вважає, висновок експерта №130 є належним, допустимим і достовірним доказом у даній справі, а доводи апелянта щодо висновку експерта не знаходять свого підтвердження.

Враховуючи викладене, апеляційний суд вважає, що місцевий суд дослідив і надав оцінку всім доказам та дійшов вірного висновку про обґрунтованість позовних вимог про скасування рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH» та рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2017 року за заявкою №m2015 21017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH», затверджене Наказом від 24.01.2018 року №87.

При цьому, апеляційний суд погоджується з висновком суду першої інстанції, щодо часткового задоволення позовних вимог, а саме, зобов`язання відповідача повторно розглянути заявку позивача №m201521017 на знак для товарів і послуг «PIPELINE PUNCH» з урахуванням висновків, викладених у судовому рішенні, з підстав викладених судом першої інстанції.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Згідно зі ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи вищевикладені обставин, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції прийняте у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду першої інстанції, а відтак підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Керуючись ст.ст. 269, 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Міністерства економіки України на рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 залишити без задоволення.

2.Рішення господарського суду міста Києва від 24.03.2021 року по справі №910/11418/19 залишити без змін.

3.Матеріали справи №910/11418/19 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядки та строки встановлені ст. ст. 286 -291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 16.11.2021 року

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді О.М. Остапенко

С.В. Сотніков