РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.09.2021Справа № 910/16586/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко - Легких Г. П.,

за участю секретаря - Гиренко А. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр)

До 1) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (пр. Перемоги, буд. 5-А, м. Київ 135, 01135)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (вул. Київська, 6-В, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132)

За участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" (вул. Волинська, буд.10-А, Львів, 79024)

За участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача:

1) Приватне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" (Площа Рекунова 2, Гостомель, Ірпінь, місто, Київська область, 08290)

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛИНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"

(вул. Володимирська 10, Малинівка, Чугуївський район, Харківська область, 63525)

3) Приватне акціонерне товариство "КОНСЮМЕРС - СКЛО - ЗОРЯ" (вул. Промислова, 1, Зоря, Рівненський район, Рівненська область, 35314)

4) Приватне акціонерне товариство "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

(вул. Дерев`яна 7, Костопіль, Рівненська область, 35000)

5) Товариство з обмеженою відповідальністю "СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС" (вул. Промислова, 31, Вільногірськ, Дніпропетровська область, 51700)

6) Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ПРАЙМ" (вул. Олімпійська буд. 1, смт. Малинівка, 63525)

7) Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ" (вул. Архітектора Нільсена 56, оф. 1, Маріуполь, Донецька область, 87515)

8) Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" (ідентифікаційний код: 36499654; місцезнаходження: 97530, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, село Мазанка, вул. Садова, буд. 19);

9) Товариство з обмеженою відповідальністю "Ескада" (реєстраційний номер 860, ИНН/КПП /772501001, адреса реєстрації: Російська Федерація, 115114, м. Москва, Дербенівська набережна, буд. 7, будівля 5, оф. 28В).

Про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

За участі представників учасників справи:

Від позивача: Нікулеско Д. С. адвокат (ордер серія АА № 1036670 від 09.07.2020);

Від відповідача - 1: не прибув;

Від відповідача - 2: Ткачук С. В., адвокат, (довіреність № б/н від 20.12.2020);

Від відповідача - 3: не прибув;

Від третіх осіб -1 - 8: не прибули;

Від третіх осіб -9: Андрощук С. В. адвокат (ордер серія КС № 325994 від 30.08.2019).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" 10.12.2018 звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економіки, ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", ТОВ "Беверідж Трейдінг Компані" про визнання недійсними серії свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відовідачем-2 та відповідачем-3 виключних майнових прав позивача на використання знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2019 замінено позивача у справі Компанію "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" її правонаступником - Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.03.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020, позов задоволено повністю. Визнано недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг НОМЕР_7 від 25.06.2014, НОМЕР_8 від 25.06.2014, НОМЕР_9 від 25.06.2014, НОМЕР_10 від 25.06.2014, НОМЕР_11 від 25.06.2014, НОМЕР_12 від 25.06.2014, НОМЕР_13 від 10.07.2014, НОМЕР_15 від 10.07.2014, НОМЕР_16 від 10.07.2014, НОМЕР_14 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, які зареєстровані на ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" (далі по тексту - спірні позначення, оспорювані знаки (торгівельні марки).

Зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України НОМЕР_7 від 25.06.2014, НОМЕР_8 від 25.06.2014, НОМЕР_9 від 25.06.2014, НОМЕР_10 від 25.06.2014, НОМЕР_11 від 25.06.2014, НОМЕР_12 від 25.06.2014, НОМЕР_13 від 10.07.2014, НОМЕР_15 від 10.07.2014, НОМЕР_16 від 10.07.2014, НОМЕР_14 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Заборонено ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" та ТОВ "Беверідж Трейдінг Компані" використання позначень за свідоцтвами НОМЕР_7 від 25.06.2014, НОМЕР_8 від 25.06.2014, НОМЕР_9 від 25.06.2014, НОМЕР_10 від 25.06.2014, НОМЕР_11 від 25.06.2014, НОМЕР_12 від 25.06.2014, НОМЕР_13 від 10.07.2014, НОМЕР_15 від 10.07.2014, НОМЕР_16 від 10.07.2014, НОМЕР_14 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу №33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу №33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Зобов`язано ТОВ "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами НОМЕР_7 від 25.06.2014, НОМЕР_8 від 25.06.2014, НОМЕР_9 від 25.06.2014, НОМЕР_10 від 25.06.2014, НОМЕР_11 від 25.06.2014, НОМЕР_12 від 25.06.2014, НОМЕР_13 від 10.07.2014, НОМЕР_15 від 10.07.2014, НОМЕР_16 від 10.07.2014, НОМЕР_14 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016: а саме: горілку "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_6", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція; розподілено судові витрати.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від01.10.2020 частково задовольнив касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг". Рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020 у справі №910/16586/18 скасував, справу передав на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В постанові від 01.10.2020 Верховний суд зазначив, що судам для правильного вирішення даного судового спору необхідно було встановити та надати належну правову оцінку такому:

- чи пропустив строк позовної давності позивач - Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", звертаючись до суду в грудні 2018 року з даним позовом;

- хто володів знаками за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 на період реєстрації спірних знаків;

- чи отримував відповідач-2 від власників знаків за свідоцтвами України НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 письмові згоди на реєстрацію серії знаків для товарів та послуг, які містять позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2" на своє ім`я, а також чи укладав з ними відповідні угоди;

- початок виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень, зокрема, використання товарного знаку позивачем (в тому числі первинним позивачем) на ринку та початок використання спірних торгівельних марок на ринку відповідачем (відповідачами);

- коли Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед" дізналась про реєстрацію спірних знаків, з огляду на те, що ця Компанія була вказана третьою особою у позові Компанії "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", як особа, з якою укладено ліцензійний договір, а в подальшому як особа, яка набула право на знаки для товарів і послуг.

Проте, судами попередніх інстанцій зазначеного вище встановлено не було. Отже, висновок судів попередніх інстанцій, що Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед" дізналась про реєстрацію спірних знаків лише після 26.12.2018, тобто після передачі права власності є передчасним, а тому судові рішення у справі підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

При новому розгляді справи судам попередніх інстанцій необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону.

13.10.2020 матеріали справи № 910/16586/18 надійшли до Господарського суду міста Києва.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеному 13.10.2020, справу № 910/16586/18 для нового розгляду передано судді Бондаренко - Легких Г. П.

21.10.2020 суд в складі судді Бондаренко - Легких Г. П. прийняв справу №910/16586/18 до свого провадження, ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 10.11.2020, про що постановив відповідну ухвалу.

Ухвалою повідомленням від 05.11.2020 суд повідомив учасників справи про перенесення призначеного у справі судового засідання на 01.12.2020.

01.12.2020 через відділ канцелярії суду надійшли:

- від позивача клопотання про відкладення підготовчого засідання;

- від відповідача - 2 узагальнені письмові пояснення по справі № 910/16586/18;

- від відповідача - 3 заява по справі № 910/16586/18 про поновлення процесуального строку для надання відзиву на позовну заяву.

Відповідач - 2 в судовому засіданні 01.12.2020 подав суду письмову заяву про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, в якій просив суд залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ескада" (юридична особа зареєстрована за законодавством Російської Федерації).

В судовому засіданні 01.12.2020 суд зобов`язав відповідача - 2 надати докази направлення іншим учасникам справи клопотання про залучення третіх осіб та на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 12.01.2021.

03.12.2020 через відділ канцелярії господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескада" надійшла заява представника ТОВ "Ескада" про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, в якій просило залучити його до участі у справі.

11.01.2021 через відділ канцелярії суду від позивача надійшло клопотання про заміну відповідача, в якому позивач просить суд замінити відповідача у справі № 910/16586/18 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

В судовому засіданні 12.01.2021 суд задовольнив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескада" про залучення до участі у справі третіх осіб, залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів (1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" та (2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Ескада", відклав підготовче засідання у справі на 16.02.2021, про що постановив відповідну ухвалу в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

В судовому засіданні 16.02.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ескада" подало клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 16.02.2021 суд, заслухавши думку учасників справи щодо клопотання позивача про заміну відповідача, на місці ухвалив замінити відповідача Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника у спірних правовідносинах - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (ДП "Укрпатент") та зобов`язав позивача надати підтвердження надсилання до відповідача - ДП "Укрпатент" процесуальних заяв по суті справи, про що було зазначено в протоколі судового засідання. Також, порадившись на місці, суд ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 02.03.2021, в зв`язку з залученням іншого відповідача по справі (заміни відповідача правонаступником у спірних правовідносинах).

Про відкладення підготовчого провадження у справі на 02.03.2021 суд повідомив учасників справи ухвалою від 18.02.2021, відповідно до положень ст. 120 Господарського процесуального кодексу України.

26.02.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескада" надійшли пояснення по справі щодо заявлених позовних вимог.

02.03.2021 від позивача надійшло клопотання про залучення доказів направлення позовної заяви Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності".

02.03.2021 від позивача надійшло клопотання про залучення доказів направлення позовної заяви Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності".

В судовому засіданні 02.03.2021 позивач подав клопотання про неналежне повідомлення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про дату та час судового засідання, за результатами розгляду якого суд відклав підготовче засідання по справі на 30.03.2021, про що постановив відповідну ухвалу.

24.03.2021 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 про заміну за клопотанням позивача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на правонаступника - ДП "Український інститут інтелектуальної власності".

В судовому засіданні 30.03.2021 позивач подав два клопотання про залучення доказів та клопотання про виключення третіх осіб зі складу учасників судової справи.

В судовому засіданні 30.03.2021 суд відмовив позивачу в задоволенні клопотання про виключення третіх осіб за складу учасників судової справи, задовольнив клопотання позивача про поновлення строку на подання доказів та про долучення доказів, поновив позивачу строк на подання доказів та долучив подані докази до матеріалів справи, закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 27.04.2021.

26.04.2021 від Укрпатенту надійшло клопотання про розгляд справи з початку.

27.04.2021 від ТОВ «Кримська водочна компанія» надійшла заява про зміну представника та визнання позову обґрунтованим, від позивача - клопотання про визнання поважними причини пропуску позовної давності та захисту порушеного права.

В судовому засіданні 27.04.2021 ТОВ «Кримська водочна компанія» подало заяву про заміну представника та визнання позову обґрунтованим.

В судовому засіданні 27.04.2021 суд на місці ухвалив відмовити Укрпатенту в задоволенні клопотання про розгляд справи з початку та ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 20.05.2021.

В судовому засіданні 20.05.2021 суд на місці ухвалив витребувати від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» копії матеріалів заявок та ухвалив відкласти судове засідання на 17.06.2021.

24.05.2021 суд оформив рішення прийняті ним в судовому засіданні 20.05.2021 письмово, шляхом постановлення ухвали про витребування оригіналів та відкладення засідання по суті.

27.05.2021 від Північного апеляційного господарського суду надійшов оригінал постанови від 18.05.2021, в якій апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман», та залишив ухвалу суду від 16.02.2021 про заміну сторони правонаступником, що викладена у протоколі судового засідання без змін.

08.06.2021 від Укрпатенту надійшло клопотання про долучення доказів.

10.06.2021 від Укрпатенту надійшло клопотання про долучення доказів.

В судовому засіданні 17.06.2021суд протокольною ухвалою зобов`язав представника позивача та відповідача - 1 надати в наступне судове засідання належним чином засвідчену угоду, на підставі якої відбулася передача права на знаки для товарів та послуг, захист прав на які є предметом спору у справі від Компанії «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Компані Лімітед» до Компанії «Зафорпо Венчез Ліметід» та відклав розгляд справи по суті на 15.07.2021.

22.06.2021 від ТОВ «Ескада» надійшли письмові пояснення представника ТОВ «Ескада», адвоката Андрощука С. В. у справі № 910/16586/18.

В судовому засіданні 15.07.2021 суд відклав розгляд справи по суті на 05.08.2021.

28.07.2021 від ТОВ «Ескада» надійшло клопотання представника про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 05.08.2021 суд ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні до 02.09.2021 та наступне судове засідання розпочати з дослідження 9-го тому матеріалів справи.

В судовому засіданні 02.09.2021 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання на 21.09.2021.

В судовому засіданні 21.09.2021 суд на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті справи на 30.09.2021.

30.09.2021 від ТОВ «Ескада» надійшли письмові пояснення до дебатів, а від позивача клопотання про компенсацію витрат на професійну правничу допомогу.

В судове засідання 30.09.2021відповідачі - 1, 3 - 7, треті особи - 1 - 8 не прибули, про причини неявки суд не повідомили.

Позивач, відповідач - 2 та третя особа - 9 в судове засідання 30.09.2021 прибули та надали суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі, відповідач - 2 та третя особа - 9 проти задоволення позовних вимог заперечили.

Розглянувши подані позивачем та відповідачами, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення на нього, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

I. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

1.1. Компанія Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником, зокрема, наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво НОМЕР_3 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);

- свідоцтво НОМЕР_4 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (заявка від 12.01.2011), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_5 від 15.01.2007 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" (заявка від 16.03.2005), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_6 від 10.08.2007 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_4" (заявка від 12.03.2007), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_1 від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_5" (заявка від 21.01.2009), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_2 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_6" (заявка від 16.10.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

Вказані свідоцтва Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед" набула на підставі угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018, укладену між Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" та Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед", що зареєстрована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 26.12.2018 №24345.

1.1.1. До укладання між Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" та Компанією "Зафорпо Венчез Лімітед" угоди про передачу прав (assignment deed) від 23.11.2018 мали місце наступні обставини.

Знаками для товарів і послуг № НОМЕР_3 («ІНФОРМАЦІЯ_1»), № НОМЕР_4 («ІНФОРМАЦІЯ_2»), № НОМЕР_5 («ІНФОРМАЦІЯ_3»), № НОМЕР_6 («ІНФОРМАЦІЯ_4»), № НОМЕР_1 («ІНФОРМАЦІЯ_5»), № НОМЕР_2 («ІНФОРМАЦІЯ_6») в 2014 році володіло Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», зареєстроване за законодавством Російської Федерації (правонаступником якого є третя особи-9 - ТОВ "Екскада").

1.1.2. 12.09.2016 згідно рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016 реєстраційний номер - 20359 знаки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 передані Компанії "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед".

1.1.3. При цьому, відповідач - 2 здійснював торгівлю алкогольними напоями з використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 та похідних від нього. Протягом 2014 - 2018 відповідач - 2 був єдиним власником ліцензії на використання знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та інших на території України. 31.10.2018 зазначена ліцензія була скасована.

1.1.4. З 23.11.2018 ліцензія на право використання відповідних знаків була надана Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" за ліцензійним договором від 23.11.2018.

1.2. В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (відповідач - 2) є власником наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтво НОМЕР_7 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_8 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_9 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КЛАСИК ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_10 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КАЙЕН ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_11 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОРИГІНАЛ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_12 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ГОЛД ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_13 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" (заявка від 10.04.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_14 від 25.11.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8" (заявка від 25.11.2014), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_15 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_9" (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_16 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_10" (заявка від 28.05.2013), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтво НОМЕР_17 від 10.08.2016 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_6 (зобр.)" (заявка від 14.05.2015), зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП.

1.2.1. Згідно тверджень відповідача - 2, реєстрацію вказаних знаків на своє ім`я відповідач - 2 здійснив з дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», зареєстрованого за законодавством Російської Федерації. Зокрема, 01.04.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» та відповідачем - 2 було укладено угоду про надання прав на реєстрацію знаків для товарів та послуг, схожих із знаками, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Домані Групп».

1.2.2. При цьому, всі заявки (окрім заявки за свідоцтвом № НОМЕР_28) за вказаними свідоцтвами були подані у 2013 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» (третя особа-8), яке мало право на реєстрацію знаків відповідно до договору від 01.09.2011 про надання прав на реєстрацію знаків для товарів і послуг, укладеного між ТОВ «Кримська водочна компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп».

30.03.2014 та 31.03.2014 між відповідачем - 2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» були укладені договори про передавання відповідачу - 2 виключних майнових прав на заявки на знаки для товарів і послуг, в тому числі щодо вказаних знаків.

1.2.3. У зв`язку з реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ескада», зареєстрованого за законодавством Російської Федерації, правонаступником прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ескада» з 23.07.2018.

1.3. На думку позивача, вищезазначені знаки для товарів і послуг, зареєстровані на ім`я відповідача 2, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками, права на які набув позивач стосовно наведених у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП, що є підставою для визнання таких свідоцтв недійсними.

II. Предмет позову.

Предметом позову у справі є вимоги позивача до відповідача - 2 про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, до відповідача - 2 та відповідача - 3 про заборону використання позначень за вказаними свідоцтвами, до відповідача - 3 про зобов`язання вилучити з цивільного обороту в Україні та інших країнах, куди здійснювалися поставки, та знищити товари із застосуванням позначень за відповідними свідоцтвами та до відповідача - 1 про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснення про це публікацій в офіційному бюлетені.

III. Доводи позивача у справі.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відовідачем-2 та відповідачем-3 виключних майнових прав позивача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2". Так, згідно з доводами позивача викладеними в позовній заяві:

(1) позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

(2) споживачі, при звертанні уваги на знаки відповідача - 2 будуть в першу чергу виділяти словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1", оскільки він є або може здатись їм знайомим, будь - яким графічним елементам споживачі можуть вже не приділяти уваги, оскільки вони не асоціюються напряму із словесним елементом та товарами, які виробляються;

(3) наявність реєстрацій на знаки для товарів і послуг зі спільним словесним елементом "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2" на ім`я двох різних осіб буде неодмінно вводити споживачів в оману;

(4) знаки позивача є пріоритетними (раніше зареєстрованими) перед знаками відповідача - 2, при цьому, знаки позивача є унікальними і забезпечують компанії виділення її товарів та послуг серед ряду інших товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами, зокрема, відповідачем - 2;

(5) перше та загальне зорове сприйняття знаків відповідача - 2 дає всі підстави вважати зазначені знаки схожими до ступеню сплутування зі знаками позивача;

(6) знаки, що належать позивачу та відповідачу - 2 є очевидно схожими семантично, оскільки в кожному знаку присутній словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", який є оригінальним (сильним) елементом, а отже таким, на який падає логічний наголос і який безспірно має самостійне значення;

(7) незважаючи на припинення ліцензії відповідача - 2 та відповідача - 3 на використання знаків "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", відповідачі - 2, 3 продовжують користуватись відповідними торгівельними знаками та виробляти продукцію під такими торгівельними марками;

(8) висновки позивача щодо схожості та оманливості оскаржуваних рішень підтверджуються висновком експерта № 177 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеним 09.12.2019;

(9) відповідач - 1 не мав права реєструвати на ім`я відповідача - 2 спірні знаки у зв`язку з тим, що ним до матеріалів заявок не було надано жодних документів та/або дозволів від попереднього власника на їх реєстрацію на ім`я відповідача - 2;

(10) у заяві свідка від 24.03.2021 Джонатан Малком Мастерс Вейл стверджує, що угода про надання прав на реєстрацію товарів і послуг, яка укладена 01.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» ним не підписувалася;

(11) право на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд, пов`язане із захистом прав на торгівельні марки, Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» отримала після переходу виключних майнових прав на них до цієї компанії - 12.09.2016 (дати публікації рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 22.08.2016), відповідно, трирічний строк на подання позову Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» при зверненні до суду не пропустила;

(12) угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, а отже, реєстрація знаків за оскаржуваними свідоцтвами на ім`я відповідача - 2 здійснена без дозволу попереднього власника, всупереч вимогам законодавства;

(13) в матеріалах справи відсутні докази, того, що реєстрація оскаржуваних позначень відбулася саме на підставі угод від 31.03.2014 та від 01.04.2014, та що Державна служба з інтелектуальної власності аналізувала такі угоди;

(14) власник виключних інтелектуальних прав може передавати лише ті права, якими володіє, тоді як передача прав на реєстрацію схожих знаків не передбачена чинним законодавством України;

(15) позивач вважає, що для нього конфлікт між торговельними марками та оскаржуваними позначеннями почався з моменту надання ліцензії на використання відповідних торгівельних марок від 07.01.2019 Товариству з обмеженою відповідальністю «НВП «Гетьман», адже з даного моменту на ринку з`явилися схожі до ступеня змішування торговельні марки, зареєстровані для споріднених та ідентичних товарів і які належать різним особам, не пов`язаним між собою;

(16) при підписанні 23.11.2018 о договору Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» повідомила позивача про існування «знецінених торговельних марок» (оскаржуваних торговельних марок), їх належність особі, яка пов`язана з нею корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу;

(17) позивач припускає, що строк позовної давності на захист прав на його торговельні марки може бути пропущений попередніми власниками відповідних торговельних марок, та клопоче про визнання поважними для нього причин пропуску строків позовної давності.

IV. Заперечення відповідача - 1 у справі.

Відповідач - 1 заперечує проти задоволення позовних вимог та щодо доводів позивача зазначає, що:

(1) відповідність знаків умовам правової охорони та факти порушення прав та інтересів позивача має розглядатися на дати подання заявок на них;

(2) майнові права на знаки були набуті позивачем пізніше, ніж дати подання заявок на знаки відповідача - 2;

(3) майнові права позивача на дату подання заявок на знаки за оскаржуваними свідоцтвами жодним чином не були порушені, приймаючи до уваги те, що позивач не був власником знаків, на які посилається у позовній заяві, та відповідно не мав на той момент (подання заявок на оскаржувані позначення) майнових прав на них;

(4) позивач не довів своє право на звернення до суду за захистом своїх порушених прав або охоронюваних законом інтересів.

V. Заперечення відповідача - 2 у справі.

Відповідач - 2 заперечує проти задоволення позовних вимог та щодо доводів позивача зазначає, що:

(1) позивач достеменно знав про існування спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг, відтак, позивач подав позов із пропуском позовної давності і відповідач - 2 заявляє про застосування наслідків спливу позовної давності до вирішення спору;

(2) знаки для товарів і послуг відповідача - 2 відповідають умовам надання правової охорони;

(3) у позивача відсутні підстави вимагати визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв відповідача - 2, оскільки ці свідоцтва були отримані за згодою власників торгівельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2";

(4) саме відповідач - 2 протягом 2014 - 2018 років був єдиним власником ліцензії на використання знаків позивача на території України, і фактично здійснював використання знаків, замовляв виробництво продукції, маркованої торгівельними марками, на замовлення відповідача - 2 здійснювалася розробка рецептур для напоїв, дизайну продукції, контролював якість продукції, замовляв виробництво комплектуючих, організовував дистрибуцію готової продукції, відповідно можливість введення споживачів в оману щодо виробника продукції маркованої торгівельними марками відповідача - 2, які містять позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2" виключена, оскільки позивачем не надано доказів використання останнім відповідних торгівельних марок, адже на ринку України відсутня продукція позивача маркована вказаними знаками;

(5) посилання позивача на той факт, що скасовані ліцензії, видані попереднім власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг, особою, яка не є стороною відповідних договорів, є безпідставними, та такими, що суперечать нормам чинного законодавства - ст. 1113 ЦК України;

(6) факт здійснення офіційної публікації є достатнім для висновку про належне повідомлення будь - якої особи про реєстрацію і видачу відповідачу - 2 спірних свідоцтв, відповідно позивач міг дізнатися і знав про видачу свідоцтв з відповідних дат офіційної публікації відомостей про їх видачу, а також мав оцінити при укладенні 28.11.2018 документу про передачу права на торгівельні марки ризики, пов`язані із такою датою публікації, зокрема, ризик збігу позовної давності;

(7) згідно приписів ст.262 ЦК України заміна сторін у зобов`язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

VІ. Заперечення відповідача - 3 у справі.

Відповідач - 3 заперечує проти задоволення позовних вимог та щодо доводів позивача зазначає, що:

(1) позивач подав позов із пропуском позовної давності і відповідач - 3 заявляє про застосування наслідків спливу позовної давності до вирішення спору;

(2) відповідач - 3 не визнає обставини щодо скасування або недійсності/нечинності ліцензій на використання вказаних торгівельних марок, оскільки в силу приписів ч. 2 ст. 1113 ЦК України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше;

(3) спірні знаки для товарів і послуг були зареєстровані за відповідачем - 2 із дозволу тодішнього власника знаків, відповідно, позивач як власник знаку не наділений правом перешкоджати відповідачу - 2 у використанні ним спірних знаків (п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності);

(4) знаки для товарів і послуг відповідача - 2 та позивача не є схожими до ступеню змішування;

(5) позивач не здійснює безпосереднє виготовлення продукції на території України, відповідно, не відомий ані ринку, ані пересічним споживачам, а тому у жодному разі не може асоціюватися із відповідачем - 2 та його знаками.

VІІ. Пояснення третіх осіб у справі.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача своїм правом на подання пояснень щодо позову та/або відзивів не скористалась.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - 1 - 7 своїм правом на подання пояснень щодо позову та/або відзивів не скористались.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - 8, 9 заперечували проти задоволення позовних вимог з тих підстав, що заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг за оскаржуваними свідоцтвами були подані ТОВ «КВК» з дозволу власника знаків "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2", а після передачі прав на заявки ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» також отримало від ТОВ «Домані Групп» право на реєстрацію знаків, схожих із знаками "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Крім того третя особа - 9 зазначає, що у справі відсутні докази, що відповідач - 2 та позивач є конкурентами на одному ринку, що позивач взагалі займає якусь нішу на ринку, і здійснював будь - які діяльність з використанням знаків, власником яких він є. Також третя особа - 9 підтримує викладені у відзивах відповідачів - 1, 2, 3 доводи.

В процесі розгляду справи позивач набув право власності на 100 % частку у статутному фонді третьої особи - 8, внаслідок чого третя особа - 8 змінила свою правову позицію у справі та підтримала позовні вимоги в повному обсязі, а також вказувала, що дозволу на передачу прав на реєстрацію знаків відповідачеві-2 не надавала.

VІІІ. Оцінка судом доказів та висновки суду.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання недійсними свідоцтва на знаки для товарів і послуг НОМЕР_7 від 25.06.2014, НОМЕР_8 від 25.06.2014, НОМЕР_9 від 25.06.2014, НОМЕР_10 від 25.06.2014, НОМЕР_11 від 25.06.2014, НОМЕР_12 від 25.06.2014, НОМЕР_13 від 10.07.2014, НОМЕР_15 від 10.07.2014, НОМЕР_16 від 10.07.2014, НОМЕР_14 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, які зареєстровані за ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг".

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті суду, зокрема, необхідно надати відповіді на наступні питання, що мають значення для вирішення спору:

- чи відповідають спірні торговельні марки умовам правової охорони?;

- чи пропустила особа (позивач), яка звернулася в грудні 2018 року (10.12.2018) з позовом у даній справі, строк позовної давності?;

- коли розпочався конфлікт на ринку щодо оспорюваних позначень?

- хто був власником свідоцтв, які належать на момент вирішення спору, позивачу та чи надавав такий власник дозвіл на реєстрацію свідоцтв відповідачеві-2?

- чи третя особа-8 мала права передати свої права на реєстрацію оскаржуваних торгівельних марок відповідачеві-2 в 2014 році?

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст. 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Стаття 154 Господарського кодексу України (далі за текстом - ГК України) вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

Пунктом 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на торгівельні марки» встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом. Пункт 1 ст. 157 ГКУ також визначає, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частина 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки " (надалі - Закон) встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на момент реєстрації оскаржуваних позначень) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

У матеріалах справи наявний висновок експерта № 177 від 09.12.2019, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача у справі (арк. 122-197 т.7 матеріалів справи)

За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом було встановлено:

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_18 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КОРОЛІВСЬКИЙ ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_20 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КЛАСИК ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_21 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) КАЙЕН ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_22 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОРИГІНАЛ експортна" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_23 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ГОЛД ЕКСПОРТНА", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 15.01.2007 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_3" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_19 від 25.06.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) ПЛАТИНУМ ЕКСПОРТНА" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2009 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_5" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_25 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_9" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_26 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_10", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_24 від 10.07.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_27 від 25.11.2014, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 25.04.2012 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що їх можна сплутати.

- Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_28 від 10.08.2016, товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_6 (зобр.)", за вказаним свідоцтвом, є схожим з раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.12.2014 знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_6" настільки, що їх можна сплутати.

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_2, НОМЕР_28 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника всіх, вказаних у свідоцтвах, товарів 33 класу МКТП.

При цьому, в дослідній частині висновку зазначено, що основними елементами оскаржуваних знаків, які мають братися до уваги при проведенні порівняльного дослідження, в тому числі, з огляду на зайняття домінуючого положення в складі знаків, є слово ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1), яке в свою чергу є єдиним елементом знаку за свідоцтвом НОМЕР_4, чим і обумовлюється наявність між ними схожості до ступню змішування.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Оцінюючи висновок експерта № 177 від 09.12.2019, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд вважає, що зазначений висновок відповідає вищенаведеним вимогам і не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи. У висновку зазначено, що відповідно до вимог частини 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва.

В той же час, відповідачами - 2, 3 зі своєї сторони не було надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертом у вищезазначеному дослідженні.

За таких обставин висновок експерта № 177 від 09.12.2019, за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі.

Отже, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстровані на ім`я відповідача - 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: №№ НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 є "похідними" від серії знаків ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1), що на момент розгляду спору судом належать позивачеві, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Щодо доводів відповідачів - 2, 3 про реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг за відповідачем - 2 із дозволу колишнього власника знаків, що зараз належать позивачеві (ТОВ "Ескада" - правонаступника ТОВ "Домані груп"), та відповідно відсутність у позивача, як теперішнього власника знаку, права перешкоджати відповідачу - 2 у використанні ним спірних знаків, які ґрунтуються на положенням п. 2 ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, суд зазначає наступне.

Приписами статті 6 septies Паризької конвенції, яка є чинною для України з 25.12.1991 визначено, що якщо агент або представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого власного імені в одній або декількох таких країнах, власник має право запобігти реєстрації або вимагати її анулювання або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть доказів, які виправдовують його дії. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (І), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

Пунктом 77 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 № 12 роз`яснено, що відповідно до пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, якщо агент або представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подає доказів, що виправдовують його дії. Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і "представник" господарським судам слід виходити не з вузького юридичного значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах.

Метою ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності є захист принципів добросовісності, довіри та неприпустимості правопорушень з боку торговельного партнера, якому контрагент надає право використовувати свій знак з метою зміцнення і розширення позиції свого знаку на ринку.

Незважаючи на широке розуміння визначень «агент» та «представник» відповідні обставини - факт агентських відносин чи відносин представництва, мають бути підтверджені відповідними доказами. Факт таких відносин насамперед повинен підтверджуватися відповідними договорами (договір-купівлі продажу, поставки, дистрибуції). При цьому факт виникнення агентських або посередницьких відносин повинен мати місце до подачі заявки на реєстрацію знака.

У даній справі суд, по-перше, не встановив наявними в матеріалах справи доказами обставин, пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «Домані Групп» (правонаступником ТОВ "Ескада") та відповідачем - 2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

По-друге, ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності наділяє власника торгівельних марок правом перешкоджання реєстрації марки, якщо ним здійснюється використання торговельних марок в іноземній державі (в одній з країн Союзу), а заявка подана на реєстрацію марки, без його дозволу, від свого імені агентом чи представником такого власника в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, в іншій країні (в одній з країн Союзу).

Враховуючи зазначене суд зазначає, що у даному випадку відсутні підстави для формування висновку щодо застосування до правовідносин сторін статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Щодо доводів про отримання письмової згоди відповідачем - 2 від власника знаків за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 на реєстрацію схожих знаків для товарів і послуг, суд зазначає наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" стверджує, що реєстрація спірних свідоцтв відбулася із дозволу попереднього власника торговельних марок позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Домані групп» на підставі угод від 01.09.2011 та від 01.04.2014. Дослідивши зміст зазначених угод суд встановив, що угодою від 01.09.2011 не передбачено право Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримська водочна компанія» на передачу прав стосовно реєстрації знаків іншим особам, зокрема і відповідачу-2.

Суд зазначає, що дозвіл власника знаку на реєстрацію іншою особою схожого позначення, є дією, яка вичерпується поданням заявки відповідною особою, яка отримала такий дозвіл, в даному випадку ТОВ "Кримська водочна компанія" і такий дозвіл не може бути переданий від імені власника знаку.

Отже, реєстрація знаків за свідоцтвами України НОМЕР_29, НОМЕР_19, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 на ім`я відповідача-2 здійснена без дозволу попереднього власника. Доказів, що тодішній власник знаків, що зараз належать позивачеві, а саме ТОВ "Домані груп" надавало таку згоду відповідачеві-2.

Відповідно ж до угоди від 01.04.2014 ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" уповноважено здійснювати реєстрацію знаків з 01.04.2014, тоді як заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами №№187571, НОМЕР_21, НОМЕР_22 та НОМЕР_23 подані 16.07.2013 (раніше дати укладання угоди). З урахуванням наведеного суд дійшов висновку, що наведені угоди від 01.09.2011 та від 01.04.2014 не можуть бути підставою для реєстрації спірних товарних знаків на ім`я відповідача-2.

Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону, і вказана стаття не містить положень із яких би вбачалося, що заявка на реєстрацію схожих позначень може бути подана за наявності письмової згоди власника основних позначень. Згідно зазначеної статті закону за дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Щодо посилань відповідачів на положення ст. 1113 ЦК України та на обставини неправомірного припинення їх ліцензій, то відповідні доходи суд оцінює критично. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору. Водночас у застосуванні положень частини другої статті 1110 ЦК України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено договором.

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин того, що спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, суд дійшов висновку про наявність та доведеність порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся до суду з даним позовом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, зареєстрованих на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг", підлягають задоволенню.

Щодо застосування строку позовної давності за заявами відповідачів - 2, 3 до спірних правовідносин, суд зазначає таке.

Главою 19 ЦК України визначено строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, тобто позовну давність.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 ЦК України).

Позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності виконує кілька завдань, у тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

З урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою.

Порядок відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК).

Частинами четвертою, п`ятою статті 267 ЦК передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

Початок перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію знака для товарів і послуг. Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом (постанова Верховного Суду від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17) з питань застосування норми права ч. 1 ст. 261 ЦК України у подібних правовідносинах, дата реєстрації знаку у Реєстрі не є початком перебігу строку позовної давності для звернення до суду із позовом про визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним.

Для визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення між позивачем та відповідачем. При цьому слід враховувати, що за змістом статті 261 ЦК України початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд.

Суд встановив, що на період реєстрації спірних знаків знаками за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 володіло Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», зареєстроване за законодавством Російської Федерації.

12.09.2016 знаки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 були передані Компанії "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", яка водночас була в період з 30.04.2014 до 18.10.2018 учасником відповідача - 2, частка якого становила 100% від статутного капіталу останнього.

Матеріалами справи підтверджено, що і Товариство з обмеженою відповідальністю «Домані Групп», і Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" надавали відповідачу - 2 дозволи (ліцензії) на використання відповідних знаків. Протягом 2014 - 2018 відповідач - 2 з дозволу власників знаків (як попереднього - ТОВ "Домані Групп" так і позивача у справі) використовував знаки за свідоцтвами України № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та інших на території України, здійснював організацію виробництва та продаж алкогольних напоїв маркованих відповідними знаками, проте 31.10.2018 дозвіл (ліцензія) відповідача - 2 була скасована. А в листопаді 2018 року власником знаків за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 став позивач, який 26.11.2018 надав право використання зазначених знаків третій особі на стороні позивача.

При цьому, позивач заперечує проти задоволення заяв про застосування позовної давності, у зв`язку із тим, він не знав про реєстрацію за відповідачем - 2 спірних знаків та зазначає, що при підписанні 23.11.2018 ліцензійного договору Компанія «І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед» повідомила позивача про існування «знецінених торговельних марок» (оскаржуваних торговельних марок), та про їх належність особі, яка пов`язана з нею (Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед") корпоративними зв`язками, та пообіцяла, що найближчим часом дозвіл на їх використання також буде наданий позивачу. Проте, такі «знецінені» марки передані позивачу не були. Відповідно, позивач дізнався про реєстрацію спірних знаків 23.11.2018, в день укладання ліцензійного договору та договору про передачу знаків з Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед".

Зазначені обставини, а також інші обставини даної справи свідчать про виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень для позивача - Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" саме в листопаді 2018 року.

З позовом до суду у даній справі Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", процесуальним правонаступником якої була визнана Компанія "Зафорпо Венчез Лімітед", звернулася 10.12.2018, тобто в межах трирічного строку позовної давності, з огляду на дату набуття Компанією "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед" прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_2 (12.09.2016).

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що заяви відповідачів - 2, 3 та інших учасників справи про застосування строків позовної давності належним чином не обґрунтовані та не доведені, а відтак відсутні підстави для застосування строку позовної давності до відповідних вимог позивача.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Враховуючи той факт, що позначення, які містяться на товарах відповідача - 2 та відповідача - 3, є схожими до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" використання позначень за свідоцтвами № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі, нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, а також зобов`язання відповідача 3 вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016: а саме: горілку "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_6", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція, - підлягають задоволенню.

Разом з тим, суд зазначає, що вимога позивача про зобов`язання ТОВ "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити з цивільного обороту в інших країнах, куди здійснювалась поставка товарів із застосуванням позначень за свідоцтвами № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016 не підлягає задоволенню, оскільки юрисдикція господарського суду не поширюється на територію інших країн, як і територіальна дія належних позивачеві свідоцтв поширюється лише на територію України. Крім того, позивачем взагалі не надано доказів того, що поставка здійснювалась відповідачем-2 на територію інших країн, не вказано яких саме країн тощо.

Щодо позовних вимог позивача до відповідача - 1 про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд зазначає таке.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Водночас 14.10.2020 набув чинності Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене позовні вимоги про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України щодо визнання недійсними спірних свідоцтв та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені, безпосередньо стосуються Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". Отже, в даному випадку наявні підстави для задоволення вимог до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про зобов`язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

При цьому, згідно ч. 4 зазначеної норми кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В силу приписів ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими і доведеними та відповідно такими, що підлягають задоволенню.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

В ході розгляду справи судом 14.12.2018 з метою забезпечення позову були вжиті заходи забезпечення позову по справі № 910/16586/18 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили, відповідна ухвала суду була скасована постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2019, а в подальшому залишена в силі постановою Верховного Суду від 05.08.2019, в частині:

- заборони відповідачу - 2 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_18 від 25.06.2014, НОМЕР_19 від 25.06.2014, НОМЕР_20 від 25.06.2014, НОМЕР_21 від 25.06.2014, НОМЕР_22 від 25.06.2014, НОМЕР_23 від 25.06.2014, НОМЕР_24 від 10.07.2014, НОМЕР_25 від 10.07.2014, НОМЕР_26 від 10.07.2014, НОМЕР_27 від 25.11.2014, НОМЕР_28 від 10.08.2016 стосовно товарів класу 33 МКТП іншим особам, видавати ліцензії (дозволи) на використання знаків за вищезазначеними свідоцтвами, відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, укладати з будь-якими особами ліцензійні договори на використання знаків для товарів і послуг за зазначеними свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг;

- заборони відповідачу - 1 вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_18 від 25.06.2014, НОМЕР_19 від 25.06.2014, НОМЕР_20 від 25.06.2018, НОМЕР_21 від 25.06.2014, НОМЕР_22 від 25.06.2014, НОМЕР_23 від 25.06.2014, НОМЕР_24 від 10.07.2014, НОМЕР_25 від 10.07.2014, НОМЕР_26 від 10.07.2014, НОМЕР_27 від 25.11.2014, НОМЕР_28 від 10.08.2016 стосовно товарів класу 33 МКТП або ж відмови від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, та здійснювати офіційні публікації щодо зазначених свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Частинами 7, 8 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження - вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.

З огляду на вказані положення процесуального закону та приймаючи до уваги, що суд при розгляді справи дійшов висновку про задоволення позовних вимог, вжиті у справі заходи забезпечення позову суд не скасовує.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України за результатами розгляду справи судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви в частині вимог заявлених до відповідачів - 1, 2, покладаються на відповідача - 2, як власника оскаржуваних знаків, які за висновками суду, визнані недійсними, судові витрати позивача по сплаті судового збору за подання позовної заяви в частині вимог заявлених до відповідачів - 2, 3, покладаються на відповідачів - 2, 3, як осіб яких зобов`язано припинити порушення.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Компанії "Зафорпо Венчез Лімітед" до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії задовольнити частково.

2. Визнати недійсними повністю свідоцтва на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, НОМЕР_17 від 10.08.2016, які зареєстровані на Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 9-А, офіс 520-А, ).

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016, зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 9-А, офіс 520-А, ) та Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, ) використання позначень за свідоцтвами № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016, зареєстрованими на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" для товарів класу № 33 МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар класу № 33 Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, ) вилучити з цивільного обороту в Україні та знищити товари із застосуванням позначень за свідоцтвами № НОМЕР_18 від 25.06.2014, № НОМЕР_19 від 25.06.2014, № НОМЕР_20 від 25.06.2014, № НОМЕР_21 від 25.06.2014, № НОМЕР_22 від 25.06.2014, № НОМЕР_23 від 25.06.2014, № НОМЕР_24 від 10.07.2014, № НОМЕР_25 від 10.07.2014, № НОМЕР_26 від 10.07.2014, № НОМЕР_27 від 25.11.2014, № НОМЕР_28 від 10.08.2016: а саме: горілку "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_6", місткістю 1,0 л, 0,7 л, 0,5 л, 0,35 л, 0,2 л, 0,1 л, пляшки, у які зазначені товари розливаються, ковпачки для пляшок, у які зазначені товари розливаються, етикетки, якими маркується зазначена продукція.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 9-А, офіс 520-А, ) на користь компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр (35, Eleftherious Venizelou,1107, Nicosia, Cyprus) 48 455 (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, ) на користь компанії Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елєфтеріус Венізелу, 1107, Нікосія, Кіпр (35, Eleftherious Venizelou,1107, Nicosia, Cyprus) 29 073 (двадцять дев`ять тисяч сімдесят три) грн 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

8. В задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" вилучити товар зх цивільного обороту на території інших країн -відмовити.

9. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 03.11.2021.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких