СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Харків справа №905/730/20

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий, суддя-доповідач Попков Д.О.
судді Стойка О.В., Істоміна О.А.
секретар судового засідання Склярук С.І.
за участю представників:
від позивача Аністратов В.В. (керівник), Петрова Н.М. (адвокат, ордер серії ДН №117377 від 11.10.2021р.);
від відповідача 1 не з`явився;
від відповідача 2 Гайдак О.В. (адвокат, ордер серії КС №705013 від 20.08.2021р.);
від відповідача 3 Осіпчук О.Ю. (самопредставництво юридичної особи)
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», м. Слов`янськ Донецької області, 2) Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», м. Київ в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», м. Вараш Рівненської області, 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», м. Київ
на рішення господарського суду Донецької області
ухвалене 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у м.Харкові
у справі №905/730/20 (суддя Зекунов Е.В.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», м. Слов`янськ Донецької області
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», м. Слов`янськ Донецької області 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», м. Київ 3) Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», м. Київ в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», м. Вараш Рівненської області
про заборону незаконного використання корисної моделі та стягнення збитків у розмірі 90000,00грн.

В С Т А Н О В И В:

І. Короткий зміст вимог і рішення суду першої інстанції:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», м. Слов`янськ Донецької області (далі Позивач) звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», м. Слов`янськ Донецької області (далі Відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», м. Київ (далі Відповідач 2) з вимогами про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» незаконного використання корисної моделі, захищеної патентом України №103922 від 12.01.2016р. під назвою «Полімерний ізолятор», у тому числі виготовлення ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1 із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1 із застосуванням запатентованої корисної моделі, будь-яке поширення, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, введення в цивільний оборот або зберігання ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1;

- зобов`язання Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» вилучити з цивільного обороту ізоляторів ОСК 8-24/150-1 у кількості 25шт. виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» за договором поставки №132 від 29.01.2019р., що підтверджується видатковою накладною №РН-0000075 від 26.03.2019р., та введені в експлуатацію з порушенням права інтелектуальної власності та знищення ізоляторів ОСК 8-24/150-1 у кількості 25шт.;

- стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» збитки у розмірі 90000,00грн. без ПДВ.

2. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 23.04.2020р. було відкрито провадження у справі №905/730/20 та призначено її розгляд за правилами загального позовного провадження, тоді як ухвалою суду від 28.04.2021р. було залучено до участі у справі №905/730/20 в якості співвідповідача - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», м. Київ в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», м. Вараш Рівненської області (далі Відповідач 3).

3. Рішенням Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у справі №905/730/20 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» були задоволені в повному обсязі.

4. Означене рішення суду обґрунтоване встановленням матеріалами справи факту порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» права інтелектуальної власності Позивача на корисну модель, як особи яка придбала ліцензію на використання та користування патентом №103922 під назвою «Полімерний ізолятор» на підставі ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р., тобто набуло права на корисну модель за договором відповідно до ст.463 Цивільного кодексу України, шляхом виробництва контрафактної продукції - ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1 та їх реалізації.

Своєю чергою, суд дійшов висновку, що відшкодування збитків у відповідності до ч.3 ст.22 Цивільного кодексу України у розмірі доходів, які отримали Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» у зв`язку з порушенням права інтелектуальної власності Позивача, а саме сплаченої Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Виробничого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» вартості вироблених Товариством з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та реалізованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» ізоляторів ОСК-8-24/150-1 в кількості 25шт. за договором поставки №132 від 29.01.2019р. у розмірі 90000,00грн. без ПДВ, повинно здійснюватись у повному обсязі в силу приписів ч.3 ст.22 Цивільного кодексу України та ст.224, ч.1 ст.225 Господарського кодексу України.

ІІ. Короткий зміст вимог та узагальнених доводів апеляційних скарг:

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (далі Скаржник 1), не погодившись з прийнятим рішенням суду, звернулось з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду, в якій просило рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» відмовити в повному обсязі.

6. Підставами для задоволення апеляційних вимог Скаржник 1 зазначає:

6.1. порушення норм матеріального права, оскільки судом не було враховано, що

- Позивачем не надано згоди володільців патенту на вимогу про поновлення їх порушених прав, адже матеріали справи не містять доказів надання згоди ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Позивачу на вимогу поновлення порушеного права володільців патенту, що свідчить про відсутність у нього права на звернення до суду з даним позовом;

- ліцензійний договір №01-12 від 12.01.2016р., на підставі якого Позивач звернувся до суду, припинив свою дію з 13.12.2018р., що виключає можливість наявності у нього порушеного Відповідачами права за таким договором у період з 29.01.2019р. до 26.03.2019р.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» правомірно здійснює свою господарську діяльність, оскільки є виробником ізоляторів в Україні з 2007р. та здійснює виробництво на підставі чинних нормативних актів, зокрема: ДСТУ, ТУ У 31.6-3:2008, СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006. Враховуючи обставини, що патент на корисну модель №103922 від 12.01.2016р. під назвою «Полімерний ізолятор» не відповідає критерію новизни, а ліцензійний договір №01-12 від 12.01.2016р. закінчив свою дію ще у грудні 2018р., твердження Позивача про порушення його прав є безпідставними та спростовуються наданими до матеріалів справи доказами;

- такий спосіб захисту порушеного права як вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів та вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь, не передбачений Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

6.2. порушення норм процесуального права, оскільки оскаржуване рішення суду першої інстанції не відповідає вимогам ст.ст.237, 238 Господарського процесуального кодексу України, окрім того судом не було залучено до участі в справі в якості третіх осіб володільців патенту - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

6.3. з тексту оскаржуваного судового рішення вбачається, що в його основу покладено виключно наданий експертами висновок без здійснення його оцінки судом разом з іншими доказами, враховуючи, що висновок експертів №003/21 від 05.03.2021р. є неповним та некоректним, а також не відповідає вимогам чинного законодавства. Скаржник 1 також не погоджується з відмовою суду першої інстанції у задоволенні клопотань про закриття/зупинення провадження у справі, вважаючи такі відмови необґрунтованими.

7. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (далі Скаржник 2), не погодившись з прийнятим рішенням суду в частині задоволених позовних вимог щодо зобов`язання підприємство вилучити з цивільного обороту ізоляторів ОСК 8-24/150-1 у кількості 25 шт. виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» за договором поставки №132 від 29.01.2019р., звернулось з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду в цій частині, в якій просило рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20 у відповідній частині скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» до Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» відмовити.

8. Підставами для задоволення апеляційних вимог Скаржник 2 зазначає порушення норм процесуального права, а саме:

8.1. ч.2 та п.4 ч.5 ст.13 Господарського процесуального кодексу України під час судового розгляду справи Відповідач 3 був позбавлений права в підготовчому засіданні надати відзив на позовну заяву в обґрунтування своїх заперечень проти позову, оскільки підготовче провадження було закрито до моменту направлення відзиву на позовну заяву до суду;

8.2. ч.4 ст.48 Господарського процесуального кодексу України в основу оскаржуваного рішення суду було покладено висновок Науково-дослідного центу судової експертизи з питань інтелектуальної власності №003/21 від 05.03.2021р., своєю чергою, Відповідач 3 був залучений у справу лише 28.04.2021р., що, відповідно, позбавило його права надати свої питання для експертизи та пропозицію стосовно судових експертів;

8.3. п.3 ч.1 ст.42 Господарського процесуального кодексу України Відповідач 3 не отримав додатки до позовної заяви та не мав змоги в повному обсязі наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів та міркувань інших осіб;

8.4. ч.2 ст.80 та ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України Відповідач 3 так і не отримав додатків до позовної заяви, не мав можливості обґрунтовано заперечити проти позовних вимог, про що клопотаннями усними та письмовими, а також відзивом на позовну заяву повідомляв суд, однак дані заяви були проігноровані судом;

8.5. ч.1 ст.177, ч.1 ст.178 та ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 15.07.2021р. судом було проігноровано заяву Відповідача 3 про неможливість надання відзиву на позовну заяву у строк до 15.07.2021р., та закрито підготовче провадження без урахування доказів, що були викладені Відповідачем 3 у відзиві на позовну заяву, що був направлений після завершення підготовчого провадження;

8.6. п.2 ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України судом не прийнято до уваги клопотання Відповідача 3 про відкладення розгляду справи у зв`язку з участю представника в судовому засіданні в м. Києві;

8.7. ч.ч.1-5 ст.236 Господарського процесуального кодексу України в оскаржуваному рішенні відсутнє будь-яке обґрунтування та посилання на норми матеріального права в частині зобов`язання Відповідача 3 вилучити з цивільного обороту ізоляторів ОСК 8-24/150-1 у кількості 25 шт. Окрім того, зазначає, що оскаржуване рішення суду ухвалене без врахування висновків щодо застосування норм права, викладених в постановах Верховного Суду, зокрема, від 11.12.2018р. у справі №910/4071/17 та від 19.06.2018р. у справі №910/1780/16;

8.8. п.п.2-6 ч.4 ст.238 Господарського процесуального кодексу України у мотивувальній частині оскаржуваного рішення не зазначено мотивів відхилення доказів Відповідача 3, мотивованої оцінки жодного з його аргументів, висновків про порушення Відповідачем 3 права інтелектуальної власності, норм права, які застосував суд та на які посилався Відповідач 3.

9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (далі Скаржник 3), не погодившись з прийнятим рішенням суду, звернулось з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду, в якій просило рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» відмовити в повному обсязі.

10. Підставами для задоволення апеляційних вимог Скаржник 1 зазначає:

10.1. порушення норм процесуального права, оскільки судом було порушено порядок залучення до участі у справі Відповідача 3 - Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», оскільки судом фактично було здійснено збирання доказів без участі одного з Відповідачів, враховуючи, що останнє не було залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог, не дивлячись на відповідну заяву, яка не була вирішена місцевим судом. Своєю чергою, доказів направлення Позивачем Відповідачу 3 позовної заяви з додатками надано не було, а суд не дочекавшись відзиву Відповідача 3 на позовну заяву, строк подання якого не минув станом на 17.07.2021р., закрив підготовче засідання, що фактично унеможливило подання нових доказів у справі та позбавило права учасників справи на подання пояснень за результатами відзиву та можливого заявлення додаткових клопотань;

10.2. відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів. Разом з тим, у справі наявні дві експертизи (одна зроблена на замовлення Позивача, інша призначена судом);

10.3. висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1291 від 16.05.2019р. складений з грубим порушенням закону, оскільки зі змісту висновку можна встановити, що експертизу проводило декілька експертів, частина з яких у висновку не зазначена, висновок не підписала та про кримінальну відповідальність не попереджалась. До того ж, підставою для зміни редакції питання експерт зазначає незрозумілу технічну помилку та якісь встановлені відомості, що повністю не відповідає вимогам Інструкції, оскільки підставами для зміни питання є: якщо питання сформульовано неясно, якщо редакція питання не відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий. Відтак, такий висновок експерта не може бути прийнятий судом до уваги;

10.4. висновок Науково-дослідного центу судової експертизи з питань інтелектуальної власності №003/21 від 05.03.2021р. є таким, що не відповідає фактичним обставинам справи та не в повній мірі відображає відповіді на поставленні питання, оскільки експерти при проведені судової експертизи самостійно звузили два останніх поставлених питання і обмежились матеріалами справи, замість того, щоб знайти вказану відкриту інформацію. Означене призвело до ухвалення неправильного по суті судового рішення;

10.5. неправильне застосування норм матеріального права, оскільки на момент порушення прав, захищених патентом на корисну модель №103922, які на думку Позивача мали місце у період часу з 29.01.2019р. до 26.03.2019р., строк дії ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р. вже закінчився, а відтак жодних прав Позивача порушено не було;

10.6. твердження Позивача про те, що власниками корисної моделі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 жодній іншій особі дозволу на використання корисної моделі за патентом України №103922 від 12.01.2016р. не давалось, спростовується інформацію з офіційного електронного майданчику Публічних закупівель «Прозорро» щодо закупівлі ізоляторів у кількості 1038шт., оголошену Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», в межах якої укладено ними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» ліцензійний договір №03-22 від 22.03.2019р., відповідно до якого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надають дозвіл на використання корисної моделі за патентом №103922 від 12.01.2016р. Означене свідчить про умисне введення Позивачем суду в оману шляхом надання завідомо недостовірної інформації щодо фактичних обставин справи, своєю чергою судом не надано жодної оцінки вказаним фактам;

10.7. Відповідач 2 не будучи виробником ізоляторів не міг порушити права власника патенту, та, з урахуванням того, що патент №103922 від 12.01.2016р. на корисну модель не відповідає критерію новизни, а ліцензійний договір №01-12 від 12.01.2016р. закінчив свою дію ще у грудні 2018р. Відтак, твердження Позивача про порушення Відповідачами 1 та 2 його прав є необґрунтованими та такими, що не відповідає фактичним обставинам справи;

10.8. Відповідач 2 ніяк не міг завдати Позивачеві збитків у вигляді упущеної вигоди, оскільки останній не міг перемогти у закупівлі товарів, проведеної тендерним комітетом Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» за темою 4411000-4 (ізолятори) (ідентифікатор доступу UA-2017-12-13-001432-с), враховуючи рішення Адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №55/7-р/к від 27.03.2019р., та отримати вказані доходи за звичайних умов. Окрім того зазначає, що Позивачем не надано до суду жодного доказу отримання згоди від володільців патенту на звернення з вказаним позовом до суду та жодного доказу придбання ліцензії, а саме оплатного її використання.

ІІІ. Узагальнені доводи та заперечення учасників справи щодо апеляційних вимог:

11. Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», в межах встановленого апеляційним судом строку, надано відзив на апеляційні скарги, за змістом якого останнє проти їх задоволення заперечує, наголошуючи на законності і обґрунтованості оскаржуваного рішення суду, зазначає, що:

11.1. щодо строку дії декількох ліцензійних договорів ліцензія Товариства з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» діяла тільки в період проведення закупівель, в яких брало участь товариство, тоді як ліцензія Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» призупинялася лише на цей період та діяла весь інший час. Так, дії ліцензійних договорів №01-12 від 12.01.2016р. та №03-22 від 22.03.2019р. ніколи не пересікалися в часі, на даний час діючим є лише ліцензійний договір №01-12 від 12.01.2016р.;

11.2. щодо порушення охоронюваних патентом прав - Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» не має патентів схожих на патент виданий за заявкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як власникам патенту України №103922 під назвою «Полімерний ізолятор» на корисну модель № НОМЕР_1 , окрім того Відповідачами не надано належного доказу, який підтверджує виробництво Товариством з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» ізоляторів в Україні з 2007р.;

11.3. щодо висновку експертизи №1291 від 16.05.2019р. відповідно до п.4.14 Інструкції №53/5 не визначено обов`язку експерта зазначити саме формулювання «порушення рекомендацій», як підстави змінити питання, а вимагається надати обґрунтування зміни питання і викласти питання в редакції, яка відповідає зазначеним рекомендаціям, що експертом і було зроблено. Своєю чергою, посилання Відповідача 2 на проведення експертизи декількома експертами є помилковим, оскільки поняття «множинності» щодо особи експерта є лише граматичною помилкою, яка не впливає на зміст висновку;

11.4. щодо застосування санкцій до Позивача рішення Адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №55/7-р/к від 27.03.2019р. щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» скасовано рішенням Господарського суду Донецької області від 24.12.2019р. у справі №905/1605/19, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 25.02.2020р. та постановою Верховного Суду від 23.06.2020р. у справі №905/1605/19. Своєю чергою, місцевим судом було вірно зазначено, що зазначене Відповідачем 2 рішення Антимонопольного комітету України №55/7-р/к від 27.03.2019р. не має відношення до розглядуваної справи, оскільки не встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення цієї справи;

11.5. щодо проведеної у справі судової експертизи твердження Відповідачів про невідповідність висновку експертів №003/21 від 05.03.2021р. фактичним обставинам справи та неповноту наданого експертами висновку є необґрунтованими, оскільки як вірно зазначено місцевим судом означений висновок містить відповіді на порушені питання, складений кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями», яких було попереджено про кримінальну відповідальність за ст.384 Кримінального кодексу України. Відтак, такий висновок є повним, вичерпним та обґрунтованим, а отже правильно визнаний господарським судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності;

11.6. щодо правомірності задоволення позовних вимог в частині вилучення з цивільного обороту ізоляторів ОСК 8-24/150-1 у кількості 25 шт. виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» за договором поставки №132 від 29.01.2019р., та їх знищення оскільки рішення про вилучення товарів з неправомірного використання позначенням та копій виробів іншого суб`єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб`єкта господарювання не може бути усунена в інший спосіб, суп першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про заборону незаконного використання корисної моделі, вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених та введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності Позивача, захищення його права та стягнення збитків.

12. Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» також звернулось до апеляційного суду із заявою про відшкодування Відповідачами судових витрат понесених ним у суді апеляційної інстанції на професійну правничу допомогу в сумі 46500,00грн.

13. Товариством з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», в межах встановленого апеляційним судом строку, надано відзив на апеляційні скарги Відповідача 2 та 3, за змістом якого останнє вважає їх обґрунтованими, просить суд апеляційної інстанції апеляційні скарги задовольнити, а оскаржуване рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20 скасувати.

IV. Щодо процедури апеляційного провадження:

14. У відповідності до вимог ст.32 та ч.1 ст.260 Господарського процесуального кодексу України за протоколом автоматизованого розподілу від 06.09.2021р. для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (номер провадження 2742 Д) сформовано колегію суддів у складі: Медуниця О.Є. (головуючий, суддя-доповідач), Гребенюк Н.В., Радіонова О.О.

15. Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 06.09.2021р. в порядку ст.32 Господарського процесуального кодексу України головуючим (суддею-доповідачем) з розгляду апеляційної скарги Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (номер провадження 2743 Д) визначено суддю Медуницю О.Є., тоді як іншими членами судової колегії є Гребенюк Н.В., Радіонова О.О.

16. Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 06.09.2021р. в порядку ст.32 Господарського процесуального кодексу України головуючим (суддею-доповідачем) з розгляду апеляційної скарги Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (номер провадження 2744 Д) визначено суддю Медуницю О.Є., тоді як іншими членами судової колегії є Гребенюк Н.В., Радіонова О.О.

17. Ухвалою від 07.09.2021р. у справі №905/730/20 вказана судова колегія залишила апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (номер провадження 2742 Д) на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. без руху з метою надання Скаржнику можливості усунути протягом 10 днів з моменту отримання цієї ухвали недоліки, а саме сплатити судовий збір в розмірі 9459,00грн.

18. Розпорядженнями керівника апарату Східного апеляційного господарського суду від 13.09.2021р. «Щодо повторного автоматичного розподілу справ» у зв`язку із перебуванням на лікарняному члена судової колегії, судді-доповідача Медуниці О.Є., відповідно до п.2.3.49 Положення про автоматизовану систему документообігу суду було здійснено повторний автоматизований розподіл справи та сформовано колегію суддів у складі: головуючий, суддя-доповідач Попков Д.О., судді Стойка О.В., Істоміна О.А., що також вбачається з витягів з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.09.2021р. у справі №905/730/20.

19. Ухвалами Східного апеляційного господарського суду від 16.09.2021р. було відкрито апеляційне провадження у справі №905/730/20 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (номер провадження 2743 Д) та апеляційною скаргою Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (номер провадження 2744 Д). Об`єднано розгляд апеляційної скарги Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (номер провадження 2744 Д) в одне провадження для спільного розгляду із апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (номер провадження 2743 Д) на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20.

20. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 24.09.2021р. було відкрито апеляційне провадження у справі №905/730/20 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (номер провадження 2742 Д) на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. та об`єднано розгляд означеної апеляційної скарги (номер провадження 2742 Д) в одне провадження для спільного розгляду із апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (номер провадження 2743 Д) на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20.

21. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 06.10.2021р. у справі №905/730/20 призначено розгляд апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. на 18.10.2021р. об 14:10.

22. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 18.10.2021р. у справі №905/730/20 було відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» про призначення у справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення справи №243/6452/21 Слов`янським міськрайонним судом Донецької області.

23. У судовому засіданні 18.10.2021р. апеляційним судом було оголошено перерву з розгляду апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» до 04.11.2021р. об 09:30, про що учасники справи були повідомлені ухвалою суду від 18.10.2021р.

24. Враховуючи викладене в п.п.14-23 цієї постанови, та відсутність визначених ст.ст.38, 39 Господарського процесуального кодексу України підстав для відводу/самовідводу члені судової колегії, сформована судова колегія Східного апеляційного господарського суду у складі Попков Д.О. (головуючий, суддя-доповідач), Стойка О.В. та Істоміна О.А. відповідає вимогам «суду, створеним відповідно до закону» у розумінні п.1 ст.6 ратифікованої Україною Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950р.

25. Фіксація судового засідання апеляційної інстанції здійснювалась у протоколі судового засідання та за допомогою звукозаписувального технічного засобу у відповідності до вимог ст.ст.222, 223 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням п.17.7. його Перехідних положень в порядку розгляду апеляційної скарги, встановленому ст.270 цього Кодексу.

26. Уповноважений представник Відповідача 2 у судове засідання 04.11.2021р. з`явився, підтримав доводи та вимоги поданої ним апеляційної скарги та апеляційних скарг Відповідачів 1, 3, а також надав пояснення на запитання суду та заперечення проти заяви Позивача про стягнення судових витрат.

Уповноважений представник Відповідача 3 у судове засідання 04.11.2021р. в режимі відеоконференції з`явився, підтримав доводи та вимоги поданої ним апеляційної скарги та апеляційних скарг Відповідачів 1, 2, надав усні пояснення на запитання суду.

Уповноважений представник Відповідача 1 у судове засідання 04.11.2021р., попри належне повідомлення не з`явився, про причини неявки не повідомили, що, за висновком судової колегії, враховуючи повідомлення його належним чином, доведення позиції безпосередньо зі змісту апеляційної скарги, достатність матеріалів справи та визнання його явки необов`язковою, не перешкоджає розгляду справи по суті.

У судовому засіданні 04.11.2021р. уповноважені представники Позивача проти задоволення апеляційних скарг Відповідачів заперечували з підстав, викладених у відзиві на апеляційні скарги та додаткових усних пояснень.

27. Згідно із вимогами ст.269 Господарського процесуального кодексу України справа переглядається апеляційним судом за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, якщо під час розгляду не буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування

V. Встановлені судом першої інстанції та неоспорені обставини, а також обставини, встановлені судом апеляційної інстанції, і визначені відповідно до них правовідносини:

28. Як встановлено місцевим судом та вбачається з наявних матеріалів справи, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є володільцями корисної моделі за патентом України №103922 із назвою «Полімерний ізолятор» від 12.01.2016р. (а.с.а.с.23, 24 т.1), виданого за заявкою на корисну модель №u201505462, відомості про що опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016р.

Формула корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016р. складається з одного незалежного пункту та десяти залежних пунктів, які викладені в описі до патенту на корисну модель (а.с.а.с.25-27 т.1). Опис корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016р. містить креслення полімерного ізолятора згідно правил подачі патенту.

29. 12.01.2016р. між громадянами України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (Ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» (Ліцензіат) було укладено ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта права інтелектуальної власності №01-12 (ліцензійний договір №01-12 а.с.а.с.16-20 т.1), відповідно до п.2.1 якого Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл (оплатну виключну ліцензію) на використання корисної моделі за патентом України №103922 із назвою «Полімерний ізолятор» (Корисна модель), виданого за заявкою на корисну модель № НОМЕР_1 , про видачу якого опубліковані відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016р. з метою виробництва продукції для потреб Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та атомних станцій без обмеження по кількості та вартості або для інших замовників.

29.1. Згідно з п.2.2 договору встановлено, що об`єкт договору є корисна модель за патентом України №103922, яка належить до галузі електротехніки, і стосується конструкції полімерних ізоляторів і може бути використана для кріплення і ізолювання екранованих струмопроводів, деталей і вузлів в електричних апаратах електростанцій, ГРЕС, атомних станцій та підстанцій змінної напруги до 100 Гц, що знаходяться під напругою. Полімерний ізолятор містить електроізоляційний стрижень, закінцьовувачі, щонайменше один юбочний елемент. Містить пружинний контактор, вбудований в один із закінцьовувачів, виготовлених з немагнітних матеріалів, юбочний елемент виконано з діелектрики і встановлено на електроізоляційному стрижні так, що він закриває щонайменше частину бічної поверхні одного закінцьовувача.

29.2. У п.2.3 ліцензійного договору №01-12 зазначено, що вид ліцензії за цим договором - виключна. Видача виключної ліцензій за цим ліцензійним договором, виключає можливості використання Ліцензіаром корисної моделі у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання корисної моделі у зазначеній сфері (п.2.4 ліцензійного договору №01-12).

29.3. Відповідно до п.13.1 ліцензійного договору №01-12 строк його дії складає 2 роки та 11 місяців з моменту підписання договору сторонами. Якщо жодна із сторін за 1 місяць до закінчення дії договору не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.

30. За актом приймання-передачі патентної та конструкторської технічної документації на корисну модель за патентом України №103922 від 12.01.2016р. (а.с.21 т.1), Ліцензіар передав, а Ліцензіат прийняв патентну та конструкторську технічну документацію, що необхідна і достатня для виготовлення продукції за виключною ліцензією про надання дозволу на використання корисної моделі за патентом України №103922 із назвою «Полімерний ізолятор».

31. Матеріали справи містять Технічні умови «Ізолятори опорні стрижньові полімерні для екранованих струмопроводів на наругу 20кв та 24кв» ТУ У 31.6-4:2011 (а.с.а.с.28-42 т.1) та Повідомлення про зміни ИИ-001-2013 ТУ У 31.6-4:2011 «Ізолятори опорні стрижньові полімерні для екранованих струмопроводів напругами 10, 20, 24кв» (а.с.а.с.43-45 т.1), а також Інструкцію з експлуатації та паспорт Ізолятор ОСК 8-24-а УХЛ2 (а.с.а.с.46, 47 т.1).

32. Місцевим судом з пояснень Позивача встановлено, що 19.03.2019р. рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)» (а.с.а.с.71-74 т.2) до Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» застосовано економічні та інші обмежувальні санкції, строком на 3 роки.

32.1. 20.03.2019р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» була укладена додаткова угода №1 до договору №01-12 від 12.01.2016р. (а.с.126 т.2) про призупинення дії ліцензії останнього, а 01.12.2019р. додаткова угода №2 до договору №01-12 від 12.01.2016р. (а.с.127 т.2), в якій сторони погодили розірвати з 01.12.2019р. додаткову угоду №1 від 20.03.2019р. до договору.

32.2. 20.01.2020р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» була укладена додаткова угода №3 до договору №01-12 від 12.01.2016р. (а.с.128 т.2) про призупинення дії ліцензії Позивача, а 13.04.2020р. додаткова угода №4 до договору №01-12 від 12.01.2016р. (а.с.129 т.2), в якій сторони погодили розірвати з 13.04.2020р. додаткову угоду №3 від 20.01.2020р. до договору.

32.3. 21.04.2020р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» була укладена додаткова №5 до договору №01-12 від 12.01.2016р. (а.с.130 т.2) про призупинення дії ліцензії, а 18.05.2020р. додаткова угода №6 (а.с.131 т.2), в якій сторони погодили розірвати з 18.05.2020р. додаткову угоду №5 від 21.04.2020р. до договору.

33. З матеріалів справи також вбачається, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 22.03.2019р. ( ОСОБА_3 ) було укладено ліцензійний договір №03-22 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» (Ліцензіат) (ліцензійний договір №03-22 а.с.а.с.47-54 т.2) та відповідно до акту приймання-передачі патентної та конструкторської технічної документації на корисну модель за патентом України №103922 від 22.03.2019р. (а.с.55 т.2) передали Ліцензіату патентну та конструкторську технічну документацію, що необхідна і достатня для виготовлення продукції за виключною ліцензією про надання дозволу на використання корисної моделі за патентом України №103922 із назвою «Полімерний ізолятор».

33.1. 30.11.2019р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» була укладена додаткова угода №1 до договору №03-22 від 22.03.2019р. (а.с.132 т.2) про призупинення дії ліцензії за цим договором, а 24.01.2020р. додаткова угода №2 до договору №03-22 від 22.03.2019р. (а.с.133 т.2), в якій сторони погодили розірвати з 24.01.2020р. додаткову угоду №1 від 30.11.2019р. до договору.

33.2. 10.04.2020р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» була укладена додаткова угода №3 до договору №03-22 від 22.03.2019р. (а.с.134 т.2) про призупинення дії ліцензії, а 22.04.2020р. додаткова угода №4 до договору №03-22 від 22.03.2019р. (а.с.135 т.2), в якій сторони погодили розірвати з 22.04.2020р. додаткову угоду №3 від 10.04.2020р. до договору.

33.3. 15.05.2020р. між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» була укладена додаткова угода №5 (а.с.136 т.2) про розірвання ліцензійного договору №03-22 від 22.03.2019р.

34. Оголошенням на офіційному майданчику публічних закупівель «Prozorro» (номер UA-2018-12-11-001277-a) (а.с.52 т.1) було призначено проведення відкритих торгів із закупівлі товарів: ДК 021:2015:44110000-4 (ізолятори) у кількості 187шт., замовником яких виступив Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Дата та час проведення електронного аукціону 15.01.2019р.

34.1. Рішенням тендерного комітету Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від 11.12.2018р. затверджено Тендерну документацію на закупівлю товарів за темою: 44110000-4 (ізолятори) на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код: 44110000-4 за процедурою - відкриті торги (а.с.а.с.53-121 т.1).

Відповідно до додатків до Тендерної документації була затверджена тендерна пропозиція (цінова) та технічні вимоги до продукції, зокрема, ізолятору ОСК 8-24-А УХЛ2.

34.2. Згідно з інформацією, розміщеної на веб-сайті «Prozorro» за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-11-001277-а участь у вказаній закупівлі приймали наступні учасники: Товариство з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕК-Пром», Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД», Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕС Полімер».

34.3. З наданої до матеріали справи тендерної пропозиції (цінова) на закупівлю 44110000-4 ізолятори (а.с.142 т.1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» вбачається, що виробником товарів за цієї тендерною пропозицією, зокрема, ізолятору ОСК 8-24/150-1, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», надано паспорт ИС-161 ПС на ізолятор ОСК 8-24/150-1 (а.с.а.с.143-146 т.1).

34.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» як єдиний законний користувач корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016р. відповідно до ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р. та виробник ізолятора ОСК 8-24-а УХЛ2, розмістило на майданчику закупівель вимогу UA-2018-12-11-001277-a.c1 від 30.12.2018р. (а.с.239 т.1), де вимагало від Замовника торгів внести доповнення в Тендерну документацію щодо учасників торгів, які повинні додати належний документ щодо захищення прав інтелектуальної власності на кожний тип ізоляторів запропонованих на торги. Цим зверненням Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» повідомив Замовника торгів та усіх учасників, що керівники підприємств, фізичні особи які знають або їх повідомили про це, несуть відповідальність за порушення згідно підпункту 5 ч.2 ст. 432 Цивільного кодексу України, а посадова особа підприємства, яке отримує товар який є інтелектуальною власністю, додатково несе фінансову відповідальність.

34.5. Згідно з витягом із протоколу засідання тендерного комітету Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» №6 від 22.01.2019р. (а.с.122 т.1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» визнано переможцем відкритих торгів №4289-18-ВТ та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 42130000-9 (ізолятори) в кількості 187шт. за ціною 351445,92грн. з ПДВ.

35. 29.01.2019р. між Відокремленим підрозділом «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (Постачальник) було укладено договір поставки №132 (а.с.а.с.123-127 т.1), відповідно до п.1.1. якого Постачальник зобов`язувався поставити для потреб Замовника продукцію, а Замовник здійснити оплату поставленої продукції за кількістю та цінами, що передбачені специфікацією (Додаток №1 до даного договору).

35.1. Згідно зі Специфікацією до договору поставки №132 від 29.01.2019р. (а.с.128 т.1) сторони узгодили, що на постачання продукції, зокрема, ізоляторів ОСК 8-24/150-1 здійснюється у кількості 25шт. за ціною 3600,00грн. без ПДВ за одиницю, а всього на загальну суму без ПДВ 90000,00грн. Граничний строк поставки ізоляторів ОСК 8-24/150-1 до 10.05.2019р.

35.2. Додатком №2 до договору поставки сторонами було погоджено Технічні вимоги на постачання продукції (а.с.а.с.129-141 т.1), зокрема, ізолятора ОСК 8-24/150-1 у кількості 25шт. за ціною 3600,00грн. без ПДВ за одиницю, а всього на загальну суму без ПДВ 90 000,00грн., та вказано що виробником ізоляторів є Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром».

35.3. Відповідно до п.3.1. договору поставки №132 від 29.01.2019р., строк поставки продукції зазначений в Специфікації, продукція поставляється на умовах DDP згідно «Інкотермс 2010», місце поставки та вантажоодержувач 34400, м. Вараш, склад рівненського відділення ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом».

36. Матеріали справи містять інформаційне повідомлення «Про порушення законодавства за Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 30.07.2019р. (а.с.241 т.1), направлене власниками патенту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Товариству з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» про негайне припинення відвантаження контрафактної продукції ізоляторів ОСК 8-24/150-1 на Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» або будь-кому, оскільки власниками патенту та виробником Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» згоди на користування патентом на корисну модель №103922 та виробництво ізолятору ОСК 8-24/150-1 по цьому патенту не надавалось.

37. З листа Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №1172/001 від 23.01.2020р. (а.с.187 т.1) на адвокатський запит Позивача (а.с.240 т.1) була надана відповідь та повідомлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» виконано умови договору поставки №132 від 29.01.2019р. в частині поставки ізоляторів ОСК-8-24/150-1, що підтверджується видатковою накладною №РН-0000075 від 26.03.2019р. (а.с.187 зворотна сторона т.1), тоді як актом виконаних робіт по заміні ізоляторів супроводу Ш-ТГ-5 типу ТЕКННП-24-30000-УІ, №161-02.09-128-А-ЕРП від 21.06.2019 підтверджується, що ізолятори ОСК-8-24/150-1 в кількості 25шт. введено в експлуатацію на Відокремленому підрозділі «Рівненська атомна електрична станція» (а.с.188 т.1).

38. З матеріалів справи також встановлено, що на офіційному електронному майданчику публічних закупівель «Prozorro» міститься інформація про проведення відкритих торгів із закупівлі ізоляторів у кількості 1038 шт. (номер UA-2020-03-24-004034-b), оголошену Відокремленим підрозділом «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (а.с.189 т.1). 17.01.2019р. затверджено Тендерну документацію на закупівлю товарів за темою: 44110000-4 (ізолятори) на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код: 44110000-4 за процедурою - відкриті торги, тендерну пропозицію (цінова) та технічні вимоги до продукції (а.с.а.с.190- 231 т.1).

38.1. З наданої до матеріали справи тендерної пропозиції (цінова) на закупівлю 44110000-4 ізолятори (а.с.233 т.1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» вбачається, що виробником товарів за цієї тендерною пропозицією, зокрема, ізолятору ОСК 8-24/150-1, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром».

38.2. У межах означеної закупівлі 07.04.2002р. Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» було подано вимогу №01-001 від 01.01.2020р. (а.с.232 т.1), адресовану тендерному комітету Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» про внесення доповнення в Тендерну документацію щодо учасників торгів, які повинні додати належний документ щодо захищення прав інтелектуальної власності на кожний тип ізоляторів запропонованих на торги.

39. За висновком експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №1291 від 16.05.2019р. (а.с.а.с.147-156 т.1), проведеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії Правових наук України за замовленням Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» на підставі листа №01-186 від 11.03.2019р., встановлено:

« 1. В ізоляторах типу ОСК 8-24/150-1 використовується кожна ознака, включена до незалежного пункту формули за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 року або ознака еквівалента їй.

2. В ізоляторах, відображених в технічній документації, яка передана до ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на електронному майданчику ПРОЗОРО (Номер у ProzorroUA-2018-12-11-001277-а), а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція», та ТОВ «Монолітторг», використовується кожна ознака, включена до незалежного пункту формули за патентом України на корисну модель № 103922 від 12.01.2016 року або ознака еквівалента їй».

40. Матеріали справи також містять Звіт про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97 №1 за договором №354 від 12.12.2019р., зроблений 03.01.2020р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Агентство патентних повірених «Веполь» (а.с.а.с.157-186 т.1) та за результатами якого встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» не має патентів схожих на патент виданого за заявкою ОСОБА_1 , як власнику патенту України №103922 під назвою «Полімерний ізолятор» на корисну модель № НОМЕР_1 , видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік.

41. У матеріалах справи наявні витяги з каталогів ЗАТ «НПО «Ізолятор» за 2010-2017р.р., інформація з веб-сайтів виробників ізоляторів, а також копії договорів та видаткових накладних на підтвердження виробництва ізоляторів Товариством з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (а.с.а.с.13-50 т.4), а також протоколи приймально-здавальних випробувань полімерних ізоляторів ОСК 8-24/150-1, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», та роздруківка з сайту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПТК «Енергомаш» (а.с.а.с.64-86 т.4).

42. Вказані в п.п.28-41 цієї постанови обставини підтверджуються матеріалами справи.

43. Враховуючи, що означені обставини на думку Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» свідчать про порушення його прав інтелектуальної власності, як особи яка придбала ліцензію на використання та користування патентом №03922 під назвою «Полімерний ізолятор» на підставі ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р., а також чисельні повідомлення їх про порушення та вимоги про припинення виробництва та реалізації контрафактної продукції ізоляторів ОСК 8-24/150-1 залишені без уваги, останнє звернулося до Господарського суду Донецької області з відповідними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг».

44. Місцевим господарським судом ухвалою від 03.12.2020р. було призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та на вирішення поставлено наступні питання:

« 1.Чи використовується в ізоляторах типу ОСК 8-24-150-1 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункт формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 під назвою «Полімерний ізолятор» на Корисну модель №u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй?

2.Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а)?

3.Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за №u201505462, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція?

4.Чи є корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 частиною існуючого рівня техніки?

Чи відповідає корисна модель патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 критерію охороноздатності «новизна»? Так чи ні?».

45. Із висновку експертів №003/21 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.03.2021р. (а.с.а.с.61-88 т.3) встановлено, що:

« 1. В ізоляторах типу ОСК 8-24/150-1 використовується кожна ознака корисної моделі «Полімерний ізолятор», що включена до незалежного пункт формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 за заявкою №u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй.

2. Кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а).

3. Кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція.

4. Корисна модель за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 не є частиною існуючого рівня техніки відповідно до матеріалів справи.

5. Корисна модель патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016 відповідає критерію охороноздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи».

45.1. Зі змісту описової частини висновку вбачається, що після попереднього вивчення матеріалів справи експертами було встановлено, що при формулюванні питань 1, 5 судом допущено технічну помилку. Керуючись п.4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерством юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., не змінюючи суті питань та відповідно до компетенції, експертами було прийнято рішення надати відповіді на питання в такій редакції:

1. Чи використовується в ізоляторах типу ОСК 8-24/150-1 кожна ознака корисної моделі «Полімерний ізолятор», що включена до незалежного пункт формули за патентом України №103922 від 12.01.2016 за заявкою № u201505462, видачу якого опубліковано в відомостях в офіційному бюлетені «Промислова власність» №1 за 2016 рік або ознака еквівалентна їй?

2. Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а)?

3. Чи кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №103922 від 12.01.2016, відображена в технічній документації, а саме у Договорі поставки №132 від 29.01.2019 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція?

4. Чи є корисна модель за патентом України на корисну модель № 103922 від 12.01.2016 частиною існуючого рівня техніки відповідно до матеріалів справи?

5. Чи відповідає корисна модель патентом України на корисну модель № 103922 від 12.01.2016 критерію охороноздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

45.2. Об`єктами експертного дослідження у справі №905/730/20 було:

- корисна модель «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016р.;

- полімерний ізолятор типу ОСК 8-24/150-1;

- технічна документація, яка була розміщена на електронному майданчику Прозоро (UA-2018-12-11-001277-а);

- технічна документація, що є додатком до договору поставки №132 від 29.01.2019р. між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від імені якого діє Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція».

45.3. Опис об`єкту дослідження:

· Бібліографічні дані патенту України на корисну модель №103922 (а.с.а.сс.23-27 т.1)

(11) Номер патенту: НОМЕР_2

(21) Номер заявки: u201505462

(22) Дата подання заявки: 03.06.2015

(24) Дата, з якої є чинними права: 12.01.2016

(51) Індекс (індекси ) МПК H01B 17/00

(54) Назва ПОЛІМЕРНИЙ ІЗОЛЯТОР

(73) Власник АНІСТРАТОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, АДРЕСА_1 (UA); ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 (UA)

· Формула корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України № 103922 від 12.01.2016 р. складається з одного незалежного та десяти залежних пунктів формули:

« 1. Полімерний ізолятор, що містить електроізоляційний стрижень, закінцьовувачі, щонайменше один юбочний елемент, який відрізняється тим, що містить пружинний контактор, вбудований в один із закінцьовувачів, виготовлених з немагнітних матеріалів, юбочний елемент виконано з діелектрика і встановлено на електроізоляційному стрижні так, що він закриває щонайменше частину бічної поверхні одного закінцьовувача.

2. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що юбочний елемент встановлено на електроізоляційному стрижні незнімно.

3. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що електроізоляційний стрижень виконано склопластиковим.

4. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що юбочний елемент виконано з полімерного матеріалу.

5. Полімерний ізолятор за п.4, який відрізняється тим, що юбочний елемент виконано з еластичного полімерного матеріалу.

6. Полімерний ізолятор за п.5, який відрізняється тим, що юбочний елемент виконано із силіконової гуми або силіконової композиції.

7. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що юбочний елемент має конічну форму.

8. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що юбочний елемент має наплив на один із закінцьовувачів,

9. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що відстань між юбочними елементами становить не більше 25 мм.

10.Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що закінцьовувачі виготовлені з алюмінієвого сплаву.

11. Полімерний ізолятор за п.1, який відрізняється тим, що один із закінцьовувачів виконано знімним.»

· Відповідно до опису на корисну модель: «Корисна модель належить до галузі електротехніки, зокрема до полімерних ізоляторів, і може бути використана для кріплення і ізолювання екранованих струмопроводів, деталей і вузлів в електричних апаратах електростанцій, ГРЕС, атомних станцій та підстанцій змінної напруги до 100 Гц, що знаходяться під напругою».

Заявлений в описі до патенту України на корисну модель №103922 від 12.01.2016р. технічний результат корисної моделі полягає в удосконаленні конструкції полімерного ізолятора, підвищення його електричної міцності й експлуатаційної надійності (стр.32-33 стор.1 опису), а саме, забезпечує захист від ураження електричним струмом і захист електроустановки від пошкодження її частин (стр.50-51 стор. 1 опису), сприяє надійності з`єднання зі струмоведучою частиною (стр.52-53 стор.1 опису) виключає можливість накопичення дощової води всередині його при горизонтальному або злегка похилому положенні ізолятора (стр.54-55 стор.1 опису), є додатковою перешкодою до можливих механічних пошкоджень (ударів), наприклад, падіння ізолятора з рук на землю (підлогу) (стр.56-57 стор.1 опису).

· Опис корисної моделі за патентом України на корисну модель №103922 від 12.01.2016р. містить креслення на якому зображено полімерний ізолятор. «Полімерний ізолятор містить склопластиковий електроізоляційний стрижень 1, на який встановлено юбочні елементи 2 (незмінно), закінцьовувачі 3, виготовлені з немагнітних матеріалів, наприклад, з алюмінієвого сплаву. В один із закінцьовувачів 3 вбудовано пружинний контактор 4 для надійності з`єднання із струмоведучою частиною. Один із закінцьовувачів 3 може бути виконано знімним.

46. Відносно означених обставин спірні правовідносини були розглянуті судом в контексті приписів законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, зокрема Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

VІ. Оцінка апеляційного суду:

47. За змістом ст.ст.4, 5 Господарського процесуального кодексу України, ст.15 Цивільного кодексу України та ст.20 Господарського кодексу України можливість задоволення позовних вимог вимагає наявності та доведеності наступної сукупності елементів: наявність у Позивача захищуваного суб`єктивного права/охоронюваного законом інтересу, порушення (невизнання або оспорювання) такого права/інтересу з боку визначеного Відповідача та належність (адекватність характеру порушення та відповідність вимогам діючого законодавства) обраного способу судового захисту. Відсутність або недоведеність будь-якого із вказаних елементів, що становлять предмет доказування для Позивача, унеможливлює задоволення позову.

48. Сутність розглядуваного спору полягає у забороні незаконного використання з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» корисної моделі, захищеної патентом України №103922 від 12.01.2016р. під назвою «Полімерний ізолятор» (у тому числі виготовлення ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1 із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1 із застосуванням запатентованої корисної моделі, будь-яке поширення, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, введення в цивільний оборот або зберігання ізоляторів типу ОСК 8-24/150-1), а також стягнення з останнього збитків у відповідності до ч.3 ст.22 Цивільного кодексу України у розмірі доходів, які Товариство з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» отримали у зв`язку з порушенням права інтелектуальної власності Позивача, як єдиного законного користувача корисної моделі «Полімерний ізолятор» за патентом України №103922 від 12.01.2016р. відповідно до ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р. Також позовні вимоги полягали у зобов`язанні Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» вилучити з цивільного обороту товар, виготовлений та введений в експлуатацію з порушенням права інтелектуальної власності Позивача та її знищення.

49. Беручи до уваги правову природу розглядуваних правовідносин, кореспондуючі права та обов`язки їх учасників, оцінка правомірності заявлених вимог має здійснюватися судом з урахуванням положень Цивільного кодексу України, що регулюють правовідносини з використання права інтелектуальної власності на корисну модель, та інших відповідних нормативно-правових актів, зокрема, приписів Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції, чинній на дату виникнення спірних правовідносин.

Викладене зумовлює погодження із доводами місцевого суду щодо визначення норм матеріального права, у світлі яких має вирішуватися питання відносно розглядуваного спору.

50. Відповідно до ст.460 Цивільного кодексу України одним з об`єктів права інтелектуальної власності є корисна модель, своєю чергою, ст.462 цього Кодексу встановлює, що право інтелектуальної власності на корисну модель підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом.

51. Згідно з ч.ч.7, 8 ст.28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Так, частиною 2 цієї статті встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

52. Відповідно до ст.34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст.28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

53. Аналіз аргументів апеляційних скарг Скаржників 1, 2, 3 дає підстави стверджувати, що сутність їх претензій до законності та обґрунтованості оскаржуваного рішення суду можна звести до наступних підстав його скасування:

(1) порушення норм процесуального права:

· незалучення Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору при відкритті провадження у справі та його подальшого розгляду, не дивлячись на відповідну заяву останнього;

· ненадання доказів надсилання позовної заяви на адресу Відповідача 3;

· неналежність наданого Позивачем доказу (замовленої ним на підставі листа, а не договору експертизи об`єктів інтелектуальної власності (висновок №1291 від 16.05.2019р.), проведеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії Правових наук України) та безпідставність самостійного звуження експертами визначених судом запитань без надання можливості Відповідачеві 3 сформулювати свої питання;

· не відкладення розгляду справи попри клопотання Відповідача 3 через неможливість явки його представника, задіяного в іншому судовому процесі;

· незалучення судом до участі у справі в якості третіх осіб володільців патенту - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

· безпідставне відхилення судом клопотання про призначення повторної судової експертизи;

· закриття підготовчого засідання та призначення розгляду справи по суті попри клопотання Відповідача 3 про відкладення та повідомлення про неможливість своєчасного подання відзиву;

(2) заперечення наявності у Позивача захищуваного права через закінчення строку дії ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р., його подальшого укладення Ліцензіарами з іншою особою та не надання Позивачу згоди володільців патенту на звернення з позовом до суду;

(3) заперечення наявності порушення прав інтелектуальної власності через наявність у Відповідача 1 права попереднього користування та невідповідність патенту на корисну модель №103922 від 12.01.2016р. критерію новизни;

(4) неналежність застосованого способу судового захисту у вигляді вилучення товару з цивільного обороту та його подальшого знищення за критерієм пропорційності.

54. З приводу (1) підстави для скасування оскаржуваного рішення суду, суд апеляційної суду відмічає, що в ч.3 ст.277 Господарського процесуального кодексу України визначені порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування оскаржуваного рішення. Втім, жоден із аргументів Скаржників в цьому контексті не містить вказівку на такі підстави. Більш того, апеляційний суд відмічає, що Скаржник 1 та 3 не уповноважені в порядку апеляційного провадження опікуватись ймовірним порушенням прав/інтересів Відповідача 3 або власників патенту процесуальне законодавство надає означеним особам можливість самостійного висування претензій щодо судового рішення.

55. Судова колегія не вбачає також порушення гарантованого ст.6 ратифікованої Україною Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950р. права на ефективний доступ до суду Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», оскільки разом з поданням позову Позивач надав до суду докази надсилання на адресу Відокремленого підрозділу та Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» додатків до позовної заяви (а.с.а.с.247, 248 т.1), ухвалою від 28.04.2021р. залучив останнє в якості Відповідача 3, зобов`язавши Позивача надіслати співвідповідачеві копію позовної заяви (надіслано 04.03.2021р. а.с.214 т.3) та задовольнивши клопотання Відповідача 3 про розгляд справи спочатку (ухвала Господарського суду Донецької області від 17.05.2021р. а.с.132 т.3). Таким чином, Відповідач 3 мав всі процесуальні можливості, ознайомившись з матеріалами справи, представити всі наявні докази та аргументи (у тому числі, надати виконане на власне замовлення експертне дослідження або вчасно ініціювати проведення додаткової чи повторної експертизи) в обґрунтування своєї позиції, чого наразі ним зважаючи на приписи ст.13 Господарського процесуального кодексу України, зроблено не було.

Крім того, зі змісту оскаржуваного рішення вбачається, що заперечення Відповідачів, викладені у відзивах на позовну заяву, отримали судову оцінку (незгода з цією оцінкою не може ототожнюватися з її відсутністю), а аргументів щодо обставин, які мали і могли бути встановлені в суді першої інстанції, але не були через несвоєчасне, на думку Відповідача 3 залучення його 3 до участі у справу, в суді апеляційної інстанції представлено не було.

56. Позиція апеляційного суду щодо безпідставності призначення у справі повторної судової експертизи відображена в ухвалі Східного апеляційного господарського суду, постановленій у судовому засіданні 18.10.2021р. Своєю чергою, оскільки мотиви призначення такої експертизи безпосередньо пов`язані із позицією Відповідачів 1, 2 щодо непатентоспроможності як обставини, яка унеможливлює порушення прав Позивача з боку Відповідачів, колегія апеляційного суду відмічає, що в межах цієї справи не висувалося позовних вимог про оцінку законності видачі патенту №103922 від 12.01.2016р. у розумінні ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та не представлено доказів скасування відповідного рішення у встановленому ст.ст.33-1, 33-2 цього Закону порядку, зважаючи на що оцінка охороноздатності корисної моделі не входить до предмету судового встановлення в цій справі.

57. Оскільки встановлення наявності/відсутності порушення в діях Відповідачів (зокрема і через посилання на наявність у Відповідача 1 права попереднього користування, теза про що суперечить запереченню патентоспроможності) та оцінка адекватності застосованого способу захисту по відношенню до Відповідача 3 вимагають попереднього встановлення наявності у Позивача захищуваного суб`єктивного права, остільки первісно мають бути розглянуті підстави (2) для задоволення апеляційних вимог (п.54 цієї постанови).

58. Аргумент Скаржника 2 про відсутність доказів згоди володільців патенту №103922 від 12.01.2016р. на подання позову апеляційним судом відхиляються як юридично неспроможні, адже за змістом ст.34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» необхідність такої згоди вбачається у разі подання Товариством з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» позову в інтересах володільців патенту (як позивачів у розумінні ч.3 ст.4 Господарського процесуального кодексу України), тоді як в розглядуваному випадку Позивач захищає власні права та майнові інтереси як ліцензіат самостійний суб`єкт права інтелектуальної власності у розумінні ст.ст.421, 432 та 463 Цивільного кодексу України.

59. Суб`єктивні права Позивача, на захист яких останнім подано розглядуваний позов, ґрунтуються на ліцензійному договорі №01-12 від 12.01.2016р., що узгоджується зі ст.ст.422 та 463 Цивільного кодексу України, які визначають договір у якості однієї з підстав для виникнення права інтелектуальної власності на корисну модель.

60. У відповідності до ч.3 ст.1109 та ч.1 ст.1110 Цивільного кодексу України істотною умовою ліцензійного договору є строк, на який надаються відповідні права. Як встановлено п.13.1 договору сторони визначили строк його дії 2 роки та 11 місяців з моменту підписання сторонами та передбачили його автоматичне продовження на цей же строк і цих же умовах за відсутності письмової відмови від договору за 1 місяць до закінчення його дії.

Зважаючи на відсутність в матеріалах справи доказів наявності такої відмови до 12.12.2018р., апеляційний суд вважає обґрунтованим висновок про продовження ліцензійного договору після 12.12.2018р.

61. Разом з тим, суд апеляційної інстанції зазначає, що правова оцінка додаткових угод та ліцензійного договору №03-22 від 22.03.2019р., які укладалися між володільцями патенту та Позивачем, а також Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» відповідно, здійснена місцевим судом із неправильним застосуванням норм матеріального права, що призвело до помилкового висновку про наявність у Позивача суб`єктивного захищуваного права на момент звернення із позовом до суду (17.04.2020р.):

· у відповідності до ч.1 ст.631 Цивільного кодексу України та ч.7 ст.180 Господарського кодексу України строк дії договору визначає в розглядуваному випадку час існування у Ліцензіата прав, передбачених ліцензійним договором;

· виходячи із загальних правил, що регламентують визначення та обчислення строків, строк чинності ліцензійного договору є періодом часу існування у Позивача відповідного захищуваного суб`єктивного права, сплив якого припиняє існування такого права Ліцензіата (ч.1 ст.251 Цивільного кодексу України);

· оскільки наслідком розірвання договору згідно із ч.2 ст.653 Цивільного кодексу України є припинення зобов`язань сторін, остільки за визначенням останніх ст.509 цього Кодексу, таке розірвання припиняє і строк існування відповідних прав Ліцензіата, що узгоджується із ч.3 ст.425 Цивільного кодексу України;

· положення ст.631, та також ст.ст.253, 254 Цивільного кодексу України дають підстави для висновку, що строк дії договору (а отже й строк існування прав Ліцензіата) як календарний період часу є безперервним з початку перебігу і до закінчення зупинення його перебігу ані Цивільним кодексом України, ані Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не передбачено. Посилання представників Позивача у судовому засіданні 04.11.2021р. на можливість такого зупинення з міркувань свободи договору не відповідає положенням ст.6 Цивільного кодексу України, адже за змістом наведеного вище нормативного регулювання щодо перебігу строків і тривалості існування визначених їх межами прав Ліцензіата розпочатий перебіг календарного часу в принципі не може бути зупинений, а тільки припинений через закінчення;

· діюче матеріально-правове законодавство визначає можливість лише зупинення перебігу позовної давності, пов`язуючи це з обставинами, які за своєю сутністю не залежать від бажання та волевиявлення сторін договору (ст.263 Цивільного кодексу України);

· строк існування прав Ліцензіата, зважаючи на виключність наданої ліцензії (п.2.1 договору №01-12 від 12.01.2016р.) у відповідності до ч.3 ст.1108 Цивільного кодексу України передбачає безперервне існування впродовж строку дії відповідного договору виключно у Позивача відповідних суб`єктивних прав щодо корисної моделі та унеможливлює правомірне надання такої ліцензії впродовж усього цього строку іншій особі.

62. Як було встановлено місцевим судом та підтверджується матеріалами справи, після автоматичного продовження строку чинності прав Ліцензіата в порядку п.13.1 договору №01-12 від 12.01.2016р. (12.12.2018р.) Ліцензіар та Ліцензіат за взаємною згодою перервали безперервність виключних прав останнього додатковою угодою №1 від 20.03.2019р. у зв`язку із запровадженням рішенням Ради національної безпеки і оборони України санкцій щодо Позивача, а 22.03.2019р. Ліцензіар на підставі договору №03-22 від 22.03.2019р. надав виключну ліцензію іншій особі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД».

62.1. Оскільки «призупинення дії ліценції», яка з одного боку не передбачена як певна тимчасова та неправоприпиняюча дія діючим законодавством, а з іншого боку спрямована на унеможливлення використання безперервно Позивачем прав Ліцензіата, що додатково підтверджується наданням таких прав іншій особі на умовах несумісності існування іншої управненої особи (виключний характер ліцензії), остільки апеляційний суд вважає, що додаткову угоду №1 від 20.03.2019р. слід кваліфікувати як угоду про дострокове розірвання ліцензійного договору.

62.2. Наслідком такої угоди згідно із ч.2 ст.653 Цивільного кодексу України є припинення прав Позивача як Ліцензіата, адже припущення їх тільки тимчасового зупинення, до якого фактично вдався місцевий суд, суперечитиме не спростованій презумпції правомірності ліцензійного договору №03-22 від 22.03.2019р., доказів спростування якої у відповідності до ст.ст.204, 215 Цивільного кодексу України до матеріалів справи не надано, а також презумпції добросовісності і розумності поведінки володільців патенту з укладення такого договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізолятор ЛТД» (ч.5 ст.12 Цивільного кодексу України).

63. Оскільки розірвання договору та припинення передбачених ним зобов`язань є завершеною дією, а не триваючим процесом, подальше розірвання Ліцензіаром та Ліцензіатом додатковою угодою №2 від 01.12.2019р. додаткової угоди №1 не призвело до відновлення/виникнення прав за виключною ліцензією у Позивача такі права могли бути передані володільцями патенту лише шляхом надання нової ліцензії/укладення нового договору, у відповідності до приписів ст.ст.1108 та 1109 Цивільного кодексу України.

При цьому, для реалізації права на судовий захист суб`єктивних прав за таким договором, він має бути чинним (безперервно діяти) як на момент фактів порушення набутих прав Ліцензіата, так і на момент подання позову. Між тим, матеріали справи не містять такого (нового) договору Позивача, а його міркування про безперервність дії ліцензійного договору №01-12 від 12.01.2016р. з моменту укладення і по теперішній час суперечать наведеним вище нормам матеріального права та фактичним обставинам справи.

64. Відсутність захищуваного суб`єктивного права Позивача через припинення виключної ліцензії 20.03.2019р. усуває потребу в дослідженні та правовій оцінці підстав (3) та (4) апеляційних скарг, наведених в п.53 цієї постанови, та є достатньою підставою для скасування рішення місцевого суду та відмови у задоволенні позовних вимог.

65. На підставі викладених в п.п.53-64 цієї постанови міркувань та неправильного застосуванням місцевим судом норм матеріального права, що призвело до невідповідності висновків, викладених в оскаржуваному рішенні суду встановленим обставинам справи, керуючись п.п.3, 4 ч.1 ст.277 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія дійшла висновку про скасування рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. у справі №905/730/20 та відмову у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» в повному обсязі, що зумовлює задоволення апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг».

66. За змістом ст.129 Господарського процесуального кодексу України такий результат апеляційного перегляду має наслідком віднесення на рахунок Позивача судових витрат зі сплати судового збору як за подання позовної заяви, так і за подання апеляційних скарг. Витрати понесені Позивачем у суді апеляційної інстанції на професійну правничу допомогу в сумі 46500,00грн. також покладаються на нього та Відповідачами не відшкодовуються.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.74, 76, 78, 129, 269, 270, 273, 275-277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», м.Слов`янськ Донецької області на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у справі №905/730/20 задовольнити.

2. Апеляційну скаргу Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», м. Київ в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», м.Вараш Рівненської області на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у справі №905/730/20 задовольнити.

3. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», м.Київ на рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у справі №905/730/20 задовольнити.

4. Рішення Господарського суду Донецької області від 02.08.2021р. (повний текст підписано 06.08.2021р.) у справі №905/730/20 скасувати.

5. У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор», м. Слов`янськ Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром», м.Слов`янськ Донецької області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг», м. Київ та Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», м. Київ в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція», м. Вараш Рівненської області про заборону незаконного використання корисної моделі, вилучення з цивільного обороту продукції, введеної в експлуатацію з порушенням права інтелектуальної власності та її знищення, а також стягнення збитків у розмірі 90000,00грн. відмовити.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» (84110, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Сільзаводська, буд. 11, ідентифікаційний код 33244420) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Славенергопром» (84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Шевченка, буд. 49, ідентифікаційний код 34974747) судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 9459,00грн.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» (84110, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Сільзаводська, буд. 11, ідентифікаційний код 33244420) на користь Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ідентифікаційний код 24584661) в особі Відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (34400, Рівненська обл., м. Вараш, ідентифікаційний код ВП 05425046) судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 3153,00грн.

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «НПО «Ізолятор» (84110, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Сільзаводська, буд. 11, ідентифікаційний код 33244420) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Монолітторг» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4 А, офіс 139, ідентифікаційний код 39719048) судовий збір за подання апеляційної скарги в сумі 9459,00грн.

9. Постанова набирає сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту, з урахуванням порядку подання касаційної скарги, передбаченого п.17.5. Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 04.11.2021р. проголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Повний текст постанови складено та підписано 04.11.2021р.

Головуючий, суддя-доповідач Д.О. Попков

Суддя О.В. Стойка

Суддя О.А. Істоміна

Надіслано судом до ЄДРСР 04.11.2021р.